B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Abteilung II B-1777/2023
Urteil vom 17. April 2024 Besetzung
Richterin Vera Marantelli (Vorsitz), Richter Marc Steiner, Richter David Aschmann, Gerichtsschreiber Lukas Abegg.
Parteien
Mellerud Chemie GmbH, Bernhard-Röttgen-Waldweg 20, DE-41379 Brüggen, vertreten durch lic. iur. Dominique Lusuardi, Dr. Lusuardi AG, Kreuzbühlstrasse 8, 8008 Zürich, Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern, Vorinstanz.
Gegenstand
Markeneintragungsgesuch Nr. 06344/2022 - AgentEco (Verfügung vom 1. März 2023).
B-1777/2023 Seite 2 Sachverhalt: A. Mit Gesuch Nr. 06344/2022 vom 9. Mai 2022 beantragte die Beschwerde- führerin Markenschutz für das Zeichen "AgentEco" für folgende Waren: Klasse 1: Chemische Imprägnierungsmittel für Leder; Tenside zur Verwen- dung in Reinigungsmitteln; Wasseraufbereitungsmittel; Fettent- fernungsmittel zur Verwendung in Herstellungsverfahren; Bleich- mittel (chemische) zur Verwendung in Herstellungsverfahren; Chemische Imprägnierungsmittel für Textilien; Biologisch abbau- bare Reinigungsmittel zur Verwendung in Herstellungsverfahren; Imprägnierungsmittel (ausgenommen Farben) zum Schutz vor Wasser; Chemische Reinigungsmittel zur Verwendung in indust- riellen Prozessen. Klasse 3: Reinigungsmittel; Putzmittel; Mittel zur Körper- und Schönheits- pflege; Parfümerien, ätherische Öle; Seifen; Fettentfernungsmit- tel; Pflegemittel für die Wäsche; Waschmittel; Duftstoffe für Räume; Poliermittel; Bleichmittel; Reinigungs- und Duftpräpa- rate; Fettentfernungsmittel (nicht für Haushaltszwecke). Klasse 5: Chemische Erzeugnisse für Sanitärzwecke; Hygienepräparate und -artikel; Desinfektionsmittel für Haushaltszwecke; Luftauffri- schungssprays; Desinfektionsmittel; Deodorierende Mittel und Luftreinigungsmittel. B. B.a Mit Schreiben vom 8. September 2022 beanstandete die Vorinstanz das Gesuch für das gesamte Warenverzeichnis. In materieller Hinsicht war die Vorinstanz der Ansicht, dass das Zeichen für die beanspruchten Waren beschreibend sei. In formeller Hinsicht beanstandete sie eine Formulierung in der Warenliste. B.b Mit Stellungnahme vom 3. November 2022 bestritt die Beschwerde- führerin die matrielle Beanstandung und behob den formellen Mangel durch eine Präzisierung der Warenliste. B.c Mit Schreiben vom 21. Dezember 2022 teilte die Vorinstanz mit, dass zwar der formelle Mangel behoben sei, sie allerdings an der Beanstandung
B-1777/2023 Seite 3 in materieller Hinsicht festhalte, und kündigte den Erlass einer beschwer- defähigen Verfügung an. B.d Mit Verfügung vom 1. März 2023 wies die Vorinstanz das Eintragungs- gesuch Nr. 06344/2022 "AgentEco" ab. Im Wesentlichen begründete die Vorinstanz ihren Entscheid damit, dass dem Zeichen sowohl in französi- scher als auch englischer Sprache die Bedeutung "ökologischer Wirkstoff" zukomme, was für alle beanspruchten Waren direkt beschreibend sei. Da- mit müsse das Zeichen dem Gemeingut zugerechnet werden. C. Mit Schriftsatz vom 30. März 2023 wurde beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde erhoben. Die Beschwerdeführerin beantragt, die vorinstanzli- che Verfügung vom 1. März 2023 sei aufzuheben und dem Markeneintra- gungsgesuch Nr. 06344/2022 sei stattzugeben, eventualiter sei die Verfü- gung vom 1. März 2023 aufzuheben und zur Neubeurteilung an die Vor- instanz zurückzuweisen, jeweils unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Vorinstanz. Die Beschwerdeführerin begründet ihre Anträge im Wesentlichen wie folgt. Das Wort Agent sei mehrdeutig, im Französischen werde in den entsprechenden Wörterbüchern erst an zweiter Stelle – nach Polizist – die Bedeutung Wirkstoff genannt. Bezüglich der englischen Sprache gehöre das Wort Agent im Sinne von Wirkstoff gar nicht zum relevanten Grundwortschatz. Entsprechend sei die Bedeutung des Wortes Agent als Wirkstoff den Verkehrskreisen nicht bekannt. Weiter sei die Übersetzung des Wortes Eco als écologique bzw. ökologisch willkürlich, da der Akzent fehle und die Grossschreibung nicht beachtet wurde. Zudem beruft sich die Beschwerdeführerin auf die Gleichbehandlung im Unrecht, da die Marken "Agent Provocateur" und "AgentSpécial" sowie die von der Beschwer- deführerin eingetragene kombinierte Wort-/Bildmarke "AgentEco (fig.)" zugelassen wurden. Weiter moniert die Beschwerdeführerin, dass die Vorinstanz Urteile aus anderen Ländern zu wenig berücksichtige. So sei das strittige Zeichen beispielsweise im Vereinigten Königreich und in Deutschland eingetragen worden, was die Vorinstanz unberücksichtigt gelassen habe. D. Mit Schreiben vom 22. Mai 2023 verzichtete die Vorinstanz auf eine Ver- nehmlassung und beantragt, die Beschwerde unter Kostenfolge zulasten der Beschwerdeführerin abzuweisen.
B-1777/2023 Seite 4 E. Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt. F. Auf die Argumente der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid er- heblich erscheinen, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge- gen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Als Markenanmelderin und Adressatin der ange- fochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist damit zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Bun- desgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 i.V.m. Art. 22a Abs. 1 Bst. c VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die Beschwerde ist somit einzutreten. 2. Die Marke ist ein Zeichen, das geeignet ist, Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden (Art. 1 Abs. 1 MSchG). Durch den Markenschutz sollen Verbraucher in die Lage versetzt werden, ein einmal geschätztes Produkt in der Menge des Angebots wiederzufinden (BGE 122 III 382 E. 1 "Kamillosan/Kamillan, Ka- millon"; BGE 119 II 473 E. 2.c "Radion/Radomat"). 2.1 Zeichen, die Gemeingut sind, sind vom Markenschutz ausgeschlossen, sofern sie sich nicht für Waren oder Dienstleistungen, für die sie bean- sprucht werden, im Verkehr durchgesetzt haben (Art. 2 Bst. a MSchG). Als Gemeingut gelten einerseits Zeichen, denen die für eine Individualisierung der Ware oder Dienstleistung des Markeninhabers erforderliche Unter- scheidungskraft fehlt, und andererseits Zeichen, die für den Wirtschafts- verkehr freizuhalten sind, wobei die beiden Fallgruppen eine gewisse Schnittmenge aufweisen (BGE 139 III 176 E. 2 "You"; BVGE 2018 IV/3 E. 3.3 "WingTsun"; BVGE 2010/32 E. 7.3 "Pernaton/Pernadol 400"; MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: David/Frick [Hrsg.], Markenschutzgesetz/Wappenschutzgesetz. Basler Kommentar,
B-1777/2023 Seite 5 3. Aufl. 2017, Art. 2 N. 34 ff.). Das Freihaltebedürfnis an einer Marke ist unter Bezugnahme auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu prüfen (Urteil des BGer 4A_434/2009 vom 30. November 2009 E. 3.1 "Ra- dio Suisse Romande"; BVGE 2018 IV/3 E. 3.3 "WingTsun"). Ein relatives Freihaltebedürfnis wird bei Zeichen angenommen, die für den Wirtschafts- verkehr wesentlich sind; ist ein Zeichen sogar unentbehrlich, ist das Frei- haltebedürfnis absolut (BGE 134 III 314 E. 2.3.2 "M/M-Joy"; Urteil des BGer 4A_434/2009 E. 3.1 "Radio Suisse Romande"; BVGE 2018 IV/3 E. 3.3 "WingTsun"; BVGE 2013/41 E. 7.2 "Die Post"). 2.2 Die Unterscheidungskraft fehlt Sachbezeichnungen sowie Zeichen, die beschreibend sind. Als solche gelten Angaben, die sich in einem direkten Bezug zum gekennzeichneten Gegenstand erschöpfen, also von den massgeblichen Verkehrskreisen unmittelbar und ausschliesslich als Aussage über bestimmte Eigenschaften der zu kennzeichnenden Waren oder Dienstleistungen verstanden werden. Darunter fallen namentlich Wörter, die geeignet sind, im Verkehr als Hinweis auf Art, Zusammen- setzung, Qualität, Quantität, Bestimmung, Verwendungszweck, Wert, Wirkungsweise, Inhalt, Form, Verpackung oder Ausstattung der bean- spruchten Ware oder Dienstleistung aufgefasst zu werden (Urteil des BGer 4A_492/2007 vom 14. Februar 2008 E. 3.4 "Gipfeltreffen"; BGE 128 III 447 E. 1.5 "Première"; MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 2 N. 84; EUGEN MARBACH, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, [zit. MARBACH, SIWR III/1], N. 247, 313 f.). Der Umstand, dass die Marke Gedankenassoziationen weckt oder Anspielungen enthält, die nur entfernt auf die Ware oder Dienstleistung hindeuten, macht ein Zeichen noch nicht zum Gemeingut. Vielmehr muss der gedankliche Zusammenhang mit der Ware oder Dienstleistung derart sein, dass der beschreibende Charakter der Marke ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasieaufwand erkennbar ist (BGE 128 III 447 E. 1.5 "Première"; BGE 127 III 160 E. 2b/aa "Securitas"; Urteil des BVGer B-2791/2016 vom 16. April 2018 E. 3.2 "WingTsun"). Damit zählen zum Gemeingut insbesondere auch Zeichen, die sich in allgemeinen Qualitätshinweisen oder reklamehaften Anpreisungen erschöpfen (BGE 128 III 447 E. 1.6 "Première", BGE 129 III 225 E. 5.2 "Masterpiece"; Urteil des BGer 4A.161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 4.3 "we make ideas work"; Urteile des BVGer B-4414/2019 vom 23. April 2020 E. 2.2 "Do-Tank", B-187/2018 vom 22. Juli 2019 E. 4.2 "Deluxe [fig.]", B-600/2018 vom 14. Januar 2019 E. 4.4 "hype [fig.]").
B-1777/2023 Seite 6 2.3 Eine allfällige Mehrfachbedeutung des Zeichens führt nicht zu dessen Schutzfähigkeit, sofern mindestens eine der Bedeutungen eine unmittel- bare Aussage über die betreffende Ware oder Dienstleistung darstellt. Liegt der beschreibende Sinn eines Zeichens offen auf der Hand, kann die Mög- lichkeit weiterer, weniger naheliegender Deutungen den Gemeingutcharak- ter nicht aufheben (BGE 116 II 609 E. 2a "Fioretto"; Urteil des BGer 4A_492/2007 E. 3.4 "Gipfeltreffen"; Urteil des BVGer B-1892/2020 vom 22. September 2020 E. 2.3 mit Hinweisen "NeoGear"). 2.4 Die Markenprüfung erfolgt in Bezug auf alle vier Landessprachen, wo- bei jeder Sprache der gleiche Stellenwert zukommt (Urteile des BVGer B-4414/2019 E. 2.4 "Do-Tank", B-187/018 E. 4.3 "Deluxe [fig.]"). Ist die Marke aus Sicht der massgeblichen Verkehrskreise auch nur nach einer Landessprache schutzunfähig, ist die Eintragung zu verweigern (BGE 131 III 495 E. 5 "Felsenkeller"; Urteil des BVGer B-3189/2008 vom 14. Ja- nuar 2010 E. 2.6 "terroir [fig.]"; EUGEN MARBACH/PATRICK DUCRUEY/GRE- GOR WILD, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 4. Aufl. 2017, Rz. 606). Auch englischsprachige Ausdrücke werden im Rahmen der schweizeri- schen Markenprüfung berücksichtigt, sofern sie für einen erheblichen Teil der massgeblichen Verkehrskreise verständlich sind (BGE 129 III 225 E. 5.1 "Masterpiece"; Urteil des BVGer B-4414/2019 E. 2.4 "DO-TANK"). 3. Vorab hat das Gericht die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen (EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, Zeitschrift für Im- materialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 1/2007, S. 3). Die Waren der Klasse 1 (im Wesentlichen Reinigungs- und Imprägniermittel für den industriellen Gebrauch), der Klasse 3 (im Wesentlichen Reinigungs- und Imprägniermittel für den allgemeinen Gebrauch) und der Klasse 5 (im Wesentlichen Reinigungs- und Desinfektionsmittel) richten sich sowohl an die breite Öffentlichkeit als auch an die Fachkreise wie Zwischenhändler. Demnach ist sowohl die Auffassung des Durchschnittskonsumenten als auch das Verständnis der Fachkreise aus den Bereichen Chemie und Rei- nigung aus der Textil- und Kosmetikbranche massgebend. Richten sich Waren bzw. Dienstleistungen, wie vorliegend, sowohl an Fachkreise als auch an Endverbraucher, ist bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit der Marke in erster Linie das Verständnis der schweizerischen Endkonsumen- ten massgebend, da diese die grössere Marktgruppe bilden und die ge- ringste Marktkenntnis haben (Urteile des BVGer B-6953/2018 vom 7. Juli 2020 E. 4 mit Hinweisen "[Karomuster] [Position]", B-478/2019 vom 24. Oktober 2019 E. 4 mit Hinweisen "NOVE").
B-1777/2023 Seite 7 4. In einem weiteren Schritt ist zu prüfen, ob dem strittigen Zeichen "AgentEco" die notwendige Unterscheidungskraft im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren zukommt. 4.1 Die Vorinstanz führt aus, dass das strittige Zeichen aus den Wortele- menten Agent und Eco bestehe. Agent werde aus dem Französischen als Substanz oder Wirkstoff übersetzt, Eco sei die Abkürzung für écologique, zu Deutsch ökologisch. Weiter sei Agent auch ein englisches Substantiv, dessen Bedeutung auf Deutsch unter anderem Mittel und Wirkstoff sei. Eco sei auch auf Englisch eine gängige Abkürzung für das deutsche ökolo- gisch. Zusammen werde das Zeichen somit von den relevanten Verkehrs- kreisen als ökologischer Wirkstoff oder ökologische Substanz verstanden. Vorliegend wird für die folgenden Waren Markenschutz beantragt: Klasse 1: Chemische Imprägnierungsmittel für Leder; Tenside zur Verwen- dung in Reinigungsmitteln; Wasseraufbereitungsmittel; Fettent- fernungsmittel zur Verwendung in Herstellungsverfahren; Bleich- mittel (chemische) zur Verwendung in Herstellungsverfahren; Chemische Imprägnierungsmittel für Textilien; Biologisch abbau- bare Reinigungsmittel zur Verwendung in Herstellungsverfahren; Imprägnierungsmittel (ausgenommen Farben) zum Schutz vor Wasser; Chemische Reinigungsmittel zur Verwendung in indust- riellen Prozessen. Klasse 3: Reinigungsmittel; Putzmittel; Mittel zur Körper- und Schönheits- pflege; Parfümerien, ätherische Öle; Seifen; Fettentfernungsmit- tel; Pflegemittel für die Wäsche; Waschmittel; Duftstoffe für Räume; Poliermittel; Bleichmittel; Reinigungs- und Duftpräpa- rate; Fettentfernungsmitte (nicht für Haushaltszwecke). Klasse 5: Chemische Erzeugnisse für Sanitärzwecke; Hygienepräparate und -artikel; Desinfektionsmittel für Haushaltszwecke; Luftauffri- schungssprays; Desinfektionsmittel; Deodorierende Mittel und Luftreinigungsmittel. Nach vorinstanzlicher Ansicht ist das strittige Zeichen für die beanspruch- ten Waren direkt beschreibend für die Art, Eigenschaften, Beschaffenheit sowie Bestandteile und daher Gemeingut. Als solches könne es nicht zum Markenschutz zugelassen werden.
B-1777/2023 Seite 8 4.2 Die Beschwerdeführerin ist hingegen der Meinung, dass das Wort Agent auf Französisch in erster Linie corps, zu Deutsch Körper bzw. Poli- zist bedeute. Erst in zweiter Linie sei gemäss den ins Recht gelegten Wör- terbüchern die Bedeutung Wirkstoff/Substanz gegeben. Die Verkehrs- kreise würden entsprechend vorwiegend von der Bedeutung Polizist/Agent ausgehen. Weiter sei die Übersetzung der Vorinstanz von Eco als Abkür- zung von écologique willkürlich, da das strittige Zeichen mit einem Gross- buchstaben und ohne Akzent geschrieben werde. Zudem sei die Abkür- zung für économie ebenfalls eco, weshalb diese Bezeichnung nicht ein- deutig sei. Weiter argumentiert die Beschwerdeführerin, dass Eco, soweit es ein englisches Adjektiv für ökologisch sein soll, dies von den Verkehrs- kreisen nicht verstanden würde, da Eco nicht Teil des Grundwortschatzes sei. 4.3 In der Tat kommen sowohl dem Zeichenbestandteil Agent als auch Eco mehrere Bedeutungen zu, wie die ins Recht gelegten Auszüge aus ver- schiedenen Wörterbüchern belegen. Eine Mehrfachbedeutung eines Zei- chens hat indes nicht automatisch zur Folge, dass es nicht mehr beschrei- bend für die beanspruchten Waren wäre, vielmehr stellt sich die Frage, ob und welcher Sinngehalt im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren im Vordergrund steht (vgl. E. 2.3 oben sowie Urteile des BVGer B-103/2020 vom 10. Mai 2021 E. 4.3.2 "Ecoshell [fig.]", B-1892/2020 vom 22. Septem- ber 2020 E. 5.3 "NeoGear" und B-4848/2013 vom 15. August 2014 E. 4.3 "Couronné"). Vorliegend ergeben im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren die von der Beschwerdeführerin geltend gemachten Bedeutungen keinen Sinn. Bei den Waren der Klassen 1, 3 und 5 denken die Verkehrskreise wohl kaum an Körper, Polizist oder Agent. Hingegen ist sofort sinnfällig, in Verbindung mit chemischen Stoffen, Reinigungs- und Imprägniermitteln sowie Desinfektionsmitteln an Inhaltsstoffe oder Wirkstoffe zu denken, da diese für die Anwendung und Wirkung der Produkte essentiell sein können. Die Behauptung der Beschwerdeführerin, das Zeichenelement Agent habe mehrere Bedeutungen und sei daher nicht beschreibend, verfängt damit nicht. Bezüglich des Zeichenbestandteils Eco hat die Rechtsprechung be- reits festgehalten, dass Eco in der Form eines Präfixes üblicherweise als die englische Abkürzung für ecological oder die französische Abkürzung für écologique aufgefasst werde (Urteil des BVGer B-103/2020 vom 10. Mai 2021 E. 4.3.2 "Ecoshell [fig.]" m.w.H.). Es ist daher naheliegend, dass Eco auch als Suffix, als in nachgestellter Form, die Bedeutung der Abkürzungen für ecological bzw. écologique zukommt. Zumal bei den beanspruchten
B-1777/2023 Seite 9 Waren der ökologische Aspekt zweifellos von grosser Relevanz ist. Im Üb- rigen würde die Bedeutung von Eco als économie, wie das die Beschwer- deführerin behauptet, im Zusammenhang mit den beanspruchten Reini- gungs- und Imprägniermittel sowie Desinfektionsmittel in der Bedeutung als sparsam aufgefasst, was ebenfalls eine Eigenschaft der Waren be- schreibt und daher Gemeingut darstellt. Dass dem Zeichenelement Eco der Akzent fehlt, welcher in der französischen Schreibweise angebracht werden müsste, vermag an dieser Einschätzung nichts zu ändern. Insgesamt hält die Vorinstanz daher das Zeichen "AgentEco" für die vorlie- gend beanspruchten Waren zu Recht für nicht unterscheidungskräftig. 5. Die Beschwerdeführerin beruft sich weiter, unter Hinweis auf die Schweizer Marken Nr. 770389 "Agent Provocateur" in der Klasse 10 und Nr. 700006 "AgentSpécial" in den Klassen 14 und 35 auf den Gleichbehandlungs- grundsatz nach Art. 8 BV. 5.1 Das Gleichbehandlungsgebot fliesst aus Art. 8 Abs. 1 BV und besagt, dass juristische Sachverhalte nach Massgabe ihrer Gleichheit gleich zu be- handeln sind. Dieselbe Behörde darf nicht ohne sachlichen Grund zwei rechtlich gleiche Sachverhalte unterschiedlich beurteilen. Nicht erforderlich ist, dass die Sachverhalte in all ihren tatsächlichen Elementen identisch sind; es genügt, dass relevante Tatsachen im Hinblick auf die anzuwen- denden Normen gleich sind (BGE 112 Ia 193 E. 2b). Voraussetzung für einen Anspruch auf Gleichbehandlung im Zusammenhang mit einer Mar- keneintragung ist, dass das zu beurteilende Zeichen im Hinblick auf die beanspruchten Waren und in Bezug auf den Zeichenaufbau mit den her- angezogenen Voreintragungen vergleichbar ist (Urteile des BVGer B-4051/2018 E. 7.3 "DIGILINE", B-3331/2010 vom 3. November 2010 E. 8.1 mit weiteren Hinweisen "Paradies [fig.]"). Demgegenüber besteht grundsätzlich kein Anspruch auf Gleichbehand- lung im Unrecht, insbesondere dann, wenn nur in vereinzelten Fällen vom Gesetz abgewichen wurde. Frühere – allenfalls fehlerhafte – Entscheide sollen nicht als Richtschnur für alle Zeiten Geltung haben müssen (BGE 139 II 49 E. 7.1; BVGE 2016/21 E. 6.2 "Goldbären"). Nach der Rechtspre- chung des Bundesgerichts und des Bundesverwaltungsgerichts wird der Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht ausnahmsweise anerkannt, wenn eine ständige gesetzwidrige Praxis einer rechtsanwendenden Be- hörde vorliegt und die Behörde zu erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft
B-1777/2023 Seite 10 nicht von dieser Praxis abzuweichen gedenke (Urteil des BGer 4A_250/2009 vom 10. September 2009 E. 4 "UNOX [fig.]"; Urteile des BVGer B-1892/2020 E. 6.2 "NeoGear", B-4051/2018 E. 7.3 mit Hinweis "DIGILINE", B-1165/2012 vom 5. Februar 2014 E. 8.1 "Mischgeräte [3D]"). 5.2 Die Beschwerdeführerin argumentiert, dass die Marken "Agent Provo- cateur" für die Klasse 10 und "AgentSpécial" für die Klassen 14 und 35 gemessen an den vorliegend angewandten Kriterien ebenfalls direkt be- schreibend seien, von der Vorinstanz aber dennoch eingetragen wurden. Sinngemäss macht die Beschwerdeführerin damit geltend, die Vorinstanz wende bezüglich dieser anderen Zeichen eine gesetzeswidrige Praxis an, welche sie vorliegend auch berücksichtigen müsste, da die Sachverhalte vergleichbar seien. 5.3 Vergleicht man indes die von der Beschwerdeführerin genannten Mar- ken, fällt auf, dass diese in anderen Warenklassen als das strittige Zeichen registriert sind. Zudem verfügen die zum Vergleich herangezogenen Mar- ken über andere Wortelemente als "AgentEco"; konkret enthalten sie die Worte Provocateur und Spécial, welche in keiner Beziehung zum Wortele- ment Eco stehen, die eine Vergleichbarkeit begründen könnte. Die Recht- fertigung einer Gleichbehandlung im Unrecht leitet sich allerdings in erster Linie durch die Vergleichbarkeit der zu beurteilenden Sachverhalte ab. Weichen diese, wie vorliegend, sowohl in Bezug auf das Zeichen als auch in Bezug auf die Warenliste erheblich ab, kann nicht mehr von vergleich- baren Fällen ausgegangen werden. Im Übrigen ist zweifelhalft, ob bereits zwei Eintragungen eine eigentliche Praxis bilden (Urteil des BVGer B-2628/2022 vom 13. September 2023, E. 6.2 "Novafoil"). Die Beschwer- deführerin kann sich somit nicht auf die Gleichbehandlung im Unrecht be- rufen. 5.4 Weiter macht die Beschwerdeführerin geltend, dass sie selber Inhabe- rin einer eingetragenen vergleichbaren Marke sei, nämlich der Nr. 787723 "AgentEco (fig.)". Sinngemäss beruft sich die Beschwerdeführerin damit auf den Vertrauensschutz als Ausfluss von Art. 9 BV (zur Unterscheidung von Gleichbehandlung im Unrecht und Vertrauensschutz vgl. PHILIPP J. DANNACHER, Der allgemeine Gleichheitssatz im Markenprüfungsverfahren bei Gemeinschaftsmarken der EU sowie im deutschen und schweizeri- schen Markenprüfungsverfahren, [Diss.] Basel 2012, S. 178 f.) Der Grund- satz von Treu und Glauben verleiht einer Person Anspruch auf Schutz des berechtigten Vertrauens in behördliche Zusicherungen oder sonstiges, be- stimmte Erwartungen begründendes Verhalten der Behörden. Dabei wird
B-1777/2023 Seite 11 vorausgesetzt, dass die sich auf den Vertrauensschutz berufende Person berechtigterweise auf diese Grundlage vertrauen durfte und gestützt da- rauf nachteilige Dispositionen getroffen hat, die sie nicht mehr rückgängig machen kann; schliesslich scheitert die Berufung auf Treu und Glauben dann, wenn ihr überwiegende öffentliche Interessen gegenüberstehen (Ur- teil des BGer 4A_62/2012 vom 18. Juni 2012 E. 4 "Doppelhelix"; BGE 129 I 161 E. 4.1 mit Hinweisen). 5.5 Das von der Beschwerdeführerin eingetragene Zeichen "AgentEco (fig.)" ist hinsichtlich des Wortbestandteils und der beanspruchten Waren in der Tat dem vorliegend strittigen Zeichen sehr ähnlich und damit zu ei- nem gewissen Masse vergleichbar, mitunter auch, weil das grafische Ele- ment wenig prägend ist. Die Beschwerdeführerin äussert sich indes mit keinem Wort zu den weiteren Voraussetzungen des Vertrauensschutzes, insbesondere welche nachteiligen Dispositionen, die nicht mehr rückgän- gig gemacht werden können, sie getätigt habe, womit sie ihrer Mitwirkungs- pflicht im Verwaltungsverfahren nicht hinreichend nachgekommen ist (vgl. zur Mitwirkungspflicht AUER/BINDER, in: Auer/Müller/Schindler, Art. 13 N 4). Im Übrigen dürfte eine einzige vergleichbare Eintragung keine ständige Praxis bilden, welche ein berechtigtes Vertrauen begründen könnte (vgl. Urteil des BVGer B 103/2020 vom 10. Mai 2021 E. 8.2 "Ecoshell [fig.]" m.H.). Die Beschwerdeführerin kann sich daher nicht auf Vertrauensschutz berufen. 5.6 Ausländische Entscheide haben nach ständiger Praxis keine präjudi- zielle Wirkung (MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbe- werbsrecht, a.a.O., N. 224). In Zweifelsfällen kann jedoch die Eintragung in Ländern mit ähnlicher Prüfungspraxis ein Indiz für die Eintragungsfähig- keit sein (vgl. BGE 129 III 229 E. 5.5 – Masterpiece I). Da vorliegend kein Grenzfall zu beurteilen und der direkt beschreibende Charakter des Zei- chens deutlich ist, können allfällige ausländische Registrierungen keinen Einfluss auf die schweizerische Beurteilung des Zeichens haben. 5.7 Die Vorinstanz hat das Zeichen "AgentEco" für die beanspruchten Wa- ren der Klassen 1, 3 und 5 zurecht als direkt beschreibend und damit dem Gemeingut zugehörig beurteilt. Die Beschwerde ist im Hauptantrag abzu- weisen. Mangels weitergehender Begründung ist auch der Eventualantrag abzuweisen.
B-1777/2023 Seite 12 6. 6.1 Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und dem gelei- steten Kostenvorschuss zu entnehmen. Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und fi- nanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Ent- schädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Markeneintragungen geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichts- gebühr bemisst sich folglich nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schät- zung des Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfah- rungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- angenommen werden darf (BGE 133 III 490 E. 3.3 - Turbinenfuss). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedri- geren Wert der strittigen Marke. In Anwendung der gesetzlichen Bemes- sungskriterien sind die Kosten des vorliegenden Verfahrens auf Fr. 3'000.– zu beziffern. Dabei ist der von ihr in der Höhe von Fr. 3'000.– einbezahlte Kostenvorschuss zur Bezahlung der Verfahrenskosten zu verwenden. 6.2 Eine Parteientschädigung ist weder der unterliegenden Beschwerde- führerin noch der Vorinstanz zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 Abs. 1 VGKE).
B-1777/2023 Seite 13 Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 1. Die Beschwerde wird abgewiesen. 2. Die Verfahrenskosten von Fr. 3'000.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Sie werden dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 3'000.- ent- nommen. 3. Es werden keine Parteientschädigungen ausgerichtet. 4. Dieses Urteil geht an die Beschwerdeführerin und die Vorinstanz.
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber:
Vera Marantelli Lukas Abegg
B-1777/2023 Seite 14 Rechtsmittelbelehrung: Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun- desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 BGG). Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 Abs. 1 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismit- tel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizule- gen (Art. 42 BGG).
Versand: 30. April 2024
B-1777/2023 Seite 15 Zustellung erfolgt an: – die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde) – die Vorinstanz (Ref-Nr. 06344/2022; Gerichtsurkunde) – das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement EJPD (Gerichtsur- kunde)