B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Abteilung II B-1590/2021
Urteil vom 12. August 2022 Besetzung
Richter Martin Kayser (Vorsitz), Richter Pietro Angeli-Busi, Richter David Aschmann, Gerichtsschreiber Jonas Wüthrich.
Parteien
Callatis SA, Chemin des Moines 4, 1095 Lutry, vertreten durch Maître Laurent Huguenin, avocat, Valdroit sàrl, Général-Guisan 117, 1009 Pully, Beschwerdeführerin,
gegen
Tissot SA, Chemin des Tourelles 17, 2400 Le Locle, vertreten durch die Rechtsanwälte Prof. Dr. iur. Eugen Marbach und/oder MLaw Stefan Hubacher, FMP Fuhrer Marbach & Partner, Konsumstrasse 16A, 3007 Bern, Beschwerdegegnerin,
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern, Vorinstanz.
Gegenstand
Widerspruchsverfahren Nr. 101382, CH 408'331 TISSOT (fig.) / CH 742'035 Pharmacie Tissot Arena.
B-1590/2021 Seite 2 Sachverhalt: A. Die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 742'035 "Pharmacie Tissot Arena" der Beschwerdeführerin wurde am 28. Januar 2020 in Swissreg veröffent- licht. Sie ist für die folgenden Waren eingetragen: Classe 3: Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamen- teux; dentifrices non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essen- tielles; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; prépa- rations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser. Classe 5: Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; ma- tières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; pro- duits pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides. Classe 10: Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vé- térinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d'assistance conçus pour les per- sonnes handicapées; appareils de massage; appareils, dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles pour activités sexuelles. B. Gegen diese Eintragung erhob die Beschwerdegegnerin am 28. April 2020 Widerspruch an die Vorinstanz und beantragte deren vollständigen Wider- ruf. Sie stützte sich dabei auf ihre Schweizer Marke Nr. 408'331 "TISSOT (fig.)", die folgendes Aussehen hat
und für die folgenden Waren und Dienstleistungen eingetragen ist: Classe 1: Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photo- graphie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; résines artifi- cielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des mé- taux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tan- nantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie. Classe 2: Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles à l'état
B-1590/2021 Seite 3 brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes. Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; pré- parations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices. Classe 4: Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber; arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour mo- teurs) et matières éclairantes; bougies, mèches. Classe 5: Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides. Classe 6: Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction mé- talliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et quin- caillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffre-forts; minerais. Classe 7: Machines et parties de machines pour le travail de métaux, de bois, de matières plastiques, pour l'imprimerie, pour la fabrication du papier, des textiles, des aliments, des boissons; machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de trans- mission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agri- coles; couveuses pour les œufs. Classe 8: Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs. Classe 9: Appareils et instruments pour la technique des courants faibles, à savoir pour la télécommunication, pour la technique de la haute fréquence et la technique du réglage; appareils pour le traitement de l'information (ordina- teurs); appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, fers à repasser électriques, bouilloires électriques, appareils électriques, appareils électriques de nettoyage à usage domestique; appareils photographiques, ci- nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôles (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission; la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis- treuses, machines à calculer et équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs. Classe 10: Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vé- térinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture.
B-1590/2021 Seite 4 Classe 11: Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires. Classe 12: Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau. Classe 13: Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs; feux d'artifice. Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques. Classe 15: Instruments de musique. Classe 16: Papier, carton et produits de papeterie, papiers d'emballage, pro- duits en papier pour le ménage et les soins personnels; produits de l'imprime- rie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col- lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plas- tiques pour l'emballage sous forme d'enveloppes, de sachets et de pellicules; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés. Classe 17: Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica; produits en caoutchouc sous forme mi-ouvrée, sous forme de plaques, feuilles; matières pour l'isolation, le rembourrage; produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques. Classe 18: Cuir et imitation du cuir, produits en cuir ou en imitation du cuir, à savoir sacs à main, étuis; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, pa- rasols et cannes; fouets et sellerie. Classe 19: Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non mé- talliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions transpor- tables non métalliques; monuments non métalliques. Classe 20: Meubles, glace (miroirs), cadres; produits en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques, à savoir mou- lures pour cadres de tableaux, tringles de rideaux (aussi métalliques), che- villes, caisses, palettes de transport, tonneaux, récipients de transport ou de stockage, containers, bobines de fils, cintres à habits, objets d'ornement. Classe 21: Ustensiles, petits ustensiles, récipients et appareils pour le mé- nage et la cuisine, entraînés manuellement (ni en métaux précieux, ni en pla- qué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïences pour le ménage et la cuisine, objets d'art en verre, en porcelaine et faïence.
B-1590/2021 Seite 5 Classe 22: Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs pour le trans- port et l'emmagasinage de marchandises en vrac; matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fi- breuses brutes. Classe 23 : Fils à usage textile. Classe 24: Tissus et produits textiles, à savoir étoffes, rideaux, stores, linge de maison, de table, de lit; couvertures de lit et de table. Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie. Classe 26: Dentelles et broderies, rubans (passemanterie), rubans textiles et lacets; boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles. Classe 27: Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles. Classe 28: Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à l'exclusion des vêtements); décorations pour arbres de Noël. Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et lé- gumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles. Classe 30: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, mou- tarde; vinaigre, sauces (condiments); épices, glace à rafraîchir. Classe 31: Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines; animaux vi- vants; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt. Classe 32: Bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoo- liques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons. Classe 33: Boissons alcooliques (à l'exception des bières). Classe 34: Tabac; articles pour fumeurs; allumettes. Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration com- merciale; travaux de bureau. Classe 36: Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires im- mobilières. Classe 37: Construction ; réparation; services d'installation.
B-1590/2021 Seite 6 Classe 38 : Télécommunications. Classe 39: Transports; emballage et entreposage de marchandises; organi- sation de voyages. Classe 40: Traitement de matériaux. Classe 41: Education; formation; divertissement; activités sportives et cultu- relles. Classe 42: Restauration (alimentation); hébergement temporaire; soins médi- caux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et d'agriculture; service ju- ridique; recherche scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs; création de dessins et de modèles. C. Die Beschwerdeführerin erhob in ihrer ersten Stellungnahme vom 2. Juni 2020 vor der Vorinstanz die Einrede des Nichtgebrauchs der Wider- spruchsmarke für die Klassen 3, 5 und 10. Die Beschwerdegegnerin ver- zichtete mit Replik vom 6. November 2020 auf die Einreichung von Belegen zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs der beanspruchten Waren in den Klassen 3, 5 und 10. D. Mit Verfügung vom 15. März 2021 hiess die Vorinstanz den Widerspruch teilweise gut. Zur Begründung führte sie im Wesentlichen aus, es liege teil- weise Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit vor. Dies für gewisse Wa- ren und Dienstleistungen der Klasse 3 (produits cosmétiques et prépara- tions de toilette non médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; pro- duits de parfumerie, huiles essentielles; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser) mit solchen aus den Klassen 2 und 42, der Klasse 5 (aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, ali- ments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et ani- maux; désinfectants; produits pour la destruction d’animaux nuisibles; fon- gicides, herbicides) mit solchen der Klassen 1, 29 und 30, sowie der Klasse 10 (articles orthopédiques; dispositifs thérapeutiques et d’assistance con- çus pour les personnes handicapées; appareils de massage) mit solchen der Klassen 12, 25 und 28. Denn gewisse Waren und Dienstleistungen seien komplementär bzw. stünden in einem funktionalen Zusammenhang (betreffend Klasse 3). Konkurrierende Waren würden über die gleichen Ka- näle vertrieben, sich an die gleichen Abnehmerkreise richten sowie als kon- kurrierende Produkte der menschlichen Ernährung dienen (betreffend
B-1590/2021 Seite 7 Klasse 5). Schliesslich würden die Art, Zweckbestimmung, Abnehmer- kreise und Vertriebskanäle weitgehend übereinstimmen sowie in einem Er- gänzungsverhältnis stehen (betreffend Klasse 10). Weiter würden aufgrund der Übereinstimmung im Element "TISSOT" zwangsläufig Ähnlichkeiten auf schriftbildlicher und klanglicher Ebene be- stehen. Im Gesamteindruck bewirke die Übernahme des prägenden Wort- elements "TISSOT" unter Annahme eines normalen Schutzumfangs der Widerspruchsmarke auch bei teilweise erhöhter Aufmerksamkeit der Ab- nehmer eine Verwechslungsgefahr in Bezug auf die als gleichartig befun- denen Waren. E. Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 7. April 2021 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt primär die Aufhebung der vorinstanzlichen Verfügung und die Abweisung des Widerspruchs unter Kosten- und Entschädigungsfolgen – auch im erst- instanzlichen Verfahren – zu Lasten der Beschwerdegegnerin. Eventualiter sei die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Zur Begründung führt sie im Wesentlichen aus, dass die Vorinstanz hätte prüfen müssen, ob die Beschwerdegegnerin den Gebrauch ihrer Marke nicht nur in den Klassen der angefochtenen Marke, sondern auch in den übrigen Klassen, in welchen sie eingetragen ist und die einen Bezug zu den von der Beschwerdeführerin eingetragen Marken haben, ebenfalls nicht glaubhaft gemacht habe (S. 4 f. der Beschwerde). Andernfalls würde die angefochtene Verfügung die Beweislast umkehren, wenn eine Ver- wechslungsgefahr betreffend die übrigen Klassen geprüft werde (vgl. Be- schwerde, S. 5 f.). Weiter bestehe zwischen den Waren bzw. Dienstleistun- gen der Klassen 3 und 2 bzw. 42; 5 und 1, 29 bzw. 30; sowie 10 und 25, 12 bzw. 28 keine Gleichartigkeit. Diese sei lediglich auf eine extensive In- terpretation der Vorinstanz zurückzuführen (S. 6 f. der Beschwerde). Auch liege keine Zeichenähnlichkeit vor, da sich die beiden Zeichen phonetisch, typographisch und von der Bedeutung her, ausreichend unterscheiden (S. 8 f. der Beschwerde). Schliesslich sei vorliegend im Gesamteindruck eine Verwechslungsgefahr aufgrund der ausserordentlichen Bekanntheit des angefochtenen Zeichens sowie der "Tissot Arena" als blosse geogra- phische Bezeichnung ohnehin ausgeschlossen (S. 9 f. der Beschwerde).
B-1590/2021 Seite 8 F. Mit Eingabe vom 8. Juni 2021 verzichtete die Vorinstanz auf eine Vernehm- lassung und beantragt unter Hinweis auf die Begründung im angefochte- nen Entscheid die Abweisung der Beschwerde unter Kostenfolge. G. In ihrer Beschwerdeantwort vom 21. Juni 2021 beantragt die Beschwerde- gegnerin die Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdeführe- rin. Zur Begründung führt sie im Kern aus, dass die Gebrauchssituation von der Vorinstanz mangels diesbezüglicher Einrede gar nicht Verfahrensge- genstand und die Vorinstanz zu Recht auf die Registersituation abgestützt habe (Rn. 11 und 21 der Beschwerdeantwort). Weiter sei die Gleichartigkeit zwischen den von der Widerspruchsmarke umfassten Produkten mit den beanspruchten Waren der angefochtenen Marke nachvollziehbar und kor- rekt bejaht worden (Rn. 36 der Beschwerdeantwort). Zudem qualifiziere gemäss etablierter Rechtsprechung eine integrale Übernahme einer älte- ren Marke als Zeichenähnlichkeit, und der Name "Tissot Arena" gehe klar- erweise auf das entsprechende Sponsoring der Beschwerdegegnerin zu- rück (Rn. 39 und 43 der Beschwerdeantwort). Schliesslich müsse sich die Beschwerdegegnerin die Mitverwendung ihrer Marke durch die Beschwer- deführerin nicht gefallen lassen (Rn. 48 der Beschwerdeantwort). H. Eine Parteiverhandlung fand nicht statt. I. Auf die weiteren Vorbringen der Parteien wird – soweit rechtserheblich – im Folgenden eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1. 1.1 Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes [VGG, SR 173.32]). Als Hinterlegerin und Adressatin der angefochtenen Verfü-
B-1590/2021 Seite 9 gung ist die Beschwerdelegitimation im Sinne von Art. 48 des Verwaltungs- verfahrensgesetzes (VwVG, SR 172.021) bei der Beschwerdeführerin ge- geben. Die Beschwerde wurde frist- und formgerecht eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet (Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 und Art. 63 Abs. 4 VwVG). 1.2 Auf die Beschwerde ist somit einzutreten. Gleichzeitig bleibt festzuhal- ten, dass die vorinstanzliche Verfügung nur teilweise angefochten wurde (siehe Rn. 14 der Beschwerdeantwort). 2. 2.1 Die Einrede des Nichtgebrauchs wurde in der ersten Stellungnahme der Beschwerdeführerin zum Widerspruch am 2. Juni 2020 rechtzeitig er- hoben (Art. 22 Abs. 3 der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR 232.111]). Die Beschwerdeführerin beschränkte den Ein- wand, dass die Widerspruchsmarke in den letzten fünf Jahren vor Geltend- machung des Nichtgebrauchs nicht rechtserhaltend gebraucht worden sei, jedoch auf den Gebrauch in den Klassen 3, 5 und 10 der angefochtenen Marke (siehe S. 5 f. des Schreibens der Beschwerdeführerin vom 2. Juni 2020). Den Mitwirkungspflichten der Parteien (Art. 13 Abs. 1 VwVG) kommt im Rahmen von Art. 32 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) eine erhebliche Bedeutung zu, so dass in Abwei- chung vom Untersuchungsgrundsatz (Art. 12 VwVG) faktisch von der An- wendbarkeit des Verhandlungsgrundsatzes auszugehen ist. Insofern bleibt es dem Widerspruchsgegner überlassen, ob und in welchem Umfang er den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke vorbringt (vgl. die Entscheide des BVGer B-6249/2014 vom 25. Juli 2016 E. 4.4 "Campagnolo/F.LLI Campagnolo"; B-3294/2013 vom 1. April 2014 E. 3.3 "Koala [fig.]/Koala’s March [fig.]"; B-5543/2012 vom 12. Juni 2013 E. 4.1 "six [fig.]/SIXX und six [fig.]/sixx [fig.]"; je m.H.). In casu geht die Behauptung des Nichtgebrauchs klar und unmissverständlich aus der Eingabe der Beschwerdeführerin her- vor (Urteile des BVGer B-4260/2010 vom 21. Dezember 2011 E. 6.1.1 "Bally/Balù"; in sic! 2008, 357, "Adwista/Ad-vista"; RKGE in sic! 2002, 610 E. 7 "Aesculap/Aeskulap"). 2.2 Vorliegend besteht auch kein Raum für eine indirekte bzw. umgekehrte Anwendung der "erweiterten Minimallösung". Eine direkte Anwendung die- ser Lösung würde bedeuten, einen für den Zeitraum nach Art. 12 Abs. 1 MSchG glaubhaft gemachten Gebrauch auf das Angebot zu erweitern, das künftig unter einer Marke erwartet werden kann. Obergrenze würde dabei
B-1590/2021 Seite 10 der registrierte Oberbegriff bilden (vgl. Urteile des BVGer B-3209/2017 vom 2. April 2019 E. 2.1 "PARADIS/BLANC DU PARADIS/ROUGE DU PARA- DIS"; B-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 2.4 "Gadovist/Gadogita"; B-7057/2016 vom 4. Mai 2018 E. 4.1.5 "7Seven [fig.]/Sevenfriday"; B-7562/2016 vom 4. Dezember 2018 E. 5.4.1 "Merci/Merci [fig.]"). Von ei- ner indirekten bzw. umgekehrten Anwendung dieser Lösung wäre dann auszugehen, wenn sie auch auf den Fall, dass ein nicht glaubhaft gemach- ter Gebrauch für gewisse Produkte bzw. Dienstleistungen einer Klasse auf weitere Klassen, für welche eine Marke eingetragen ist, ausgedehnt würde. Eine solche (indirekte bzw. umgekehrte) Anwendung der erweiterten Mini- mallösung macht die Beschwerdeführerin auf S. 5 ihrer Beschwerde sinn- gemäss geltend und wird von der Beschwerdegegnerin in Rn. 19 der Be- schwerdeantwort ebenfalls adressiert. Die Beschwerdegegnerin bringt diesbezüglich vor, dass sie keine Belege betreffend diese übrigen Klassen (d.h. der Klassen 1, 2, 12, 25, 28, 29, 30 und 42) habe einreichen müssen, auch wenn diese im Verhältnis zu den Klassen 3, 5 und 10 gleichartig seien, da betreffend diese Klassen eben gerade keine Nichtgebrauchsein- rede erhoben worden sei (siehe Rn. 23 der Beschwerdeantwort). Einer indirekten bzw. umgekehrten Anwendung dieser Lösung steht zum einen die erwähnte Rechtsprechung zur erweiterten Minimallösung entge- gen. Sie legt den Fokus auf den glaubhaft gemachten Gebrauch, nicht auf einen Nichtgebrauch. Weiter würde sie den Umfang eines summarischen Widerspruchsverfahrens übersteigen (vgl. RKGE in sic! 2001, 526 "Tiger- market [fig.]" und RKGE in sic! 2001, 209 "Lemo/Lem"). 2.3 Die Beschwerdegegnerin verzichtete auf die Einreichung von Belegen zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs der beanspruchten Waren in den Klassen 3, 5 und 10 (Nr. IV.B.9 der angefochtenen Verfügung). Folglich hat die Beschwerdeführerin die Gebrauchseinrede betreffend die erwähnten Klassen erfolgreich erhoben (Verfügung Nr. IV.B.10). Eine mögliche Ver- wechslungsgefahr wird deshalb lediglich bei den Waren und Dienstleistun- gen der Klassen 3 und 2 bzw. 42; 5 und 1, 29 bzw. 30; sowie 10 und 25, 12 bzw. 28 geprüft. 3. Vom Markenschutz sind Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen be- stimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c des MSchG. An die Unterschiedlichkeit der beanspruchten
B-1590/2021 Seite 11 Waren und Dienstleistungen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher sich die Zeichen sind, und umgekehrt. Eine Verwechslungsge- fahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Marke Fehlzurechnungen zu befürchten sind, welche das besser berechtigte Zeichen in seiner Indi- vidualisierungsfunktion beeinträchtigen (BGE 128 III 445 E. 3.1 "Appenzel- ler Switzerland [fig.]/Appenzeller Natural [fig.]"; 128 III 99 E. 2c "Orfina"; Letzterer m.H.). 3.1 Die Markenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinter- lassen. Diese werden die beiden Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrneh- men. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungs- bild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht (BGE 121 III 377 E. 2a "Boss/Boks"). 3.2 Die Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen beurteilt sich auf- grund der Registereinträge. Für die Annahme gleichartiger Waren und Dienstleistungen sprechen u.a. eine einheitliche Wertschöpfungskette, ein sinnvolles Leistungspaket der zu vergleichenden Waren, deren marktübli- che Verknüpfung oder enge Zusammengehörigkeit mit gleichen Abneh- merkreisen und Vertriebsstätten (Urteile des BVGer B-6761/2017 vom 5. Juni 2019 E. 2.2 f. "Qnective und Qnective [fig.]/Q qnnect [fig.]" m.H. und B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.5.1 "Bonewelding [fig.]"). 3.3 Bei kombinierten Wort-/Bildmarken sind die einzelnen Bestandteile nach ihrer Kennzeichnungskraft zu gewichten. Entscheidend für den Ge- samteindruck sind die prägenden Wort- oder Bildelemente, während kenn- zeichnungsschwache Wort- und Bildelemente diesen weniger beeinflus- sen. Enthält eine Marke sowohl charakteristische Wort- wie auch Bildele- mente, können diese den massgeblichen Erinnerungseindruck gleicher- massen prägen (Urteile des BVGer B-7057/2016 vom 4. Mai 2018 E. 5.5 "7seven [fig.]/Sevenfriday" und B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 2.4 "Efe [fig.]/Eve" je m.w.H.). Entsprechend kann bereits angesichts ei- ner hohen Zeichenähnlichkeit in Bezug auf das Wort- oder das Bildelement eine Verwechslungsgefahr resultieren. Sind die Bildelemente einer kombi- nierten Wort-/Bildmarke nur wenig kennzeichnungskräftig, treten sie beim Zeichenvergleich in den Hintergrund (Urteil des BVGer B-7057/2016 vom 4. Mai 2018 E. 5.5 "7seven [fig.]/Sevenfriday" m.w.H.).
B-1590/2021 Seite 12 3.4 Bei reinen Wortmarken ist der Wortklang, das Schriftbild und gegebe- nenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas"; 121 III 377 E. 2b "Boss/Boks"). Dabei genügt es für die Annahme der Ähn- lichkeit, wenn diese in Bezug auf eines dieser Kriterien bejaht wird (Urteil des BVGer B-2635/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 6.1 "Monari/Anna Mo- linari"). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aus- sprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Er- scheinungsbild durch die Wortlänge und die optische Wirkung der Buch- staben. Schliesslich ist zu beachten, dass der Wortanfang respektive Wort- stamm und die Endung in der Regel grössere Beachtung finden als dazwi- schen geschobene, unbetonte weitere Buchstaben oder Silben (BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas"; 122 III 382 E. 5a "Kamillosan/Kamillan"). 4. Als Erstes sind die massgeblichen Verkehrskreise für die im Widerspruch stehenden Waren und Dienstleistungen der Klassen 1, 2, 12, 25, 28, 29, 30 und 42 sowie deren Aufmerksamkeitsgrad zu bestimmen. Ausgangs- punkt für die Bestimmung der Verkehrskreise ist das Warenverzeichnis der älteren Marke (Urteil des BVGer B-7202/2014 vom 1. September 2016 E. 5 "GEO/Geo influence"). 4.1 4.1.1 In der angefochtenen Verfügung wird festgehalten (Nr. IV.E.2), dass für die beanspruchten Waren der Klassen 1 (Fungizide und Herbizide), 2 (Farben und Lacke bzw. Malerbedarf) und 25 (Schuhwaren) von einer leicht erhöhten Aufmerksamkeitsgrad auszugehen ist, da sie nicht täglich erworben werden, sich der Abnehmer bereits bei deren Erwerb intensiver mit dem Einsatzgebiet bzw. Anwendungsbereich, der Dosierung und dem Farbton auseinandersetzen wird und sie vor dem Kauf anprobiert werden. Dagegen würden Dienstleistungen im Bereich der Körper- und Schönheits- pflege (Klasse 42), und Lebensmittel, die als Massenartikel des täglichen Bedarfs erworben werden (Klassen 29 und 30), regelmässig in Anspruch genommen; der Aufmerksamkeitsgrad werde daher als gering bewertet. Zum Verkehrskreis bzw. dem Aufmerksamkeitsgrad 12 (Landfahrzeuge) und 28 (Spiel- und Gymnastikartikel) äussert sich die Vorinstanz nicht. 4.1.2 Die Beschwerdeführerin vertritt die Auffassung, dass der Durch- schnittskonsument die Produkte der Beschwerdegegnerin (deren Uhren)
B-1590/2021 Seite 13 von in einer Apotheke angebotenen und verkauften Produkten und Dienst- leistungen ohne Weiteres unterscheiden könne (Beschwerde S. 9 f.). Auf die massgeblichen Verkehrskreise geht sie nicht ein. 4.1.3 Die Beschwerdegegnerin geht, mit Ausnahme der Produkte für den Malerbedarf, deren Herstellung von den Abnehmern produktübergreifen- des Knowhow und Verständnis erfordere, ebenfalls nicht speziell auf den Kreis der angesprochenen Konsumenten ein (Rn. 30 der Beschwerdeant- wort). 4.1.4 Das Bundesverwaltungsgericht erachtet die weder von der Be- schwerdeführerin noch der Beschwerdegegnerin bestrittenen Ausführun- gen der Vorinstanz zu den Verkehrskreisen bzw. den Aufmerksamkeitsgra- den grundsätzlich als schlüssig. Bei den beanspruchten Waren der Klassen 2 und 25 ist tatsächlich von einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen (siehe das Urteil des BVGer B-626/2015 vom 9. Juni 2016 E. 3 "Kalisan/Kalisil"; BGE 121 III 377 E. 3d "Boss/Boks"; sowie das Urteil des BVGer B-6540/2017 vom 9. Feb- ruar 2019 E. 3 "Daligramme/Salvador Dali [fig.]"). Auch wenn sich Dienst- leistungen im Bereich der Körper- und Schönheitspflege (Klasse 42) an Fachleute richten können, die auf den erwähnten Gebieten behandelnd oder beratend tätig sind, so können Durchschnittskonsumenten genauso gut angesprochen sein, welche bei Fachleuten die von ihnen angebotenen Dienstleistungen teilweise in Anspruch nehmen. Dass die Vorinstanz auf das Verständnis der Durchschnittsabnehmerinnen abgestellt hat und von einem geringen Aufmerksamkeitsgrad ausgegangen ist, kann folglich nicht beanstandet werden (Urteil des BVGer B-5296/2012 vom 30. Oktober 2013 E. 3 "toppharm Apotheken [fig.]"). Dies gilt auch für die Einschätzung bezüglich den Klassen 29 und 30, da bei Lebensmitteln mit einer geringe- ren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen ist, als bei Spezialprodukten (siehe BGE 126 III 315 E. 6b/bb, BGE 95 II 191 E. 2, BGE 88 II 378 E. 2 S. 379, BGE 122 III 382 E. 3a und BGE 117 II 321 E. 4 je m.H.). Einzig bei den Waren der Klasse 1 ist – entgegen der Vorinstanz – festzu- halten, dass sich diese sowohl an das breite Publikum der Freizeitgärtne- rinnen als auch an Spezialisten wie Gärtner und Fachhändler richten. Folg- lich ist von einem normalen Aufmerksamkeitsgrad auszugehen (Urteil des BVGer B-5422/2019 vom 6. Juli 2021 E. 4 "Canna [fig.]/Cannatonic").
B-1590/2021 Seite 14 Auch der Anschaffung der Waren der Klasse 12 (Landfahrzeuge) scheint ein längerer Deliberationsprozess vorauszugehen, weshalb ein leicht er- höhter Aufmerksamkeitsgrad anzulegen ist. Bei den Waren der Klasse 28 (Spiel- und Gymnastikartikel) handelt es sich um Massenartikel des tägli- chen Bedarfs und folglich um einen geringen Aufmerksamkeitsgrad. 5. Als nächstes ist die Gleichartigkeit der beanspruchten Waren und Dienst- leistungen zu prüfen. 5.1 Die Vorinstanz bejahte die teilweise Gleichartigkeit (Verfügung Nr. IV.C.23) zwischen den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchs- marke Klasse 1 produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture Klasse 2 couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales Klasse 12 appareils de locomation par terre Klasse 25 articles de gymnastique et de sport (à l’exclusion des vê- tements) Klasse 28 jeux, jouets Klasse 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, con- fitures, compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles Klasse 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices, glace à rafraîchir Klasse 42 soins d’hygiène et de beauté und den folgenden Waren und Dienstleistungen der angefochtenen Marke
B-1590/2021 Seite 15 Klasse 3 produits cosmétiques et préparations de toilette non mé- dicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles; préparations pour net- toyer, polir, dégraisser et abraser Klasse 5 aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimen- taires pour êtres humains et animaux; désinfectants; produits pour la destruction d’animaux nuisibles; fongi- cides, herbicides Klasse 10 articles orthopédiques; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus pour les personnes handicapées; appareils de massage 5.2 Die Beschwerdeführerin bestreitet pauschal, dass die Waren und Dienstleistungen der Klassen 1, 2, 12, 25, 28, 29, 30 und 42 mit den Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 5 und 10 der Widerspruchsmarke gleichartig seien. Die Vorinstanz sei nur zu diesem Schluss gelangt, weil sie ihren Ermessenspielraum überschritten habe und einem Sophismus aufgesessen (bzw. überaus spitzfindig gewesen) sei. Denn es werde sich kein einziger Konsument finden, welcher der Auffassung sei, dass das Be- treiben einer Apotheke in der "Tissot Arena" Teil der Aktivität einer bekann- ten Uhrenmarke sei (Beschwerde S. 6 f.). 5.3 Gemäss Beschwerdegegnerin ist die Kritik der Beschwerdeführerin un- begründet. Sie hält die festgestellte (teilweise) Gleichartigkeit zwischen den von der Widerspruchsmarke umfassten Produkten mit den bean- spruchten Waren der angefochtenen Marke für nachvollziehbar und korrekt bejaht (Rn 36 der Beschwerdeantwort). 5.4 Es ist in der Tat so, dass die Waren der Klasse 3 und Klasse 2 komple- mentär sind, die gleichen Abnehmerkreise haben und ähnliches Knowhow erfordern. Weiter stehen gemäss Rechtsprechung (vgl. RKGE in sic! 2001, 139, "Jana/Jana-Style" und vgl. auch das Urteil des BVGer B-6821/2013 vom 25. Februar 2015 E. 5.2 "CLINIQUE/Dermaclinique Beauty Farm [fig.]") die Dienstleistungen der Kosmetikbranche in einem funktionellen Zusammenhang mit Kosmetikprodukten, weil zur Erbringung der Dienst- leistungen die Verwendung von kosmetischen Produkten unabdingbar ist. Es ist somit auch vorliegend davon auszugehen, dass das Publikum die Hygiene- und Schönheitsdienstleistungen der Widerspruchsmarke und die
B-1590/2021 Seite 16 Kosmetik- und Pflegeprodukte der angefochtenen Marke dem gleichen Un- ternehmen zuordnet. 5.5 Die Waren der Klasse 5 und Klasse 1 sind von der gleichen Art und Zweckbestimmung, auch haben sie die gleichen Abnehmerkreise und Ka- näle. Eine Gleichartigkeit besteht ebenso bei den Klassen 5, 29 und 30 (vgl. auch RKGE MA-WI 43/04 sic! 2005, 655, "LEPONEX/Felonex"). 5.6 Schliesslich stimmt die Art, Zweckbestimmung und die Abnehmerkreise zwischen den Klassen 10 und 25 weitgehend überein. Zwischen 10 und 12 besteht eine ähnliche Zweckbestimmung, gleiche Abnehmerkreise, glei- che Vertriebskanäle und ein Ergänzungsverhältnis. Überdies liegen bei Klasse 10 und 28 die gleiche Art und Zweckbestimmung sowie die identi- schen Abnehmerkreise vor. 5.7 Dass die angefochtenen Waren und Dienstleistungen in unterschiedli- chen Klassen eingeordnet sind, ist diesen Erkenntnissen nicht abträglich, da die Nizzaklassifikation lediglich ein mögliches Indiz der Gleichartigkeit ist, jedoch keinerlei präjudizierende Wirkung hat (vgl. Urteil des BGer 4C_392/2000 vom 4. April 2001 E. 2b "Jaguar [fig.]/Jaguar"; Urteil des BVGer B-7562/2016 E. 3.3 "MERCI/Merci [fig.]"). 5.8 Somit kann das Gericht die angefochtene Entscheidung in diesem Punkt bestätigen, d.h. die Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit kann, wie in E. 5.1 vorstehend ausgeführt, teilweise bejaht werden. 6. Als nächstes ist die Zeichenähnlichkeit zu prüfen. Es stehen sich die Wort- bildmarke "TISSOT (fig.)" und die Wortmarke "Pharmacie Tissot Arena" ge- genüber. 6.1 Die vollständige Übernahme der Widerspruchsmarke in die angefoch- tene Marke bringt grundsätzlich bereits eine starke Zeichenähnlichkeit mit sich. Sie ist daher gemäss ständiger Rechtsprechung unter dem Gesichts- punkt der Verwechslungsgefahr unzulässig, wenn das ältere Zeichen nicht wesentlich verändert wird. Die Übernahme einer Marke kann ausnahms- weise zulässig sein, wenn der übernommene Bestandteil derart mit der neuen Marke verschmolzen wird, dass er seine Individualität verliert und nur noch als untergeordneter Teil des jüngeren Zeichens erscheint (Urteile des BVGer B-552/2017 vom 4. Dezember 2018 E. 5.1 f. "Hirsch/Apfel- hirsch"; B-5697/2016 vom 27. Juni 2018 E. 5.1 f. "Manufactum/espresso
B-1590/2021 Seite 17 manufactum"; B-3328/2015 vom 18. Oktober 2017 E. 8.1 f. "Stingray/Roa- mer Stingray"; B-4772/2012 vom 12. August 2013 E. 5.2 "Mc [fig.]/MC2 [fig.]"; B-3118/2007 vom 1. November 2007 E. 2 und E. 6.1 "Swing/Swing Relaxx, Swing & Swing Relaxx [fig.]"; je m.H.). 6.2 6.2.1 Gemäss dem angefochtenen Entscheid muss die Zeichenähnlichkeit auf visueller, phonetischer und semantischer Ebene gefunden werden, wo- bei dann die Verwechslungsgefahr zu prüfen ist (angefochtener Entscheid Nr. IV.D.3). 6.2.2 Gemäss der Beschwerdeführerin sind die beiden Widerspruchsmar- ken auf keiner Ebene ähnlich (Beschwerde S. 7). Sie ist der Ansicht, dass die angefochtene Marke auf eine Apotheke an einem spezifischen Ort, nämlich in einem Einkaufszentrum mit dem Namen der "Tissot Arena", hin- deute, während die Widerspruchsmarke auf Uhren verweise (Beschwerde S. 8). 6.2.3 Die Beschwerdegegnerin erinnert daran, dass die vollständige Über- nahme der Widerspruchsmarke im Allgemeinen zur Schlussfolgerung der Zeichenähnlichkeit führt; sie ist der Ansicht, dass im vorliegenden Fall nichts vorliegt, was eine Abweichung von dieser Praxis zulässt (Rn. 38 bis 40 der Beschwerdeantwort). 6.2.4 In grafischer Hinsicht besteht die Widerspruchsmarke aus den sechs Grossbuchstaben, die das Wort "TISSOT" in einer Schriftart ohne Serifen oder besondere Merkmale bilden. Die angefochtene Marke ist lediglich als Wortmarke geschützt. Es ist der Vorinstanz zu folgen (angefochtener Ent- scheid Nr. IV.E.2), dass die grafische Gestaltung der Widerspruchsmarke, die sich auf eine etwas dickere Schrift beschränkt, im Zeichenvergleich ver- nachlässigt werden kann. 6.2.5 In phonetischer Hinsicht besteht die Widerspruchsmarke aus zwei Silben ("TI" und "SO"), während die angefochtene Marke aus acht Silben besteht: "PHAR", MA", "CIE", "TI", "SO", "A", "RE" und "NA". Es besteht also eine klangliche Ähnlichkeit in dem engen Bereich der Sil- ben "TI" und "SO", was 25% der angegriffenen Marke und der gesamten Widerspruchsmarke entspricht.
B-1590/2021 Seite 18 6.2.6 Aus semantischer Sicht wird die Widerspruchsmarke als Familien- name verstanden. Der Familienname "Tissot" ist ein in der Schweiz relativ häufiger Familienname (allein auf www.telsearch.ch gibt es 460 Einträge, abgerufen am 22. August 2022). An dieser Stelle kann auch auf die E. 7 des Urteils des BVGer B-2420/2020 vom 15. Juni 2021 "TISSOT [fig.] & SHOPPING LOISIRS – FACHMARKT Bienne – TISSOT ARENA – Biel [fig.]" verwiesen werden. In diesem Fall war die angefochtene Marke noch länger, weshalb vorliegend umso mehr Kennzeichenähnlichkeit vorliegen muss. Das Wort "Tissot" wird in der angefochtenen Marke nicht anders verstan- den, zumindest was den Schweizer Konsumenten betrifft, der darin entge- gen der Behauptung der Beschwerdeführerin – kombiniert mit "Arena" – nicht den Namen einer Ortschaft liest. Er sieht darin auch keinen Hinweis auf Uhren, da die Beschwerdeführerin hier die Bedeutung, die einem Wort zugeschrieben wird, mit den Waren, auf denen eine Marke in Wirklichkeit angebracht ist, verwechselt. Dieses den beiden Widerspruchsmarken gemeinsame Element ("TIS- SOT") liegt in der angefochtenen Marke an dritter Stelle zwischen "Phar- macie" und "Arena". Es ist zu prüfen, ob diese Elemente das Verständnis durch den angesprochenen Konsumenten verändern oder verstärken. In der angefochtenen Marke folgt auf das Wort "TISSOT" das Wort "Arena". Das Wort "Arena", das aus dem Lateinischen stammt und ins nordameri- kanische Englisch übergegangen ist, bezeichnet eine Arena, in der Auffüh- rungen, Konzerte oder Sportveranstaltungen stattfinden können (Online- Wörterbuch Wiktionnaire, abgerufen am 22. August 2022). Es wird als sol- ches auch im Deutschen, Französischen und Italienischen verstanden. In der Praxis wird es im ganzen Land verwendet (z. B. die Shopping Arena in St. Gallen, die Geneva-Arena [Teil des Palexpo-Komplexes] in Genf oder die La Vaudoise aréna in Malley). Es kann daher davon ausgegangen wer- den, dass der Schweizer Verbraucher unter "Tissot Arena" ein Sport- oder Freizeitzentrum versteht, das einer Familie namens "Tissot" gehört oder zumindest mit ihr verbunden ist. Auch die Bedeutung des anderen Wortes in der angefochtenen Marke ist nicht geeignet, dieses Verständnis grundlegend zu ändern. Das französi- sche Wort "Pharmacie" wird von den Schweizer Konsumenten einerseits als Stelle, an der Arzneimittel zubereitet, aufbewahrt und an die Öffentlich- keit abgegeben werden, verstanden. Andererseits wird damit die Wissen-
B-1590/2021 Seite 19 schaft, die auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Arznei- mitteln bezeichnet (Larousse-Wörterbuch online, abgerufen am 22. August 2022). Es ist nicht ungewöhnlich, dass in einem Einkaufszentrum auch eine Apotheke enthalten ist (z.B. ist im Wankdorf Shopping Center in Bern oder im La Maladière Centre in Neuchâtel jeweils eine Coop Vitality Apotheken Filiale zu finden). Das Wort "Pharmacie" verstärkt also das festgehaltene Verständnis von "Tissot Arena". Daraus folgt, dass die sich hier gegenüberstehenden Marken insofern ähn- lich sind, als das Wort "TISSOT" als ein in der Schweiz gebräuchlicher Fa- milienname verstanden wird. 6.2.7 Im Ergebnis stellt das Gericht eine gewisse Ähnlichkeit zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen allein im Umfang des auf beiden Seiten vorhandenen Wortes "TISSOT" fest. Dabei ist die Argumentation der Beschwerdeführerin, dass die Beschwerdegegnerin nicht Eigentümerin der "Tissot Arena" sei, markenrechtlich irrelevant (Beschwerde S. 8). 7. Letztlich ist die Verwechslungsgefahr aufgrund der besprochenen Kriterien zu bestimmen. 7.1 Gemäss der angefochtenen Entscheidung kommt der Marke "TISSOT" als Fantasiezeichen keine Bedeutung in Verbindung mit den strittigen Wa- ren und Dienstleistungen zu. Die Widerspruchsmarke verfügt daher origi- när über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft und einen normalen Schutzbereich. Über die erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchs- marke ist deshalb nicht zu entscheiden, da vorliegend auch bei einer durch- schnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke klarerweise eine Verwechslungsgefahr bestehen würde. 7.2 Die Beschwerdeführerin und der Beschwerdegegner gehen nicht auf diesen Punkt ein. 7.3 Das Gericht stellt fest, dass die Beschwerdegegnerin nicht behauptet, über eine starke Marke im Zusammenhang mit den fraglichen Waren und Dienstleistungen zu verfügen, und erinnert daran, dass es im Wider- spruchsverfahren nicht möglich ist, sich auf eine Marke mit hoher Wert- schätzung (Art. 15 MSchG) zu berufen (u.a.: Urteil des BVGer B-5145/2015 vom 11. Dezember 2017 E. 12.2.2.2 "The SwissCellSpa EXPERIENCE [fig.]/SWISSCELL"). Das Gericht belässt es dabei, der Widerspruchsmarke
B-1590/2021 Seite 20 eine normale Kennzeichnungskraft und einen normalen Schutzbereich zu- zuerkennen. 8. Vorliegend besteht teilweise Gleichartigkeit zwischen den beanspruchten Dienstleistungen bei einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit der Verkehrs- kreise. Die Widerspruchsmarke hat mindestens eine normale Kennzeich- nungskraft. Die ältere Marke wird integral in die jüngere übernommen und lediglich durch zwei weitere Worte ergänzt. 8.1 Gemäss dem angefochtenen Entscheid sei die Übernahme der Wider- spruchsmarke geeignet, eine Verwechslungsgefahr zu begründen. Denn das Wort "TISSOT" sei klar nicht so stark in das neue Zeichen integriert, dass es seine Individualität verliere und nicht unabhängig wahrgenommen werde (angefochtene Verfügung Nr. IV.E.5). 8.2 Gemäss der Beschwerdeführerin fokussiert sich der angefochtene Ent- scheid zu Unrecht auf das Wort "TISSOT". Sie ist der Ansicht, dass ein Durchschnittskonsument sehr wohl erkennen könne, dass zwischen einer bekannten Uhrenmarke sowie eine Apotheke, welche die Bezugnahme auf die "Tissot Arena" lediglich deshalb aufgenommen hat, um von diesem ge- funden zu werden, ein Unterschied bestehe (Beschwerde S. 9 f.). Weiter argumentiert sie, dass die angefochtene Entscheidung darauf hinauslaufen würde, dass jede Marke, die das Wort "TISSOT" enthalte, sich nicht von der Widerspruchsmarke unterscheiden könne (Beschwerde S. 8). 8.2.1 Die Beschwerdegegnerin ist der Ansicht, dass die Übernahme einer älteren Marke den Konsumenten zu falschen Schlüssen verleiten kann. Sie erklärt, dass der Name "Tissot Arena" klarerweise auf das entsprechende Sponsoring der Beschwerdegegnerin zurück zu führen sei. Folglich sei nicht ersichtlich, weshalb die Marke "TISSOT" nicht als Hinweis auf die Leistungen und den Betrieb der Beschwerdegegnerin wahrgenommen werden sollte (Rn 43 und 47 der Beschwerdeantwort). 8.2.2 Das Bundesverwaltungsgericht stellt fest, dass das Wort "TISSOT", das dominierende (und einzige) Element der Widerspruchsmarke, als sol- ches vollständig in die angefochtene Marke übernommen wird. Daher be- steht grundsätzlich Verwechslungsgefahr, da die Widerspruchsmarke ei- nen normalen Schutzbereich hat (E. 7.3 vorstehend). Es entspricht entge- gen der Ansicht der Beschwerdeführerin der Logik des Markenrechts, dass
B-1590/2021 Seite 21 die Eintragung der Widerspruchsmarke ihr eine gewisse Exklusivität in der Verwendung dieses Zeichens verleiht. 8.2.3 Das Wort "TISSOT" als solches ist in der angefochtenen Marke ent- halten und die hinzugefügten Elemente tragen in keiner Weise dazu bei, dass es seine Individualität verliert. Auch sind die hinzugefügten Elemente schwach. Das Wort "Pharmacie" ist banal und deutet auf eine Apotheke hin, welche sich in einem Einkaufs- und Freizeitzentrums befindet, welches der "Arena" angegliedert ist, die wiederum an das gemeinsame Wort "TIS- SOT" angehängt ist. Daher gibt es keine Anzeichen dafür, dass das Wort "TISSOT" zu einem untergeordneten Bestandteil der angefochtenen Marke geworden ist. 8.2.4 In ähnlicher Weise kann hier ausgeschlossen werden, dass die Be- deutung des Zeichens durch ein hinzugefügtes Element verändert wird. Das Gericht hat nämlich bereits festgestellt, dass das Wort "TISSOT" in beiden Widerspruchsmarken als Familienname verstanden wird (E. 6.2.6 vorstehend). Der Beschwerdeführerin kann nicht gefolgt werden, wenn sie behauptet, dass das Wort "TISSOT" in den beiden Marken unterschiedlich verstanden würde. Im Gegenteil, der Zusatz "Arena" zum Wort "TISSOT" verstärkt diese Bedeutung (E. 6.2.6 in fine). 8.2.5 Schliesslich ist das übernommene Element kein schwacher Zeichen- bestandteil, sondern im Gegenteil das dominierende Element der Wider- spruchsmarke. Die Hinzufügung anderer Elemente ändert daher nichts da- ran. 8.2.6 Im Ergebnis ist keine der oben (E. 8.2 vorstehend) dargelegten Argu- mente stichhaltig. Selbst wenn es offensichtliche Unterschiede zwischen den Widerspruchsmarken gibt, kann eine Verwechslungsgefahr in dem Sinne nicht ausgeschlossen werden, dass die angefochtene Marke im Zu- sammenhang mit den beanspruchten Waren als zur Widerspruchsmarke gehörend wahrgenommen wird. Somit kann eine mittelbare Verwechs- lungsgefahr nicht ausgeschlossen werden. 9. Nach dem Gesagten erweist sich die Beschwerde sowohl im Haupt- wie im Eventualpunkt als unbegründet und ist daher abzuweisen.
B-1590/2021 Seite 22 10. 10.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten der Beschwer- deführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 73.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsge- richt ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei im Wi- derspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widersprechenden an der Löschung, beziehungsweise jenes der Widerspruchsgegnerin am Be- stand der angefochtenen Marke zu gewichten ist. Bei eher unbedeutenden Zeichen wird praxisgemäss ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinenfuss"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen und die Gerichtskosten sind auf Fr. 4'500.–, in der Höhe des geleisteten Vorschusses, festzusetzen. 10.2 Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VKGE). Die Parteient- schädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere not- wendige Auslagen der Partei (Art. 8 VGKE). Vorliegend hat die Beschwer- degegnerin keine Kostennote eingereicht. Unter Würdigung sämtlicher massgeblicher Berechnungsfaktoren erscheint eine Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 2'500.– als gerechtfertigt. 11. Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es ist daher mit Eröffnung rechtskräftig.
B-1590/2021 Seite 23 Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 1. Die Beschwerde wird abgewiesen. 2. Die Verfahrenskosten von Fr. 4'500.– werden der Beschwerdeführerin auf- erlegt und sind mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'500.– zu verrechnen. 3. Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine Parteientschä- digung in der Höhe von Fr. 2'500.– zu entrichten. 4. Dieses Urteil geht an die Beschwerdeführerin, die Beschwerdegegnerin und die Vorinstanz.
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
Martin Kayser Jonas Wüthrich
Versand: 23. August 2022
B-1590/2021 Seite 24 Zustellung erfolgt an: – die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beschwerdeakten zurück) – die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Akten zurück) – die Vorinstanz (Ref-Nr. 101382; Einschreiben; Akten zurück)