B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Abteilung II B-1428/2016
Urteil vom 30. August 2017 Besetzung
Richter Francesco Brentani (Vorsitz), Richter Pietro Angeli-Busi, Richter Maria Amgwerd, Gerichtsschreiber Diego Haunreiter.
Parteien
Deutscher Fussball-Bund (DFB) e. V., Otto-Fleck-Schneise 6, DE-60528 Frankfurt, vertreten durch Prof. Dr. Eugen Marbach, Fürsprecher, FMP Fuhrer Marbach & Partner, Konsumstrasse 16A, 3007 Bern, Beschwerdeführer,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern, Vorinstanz.
Gegenstand
Markeneintragungsgesuch Nr. IR 1'197'623 "DEUTSCHER FUSSBALL-BUND (fig.)".
B-1428/2016 Seite 2 Sachverhalt: A. Der in Deutschland eingetragene Verein „Deutscher Fussball-Bund (DFB)“ (nachfolgend: Beschwerdeführer) ist Inhaber der international registrierten Marke IR 1‘197‘623 "DEUTSCHER FUSSBALL-BUND (fig.)" mit Basisein- tragung in Deutschland (vgl. die nachfolgende Abbildung). Die Eintragung wurde dem Eidgenössischen Institut für geistiges Eigentum IGE (nachfolgend: Vorinstanz) am 3. April 2014 von der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) notifiziert und der Schutz für diverse Waren der Klassen 3, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 und 34 sowie für verschiedene Dienstleistungen der Klassen 35, 36, 38, 39, 41, 43 und 44 gemäss Nizza-Klassifikation beantragt. B. Mit Schreiben vom 11. Februar 2015 erliess die Vorinstanz eine "Notifica- tion de refus provisoire partiel (sur des motifs absolus)" mit folgender Be- gründung: "En effet, votre signe contient l’indication géographique « deutscher » (=alle- mand) ce qui constitue un renvoi à la provenance des produits revendiqués. De plus, « deutscher » est protégé par le Traité entre la Confédération Suisse est la République fédérale d’Allemagne sur la protection des indications de provenance et d’autres dénominations géographiques. Pour ces raisons, la marque internationale est trompeuse et contraire au droit en vigueur pour tous les produits s’ils ne proviennent pas d’Allemagne. Le siège du titulaire étant situé dans le pays auquel renvoie l’indication sus- mentionnée, une des conditions de l’art. 49 LPM est remplie. Il n’y a donc pas de risque de tromperie pour les services revendiqués." C. Mit Stellungnahme vom 25. Juni 2015 bestritt der Beschwerdeführer die Auffassung der Vorinstanz und machte im Wesentlichen geltend, das Zei- chen "DEUTSCHER FUSSBALL-BUND (fig.)" weise auf einen Sport-Ver- band hin, weshalb es namensmässig und nicht als Herkunftsangabe ver- standen werde und eine Irreführungsgefahr daher zu verneinen sei. Aus
B-1428/2016 Seite 3 diesem Grund werde auch der Vertrag zwischen der Schweizerischen Eid- genossenschaft und der Bundesrepublik Deutschland über den Schutz von Herkunftsangaben und anderen geografischen Bezeichnungen vom 7. März 1967 (SR 0.232.111.191.36; nachfolgend: Staatsvertrag) nicht ver- letzt. Der dort festgelegte Grundsatz, dass die Bezeichnung „Deutschland“ resp. die adjektivische Form „deutscher“ ausschliesslich deutschen Er- zeugnissen vorbehalten sei, gelte nämlich nicht absolut, sondern dürfe (und müsse) von der Behörde dann durchbrochen werden, wenn das Inte- resse des Hinterlegers am markenmässigen Gebrauch seines legitimen Namens das abstrakte Interesse am Schutz der Herkunftsangabe über- wiege. Gleichzeitig bat der Beschwerdeführer die Vorinstanz darum, ihm eine be- schwerdefähige Verfügung zuzustellen, falls sie seinen Überlegungen nicht folgen sollte. D. Mit Schreiben vom 18. Januar 2016 wandte sich der Beschwerdeführer er- neut an die Vorinstanz und verwies auf den Entscheid des Bundesgerichts 4A_357/2015 vom 4. Dezember 2015 in Sachen „INDIAN MOTORCYCLE“, der seiner Ansicht nach die Argumentation präjudiziere, wonach geografi- sche Begriffe in Logos von Sportorganisationen nicht herkunftsbezogen verstanden würden. E. Mit Verfügung vom 2. Februar 2016 gewährte die Vorinstanz der internati- onalen Registrierung Nr. 1‘197‘623 „DEUTSCHER FUSSBALL-BUND (fig.)“ den Schutz für die beanspruchten Dienstleistungen, verweigerte die- sen aber für die beanspruchten Waren der oben erwähnten Klassen 3, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 und 34. Sie stellte sich auf den Standpunkt, das Zeichen werde als Ganzes im Sinne einer deutschen Fussballvereinigung verstanden, wobei das Zei- chenelement „DEUTSCHER“ unmissverständlich auf Deutschland ver- weise und damit eine direkte Herkunftsangabe bezüglich Deutschland dar- stelle. Zum anderen verweise die Darstellung des Adlers ebenso klar auf Deutschland, da zahlreiche Merkmale dem Bundesadler entsprächen. Das
B-1428/2016 Seite 4 im strittigen Zeichen enthaltene Bildelement sei demnach mit dem deut- schen Bundesadler verwechselbar, das seinerseits von einem nicht uner- heblichen Teil der schweizerischen Abnehmer als indirekte Herkunftsan- gabe bezüglich Deutschland wahrgenommen werde. Geografische Namen und Zeichen in Bezeichnungen, so die Vorinstanz weiter, die wie hier klar auf einen Sport-Verband hinwiesen, würden zwar in der Regel für Waren nicht als Herkunftsangaben aufgefasst. Weil das Zeichen neben dem verbalen Element „DEUTSCHER“ auch die grafische Darstellung eines mit dem deutschen Bundesadler verwechselbaren Ad- lers enthalte, sei es jedoch per se eine indirekte Herkunftsangabe bezüg- lich Deutschland und falle damit nicht unter die Ausnahme für Sportver- bände im Sinne eines betrieblichen Herkunftshinweises. Ferner sei das Zeichen auch deshalb zurückzuweisen, weil das Element „DEUTSCHER“ gemäss Staatsvertrag geschützt sei. F. Mit Eingabe vom 7. März 2016 erhob der Beschwerdeführer Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Er beantragt, die Verfügung der Vorin- stanz vom 2. Februar 2016 sei – unter Kosten- und Entschädigungsfolge – aufzuheben und die IR-Marke Nr. 1‘197‘623 „DEUTSCHER FUSSBALL- BUND (fig.)“ sei in der Schweiz für alle beanspruchten Waren und Dienst- leistungen ohne Einschränkungen zum Schutz zuzulassen sowie, statt ei- nes zweiten Schriftenwechsels, die Durchführung einer mündlichen Ver- handlung. Zur Begründung wird geltend gemacht, das Bundesgericht habe anhand der Fälle „YUKON“ (BGE 128 III 454) und „INDIAN MOTORCYCLE“ (BGer 4A_357/2015 vom 4. Dezember 2015) den Erfahrungssatz aufge- stellt, dass geografische Begriffe dann nicht länger als Herkunftsangaben verstanden würden, wenn sie in das Logo eines Sportverbandes oder ei- nes Sportereignisses integriert seien. Denn der Konsument sei sich ge- wohnt, solche Zeichen auf Fanartikeln wie Leibchen etc. dem ausgewiese- nen Sportverband oder dem Sportereignis zuzuordnen und verknüpfe da- mit keine Herkunftserwartungen. Die Vorinstanz, so der Beschwerdeführer, habe nicht bezweifelt, dass die strittige Marke „DEUTSCHER FUSSBALL- BUND (fig.)“ auf den ersten Blick als Logo eines Sportverbandes identifi- ziert werde. Aus diesem Grund und entsprechend dem bundesgerichtli- chen Erfahrungssatz verstünden die angesprochenen Verkehrskreise das
B-1428/2016 Seite 5 Element „DEUTSCHER“ somit namensmässig, womit eine herkunftsbezo- gene Erwartung entfalle. Ferner sei die Begründung der Vorinstanz, wonach die Darstellung des Bundesadlers nicht unter die Sportverband-Ausnahme im Sinne eines be- trieblichen Herkunftshinweises fallen könne, rechtsirrtümlich. Hinsichtlich Staatsvertrag hält der Beschwerdeführer fest, er bestreite nicht, dass der Terminus „Deutscher“ grundsätzlich für deutsche Produkte vorbehalten sei. Der Streit drehe sich allerdings nicht um diesen Grund- satz, sondern um den im Staatsvertrag vorgesehenen Ausnahmetatbe- stand in Art. 2 Abs. 4, der wie folgt laute: „[...]. Die kennzeichenmässige Benutzung des Namens und der Firma ist je- doch zulässig, wenn ein schutzwürdiges Interesse an dieser Benutzung be- steht.“ G. Mit Schreiben vom 21. Juni 2016 verzichtet die Vorinstanz auf die Einrei- chung einer Stellungnahme und beantragt unter Hinweis auf die Begrün- dung in der angefochtenen Verfügung, die Beschwerde sei vollumfänglich abzuweisen.
H. Der Schriftenwechsel wurde unter Vorbehalt allfälliger Instruktionsverfü- gungen und/oder weiterer Parteieingaben mit Verfügung des Bundesver- waltungsgerichts vom 22. Juni 2016 geschlossen.
I. Infolge einer Praxisänderung im Bereich der Verwechselbarkeit von staats- vertraglich geschützten Bezeichnungen lässt sich die Vorinstanz mit Schreiben vom 30. Januar 2017 dahingehend vernehmen, dass sie auf- grund der Ausnahme für Namen von Sportorganisationen und kulturellen Organisationen grundsätzlich auf die Geltendmachung der Rechtswidrig- keit verzichte. Davon ausgenommen seien jedoch Waren, für die Deutsch- land einen besonderen Ruf geniesse, beispielsweise „véhicules“ (Klasse 12), „bières“ (Klasse 32) und „boissons alcooliseées (à l’exception de bières)“ (Klasse 33). Für diese sei die Anwendung der Sportverband- Ausnahme nämlich ausgeschlossen. Diese Waren müssten unter dem As- pekt der Rechtswidrigkeit auch nach der Praxisänderung auf solche deut- scher Herkunft eingeschränkt werden.
B-1428/2016 Seite 6 Die Frage, für welche der beanspruchten Waren Deutschland einen beson- deren Ruf geniesse, könne vorliegend aber offen gelassen werden. Die Ausnahme für Namen von Sportorganisationen und kulturellen Organisati- onen gelte zwar für die Wortelemente „DEUTSCHER FUSSBALL-BUND“, das Zeichen wecke aufgrund des stilisierten Bundesadlers aber dennoch eine Herkunftserwartung bei den relevanten schweizerischen Abnehmern. Ohne Einschränkung der Waren auf solche deutscher Herkunft sei das Zei- chen daher aufgrund der Irreführungsgefahr auch nach der Praxisände- rung vom Markenschutz ausgeschlossen.
J. In seiner Stellungnahme vom 21. Februar 2017 hält der Beschwerdeführer dafür, die Vorinstanz verzichte infolge Praxisänderung mit ihrer Eingabe vom 30. Januar 2017 auf ihr Argument, wonach die Marke „DEUTSCHER FUSSBALL-BUND (fig.)“ wegen ihrer fehlenden Kompatibilität mit dem Staatsvertrag als rechtswidrig einzustufen sei. Damit erkenne die Vorin- stanz, dass ihre selbst definierten Voraussetzungen dieser neuen Praxis im vorliegenden Falle erfüllt seien, insbesondere dass das Zeichen gemäss Formulierung der Richtlinie „im Gesamteindruck bei den relevanten schweizerischen Abnehmern keine Irreführungsgefahr in Bezug auf die ge- ografische Herkunft weckt“. Es sei nicht nachvollziehbar, wieso bei einem Zeichen, welches im Gesamteindruck betrachtet anerkanntermassen keine herkunftsbezogenen Erwartungen wecke, trotzdem aufgrund eines Ein- zelelementes – des Adlers – eine Einschränkung erforderlich sein solle. Im Übrigen stellt sich der Beschwerdeführer auf den Standpunkt, es fehle jede materielle Auseinandersetzung mit den Argumenten der Beschwerde- schrift. K. Auf Ersuchen des Beschwerdeführers wurde am 11. Mai 2017 am Sitz des Bundesverwaltungsgerichts eine mündliche und öffentliche Verhandlung durchgeführt, an der die Verfahrensbeteiligten an ihren Rechtsbegehren festhielten und ihre Standpunkte nochmals eingehend erläutern konnten.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge- gen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni
B-1428/2016 Seite 7 2005 [VGG; SR 173.32]). Als Markenanmelder und Adressat der angefoch- tenen Verfügung ist der Beschwerdeführer durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Er ist da- her zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Bundesverwal- tungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 [VwVG; SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und der Vertreter hat sich rechtsgenüglich ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwVG). Auf die Beschwerde ist somit einzutreten. 2. 2.1 Der Beschwerdeführer hat seinen Sitz in Deutschland. Nach Art. 9 sexies
Abs. 1 Bst. a des Protokolls vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMP; SR 0.232.112.4) findet in den Beziehungen zwischen Staaten, die − wie Deutschland und die Schweiz − Vertragsparteien sowohl des MMP als auch des Madrider Abkommens über die internationale Registrierung von Marken in der in Stockholm am 14. Juli 1967 revidierten Fassung (MMA; SR 0.232.112.3) sind, nur das MMP Anwendung. 2.2 Eine Schutzverweigerung hat die Schweiz dem Internationalen Büro gemäss Art. 5 Abs. 2 Bst. a MMP i.V.m. Art. 9 sexies Abs. 1 Bst. b MMP und den dort erwähnten Bestimmungen vor Ablauf von 12 Monaten mitzuteilen. Die Vorinstanz hat diese Frist vorliegend mit der provisorischen Schutzver- weigerung vom 11. Februar 2015 eingehalten. 2.3 Art. 5 Abs. 1 MMP gewährt der Vorinstanz das Recht, einer internatio- nalen Markenregistrierung durch Mitteilung die Schutzverweigerung für die Schweiz zu erklären, wenn nach den in der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums in der in Stockholm am 14. Juli 1967 revidierten Fassung (PVÜ; SR 0.232.04) genannten Bedingungen die Eintragung in das nationale Register verweigert werden kann. Die Vorinstanz begründet einerseits die Zurückweisung in der „Notification de refus provisoire partiel (sur des motifs absolus)“ mit Art. 6 quinquies Bst. B Ziff. 3 PVÜ. Demnach darf die Eintragung für Marken verweigert werden, wenn sie gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung verstossen, insbesondere wenn sie geeignet sind, das Publikum zu täuschen. Anderer- seits stützt die Vorinstanz die Zurückweisung auf Art. 2 Bst. c und d des
B-1428/2016 Seite 8 Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG; SR 232.11) ab. Art. 2 Bst. c MSchG sieht ähnlich der PVÜ vor, irreführende Zeichen vom Mar- kenschutz auszuschliessen (vgl. Urteil des BGer 4A.3/2006 vom 18. Mai 2006 E. 2 Fischmanufaktur Deutsche See [fig.]; Urteil des BVGer B-7408/2006 vom 21. Juni 2007 E. 2 bticino [fig.] mit Verweis auf BGE 128 III 454 E. 2 YUKON), so dass Lehre und Praxis zu dieser Bestim- mung herangezogen werden können (vgl. Urteil des BVGer B-6363/2014 vom 8. Juli 2016 E. 3.1 MEISSEN). Hingegen findet das in Art. 2 Bst. d MSchG statuierte absolute Eintragungshindernis der Rechtswidrigkeit kei- nen korrespondierenden Ausschlussgrund in der PVÜ, weshalb die Verlet- zung geltenden Rechts nicht zur Abweisung einer internationalen Marke führen kann, ausser die Rechtswidrigkeit nach schweizerischem Recht um- fasst auch einen Verstoss gegen die guten Sitten oder gegen die öffentliche Ordnung (BGE 135 III 648 E. 2.2 UNOX [fig.]). In der angefochtenen Verfügung stützt sich die Vorinstanz nicht mehr auf Art. 6 quinquies Bst. B Ziff. 3 PVÜ, sondern auf Ziff. 2 der gleichen Bestimmung ab, wonach die Eintragung für Marken verweigert werden darf, wenn sie jeglicher Unterscheidungskraft entbehren oder ausschliesslich aus Zei- chen oder Angaben zusammengesetzt sind, die im Verkehr zur Bezeich- nung der Art, Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, des Ursprungsortes der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen können, oder im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten des Schutzlandes üblich sind. Dieser zwischenstaatlichen Regelung entspricht Art. 2 Bst. a MSchG (vgl. BGE 128 III 454 E. 2 YUKON), wonach Zeichen, die Gemeingut sind, vom Markenschutz ausgeschlossen sind; Lehre und Praxis zu Art. 2 Bst. a MSchG können im Zusammenhang mit Art. 6 quinquies Bst. B Ziff. 2 PVÜ da- her herangezogen werden (Urteil des BVGer B-3000/2015 vom 14. De- zember 2016 E. 2.2 AFFILIATED MANAGERS GROUP). Weil die Vorin- stanz Art. 2 Bst. a MSchG jedoch nicht erwähnt und die Verweigerung der Schutzausdehnung ursprünglich mit Art. 6 quinquies Bst. B Ziff. 3 PVÜ begrün- det, ist davon auszugehen, dass es sich bei der Erwähnung von Art. 6 quin- quies Bst. B Ziff. 2 PVÜ um ein Versehen der Vorinstanz handelt und die Verweigerung der Schutzausdehnung auch in der angefochtenen Verfü- gung auf Ziff. 3 basiert, zumal die Vorinstanz die fehlende Unterschei- dungskraft bzw. den Charakter als Gemeingut mit keinem Wort erwähnt.
B-1428/2016 Seite 9 3. 3.1 Herkunftsangaben sind nach der Legaldefinition von Art. 47 Abs. 1 MSchG direkte oder indirekte Hinweise auf die geografische Herkunft von Waren oder Dienstleistungen, einschliesslich Hinweisen auf die Beschaf- fenheit oder auf Eigenschaften, die mit der Herkunft zusammenhängen. 3.2 Als direkte Herkunftsangaben gelten neben den Namen von Städten, Ortschaften, Tälern, Regionen oder Ländern, die als mögliche Produktions- gebiete eine Herkunftserwartung auslösen können, auch Strassen, Ge- bäude oder Gebäudekomplexe, die vom Publikum einer bestimmten Stadt zugeordnet werden (BGE 128 III 454 E. 2.1 YUKON; EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/LUCAS David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter und Wettbewerbsrecht, Bd. III / 1, 2. Aufl., Basel 2009, N. 380). Indirekte Herkunftsangaben sind Begriffe, die eine Herkunftserwartung wecken ohne unmittelbar das mögliche Produktionsgebiet zu erwähnen (vgl. MAR- BACH, a.a.O., N. 382). Darunter fallen bildliche Darstellungen, die grund- sätzlich immer einen gedanklichen Aufwand erfordern, um als Hinweis auf einen geografischen Ort verstanden zu werden (SIMON HOLZER, in: Michael Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzge- setz [MSchG], Bern 2009, Art. 47 N. 6). 3.3 In konstanter Rechtsprechung stützt sich das Bundesgericht auf den widerlegungsfähigen Erfahrungssatz der Herkunftserwartung, wonach eine geografische Bezeichnung, wenn sie nach dem mutmasslichen Ver- ständnis der massgeblichen Verkehrskreise als Name eines Ortes oder ei- ner Gegend bekannt ist, nach der Lebenserfahrung im Regelfall als Hin- weis auf eine entsprechende Herkunft der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen verstanden wird (BGE 135 III 416 E. 2.2 CALVI [fig.]; Ur- teil des BGer 4A.508/2008 vom 10. März 2009 E. 4.2 AFRI-COLA). Die Zweckbestimmung von Art. 47 ff. MSchG liegt darin, Fehlzurechnungen zu vermeiden und die Abnehmer vor enttäuschten Erwartungen über die geo- grafische Herkunft zu bewahren (BGE 132 III 770 E. 3.1 COLORADO [fig.]). Geografische Herkunftsangaben unterstehen aus diesem Grund dem Wahrheitsgebot (vgl. BGE 132 III 770 E. 3.3 COLORADO [fig.]). 3.4 Nicht als Herkunftsangaben gelten geografische Namen und Zeichen, die von den massgebenden Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf eine be- stimmte Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden werden (Art. 47 Abs. 2 MSchG). Der Einfluss der einzelnen, geografischen und nichtgeografischen Bestandteile eines Zeichens auf den Gesamteindruck
B-1428/2016 Seite 10 ist im Einzelfall zu würdigen (BGE 132 III 770 E. 2.1 COLORADO [fig.]; Urteil des BGer 4A.3/2006 vom 18. Mai 2006 Fischmanufaktur Deutsche See [fig.] E. 2.6; HOLZER, a.a.O., Art. 47 N. 15). Zu berücksichtigen sind die Bekanntheit der geografischen Bezeichnungen, das Vorliegen von Bezie- hungen zwischen der Herkunft und den in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen und allfällige weitere Umstände, welche die Wahrschein- lichkeit der Bezugnahme erhöhen oder verringern (vgl. Urteil des BVGer B-5658/2011 vom 9. Mai 2012 E. 3.9 FRANKONIA [fig.] m.w.H.; CHRISTOPH WILLI, MSchG, Kommentar, Zürich 2002, Art. 2 N. 73). Nament- lich erklärte das Bundesgericht in BGE 128 III 454 E. 2.1.1 ff. YUKON den Erfahrungssatz der Herkunftserwartung ausnahmsweise für unbeachtlich, falls alternativ (i) der Ort, auf den das Zeichen hinweist, den hiesigen Ab- nehmerkreisen unbekannt ist, (2) das Zeichen wegen seines Symbolge- halts als Fantasiezeichen aufgefasst wird, (3) der bezeichnete Ort sich nicht als Produktions-, Farbrikations- oder Handelsort eignet oder (4) das Zeichen eine Typenbezeichnung darstellt, (5) sich für ein Unternehmen im Verkehr durchgesetzt hat oder (6) zu einer Gattungsbezeichnung gewor- den ist (vgl. BGE 135 III 416 E. 2.6.1 ff. CALVI [fig.]; Urteil des BGer 4A_357/2015 vom 4. Dezember 2015 E. 4.4 INDIAN MOTORCYCLE; Ur- teil des BVGer B-6503/2014 vom 3. Juli 2015 E. 3.5 LUXOR). Mit dem Entscheid 4A_357/2015 vom 4. Dezember 2015 INDIAN MOTOR- CYCLE konkretisiert das Bundesgericht das Kriterium (v) und schafft damit eine eigentliche Ausnahme für Sportverbände, indem es Folgendes fest- hält: "En relation avec des produits, le nom d'organisations sportives (par exemple: ‘SWISS HOCKEY PRO ABC’) ou le renvoi à un événement sportif ou culturel (par exemple: ‘GENEVE HANDBALL 2016’ [fig.]) ne sont en gé- néral pas considérés comme des indications de provenance, mais, dans l'esprit du public, ils sont en principe associés à une entreprise [...]. Les consommateurs sont en effet habitués à percevoir les produits en question (par exemple des vêtements, des véhicules,...) comme des supports sur lesquels sont apposés les références à ces organisations/événements" (E. 4.4). 3.5 Nach Art. 2 Bst. c MSchG sind irreführende Zeichen vom Marken- schutz absolut ausgeschlossen und nicht eintragungsfähig (Art. 30 Abs. 2 Bst. c MSchG). Ein Zeichen ist unter anderem dann irreführend, wenn es eine geografische Angabe enthält oder gar ausschliesslich aus einer geo- grafischen Bezeichnung besteht, die objektiv geeignet ist, die Markenad- ressaten zur Annahme einer Warenherkunft zu verleiten, die in Wirklichkeit nicht zutrifft (BGE 132 III 772 E. 2.1 COLORADO [fig.]; 128 III 454 E. 2.2
B-1428/2016 Seite 11 YUKON; Urteil des BGer 4A_6/2013 vom 16. April 2013 E. 2.3 WILSON; Urteil des BVGer B-6503/2014 vom 3. Juli 2015 E. 3.1 LUXOR). 3.6 Nach Art. 2 Bst. a MSchG sind im Gemeingut stehende Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, es sei denn, dass sie sich im Verkehr für die Waren und Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie bean- sprucht werden. Zum Gemeingut zählen Zeichen, die sich nicht zur Identi- fikation von Waren oder Dienstleistungen eignen und vom Publikum nicht als Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft verstanden werden (Urteil des BVGer B-2217/2014 vom 3. November 2016 E. 2.1 BOND ST. 22 LONDON [fig.] m.w.H.). Nach Lehre und Rechtsprechung fallen un- ter anderem geografische Herkunftsangaben unter diesen Sammelbegriff (BGE 128 III 454 E. 2.1 YUKON; DAVID ASCHMANN, in: Michael Noth/ Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 2 Bst. a N. 115 ff.). 3.7 Es gilt, die Marke aus der Sicht der massgeblichen Verkehrskreise zu beurteilen, dies aber nicht im Sinne einer vorausgesetzten Selbstverant- wortung der Marktbeteiligten, sondern durch eine angemessene Abwä- gung zur Verhinderung jeder nennenswerten Irreführungsgefahr im Einzel- fall (Urteil des BVGer B-6503/2014 vom 3. Juli 2015 E. 3.7 LUXOR m.w.H.). Die Beurteilung der Marke ist darum eher nach der Wahrnehmung der schwächsten und irreführungsanfälligsten repräsentativen Gruppe von Verkehrsteilnehmern zu richten, die besser geschulten Kreise sind dabei aber nicht aus den Augen zu verlieren (Urteil des BVGer B-5451/2013 vom 4. Juni 2014 E. 4.2 FIRENZA; B-6222/2009 vom 30. November 2010 E. 3 LOUIS BOSTON). 4. Vorliegend sind in einem ersten Schritt die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen. Der Beschwerdeführer beansprucht Schutz für äusserst heterogene Waren verschiedenster Klassen, beispielsweise Parfümeriewaren, Pflaster und Verbandsmaterial, Rasierapparate, DVDs, Beleuchtungsgeräte, Fahr- zeuge, Schmuckwaren, Druckereierzeugnisse, Reise- und Handkoffer, Mö- bel, Glaswaren, Textilwaren, Bekleidungsstücke, künstliche Blumen, Tep- piche, Spiele, Fleisch, Kaffee, frisches Obst und Gemüse, Biere, alkoholi- sche Getränke und Tabak. Die beanspruchten Waren enthalten demnach auch Produkte, die von Durchschnittskonsumenten ohne grössere Auf- merksamkeit gekauft werden. Von der Vorinstanz wird daher zutreffend
B-1428/2016 Seite 12 ausgeführt und vom Beschwerdeführer nicht bestritten ist, dass die Abneh- mer der strittigen Waren Durchschnittskonsumenten und Zwischenhändler sowie Fachleute verschiedenster Bereiche sind. 5. Weil es offensichtlich und zwischen den Parteien unbestritten ist, dass der in der Marke verwendete Terminus „Deutscher“ als geografische Bezeich- nung erkennbar und das Zeichen daher grundsätzlich als Herkunftsangabe im Sinn von Art. 47 MSchG zu qualifizieren ist, kann sogleich geprüft wer- den, ob die für Sportverbände geltende Ausnahme greift und aus Sicht der massgeblichen Verkehrskreise eine Herkunftserwartung auszuschliessen ist (vgl. E. 3.4). 5.1 Die Vorinstanz führt aus, dass geografische Namen und Zeichen, die klar auf einen Sportverband hinwiesen, in der Regel für Waren nicht als Herkunftsangaben aufgefasst würden. Weil vorliegend das Zeichen neben dem verbalen Element „DEUTSCHER“ aber auch die grafische Darstellung eines mit dem deutschen Bundesadler verwechselbaren Adlers enthalte, sei das Zeichen per se eine indirekte Herkunftsangabe bezüglich Deutsch- land und falle damit nicht unter die Sportverband-Ausnahme im Sinne ei- nes betrieblichen Herkunftshinweises. 5.2 Wie bereits in E. 3.4 dargelegt wird, ist im Zusammenhang mit her- kunftsbezogenen Erwartungen relevant, wie eine Marke im Gesamtein- druck wirkt bzw. auf welche Weise die geografischen und nicht geografi- schen Elemente einer Marke zusammenwirken. Aus diesem Grund drängt es sich entgegen der Ansicht der Vorinstanz nicht auf, das Bildelement ei- ner Marke isoliert zu betrachten und diesem a priori ein derart starkes Ge- wicht einzuräumen, dass das Zeichen per se nicht unter die Ausnahme für Sportverbände fallen kann, sobald neben dem verbalen Herkunftshinweis auch mit dem Bildelement des betreffenden Zeichens eine Herkunftsan- gabe verbunden ist. Gerade auch im Zusammenhang mit heraldischen Mo- tiven, worunter der Adler in der Marke „DEUTSCHER FUSSBALL-BUND (fig.)“ fällt, betont das Bundesgericht, dass der Gesamteindruck massge- blich sei (Urteil des BGer 4A_101/2007 vom 28. August 2007 E. 4.2 [Dop- peladlerwappen fig.]). Auch der Entscheid des Bundesgerichts 4A_357/2015 vom 4. Dezember 2015 INDIAN MOTORCYCLE bietet für die gegenteilige Auffassung der Vorinstanz keine Grundlage. Vielmehr zeigt auch dieser Entscheid auf, dass für die Beurteilung, ob eine Aus- nahme zutrifft, auf den Gesamteindruck abzustellen ist.
B-1428/2016 Seite 13 Selbst wenn der im Zeichen verwendete Adler dem Bundesadler ähnlich sähe und mit diesem verwechselt werden könnte, ist das verbale Element „FUSSBALL-BUND“ insofern prägend, als dass die massgeblichen Ver- kehrskreise trotz des Wortelements „DEUTSCHER“ und des heraldischen Motivs des Adlers im Zeichen „DEUTSCHER FUSSBALL-BUND (fig.)“ im Gesamteindruck das Logo eines Sportverbandes erkennen und das Zei- chen weder auf das Wortelement „DEUTSCHER“ noch auf das Bildelement des Adlers reduzieren. Sowohl der Terminus „Deutscher“ als auch das he- raldische Motiv des Adlers ist im Gesamtlogo so integriert, dass damit eine namensmässige Identifikation im Vordergrund steht. Die grosse Bekannt- heit der deutschen Fussballnationalmannschaft trägt ebenfalls dazu bei, dass mit dem Zeichen keine Fehlzurechnung einhergeht und es im Ge- samteindruck nicht mit einer Herkunftserwartung verknüpft wird, sondern als Logo eines Sportverbandes aufgefasst wird, unabhängig davon, ob der im Zeichen verwendete Adler für sich genommen mit dem Bundesadler verwechselbar ist oder nicht. Die massgeblichen Verkehrskreise überlegen sich allenfalls in einem zwei- ten Gedankengang, woher die in Frage stehenden Waren stammen, wer- den aber nicht erwarten, dass diese in Deutschland produziert worden sind, da für sie das Zeichen die Zusammengehörigkeit mit einem Team bzw. die Zugehörigkeit zum Deutschen Fussball-Bund symbolisiert und nicht ein Herkunftshinweis darstellt. Es besteht also keine Erwartung über die geo- grafische Herkunft der Waren, die enttäuscht werden könnte. Auch die Vorinstanz legt in ihrem Schreiben vom 30. Januar 2017 im Zu- sammenhang mit ihrer Anpassung der Praxis im Bereich der Verwechsel- barkeit von staatsvertraglich geschützten Bezeichnungen dar, die Marke „DEUTSCHER FUSSBALL-BUND (fig.)“ sei grundsätzlich von der Aus- nahme für Sportverbände erfasst und auf die Geltendmachung der Rechts- widrigkeit werde daher insoweit verzichtet. Die neue Praxis der Vorinstanz, aufgrund derer sie das vorliegende Zeichen grundsätzlich als nicht rechts- widrig taxiert hat, knüpft unter anderem an die Bedingung an, ein Zeichen dürfe im Gesamteindruck keine falschen Erwartungen in Bezug auf die ge- ografische Herkunft wecken. Damit ist erstellt, dass die Marke „DEUT- SCHER FUSSBALL-BUND (fig.)“ auch gemäss Auffassung der Vorinstanz im Gesamteindruck keine falschen herkunftsbezogenen Erwartungen weckt, sondern als Logo eines Sportverbandes identifiziert wird. 5.3 Zusammenfassend ist im Rahmen der Anwendung der Ausnahme für Sportverbände der Gesamteindruck des Zeichens massgeblich und das
B-1428/2016 Seite 14 Bildelement nicht isoliert zu betrachten. Die Marke „DEUTSCHER FUSS- BALL-BUND (fig.)“ weckt keine Herkunftserwartung, sondern wird von den massgeblichen Verkehrskreisen als Logo des Sportverbandes erkannt, un- abhängig davon, ob der Adler im strittigen Zeichen tatsächlich mit dem Bundesadler verwechselbar ist oder nicht. Damit verleitet das Zeichen nicht zur Annahme einer Warenherkunft, die in Wirklichkeit nicht zutrifft, sondern es dient der namensmässigen Identifikation und es besteht daher keine Gefahr der Irreführung gemäss Art. 2 Bst. c MSchG, gleich wie das Zeichen auch nicht zum Gemeingut gemäss Art. 2 Bst. a MSchG zu zählen ist. 6. Die Vorinstanz vertritt mit Blick auf den Staatsvertrag ferner die Ansicht, die Ausnahme für Sportverbände treffe nicht auf Produkte zu, für welche die mit der Marke verbundene Herkunftsangabe einen besonderen Ruf ge- niesse, wie vorliegend z.B. Autos in Klasse 12, Bier in Klasse 32 sowie Wein und Spirituosen in Klasse 33. Aus diesem Grund seien diese Waren unter dem Aspekt der Rechtswidrigkeit gemäss Art. 2 Bst. d MSchG auf solche deutscher Herkunft einzuschränken. Die Prüfung, ob Deutschland einen besonderen Ruf für die genannten und andere Waren hat, lässt die Vorinstanz mit dem Hinweis auf den im Zeichen verwendeten Adler als indirekte Herkunftsangabe offen. Sie verweist je- doch auf ihre im Newsletter 2017/01 publizierte „Praxisänderung des IGE: Verwechselbarkeit von staatsvertraglich geschützten Bezeichnungen in abgewandelter Form“, in welcher der erwähnte Vorbehalt eines besonde- ren Rufs angeführt wird. Der Wortlaut der Praxisänderung ist wie folgt: „Neu können Zeichen, die geschützte Bezeichnungen enthalten, ohne Einschrän- kung der Warenliste zum Markenschutz zugelassen werden, sofern die nachfol- genden Bedingungen kumulativ erfüllt sind: – Die geschützte Bezeichnung liegt in einer abweichenden Form im Sinne von Art. 4 Abs. 2 [des Staatsvertrags] vor. – Es besteht keine Verwechslungsgefahr mit der geschützten Be- zeichnung, da das hinterlegte Zeichen im Gesamteindruck bei den relevanten schweizerischen Abnehmern keine Irreführungsgefahr in Bezug auf die geografische Herkunft weckt. Im Rahmen dieser Prüfung werden neu folgende Ausnahmen gemäss Richtlinien (also gegebenenfalls unter Vorbehalt eines besonderen Rufs) be- rücksichtigt: Angaben mit doppelter Bedeutung, Typenbezeichnun- gen, Namen von ethnischen Gruppen, betriebliche Herkunft, Ver- kaufsort, Titel von Medien und Verlagserzeugnissen und Inhalts- angaben, geografische Hinweise in der Gastronomie, Namen von Luftfahrtgesellschaften, Namen von Sportorganisationen, Namen
B-1428/2016 Seite 15 von kulturellen und sportlichen Anlässen, geografische Hinweise bei Tabakwaren sowie Reisedienstleistungen. – Das Zeichen ist im Ursprungsland ohne Einschränkung der Waren- liste eingetragen.“ 6.1 6.1.1 Gemäss Art. 2 Abs. d MSchG ist eine Marke absolut schutzunfähig, wenn sie gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes Recht verstösst, wobei Zeichen, deren Markeneintragung durch Staatsver- tragsrecht oder durch Bundesrecht untersagt ist, im Sinne von Art. 2 Bst. d MSchG rechtswidrig sind (Urteil des BGer 4A_674/2010 vom 6. April 2011 E. 2 ZACAPA). 6.1.2 Der zwischen der Schweiz und Deutschland geschlossene Staats- vertrag (vgl. E. C) reiht sich in eine Folge ähnlich lautender bilateraler Staatsverträge zum Schutz von Herkunftsangaben ein, welche die Schweiz unter anderem auch noch mit Spanien (SR 0.232.111.193.32) und Frank- reich (SR 0.232.111.193.49) schloss. Nach der Präambel des Staatsvertrags besteht dessen Zweck darin, die Herkunftsangaben einschliesslich Ursprungsbezeichnungen und anderen geografischen Bezeichnungen bzw. die entsprechenden Naturerzeugnisse und Erzeugnisse der gewerblichen Wirtschaft des einen Landes im ande- ren Land wirksam gegen unlauteren Wettbewerb zu schützen. Die Schweiz hat sich zu diesem Zweck verpflichtet, die Benutzung von Marken, die nach dem Staatsvertrag unmittelbar oder mittelbar falsche oder irreführende An- gaben über Herkunft, Ursprung, Natur, Sorte oder wesentliche Eigenschaf- ten der Erzeugnisse oder Waren, für die sie benutzt werden, enthalten, durch alle gerichtlichen oder behördlichen Massnahmen zu unterdrücken, die nach der massgeblichen Gesetzgebung in Betracht kommen (Art. 4 Abs. 1 und Art. 5 Abs. 1 des Staatsvertrags). In Art. 2 Abs. 1 des Staatsvertrags ist der „Grundsatz der Staatenreservie- rung“ niedergelegt. Danach sind der Name „Bundesrepublik Deutschland“, die Bezeichnung „Deutschland“ und die Namen deutscher Länder sowie die im Anhang aufgeführten Bezeichnungen im Gebiet der Eidgenossen- schaft ausschliesslich deutschen Erzeugnissen oder Waren vorbehalten. Der Vertrag schützt die erfassten Herkunftsangaben durch den Grundsatz der Staatenreservierung unmittelbar und ist somit direkt anwendbar
B-1428/2016 Seite 16 (vgl. Urteil des BVGer B-1295/2015 vom 22. August 2016 E. 2.4 IBERO- GAST m.w.H.; HOLZER, a.a.O., Vorbem. Art. 47-51 N. 46; HERMANN-JOSEF OMSELS, Geografische Herkunftsangaben, München 2007, N. 881). Nach Art. 2 Abs. 1 des Staatsvertrags gilt zudem der „Grundsatz der Schutzrechtsübernahme“: Geschützte deutsche Bezeichnungen dürfen in der Schweiz nur unter denselben Voraussetzungen benutzt werden, wie sie in der Gesetzgebung der Bundesrepublik Deutschland vorgesehen sind. Diese Verweisung auf das Recht im Herkunftsland macht eine Aus- nahme vom Territorialitätsprinzip, das immaterialgüterrechtlichen Schutz- anforderungen gewöhnlich zugrunde liegt (vgl. Urteil des BVGer B-1295/2015 vom 22. August 2016 E. 2.5 IBEROGAST m.w.H.). Der Staatsvertrag kann dennoch über den Schutz im Herkunftsland hinausge- hen: Der Grundsatz der Schutzrechtsübernahme kann neben dem Grund- satz der Staatenreservierung widerspruchsfrei nur gelten, wenn das Recht im Herkunftsland strenger ist als die Staatenreservierung oder ausnahms- weise eine ganz bestimmte Gebrauchsform explizit erlaubt. Fehlt jedoch das Gebrauchsverbot im innerstaatlichen Recht des Herkunftslands, ob- wohl die Bezeichnung vom Staatsvertrag geschützt wird, kann der Grund- satz der Schutzrechtsübernahme dem Grundsatz der Staatenreservierung im anderen Vertragsstaat nicht vorgehen, da die Staatenreservierung sonst gar nie zur Anwendung gelangte. Es ist also nicht das mildere Recht des Herkunftslands anzuwenden (vgl. Urteil des BVGer B-1295/2015 vom 22. August 2016 E. 2.5 IBEROGAST m.w.H.). Der Staatsvertrag definiert zwei Schutzniveaus für bestimmte, in den An- hängen zum Staatsvertrag namentlich aufgelistete Bezeichnungen. Ein „absoluter“ Schutz, unabhängig von den Waren und Dienstleistungen, für die eine Bezeichnung verwendet wird, gilt nach Art. 2 Abs. 1 des Staats- vertrags für den Namen "Bundesrepublik Deutschland“, die Bezeichnung „Deutschland“ und für die Namen deutscher Länder. Die übrigen aufgelis- teten Bezeichnungen sind, unter Vorbehalt gewisser Ausnahmen, nur „re- lativ“ im Zusammenhang mit entsprechenden Waren geschützt (vgl. Urteil des BVGer B-30/2009 vom 8. April 2010 E. 3.1 ALVARO NAVARRO; Bot- schaft des Bundesrates betreffend den zwischen der Schweizerischen Eid- genossenschaft und der Bundesrepublik Deutschland abgeschlossenen Vertrag über den Schutz von Herkunftsangaben und anderen geografi- schen Bezeichnungen [nachfolgend: Botschaft Staatsvertrag], BBl 1968 I 213 ff., 218 ff.).
B-1428/2016 Seite 17 Der Staatsvertrag gewährt auch dann Schutz, wenn die geschützten Her- kunftsbezeichnungen in Übersetzung oder in adjektivischer Form verwen- det werden (Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 4 Abs. 2 des Staatsvertrags; Urteil des BGer 4A.14/2006 vom 7. Dezember 2006 E. 3.3 Champ; Botschaft Staats- vertrag, BBl 1968 I 213 ff., 225). Zugleich verbietet Art. 4 Abs. 2 des Staats- vertrags auch den Gebrauch von Bezeichnungen, die mit den genannten Herkunftsangaben verwechselbar sind (vgl. Urteil des BVGer B-1295/2015 vom 22. August 2016 E. 2.7.1 IBEROGAST m.w.H.). Der Schutz gemäss Art. 2 Abs. 1 bzw. Art. 4 Abs. 2 des Staatsvertrags wird insofern durchbrochen, als Art. 2 Abs. 4 des Staatsvertrags die kennzei- chenmässige Benutzung des Namens und der Firma zulässt, wenn ein schutzwürdiges Interesse an dieser Benutzung besteht. Vorbehalten bleibt Art. 5 des Staatsvertrags, wonach der Gebrauch des mit einer geschützten Bezeichnung übereinstimmenden Kennzeichens stets unzulässig ist, wenn damit die Gefahr einer Irreführung einhergeht (Art. 4 Abs. 5 des Staatsver- trags; Botschaft Staatsvertrag, BBl 1968 I 213 ff., 227). 6.2 Der Newsletter der Vorinstanz betreffend „Praxisänderung des IGE: Verwechselbarkeit von staatsvertraglich geschützten Bezeichnungen in abgewandelter Form“ ist für das Bundesverwaltungsgericht nicht verbind- lich. Die Praxisänderung stellt höchstens eine Verwaltungsverordnung dar, mit welcher die Behörde ihre Praxis für sich selbst kodifiziert und kommu- niziert. Nach herrschender Ansicht sind Verwaltungsverordnungen keine Rechtsquellen des Verwaltungsrechts, da sie keine Rechtsnormen enthal- ten und insbesondere keine Pflichten oder Rechte der Privaten statuieren. Gerichte sind nicht an Verwaltungsverordnungen gebunden, berücksichti- gen sie bei der Entscheidfindung freilich insoweit, als sie eine dem Einzel- fall gerecht werdende Auslegung der massgebenden Bestimmung zulas- sen (vgl. zu allem ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allge- meines Verwaltungsrecht, 7. Aufl., Zürich/St. Gallen 2016, N. 81 ff. mit wei- teren Hinweisen; PIERRE TSCHANNEN/ULRICH ZIMMERLI/MARKUS MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Aufl., Bern 2014, § 41 N. 11 ff.). Wie aus E. 3.4 ersichtlich ist, stehen die Ausnahmen zum Erfahrungssatz der Herkunftserwartung nicht unter dem Vorbehalt, dass die mit der Marke verbundene Herkunftsangabe für die zu schützenden Waren keinen beson- deren Ruf geniesst (vgl. Urteil des BVGer B-2217/2014 vom 3. November 2016 E. 4.5.2 BOND ST. 22 LONDON [fig.]). Die Unterscheidung zwischen Herkunftsangaben mit bzw. ohne besonderen Ruf ist für den zweiten Titel des MSchG, worunter die Art. 47 ff. MSchG fallen, nicht entscheidend, da
B-1428/2016 Seite 18 beide Formen geografischer Herkunftsangaben gleichermassen geschützt werden (HOLZER, a.a.O., Art. 47 N. 9 ff., insbesondere N. 12). Der besondere Ruf ist nur insofern zu beachten, als die Beurteilung, ob eine Ausnahme vom Erfahrungssatz der Herkunftserwartung vorliegt, unter Berücksichtigung der konkreten Umstände zu erfolgen hat (vgl. E. 3.4). Hierfür ist auf das in E. 5 Gesagte zu verweisen und anzufügen, dass das Zeichen „DEUTSCHER FUSSBALL-BUND (fig.)“ auch im Zusammenhang mit zum Beispiel Autos, Bier, Wein und Spirituosen, also Waren, für die Deutschland unbestrittenermassen einen besonderen Ruf geniesst, als Logo des Sportverbandes erkannt wird bzw. der Erkennungscharakter des Zeichens unabhängig vom Ruf der Waren, für die es geschützt werden soll, vorhanden ist. Die massgeblichen Verkehrskreise werden das Zeichen „DEUTSCHER FUSSBALL-BUND (fig.)“ somit auch im Zusammenhang mit Waren, für die Deutschland einen besonderen Ruf geniesst (z. B. Au- tos, Bier, Wein und Spirituosen), nicht als Hinweis auf eine bestimmte Her- kunft verstehen (vgl. Art. 47 Abs. 2 MSchG). Die für die Marke „DEUT- SCHER FUSSBALL-BUND (fig.)“ geltende Ausnahme für Sportverbände (vgl. E. 5) ist nach dem Gesagten auch im Zusammenhang mit Waren an- wendbar, für die Deutschland einen besonderen Ruf geniesst, weshalb die Prüfung, welche Waren dies genau sind, vorliegend offen gelassen werden kann. 6.3 Offensichtlich und von den Parteien unbestritten ist ferner, dass der Terminus „Deutscher“ aufgrund des Staatsvertrags im Regelfall für deut- sche Produkte vorbehalten ist. Hinsichtlich der Anwendung der Ausnahmebestimmung von Art. 2 Abs. 4 des Staatsvertrags, wonach die kennzeichenmässige Benutzung des Na- mens und der Firma zulässig ist, wenn ein schutzwürdiges Interesse an dieser Benutzung besteht, ist ebenfalls unbestritten und von der Vorinstanz korrekt dargelegt, dass der Vereinsname „Deutscher Fussball-Bund“ im Rahmen der Auslegung von Art. 2 Abs. 4 des Staatsvertrags einem Perso- nennamen gleichgesetzt werden kann. Zudem verzichtet die Vorinstanz in ihrer Eingabe vom 30. Januar 2017 ausser betreffend Waren, für die Deutschland einen besonderen Ruf geniesst, auf die Geltendmachung der Rechtswidrigkeit infolge Verletzung des Staatsvertrags. Im Grundsatz an- erkennt die Vorinstanz damit implizit die in Art. 2 Abs. 4 genannte Voraus- setzung des schutzwürdigen Interesses des Beschwerdeführers, seinen Namen kennzeichenmässig zu gebrauchen bzw. macht das Fehlen eines
B-1428/2016 Seite 19 schutzwürdigen Interesses zumindest nicht mehr geltend. Dass im vorlie- genden Fall ein schutzwürdiges Interesse an der kennzeichenmässigen Benutzung des Namens besteht, ergibt sich insbesondere aus dem um- fangreichen Sortiment an Fanartikeln, das für Fussball-Nationalmann- schaften typisch ist und auf denen als Symbol der Zugehörigkeit das Logo des jeweiligen Verbandes bzw. der jeweiligen Nationalmannschaft abge- druckt ist. Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang auch das Inte- resse des Beschwerdeführers, weltweit unter einheitlichem Logo auftreten zu können. Es ist notorisch, dass der Verkauf von Merchandising-Artikeln bzw. die ökonomische Vermarktung einer Nationalmannschaft für den Fussball typisch ist und durch das entsprechende Logo kenntlich gemacht wird. Im besonderen Mass gilt dies für die deutsche Nationalmannschaft, die als Team als solches, in der Schweiz weiten – auch nicht an Fussball interessierten – Kreisen bekannt ist. Weil auch die Irreführungsgefahr des Zeichens „DEUTSCHER FUSS- BALL-BUND (fig.)“ für Waren, für die Deutschland einen besonderen Ruf geniesst, ausgeschlossen werden kann (vgl. E. 6.2), wird der Staatsver- trag, der falsche oder irreführende Angaben über die Herkunft verbietet, auch nicht hinsichtlich Waren, für die Deutschland einen besonderen Ruf geniesst, verletzt, zumal auch der Staatsvertrag selber keinen solchen Vor- behalt vorsieht. Im Übrigen sind damit mit Ausnahme des Vorbehalts für Waren mit einem besonderen Ruf, der vorliegend nicht zum Tragen kommt, die Voraussetzungen, welche die Vorinstanz in der „Praxisänderung des IGE: Verwechselbarkeit von staatsvertraglich geschützten Bezeichnungen in abgewandelter Form“ festhält, eingehalten. Namentlich liegt die ge- schützte Bezeichnung in einer abweichenden Form in Sinne von Art. 4 Abs. 2 des Staatsvertrags vor („Deutscher“), das Zeichen „DEUTSCHER FUSS- BALL-BUND (fig.)“ weckt im Gesamteindruck keine Irreführungsgefahr in Bezug auf die geografische Herkunft und die Marke ist in Deutschland ohne Einschränkung der Warenliste eingetragen (vgl. entsprechende Suchan- frage auf http://www.wipo.int/romarin, besucht am 6. Juli 2017). 6.4 Nach dem Gesagten ist die Eintragung der Marke „DEUTSCHER FUSSBALL-BUND (fig.)“ für Waren, für die Deutschland einen besonderen Ruf geniesst, nicht rechtswidrig. Daher muss in diesem Zusammenhang einem allfälligen Verstoss gegen die guten Sitten oder gegen die öffentliche Ordnung, womit die Schutzverweigerung einer internationalen Marke in- folge Rechtswidrigkeit überhaupt erst hätte begründet werden können (vgl. E. 2.3), nicht weiter nachgegangen werden.
B-1428/2016 Seite 20 7. Das Zeichen „DEUTSCHER FUSSBALL-BUND (fig.)“ ist für die bean- spruchten Waren weder irreführend noch rechtswidrig und gehört auch nicht dem Gemeingut an. Die Beschwerde ist demnach gutzuheissen und die Vorinstanz anzuweisen, der internationalen Registrierung Nr. 1‘197‘623 „DEUTSCHER FUSSBALL-BUND (fig.)“ für alle angemeldeten Waren in der Schweiz Schutz zu gewähren. 8. Das Bundesverwaltungsgericht auferlegt gemäss Art. 63 Abs. 1 VwVG die Verfahrenskosten in der Regel der unterliegenden Partei. Dem obsiegen- den Beschwerdeführer ist der geleistete Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 3‘000.– nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Entscheids daher zurückzuerstatten. Da aufgrund von Art. 63 Abs. 2 VwVG auch der unter- liegenden Vorinstanz keine Verfahrenskosten auferlegt werden, ist vorlie- gend – entgegen des Kosten- und Entschädigungsantrags des Beschwer- deführers, der sich auch auf die Auferlegung der Verfahrenskosten an die Vorinstanz beziehen könnte – auf die Erhebung von Verfahrenskosten zu verzichten. Überdies ist dem obsiegenden Beschwerdeführer eine angemessene Par- teientschädigung zuzusprechen. Fehlt wie vorliegend eine unterliegende Gegenpartei, ist die Parteientschädigung derjenigen Körperschaft oder au- tonomen Anstalt aufzuerlegen, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat (Art. 64 Abs. 2 VwVG). Nach Art. 1 des Bundesgesetzes über Statut und Aufgaben des eidgenössischen Instituts für geistiges Eigentum (IGEG; SR 172.010.31) handelt die Vorinstanz als autonome Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit. Sie ist in eigenem Namen mit dem Vollzug des Mar- kenschutzgesetzes, namentlich der Führung des Markenregisters beauf- tragt (Art. 2 Abs. 1 Bst. a und b IGEG). Gestützt darauf hat die Vorinstanz die angefochtene Verfügung in eigenem Namen und unter Erhebung der dafür vorgesehenen Gebühr erlassen. Ihr sind demnach die Parteikosten des Beschwerdeführers aufzuerlegen. Das Gericht setzt die Parteientschädigung auf Grund der Kostennote fest und berücksichtigt hierbei den notwendigen Zeitaufwand des Vertreters (Art. 10 Abs. 1 und Art. 14 Abs. 2 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Der Beschwerdeführer hat mit der Beschwerde eine pauschale Kostennote im Umfang von Fr. 10‘216.80.– (inkl. MWST von Fr. 756.80) vorgelegt. Der Mehrwertsteuer unterliegen die im Inland
B-1428/2016 Seite 21 durch steuerpflichtige Personen gegen Entgelt erbrachten Leistungen. Als Ort der Dienstleistung gilt der Ort, an dem die Empfängerin der Dienstleis- tung den Sitz ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit hat (Art. 8 Abs. 1 des Mehr- wertsteuergesetzes vom 2. September 1999 [MWSTG; SR 641.20] i.V.m. Art. 18 Abs. 1 MWSTG). Der Beschwerdeführer hat seinen Sitz in Frank- furt, Deutschland. Eine Ausnahme im Sinne von Art. 8 Abs. 2 MWSTG liegt nicht vor. Der Beschwerdeführer ist für die Parteientschädigung nicht MWST-pflichtig, weshalb die Parteientschädigung exklusive MWST ge- schuldet ist. Es wurde ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt und eine mündliche Verhandlung fand statt. Unter Berücksichtigung der Ver- hältnismässigkeit (Art. 64 Abs. 1 VwVG) sowie der Tatsache, dass die ein- gereichte Kostennote nicht den Anforderungen einer detaillierten Aufstel- lung gemäss Art. 14 Abs. 1 VGKE genügt, erscheint der geltend gemachte Betrag hoch. Nach einer summarischen Beurteilung, insbesondere vor dem Hintergrund der teilweisen Wiederholungen der im ersten Schriften- wechsel gemachten Ausführungen im Rahmen der Verhandlung, dem Um- fang der Beschwerdeschrift (25 Seiten) und dem Vergleich mit ähnlich auf- wändigen Fällen, wird eine Parteientschädigung von Fr. 6‘000.– (exkl. MWST) als angemessen erachtet.
B-1428/2016 Seite 22 Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 1. Die Beschwerde wird gutgeheissen. Ziffer 1 der Verfügung der Vorinstanz vom 2. Februar 2016 wird aufgehoben und die Vorinstanz wird angewie- sen, der internationalen Marke IR Nr. 1‘197‘623 „DEUTSCHER FUSS- BALL-BUND (fig.)“ für alle angemeldeten Waren in der Schweiz definitiv Schutz zu gewähren. 2. Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. Der geleistete Kostenvor- schuss von Fr. 3‘000.– wird dem Beschwerdeführer nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückerstattet. 3. Dem Beschwerdeführer wird zu Lasten der Vorinstanz eine Parteientschä- digung von Fr. 6'000.– zugesprochen. 4. Dieses Urteil geht an: – den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungs- formular); – die Vorinstanz (Ref-Nr. 1 197 623; Gerichtsurkunde); – das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkun- de).
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
Francesco Brentani Diego Haunreiter
B-1428/2016 Seite 23
Rechtsmittelbelehrung: Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun- desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Be- weismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG).
Versand: 14. September 2017