B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Abteilung II B-1136/2023
Urteil vom 12. Juni 2024 Besetzung
Richterin Chiara Piras (Vorsitz), Richter Marc Steiner, Richter David Aschmann, Gerichtsschreiber Selim Haktanir.
Parteien
InTime Service GmbH, Am Kirchhorster See 1, DE-30916 Isternhagen, vertreten durch die Rechtsanwälte MLaw Fanny Rocchi und lic. iur. Claude Schluep, Schluep | Degen Rechtsanwälte, Falkenplatz 7, Postfach, 3001 Bern, Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern, Vorinstanz.
Gegenstand
Internationale Registrierung IR 1'539'009 inTime AGILE LOGISTICS (fig.).
B-1136/2023 Seite 2 Sachverhalt: A. Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der internationalen Registrierung (IR) Nr. 1'539'009 "inTime AGILE LOGISTICS (fig.)" mit Basiseintragung in Deutschland. Das beanspruchte Zeichen hat folgendes Erscheinungsbild:
Das Zeichen ist als Wort-/Bildmarke mit Farbanspruch "rouge, noir" hinter- legt. Es wird für folgende Dienstleistungen beansprucht: Klasse 35: Travaux de bureau logistiques; administration commerciale dans le domaine des transports et livraisons; services de conseillers en gestion d'af- faires dans le domaine des transports et livraisons; gestion commerciale dans le domaine du transport et de la livraison. Klasse 36: Services de dédouanement et d'assurance de transport. Klasse 38: Fourniture d'accès à des informations et données dans des bases de données et sur Internet dans le domaine des services de messagerie et express et de courrier, colis et lettres. Klasse 39: Transport, en particulier transport terrestre, maritime et aérien de documents, produits, marchandises et colis; conditionnement et stockage de produits, marchandises et colis; informations en matière de transport; courtage de fret; collecte de produits, marchandises, colis et courrier à des fins de trans- port; déchargement de fret; informations en matière d'entreposage; services de coursiers; services de conseillers en logistique dans le secteur des trans- ports; collecte et livraison de documents, produits et colis; suivi et localisation dans le secteur du transport; location d'entrepôts; organisation et manutention de retours (gestion de retours); manutention et exécution d'expéditions; ma- nutention et affranchissement de courrier; location de moyens de transport; services de conseillers en matière de transport. Klasse 42: Conception et développement de matériel informatique et logiciels. B. Am 2. Juli 2020 notifizierte die Organisation Mondiale de la Propriété Intel- lectuelle (OMPI) der Vorinstanz die von der Inhaberin beantragte Schutz- ausdehnung auf die Schweiz. Die oben abgebildete internationale Regist- rierung wird für die genannten Dienstleistungen beansprucht.
B-1136/2023 Seite 3 C. Die Vorinstanz erklärte mit Schreiben vom 4. Juni 2021, sie verweigere dem Zeichen vorläufig die Schutzausdehnung auf die Schweiz ("Notifica- tion de refus provisoire total [d'office]"). Das Zeichen sei in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen ein direkter Verweis auf deren Besonder- heiten, insbesondere auf die Art und Qualität. Die geringe grafische Gestal- tung des Zeichens sei nicht geeignet, den Gesamteindruck eines beschrei- benden Zeichens zu verändern. D. Mit Stellungnahme vom 3. November 2021 ersuchte die Beschwerdefüh- rerin die Vorinstanz, den schweizerischen Teil der strittigen IR-Marke in al- len Klassen vollständig im Register einzutragen. Es handle sich um eine Wort-/Bildmarke mit Farbanspruch und spezieller grafischer Gestaltung. Ob das Zeichen zum Gemeingut gehöre, sei nach dem Eindruck, den sie als Ganzes mache, zu beurteilen. Das Zeichen sei mehrdeutig und weise keinen auf Anhieb klar beschreibenden Charakter auf. E. Mit Schreiben vom 18. November 2022 hielt die Vorinstanz an der vollum- fänglichen vorläufigen Schutzverweigerung der internationalen Registrie- rung fest. Es handle sich um einen beschreibenden, qualitativ anpreisen- den Slogan und werde der internationalen Registrierung die Schutzauswei- tung für alle Dienstleistungen verweigert. In der Folge liess die Beschwerdeführerin die von der Vorinstanz gesetzte Frist zur Stellungnahme unbenutzt verstreichen. F. Mit Verfügung vom 30. Januar 2023 bestätigte die Vorinstanz ihre materi- elle Beurteilung und verweigerte der Marke den Schutz in der Schweiz für alle beanspruchten Dienstleistungen. G. Mit Eingabe vom 27. Februar 2023 erhob die Beschwerdeführerin dagegen Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt, die Verfü- gung der Vorinstanz sei aufzuheben und die Vorinstanz sei anzuweisen, die internationale Registrierung für alle beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 35, 36, 38, 39 und 42 in der Schweiz zum Schutz zuzulassen. Das Verfahren sei auf dem schriftlichen Weg zu erledigen. Alles unter Kos- ten- und Entschädigungsfolge.
B-1136/2023 Seite 4 H. Mit Vernehmlassung vom 17. April 2023 beantragt die Vorinstanz die kos- tenpflichtige Abweisung der Beschwerde. Bezüglich des Sachverhaltes und der materiellrechtlichen Begründung verweist sie auf ihre vorherigen Ausführungen und nimmt ergänzend Stellung. I. Die Parteien liessen sich in der Folge nicht mehr vernehmen. J. Auf die weiteren Vorbringen der Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, im Rahmen der folgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge- gen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31 und 33 Bst. e des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht [VGG, SR 173.32]). Als Verfügungsadressatin ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwal- tungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Die Beschwerde wurde frist- und formgerecht erhoben (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG) und der Kostenvorschuss fristgerecht geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die Be- schwerde ist somit einzutreten. 2. 2.1 Strittig ist vorliegend, ob die Vorinstanz zu Recht der internationalen Registrierung Nr. 1'539'009 für alle beanspruchten Dienstleistungen den Schutz in der Schweiz verweigert hat. 2.2 Die Beschwerdeführerin hat ihren Sitz in Deutschland. Zwischen Deutschland und der Schweiz gelten das Protokoll vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMP, SR 0.232.112.4) sowie die Pariser Übereinkunft vom 20. März 1883 zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ, SR 0.232.04).
B-1136/2023 Seite 5 Nach Art. 5 Abs. 1 MMP i.V.m. Art. 6 quinquies Bst. B Ziff. 2 PVÜ darf einer in- ternationalen Registrierung der Schutz verweigert werden, wenn ihr jegli- che Unterscheidungskraft fehlt oder sie "ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt ist, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, des Ur- sprungsortes der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen können, oder die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und stän- digen Verkehrsgepflogenheiten des Landes, in dem der Schutz bean- sprucht wird, üblich sind". Dieser zwischenstaatlichen Regelung entspricht Art. 2 Bst. a des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11), wonach Zei- chen, die Gemeingut sind, vom Markenschutz ausgeschlossen sind, sofern sie sich nicht für Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wer- den, im Verkehr durchgesetzt haben. Rechtsprechung und Lehre zu dieser Norm können somit herangezogen werden (Urteile des BGer 4A_330/2009 vom 3. September 2009 E. 2.3.1 "MAGNUM" [fig.]; 4A_492/2007 vom 14. Februar 2008 E. 2 "Gipfeltreffen"; Urteil des BVGer B-4493/2022 vom 26. Juli 2023 E. 3.2 "[Apfel] [fig.]"). 2.3 Als Gemeingut im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG gelten einerseits Zei- chen, die vom Publikum nicht als Hinweis auf eine bestimmte Betriebsher- kunft verstanden werden und denen damit die für eine Individualisierung der Ware oder Dienstleistung des Markeninhabers erforderliche Unter- scheidungskraft fehlt, sowie andererseits Zeichen, die aus anderen Grün- den für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind, wobei die beiden Fall- gruppen eine gewisse Schnittmenge aufweisen (BGE 148 III 257 E. 6.2.2 "Puma World Cup Qatar 2022 et al./Qatar 2022 [fig.] et al."; 143 III 127 E. 3.3.2 "[Rote Damenschuhsohle] [Position]"; 139 III 176 E. 2 "YOU"; MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: David/Frick [Hrsg.], Basler Kommentar zum Markenschutz- und Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, Art. 2 N 34 ff.). 2.4 Die Unterscheidungskraft fehlt Sachbezeichnungen und Zeichen, die beschreibend sind. Beschreibende Zeichen sind Angaben, die sich in ei- nem direkten Bezug zum gekennzeichneten Gegenstand erschöpfen, also von den massgeblichen Verkehrskreisen unmittelbar und ausschliesslich als Aussage über bestimmte Eigenschaften der zu kennzeichnenden Wa- ren oder Dienstleistungen verstanden werden. Als nicht schutzfähig fallen hierunter namentlich Zeichen, die geeignet sind im Verkehr als Hinweis über die Art, die Beschaffenheit, die Menge, die Bestimmung, den Wert oder sonstige Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen
B-1136/2023 Seite 6 aufgefasst zu werden. Der beschreibende Charakter solcher Hinweise muss vom angesprochenen Publikum ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasieaufwand unmittelbar erkennbar sein (BGE 148 III 257 E. 6.2.2 "Puma World Cup Qatar 2022 et al./Qatar 2022 [fig.] et al."; 131 III 495 E. 5 "Felsenkeller"; 128 III 447 E. 1.5 "Première"; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 2 N 84; EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbs- recht, Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, N 247 und 313 f.). Zum Gemeingut zählen ferner auch Zeichen, die sich in allgemeinen Qualitätshinweisen oder re- klamehaften Anpreisungen erschöpfen (BGE 129 III 225 E. 5.1 f. "Master- piece"; 128 III 447 E. 1.6 "Première"; Urteil des BGer 4A_178/2023 vom 8. August 2023 E. 3.2 "Truedepth"; BVGE 2013/41 E. 3.1 "Die Post"; Ur- teile des BVGer B-2773/2023 vom 16. Oktober 2023 E. 2.2 "StyleLine"; B-187/2018 vom 22. Juli 2019 E. 4.2 "Deluxe [fig.]"). Für die Unterscheidungskraft ist vom (1) begrifflichen Sinngehalt jedes Be- standteiles auszugehen, um zu ermitteln, inwieweit er den massgeblichen Verkehrskreisen unabhängig von den eingetragenen Waren und Dienst- leistungen geläufig ist. Anschliessend ist der (2) kontextuelle Sinngehalt aufgrund des Wissens, Verstehens und Erwartens der Verkehrskreise im eingetragenen Verwendungszusammenhang nach dem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Marke festzustellen (Urteile des BVGer B-5637/2023 vom 2. April 2024 E. 3.2 "Oxycare"; B-3651/2022 vom 11. Dezember 2023 E. 2.2 "CoolFlex"; B-3392/2023 vom 7. November 2023 E. 4.2 "World Economic Forum"). Bei Wortverbindungen oder aus mehreren Einzelwörtern zusammengesetzten Zeichen ist zunächst der Sinn der einzelnen Bestandteile zu ermitteln und dann zu prüfen, ob sich aus ihrer Verbindung im Gesamteindruck ein die Ware oder Dienstleistung beschreibender, unmittelbar verständlicher Sinn ergibt (Urteile des BVGer B-4839/2022 vom 5. Oktober 2023 E. 3.7 "FACE ID"; B-6390/2020 vom 4. Oktober 2022 E. 2.8 "AI Brain"; B-2791/2016 vom 16. April 2018 E. 3.2 "WingTsun", nicht publiziert in BVGE 2018 IV/3 "WingTsun"). 2.5 Eine allfällige Mehrfachbedeutung des Zeichens führt nicht zu dessen Schutzfähigkeit, sofern mindestens eine der Bedeutungen eine unmittel- bare Aussage über die betreffende Ware oder Dienstleistung darstellt. Liegt der beschreibende Sinn eines Zeichens offen auf der Hand, kann die Mög- lichkeit weiterer, weniger naheliegender Deutungen den Gemeingutcharak- ter nicht aufheben (BGE 116 II 609 E. 2a "Fioretto"; Urteil des BGer 4A_492/2007 vom 14. Februar 2008 E. 3.4 "Gipfeltreffen"; Urteile des BVGer B-4839/2022 vom 5. Oktober 2023 E. 3.5 "FACE ID"; B-6390/2020
B-1136/2023 Seite 7 vom 4. Oktober 2022 E. 2.9 "AI Brain"; B-1892/2020 vom 22. September 2020 E. 2.3 "NeoGear"). Bei Mehrdeutigkeit ist mit anderen Worten für die Unterscheidungskraft jene Bedeutung massgebend, die aus Sicht der re- levanten Verkehrskreise im Zusammenhang mit den beanspruchten Pro- dukten im Vordergrund steht (BGE 145 III 178 E. 2.3.1 f. "Apple"; Urteile des BGer 4A_178/2023 vom 8. August 2023 E. 3.2 und 6.2 "Truedepth"; 4A_500/2022 vom 28. März 2023 E. 3.2 und 6.2 "AI Brain"; 4A_158/2022 vom 8. September 2022 E. 2.2 "Butterfly"). 2.6 Soweit sich das Zeichen ohne Weiteres in zwei (oder mehr) verständ- liche Wortteile zerlegen lässt, stellt die Zerlegung an sich keinen speziellen Gedankenaufwand dar, welcher der Qualifikation als beschreibendes Zei- chen entgegenstehen würde (Urteile des BVGer B-2773/2023 vom 16. Ok- tober 2023 E. 2.2 "StyleLine"; B-4051/2018 vom 13. Januar 2020 E. 5.3 "Digiline"; B-5296/2012 vom 30. Oktober 2013 E. 4.3.1 "toppharm Apothe- ken [fig.]"). 2.7 Die Markenprüfung erfolgt in Bezug auf alle vier Landessprachen. Da- bei kommt jeder Sprache der gleiche Stellenwert zu. Ist die Marke aus Sicht der massgeblichen Verkehrskreise auch nur nach einer Landessprache schutzunfähig, so ist die Eintragung zu verweigern (BGE 148 III 257 E. 6.2.2 "Puma World Cup Qatar 2022 et al./Qatar 2022 [fig.] et al."; 145 III 178 E. 2.3.1 "Apple"; 131 III 495 E. 5 "Felsenkeller"; Urteil des BGer 4A_514/2023 vom 3. Januar 2024 E. 2.1 und 2.3.2 "Novafoil"). Englischsprachige Ausdrücke werden in die Beurteilung miteinbezogen, sofern sie für einen erheblichen Teil der massgeblichen Verkehrskreise ver- ständlich sind (BGE 148 III 257 E. 6.2.2 "Puma World Cup Qatar 2022 et al./Qatar 2022 [fig.] et al."; 145 III 178 E. 2.3.1 "Apple"; 129 III 225 E. 5.1 "Masterpiece"). Vom breiten Publikum ist die Kenntnis eines Grundwort- schatzes englischer Vokabeln zu erwarten (BGE 125 III 193 E. 1c "Budwei- ser"; Urteil des BVGer B-8058/2010 vom 27. Juli 2011 E. 3.2 "Ironwood"). Fachkreise verfügen in ihrem Fachgebiet oft über gute Englischkenntnisse (Urteil des BGer 4A_455/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 4.3 "AdRank"; Urteile des BVGer B-2773/2023 vom 16. Oktober 2023 E. 2.4 "StyleLine"; B-5789/2020 vom 22. Dezember 2021 E. 4.6 "Factfulness"). 2.8 Ob ein Zeichen zum Gemeingut gehört, beurteilt sich nach seinem Ge- samteindruck, der bei Wort-/Bildmarken aus der Kombination der Wort- und Bildbestandteile resultiert. Einer im Gemeingut stehenden Bezeich- nung kann durch eine besondere grafische Gestaltung, welche dem
B-1136/2023 Seite 8 Gesamtzeichen eine originelle, typische Ausgestaltung verleiht, zur Schutzfähigkeit als Wort-/Bildmarke verholfen werden (Urteile des BVGer B-2578/2019 vom 16. März 2020 E. 3.5 "Eurojackpot [fig.]"; B-1294/2017 vom 21. August 2018 E. 7.4 "ONE&ONLY [fig.]"; B-2102/2016 vom 27. März 2018 E. 6.3 "NORMA [fig.]"). Ein vom Text unabhängiges Bildele- ment geht über blosses Beiwerk hinaus und kann zur Unterscheidungskraft der Marke führen, wenn es den Gesamteindruck und das Erinnerungsbild der Marke mitprägt und nicht seinerseits einen die Ware oder Dienstleis- tung beschreibenden Sinngehalt transportiert. Es braucht den Wortbe- standteil dabei nicht zu übertreffen oder zu dominieren (Urteil des BVGer B-2578/2019 vom 16. März 2020 E. 3.5 m.w.H. "Eurojackpot [fig.]"). Voraussetzung für die Eintragungsfähigkeit ist, dass die unterscheidungs- kräftigen grafischen Elemente den Gesamteindruck wesentlich beeinflus- sen. Je beschreibender die Wortelemente sind, desto höhere Anforderun- gen werden an die Unterscheidungskraft der Bildelemente gestellt (Urteile des BVGer B-103/2020 vom 10. Mai 2021 E. 5.1 "ECOSHELL [fig.]"; B-7663/2016 vom 21. Dezember 2017 E. 2.6 "Super Wochenende [fig.]"; B-1643/2007 vom 13. September 2007 E. 6 "basilea PHARMACEUTICA [fig.]"; vgl. auch Urteile des BGer 4A_109/2010 vom 27. Mai 2010 E. 2.4 "terroir [fig.]"; 4A_330/2009 vom 3. September 2009 E. 2.3.6 "MAGNUM [fig.]"). Übliche Schriftarten und Handschriften, eine unterschiedliche grafi- sche Ausgestaltung einzelner Buchstaben oder eine unterschiedliche Grösse von Wortelementen begründen jedoch keine Unterscheidungskraft (Urteil des BVGer B-1190/2013 vom 3. Dezember 2013 E. 3.6 "ERGO [fig.]"). Verleiht weder die Form des Schriftzuges noch der Farbanspruch dem zum Gemeingut gehörenden Wortzeichen Unterscheidungskraft, son- dern prägt stattdessen das gemeinfreie Wortelement den Gesamteindruck des Zeichens, ist der Markenschutz mangels Unterscheidungskraft zu ver- weigern (Urteil des BGer 4A_330/2009 vom 3. September 2009 E. 2.3.6 "MAGNUM [fig.]"; Urteil des BVGer B-1294/2017 vom 21. August 2018 E. 7.4 "ONE&ONLY [fig.]"). Eine banale grafische Darstellung lenkt den Fokus der Wahrnehmung wie- der auf den beschreibenden Sinngehalt des Wortzeichens (vgl. Urteil des BVGer B-103/2020 vom 10. Mai 2021 E. 5.4 "ECOSHELL [fig.]"). Dagegen können hinreichend fantasievolle Bildelemente in der Erinnerung der Ab- nehmerinnen und Abnehmer gut haften bleiben und das Zeichen in einem hinreichenden Ausmass prägen. Entsprechend leisten solche charakteris- tischen Bildelemente einen kompensierenden Beitrag zur Unterschei- dungskraft (BVGE 2023 IV/3 E. 4.11 "Stiftung Schweizerische Schule für
B-1136/2023 Seite 9 Blindenführhunde Allschwil [fig.]"). Entscheidend bleibt, ob das Zeichen auch im Gesamteindruck von gemeinfreien Elementen geprägt ist (vgl. STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 2 N 192). 2.9 Die massgeblichen Verkehrskreise des Zeichens sind vorab anhand der tatsächlichen Abnehmergruppen der Endabnehmerinnen und -abneh- mer, Fachkreise und des Zwischenhandels zu bestimmen, ohne die Ab- grenzung relevanter Sprach- und Fachkenntnisse vorwegzunehmen (vgl. Urteile des BGer 4A_65/2022 vom 6. Mai 2022 E. 4.3 "Factfulness"; 4A_6/2013 vom 16. April 2013 E. 3.2.1 und 3.3.3 "Wilson"; Urteile des BVGer B-2773/2023 vom 16. Oktober 2023 E. 3.1 "StyleLine"; B-1974/2022 vom 8. März 2023 E. 2.2 "[Apfel] [fig.], [Apfel] [fig.]/[fig.]"). 3. 3.1 Die Vorinstanz ist der Auffassung, das streitgegenständliche Zeichen werde von den massgebenden Verkehrskreisen im Sinne von "pünktliche, rechtzeitige agile Logistik" verstanden. Sie verneint eine allfällige Mehrdeu- tigkeit der Wortelemente. Abnehmerinnen und Abnehmer der vorliegend beanspruchten Dienstleistungen seien vorwiegend Fachkreise. Zumindest durch die Fachkreise werde "intime" als "in time" gelesen und die Abneh- merinnen und Abnehmer würden in "AGILE LOGISTICS" ein Logistikkon- zept und eine Sachbezeichnung erkennen. Mit Bezug auf die beanspruch- ten Dienstleistungen erschöpfe sich das Zeichen in der Kombination einer Qualitätsangabe und beschreibenden Elementen. Die grafische Ausgestal- tung sei insgesamt ungenügend, um dem Zeichen im Gesamteindruck zur Unterscheidungskraft zu verhelfen. 3.2 Gemäss der Beschwerdeführerin würden die drei Wortelemente Raum für unterschiedliche Interpretationen lassen. So könne das Zeichenelement "intime" auch als "intim", also "nahe und vertraut" verstanden werden und es liege auch eine Assoziation mit Uhren bzw. dem Uhrenhandel (Klasse 14) nahe. Auch hätte das Wort "agile" mehrere Bedeutungen und könne ebenso als "beweglich, wendig, eifrig" verstanden werden. Eine solche Mehrdeutigkeit eines Zeichens könne zur Schutzfähigkeit als Marke füh- ren. Die grafische Ausgestaltung sei durch das Zusammenspiel aus meh- reren grafischen Elementen ausreichend, um dem Zeichen im Gesamtein- druck eine ungewöhnliche und einprägsame Optik zu verleihen, was zur notwendigen originären Unterscheidungskraft führe. Schliesslich sei das Zeichen in anderen Ländern als Wort-/Bildmarke eingetragen worden.
B-1136/2023 Seite 10 4. Vorab sind mit Blick auf die Eintragungs- und Schutzfähigkeit der streitigen Marke die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen. Die beanspruch- ten Dienstleistungen der Klassen 35, 36, 38, 39 und 42 sind nach Ansicht der Vorinstanz alle im Bereich der Logistik anzusiedeln. Jedenfalls für die Dienstleistungen der Klasse 42 (Conception et développement de matériel informatique et logiciels) kann dieser Auffassung nicht ohne Weiteres zu- gestimmt werden. Beansprucht werden Dienstleistungen zwecks Designs und Entwicklung von Computerhardware und -software. Für alle übrigen Dienstleistungen der Klassen 35, 36, 38 und 39 kann als gemeinsamer Oberbegriff von Transport-, Post-, Logistik- und Zolldienstleistungen aus- gegangen werden. Festzustellen ist jedoch, dass sich sämtliche Dienstleis- tungen neben Endabnehmerinnen und -abnehmern primär an Fachkreise mit erhöhten Marktkenntnissen richten, wie namentlich Unternehmen aus der Transport-, Post-, Logistik- und Zollbranche und international han- delnde Unternehmen. Es handelt sich weiter um Dienstleistungen, die von den damit betrauten Fachpersonen zumindest mit leicht erhöhter Aufmerk- samkeit nachgefragt werden. 5. 5.1 In einem weiteren Schritt ist zu prüfen, ob dem strittigen Zeichen im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen die notwendige Unterscheidungskraft zukommt. 5.2 Für das erste Wortelement "inTime" ist davon auszugehen, dass die Abnehmerinnen und Abnehmer dieses in "in time" aufgliedern. Sowohl bei "in" als auch bei "time" handelt es sich um Wörter des englischen Grund- wortschatzes. Dass es sich um eine Zusammensetzung aus zwei Wörtern handelt, ergibt sich klar aus dem Umstand, dass das zweite Wort innerhalb der Wortkombination, nämlich "time", mit dem andersfarbigen Grossbuch- staben "T" beginnt. Dadurch wird der Bestandteil "Time" separat sowie ak- zentuiert wahrgenommen. Der Ausdruck "in time" wird als "early enough" definiert (Cambridge Dictionary, Eintrag zu: "in time", abrufbar unter https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/in-time, zuletzt abge- rufen am 29.05.2024). Dabei bedeutet das Adverb "in time" ins Deutsche übersetzt: "taktmässig", "im Laufe der Zeit", "rechtzeitig", "mit der Zeit" oder "fristgemäss" (dict.cc, Englisch-Deutsch Übersetzung für "in time", abrufbar unter https://www.dict.cc/?s="in+time", zuletzt abgerufen am 29.05.2024). Die Abnehmerinnen und Abnehmer könnten das Wortelement "in time" auch mit der "Just-in-time-Produktion" in Verbindung bringen,
B-1136/2023 Seite 11 welche eine zeitlich aufeinander abgestimmte, bedarfsorientierte Produk- tion mit einem logistikorientierten, dezentralen Organisations- und Steue- rungskonzept bezeichnet (vgl. Wikipedia, Eintrag zu: "Just-in-time-Produk- tion", abrufbar unter <https://de.wikipedia.org/wiki/Just-in-time-Produk- tion>, zuletzt abgerufen am 29.05.2024). Im Zusammenhang mit den beanspruchten Transport-, Post-, Logistik- und Zolldienstleistungen wird der Ausdruck "in time" von den englischkundigen Verkehrskreisen ohne Weiteres als "rechtzeitig", "fristgemäss" oder "zur rechten Zeit" verstanden. Der begriffliche Inhalt der Wortverbindung ist da- mit eindeutig erkennbar. Das Wortelement wird ohne Zuhilfenahme der Fantasie als eine unmittelbare Aussage über die Dienstleistungen verstan- den und bezeichnet diese näher im Sinne eines anpreisenden Qualitäts- hinweises. Entsprechende Dienstleistungen würden demnach pünktlich bzw. termingerecht geliefert. Die Möglichkeit weiterer, weniger naheliegen- der Bedeutungen heben den Gemeingutcharakter nicht auf (vgl. E. 2.5 hiervor). Durch die verwendete Binnenmajuskel "T" ist die Wahrscheinlich- keit zudem äusserst gering, dass die Abnehmerinnen und Abnehmer über- haupt auf andere Bedeutungen schliessen werden. Somit ist der Be- schwerdeführerin nicht zu folgen, dass das vorliegende Zeichen "inTime" einen möglichen weiteren Gehalt im Sinne von "intim", also "nahe und ver- traut" aufweise. Dafür besteht im Zusammenhang mit den konkret bean- spruchten Dienstleistungen kein Anhaltspunkt. Der behauptete mögliche Zusammenhang mit Uhren bzw. dem Uhrenhandel (Klasse 14) kann be- reits deshalb nicht einschlägig sein, da keine solchen Waren beansprucht sind. Letztlich bleibt einzig der anpreisend bzw. reklamehaft verstandene Sinngehalt von "inTime" als "in time" naheliegend. Es ist nicht ersichtlich, dass die angesprochenen Verkehrskreise für "inTime" im Zusammenhang mit den strittigen Dienstleistungen einen anderen Sinngehalt zumessen würden. 5.3 Aufgrund der Zeilendarstellung und der gleichen Farbe wird "AGILE LOGISTICS" als Einheit wahrgenommen. Die englischen Wortelemente werden von den angesprochenen Abnehmerinnen und Abnehmern auf- grund der Nähe zum deutschen Begriff "agile Logistik" problemlos verstan- den. Logistik bezeichnet die Organisation und Abwicklung der Versorgung als Ganzes oder zumindest eine mehrteilige und blossen Auftragstranspor- ten gegenüber mehrwertschaffende Dienstleistung, die blosse Lieferungen durch weitere Leistungen ergänzt und erweitert (Urteil des BVGer B-5902/2013 vom 8. April 2015 E. 4.2 m.w.H. "Wheels/Wheely"). Agile Me- thoden wurden ursprünglich in der Softwareentwicklung konzipiert und
B-1136/2023 Seite 12 zeichnen sich dadurch aus, schnell auf Veränderungen zu reagieren, itera- tive und inkrementelle Prozesse zu verwenden sowie selbstorganisierende Teams zu fördern (vgl. dazu Wikipedia, Eintrag zu: "Agile Softwareentwick- lung", abrufbar unter <https://de.wikipedia.org/wiki/Agile_Softwareentwick- lung>, zuletzt abgerufen am 29.05.2024). Als agile Logistik handelt es sich um eine Angabe, dass ein Unternehmen in der Lage ist, seine Lieferketten und Lagerhaltungsprozesse so zu gestalten, dass seine Logistik auf sich ändernde externe Anforderungen rasch und flexibel reagieren kann. Die Abnehmerinnen und Abnehmer erkennen Logistikdienstleistungen, die selbst bei unvorhersehbaren Herausforderungen wie z.B. der Covid-19- Pandemie lieferfähig bleiben (vgl. Universitätsspital Zürich, Sichere Versor- gung trotz Pandemie: Agile Logistik am USZ, abrufbar unter https://www.usz.ch/covid-19-logistik, zuletzt abgerufen am 29.05.2024) und sich durch eine ausgeprägte Anpassungs- und Widerstandsfähigkeit auszeichnen. Indem die Beschwerdeführerin geltend macht, dass "agile" mehrere Be- deutungen habe und ebenso gut als "beweglich, wendig, eifrig" verstanden werden könne, kann sie nichts zu ihren Gunsten ableiten (vgl. E. 2.5 hier- vor). Die Verkehrskreise verstehen mit "AGILE LOGISTICS" zwar nicht zwingend, wie von der Vorinstanz behauptet, ein bekanntes Logistikkon- zept, welches branchenweit eindeutig definiert wäre. So bezeichnet die von der Vorinstanz eingereichte englische Fundstelle (vgl. Vernehmlassung, Beilage 9) in ihrer deutschen Version "agile logistics" als schlanke Logistik (vgl. Schweizerische Post, Logistik 4.0 – schneller dank schlanker Logistik, abrufbar unter <https://www.post.ch/de/geschaeftsloesungen/crossdo- cking>, zuletzt abgerufen am 29.05.2024). Der Sinngehalt ist mit Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen jedoch klar ersichtlich. Selbst wenn den Abnehmerinnen und Abnehmern das Konzept einer "agilen Logistik" nicht konkret bekannt sein sollte, nehmen sie die beiden Wortelemente als anpreisende und beschreibende Sachbezeichnung wahr. 5.4 Die Verbindung der einzelnen Wortbestandteile "inTime" und "AGILE LOGISTICS" ergibt als Ganzes einen logischen Sinn. Für das gesamte Wortzeichen werden die Verkehrskreise die beanspruchten Transport-, Post-, Logistik- und Zolldienstleistungen der Klassen 35, 36, 38 und 39 mit einem zeitgerechten, flexiblen und schnellen Logistikangebot in Verbin- dung bringen. Damit handelt es sich bei der Wortfolge um einen direkten Hinweis zu den beanspruchten Dienstleistungen selbst.
B-1136/2023 Seite 13 Für die Dienstleistungen der Klasse 42 (Conception et développement de matériel informatique et logiciels) ist aus dem Registereintrag keine bran- chenmässige Einschränkung ersichtlich. Es dürfte indes marktüblich sein, dass für die Erbringung von Transport-, Post-, Logistik- und Zolldienstleis- tungen spezifische Computerhardware oder -software benötigt und entwi- ckelt werden (vgl. Vernehmlassung, Beilage 16). Bei Software stehen tech- nische und elektronische Aspekte im Vordergrund (Urteil des BVGer B-3248/2019 vom 19. November 2019 E. 6.1 "iTravel/itravel - for that mo- ment"). Im Bereich der Logistik ist die Verwendung von Software (und Hardware) naheliegend und der technische Bezug ist als eng anzusehen. Das Wortzeichen ist folglich zumindest als nähere Beschreibung für den Zweck und Inhalt der Dienstleistungen der Klasse 42 zu verstehen. Für die Bejahung des Gemeingutcharakters eines gesamten registrierten Oberbe- griffes genügt es, wenn sich das Zeichen auch nur für bestimmte der da- runterfallenden Waren oder Dienstleistungen als unzulässig erweist (Ur- teile des BGer 4A_178/2023 vom 8. August 2023 E. 6.5 "Truedepth"; 4A_618/2016 vom 20. Januar 2017 E. 4.3 "Car-net"). Nach dem Gesagten ist festzustellen, dass die Wortelemente in Alleinstel- lung nicht als unterscheidungskräftiges Kennzeichen wahrgenommen wer- den, sondern sich in einer unmittelbaren und ohne besondere Denkarbeit erkennbaren Aussage über Inhalt und Eigenschaften der Dienstleistungen erschöpfen. Die gesamte Wortfolge evoziert bei den Abnehmerinnen und Abnehmern keine Assoziationen, die über ein Qualitätsversprechen und eine Inhaltsangabe hinausgehen. Entsprechend werden sie eine anprei- sende sowie beschreibende Angabe der strittigen Dienstleistungen erken- nen. 5.5 Zu beobachten ist, dass die Grafik sich in einer ästhetischen Ausge- staltung des Schriftzuges mit den beiden Farben "rot, schwarz" beschränkt. Die drei Wortelemente "inTime AGILE LOGISTICS" werden zweifarbig und auf zwei Zeilen dargestellt. Die zweite Zeile figuriert leicht versetzt, so dass beide Zeilen rechtsbündig ausgerichtet sind. Auf der oberen Zeile hebt sich im Wort "inTime" die Binnenmajuskel "T" in roter Farbe hervor. Ebenso ist auf der unteren Zeile "AGILE LOGISTICS" in Rot grossgeschrieben, jedoch sind diese beiden Wörter in vergleichsweise kleinerer Schriftgrösse darge- stellt. Augenfällig ist der markante Buchstabe "T", dieser vermittelt indes durch seine Grossschreibung in Rot keine eigenständige Qualität in der Ausgestaltung. Dasselbe gilt für die rechtsbündige Anordnung der zweiten Zeile. Die serifenlose Schriftart und die fehlenden i-Punkte bei "inTime" sind schliesslich ungeeignet, dem Zeichen eine typografische Unter-
B-1136/2023 Seite 14 scheidungskraft zu verleihen. Es handelt sich um eine in Textverarbei- tungsprogrammen eher naheliegende Schrift- sowie Farbauswahl. Weder die Gestaltung der Wortelemente noch die gewählten Farbansprüche kön- nen als besonders einprägsam und originell bezeichnet werden. Die Wortfolge an sich ist nicht unterscheidungskräftig (vgl. E. 5.4 hiervor). Durch die grössere Darstellung fällt "inTime" stärker auf, was die reklame- hafte Anpreisung bzw. Qualitätsangabe bekräftigt. Die grafische Stilisie- rung mittels des Grossbuchstabens "T" führt nicht zu einer Unterschei- dungskraft, sondern verdeutlicht die sinngehaltlich festgestellte Wirkung von "inTime" als "in time" (vgl. E. 5.2 hiervor). Dem auch farbig hervorge- hobenen "T" kann im Gesamtbild eine gewisse visuelle Wirkung zwar nicht gänzlich abgesprochen werden. Jedoch fällt dieses einzige erwähnens- werte grafische Merkmal aufgrund der klar beschreibenden Wortelemente zu wenig ins Gewicht, um das Zeichen in einem überwiegenden Ausmass zu prägen (vgl. Urteil des BGer 4A_330/2009 vom 3. September 2009 E. 2.3.6 "MAGNUM [fig.]"; Urteile des BVGer B-103/2020 vom 10. Mai 2021 E. 5.4 "ECOSHELL [fig.]"; B-3259/2007 vom 30. September 2008 E. 13 "oerlikon [fig.]"). In der Kombination der simplen grafischen Gestaltungselemente wird die gemeinfreie Bedeutung nicht relativiert und es wird mit der grafischen Ge- staltung keine ausreichende Unterscheidungskraft geschaffen. Der Be- schwerdeführerin kann nicht gefolgt werden, wenn sie als Folge des Zu- sammenspieles und in der Addition der einzelnen grafischen Elemente eine besondere Anmutung des Zeichens erblickt. Entgegen ihrer Auffas- sung wird dadurch kein Herkunftshinweis geschaffen. Vielmehr sind die ge- wählten typografischen Gestaltungsmittel zu schwach und gewöhnlich, um in der Erinnerung der relevanten Verkehrskreise haften zu bleiben und de- ren Aufmerksamkeit vom unterscheidungsschwachen Wortelement wegzu- bewegen. Im Gesamteindruck bleibt die bloss beschreibende Bezeichnung bzw. reklamehafte Anpreisung des Zeichens, welches durch banale Ge- staltungszusätze nicht hinreichend individualisiert wird. Das, was das Wort- zeichen inhaltlich thematisiert und als anpreisendes Werbeversprechen suggeriert, wird durch die minimale grafische Ausgestaltung nicht kompen- siert. Vielmehr erschöpft sich die Grafik in naheliegenden Spielarten übli- cher Schriftgestaltungen (vgl. Urteil des BGer 4A_109/2010 vom 27. Mai 2010 E. 2.4 "terroir [fig.]"). Damit fehlt es dem Zeichen für die vorliegenden Dienstleistungen an der erforderlichen Unterscheidungskraft und es gehört zum Gemeingut. Aufgrund ihres Gemeingutcharakters ist das Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen (Art. 2 Bst. a MSchG).
B-1136/2023 Seite 15 6. Insofern die Beschwerdeführerin das streitgegenständliche Zeichen mit beispielhaft aufgeführten Drittzeichen vergleicht und damit implizit den Gleichbehandlungsgrundsatz nach Art. 8 Abs. 1 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101) gel- tend macht, so ist ihr zu entgegnen, dass hierfür auch vergleichbare Zei- chen vorliegen müssen. Die Marken müssen hinsichtlich Zeichenbildung und beanspruchter Waren bzw. Dienstleistungen vergleichbar sein, wobei bereits geringfügige Unterschiede ins Gewicht fallen können (Urteil des BGer 4A_261/2010 vom 5. Oktober 2010 E. 5.1 "V [fig.]"; BVGE 2016/21 E. 6.2 "Goldbären"; Urteil des BVGer B-2628/2022 vom 13. September 2023 E. 7.2 "Novafoil"). Abgesehen davon, dass die Waren bzw. Dienst- leistungen gleichartig sein müssten (vgl. dazu BVGE 2016/21 E. 6.4 m.w.H. "Goldbären"), sind die vorgebrachten Vergleichszeichen aufgrund der abweichenden Zeichenbildung und Unterschiede im Gesamteindruck mit dem vorliegenden Zeichen nicht direkt vergleichbar. Im von der Be- schwerdeführerin explizit angeführten Urteil wurde eine Unterscheidungs- kraft des Zeichens insbesondere aufgrund der Mehrfachkombination auf- fälliger Farben bejaht (Urteil des BVGer B-2102/2016 vom 27. März 2018 E. 6.4 "NORMA [fig.]"). Bedingung und ausschlaggebend war somit eine unübliche Farbordnung, die den Gesamteindruck derart beeinflusst, dass es dem Zeichen zur Unterscheidungskraft verhilft. Demgegenüber geht es vorliegend lediglich um die zwei (gewöhnlichen) Farbansprüche "rot, schwarz". Diese tragen, wie festgestellt, nicht dazu bei, dass das Zeichen einprägsam und eintragungsfähig wird. 7. Die Beschwerdeführerin macht schliesslich geltend, ihrer Marke sei im Ausland verschiedentlich Schutz gewährt worden. Ausländischen Eintra- gungsentscheiden kommt nach ständiger Rechtsprechung keine bindende Präjudizwirkung zu (vgl. dazu BGE 136 III 474 E. 6.3 "Madonna [fig.]"; 130 III 113 E. 3.2 "Montessori"; 129 III 225 E. 5.5 "Masterpiece"). Bloss in Grenzfällen sind sie unter Umständen als Indiz für die Eintragungsfähigkeit zu werten (Urteil des BGer 4A_261/2010 vom 5. Oktober 2010 E. 4.1 "V [fig.]"). Angesichts des klaren Gemeingutcharakters der strittigen Marke kommt dem Umstand, dass ihr in ausländischen Jurisdiktionen Schutz ge- währt worden sein mag, keine Indizwirkung für den Ausgang des schwei- zerischen Markeneintragungsverfahrens zu. Es handelt sich vorliegend nicht um einen Grenzfall, bei dem allenfalls der Blick in die ausländische Prüfungspraxis den Ausschlag für eine Schutzgewährung geben könnte. Entsprechend bleibt kein Raum für eine Eintragung im Zweifelsfall (vgl.
B-1136/2023 Seite 16 dazu Urteil des BGer 4A_178/2023 vom 8. August 2023 E. 7 m.w.H. "Truedepth"). 8. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Vorinstanz die Eintragung von "inTime AGILE LOGISTICS (fig.)" in Bezug auf Dienstleistungen der Klassen 35, 36, 38, 39 und 42 zu Recht verweigert hat. Die Beschwerde erweist sich damit als unbegründet und ist abzuweisen. 9. 9.1 Bei diesem Verfahrensausgang sind die Kosten der Beschwerdeführe- rin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4 bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Ent- schädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Streitigkeiten betreffend Markeneintragungen sind Vermögensinteres- sen betroffen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich in erster Linie nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich an den Erfahrungswerten der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeu- tenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen wird (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinenfuss [3D]"). Von diesem Erfahrungswert ist auch für das vorliegende Verfahren auszugehen. Die Kosten des vorliegenden Verfahrens sind mit Fr. 3'000.– zu beziffern und dem von der Beschwerdeführerin in gleicher Höhe geleis- tetem Kostenvorschuss zu entnehmen. 9.2 Eine Parteientschädigung ist weder der unterliegenden Beschwerde- führerin (Art. 64 Abs. 1 VwVG; Art. 7 Abs. 1 VGKE) noch der Vorinstanz als Bundesbehörde (Art. 7 Abs. 3 VGKE) zuzusprechen.
(Dispositiv nächste Seite)
B-1136/2023 Seite 17 Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 1. Die Beschwerde wird abgewiesen. 2. Die Verfahrenskosten von Fr. 3'000.– werden der Beschwerdeführerin auf- erlegt und dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss in gleicher Höhe ent- nommen. 3. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. 4. Dieses Urteil geht an die Beschwerdeführerin, die Vorinstanz und das Eid- genössische Justiz- und Polizeidepartement EJPD.
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber:
Chiara Piras Selim Haktanir
B-1136/2023 Seite 18 Rechtsmittelbelehrung: Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun- desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 BGG). Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 Abs. 1 BGG). Die Rechtsschrift hat die Begehren, deren Begrün- dung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die be- schwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG).
Versand: 18. Juni 2024
B-1136/2023 Seite 19 Zustellung erfolgt an: – die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde) – die Vorinstanz (Ref-Nr. 1539009; Gerichtsurkunde) – das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement EJPD (Gerichtsurkunde)