Bundespatentgericht Tribunal fédéral des brevets Tribunale federale dei brevetti Tribunal federal da patentas Federal Patent Court
S2023_004, S2023_005
Urteil vom 23. Januar 2024 Besetzung
Präsident Dr. iur. Mark Schweizer (Vorsitz), Richter Dr. sc. nat. ETH Tobias Bremi (Referent), Richterin lic. iur. Lara Dorigo, Erster Gerichtsschreiber MLaw Sven Bucher
Verfahrensbeteiligte
myStromer AG, Freiburgstrasse 798, 3173 Oberwangen b. Bern, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Rudolf A. Rentsch, und Rechtsanwalt Dr. sc. ETH, MLaw Raphael Zingg, beide IPri- me Legal AG, Hirschengraben 1, 8001 Zürich, patentanwalt- lich beraten durch Dipl. Ing. Thomas Kretschmer, IPrime Rentsch Kaelin AG, Hirschengraben 1, 8001 Zürich,
Klägerin
gegen
Revolt Zycling AG, Allmendstrasse 15, 8320 Fehraltorf, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Marco Handle und Rechtsanwalt lic. iur. Fabian Wigger, beide WEINMANN ZIMMERLI Rechtsanwälte AG, Apollostrasse 2, Postfach, 8032 Zürich, patentanwaltlich beraten durch Dr. Theodore Choi, Schaad, Balass, Menzl & Partner, Dufourstrasse 101, Postfach, 8034 Zürich,
Beklagte
Gegenstand
Gesuch um Erlass einer vorsorglichen Massnahme (super- provisorisch); Pedelec
S2023_004, S2023_005
Seite 2
Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung,
1.
Mit Eingabe vom 30. Juni 2023 (eingegangen am 4. Juli 2023) reichte die
Klägerin ein Gesuch um Erlass vorsorglicher (superprovisorischer) Mass-
nahmen ein und stellte folgende Rechtsbegehren (S2023_004):
«1) Es sei der Gesuchsgegnerin unter Androhung einer Ordnungsbusse von
CHF 1'000.- pro Tag der Nichterfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO,
mindestens aber CHF 5'000.- gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der
Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhand-
lungsfall, superprovisorisch zu verbieten, Elektrofahrräder in der Schweiz
und Liechtenstein herzustellen, herstellen zu lassen, anzubieten, in den
Verkehr zu bringen, zu verkaufen oder zu einem der genannten Zwecke
einzuführen oder auszuführen, sofern diese Elektrofahrräder folgende
Merkmale aufweisen:
[1] Der Fahrradrahmen weist für das Hinterrad (in Fahrtrichtung be-
trachtet) eine rechte und eine linke Hintergabel auf;
[2] Zwischen den beiden Hintergabeln ist eine Motornabe angeordnet,
durch welche eine längliche Steckachse führt;
[3] Die linke Hintergabel weist eine Bohrung für die Steckachse auf und
besitzt auf ihrer Innenseite, nahe der Bohrung, eine Ausnehmung
zur Positionierung der Motornabe;
[4] Die rechte Hintergabel besitzt im Achsenbereich einen Rahmensplit
zur Einführung eines Antriebsriemens sowie eine Fixierplatte zur
Verschraubung des Rahmensplits, wobei
aufweist, und
c. die Bohrung mit Innengewinde der Fixierplatte und dieses
Sackloch untereinander und auf das Durchgangsloch der lin-
ken Hintergabel axial ausgerichtet sind;
[5] Die Motornabe besitzt im Mittenbereich eine Hohlwelle;
[6] Das (in Fahrtrichtung betrachtet) linke Ende der Hohlwelle greift in
die Ausnehmung der linken Hintergabel ein und ist an dieser arre-
tierbar;
[7] Die Steckachse hat (in Fahrtrichtung betrachtet) ein linkes und ein
rechtes Ende, wobei das rechte Ende ein Aussengewinde aufweist;
S2023_004, S2023_005 Seite 3 [8] Die Steckachse ist durch die Bohrung der linken Hintergabel und durch die Hohlwelle der Motornabe hindurchgeführt; [9] Das Aussengewinde des rechten Endes der Steckachse greift in das Innengewinde der Fixierplatte der rechten Hintergabel ein und taucht (abhängig von der Einschraubtiefe) in deren Sackloch ein. 2) E s sei der Gesuchsgegnerin unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1’000.- pro Tag der Nichterfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5’000.- gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhand- lungsfall, superprovisorisch zu verbieten, Fahrradrahmen oder Elektrofahr- räder mit solchen Fahrradrahmen in der Schweiz herzustellen, herstellen zu lassen, anzubieten, in den Verkehr zu bringen, zu verkaufen oder zu einem der genannten Zwecke einzuführen oder auszuführen, sofern der Fahrradrahmen (unabhängig von dessen Farbgebung) den folgenden bei- den Abbildungen entspricht:
S2023_004, S2023_005 Seite 4 3) Eventualiter zu Rechtsbegehren 1) sei es der Gesuchsgegnerin unter An- drohung einer Ordnungsbusse von CHF 1’000.- pro Tag der Nichterfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5’000.- gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall, superprovisorisch zu verbieten, Elektrofahrräder in der Schweiz und Liechtenstein herzustellen, herstellen zu lassen, anzubieten, in den Verkehr zu bringen, zu verkaufen oder zu einem der genannten Zwecke einzuführen oder auszuführen, sofern diese Elektrofahrräder sämtliche Eigenschaften [1] bis [9] gemäss Rechtsbegeh- ren 1) sowie zusätzlich die folgenden Eigenschaften aufweisen: [10] Die Steckachse ist innen hohl; [11] Das linke Ende der Steckachse (in Fahrtrichtung betrachtet) weist einen Innensechskant auf. 4) Event ualiter zu Rechtsbegehren 2) sei es der Gesuchsgegnerin unter An- drohung einer Ordnungsbusse von CHF 1’000.- pro Tag der Nichterfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5’000.- gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall, superprovisorisch zu verbieten, Fahrradrahmen oder Elektrofahrräder mit solchen Fahrradrahmen in der Schweiz herzustellen, herstellen zu lassen, anzubieten, in den Verkehr zu bringen, zu verkaufen oder zu einem der genannten Zwecke einzuführen oder auszuführen, sofern der Fahrradrahmen die markenmässige Auf- schrift «OPIUM» trägt und (unabhängig von dessen Farbgebung) einer der der folgenden beiden Abbildungen entspricht:
S2023_004, S2023_005 Seite 5
Mit Verfügung vom 5. Juli 2023 wies der Präsident das Gesuch um su- perprovisorische Massnahmen ab und setzte der Beklagten eine Frist für die Massnahmeantwort. 3. Mit Eingabe vom 14. Juli 2023 reichte die Klägerin ein weiteres Gesuch um Erlass vorsorglicher (superprovisorischer) Massnahmen gestützt auf den Schweizer Teil von EP 2 546 134 ein und stellte folgende Rechtsbe- gehren (S2023_005): «1) Es sei eine vorläufige Beschlagnahme der am 12. Juli 2023 von der Zoll- stelle Zoll Nord bei der Ausfuhr aus der Schweiz zurückbehaltenen Elektro- fahrräder der Gesuchsgegnerin (Typ «e-Bikes Opium S-Series 45») su- perprovisorisch bis zum Ablauf der Rechtsmittelfrist bezüglich der Ent- scheidung im Verfahren S2023_004 anzuordnen, sofern diese Elektrofahr- räder folgende Eigenschaften aufweisen: [1] Der Fahrradrahmen weist für das Hinterrad (in Fahrtrichtung betrach- tet) eine rechte und eine linke Hintergabel auf;
S2023_004, S2023_005
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[2] Zwischen den beiden Hintergabeln ist eine Motornabe angeordnet,
durch welche eine längliche Steckachse führt;
[3] Die linke Hintergabel weist eine Bohrung für die Steckachse auf und
besitzt auf ihrer Innenseite, nahe der Bohrung, eine Ausnehmung zur
Positionierung der Motornabe;
[4] Die rechte Hintergabel besitzt im Achsenbereich einen Rahmensplit zur
Einführung eines Antriebsriemens sowie eine Fixierplatte zur Ver-
schraubung des Rahmensplits, wobei
und
c. die Bohrung mit Innengewinde der Fixierplatte und dieses Sackloch
untereinander und auf das Durchgangsloch der linken Hintergabel
axial ausgerichtet sind;
[5] Die Motornabe besitzt im Mittenbereich eine Hohlwelle;
[6] Das (in Fahrtrichtung betrachtet) linke Ende der Hohlwelle greift in die
Ausnehmung der linken Hintergabel ein und ist an dieser arretierbar;
[7] Die Steckachse hat (in Fahrtrichtung betrachtet) ein linkes und ein rech-
tes Ende, wobei das rechte Ende ein Aussengewinde aufweist;
[8] Die Steckachse ist durch die Bohrung der linken Hintergabel und durch
die Hohlwelle der Motornabe hindurchgeführt;
[9] Das Aussengewinde des rechten Endes der Steckachse greift in das
Innengewinde der Fixierplatte der rechten Hintergabel ein und taucht
(abhängig von der Einschraubtiefe) in deren Sackloch ein.
Es s ei bis zum Ablauf der Rechtsmittelfrist bezüglich der Entscheidung im Verfahren S2023_004 eine vorläufige Beschlagnahme aller weiteren von sämtlichen Zollstellen in der Schweiz bis diesem Urteilsdatum zurückbehal- tenen Elektrofahrrädern der Gesuchsgegnerin superprovisorisch anzuord- nen, sofern diese Elektrofahrräder die Eigenschaften [1] bis [9] gemäss Rechtsbegehren 1) aufweisen:
Eventualiter zu Rechtsbegehren 1) oder 2) s ei die nach diesen beiden Rechtsbegehren beantragte vorläufige Beschlagnahme superprovisorisch bis zum Ablauf der Rechtsmittelfrist bezüglich der Entscheidung im Verfah- ren S2023_004 anzuordnen, sofern diese Elektrofahrräder sämtliche in Rechtsbegehren 1) aufgeführten Eigenschaften [1] bis [9] s owie zusätzlich die folgenden Eigenschaften aufweisen: [10] Die Steckachse ist innen hohl;
S2023_004, S2023_005 Seite 7 [11] Das linke Ende der Steckachse (in Fahrtrichtung betrachtet) weist ei- nen Innensechskant auf. 4) Eventualiter zu Rechtsbegehren 1) und 2) bz w. sub-eventualiter zu Rechts- begehren 3) sei der Gesuchgegnerin unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1’000.- pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5’000.- gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall superproviso- risch zu verbieten, Elektrofahrräder aus der Schweiz und Liechtenstein, ins- besondere die am 12. Juli 2023 von der Zollstelle Zoll Nord bei der Ausfuhr aus der Schweiz zurückbehaltenen Elektrofahrräder der Gesuchsgegnerin, selbst oder durch Dritte bis zum Ablauf der Rechtsmittelfrist bezüglich der Entscheidung im Verfahren S2023_004 auszuführen, sofern diese Elektro- fahrräder sämtliche in Rechtsbegehren 1) aufgeführten Eigenschaften [1] bis [9] aufweisen. 5) Su b-sub-eventualiter zu Rechtsbegehren 4) sei der Gesuchgegnerin unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1’000.- pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5’000.- gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall superprovisorisch zu verbieten, Elektrofahrräder aus der Schweiz und Liechtenstein, insbesondere die am 12. Juli 2023 von der Zoll- stelle Zoll Nord bei der Ausfuhr aus der Schweiz zurückbehaltenen Elektro- fahrräder der Gesuchsgegnerin, selbst oder durch Dritte bis zum Ablauf der Rechtsmittelfrist bezüglich der Entscheidung im Verfahren S2023_004 auszuführen, sofern diese Elektrofahrräder sämtliche Eigenschaften [1] b is [9] gemäss Rechtsbegehren 1) sowie zusätzlich die folgenden Eigenschaf- ten aufweisen: [10] Die Steckachse ist innen hohl; [11] Das linke Ende der Steckachse (in Fahrtrichtung betrachtet) weist ei- nen Innensechskant auf. 6) Sub-Eventualiter bzw. sub-sub-eventualiter bzw. sub-sub-sub-eventualiter seien die Anordnungen und Verbote gemäss Rechtsbegehren 1) bis 5) je oh- ne zeitliche Beschränkung auszusprechen. 7) Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen, einschliesslich der patent- anwaltlichen Aufwendungen, zu Lasten der Gesuchsgegnerin. Prozessualer Antrag:
Der Entscheid zu den Rechtsbegehren 1) bis 6) steht im Zusammenhang mit Art. 86c PatG, weshalb aufgrund der gegebenen besonderen Dringlichkeit er-
S2023_004, S2023_005 Seite 8 sucht wird, einen Entscheid in dieser Sache vor dem 25. Juli 2023, allerspätes- tens bis zum 9. August 2023, anzuordnen und den Parteien und dem Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit, Sektion Nichtzollrechtliche Erlasse, Taubenstrasse 16, 3003 Bern, zu eröffnen.» 4. Mit Verfügung vom 18. Juli 2023 hiess das Gericht die vorläufige Be- schlagnahme superprovisorisch gut, setzte der Beklagte Frist zur Mass- nahmeantwort an und vereinigte die Verfahren S2023_004 und S2023_005. 5. Die Massnahmeantwort der Beklagten erfolgte am 23. August 2023. Die Beklagte stellte folgende Rechtsbegehren: «1. Das Gesuch der Klägerin vom 30. Juni 2023 sei vollumfänglich abzuwei- sen, soweit darauf einzutreten ist. 2. Eventualiter zum vorstehenden Rechtsbegehren gemäss Ziffer 1 sei der Erlass der beantragten vorsorglichen Massnahmen von der Leistung einer angemessenen Sicherheit, mindestens in der Höhe von CHF 500’000.00, abhängig zu machen. 3. Das Gesuch der Klägerin vom 14. Juli 2023 sei vollumfänglich abzuwei- sen, soweit darauf einzutreten ist. 4. Eventualiter zum vorstehenden Rechtsbegehren gemäss Ziffer 3 sei der Erlass der beantragten vorsorglichen Massnahmen von einer Leistung ei- ner angemessenen Sicherheit, mindestens in der Höhe von CHF 500’000.00, abhängig zu machen. 5. Die vorläufige Beschlagnahme der am 12. Juli 2023 von der Zollstelle Zoll Nord bei der Ausfuhr aus der Schweiz zurückbehaltenen Elektrofahrräder (Typ «e-Bikes Opium S-Series 45») sei unverzüglich aufzuheben und die Zollstelle Zoll Nord sei anzuweisen, die zurückbehaltenen Elektrofahrräder freizugeben. 6. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zzgl. MWST), einschliess- lich der patentanwaltlichen Aufwendungen, zulasten der Klägerin.» Zudem stellte die Beklagte den prozessualen Antrag, dass eine mündli- che Verhandlung anzuberaumen sei.
S2023_004, S2023_005 Seite 9 Die Beklagte bestritt ausserdem die sachliche Zuständigkeit des angeru- fenen Gerichts für die auf Designrecht gestützten Rechtsbegehren Ziff. 2, 4 und 5 des Gesuchs vom 30. Juni 2023. 6. Mit Eingabe vom 26. September 2023 teilte die Klägerin mit, dass die Be- klagte beim Handelsgericht des Kantons Bern eine designrechtliche Nich- tigkeits- und Nichtverletzungsklage eingereicht habe und ersuchte das Bundespatentgericht um Mitteilung, ob es bereit sei, das Hauptsachever- fahren zu übernehmen. 7. Die Beklagte nahm zu diesem Ersuchen mit Schreiben vom 5. Oktober 2023 Stellung, beantragte dessen Abweisung und hielt daran fest, dass das Bundespatentgericht für die auf Designrecht gestützten Rechtsbe- gehren Ziff. 2, 4 und 5 des Gesuchs vom 30. Juni 2023 nicht zuständig sei. Mit Schreiben vom 12. Oktober 2023 teilte die Klägerin mit, dass die Eingabe vom 5. Oktober 2023 keinen Anlass zu einer Stellungnahme im Rahmen des Replikrechts gebe. 8. Mit Stellungnahme zur Massnahmeantwort vom 5. Oktober 2023 hielt die Klägerin an ihren Rechtsbegehren fest und beantragte, dass die neuen Rechtsbegehren der Beklagten vom 23. August 2023 vollumfänglich ab- zuweisen seien, soweit darauf einzutreten wäre. 9. Mit Beschluss vom 18. Oktober 2023 trat das Bundespatentgericht auf das Rechtsbegehren Ziffer 5 des Massnahmegesuchs vom 30. Juni 2023 nicht ein, soweit es sich auf die Rechtsbegehren Ziffer 2 und 4 bezieht. 10. Mit Eingabe vom 18. Oktober 2023 nahm die Beklagte Stellung zur Ein- gabe der Klägerin vom 5. Oktober 2023 und hielt an ihren Rechtsbegeh- ren fest. 11. Mit Schreiben vom 3. November 2023 nahm die Klägerin Stellung zur Eingabe der Beklagten vom 18. Oktober 2023. Darauf nahm die Beklagte mit Schreiben vom 16. November 2023 Stellung.
S2023_004, S2023_005 Seite 10 12. Das Fachrichtervotum vom 13. November 2023 von Richter Bremi wurde den Parteien gleichentags zugestellt. Die Klägerin verzichtete mit Schrei- ben vom 27. November 2023 auf eine Stellungnahme zum Fachrichtervo- tum. Die Beklagte nahm mit Schreiben vom 28. November 2023 Stellung. 13. Am 19. Dezember 2023 fand eine mündliche Verhandlung statt. Die Klä- gerin ergänzte ihre Rechtsbegehren im Verfahren S2023_005 wie folgt: «6b) Die vorläufige Beschlagnahme nach Rechtsbegehren 1) sei bis zum Ab- lauf der Rechtsmittelfrist bezüglich eines das Verfahren S2023_004 prosequ- ierenden Hauptsacheverfahrens (soweit ein solches eingeleitet wird) anzu- ordnen.» Prozessuales 14. Beide Parteien sind Aktiengesellschaften nach Schweizer Recht und ha- ben ihren Sitz in der Schweiz. Die Klägerin leitet ihre Ansprüche aus der mutmasslichen Verletzung des schweizerischen Teils der EP 2 546 134 B1 ab (nachfolgend «Streitpatent»). Das angerufene Gericht ist örtlich und sachlich zuständig (Art. 26 Abs. 1 lit. a und b PatGG). Die mangelnde sachliche Zuständigkeit für die designrechtlichen Ansprüche wurde be- reits festgestellt. Damit sind die Rechtsbegehren Nr. 2 und Nr. 4 nicht zu beurteilen. In Anwendung von Art. 23 Abs. 3 PatGG entscheidet das Gericht in Drei- erbesetzung. Die Verfahrenssprache ist Deutsch (Art. 36 PatGG). 15. Die Klägerin ist gemeinsam mit der in Taipei, Taiwan, ansässigen Fairly Bike Manufacturing Co., Ltd. (nachfolgend «FBM Ltd.») Inhaberin des Streitpatents. Nach Art. 33 Abs. 2 PatG kann jede Miteigentümerin eines Patents selbständig Klage wegen Patentverletzung anheben. Aus der Klagelegitimation in der Hauptsache folgt auch die Legitimation zur Bean- tragung vorsorglicher Massnahmen. 1 Der Lizenzvertrag vom 21./23. April 2023 (nachfolgend «Lizenzvertrag») zwischen der Klägerin und der FBM
1 SHK PatG-DORIGO, Art. 77 N 2.
S2023_004, S2023_005 Seite 11 Ltd. lässt selbständige Verletzungsklagen zu. Die Klägerin ist mithin be- rechtigt, das vorliegende Gesuch zu stellen. Novenrecht 16. Die Klägerin rügt, dass verschiedene Vorbringen der Beklagten verspätet und damit novenrechtlich unzulässig seien. Bei vorliegendem Ausgang – die Klägerin obsiegt vollumfänglich – kann offenbleiben, ob das angeblich verspätete Vorbringen der Beklagten novenrechtlich zulässig war. Keine Ergänzung des Fachrichtervotums 17. Mit Stellungnahme vom 28. November 2023 zum Fachrichtervotum bean- tragte die Beklagte, dass das Fachrichtervotum hinsichtlich der Frage, ob ein Eingriff in den Schutzbereich des Streitpatents vorliegt, ergänzt wer- den soll. Sie stützt ihr Begehren darauf, dass der Fachrichter im Fachrich- tervotum fälschlicherweise davon ausgegangen sei, dass die Beklagte in der Massnahmeantwort und in den weiteren Angaben die gleichen Argu- mente wie in der Schutzschrift nur etwas anders dargestellt und beleuch- tet habe. Insbesondere habe die Beklagte im Unterschied zur Schutz- schrift ausführlich argumentiert, dass der zentrale Punkt der Erfindung darin liege, dass vom Anspruch eine räumliche Anordnung des Gewin- delochs gefordert werde, nämlich dass das Gewindeloch innerhalb der Aussparung positioniert sei, um das funktionale Erfordernis der axialen Ausrichtung auf das Durchgangsloch der ersten Gabel zu erreichen. Wei- ter bemängelt die Beklagte, dass der Fachrichter aktenwidrig davon aus- gehe, dass der Drehmomentsensor auf einer Vertiefung montiert sei und dass er sich nicht zur Verwirklichung der Merkmale 1.2.d und 1.3.a äussere. 18. Die von der Beklagten vorgebrachten Argumente laufen ins Leere. Das Fachrichtervotum vom 13. November 2023 ist vollständig, nachvollzieh- bar und schlüssig. Insbesondere ist nicht zu beanstanden, dass der Fach- richter zum Schluss kommt, dass in der Massnahmeantwort die gleichen technischen Argumente wie in der Schutzschrift vorgetragen werden und auf die begründete Verfügung vom 18. Juli 2023 verweist, welche die Ar- gumente der Schutzschrift berücksichtigt. Das Argument der axial räumli- chen Trennung von Gewindeloch und Aussparung hat die Beklagte be-
S2023_004, S2023_005 Seite 12 reits in der Schutzschrift vorgetragen, worauf sie in der Massnahmeant- wort selbst verweist. Ob die Feststellung, dass der Drehmomentsensor in einer Vertiefung montiert ist, aktenwidrig ist oder nicht, beschlägt nicht die Vollständigkeit, sondern die Korrektheit des Fachrichtervotums und wäre – sofern die Feststellung des Fachrichters unzutreffend wäre – vom Spruchkörper im Endentscheid und nicht durch eine Ergänzung des Fachrichtervotums zu berichtigen. Schliesslich hält die Verfügung vom 18. Juli 2023 fest: «beim Durchgangsloch 110 [gibt es] einen Aufsatz mit der Positioniernut 111». Wenn der Fachrichter vor diesem Hintergrund auf die Ausführungen in der Verfügung vom 18. Juli 2023 verweist und nicht nä- her auf das Argument der Klägerin eingeht, wonach die Positioniernut in der angegriffenen Ausführungsform keine Vertiefung, sondern eine Hülse oder Auskragung sei, vermag dies keine Zweifel an der Vollständigkeit des Fachrichtervotums zu wecken. Es handelt sich um eine andere Aus- drucksweise für den gleichen Sachverhalt. Der Antrag der Beklagten auf Ergänzung des Fachrichtervotums ist somit abzuweisen. Voraussetzungen für den Erlass vorsorglicher Massnahmen 19. Das Gericht trifft gemäss Art. 77 PatG i.V.m. Art. 261 Abs. 1 ZPO die not- wendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist (lit. a) und ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (lit. b). Glaubhaft gemacht ist eine Tatsachenbehauptung, wenn für deren Vor- handensein gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könn- te. 2 Die Anforderungen an die Glaubhaftmachung hängen von der Schwe- re des verlangten vorsorglichen Eingriffs in die Handlungssphäre des Be- klagten ab. Wenn die beantragten vorsorglichen Massnahmen die Be- klagte schwer beeinträchtigen, sind die Anforderungen höher, als wenn die Beklagte nur gering beeinträchtigt wird, was namentlich bei blossen Sicherungsmassnahmen der Fall ist. 3
2 BGE 130 III 321 E. 3.3 (st. Rsp.). 3 BPatGer, Urteil S2018_003 vom 24. August 2018, E. 7 – «chaudière miniature»; Urteil S2019_003 vom 11. Juli 2019, E. 11.
S2023_004, S2023_005 Seite 13 Streitpatent 20. Die Klägerin ist Mitinhaberin des Streitpatents mit dem Titel «Kombinati- onsstruktur aus Fahrradrahmen und Motornabe», das am 11. Oktober 2011 unter Inanspruchnahme einer taiwanesischen Prioritätsanmeldung vom 11. Juli 2011 (TW 100212672) angemeldet und am 25. März 2015 erteilt wurde. Aufgabe des Streitpatents ist es, eine Kombinationsstruktur aus Fahrrad- rahmen und Motornabe bereitzustellen, um den Komfort und die Sicher- heit bei der Wartung oder Montage des Elektrofahrrads zu verbessern sowie die Einbauposition des Motors in einer bestimmten Lage sicherzu- stellen (Abs. [0004] ff.). Diese Aufgabe löst das Streitpatent unter ande- rem mit einer Kombinationsstruktur, die einen Fahrradrahmen, eine Mo- tornabe und eine längliche Welle gemäss Anspruch 1 umfasst. Die Klägerin gliedert die Merkmale von Patentanspruch 1 wie folgt (nach- folgend in der massgeblichen englischen Anspruchsfassung): 1.1 A combination structure of bicycle frame and motor hub, comprising: 1.2 a bicycle frame (1), including 1.2.a a first fork (11) and a second fork (12) which are oppositely ar- ranged, 1.2.b wherein the first fork (11) is provided with a through hole (110), 1.2.c while the second fork (12) is recessed with an internal thread hole (121) corresponding axially to the through hole, and 1.2.d the first fork (11) is provided, at its inner side adjacent to the through hole (110), with a positioning groove (111); 1.3 a motor hub (2), being provided, at its center, with a sleeve (21), 1.3.a having an end, related to a positioning end, such that the posi- tioning end (211) can be engaged with and stopped at the posi- tioning groove (111) of the first fork; and 1.4 an elongated axle (3) having a head end (31) and a tail end (32), 1.4.a wherein the tail end has an external thread; 1.4.b the elongated axle (3) can pass through the through hole (110) of the first fork and the sleeve (21) of the motor hub (2),
S2023_004, S2023_005 Seite 14 1.4.c and wherein the external thread of the tail end (32) is engaged correspondingly and fastened into the internal thread hole (121) of the second fork.
Abbildung 1: Fig. 2 des Streitpatents Massgeblicher Fachmann 21. Die Kenntnisse und Fähigkeiten des massgeblichen Fachmannes sind in zwei Schritten zu bestimmen: Zuerst ist das für die zu beurteilende Erfin- dung massgebliche Fachgebiet, anschliessend Niveau und Umfang der Fähigkeiten und Kenntnisse des Fachmannes des entsprechenden Fach- gebiets zu bestimmen. Das massgebliche Fachgebiet bestimmt sich nach dem technischen Gebiet, auf dem das von der Erfindung gelöste Problem liegt. 4
Die Fähigkeiten und Kenntnisse des Fachmannes umschreibt das Bun- desgericht mit der Formulierung, der durchschnittlich gut ausgebildete Fachmann, auf den bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit abge- stellt werde, sei «weder ein Experte des betreffenden technischen Sach- gebiets noch ein Spezialist mit hervorragenden Kenntnissen. Er muss nicht den gesamten Stand der Technik überblicken, jedoch über fundierte Kenntnisse und Fähigkeiten, über eine gute Ausbildung sowie ausrei-
4 BPatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.4.
S2023_004, S2023_005 Seite 15 chende Erfahrung verfügen und so für den in Frage stehenden Fachbe- reich gut gerüstet sein». 5 Was dem fiktiven Fachmann fehlt, ist jede Fä- higkeit des assoziativen oder intuitiven Denkens. 6
Wo ein Problem mehrere technische Gebiete beschlägt, kann der fiktive Fachmann aus einem Team von Fachleuten aus unterschiedlichen Fach- gebieten gebildet werden. 7
Nach Ansicht der Klägerin ist der massgebliche Fachmann ein Maschine- ningenieur oder Techniker mit Berufsbildung im Bereich der Montage- und Fahrzeugtechnik mit mehrjähriger Berufserfahrung und vertieften Kennt- nissen in der Entwicklung und Auslegung von E-Bikes und deren Kompo- nenten. Die Beklagte teilt diese Definition, meint aber, dass die Zuweisung von vertieften Kenntnissen in der Entwicklung und Auslegung von E-Bikes und deren Komponenten unvollständig sei. Der Fachmann verfüge nicht nur über vertiefte Kenntnisse in Bezug auf E-Bikes und deren Komponen- ten, sondern vielmehr generell in Bezug auf motorisierte Zweiräder wie zum Beispiel Motorfahrräder aber auch nicht-motorisierte Zweiräder. Sie weist auf Literatur zu Herstellern wie Yamaha hin, die sowohl klassische Fahrräder, motorisierte Zweiräder und E-Bikes herstellen, aber auch da- rauf, dass in typischen Werkstätten sowohl klassische Fahrräder als auch E- Bikes repariert und mit Ersatzteilen ausgestattet würden. Die Klägerin wehrt sich ausdrücklich dagegen, dass der Fachmann auch über Kenntnisse im Bereich der konventionellen Fahrräder und generell über motorisierte Zweiräder verfüge. E-Bikes seien Motorfahrräder und unterschieden sich in technischer und strassenverkehrsgesetzlicher Hin- sicht von Motorrädern und Fahrrädern. Die Tatsache, dass gewisse Kon- zerne sowohl Motorräder, Motorfahrräder, konventionelle Fahrräder und E- Bikes herstellten, sei bei der vorliegenden Frage nicht relevant, und es handle sich beim Fachmann insbesondere nicht um einen Velomechani- ker, sondern um einen Fachmann auf E-Bike Herstellungsstufe.
5 BGE 120 II 71 E. 2. 6 BGE 120 II 312 E. 4b – «cigarette d‘un diamètre inférieur»; CR-PI-LBI- S CHEUCHZER, Art. 1 N 122. 7 BGE 120 II 71 E. 2 – «Wegwerfwindel»; BPatGer, Urteil S2017_001 vom
S2023_004, S2023_005 Seite 16 Darauf reagiert die Beklagte umfangreich und erläutert, dass insbesonde- re nicht nur die Herstellungsstufe relevant sei, sondern das generelle all- gemeine Fachwissen. In der Stellungnahme zum Fachrichtervotum stimmt die Beklagte der Definition des Fachmanns im Fachrichtervotum grundsätzlich zu, fügt aber an, dass der Fachmann ausserdem wisse, welche Bauteile vom Gebiet der nicht-motorisierten Fahrräder auch bei E- Bikes eingesetzt werden könnten. 23. Als Fachmann ist jene Person festzulegen, die nach dem üblichen Lauf der Dinge im technischen Gebiet des Ausgangsdokuments im Lichte der gelösten Aufgabe eine Entwicklung im Sinne des Streitpatents tatsächlich durchführen würde. In der vorliegenden Situation handelt es sich dabei, soweit sind sich die Parteien einig, um einen Maschineningenieur oder Techniker mit Berufs- bildung im Bereich der Montage und Fahrzeugtechnik. Angesichts der Bestreitungen stellt sich die Frage, ob die vertieften Kenntnisse beschränkt sind auf Kenntnisse im Bereich von E-Bikes, oder ob sich die Kenntnisse des Fachmannes auch auf Kenntnisse im Bereich der konventionellen, nicht-motorisierten Fahrräder und gegebenenfalls sogar der Motorräder erstrecken. Die Mehrzahl der typischen Zweirad-Werkstätten teilen sich bekanntlich auf in Werkstätten für Fahrräder und gleichzeitig Motorfahrräder, also E- Bikes (bis 50 ccm und 45 km/h). Weiter gibt es separate Werkstätten für eigentliche Motorräder auch grösseren Hubraums. Diese beiden Gebiete bilden also separate Bereiche. Weiter ist bekannt, dass eine gewisse Zahl von Komponenten (insbeson- dere Reifen, Felgen, Bremsen, Lager, etc.) übergreifend im jeweiligen Be- reich eingesetzt werden. Es gibt dagegen nur wenige technische Bautei- le, die sowohl im Bereich der konventionellen Fahrräder und Motorfahrrä- der einerseits eingesetzt werden können, und im Bereich der Motorräder andererseits. Der einschlägige Fachmann besitzt entsprechend vertiefte Kenntnisse in der Entwicklung und Auslegung von E-Bikes und damit auch die entspre- chenden Kenntnisse im Bereich der konventionellen nicht-motorisierten Fahrräder. Schliesslich muss er, wenn er eine gute und kostengünstige Entwicklung bereitstellen will, Kenntnisse über alle sinnvollerweise zur
S2023_004, S2023_005 Seite 17 Verfügung stehenden Komponenten in diesen benachbarten Gebieten haben. Er weiss aber auch, dass die statischen Bedingungen und Kraft- und Lastverhältnisse bei konventionellen nicht-motorisierten Fahrrädern und bei E-Bikes unterschiedlich sind, und wird deshalb Bauteile aus ei- nem technischen Gebiet nur dann auf dem anderen technischen Gebiet einsetzen, wenn sie nach seiner Beurteilung tatsächlich dazu geeignet sind. Entsprechend handelt es sich beim einschlägigen Fachmann um einen Maschineningenieur oder eine Technikerin mit Berufsbildung im Bereich der Montage- und Fahrzeugtechnik mit mehrjähriger Berufserfahrung und vertieften Kenntnissen in der Entwicklung und Auslegung von nicht- motorisierten Fahrrädern und Motorfahrrädern. Auslegung der geltend gemachten Patentansprüche 24. Patentansprüche sind nach den Grundsätzen von Treu und Glauben, 8
d.h. der Bereitschaft, den Anspruch zu verstehen und ihm einen vernünf- tigen technischen Sinn zu geben, zu lesen. 9 Dabei ist grundsätzlich vom Patentanspruch als Ganzes auszugehen. 10 Wo sich einem Anspruch auch nach Auslegung unter Berücksichtigung von Beschreibung und Zeichnungen keine glaubhafte technische Lehre entnehmen lässt, trägt der Patentinhaber die Folgen der unrichtigen, unvollständigen oder wi- dersprüchlichen Definition des beanspruchten Gegenstandes. 11
Patentansprüche sind aus der Sicht des massgebenden Fachmanns im Lichte der Beschreibung und der Zeichnungen auszulegen (Art. 51 Abs. 3 PatG). Das allgemeine Fachwissen ist als sogenannter liquider Stand der Technik ebenfalls Auslegungsmittel. 12 Definiert die Patentschrift einen Begriff nicht abweichend, so ist vom üblichen Verständnis im betreffenden technischen Gebiet auszugehen.
8 BGE 107 II 366 E. 2 – «Liegemöbel-Gestell». 9 Die ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA verwendet den Ausdruck «with a mind willing to understand», z.B. T 190/99 vom 6. März 2001, E. 2.4. 10 BGE 107 II 366 E. 2 – «Liegemöbel-Gestell». 11 Vgl. T 1018/02 vom 9. Dezember 2003, E. 3.8; BGE 147 III 337 E. 6.1 – «Lumenspitze»; Urteil 4A_581/2020 vom 26. März 2021, E. 3 – «Peer-to-Peer Protokoll». 12 BGer, Urteil 4A_541/2013 vom 2. Juni 2014, E. 4.2.1 – «Fugenband».
S2023_004, S2023_005 Seite 18 Patentansprüche sind funktional auszulegen, d.h. ein Merkmal soll so verstanden werden, dass es den vorgesehenen Zweck erfüllen kann. 13
Der Anspruch soll so gelesen werden, dass die im Patent genannten Aus- führungsbeispiele wortsinngemäss erfasst werden; andererseits ist der Anspruchswortlaut nicht auf die Ausführungsbeispiele einzuschränken, wenn er weitere Ausführungsformen erfasst. 14 Wenn in der Rechtspre- chung von einer «breitesten Auslegung» von Anspruchsmerkmalen ge- sprochen wird, 15 so muss das derart verstandene Merkmal immer in der Lage sein, seinen Zweck im Rahmen der Erfindung zu erfüllen. D.h. der Anspruch ist grundsätzlich nicht unter seinem Wortlaut auszulegen, aber auch nicht so, dass Ausführungsformen erfasst werden, die die erfin- dungsgemässe Wirkung nicht erzielen. 16
Die Entstehungsgeschichte bzw. das Erteilungsverfahren ist für die Aus- legung der Patentansprüche nicht massgebend. 17
Vertiefung mit einem Innengewindeloch («recessed with an internal thread hole») 25. Die Parteien sind sich uneinig darüber, wie Merkmal 1.2.c «the second fork is recessed with an internal thread hole» zu verstehen sei. Nach der Beklagten drückt das Merkmal 1.2.c den strukturellen und funktionalen Sachverhalt aus, dass die zweite Gabel mittels beziehungsweise auf- grund des Gewindelochs so ausgespart sei, dass darin das Gewindeloch positioniert sei. Die Spezifizierung, dass die zweite Gabel mit einem in- nenliegenden Gewindeloch ausgespart sei, gehe über eine zweckunbe- stimmte, räumliche Anordnung hinaus. Merkmal 1.2.c fordere, dass die Aussparung funktional spezifisch mit dem Gewindeloch beziehungsweise für dessen Positionierung ausgebildet sei. Ein Gewindeloch müsse not- wendigerweise ein Innengewinde aufweisen. Es werde somit nicht ein «Innengewindeloch» beansprucht, sondern ein Gewindeloch, das inner-
13 BRUNNER, Der Schutzbereich europäisch erteilter Patente aus schweizerischer Sicht – eine Spätlese, sic! 1998, 348 ff., 354. 14 BPatGer, Urteil O2013_008 vom 25. August 2015, E. 4.2 – «elektrostatische Pulversprühpistole». 15 BPatGer, Urteil O2013_008 vom 25. August 2015, E. 4.2 – «elektrostatische Pulversprühpistole». 16 BPatGer, Urteil O2016_009 vom 18. Dezember 2018, E. 25 – «Durchflussmessfühler»; BPatGer, Urteil S2018_007 vom 2. Mai 2019, E. 14 – «Werkzeugeinrichtung». 17 BGE 143 III 666 E. 4.3 – «Pemetrexed II».
S2023_004, S2023_005 Seite 19 halb der mit dem Gewindeloch ausgebildeten Aussparung der zweiten Gabel angeordnet sei. Die Klägerin hält dagegen, dass das Merkmal 1.2.c nicht auf Gewindelö- cher beschränkt werden dürfe, die in einer Vertiefung der ein- oder mehr- teiligen zweiten Gabel bereitgestellt seien. Nach einer funktionalen Aus- legung spiele es keine Rolle, ob das Innengewindeloch in einer separaten Vertiefung angeordnet beziehungsweise direkt die Vertiefung mit Innen- gewinde an der zweiten Gabel sei. Die Grösse der Ausnehmung in der Gabel oder ob diese konstruktiv mit dem Innengewinde ein- oder mehrtei- lig ausgeformt sei, sei nicht beschränkend für die Auslegung von Merkmal 1.2.c. Verlangt werde nur ein Innengewindeloch, das in der zweiten Gabel ausgenommen ist. 26. Wie die Klägerin selbst ausführt, sind «recessed with» und «thread hole» keine strukturell unterschiedlichen Merkmale. Die zweite Gabel muss mit einem Gewindeloch ausgespart sein, das axial dem Durchgangsloch der ersten Gabel gegenüberliegt. Nicht mehr, aber auch nicht weniger, ver- langt der Anspruch in diesem Merkmal. Insbesondere ist eine separate Ausgestaltung einer Vertiefung und einem Gewindeloch nicht verlangt. Das Gewindeloch kann gleichzeitig die Vertiefung bilden. Ein Loch («hole») ist auch nicht notwendigerweise auf einer Seite ge- schlossen («Sackloch»). Auch ein durchgehendes Loch, das an beiden Seiten offen ist, ist im üblichen Sprachgebrauch ein Loch. Eine funktiona- le Auslegung führt ebenfalls nicht dazu, dass nur eine einseitig zugängli- che Aussparung unter den Anspruchswortlaut fällt. Auch ein durchgängig offenes Gewindeloch erfüllt den erfindungsgemässen Zweck, die Welle aufzunehmen und zu befestigen. Sowohl ein Gewindeloch, das auf sei- nem äusseren Ende geschlossen ist, als auch ein Gewindeloch in der zweiten Gabel, das diese durchdringt und auf beiden Seiten offen ist, ist demnach ein Innengewindeloch i.S.v. Merkmal 1.4.c. Positioniernut («positioning groove») 27. Unter einer Nut verstehe die Fachperson nach der Beklagten eine Vertie- fung oder Einkerbung, die durch Fräsen, Räumen, Sägen, Stanzen oder Hobeln hergestellt werde.
S2023_004, S2023_005 Seite 20 Die Klägerin widerspricht und macht geltend, dass jede Ausnehmung, Vertiefung, Einkerbung und dergleichen zur Befestigung oder Aufnahme des korrespondierenden Teils als Positioniernut zu verstehen sei. Insbe- sondere falle auch eine auskragende formschlüssige Verbindung darun- ter. 28. Nach fachmännischem Verständnis ist eine Nut eine längliche Vertiefung, die auf beiden Längsseiten Begrenzungen aufweist. Ob die beidseitigen Begrenzungen wegen einer rillenförmigen Vertiefung vorliegen oder aus- kragend sind, spielt nach einer funktionalen Auslegung keine Rolle, denn Zweck der Nut ist die Fixierung eines entsprechenden Gegenstücks. Ob der die Nut aufweisende Teil aus einem grösseren Teil auskragt oder nicht, ist auch deshalb unbeachtlich, weil die längliche Vertiefung dann als in der Auskragung vorhanden verstanden werden kann. Eine Auskra- gung oder eine Hülse fällt so lange unter das anspruchsgemässe Ver- ständnis einer Positioniernut, wie sie eine längliche Vertiefung aufweist. Dass das Ausführungsbeispiel gemäss Figur 2 des Streitpatents eine in der ersten Gabel vertiefte Nut zeigt, ändert nichts daran, da der Schutz- bereich des Anspruchs nicht auf die Ausführungsbeispiele beschränkt ist. Für den Fachmann hat die Positioniernut ersichtlich den Zweck, im Zu- sammenspiel mit dem Positionierende der Muffe (21) zu verhindern, dass sich der Stator des elektrischen Nabenmotors relativ zur Gabel drehen kann (in Fig. 2 ist der Stator mit dem Bezugszeichen 22 beziffert, Abs. [0018]-[0019]). Rechtsbeständigkeit Zulässigkeit der Änderungen 29. Nach Art. 26 Abs. 1 lit. c PatG stellt das Gericht auf Klage hin die Nichtig- keit des Patents fest, wenn der Gegenstand des Patents über den Inhalt des Patentgesuchs in der für das Anmeldedatum massgebenden Fas- sung hinausgeht. Damit wurde der Nichtigkeitsgrund gemäss Art. 138 Abs. 1 lit. c EPÜ 2000 in das nationale Recht überführt. 18
Diese beiden Bestimmungen knüpfen ihrerseits – soweit es um das euro- päische Erteilungsverfahren geht – an Art. 123 (2) EPÜ an, wo die Zuläs-
18 BGE 146 III 177 E. 2.1.1.
S2023_004, S2023_005 Seite 21 sigkeit von Änderungen im Anmeldeverfahren eingeschränkt wird. Dem- gemäss dürfen die europäische Patentanmeldung und das europäische Patent nicht in der Weise geändert werden, dass ihr Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hin- ausgeht (vgl. auch Art. 58 Abs. 2 PatG). Mit dieser Regelung soll ausge- schlossen werden, dass der Patentinhaber seine Position verbessert, in- dem er für Gegenstände Schutz beansprucht, die in der ursprünglichen Anmeldung nicht offenbart worden sind. Dem Anmelder soll es verwehrt sein, nachträgliche Änderungen oder Weiterentwicklungen in das Anmel- deverfahren einzubringen und damit ein Schutzrecht zu erlangen, das am Stand der Technik zur Zeit der Anmeldung gemessen wird. Auch wird da- rauf hingewiesen, dass dieses Änderungsverbot im Dienst der Rechtssi- cherheit stehe: Die Öffentlichkeit soll nicht durch Patentansprüche über- rascht werden, die aufgrund der ursprünglich eingereichten Fassung nicht zu erwarten waren. 19
Dabei ist unter dem «Gegenstand des Patents» nicht der «Schutzbe- reich» nach Art. 69 EPÜ zu verstehen, wie er durch die Patentansprüche bestimmt wird. Vielmehr geht es um den «Gegenstand» im Sinne von Art. 123 (2) EPÜ, also einschliesslich der gesamten Offenbarung in der Beschreibung und in den Zeichnungen. Gemäss der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts (EPA) erlaubt diese Bestimmung eine Änderung nach der Anmeldung nur im Rahmen dessen, was der Fachmann der Gesamtheit der Anmeldeunterlagen in ihrer ur- sprünglich eingereichten Fassung unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens – objektiv und bezogen auf den Anmeldetag – unmittelbar und eindeutig entnehmen kann. Dieser Prüfmassstab wird als «Goldstan- dard» bezeichnet. 20
Das unzulässige Hinausgehen über den Offenbarungsgehalt kann sowohl im Hinzufügen als auch im Weglassen von Informationen bestehen. 21
Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA ist es nicht zulässig, bei der Änderung eines Anspruchs ein isoliertes Merkmal aus einer Reihe von Merkmalen herauszugreifen, die ursprüng- lich nur in Kombination miteinander (z.B. in einer bestimmten Ausfüh- rungsform in der Beschreibung) offenbart wurden. Eine derartige Ände- rung stellt eine so genannte Zwischenverallgemeinerung dar, indem sie zwar den beanspruchten Gegenstand an sich weiter einschränkt, aber
19 BGE 146 III 177 E. 2.1.1 und 2.1.2. 20 BGE 146 III 177 E. 2.1.3 mit Hinweisen. 21 BGE 146 III 177 E. 2.1.3.
S2023_004, S2023_005 Seite 22 dennoch auf eine nicht offenbarte Kombination von Merkmalen gerichtet ist, die breiter ist als der ursprünglich offenbarte Kontext. 22
Eine solche Zwischenverallgemeinerung ist nur zu rechtfertigen, wenn keinerlei eindeutig erkennbare funktionale oder strukturelle Verbindung zwischen den Merkmalen der spezifischen Kombination besteht bzw. das herausgegriffene Merkmal nicht untrennbar mit diesen Merkmalen ver- knüpft ist. 23 Sie ist mithin nur zulässig, wenn der Fachmann aus der An- meldung in der ursprünglich eingereichten Fassung zweifelsfrei erkennen kann, dass das herausgegriffene Merkmal keinen engen Zusammenhang mit den übrigen Merkmalen des Ausführungsbeispiels aufweist, sondern sich unmittelbar und eindeutig auf den allgemeineren Kontext bezieht. 24
In der zur Erteilung vorgesehenen Textfassung wurden in Anspruch 1 die folgenden Änderungen vorgenommen (Hervorhebungen hinzugefügt): A combination structure of bicycle frame and motor hub, comprising: a bicycle frame (1), including a first fork (11) and a second fork (12) which are oppositely arranged, wherein the first fork (11) is provided with a through hole (110), while the second fork (12) is recessed with an internal thread hole (121) corresponding axially to the through hole, and the first fork (11) is provided, at its inner side adjacent to the through hole (110), with a positioning groove (111); a motor hub (2), being provided, at its center, with a sleeve (21) having an end, related to a positioning end, such that the positioning end (211) can be engaged with and stopped at the positioning groove (111) of the first fork; and an elongated axle (3) having a head end (31) and a tail end (32), wherein the tail end has an external thread,; and the elongated axle (3) can pass through the through hole (110) of the first fork and the sleeve (21) of the motor hub (2), then and wherein the external thread of the tail end (32) is engaged correspondingly and fastened into the internal thread hole (121) of the second fork.
22 BGer, Urteil 4A_490/2020 vom 25. Mai 2021, E. 7.1.2, unter Hinweis auf T 219/09 vom 27. September 2010 E. 3.1. 23 BGer, Urteil 4A_490/2020 vom 25. Mai 2021, E. 7.1, unter Hinweis auf T 2489/13 vom 18. April 2018 E. 2.3; T 1944/10 vom 14. März 2014 E. 3.2; T 219/09 vom 27. September 2010 E. 3.1. 24 BGer, Urteil 4A_490/2020 vom 25. Mai 2021, E. 7.1, unter Hinweis auf T 2489/13 vom 18. April 2018 E. 2.3; T 2185/10 vom 21. Oktober 2014 E. 4.3; T 962/98 vom 15. Januar 2004 E. 2.5.
S2023_004, S2023_005 Seite 23 Geändert wurde entsprechend Anspruch 1 durch die Hinzufügung der Bezugszeichen, durch die Hinzufügung eines and, und, und dies ist das Einzige, was die Beklagte als unzulässige Änderung beanstandet, durch die Änderung des Begriffs then auf wherein im Merkmal 1.4c. Die Beklagte macht geltend, dass in der ursprünglichen Fassung durch Verwendung des Ausdrucks «then» eine zeitliche Abfolge des Zusam- menbaus vorgegeben werde, gemäss der zuerst die längliche Achse durch das Durchgangsloch der ersten Gabel und der Muffe der Motorna- be durchgeführt werde und dann das Aussengewinde des hinteren Endes mit dem innenliegenden Gewindeloch der zweiten Gabel eingreife und an ihm befestigt werde. Diese zeitliche Abfolge sei in der erteilten Fassung nicht mehr verlangt. Sie erläutert dabei aber nicht, wie denn eine solche zeitliche Abfolge aussehen könnte, wenn nicht in der geschilderten Wei- se, die in der ursprünglich eingereichten Fassung gegebenenfalls durch die Wortwahl then gemeint war. Erst in der Stellungnahme zum Fachrich- tervotum – und damit grundsätzlich verspätet – bringt die Beklagte vor, es sei denkbar, dass die Achse zuerst an der zweiten Gabel im Innenloch verschraubt werde und erst danach die erste Gabel mit Durchgangsloch aufgesteckt werde. Dies könne z.B. bei einem Faltrad möglich sein, wenn die erste Gabel mit einem Schubgelenk in axialer Richtung verschoben werden könne. Die Klägerin bestreitet die mangelnde Zulässigkeit der Änderungen ins- besondere mit dem Argument, es handle sich um einen Vorrichtungsan- spruch, und damit könne gar keine zeitliche Reihenfolge gegeben sein. 31. Beim Gegenstand von Anspruch 1 handelt es sich um einen Vorrich- tungsanspruch, d. h. um einen körperlichen Gegenstand. Verfahrensmerkmale in Form einer Reihenfolge des Zusammenbaus können in einem Vorrichtungsanspruch aufgeführt werden, unterscheiden diesen jedoch nur dann von einem Gegenstand, der in einer anderen Reihenfolge zusammengebaut wurde, wenn die Reihenfolge zu einem anderen resultierenden Gegenstand führt. In der vorliegenden Situation ist eine unzulässige Änderung nicht gege- ben, da nicht erkennbar ist, wie überhaupt der beanspruchte Gegenstand hergestellt werden könnte, wenn nicht in der Reihenfolge des Zusam- menbaus, die in der ursprünglich eingereichten Fassung durch das then
S2023_004, S2023_005 Seite 24 gegebenenfalls gemeint sein könnte. Das Beispiel der Beklagten mit ei- nem Schubgelenk in der Gabel mit dem Durchgangsloch ist nicht nur ver- spätet, es ist auch technisch nicht überzeugend. Während es rein theore- tisch denkbar wäre, einen Fahrradrahmen mit einem Schubgelenk zu konstruieren, der diese Reihenfolge des Zusammenbaus ermöglicht, ergibt dies technisch keinen Sinn. Die Beklagte hat denn auch keinen Stand der Technik gezeigt, der eine solche Konstruktion offenbaren wür- de. Selbst bei der rein theoretischen Möglichkeit der anderen Reihenfolge des Zusammenbaus, ist in der vorliegenden Situation nicht erkennbar, wie deshalb ein anderer Gegenstand entstehen könnte, als bei der gege- benenfalls in der ursprünglichen Fassung vorgegebenen Reihenfolge des Zusammenbaus. Die resultierende Vorrichtung lässt sich von einer an- spruchsgemässen Vorrichtung nicht unterscheiden. Damit führt die vorgenommene Änderung zu keinem anderen Anspruchs- gegenstand und ist zulässig. Erfinderische Tätigkeit 32. Was sich in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt, ist keine patentierbare Erfindung (Art. 1 Abs. 2 PatG). Um «eine unzulässige ex-post-Betrachtung auszuschliessen», verlangt das Bundesgericht eine nachvollziehbare Methode der Beurteilung. 25
Dazu bedarf es mindestens der Feststellung der Erfindung, des Standes der Technik sowie des massgeblichen Fachmannes und seines Wissens und Könnens. 26
Das Bundespatentgericht wendet bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit den vom Europäischen Patentamt (EPA) entwickelten Aufgabe- Lösungs-Ansatz an. 27 Der Aufgabe-Lösungs-Ansatz gliedert sich in drei Phasen: i) Ermittlung des «nächstliegenden Stands der Technik», ii) Be- stimmung der zu lösenden «objektiven technischen Aufgabe» und iii) Prü-
25 BGer, Urteil 4C.52/2005 vom 18. Mai 2005, E. 2.3 – «Kunststoffdübel». 26 BGer, a.a.O. 27 BPatGer, Urteil O2013_008 vom 25. August 2015, E. 4.4 – «elektrostatische Pulversprühpistole»; Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.6 – «Valsartan/Amlodipin Kombinationspräparat»; Urteil O2015_011 vom 29. August 2017, E. 4.5.1 – «Fulvestrant».
S2023_004, S2023_005 Seite 25 fung der Frage, ob die beanspruchte Erfindung angesichts des nächstlie- gen-den Stands der Technik und der objektiven technischen Aufgabe für die Fachperson naheliegend gewesen wäre. 28
Der nächstliegende Stand der Technik sollte auf einen ähnlichen Zweck oder eine ähnliche Wirkung wie die Erfindung gerichtet sein. 29 In der Pra- xis ist der nächstliegende Stand der Technik in der Regel der, der einem ähnlichen Verwendungszweck entspricht und die wenigsten strukturellen und funktionellen Änderungen erfordert, um zu der beanspruchten Erfin- dung zu gelangen. 30 Die Wahl des Ausgangspunkts ist zu begründen. 31
Trotz des Superlativs «nächstliegend» kann es, auch nach der Recht- sprechung der Beschwerdekammern des EPA, 32 mehrere «nächstliegen- de» Entgegenhaltungen geben, die «gleich weit entfernt» sind von der Er- findung. 33 Dann muss für die Feststellung, dass die beanspruchte techni- sche Lehre nicht naheliegend ist, der Aufgabe-Lösungs-Ansatz ausge- hend von allen Ausgangspunkten durchgeführt werden. Das Bundesge- richt hält dabei fest, dass es «nicht wesentlich sein [kann], welches von regelmässig mehreren naheliegenden Elementen im Stande der Technik zum Ausgangspunkt der allein entscheidenden Frage genommen wird, ob die Fachperson schon mit geringer geistiger Anstrengung auf die Lösung des Streitpatents kommen kann». 34
Nächstliegender Stand der Technik
Im ersten Schritt des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes ist der nächstliegende Stand der Technik im Sinne eines besten Ausgangspunkts für die Beurtei- lung der erfinderischen Tätigkeit zu bestimmen. 34. Die Beklagte macht einerseits mangelnde erfinderische Tätigkeit ausge- hend von der CN201245225 (in der Folge «CN 225») und andererseits
28 Richtlinien für die Prüfung im EPA, Ausgabe März 2023, G-VII, 5. 29 BPatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.6. 30 Beschwerdekammer des EPA, Entscheidung T 606/89 vom 18. September 1990. 31 BGer, Urteil 4A_282/2018 vom 4. Oktober 2018, E. 4.3 – «balancier de montre». 32 Vgl. Beschwerdekammer des EPA, Entscheidung T 967/97 vom 25. Oktober 2001. 33 BPatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.6. 34 BGE 138 III 111 E. 2.2 – «Induktionsherd».
S2023_004, S2023_005 Seite 26 ausgehend von der CN 201703522 U («CN 522») geltend, jeweils kombi- niert mit einer Vielzahl unterschiedlicher Sekundärdokumente. Die Klägerin bestreitet, dass die CN 225 ein geeigneter Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist, und findet auch mehr Unterscheidungsmerkmale zwischen dem Offenbarungsgehalt der CN 225 und dem Anspruchsgegenstand als die Beklagte. 35. Die CN 225 beschreibt eine Schnellspannachse für ein Elektrofahrrad mit einem Nabenmotor (Abs. [0002], [0004] sowie Figur 1 und 2).
Abbildung 2: Fig. 1 der CN 225 mit Spannachse 5, Spindel 4, Einstellmutter 8, Positionierblock 9 und Anti-Rotationsplatte 11 Es gibt eine erste Gabel 3 und eine zweite Gabel 2, zwischen denen der Nabenmotor 1 befestigt ist. Eine Spannachse 5 verläuft durch die Spin- del 4 des Motors und ist auf der in der Figur links dargestellten Seite bei der zweiten Gabel 2 in eine für den Fachmann erkennbar separate aus- senliegende Einstellmutter 8 mit einer Durchgangsöffnung mit Innenge- winde eingeschraubt, und zwar mit dem freien Ende der Spannachse 5 mit Aussengewinde. Bei der ersten Gabel 3 ist ein Spannhebel 6 mit einer exzentrischen Aufnahmeöffnung vorgesehen, in dieser Aufnahmeöffnung ist ein Querstift 7 angeordnet, der an der Spannachse 5 und senkrecht zu dieser vorgesehen ist. Zwischen Spannhebel 6 und einer Anschlagfläche
S2023_004, S2023_005 Seite 27 an der ersten Gabel 3 gibt es einen Positionierblock 9, durch den die Spannachse 5 hindurch läuft, und der eine Gegenfläche für den Exzenter des Spannhebels 6 aufweist. Soweit handelt es sich für den Fachmann erkennbar um eine konventionelle und übliche Schnellspannachse. Es ist nicht erkennbar, ob die Spannachse 5 in einer oder beiden der Ga- beln 2 und 3 jeweils durch Durchgangsöffnungen hindurchtritt, oder durch insbesondere im Fahrradbereich übliche, nach unten offene Schlitze in den Gabeln (sogenannte dropouts, vgl. Abs. [0006] der US 2009/0072613, in der Folge US 613), sodass die Spannachse von un- ten zwischen die Gabeln geführt und dann befestigt werden kann. Weiter gibt es auf beiden Seiten eine Antirotationsplatte 11, die jeweils an der Spindel 4 («motor main shaft») des Motors vorgesehen ist, die die Spindel 4 daran hindert, relativ zu den beiden Gabeln 2 und 3 zu rotieren (Abs. [0019] der CN 225). Wie diese Antirotationswirkung genau erzielt wird, wird in der CN 225 nicht beschrieben: weder ob überhaupt – und wenn ja wie – diese Antirotationsplatten 11 mit der Spindel 4 verbunden sind noch wie diese Antirotationsplatten 11 jeweils bezüglich Gabel ver- hindern, dass die Spindel 4 relativ zur Gabel rotationsmässig fixiert ist. Damit ist die CN 225 genau wie das Streitpatent auf eine Kombinations- struktur aus Fahrradrahmen und Motornabe für ein Elektrofahrrad mit ei- nem Nabenmotor gerichtet und ist ein geeigneter Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit. 36. Die Beklagte macht mangelnde erfinderische Tätigkeit weiter ausgehend von CN 522 geltend. Die CN 522 betrifft ein Elektrofahrrad mit einem Nabenmotor (Abs. [0008], [0009] sowie Figuren 1 und 2).
S2023_004, S2023_005 Seite 28
Abbildung 3: Fig. 1 (oben) und 2 (unten) der CN 522 mit Achse 1 und Planetenträger 5 Wie die Klägerin zu Recht ausführt, tritt in Figur 2 die Achse 1 nicht durch beide Gabeln, sondern nur durch die erste Gabel 2b, die in Figur 2 rechts dargestellt ist, und endet dann in einem Sackloch des Planetenträgers 5 des Motors. Der Planetenträger 5 ist seinerseits mit einem Fortsatz 5a ausgestattet, der durch die zweite Gabel 2a hindurchtritt. Der Planeten- träger 5 kann nicht als der Achse zugehörig verstanden werden. Für den
S2023_004, S2023_005 Seite 29 Fachmann ist klar, dass der Planetenträger 5 nicht Teil der Achse ist, sondern ein Teil des Motors. An diesem Planetenträger 5 gibt es einen als Haken S («hook») bezeichneten axialen Fortsatz, der in einer nicht weiter beschriebenen und auch in der Figur 2 nicht genau erkennbaren Weise in die zweite Gabel unterhalb des Fortsatzes 5a eingreift. Ob es sich dabei um eine Nut oder ein Sackloch oder etwas anderes handelt, kann weder der Beschreibung noch der Figur 2 eindeutig entnommen werden. Beim Ausführungsbeispiel gemäss Figur 1 der CN 522 tritt die Achse 1 durch beide Gabeln 2a und 2b hindurch. Auch hier gibt es einen Haken S, mit dem der Planetenträger 5 am Rotieren relativ zum Rahmen gehindert wird. Dieser Haken greift von unten in einer ebenfalls weder in der Figur 1 noch in der Beschreibung genauer dargelegten Weise in die links darge- stellte Gabel ein. Die CN 522 ist wie das Streitpatent gerichtet auf eine Kombinationsstruk- tur aus Fahrradrahmen und Motornabe für ein Elektrofahrrad mit einem Nabenmotor und somit ein geeigneter Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit. CN 225 als Ausgangspunkt Zu lösende technische Aufgabe
In der zweiten Phase des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes wird die zu lösende technische Aufgabe objektiv bestimmt. Hierfür werden das Patent, der nächstliegende Stand der Technik und die zwischen der beanspruchten Erfindung und dem nächstliegenden Stand der Technik bestehenden Un- terschiede in Bezug auf die (strukturellen oder funktionellen) Merkmale untersucht (die auch als Unterscheidungsmerkmal(e) der beanspruchten Erfindung bezeichnet werden). Anschliessend wird die aus diesen Unter- scheidungsmerkmalen resultierende technische Wirkung bestimmt und dann die technische Aufgabe formuliert. 35
Die Beklagte argumentiert, der Anspruchsgegenstand unterscheide sich von der Offenbarung der CN 225 in den Merkmalen 1.2.b, 1.2.c, 1.4.b (teilweise) und 1.4.c.
35 BPatGer, Urteil S2019_007 vom 1. Oktober 2019, E. 32 – «Tadalafil 5 mg».
S2023_004, S2023_005 Seite 30 Die Klägerin sieht zusätzliche Unterschiede in den Merkmalen 1.2.d, 1.3.a und 1.4.b (ganz), was die Beklagte bestreitet. 39. Wie vorne dargelegt (E. 35), offenbart die CN 225 nicht, wie die Antirota- tionsplatte 11 mit der Gabel 3 wechselwirkt, um die relative Rotation zu verhindern, und ob dafür z.B. eine Nut vorhanden ist. Der Klägerin ist deswegen zuzustimmen, dass auch das Merkmal 1.2.d («the first fork (11) is provided, at its inner side adjacent to the through hole (110), with a po- sitioning groove (111)») in der CN 225 nicht offenbart ist. Daraus folgend ist auch das Merkmal 1.3.a (die Muffe weist ein Positionierende auf, das in die Positioniernut eingreifbar ist) nicht offenbart. In Bezug auf Merkmal 1.4.b («the elongated axle (3) can pass through the through hole (110) of the first fork and the sleeve (21) of the motor hub (2)») ist der Beklagten zuzustimmen, dass das Merkmal der CN 225 zu entnehmen ist. Die CN 225 offenbart aber nicht, ob die Spannachse 5 durch die erste Gabel 3, durch ein Durchgangsloch oder einen nach un- ten offenen Schlitz tritt. Das ist aber bereits im unbestrittenen Unterschei- dungsmerkmal 1.2.b berücksichtigt («wherein the first fork (11) is provided with a through hole (110)»). Damit unterscheidet sich der Anspruchsgegenstand von Anspruch 1 vom Offenbarungsgehalt der CN 225 in den Merkmalen 1.2.b, 1.2.c, 1.2.d, 1.3.a und 1.4.c, d.h. die CN 225 offenbart kein Durchgangsloch in der ersten Gabel, kein Innengewindeloch in der zweiten Gabel, keine Po- sitioniernut an der ersten Gabel, kein Positionierende der Muffe, die in die Positioniernut eingreifen kann, und kein Aussengewinde des hinteren En- des der länglichen Welle (Steckachse), das im Innengewindeloch der zweiten Gabel befestigt ist. 40. Nach Auffassung der Beklagten, aber unter Berücksichtigung von nicht al- len vorne festgestellten Unterscheidungsmerkmalen, besteht die objektive Aufgabe ausgehend von der CN 225 darin, eine erste und zweite Gabel bereitzustellen, mit denen der Zusammenbau der Komponenten der Nabe und des Fahrradrahmens vereinfacht wird. Abgeleitet wird dies vom im Streitpatent beschriebenen Vorteil und der Montagebeschreibung gemäss Abs. [0008] beziehungsweise [0023].
S2023_004, S2023_005 Seite 31 Die Klägerin entgegnet, diese Bestimmung der objektiven technischen Aufgabe sei mangelhaft, und die Aufgabenformulierung der Beklagten könne zur Begründung der fehlenden erfinderischen Tätigkeit nicht her- angezogen werden. Die Klägerin formuliert aber ihrerseits keine andere objektive Aufgabe. Die Beklagte bezieht dazu Stellung, ohne wesentliche weitere Argumente vorzubringen. 41. Merkmal 1.2.d kombiniert mit Merkmal 1.3.a sind in einer Gesamtschau so zu verstehen, dass es bei der ersten Gabel angrenzend an («adjacent to») die Durchgangsöffnung innenseitig eine Positioniernut («positioning groove») geben muss, und die Muffe («sleeve») der Motornabe («motor hub») ein Positionierende aufweist, das in die Positioniernut der ersten Gabel eingreifbar und an ihr anschlagbar ist («can be engaged with and stopped at»). Da der Anspruch nicht ausschliesst, dass die Muffe der Motornabe aus mehreren Teilen besteht, kann die in der CN 225 offenbarte kombinierte Struktur, bestehend aus Hülse 4 («motor main shaft») und nicht am ei- gentlichen Motor teilhabende Antirotationsplatte 11, als Muffe («slee- ve») betrachtet werden. Wie di e Antirotationsplatte 11 der CN 225 an der Gabel zur Verhinderung der Rotation angeschlagen ist, ist nicht unmittelbar und eindeutig offen- bart (E. 35). Das Gegenmittel zur Antirotationsplatte 11 scheint im Sinne von Merkmal 1.2.d innenseitig und angrenzend an der Stelle angeordnet, bei der die Spannachse durch die erste Gabel hindurchtritt, aber in wel- cher Form es realisiert ist, ist nicht unmittelbar und eindeutig offenbart. Damit ist das, was Merkmal 1.2.d kombiniert mit Merkmal 1.3.a von der Offenbarung der CN 255 unterscheidet, dass die Verhinderung der Rota- tion spezifisch durch eine Positioniernut ausgebildet ist, in die das Positi- onierende der Muffe eingreift und anschlägt. Diese zusätzlichen Unterscheidungsmerkmale 1.2.d und 1.3.a führen nicht zu einer anderen Aufgabenformulierung als von der Beklagten vor- geschlagen. Die objektive Aufgabe besteht ausgehend von CN 225 entsprechend darin, eine erste und eine zweite Gabel für ein Motorfahr- rad bereitzustellen, mit denen der Zusammenbau der Komponenten der Nabe und des Fahrradrahmens vereinfacht wird.
S2023_004, S2023_005 Seite 32 Naheliegen 42. In der dritten Phase des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes gilt es zu klären, ob sich im Stand der Technik insgesamt eine Lehre findet, welche den mit der objektiven technischen Aufgabe befassten Fachmann veranlassen würde (nicht nur könnte, sondern würde), den nächstliegenden Stand der Technik unter Berücksichtigung dieser Lehre zu ändern oder anzupassen und somit zu etwas zu gelangen, was unter den Patentanspruch fällt, und das zu erreichen, was mit der Erfindung erreicht wird. 36
Dabei ist von einem Fachmann zu erwarten, den Stand der Technik eines benachbarten oder übergeordneten technischen Gebiets heranzuziehen, auf dem die gleichen oder ähnliche Probleme wie auf dem Spezialgebiet, auf dem die beanspruchte Erfindung liegt, eine Rolle spielen und von dem deshalb erwartet werden muss, dass der massgebliche Fachmann dieses kennt. Unter diesen Voraussetzungen ist der Stand der Technik auf Nachbargebieten und/oder auf einem übergeordneten allgemeinen technischen Gebiet naheliegend heranzuziehen. 37
Ausgehend von der CN 225 kombiniert die Beklagte mit folgenden Se- kundärdokumenten: – US 613, – US 2008/0284127 (in der Folge US 127), – US 7,918,474 (in der Folge US 474), – Stecksystem X-12, einmal als offenkundige Vorbenutzung und einmal als Internetpublikation (in der Folge Steckachssystem X- 12). 44. Das Steckachssystem X-12, dessen Zugehörigkeit zum massgeblichen Stand der Technik von der Klägerin nicht bestritten wurde, beschreibt ein Steckachssystem für nicht motorisierte Fahrräder, das mit seiner Bedie- nungsfreundlichkeit wirbt. Es verspricht einen deutlich einfacheren und schnelleren Ausbau und ganz besonders Einbau des Hinterrads. Damit betrifft das Dokument X-12 zwar nicht den Zusammenbau motorisierter Fahrräder, aber ein benachbartes Gebiet, auf dem sich ähnliche Proble-
36 So genannter «could/would approach», BPatGer, Urteil S2017_001 vom
S2023_004, S2023_005 Seite 33 me stellen und das der Fachmann kennt. Der Fachmann würde dieses Dokument daher berücksichtigen bei der Lösung der objektiven Aufgabe, eine erste und eine zweite Gabel für ein Motorfahrrad bereitzustellen, mit denen der Zusammenbau der Komponenten der Nabe und des Fahrrad- rahmens vereinfacht wird.
Abbildung 4: Ausschnitt aus X-12 Das Dokument X-12 offenbart ein Steckachssystem, bei dem die erste Gabel ein Durchgangsloch aufweist, das axial mit dem Innengewindeloch der zweiten Gabel fluchtet. Dass die Vertiefung in der zweiten Gabel ein Innengewinde aufweist, ergibt sich für die Fachperson durch die Sechs- kant-Ausnehmung der Nabe, die ein Verschrauben ermöglicht, und dadurch, dass das Dokument von «Gewinde-Insert im rechten Ausfallen- de» spricht. Damit sind die Merkmale 1.2.b, 1.2.c und 1.4.c offenbart. Ob das Innengewindeloch in der zweiten Gabel durchgehend ist oder nicht, offenbart das Dokument X- 12 nicht, was bei gegebener Auslegung (E. 26) aber irrelevant ist. Das Dokument zum X12-Steckachsystem zeigt eben- falls, dass die erste Gabel mit einem Durchgangsloch ausgestattet ist und nicht mit einem nach unten offenen «drop out». Entgegen der Ansicht der Beklagten offenbart die rot markierte Stelle in der nachfolgenden Abbildung aus dem Dokument X-12 aber keine Positi- oniernut. Das Dokument X-12 bezeichnet diese Stellen als Einfädelhilfen. Durch die eingefrästen Führungen soll die Nabe einfacher in die Ausspa- rungen der Gabeln eingeführt werden können. Dass die Nabe durch die- se Führungen drehfest befestigt wird, offenbart das Dokument aber nicht, geschweige denn, dass dafür eine Positioniernut vorgesehen ist.
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Abbildung 4: Ausschnitt aus dem Dokument X-12 Das Sekundärdokument offenbart somit die Merkmale 1.2.d und 1.3.a (Positioniernut und darin eingreifende Muffe mit Positionierende) nicht. Die Beklagte zeigt nicht auf, wie die Kombination von CN 225 und dem X- 12-Steckachsystem ohne erfinderische Tätigkeit zu diesen Merkmalen führen würde. Der geltend gemachte Anspruch 1 des Streitpatents ist gegenüber der Kombination von CN 225 und dem Steckachssystem X-12 somit glaub- haft erfinderisch. 45. In der US 613 wird eine Kombinationsstruktur aus Fahrradrahmen und einer länglichen Achse einer Fahrradnabe beschrieben (Abs. [0002]). Sie soll insbesondere die Verbindung zwischen der Gabel und der Radbefes- tigungsachse einer Nabe mittels Muttern verbessern (Abs. [0006] und [0008]). Die US 613 betrifft wiederum nicht motorisierte Fahrräder, der Fachmann würde dieses Dokument aber aus denselben Gründen wie bei der Steckachse X-12 beiziehen.
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Abbildung 5: Fig. 6 aus US 613 Die Beklagte macht geltend, dass die in der folgenden Abbildung rot mar- kierten Stellen eine Positioniernut im Sinne des Streitpatents offenbarten.
Abbildung 6: Ausschnitt aus Fig. 4 der US 613, eingefärbt von der Beklagten Die rot eingefärbten Stellen befinden sich an der Kontaktstelle zwischen Nabenhülse («hub axle 36») und dem Aussenrohr («outer tube 70») im Bereich der Durchgangsöffnung durch dieses Aussenrohr für die Achse («wheel securing axle 38») (Abs. [0033] und [0034]). Eine anspruchsge- mässe Nut zur drehfesten Montage der Nabe wird in der US 613 nicht of- fenbart, was insofern einleuchtet, als dass US 613 wie erwähnt das Ge- biet nicht motorisierter Fahrräder betrifft und sich daher das Problem der drehfesten Lagerung der Motornabe gar nicht stellt. Damit führt auch die Kombination der CN 225 mit der US 613 nicht zu den Merkmalen 1.2.d und 1.3.a. Der geltend gemachte Anspruch 1 des
S2023_004, S2023_005 Seite 36 Streitpatents beruht daher auch ausgehend von CN 225 in Verbindung mit US 613 auf erfinderischer Tätigkeit. 46. Die Beklagte behauptet nicht, dass die weiteren Sekundärdokumente US 127 und US 474 eine anspruchsgemässe Positioniernut offenbaren. Daher kann die Kombination dieser Entgegenhaltungen mit dem Aus- gangsdokument CN 225 auch nicht glaubhaft zum anspruchsgemässen Gegenstand führen. Damit beruht der geltend gemachte Anspruch 1 des Streitpatents glaub- haft auf erfinderischer Tätigkeit ausgehend von CN 225. CN 552 als Ausgangspunkt Zu lösende technische Aufgabe
In der Massnahmeantwort argumentiert die Beklagte insbesondere unter Bezugnahme auf die Abs. [0007], [0009], [0022] sowie [0031] und Figur 2 der CN 522, und stellt sich auf den Standpunkt, dass sich der Gegen- stand von Anspruch 1 nur durch die Merkmale 1.2.c und 1.4.c von diesem Gegenstand unterscheide. In ihrer Stellungnahme vom 18. Oktober 2023 ergänzt die Beklagte, dass in Figur 1 der CN 522 ihrer Ansicht nach eine Positioniernut für den von unten geführten Haken und damit auch das Merkmal 1.2d in der CN 522 offenbart sei. Nach der Beklagten unter- scheidet sich der Anspruchsgegenstand von der Offenbarung der CN 522 mithin in den Merkmalen 1.2.c und 1.4.c. Die Klägerin sieht zusätzliche Unterschiede im Fehlen der Merkmale 1.2.d, 1.3.a und 1.4, 1.4.a-b, was die Beklagte bestreitet. Die Klägerin weist insbesondere darauf hin, dass die Achse der CN 522 in der zweiten Figur nicht durch die zweite Gabel hindurchtrete, sondern bei einem Pla- netenträger ende. 48. Wie vorne dargelegt (E. 36), offenbart die CN 522 nicht, wie der Haken S mit der Gabel 2a wechselwirkt, um die relative Rotation zu verhindern, und ob dafür eine Nut vorhanden ist. Der Klägerin ist deswegen zuzu- stimmen, dass das Merkmal 1.2.d («the first fork (11) is provided, at its in- ner side adjacent to the through hole (110), with a positioning groove
S2023_004, S2023_005 Seite 37 (111)») in der CN 522 nicht offenbart ist. Daraus folgend ist auch das Merkmal 1.3.a nicht offenbart. Aus dem Vortrag der Klägerin geht nicht eindeutig hervor, von welchen Unterscheidungsmerkmalen sie bei der Betrachtung von Figur 1 der CN 522 ausgeht. Die Klägerin bestreitet aber im Zusammenhang mit die- ser Figur 1 nicht, dass die Achse durch die zweite Gabel hindurchtritt und an diesem Ende ein Aussengewinde aufweist. Der Planetenträger 5 mit dem Haken S kann bei dieser Figur 1 als Motornabe (motor hub) gemäss Anspruch betrachtet werden. Damit unterscheidet sich der Anspruchsgegenstand von Anspruch 1 vom Ausführungsbeispiel gemäss Figur 1 der CN 522 in den Merkmalen 1.2.c, 1.2.d, 1.3.a und 1.4.c. 49. Nach Auffassung der Beklagten, aber unter Berücksichtigung von nicht al- len vorne festgestellten Unterscheidungsmerkmalen, besteht die objektive Aufgabe ausgehend von der CN 522 darin, eine erste und eine zweite Gabel bereitzustellen, mit denen der Zusammenbau der Komponenten der Nabe und des Fahrradrahmens vereinfacht wird. Abgeleitet wird dies vom im Streitpatent beschriebenen Vorteil und der Montagebeschreibung gemäss Abs. [0008] beziehungsweise [0023]. Die Klägerin behauptet, diese Bestimmung der objektiven technischen Aufgabe sei mangelhaft, und die Aufgabenformulierung der Beklagten könne zur Begründung der fehlenden erfinderischen Tätigkeit nicht her- angezogen werden. Die Klägerin formuliert aber ihrerseits keine andere objektive Aufgabe. Die Beklagte bezieht dazu Stellung, ohne wesentliche weitere Argumente vorzubringen. 50. M erkmal 1.2.d kombiniert mit Merkmal 1.3.a sind in einer Gesamtschau so zu verstehen, dass es bei der ersten Gabel angrenzend innenseitig an die Durchgangsöffnung eine Positioniernut geben muss, und die Mo- tornabe («motor hub») ein Positionierende aufweist, das in die Positioni- ernut der ersten Gabel eingreifbar und an ihr anschlagbar ist («can be engaged with and stopped at»).
S2023_004, S2023_005 Seite 38 Da die Motornabe gemäss Streitpatent aus mehreren Teilen bestehen kann, oder dies zumindest im Streitpatent nicht ausgeschlossen ist, kann die in der CN 522 offenbarte kombinierte Struktur aus Planetenträger 5 mit dem Haken S als Motornabe betrachtet werden. Der Eingriffsbereich für den Haken S ist aber nicht im Sinne von Merkmal 1.2.d angrenzend an die Stelle angeordnet, bei der die Spannachse durch die erste Gabel hindurchtritt und auch nicht im Sinne von Merkmal 1.2.d innenseitig der Gabel. Wie der Haken S der CN 522 an der Gabel unter Verhinderung von Rota- tion angeschlagen ist, ist unklar (E. 36). Damit unterscheidet sich die Merkmalskombination 1.2.d kombiniert mit M erkmal 1.3.a von der Offenbarung der CN 522 darin, dass die Verhinde- rung der Rotation spezifisch durch eine Positioniernut ausgebildet ist, in die das Positionierende der Muffe eingreift und anschlägt, und dass diese Nut angrenzend an das Durchgangsloch in der ersten Gabel und innen- seitig vorgesehen ist. Diese zusätzlichen Unterscheidungsmerkmale 1.2.d und 1.3.a führen nicht zu einer anderen Aufgabenformulierung als von der Beklagten vor- geschlagen. Die objektive Aufgabe ausgehend von CN 522 besteht entsprechend, wie bei der CN 225, darin, eine erste und eine zweite Ga- bel für ein Motorfahrrad bereitzustellen, mit denen der Zusammenbau der Komponenten der Nabe und des Fahrradrahmens vereinfacht wird. Naheliegen
Selbst wenn zugunsten der Beklagten davon ausgegangen wird, dass die Achse beim Ausführungsbeispiel gemäss Figur 2 durch den Planetenträ- ger 5 hindurch tritt und das Ende der Achse den Teil bildet, der in der Fi- gur mit 5a bezeichnet ist, offenbart die CN 522 nicht mehr als die CN 255. Mit den Merkmalen 1.2.c, 1.2.d, 1.3.a und 1.4.c fehlen im Wesentlichen dieselben Unterscheidungsmerkmale. Weiter stellt sich ausgehend von CN 522 die gleiche zu lösende Aufgabe (E. 50 vorstehend). Da mit denselben Sekundärdokumente kombiniert wird, werden auch ausgehend von der CN 522 die Merkmale 1.2.d (Positioniernut an der ersten Gabel) und 1.3.a (Positionierende greift in Positioniernut ein) nicht nahegelegt, da diese weder im Ausgangsdokument noch in den Sekun- därdokumenten offenbart werden. Damit beruht der Gegenstand von An-
S2023_004, S2023_005 Seite 39 spruch 1 des Streitpatents auch ausgehend von CN 522 glaubhaft auf er- finderischer Tätigkeit. Keine Erschöpfung 52. Hat der Patentinhaber eine patentgeschützte Ware im Inland oder im Eu- ropäischen Wirtschaftsraum in Verkehr gebracht oder ihrem Inverkehr- bringen im Inland oder im Europäischen Wirtschaftsraum zugestimmt, so darf diese Ware gewerbsmässig eingeführt und im Inland gewerbsmässig gebraucht oder weiterveräussert werden (Art. 9a Abs. 1 PatG, so genann- te Erschöpfung). 53. Die Beklagte stellt sich hilfsweise auf den Standpunkt, dass der Lizenz- vertrag zwischen der Klägerin und FBM Ltd. die Lieferung der Fahrrad- rahmen von der FBM Ltd. an die Beklagte erlaube und sie diese Rahmen hiernach infolge Erschöpfung auch im Schutzbereich des Streitpatents verwenden dürfe. Die Klägerin stellt sich auf den Standpunkt, dass Drittparteien in jedem Fall einer Berechtigung für die Benutzung der Erfindung bedürften und stützt sich dabei insbesondere auf den zweiten Satz der nachstehend einkopierten Klausel. Es liege weder ein Lizenzvertrag mit der Beklagten vor noch sei diese am Streitpatent beteiligt noch sei ein gesetzlicher Aus- nahmetatbestand gegeben. Entscheidend sei einzig die Frage, ob FBM Ltd. ein komplett montiertes (OEM) E-Bike unter Nutzung des Streitpa- tents hergestellt und an die Beklagte vertrieben habe. Da die Beklagte nur Fahrradrahmen von der FBM Ltd. beziehe und diese dann mit ver- schiedenen Drittkomponenten zu einem eigenen Produkt verbaue, liege dieser Sachverhalt nicht vor und die Einrede der patentrechtlichen Er- schöpfung greife nicht. 54. Die fragliche Klausel im Lizenzvertrag vom 23. April 2023 lautet wie folgt: «For good and valuable consideration already received and acknowledged by Licensors [Klägerin und FBM Ltd.], Licensee 2 [FBM Ltd.] will have the right to use Patents on any and all products manufactured by Licensee 2 and its affili- ated companies. This shall include the right of Licensee 2 to use Patents on components and vehicles, manufactured by 3 rd parties, provided such com-
S2023_004, S2023_005 Seite 40 ponents and vehicles are sold and/or distributed by Licensee 2, or its affiliated companies, or sold as final OEM product to clients of Licensee 2.» Freie Übersetzung auf Deutsch: «Gegen bereits erhaltene und von den Lizenzgebern [Klägerin und FBM Ltd.] anerkannte Gegenleistung, erhält die Lizenznehmerin 2 [FBM Ltd.] das Recht, die Patente auf allen von der Lizenznehmerin 2 und ihren verbundenen Un- ternehmen hergestellten Produkten zu nutzen. Dies schliesst das Recht der Lizenznehmerin 2 ein, die Patente auf Komponenten und Fahrzeugen zu nut- zen, die von Dritten hergestellt wurden, sofern diese Komponenten und Fahr- zeuge von der Lizenznehmerin 2 oder ihren verbundenen Unternehmen ver- kauft und/oder vertrieben werden oder als OEM-Endprodukt an Kunden der Lizenznehmerin 2 verkauft werden.» Die «Patents» sind definiert als US 8,960,354 B2 (Anmelde- Nr. 13/272,637) und EU 2 546 134 (Anmelde-Nr. 1184749.7). Trotz des Verschreibers – «EU» statt «EP» – ist hinreichend klar, dass eines der li- zenzierten Patente das Streitpatent ist. Die zitierte Formulierung im Lizenzvertrag ist schwer verständlich. Die FBM Ltd. hat das Recht, das Streitpatent zur Herstellung von in den Schutzbereich eingreifenden Produkten zu nutzen. Mit dem zweiten Satz erhält die FBM Ltd. das Recht, Komponenten, die nicht in den Schutzbe- reich des Streitpatents fallen können, da das Streitpatent eine «Kombina- tionsstruktur aus Fahrradrahmen und Motornabe» beschlägt, von Dritten einzukaufen und weiterzuverkaufen. Dazu bräuchte sie aber keine Li- zenz, weil diese Komponenten nicht in den Schutzbereich des Streitpa- tents fallen. Sinn ergibt der zweite Satz nur, wenn der FBM Ltd. damit ge- stattet werden soll, die Komponenten an Dritte zur Herstellung patentge- mässer Kombinationsstrukturen zu liefern. Gemäss der Auslegung des Gerichts ist diese Bestimmung so zu verstehen, dass die FBM Ltd. wegen des Lizenzvertrags nicht als Mittäterin der durch den Dritten eventuell be- gangenen Haupttat belangt werden kann. Die Lesart der Beklagten, gemäss der Dritte, die Komponenten von einer der Vertragsparteien beziehen, von patentrechtlichen Ansprüchen freige- stellt sind, liesse sich zwar gegebenenfalls mit dem isoliert betrachteten Wortlaut der zitierten Klausel 2 des Lizenzvertrags vereinbaren, führt aber zu einem unauflösbaren Widerspruch mit lit. d der Präambel, gemäss der keine der Vertragsparteien Dritten ohne Zustimmung der anderen Ver-
S2023_004, S2023_005 Seite 41 tragspartei eine Lizenz am Streitpatent erteilen darf. Um diesen Wider- spruch aufzulösen, ist – mangels anderer Anhaltspunkte – der zweite Satz von Klausel 2 eng auszulegen und kann nur die Lizenznehmerin 2, die FBM Ltd., vor einer Inanspruchnahme wegen Mitwirkung an einer Pa- tentverletzung befreien. Eine auch die Beklagte befreiende Zustimmung der Klägerin zur Lizenzerteilung an die Beklagte wurde weder behauptet noch belegt. Dass die FBM Ltd. für den Verkauf von Komponenten (konkret: Fahrrad- rahmen) an Dritte nicht als Mittäterin für die von Dritten begangene Pa- tentverletzung belangt werden kann, bedeutet nicht, dass Dritte berechtigt sind, aus den von der FBM Ltd. gelieferten Komponenten eine in den Schutzbereich des Streitpatents fallende Kombinationsstruktur herzustel- len und zu vertreiben. Denn dazu wäre eine Lizenz notwendig, welche die FBM Ltd. nicht ohne vorgängige Zustimmung der Klägerin einräumen darf (Präambel lit. d des Lizenzvertrags). Die vom Dritten hergestellten Kom- binationsstrukturen werden somit ohne Zustimmung der Patentinhaber hergestellt; eine Erschöpfung tritt nicht ein. 55. Daran ändert sich durch die von der Beklagten vorgebrachte Entste- hungsgeschichte des Lizenzvertrags nichts. Die Beklagte stützt sich auf eine E-Mail von Percy Chien der FBM Ltd. an Karl-Ludwig Kley von der Klägerin vom 19. April 2023, insbesondere auf folgende Stelle: «In this sense, that is why I wrote down proposing to allow each party bearing the equal right to this patent allows the other party who shares the same equal right to this patent as long as it designs, manufactures and sells the products from its own Company or its affiliates. Essentially we will have to ob- tain each other’s consent if either party decides to grand license to a third par- ty the right to use the patent, but [only, Hinzufügung durch die Beklagte] when either party does not design, manufacture or sell the products utilizing this pa- tent, whether at the end it’s for consumer, fleet, or OEM/ODM customers with their own brands.» Die Beklagte macht geltend, aus der zitierten Passage ergebe sich, dass eine separate Zustimmung der jeweils anderen Vertragspartei nur dann erforderlich sei, wenn einem Dritten eine Lizenz am Streitpatent erteilt werde, ohne dass gleichzeitig eine der Vertragsparteien ein für das Streitpatent verwendbares Produkt an diesen Dritten vertreibe. Wenn ein für die patentierte Gesamtkombination verwendbares Produkt von einer
S2023_004, S2023_005 Seite 42 der beiden Vertragsparteien an einen Dritten verkauft wurde, solle dieser Dritte das von einer der Mitinhaberinnen des Patents gekaufte Produkt innerhalb der patentierten Gesamtkombination ohne separate Zustim- mung der anderen Vertragspartei verwenden können. Mit dieser Erklä- rung sei die Klägerin zufrieden gewesen, habe ihr zugestimmt («Under- stood, agreed and reflected in the agreement») und anschliessend die Ziffer 2 in ihrer finalen Version verfasst. Die Beklagte bestreitet diese Vertragsauslegung und verweist auf ihre ersten Rechtsschriften. 56. Die von der Beklagten eingeführte E-Mail von Percy Chien vermag die Auslegung des Vertrags gemäss E. 54 nicht zu ändern, auch wenn Karl- Ludwig Kley der E-Mail zugestimmt hat. Denn gemäss der E-Mail bleibt unklar, ob das Recht Dritter, die patentgemässe Lehre zu benutzen, auch dann gilt, wenn die Dritten keine patentgemässe Kombinationsstruktur von einem der Vertragspartner erwerben, sondern nur Komponenten, die zu einer patentgemässen Vorrichtung zusammengebaut werden können. Percy Chien schreibt, jeder Miteigentümer des Streitpatents brauche die Zustimmung des anderen Miteigentümers, wenn er Dritten eine Lizenz gewähren möchte, aber nur, «wenn die betreffende Partei keine Produkte entwirft, herstellt oder verkauft, die dieses Patent benutzen» («when eit- her party does not design, manufacture or sell the products utilizing this patent»). Das heisst, wenn eine der Vertragsparteien anspruchsgemässe Kombinationsstrukturen aus Fahrradrahmen und Motornabe verkauft, brauchen die Käufer dieser Produkte keine Zustimmung der anderen Par- tei für den Weiterverkauf. Aber dies gilt eben nur für Produkte, «die das Patent benutzen», was als Produkte, die in den Schutzbereich des Streit- patents fallen, zu verstehen ist. Einzelne Komponenten der anspruchs- gemässen Kombinationsstruktur, wie z.B. Fahrradrahmen, verletzen den Anspruch 1 des Streitpatents nicht, weshalb die E-Mail von Percy Chien nicht so verstanden werden kann, dass Dritte frei wären, solche Kompo- nenten ohne Lizenz zu einer patentgemässen Kombinationsstruktur zu- sammenzubauen. Die E-Mail vom 19. April 2023 bestätigt daher die Aus- legung gemäss E. 54. Da die Beklagte die Beweislast für die behauptete Erschöpfungswirkung trägt, hätte sie eine dem Wortlaut widersprechende Auslegung der E-Mail vom 19. April 2023 zu beweisen, was sie aber nicht getan hat.
S2023_004, S2023_005 Seite 43 Die Rechte der Klägerin aus dem Streitpatent sind daher nicht dadurch erschöpft, dass die Beklagte die Fahrradrahmen, die sie zur Herstellung patentgemässer Kombinationsstrukturen (gleich nachstehend) verwendet hat, von der FBM Ltd. bezogen hat. Eingriff in den Schutzbereich 57. Die Beklagte bestreitet die Verwirklichung der Merkmale 1.2.c, 1.4.c, 1.2.d und 1.3.a des unabhängigen Anspruchs 1 des Streitpatents. Diese lauten in der massgeblichen englischen Fassung: 1.2.c while the second fork (12) is recessed with an internal thread hole (121) corresponding axially to the through hole; 1.2.d the first fork (11) is provided, at its inner side adjacent to the through hole (110), with a positioning groove (111); 1.3.a related to a positioning end, such that the positioning end (211) can be engaged with and stopped at the positioning groove (11) of the first fork; 1.4.c wherein the external thread of the tail end (32) is engaged cor- respondingly and fastened into the internal thread hole (121) of the second fork. Verwirklichung der Merkmale 1.2.c und 1.4.c 58. Die Beklagte macht geltend, der Anspruch stelle mit dem Merkmal 1.2.c einen ausdrücklichen, strukturellen und funktionalen Zusammenhang zwischen der zweiten Gabel und dem innenliegenden Gewindeloch her, wonach die zweite Gabel mit dem innenliegenden Gewindeloch ausge- spart sei. Bei der angegriffenen Ausführungsform sei das Gewindeloch jedoch räumlich vom Sackloch der zweiten Gabel getrennt, indem das Gewindeloch in einem Drehmomentsensor angebracht sei. Diese axial räumliche Trennung des Gewindelochs des Drehmomentsensors und des Sacklochs der zweiten Gabel sei für die Funktionsweise des Drehmo- mentsensors notwendig, da das Gewindeloch im auslenkbaren Bereich des Drehmomentsensors angeordnet sei, dessen radiale Auslenkung die auf den Antriebsriemen wirkende Kraft messen soll.
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Abbildung 7: Schnitt durch die Hinterachse der beklagtischen Fahrräder mit Drehmomentsensor auf der rechten Seite in lila (aus der Massnahmeantwort) Um ihre Funktionalität zu gewährleisten, müsse sichergestellt werden, dass sich die Sensorplatte noch einige Millimeter frei hin und her bewe- gen könne. Merkmal 1.2.c werde nicht verwirklicht, da das Gewindeloch in der angegriffenen Ausführungsform vom Sackloch der der zweiten Ga- bel axial beabstandet und die zweite Gabel folglich nicht mit einem innen- liegenden Gewindeloch ausgespart sei. Aus den dargelegten Gründen liege auch keine wortsinngemässe Verwirklichung des Merkmals 1.4.c vor.
Abbildung 8: Drehmomentsensor der beklagtischen Fahrräder, aus der Massnahmeantwort, Beschriftungen durch die Beklagte
S2023_004, S2023_005 Seite 45 59. Der Anspruch verlangt nicht, dass die Gabeln einstückig ausgebildet sein müssen. Auch in der Beschreibung fehlt ein entsprechender Hinweis. Dem Fachmann ist in diesem Zusammenhang bekannt, dass Fahrrad- rahmen und damit auch Gabeln von solchen Rahmen nicht nur aus einem Stück aufgebaut sein können, sondern auch aus mehreren Stücken. Auch bei der ersten Gabel gemäss Fig. 2 des Streitpatents gibt es beim Durch- gangsloch 110 einen Aufsatz mit der Positioniernut 111, den der Fach- mann als separates Teil, das an der ersten Gabel 11 befestigt ist, betrach- ten kann, und die Positioniernut 111 ist im Anspruch als Teil der ersten Gabel definiert. Die technische Wirkung der Ausbildung eines Sacklochs mit Innengewin- de in der zweiten Gabel ist, dass dadurch die Montage des Hinterrads mit Antrieb vereinfacht wird, u.a. weil sie einhändig durchgeführt werden kann und in der zweiten Gabel auf Anhieb eine definierte Position vorge- geben wird. Bei der angegriffenen Ausführungsform ist die das Sackloch in der zwei- ten Gabel umgebende Innenfläche so ausgespart, dass in diesem Be- reich eine Platte, die gleichzeitig einen Drehmomentsensor beinhaltet, be- festigt werden kann (vgl. Abbildung 9 nachstehend).
Abbildung 9: Innenseite der zweiten Gabel der angegriffenen Ausführungsform (aus Schutzschrift) Dazu gibt es bei der zweiten Gabel oberhalb des Sacklochs vorbereitete Durchgangslöcher für von aussen eingeführte Befestigungsschrauben, die durch korrespondierende Löcher der Platte mit dem Drehmoments-
S2023_004, S2023_005 Seite 46 ensor hindurchgreifen, sodass die Platte mit dem Drehmomentsensor fest an der zweiten Gabel befestigt ist.
Abbildung 10: Abb. 5 und 6 des Beschreibungsprotokolls (nicht der Geheimhaltung unterstehend)
Abbildung 11: Zweite Gabel mit befestigtem Drehmomentsensor (aus Massnahmegesuch) Da das Streitpatent nicht vorgibt, dass die zweite Gabel einstückig aus- gebildet sein muss, kann entsprechend bei der angegriffenen Ausfüh- rungsform der hintere Rahmenabschnitt im Befestigungsbereich der Ach- se mit der daran befestigten Platte mit dem Drehmomentsensor als zwei- te Gabel gemäss Anspruch betrachtet werden. Damit verfügt diese zweite Gabel über ein Sackloch mit einem Innenge- winde gemäss Merkmal 1.2.c und es kann im Sinne von Merkmal 1.4.c das Aussengewinde des hinteren Endes der länglichen Welle im Innen- gewindeloch der zweiten Gabel befestigt werden.
S2023_004, S2023_005 Seite 47 Es ergeben sich dann auch die erfindungsgemässen Vorteile, insbeson- dere die eindeutige Positionierung im Bereich der zweiten Gabel und die einhändige Montage. Verwirklichung der Merkmale 1.2.d und 1.3.a 60. Die Beklagte macht geltend, dass mit Merkmal 1.2.d eine Positioniernut beansprucht werde, im Sinne einer Vertiefung oder Einkerbung zur Befes- tigung oder Aufnahme anderer Teile. Die angegriffene Ausführungsform weise an der ersten Gabel beim Durchgangsloch aber keine Vertiefung, sondern eine Hülse oder Auskragung auf, die von der Innenseite der ers- ten Gabel hervorstehe. Aus denselben Gründen liege auch keine Verwirk- lichung des Merkmals 1.3.a vor.
Abbildung 12: Blick auf die «Hülse» oder «Auskragung» beim Durchgangsloch der ersten Gabel bei der angegriffenen Ausführungsform, Ausschnitt aus Abbildung 1 des Protokolls der genauen Beschreibung 61. Nach dem massgebenden fachmännischen Verständnis einer Positioni- ernut spielt es keine Rolle, ob der die Nut enthaltende Teil der Gabel aus der Gabel auskragt oder nicht (E. 28). Die angegriffene Ausführungsform zeigt eine «Hülse» in Form eines nach unten offenen Hufeisens (Abbil-
S2023_004, S2023_005 Seite 48 dung 13). Der Bereich zwischen den parallel nach unten verlaufenden Schenkeln des Hufeisens ist eine längliche Vertiefung, die auf beiden Sei- ten Begrenzungen aufweist, also eine Nut. Entgegen der Beklagten kommt es nicht darauf an, ob die Vertiefung durch Materialabtragung (Fräsen o.ä.) hergestellt wurde. Auch eine durch Pressen geformte Vertie- fung kann eine Nut sein. Die erste Gabel der angegriffenen Ausführungsform verfügt damit über ein Durchgangsloch mit einer Positioniernut, die so ausgebildet ist, dass das Positionierende der Motornabe mit der Positioniernut in der ersten Gabel eingreif- und an ihr anschlagbar ist. So ergeben sich auch die er- findungsgemässen Vorteile, insbesondere die vereinfachte Montage einer drehfesten Motornabe. 62. Damit greifen die «OPIUM» Motorfahrräder der Beklagten in der hier an- gegriffenen Form in den wortsinngemässen Schutzbereich des Streitpa- tents ein. Die Prüfung der hilfsweise geltend gemachten Verletzung durch äquivalente Mittel erübrigt sich. Verletzungshandlungen 63. Die Beklagte stellt die angegriffenen elektrischen Fahrräder in der Schweiz her und lieferte diese nach eigenen Angaben zu Testzwecken bereits aus. Weiter wurden vom Zoll Nord, Pratteln, vorsorglich 15 elektri- sche Motorfahrräder des Typs «Opium S-Series 45» der Beklagten zu- rückbehalten, die zur Ausfuhr aus der Schweiz bestimmt waren. Nach- dem die Herstellung, das Inverkehrbringen und die Ausfuhr der Patentin- haberin vorbehaltende Benützungshandlungen sind, liegt eine Patentver- letzung vor (Art. 8 Abs. 2 PatG). Nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil 64. Die Klägerin muss glaubhaft machen, dass sie ohne Erlass vorsorglicher Massnahmen einen nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil erleidet (Art. 261 Abs. 1 lit. b ZPO), d.h. einen Nachteil, der insbesondere nicht durch ein für sie günstiges Urteil in der Hauptsache wieder gut gemacht würde.
S2023_004, S2023_005 Seite 49 Gemäss ständiger Rechtsprechung des Bundespatentgerichts genügt es zur Verneinung des nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils nicht, dass dem Patentinhaber finanzielle Wiedergutmachungsansprüche zu- stehen, da es notorisch schwierig ist, diese in der Höhe rechtsgenügend zu beweisen. 38 Entsprechend ist ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil in der Regel gegeben, wenn ein patentverletzendes Produkt auf dem Markt erhältlich ist oder dessen Markteinführung unmittelbar bevor- steht, das mit dem vom Patentinhaber angebotenen Produkt substituier- bar ist. 39
Dass das vom Schutzrechtsinhaber angebotene Produkt selbst in den Schutzbereich des geltend gemachten Patents fällt, ist nicht notwendig. Es kann zwar sein, dass ein vom Schutzrechtsinhaber angebotenes Pro- dukt die patentgemässe Lehre umsetzt. 40 Dann ist es in aller Regel sub- stituierbar mit dem vom Dritten angebotenen patentverletzenden Produkt. Daraus darf aber nicht geschlossen werden, dass es eine Voraussetzung für den nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil ist, dass der Schutz- rechtsinhaber selbst die Lehre des geltend gemachten Patents praktiziert. 65. Die Beklagte bestreitet einen Nachteil, da die Klägerin die durch das Streitpatent geschützte Lehre nicht selber praktiziere. Daher sei weder ein Marktanteil durch das Streitpatent gedeckt noch sei ein allfälliger Ver- lust auf eine Rechtsverletzung der Beklagten zurückzuführen. Weiter sei- en die vom Zoll vorläufig zurückbehaltenen Fahrräder für den Export nach Belgien bestimmt, wo das Streitpatent und dementsprechend auch die Anordnung des Einheitlichen Patentgerichts keine Gültigkeit besässen. 66. Die von der Beklagten vorgetragene Argumentation geht an der Sache vorbei, denn es ist wie eben ausgeführt nicht massgeblich, ob die Kläge- rin selbst motorisierte Fahrräder anbietet, die in den Schutzbereich des Streitpatents fallen. Entscheidend für die Nachteilsprognose ist, dass die Beklagte mit einem Produkt auf dem Markt auftritt, das Fahrräder der Klägerin substituieren kann. Die Beklagte bestreitet dies denn auch nicht
38 BPatGer, Urteil S2013_004 vom 12. Mai 2014, E. 4.7; Urteil S2017_006 vom 30. August 2017, E. 6; Urteil S2017_006 vom 12. Oktober 2017, E. 26 – «ESZ Kombinationspräparat»; Urteil S2018_006 vom 8. Februar 2019, E. 43 – «Spiralfeder»; Urteil S2021_006 vom 26. April 2022, E. 55 – «Sorafenibtosylat». 39 BPatGer, Urteil S2019_002 vom 15. August 2019, E. 77 – «Herzklappe»; Urteil S2023_006 vom 25. Juli 2023, E. 7. 40 Z.B. BPatGer, Urteil S2018_006 vom 8. Februar 2019, E. 45 – «Spiralfeder»; Urteil S2021_005 vom 15. Dezember 2021, E. 63 – «Deferasirox».
S2023_004, S2023_005 Seite 50 und reicht selber Artikel aus Fachzeitschriften ein, die direkte Parallelen zwischen ihren eigenen «OPIUM» Pedelecs und den von der Klägerin vertriebenen «STROMER» Pedelecs ziehen. Es ist offensichtlich, dass ein Käufer statt eines klägerischen Pedelecs ein Pedelec von der Beklag- ten kaufen kann und der Klägerin dann entsprechend Umsatz entgeht. Die Klägerin hat daher glaubhaft gemacht, dass ihr durch die (bevorste- hende) Einführung der beklagtischen Speed-Pedelecs eine Umsatzein- busse droht. Aufrechterhaltung Zollmassnahmen 67. Nachdem die Verletzung des Streitpatents durch die streitgegenständli- chen Speed-Pedelecs glaubhaft und die Ausfuhr eine der Patentinhaberin vorbehaltene Handlung ist (Art. 8 Abs. 2 PatG), wird die mit Verfügung vom 18. Juli 2023 erlassene vorläufige Beschlagnahme aufrechterhalten. Der nicht leicht wiedergutzumachende Nachteil besteht unverändert fort, zumal die Motorfahrräder bei einer Freigabe ins Ausland verbracht wür- den, was die Durchsetzung der Rechte der Klägerin zumindest erheblich erschwert. 68. Mit Massnahmegesuch vom 14. Juli 2023 begehrte die Klägerin in zeitli- cher Hinsicht die Beschlagnahme bis zum Ablauf der Rechtsmittelfrist be- züglich der Entscheidung im Verfahren S2023_004 anzuordnen. Anläss- lich der mündlichen Verhandlung ergänzte sie dieses Rechtsbegehren dahingehend, als dass die Beschlagnahme in zeitlicher Hinsicht bis zum Ablauf der Rechtsmittelfrist bezüglich eines das Verfahren S2023_004 prosequierenden Hauptsacheverfahrens anzuordnen sei. Die Beklagte äusserte sich nicht zur Zulässigkeit dieses ergänzenden Rechtsbegehrens. Da Rechtsbegehren nach Treu und Glauben auszule- gen sind, 41 kann offenbleiben, ob das ergänzende Rechtsbegehren 6b in prozessualer Hinsicht zulässig wäre. Das ursprüngliche Rechtsbegehren vom 14. Juli 2023 im Verfahren S2023_005 kann in zeitlicher Hinsicht nach Treu und Glauben nur so verstanden werden, dass die Klägerin die vorläufige Beschlagnahme bis zum Abschluss eines das Massnahmever- fahren prosequierenden Hauptsacheverfahrens aufrechtzuerhalten
41 BGE 105 II 149 E. 2a.
S2023_004, S2023_005 Seite 51 wünscht. Würde das Rechtsbegehren buchstabengetreu umgesetzt, wür- den die beschlagnahmten Elektrofahrräder mit der formellen Rechtskraft des Massnahmeurteils freigegeben. Da der Sinn und Zweck des Mass- nahmeverfahrens ist, die Durchsetzung des Hauptsacheurteils zu ge- währleisten, erfüllte eine mit formeller Rechtskraft des Massnahmeurteils dahinfallende Massnahme ihren Zweck nicht. Das Rechtsbegehren vom 14. Juli 2023 muss nach Treu und Glauben daher so verstanden werden, dass die vorläufige Beschlagnahme der Elektrofahrräder bis zum Ablauf der Rechtsmittelfrist des auf die vereinigten Verfahren S2023_004/005 folgenden Hauptsacheverfahrens anzuordnen sei. Die vorläufige Beschlagnahme wird daher bis zum rechtskräftigen Ab- schluss des Prosequierungsverfahrens oder bis zum unbenutzten Ablauf der Prosequierungsfrist aufrechterhalten. Sicherheitsleistung 69. Ist ein Schaden für die Gegenpartei zu befürchten, so kann das Gericht die Anordnung vorsorglicher Massnahmen von der Leistung einer Sicher- heit durch die gesuchstellende Partei abhängig machen (Art. 264 ZPO). Die Höhe der Sicherheitsleistung muss verhältnismässig sein, hat sich aber am mutmasslichen Schaden der Gegenpartei zu orientieren und muss so bemessen sein, dass sie den zu erwartenden Schaden der Ge- genpartei einschliesslich der Prozesskosten im vorsorglichen Massnah- meverfahren voll deckt. Dafür muss das Gericht eine Schätzung des Schadens vornehmen. 42
Die Beklagte beantragt eine Sicherheitsleistung in der Höhe von je CHF 500’000 in beiden vereinigten Verfahren und begründet diese damit, dass sie bis zum Abschluss des Hauptsacheverfahrens nicht mehr her- stellen und ihre Kunden nicht mehr beliefern könne, was zu einer erhebli- chen Umsatzeinbusse und zu einem unwiederbringlichen Verlust von Kundenbeziehungen und einer Rufschädigung führe. Die Klägerin be- streitet, dass die Beklagte die Voraussetzungen für die Festsetzung einer Sicherheitsleistung genügend substanziiert behauptet habe, hält aber hilfsweise fest, dass eine eventuelle Sicherheitsleistung auf maximal CHF 50'000 anzusetzen sei.
42 BSK ZPO-SPRECHER, Art. 264 N 29 f.
S2023_004, S2023_005 Seite 52 71. Die Beklagte erleidet durch den Erlass des vorsorglichen Vertriebsverbots für die streitgegenständlichen Speed-Pedelecs zweifellos einen finanziel- len Schaden, dessen Nachweis schwierig ist. Schwierig ist es auch, die Höhe dieses Schadens bei derzeitiger Aktenlage abzuschätzen. Der rich- terlichen Schätzung kommt daher eine bedeutende Rolle zu. 43
Auszugehen ist von dem durch die Klägerin zugestandenen Schaden in Höhe von CHF 50’000. Dieser Betrag ist aber zu tief, denn die Umstel- lung der Produktion auf eine angeblich nicht patentverletzende Ausfüh- rungsform, der damit verbundene Produktionsausfall und die kaum zu beziffernden Reputationsschäden führen nach der allgemeinen Lebenser- fahrung zu direkt auf das Vertriebsverbot zurückzuführende Schadenspo- sitionen bei der Beklagten. Ausserdem betragen bereits die Prozesskos- ten des vorsorglichen Massnahmeverfahrens über CHF 100’000 (vgl. E. 75). Die Höhe der Sicherheitsleistung darf nicht mit der Höhe des Streitwerts verwechselt werden, da es in letzterem Fall um die finanziellen Interessen der Klägerin an einer Unterlassung geht und im ersten Fall um den durch die Unterlassung zu befürchtenden Schaden bei der Beklagten. Die bean- tragte Sicherheitsleistung in der Höhe des Streitwerts erweist sich vorlie- gend daher als zu hoch. 44 Aus demselben Grund verfängt das Argument der Klägerin nicht, die Beklagte verhalte sich widersprüchlich, wenn sie im Parallelverfahren vor dem Handelsgericht des Kantons Bern (wo die hiesige Beklagte Klägerin ist) den Streitwert für die Feststellung der Nich- tigkeit des angeblich die streitgegenständlichen Pedelecs erfassenden eingetragenen Designs auf CHF 100’000 beziffere. Streitwert und Höhe der Sicherheitsleistung müssen sich nicht entsprechen. Nach dem Gesagten ist in Anwendung des pflichtgemässen Ermessens der durch das Vertriebsverbot zu befürchtende Schaden auf CHF 200’000 festzusetzen. Darin enthalten ist auch der mutmassliche Schaden durch die gerichtlich angeordnete vorläufige Beschlagnahmung der vom Bun- desamt für Zoll und Grenzsicherheit zurückbehaltenen 15 Pedelecs des Typs «Opium S-Series 45». Die Sicherheitsleistung ist damit nicht wie von der Beklagten beantragt zweimal, sondern nur einmal zu leisten.
43 DIKE ZPO-ZÜRCHER, Art. 264 N 6. 44 Vgl. auch BPatGer, Urteil S2022_010 vom 27. März 2023, E. 45 f. – «Sitagliptin Metformin».
S2023_004, S2023_005 Seite 53 Um das die Aufrechterhaltung der bereits superprovisorisch angeordne- ten Massnahmen nicht zu unterbrechen, beziehungsweise die Anordnung des neu angeordneten Vertriebsverbots nicht weiter zu verzögern, sind die vorsorglichen Massnahmen sofort anzuordnen, fallen jedoch dahin, wenn die Sicherheitsleistung nicht binnen 30 Tagen nach Eröffnung die- ses Urteils an die Klägerin geleistet wird. Vollstreckungsmassnahmen 72. Gemäss Art. 343 Abs. 1 ZPO kann eine Verpflichtung zum Tun, Unterlas- sen oder Dulden durch indirekten Zwang (Ordnungsbusse, Bestrafung nach Art. 292 StGB) vollstreckt werden. Auf Antrag der obsiegenden Par- tei kann bereits das erkennende Gericht Vollstreckungsmassnahmen an- ordnen (Art. 236 Abs. 3 ZPO). Die Bestrafung wegen Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen (Art. 292 StGB) und das Ordnungsgeld nach Art. 343 Abs. 1 lit. b und c ZPO können nach h.L. verbunden werden, eine Verbindung wird aber wegen der Rechtsklarheit «nicht empfohlen». 45 Die Ordnungsbusse nach Art. 343 Abs. 1 lit. b und c ZPO kann als Zwangsgeld auch gegen juristi- sche Personen verhängt werden, während sich die Ungehorsamkeitsstra- fe nach Art. 292 StGB nur an natürliche Personen richtet. 46
Vorliegend hat die Klägerin beantragt, die Verpflichtungen zum Unterlas- sen gemäss den Rechtsbegehren Nr. 1 mit der Androhung einer Ord- nungsbusse gegenüber der Beklagten und Ungehorsamkeitsstrafe gegen deren Organe zu verbinden. Die Androhung der Vollstreckungsmassnahmen bereits durch das erken- nende Gericht ist sachgerecht, da dadurch ein eventuelles Vollstre- ckungsverfahren beschleunigt wird, was gerade im Verfahren des vor- sorglichen Rechtsschutzes wichtig ist. Da sich Ordnungsbusse und Un- gehorsamkeitsstrafe nicht an die gleichen Personen richten, besteht auch nicht die von der Lehre kritisierte Gefahr der fehlenden Rechtsklarheit.
45 STAEHELIN, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (Hrsg.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3. Aufl. Zürich 2016, Art. 343 N 18 m.w.H. 46 BSK ZPO-ZINSLI, Art. 343 N 15, 20.
S2023_004, S2023_005 Seite 54 Der Antrag auf Androhung von indirektem Zwang gemäss Rechtsbegeh- ren Nr. 1 ist entsprechend gutzuheissen. Frist zur Klage im ordentlichen Verfahren 74. Der Klägerin ist Frist zu Einreichung der Klage im ordentlichen Verfahren anzusetzen unter der Androhung, dass bei Säumnis die vorsorglichen Massnahmen dahinfallen (Art. 263 ZPO). Kosten und Entschädigungsfolgen 75. Die Gerichtskosten sind der Klägerin aufzuerlegen und mit dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Die endgültige Kosten- und Entschädigungsregelung bleibt dem ordentlichen Verfahren vorbehalten (Art. 104 Abs. 3 ZPO). Die Klägerin beziffert den Streitwert im Verfahren S2023_004 auf CHF 500’000 und im Verfahren S2023_005 auf CHF 30’000. Die Beklagte widerspricht dem von der Klägerin geltend gemachten Streitwert von CHF 500’000 nicht, äussert sich aber nicht zum Streitwert von CHF 30’000. Praxisgemäss ist vom höheren Streitwert auszugehen, wenn dieser nicht offensichtlich falsch ist. 47 Die Gerichtsgebühr für das vereinigte Verfahren ist daher ausgehend von einem Streitwert von CHF 530’000 auf CHF 25’000 festzusetzen (Art. 1 i.V.m. Art. 2 KR- PatGer). Für den Fall, dass die Klägerin die Klage im ordentlichen Verfahren nicht fristgerecht einreicht, schuldet sie der Beklagten eine Parteientschädi- gung gemäss Tarif für deren berufsmässige rechtsanwaltliche Vertretung (Art. 4-6 KR-PatGer) und Ersatz für notwendige Auslagen (Art. 32 PatGG i.V.m. Art. 3 lit. a KR-PatGer). Die tarifliche Entschädigung ist gestützt auf Art. 5 und 6 KR-PatGer auf CHF 25’000 zu bemessen. Ersatz für notwendige Auslagen in der Form von Patentanwaltskosten werden bis zur tatsächlichen Höhe, oder, wenn diese die Entschädigung für die berufsmässige anwaltliche Vertretung gemäss Tarif übersteigt, «von der Grössenordnung her im Bereich der rechtsanwaltlichen Entschädigung» des Anwalts gemäss KR-PatGer ent-
47 BPatGer, Urteil S2021_005 vom 15. Dezember 2021, E. 72 – «Deferasirox».
S2023_004, S2023_005 Seite 55 schädigt. 48 Die Beklagte hat patentanwaltliche Kosten in der Höhe von CHF 52’840 (zzgl. MwSt.) ausgewiesen. Der beantragte Ersatz für die Kosten der patentanwaltlichen Unterstützung liegt zwar «von der Grös- senordnung her» über der rechtsanwaltlichen Entschädigung gemäss Ta- rif, wurde aber von der Klägerin nicht bestritten. Der beantragte Ersatz für die Patentanwaltskosten ist daher zu gewähren (hingegen ist die Mehr- wertsteuer nicht zu addieren, da die Beklagte als Gesellschaft mit Sitz in der Schweiz vorsteuerabzugsberechtigt ist und die Mehrwertsteuer daher wirtschaftlich nicht trägt). Das Bundespatentgericht erkennt:
48 BPatGer, Urteil O2012_043 vom 10. Juni 2016, E. 5.5 – «Antriebseinrichtung für Schienenfahrzeug».
S2023_004, S2023_005 Seite 56 linken Hintergabel axial ausgerichtet sind; [5] Die Motornabe besitzt im Mittenbereich eine Hohlwelle; [6] Das (in Fahrtrichtung betrachtet) linke Ende der Hohlwelle greift in die Ausnehmung der linken Hintergabel ein und ist an dieser arretierbar; [7] Die Steckachse hat (in Fahrtrichtung betrachtet) ein linkes und ein rechtes Ende, wobei das rechte Ende ein Aussengewinde aufweist; [8] Die Steckachse ist durch die Bohrung der linken Hintergabel und durch die Hohlwelle der Motornabe hindurchgeführt; [9] Das Aussengewinde des rechten Endes der Steckachse greift in das Innengewinde der Fixierplatte der rechten Hintergabel ein und taucht (abhängig von der Einschraubtiefe) in deren Sackloch ein. 2. Die mit Verfügung vom 18. Juli 2023 verfügte vorläufige Beschlag- nahme der am 12. Juli 2023 von der Zollstelle Zoll Nord bei der Aus- fuhr aus der Schweiz zurückbehaltenen Elektrofahrräder (Typ «e- Bike Opium S-Series 45») wird bis zum rechtskräftigen Abschluss des Hauptsacheverfahrens oder bis zum unbenutzten Ablauf der Frist zur Einreichung der Klage im ordentlichen Verfahren gemäss Ziffer 4 nachstehend aufrechterhalten. 3. Die vorsorglichen Massnahmen fallen dahin, wenn die Klägerin nicht bis 23. Februar 2024 eine Sicherheit in der Höhe von CHF 200’000 geleistet hat. 4. Der Klägerin wird eine Frist bis 23. Februar 2024 zur Einreichung der Klage im ordentlichen Verfahren angesetzt, ansonsten die vor- sorglichen Massnahmen dahinfallen. 5. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 25’000. 6. Die Gerichtsgebühr wird vorläufig der Klägerin auferlegt und mit dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss verrechnet. Die endgültige Kos- ten- und Entschädigungsregelung bleibt dem Hauptsacheverfahren vorbehalten. Für den Fall, dass die Klägerin nicht binnen Frist Klage im ordentlichen Verfahren einreicht und die Sicherheit leistet, wird die vorläufige Kostenauflage endgültig.
S2023_004, S2023_005 Seite 57 7. Für den Fall, dass die Klägerin nicht binnen Frist Klage im ordentli- chen Verfahren einreicht und die Sicherheit leistet, schuldet sie der Beklagten eine Entschädigung für die berufsmässige rechtsanwaltli- che Vertretung von CHF 25’000 und Ersatz für notwendige Auslagen in der Höhe von CHF 52’840. 8. Schriftliche Mitteilung an die Parteien unter Beilage des Verhand- lungsprotokolls, an das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit, Sek- tion Nichtzollrechtliche Erlasse, sowie nach Eintritt der Rechtskraft an das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum, je gegen Em- pfangsbestätigung.
Rechtsmittelbelehrung: Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun- desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt wer- den (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 Abs. 1 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufas- sen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismit- tel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG). Die Fristen stehen in diesem Verfahren nicht still (Art. 145 Abs. 2 lit. b ZPO). St. Gallen, 23. Januar 2024 Im Namen des Bundespatentgerichts Präsident Erster Gerichtsschreiber
Dr. iur. Mark Schweizer MLaw Sven Bucher Versand: 23. Januar 2024