Bundespatentgericht Tribunal fédéral des brevets Tribunale federale dei brevetti Tribunal federal da patentas Federal Patent Court S2018_002 Verfügungvom 5 . April 2018 Besetzung InstruktionsrichterProf. Dr. iur. Daniel Kraus, RichterDr. sc. nat. ETH Tobias Bremi(Referent), Richterin Dipl. Natw. ETH Prisca von Ballmoos, Erste Gerichtsschreiberin lic. iur.Susanne Anderhalden Verfahrensbeteiligte 1.A. AG, 2.B. AG, beide vertreten durchRechtsanwalt Dr. iur.AndriHess und/oder Rechtsanwalt Dr. iur.RomanBaechler,beide pa- tentanwaltlich beraten durchCarpmaels & Ransford LLP, Klägerinnen gegen C. AG, vertreten durchRechtsanwalt lic. iur.AndreaMondini, pa- tentanwaltlich beraten durchDr.AndreasWelch, Beklagte Gegenstand Patentverletzung / vorsorgliche Massnahme/ superprovisori- sche Massnahme
S2018_002 Seite 2 Das Bundespatentgerichtzieht in Erwägung: 1. Mit Eingabevom 27. März 2018machten die Klägerinnen eine Patentver- letzungsklage im ordentlichen Verfahren sowie das vorliegende Gesuch um Erlass vorsorglicher (superprovisorischer) Massnahmen rechtshängig und stellten folgende Rechtsbegehren : „1.Defendant, under threat ofan administrative fine of CHF1,000 per day pur- suant to article 343(1)(c) Swiss Code of Civil Procedure, but of at least CHF5,000 pursuant to article 343(1)(b) Swiss Code of Civil Procedure, as well as punishment of their executives pursuant to article 292 Swiss Penal Code in the event of non-compliance, shall be prohibited from manufactur- ing,storing, selling, offering for sale, otherwise bringing into circulation, im- portinginto or exporting from Switzerland or to participate in any of these ac- tions theapproved pharmaceutical with Swissmedic marketing approval number111and product name X.and the approvedpharmaceutical with Swissmedic marketing approval number 222andproduct name Y.; 2. Defendant, under threat of an administrative fine of CHF 1,000 per day pur- suant to article 343(1)(c) Swiss Code of Civil Procedure, but of at least CHF5,000 pursuant to article 343(1)(b) Swiss Code of Civil Procedure, as well as punishment of their executives pursuant to article 292 Swiss Penal Code in the event ofnon-compliance, shall be ordered to recall within five calendar days after this decision has become enforceable the pharmaceuti- cal products according to prayer for relief 1 it has already put on the market, i.e., to inform known commercial customers of the pharmaceutical products according to prayer for relief 1 that the products have been found to infringe the Swiss part of EP 333and should be returned to Defendant againstreim- bursement of the sales price and associated costs; 3. Defendant, under threat of an administrative fine of CHF 1,000 per day pur- suant to article 343(1 )(c) Swiss Code of CivilProcedure, but of at least CHF 5,000 pursuant to article 343(1)(b) Swiss Code of CivilProcedure, as well as punishment of their executives pursuant to article 292 Swiss Penal Code in the event of non-compliance, shall be ordered to lay detailed accounts within sixty calendar days after this decision has become enforceable in accord- ance with recognized principles of accounting, and grant information, as to the amount of products according to prayer for relief 1 sold, Defendants cost prices (Einstandspreise) for the products according to prayer for relief 1 (in- cluding copies of respective invoices), and Defendants total gross income with products according to prayer for relief 1 (including copies of respective invoices);
S2018_002 Seite 3 4. Defendant shall be ordered to pay the amount requested by Plaintiff 1 after the accounts and information in accordance with prayer for relief 3 have beenprovided by Defendant, plus interest of 5%; 5. Defendant shall be ordered to pay the amount requested by Plaintiff 2 after the accounts and information in accordance with prayer for relief 3 have beenprovided by Defendant, plus interest of 5%; 6. Court costs and reimbursement ofPlaintiffs‘ legal and patent attorney fees shall be borne by Defendant; and the followingRequests for Interim relief:
Das Massnahmebegehren ist in englischer Sprache verfasst. Die Kläge- rinnenmachengeltend, die Parteien hätten sich für den vorliegenden Kontext auf Englisch geeinigt und verweisendazu auf ein Schreiben des Vertreters der Gegenseite aus dem zwischen den Parteien (ebenfalls vor diesem Gericht) hängigen Nichtigkeitsprozess. Jene Zustimmung bezog sich nur auf jenes Verfahren betreffend Feststellung der Nichtigkeit, d.h. eine ausdrückliche Zustimmung der Beklagten betreffend das vorliegende Massnahmeverfahren fehlt noch. Einstweilen – umgehender Widerspruch der Beklagten vorbehalten – wird aber davon ausgegangen, die Zustim- mung gelte auch für das vorliegende Verfahren. Die Parteien können dementsprechend Englisch verwenden; Verfahrenssprache ist Deutsch.
S2018_002 Seite 4 3. Die Parteienhaben ihren Sitz in der Schweiz. Die Zuständigkeit des Bun- despatentgerichts ist gegeben (Art.26 lit a i.V.m. lit. b PatGG). 4. In Anwendung von Art. 23 Abs.1 lit.b i.V.m. Abs. 3 PatGG entscheidet das Gericht in Dreierbesetzung. 5. Das Gericht trifftgemäss Art. 77 PatG i.V.m. Art. 261 Abs.1 ZPO die not- wendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist (lit. a) und ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (lit. b). Glaubhaft gemacht ist eine Behauptung, wenn der Richter sie überwiegend für wahr hält, d.h. selbst wenn nicht alle Zweifel beseitigt sind. Die Gegenpartei hat ihre Ein- reden oder Einwendungen ebenfalls nur glaubhaft zu machen. 1 Ferner muss eine gewisse zeitliche Dringlichkeit gegeben sein und die anzuord- nende Massnahme muss zudem verhältnismässig sein. 2 Bei besonderer Dringlichkeit, insbesondere bei Vereitelungsgefahr, kann das Gericht die vorsorgliche Massnahme sofort und ohne Anhörung der Gegenpartei (superprovisorisch) anordnen (Art. 265 Abs. 1 ZPO).Diese Möglichkeit ist für akute Gefahr vorgesehen, denn eine gewarnt Gegen- partei könnte einer Massnahme zuvorkommen. Deshalb muss der vor- sorgliche Rechtsschutz bei besonderer Dringlichkeit überfallartig, d.h. oh- ne vorgängige Anhörung des Gegners angeordnet und vollzogen werden können. Der superprovisorische Erlass einer Massnahme widerspricht grundsätzlich dem Prinzip des rechtlichen Gehörs, weshalb er Ausnah- mecharakter besitzt. 3 Grundsätzlich kommen für den Erlass superprovisorischer Massnahmen nur Situationen in Frage, in welchen es für die gesuchstellende Partei un- zumutbar ist, bis zur Anhörung der Gegenpartei zuzuwarten. Dabei wer- den vor allem folgende Fallgruppen unterschieden: 4 Zeitmangel; notwen- diger Überraschungseffekt (vor dem Hintergrund der Vereitelungsgefahr);
1 BGE 132 III 83 E. 3.2; BGE 103 II 287 E.2; Leuenberger/Uffer-Tobler, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Bern 2010, RZ 11.193 f. 2 BSK ZPO-Sprecher, N 10 zu Art. 261 ZPO 3 BSK ZPO-Sprecher, N1 und 2 zu Art. 265ZPO 4 BSK ZPO-Sprecher, N 8 und 9 zu Art. 265ZPOmit Bezugnahme auf D.Stauber, sic! 2010, 602ff.
S2018_002 Seite 5 Erhöhung der Wiederholungsgefahr bzw. Gefahr der Intensivierung des zu verbietenden Tuns. Beim Kriterium des Zeitmangels wird das Verbot superprovisorisch erlas- sen, weil es andernfalls unnütz wäre (beispielsweise anstehende Fristen, Markteinführung durch die Gegenpartei, besonders kritische Zeitperioden, mit der Markteinführung verbundene irreversible Preiszerfälle). Beim not- wendigen Überraschungseffekt geht es darum, dass eine Anhörung der Gegenseite den Zweck der Anordnung gänzlich vereiteln könnte. Bei der Erhöhung der Wiederholungsgefahr wird davon ausgegangen, dass die Anhörung der Gegenseite diese dazu motivieren könnte, die zu verbie- tenden Handlungen noch möglichst oft, möglichst rasch und möglichst in- tensiv vorzunehmen. 5 Nur beim Fall der zeitlichen Dringlichkeit ist weiter zu prüfen, ob das Ge- such nicht offensichtlich hinausgezögert worden ist respektive vernünf- tigerweise früher hätte gestellt werden können und müssen, mithin das Weglassen der Anhörung der Gegenseite nicht mehr gerechtfertigt ist. Die relevante Zeitskala bemisst sich dabei unter anderem an der Zeit, die ty- pischerweise der Gegenseite zur Stellungnahme eingeräumt wird. Wartet die Gesuchstellerinohne erkennbare Gründe mit der Einreichung des su- perprovisorischen Gesuchs nach einem auslösenden Ereignis deutlich länger zu, als der Gegenseite in einemMassnahmeverfahren zur Stel- lungnahme eingeräumt wird,kann schwerlich von besonderer Dringlich- keit im Sinne von Art. 265 ZPO ausgegangen werden, die ein Weglassen der Anhörung der Gegenseite rechtfertigt. 6. Die Klägerinnen begründen den Erlass der superprovisorischen Mass- nahme in Bezug auf die besondere Dringlichkeit zum erstendamit, dass die Beklagte inden verschiedenen Verfahren um das Streitpatent bereits umfangreich die Gelegenheit hatte, Gegenargumente vorzutragen. Mit neuen Argumenten sei entsprechend in diesem Verfahren nicht zu rech- nen, und die Anhörung der Gegenseite werde entsprechend die Position der Beklagten nicht wesentlich verbessern. Das hat mit dem Kriterium der besonderen Dringlichkeit nichts zu tun, und es kann zudem nicht davon ausgegangen werden, dass in diesem Ver- fahren nicht plötzlich doch noch wichtige neue Gegenargumente geltend
5 BSK ZPO-Sprecher, N 10 – 14 zu Art. 265ZPOmit Bezugnahme auf D.Stauber, sic! 2010, 602ff.
S2018_002 Seite 6 gemacht werden. Insbesondere auch, weil es Parallelverfahren gibt, wel- che zu neuen Urteilen geführt haben können oder ähnliches. 7. Zum zweiten machendie Klägerinnen geltend, die Situation sei dringend geworden, weil die Beklagte für einen früheren Verhandlungstermin im parallelen ordentlichen Nichtigkeitsverfahren nicht verfügbar sei, und zu- sätzliche Verfahrensanträge gestellt habe, die weitere Verzögerungen nach sich ziehen dürften. Dazu ist zu sagen, dass das der übliche, in Kauf zu nehmende Verfah- rensablauf in einem Nichtigkeitsverfahren ist, und es den Klägerinnen no- ta bene auf jeden Fall seit der Markteinführung der Produkte durch die Beklagte im Januar 2017 schon seit sehr langer Zeit frei stand, ein orden- tliches Verletzungsverfahren anhängig zu machen. Das Fachrichtervotum im parallelen ordentlichen Verfahren wurde zudem am 25. Januar 2018 an die Parteien verschickt. Am 28. Februar 2018 wurden die Parteien mit Fristsetzung bis zum 6. März 2018 aufgefordert, anzugeben,an welchem der dreivorgeschlagenen Te rmine (21. August, 28. August, 29. August) die Hauptverhandlung durchgeführt werden könn- te. Am 6. März 2018 hat die Klägerin 1 des vorliegenden Verfahrens im parallelen Nichtigkeitsverfahren den 21. Augustund den 29. August 2018 als möglich angegeben, und ausdrücklich den 21. August 2018 als bevor- zugt hervorgehoben. Am 7. März 2018 erfolgte dann die Ladung zur Hauptverhandlung auf den 21. August 2018. Die Klägerin 1 stellte anschliessend als Beklagte im parallelen Nichtig- keitsverfahren am 8. März 2018 einen Antrag auf Verschiebung der Hauptverhandlung auf einen früheren Te rmin, mit Hinweis auf die kurze Restlaufzeit des Patents. Trotz Vorschlags des Gerichts konnte an- schliessend mangels Verfügbarkeit der Beklagten (Klägerin im parallelen Nichtigkeitsverfahren) kein früherer Te rmin gefunden werden. Damit wurde das hier gestellte Massnahmegesuch mehr als zwei Monate nach dem Fachrichtervotum eingereicht. Soweit die besondere Dringlich- keit durch die im Vergleich zum früheren Massnahmeverfahren geänderte Meinung im Fachrichtervotum (Gültigkeit des Klagepatents) gestützt sein sollte, hätte ein entsprechendes superprovisorisches Gesuch viel früher gestellt werden können und müssen.
S2018_002 Seite 7 Weiterhin wurde die Klägerin 1 mehr als einen Monat vor Einreichung des vorliegenden Gesuchs im parallelen Nichtigkeitsverfahren darauf hinge- wiesen, dass die möglichen Te rmine für die Hauptverhandlung Ende Au- gust2018 sein würden. Sie hat dann anschliessend zunächst selber aus- drücklich den 21. August 2018 als geeignet und bevorzugt erklärt, und erst danach einen Antrag auf Vorverlegung gestellt. Seit dann hat sich an der Dringlichkeitslage nichts geändert, und es ist nicht erkennbar, warum die Klägerinnen mit ihrem superprovisorischen Gesuch mehr als einen Monat zugewartet haben. 8. Schliesslichmachendie Klägerinnen geltend,das bereits abgeschlosse- ne Massnahmeverfahren habe mehr als sechs Monate zwischen Einrei- chung und Urteil gedauert, eine ähnliche Verfahrensdauer beim vorlie- genden Massnahmeverfahren würde zu einem Urteil im September die- ses Jahres führen, was nach der Hauptverhandlung im parallelen Nichtig- keitsverfahren sei. Auch das hat mit dem Kriterium der besonderen Dringlichkeit für dieses Massnahmeverfahren nichts zu tun. Dieser Umstandist der Komplexität der patentrechtlichen Verfahrenund der Intensität der Verfahrensführung der Parteienin jenem abgeschlossenen Massnahmeverfahrenzuzu- schreiben. 9. Der Antrag auf Erlass superprovisorischer Massnahmen ist daher abzu- weisen. Der Beklagten ist Frist anzusetzen, um zum Gesuch um Erlass vorsorgli- cher Massnahmen Stellung zu nehmen (Art. 253 ZPO). 10. Den Klägerinnen wurde bereitsFrist angesetzt, um gestützt auf Art.98 ZPO einen Kostenvorschuss in der Höhe von CHF 60'000.– zu bezahlen. 11. Über die Prozesskosten ist im Endentscheid zu befinden (Art. 104 Abs. 1 ZPO). 12. Nach Eingang der Massnahmeantwort wird nötigenfalls eine kurzfristig anzuberaumende mündliche Verhandlung stattfinden.
S2018_002 Seite 8 13. Die Parteien werden darauf hingewiesen, dass die mit dem Verfahren be- fassten Gerichtspersonen allfällige Ausstandsgründe prüfen (vgl. insbes. BGE 139 III 433). Um dies zu erleichtern, sollten – soweit noch nicht ge- schehen – Konzernnamen von Parteien offengelegt werden. Sobald eine Partei von einem Ausstandsgrund Kenntnis erhält, hat sie unverzüglich ein entsprechendes Gesuch zu stellen (Art. 49 ZPO), um eine Verwirkung des Ausstandsanspruchs zu verhindern (weitere Informationen unter https://www.bundespatentgericht.ch/das-gericht/richterrichterinnen/). Das Bundespatentgerichterkennt: 1.Das Gesuch um Erlass superprovisorischer Massnahmen wird ab- gewiesen. 2.Der Beklagten wird eine Frist bis 23. April 2018zur Erstattung der Massnahmeantwort angesetzt. 3.Über die Prozesskosten wird im Endentscheid befunden. 4.Schriftliche Mitteilung gegen Empfangsbestätigung an: –die Klägerinnen, –die Beklagte Die Gerichtsferien gelten in diesem Verfahren nicht (Art. 145 Abs. 2 lit. b ZPO).
S2018_002 Seite 9 St. Gallen, 5. April 2018 Im Namen des Bundespatentgerichts RichterErste Gerichtsschreiberin Dr. sc. nat. ETH To bias Bremilic. iur. Susanne Anderhalden Versand: 05.04.2018