Bundespatentgericht Tribunal fédéral des brevets Tribunale federale dei brevetti Tribunal federal da patentas Federal Patent Court
O2021_009, O2021_010
Urteil vom 6. Juni 2023 Besetzung
Präsident Dr. iur. Mark Schweizer (Vorsitz), Richter Dr. rer. nat., Dipl. Chem. Frank Schager ( Referent), Richter Dr. chem. Michael Kaufmann Erster Gerichtsschreiber MLaw Sven Bucher
Verfahrensbeteiligte
Ultrasun AG, Grubenstrasse 18, 8048 Zürich, vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Adriel Caro, Kanzlei Caro, Scheideggstrasse 73, 8038 Zürich, patentanwaltlich beraten durch Dr. ing. Marc-Timo Loschonsky und Dr. Tatjana Stöss-Buff, IP.DESIGN Kanzlei & Patentbüro Dr. Marc Loschonsky, Arbonerstrasse 35, 8580 Amriswil,
Klägerin
gegen
STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, DE-61118 Bad Vilbel, vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Andrea Mondini, TIMES Attorneys, Feldeggstrasse 12, 8024 Zürich, patentanwaltlich beraten durch Dr. sc. nat. Cornelia Hoffmann, Schaad Ba- lass Menzl & Partner, Bellerivestrasse 20, 8034 Zürich,
Beklagte
Gegenstand
Nichtigkeit der Schweizer Teile von EP 2 233 127 B1 und von EP 1 591 105 B1; Sonnenschutz
O2021_009, O2021_010 Seite 2 Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung, 1. Am 6. September 2021 reichte die Klägerin die Klageschrift betreffend Nichtigkeit des Schweizer Teils des Europäischen Patents EP 2 233 127 B1 ein mit folgenden Rechtsbegehren: «1. Es sei festzustellen, dass der Schweizer Teil des Europäischen Patents EP 2 233 127 B1 nichtig ist und in Folge dessen das Patent ex tunc zu widerrufen ist. 2. Eventualiter sei festzustellen, dass der Schweizer Teils des Europäischen Pa- tents EP 2 233 127 B1 im Umfang der erteilten Ansprüche nichtig ist und in Folge dessen das Patent ex tunc zu widerrufen ist. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zzgl. eines allfälligen Mehrwert- steuerzuschlags in Höhe von 7,7% zu Lasten der Beklagten unter Mitberücksich- tigung des patentanwaltlichen Aufwands.»
Gleichentags reichte die Klägerin die Klageschrift betreffend Nichtigkeit des Schweizer Teils des Europäischen Patents EP 1 591 105 B1 ein mit folgenden Rechtsbegehren: «1. Es sei festzustellen, dass der Schweizer Teil des Europäischen Patents EP 1 591 105 B1 nichtig ist und in Folge dessen das Patent ex tunc zu widerrufen ist. 2. Eventualiter sei festzustellen, dass der Schweizer Teils des Europäischen Pa- tents EP 1 591 105 B1 im Umfang der erteilten Ansprüche nichtig ist und in Folge dessen das Patent ex tunc zu widerrufen ist. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zzgl. eines allfälligen Mehrwert- steuerzuschlags in Höhe von 7,7% zu Lasten der Beklagten unter Mitberücksich- tigung des patentanwaltlichen Aufwands.» 3. Mit Verfügung vom 20. Oktober 2021 wurden die beiden Verfahren verei- nigt. 4. Am 3. Dezember 2021 erstattete die Beklagte die Klageantwort mit folgen- den Rechtsbegehren:
O2021_009, O2021_010 Seite 3 «1. Die Klage betreffend EP 2 233 127 B1 sei vollumfänglich abzuweisen. 2. Das Patent EP 1 591 105 B1 sei mit folgenden eingeschränkten Ansprüchen aufrechtzuerhalten, und die Klage sei dementsprechend abzuweisen:
Pharmazeutische Zusammensetzung, umfassend einen wirksamen Ge- halt an Antioxidantien zur Verwendung als Mittel zum Schutz der Haut vor Schädigung durch Infrarotstrahlung, wobei die Antioxidantien ausgewählt sind aus der Gruppe bestehend aus Emblica, Grünteeextrakt, Edelweiss- extrakt, Traubenkernextrakt, Chicory-Extrakt, Curcumin, Silymarin, Api- genin und Resveratrol und wobei die Schädigung durch Aktivierung der Bildung von Matrixmetalloproteinase-1 hervorgerufen wird.
Pharmazeutische Zusammensetzung in Form einer topisch zu verabrei- chenden Zusammensetzung, umfassend einen wirksamen Gehalt an An- tioxidantien zur Verwendung als Mittel zum Schutz der Haut vor Schädi- gung durch Infrarotstrahlung, wobei die Antioxidantien ausgewählt sind aus der Gruppe bestehend aus N-Acetylcystein, Kaffeesäure, Ester der Kaffeesäure, Emblica, Grünteeextrakt, Edelweissextrakt, Lutein, Lycopen, Traubenkernextrakt, Chicory-Extrakt, Curcumin, Silymarin, Apigenin und Resveratrol und wobei die Schädigung durch Aktivierung der Bildung von Matrixmetalloproteinase-1 hervorgerufen wird.
Zusammensetzung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Gehalt an Antioxidantien in der Zusammensetzung 0,001-25 Gew.-%, be- vorzugt 0,01-10 Gew.-% beträgt.
Zusammensetzung nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Zusammensetzung des Weiteren einen oder mehrere UV-Filter umfasst.
Zusammensetzung nach einem der Ansprüche 2 bis 4, dadurch gekenn- zeichnet, dass die Zusammensetzung des weiteren Hilfsstoffe enthält, die unter Verdickungsmitteln, Glättungsmitteln, anfeuchtenden und/oder feuchthaltenden Substanzen, oberflächenaktiven Mitteln, Konservierungs- mitteln, Entschäumern, Fetten, Ölen, Wachsen, Bakteriziden, Parfümen, Treibmitteln, Farbstoffen und/oder Pigmenten ausgewählt sind.
Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Klägerin, unter Einschluss der für die patentanwaltliche Beratung notwendigen Auslagen.»
Nachdem an der Instruktionsverhandlung vom 28. März 2022 kein Ver- gleich erzielt wurde, erstattete die Klägerin am 15. Juni 2022 die Replik und beantragte, dass festzustellen sei, dass auch die gemäss Klageantwort
O2021_009, O2021_010 Seite 4 eingeschränkte Fassung des Schweizer Teils von EP 1 591 105 B1 nichtig sei. Weiter stellte sie den prozessualen Antrag, dass der Spruchkörper mit fünf Richtern zu besetzen sei. 6. Am 30. Juni 2022 teilte das Europäische Patentamt (EPA) mit, dass die Parteien im Einspruchsverfahren betreffend EP 2 233 127 für den 27. und 28. Juni 2023 und im Einspruchsverfahren betreffend EP 1 591 105 für den 4. Juli 2023 zur mündlichen Verhandlung vorgeladen wurden. Nach der vorläufigen Beurteilung der Einspruchsabteilung ist Anspruch 1 der EP 2 233 127 in der erteilten Fassung nicht neu, dasselbe gilt für den erteilten Anspruch 1 von EP 1 591 105. Zudem deutet die Einspruchsabteilung an, dass die erfinderische Tätigkeit wohl zu verneinen wäre, würde man die Neuheit als gegeben erachten. 7. Mit Eingabe vom 8. Juli 2022 äusserte sich die Klägerin unaufgefordert zur vorläufigen Beurteilung der Einspruchsabteilung. Am 13. September 2022 erstattete die Beklagte die Duplik mit folgenden Rechtsbegehren: «1. Die Klage betreffend EP 2 233 127 B1 («EP 127») sei vollumfänglich abzu- weisen; a Eventualiter zu Rechtsbegehren Nr. 1 sei EP 127 mit den gemäss Anhang A, Hilfsantrag 1 eingeschränkten Ansprüchen aufrechtzuerhalten; b Eventualiter zu Rechtsbegehren Nr. 1a sei EP 127 mit den gemäss Anhang A, Hilfsantrag 2 eingeschränkten Ansprüchen aufrechtzuerhalten; c Eventualiter zu Rechtsbegehren Nr. 1b sei EP 127 mit den gemäss Anhang A, Hilfsantrag 3 eingeschränkten Ansprüchen aufrechtzuerhalten; d Eventualiter zu Rechtsbegehren Nr. 1c sei EP 127 mit den gemäss Anhang A, Hilfsantrag 4 eingeschränkten Ansprüchen aufrechtzuerhalten; e Eventualiter zu Rechtsbegehren Nr. 1d sei EP 127 mit den gemäss Anhang A, Hilfsantrag 5 eingeschränkten Ansprüchen aufrechtzuerhalten; f Eventualiter zu Rechtsbegehren Nr. 1e sei EP 127 mit den gemäss Anhang A, Hilfsantrag 6 eingeschränkten Ansprüchen aufrechtzuerhalten; g Eventualiter zu Rechtsbegehren Nr. 1f sei EP 127 mit den gemäss Anhang A, Hilfsantrag 7 eingeschränkten Ansprüchen aufrechtzuerhalten; h Eventualiter zu Rechtsbegehren Nr. 1g sei EP 127 mit den gemäss Anhang A, Hilfsantrag 8 eingeschränkten Ansprüchen aufrechtzuerhalten;
O2021_009, O2021_010 Seite 5 i Eventualiter zu Rechtsbegehren Nr. 1h sei EP 127 mit den gemäss Anhang A, Hilfsantrag 9 eingeschränkten Ansprüchen aufrechtzuerhalten. 2. Das Patent EP 1 591 105 B1 («EP 105») sei mit den gemäss Rechtsbegehren Ziff. 2 der Klageantwort vom 3. Dezember 2021 eingeschränkten Ansprüchen aufrechtzuerhalten, und die Klage sei dementsprechend abzuweisen; a Eventualiter zu Rechtsbegehren Nr. 2 sei EP 105 mit den gemäss Anhang B, Hilfsantrag 1 eingeschränkten Ansprüchen aufrechtzuerhalten: b Eventualiter zu Rechtsbegehren Nr. 2a sei EP 105 mit den gemäss Anhang B, Hilfsantrag 2 eingeschränkten Ansprüchen aufrechtzuerhalten: c Eventualiter zu Rechtsbegehren Nr. 2b sei EP 105 mit den gemäss Anhang B, Hilfsantrag 3 eingeschränkten Ansprüchen aufrechtzuerhalten: d Eventualiter zu Rechtsbegehren Nr. 2c sei EP 105 mit den gemäss Anhang B, Hilfsantrag 4 eingeschränkten Ansprüchen aufrechtzuerhalten; e Eventualiter zu Rechtsbegehren Nr. 2d sei EP 105 mit den gemäss Anhang B, Hilfsantrag 5 eingeschränkten Ansprüchen aufrechtzuerhalten; f Eventualiter zu Rechtsbegehren Nr. 2e sei EP 105 mit den gemäss Anhang B, Hilfsantrag 6 eingeschränkten Ansprüchen aufrechtzuerhalten; g Eventualiter zu Rechtsbegehren Nr. 2f sei EP 105 mit den gemäss Anhang B, Hilfsantrag 7 eingeschränkten Ansprüchen aufrechtzuerhalten. 3. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Klägerin, unter Ein- schluss der für die patentanwaltliche Beratung notwendigen Auslagen.
PROZESSUALER ANTRAG Der in der Replik gestellte prozessuale Antrag sei abzuweisen, und der vorlie- gende Rechtsstreit sei in Dreierbesetzung zu entscheiden.» Die Anhänge A und B der Duplik sind diesem Urteil angefügt. 8. Am 13. Oktober 2022 nahm die Klägerin Stellungnahme zu den Noven in der Duplik und beantragte, dass die Streitpatente auch in den gemäss Dup- lik eingeschränkten Fassungen für nichtig zu erklären seien. Am 28. Oktober 2022 reichte die Beklagte Bemerkungen zur Stellung- nahme zur Duplik ein, am 10. November 2022 nahm die Klägerin dazu Stellung. 9. Am 3. Januar 2023 erstattete der Fachrichter sein Votum. Die Parteien nah- men am 9. bzw. 28. Februar 2023 dazu Stellung.
O2021_009, O2021_010 Seite 6 10. Am 17. April 2023 fand die Hauptverhandlung statt. Zuständigkeit, anwendbares Recht 11. Die Klägerin hat ihren Sitz in Zürich, die Beklagte in Bad Vilbel, Deutsch- land. Es liegt mithin ein internationaler Sachverhalt vor. Die vorliegenden Klagen betreffen die Nichtigkeit der Schweizer Teile der europäischen Pa- tente EP 2 233 127 (EP 127) und EP 1 591 105 (EP 105), deren eingetra- gene Inhaberin die Beklagte ist. Für Klagen, die die Gültigkeit von Patenten zum Gegenstand haben, sind ohne Rücksicht auf den Wohnsitz die Gerichte jenes Staates ausschliess- lich zuständig, in dessen Hoheitsgebiet die Hinterlegung oder Registrie- rung vorgenommen worden ist (Art. 109 Abs. 1 IPRG i.V.m. Art. 22 Ziff. 4 LugÜ). Nachdem die Beklagte keinen Sitz in der Schweiz hat, sind die Ge- richte am Geschäftssitz des im Register eingetragenen Vertreters zustän- dig (Art. 109 Abs. 1 IPRG); im vorliegenden Fall Zürich. Das Bundespatent- gericht ist für Bestandesklagen innerhalb der Schweiz ausschliesslich zu- ständig (Art. 26 Abs. 1 lit. a PatGG). Das Bundespatentgericht ist mithin sachlich und örtlich zuständig. Anwendbar ist Schweizer Recht (Art. 110 Abs. 1 IPRG). 12. Verfahrenssprache ist Deutsch (Art. 36 Abs. 1 PatGG). 13. Das Gericht entscheidet in Dreierbesetzung (Art. 21 Abs. 1 PatGG). Ein Spruchkörper aus fünf Personen ist entgegen der Behauptung der Kläge- rin, es würden sich Fragen aus unterschiedlichen technischen Gebieten stellen, nicht angezeigt. Es ist vorliegend nicht im Interesse der Rechtsfort- bildung notwendig, den Spruchkörper zu erweitern, da die sich stellenden Rechtsfragen nicht von grundsätzlicher Bedeutung sind. Feststellungsinteresse 14. Gemäss Art. 28 PatG steht die Nichtigkeitsklage jedermann zu, der ein In- teresse nachweist, wobei die Rechtsprechung geringe Anforderungen an
O2021_009, O2021_010 Seite 7 dessen Nachweis stellt. 1 Es genügt, wenn die Parteien in einem Wettbe- werbsverhältnis stehen und der Schutzbereich des Streitpatents sich auf das Tätigkeitsgebiet der Klägerin erstreckt. 2
Der Geschäftszweck der Beklagten besteht unter anderem in der Fabrika- tion und dem Vertrieb von und dem Handel mit kosmetischen, chemisch- technischen und pharmazeutischen Produkten, darunter Sonnenschutz- mittel. Die Streitpatente beschlagen Sonnenschutzmittel und können die wirtschaftliche Entfaltungsfreiheit der Klägerin beschränken. Das Interesse der Klägerin, die Nichtigkeit der Streitpatente feststellen zu lassen, ist of- fensichtlich und die Beklagte bestreitet das Feststellungsinteresse der Klä- gerin auch nicht. Streitpatente
Die Klägerin verlangt, dass festzustellen sei, dass die die Schweizer Teile von EP 2 233 127 B1 und EP 1 591 105 B1 nichtig seien. Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des Schweizer Teils des Streitpa- tents EP 105. EP 105 wurde am 15. März 2005 unter Beanspruchung der Priorität der EP 04006336 angemeldet und 27. Mai 2020 erteilt. Mehrere Parteien haben Einspruch gegen die Erteilung des Patents durch das EPA eingereicht. Die Beklagte ist auch eingetragene Inhaberin des Schweizer Teils des Streitpatents EP 127. EP 127 wurde am 15. März 2005 unter Beanspru- chung der Priorität der EP 04006336 angemeldet und 27. Mai 2020 erteilt. Es handelt sich um eine Teilanmeldung aus der EP 1 591 105. Auch gegen die Erteilung dieses Patents haben mehrere Parteien Einspruch erhoben. Beide Patente betreffen die Verwendung von Antioxidantien zur Herstel- lung einer pharmazeutischen oder kosmetischen Zusammensetzung zum Schutz der Haut gegen Schädigung durch Infrarot-Strahlung (Titel). Die Pa- tente führen aus, es seien im Stand der Technik zahlreiche kosmetische Zusammensetzungen mit Antioxidantien bekannt (Abs. [0002]). Es habe sich in überraschender Weise herausgestellt, dass kosmetische Zusam- mensetzungen umfassend Antioxidantien (ausgewählt aus einer Gruppe
1 BGE 116 II 196 E. 2 – «Doxycyclin III». 2 BPatGer, Urteil O2012_030 vom 7. September 2013, E. 16.3 f.
O2021_009, O2021_010 Seite 8 mit zahlreichen Mitgliedern) einen wirksamen Schutz vor Infrarot-Strahlung böten (Abs. [0010]). Die Anmelderin vermute, dass der wirksame Infrarot- Schutz durch Verabreichung von Antioxidantien enthaltenden pharmazeu- tischen Zusammensetzungen auf einem Einfluss der Antioxidantien auf die Aktivierung des MAP-Kinase-Signalwegs beruhe (MAP = mitogen-acti- vated protein). Der photobiologische Mechanismus, über den das Infrarot- licht die MAP-Kinase aktiviert, sei zwar unbekannt, doch vermute sie, dass diese Aktivierung über reaktive Sauerstoffspezies, sogenannte freie Radi- kale, vermittelt werde. Die erfindungsgemässe Verwendung von Antioxi- dantien führe vermutlich zu einer Minderung des Gehaltes an reaktiven Sauerstoffspezies. Dadurch werde der durch Infrarotstrahlung aktivierten und über den MAP-Kinase-Signalweg vermittelten Bildung von Matrixme- talloproteinase-1 entgegengewirkt (Abs. [0012]). Der erteilte Anspruch 1 von EP 127 lautet in der Merkmalsgliederung der Klägerin, die von der Beklagten akzeptiert wird: 1.1. Pharmazeutische Zusammensetzung, 1.2. umfassend einen wirksamen Gehalt an Antioxidantien 1.3. zur Anwendung in einem Verfahren zum Schutz der Haut vor Schä- digung durch Infrarot-Strahlung, wobei 1.4. die Schädigung durch Aktivierung der Bildung von Matrixme- talloproteinase-1 hervorgerufen wird. Mit der Duplik reichte die Beklagte Hilfsanträge ein. Die Hilfsanträge 1-9 zu EP 127 finden sich in Anhang A und die Hilfsanträge 1-7 zu EP 105 in Anhang B. Massgeblicher Fachmann 17. Die Kenntnisse und Fähigkeiten des massgeblichen Fachmannes sind in zwei Schritten zu bestimmen: Zuerst ist das für die zu beurteilende Erfin- dung massgebliche Fachgebiet, anschliessend Niveau und Umfang der Fähigkeiten und Kenntnisse des Fachmannes des entsprechenden Fach- gebiets zu bestimmen. Das massgebliche Fachgebiet bestimmt sich nach dem technischen Gebiet, auf dem das von der Erfindung gelöste Problem liegt. 3
3 BPatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.4.
O2021_009, O2021_010 Seite 9 Die Fähigkeiten und Kenntnisse des Fachmannes umschreibt das Bundes- gericht mit der Formulierung, der durchschnittlich gut ausgebildete Fach- mann, auf den bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit abgestellt werde, sei «weder ein Experte des betreffenden technischen Sachgebiets noch ein Spezialist mit hervorragenden Kenntnissen. Er muss nicht den gesamten Stand der Technik überblicken, jedoch über fundierte Kenntnisse und Fähigkeiten, über eine gute Ausbildung sowie ausreichende Erfahrung verfügen und so für den in Frage stehenden Fachbereich gut gerüstet sein». 4 Was dem fiktiven Fachmann fehlt, ist jede Fähigkeit des assoziati- ven oder intuitiven Denkens. 5
Wo ein Problem mehrere technische Gebiete beschlägt, kann die fiktive Fachperson aus einem Team von Fachleuten aus unterschiedlichen Fach- gebieten gebildet werden. 6
In den Klagen definiert die Klägerin den massgeblichen Fachmann nicht, weder für das Streitpatent EP 127 noch für EP 105. Die Beklagte schlägt in der Klageantwort vor, den Fachmann für beide Streitpatente aus einem Team aus einem Pharmakologen und einem Dermatologen zu bilden. Die Klägerin stimmt dem grundsätzlich zu, fügt aber hinzu, dass der Fachmann Kenntnisse über die Wirkung von elektromagnetischer Strahlung auf die Haut, die dadurch ausgelösten Signalkaskaden, sowie die auf diesem Fachgebiet üblicherweise verwendeten UV-Filter und sonstige Hilfsstoffe in pharmazeutischen Zubereitungen habe. Die Beklagte bestreitet, dass die durch elektromagnetische Strahlung auf die Haut ausgelösten Signal- kaskaden zum Wissen des Durchschnittsfachmanns gehören. Damit ist zwischen den Parteien unstrittig, dass es sich bei dem massge- blichen Fachmann um ein Team bestehend aus einem Pharmakologen und einem Dermatologen handelt, dessen Mitglieder mehrere Jahre Berufser- fahrung auf dem Gebiet der Entwicklung von pharmazeutischen
4 BGE 120 II 71 E. 2. 5 BGE 120 II 312 E. 4b – «cigarette d‘un diamètre inférieur»; CR-PI-LBI- Scheuchzer, Art. 1 N 122. 6 BGE 120 II 71 E. 2 – «Wegwerfwindel»; BPatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.4.
O2021_009, O2021_010 Seite 10 Hautschutzzubereitungen haben. Diese Umschreibung erscheint ange- messen und es wird von ihr ausgegangen. Welches allgemeine Fachwissen der so definierte Fachmann im massge- blichen Zeitpunkt hat, ist im Bestreitungsfalle nachzuweisen und ergibt sich nicht aus der Definition des Fachmannes (gleich nachstehend). Allgemeines Fachwissen 19. Wissen aus Lehrbüchern des technischen Gebiets des einschlägigen Fachmanns gehört normalerweise zum allgemeinen Fachwissen. 7 Wissen- schaftliche Publikationen oder der Offenbarungsgehalt von Patentanmel- dungen oder Patentschriften gehören dagegen normalweise nicht zum all- gemeinen Fachwissen. 8 Erst wenn eine technische Lehre Eingang in Lehr- bücher oder allgemeine Nachschlagewerke gefunden hat, kann davon aus- gegangen werden, dass sie Teil des allgemeinen Fachwissens ist. Wissenschaftliche Veröffentlichungen oder der Offenbarungsgehalt von Patentanmeldungen oder Patentschriften können ausnahmsweise dem all- gemeinen Fachwissen zugerechnet werden, wenn ein technisches Gebiet so neu ist, dass es noch keinen Eingang in Lehrbücher gefunden hat oder wenn eine Serie von Veröffentlichungen übereinstimmend zeigt, dass eine Technologie allgemein bekannt war. 9
Das allgemeine Fachwissen ist substanziiert zu behaupten und im Bestrei- tungsfall zu beweisen. 10
7 BPatGer, Urteil O2018_008 vom 2. Februar 2021, E. 17 – «Tiotropium COPD Inhalationskapseln». 8 BPatGer, Urteil O2019_007 vom 19. November 2021, E. 34 – «sequence by synthesis». 9 BPatGer, Urteil O2019_007 vom 19. November 2021, E. 34, unter Hinweis auf T 772/89 vom 18 Oktober 1991, E. 3.3; T 1347/11 vom 29. Oktober 2013, E. 4 ; T 151/05 vom 22. November 2007, E. 3.4.1; T 412/09 vom 9. Mai 2012, E. 2.1.3; BPatGer, Urteil S2021_005 vom 15. Dezember 2021, E. 16 – «Deferasirox». 10 BPatGer, Urteil O2013_033 vom 30. Januar 2014, E. 31; BGer, Urteil 4A_142/2014 vom 2. Oktober 2014, E. 5 – «couronne dentée II».
O2021_009, O2021_010 Seite 11 20. Die Beklagte bestreitet, dass die durch Infrarotstrahlung auf die Haut aus- gelösten Signalkaskaden zum allgemeinen Fachwissen im Prioritätszeit- punkt gehörten. Die Klägerin kontert, die Beklagte gestehe zu, dass der Fachmann die Aktivierung der Bildung von MMP-1 über reaktive Sauer- stoffspezies im Zusammenhang mit UV-Strahlung kenne und widerspreche sich daher selbst. Der Fachmann kenne den Begriff der elektromagneti- schen Strahlung aus seiner Ausbildungszeit und wisse, dass auch Infrarot- strahlung nebst ultravioletter Strahlung zur elektromagnetischen Strahlung gehöre (unter Hinweis auf Falbe/Regitz (Hrsg.), Römpp Lexikon Chemie, 10. Aufl. Stuttgart 1996). Dieser Hinweis der Klägerin geht aber an der Sache vorbei. Strittig ist nicht, ob der Fachmann weiss, dass sowohl UV- wie Infrarotstrahlung elektro- magnetische Strahlungen unterschiedlicher Wellenlänge sind. Strittig ist, ob die durch Infrarotstrahlung in der menschlichen Haut ausgelösten Sig- nalkaskaden zum allgemeinen Fachwissen gehören. Dazu verweist die Klägerin auf von Storey/Storey (Hrsg.), Cell and Molecular Responses to Stress, Bd.3 – Sensing, Signaling and Cell Adaption, Amsterdam 2002, bzw. einzelne Beiträge daraus. Die Beklagte behauptet, Storey/Storey 2002 sei verspätet eingereicht worden, zudem handle es sich nicht um ein Lehrbuch, das geeignet sei, allgemeines Fachwissen zu belegen. Bei Storey/Storey 2002 handelt es sich weder um ein Lehrbuch noch um ein Nachschlagewerk. Tatsächlich ist S torey/Storey 2002 eine Sammlung wissenschaftlicher Aufsätze in einem Buch. Dass ein wissenschaftlicher Aufsatz in einem Buch statt in einer Zeitschrift veröffentlicht wird, bedeutet nicht, dass er nachweislich zum allgemeinen Fachwissen gehört. Die Klä- gerin hat entsprechend nicht nachgewiesen, dass die durch Infrarotstrah- lung auf die Haut ausgelösten Signalkaskaden zum allgemeinen Fachwis- sen im Prioritätszeitpunkt gehörten. Ob Storey/Storey 2002 rechtzeitig ein- gereicht wurde, kann unter den Umständen offenbleiben. Als unstrittig zum allgemeinen Fachwissen gehörend kann angesehen wer- den, dass der Fachmann weiss, dass es sich bei Infrarotstrahlung (auch IR- oder Wärmestrahlung) um eine für das menschliche Auge nicht mehr sichtbare elektromagnetische Strahlung handelt, die sich an den sichtba- ren Spektralbereich zu längeren Wellenlängen hin anschliesst. Im Allge- meinen rechnet man zur Infrarotstrahlung den Wellenlängenbereich von 760 nm bis 0,5 mm, wobei der Bereich von 760 nm bis 2,5 μm als nahes Infrarot bezeichnet wird (Römpp Lexikon Chemie 1996, Eintrag
O2021_009, O2021_010 Seite 12 «Infrarotstrahlung»). Im Patent EP 127 wird das nahe Infrarotlicht als IR-A- Licht bezeichnet, wobei das Streitpatent darunter einen Wellenlängenbe- reich von 740 bis 1400 nm versteht (Abs. [0003]). Dem Fachmann war im Prioritätszeitpunkt bekannt, dass IR-Strahlung zu einer spontanen Hautrötung (Erythem) führen kann. Unstrittig zum allgemeinen Fachwissen im Prioritätsdatum gehört die schä- digende Wirkung des ultravioletten Teils der Sonnenstrahlung auf die Haut. Ebenfalls war allgemein bekannt, dass zum Schutz der Haut sowohl vor UVA-Strahlung als auch vor UVB-Strahlung zahlreiche chemische und phy- sikalische Filtersubstanzen existieren, die durch Auftragen auf die Haut in Form dermatologischer oder kosmetischer Zusammensetzungen die Wir- kung der Sonnenstrahlen im UVA- und UVB-Bereich abschwächen. Ebenfalls war dem Fachmann bekannt, dass Matrixmetalloproteasen (MMP) eine Gruppe von Enzymen sind, die die Spaltung von Peptidbin- dungen in Proteinen katalysieren. Dem Fachmann war am Prioritätstag der Anmeldung ebenfalls bekannt, welche Hautleiden bzw. -schädigungen durch die Aktivierung von Matrixmetalloproteasen durch UV-Strahlung her- vorgerufen werden können. Matrixmetalloproteinase-1 ist eine Kol- lagenase, d.h. ein Kollagen abbauendes Enzym. Da Kollagenfasern ein wesentlicher Bestandteil der extrazellulären Matrix der menschlichen Der- mis sind, führt ihr Abbau zu Alterungserscheinungen. Zum allgemeinen Fachwissen gehören die MAP-Kinase-Signalwege an sich. Als Kinase wird ein Enzym bezeichnet, das einen Phosphatrest von einem Nucleosidtriphosphat auf andere Substrate, dort insbesondere durch Reaktion mit Hydroxygruppen (- OH), überträgt und umgekehrt. Der MAP-Kinase-Signalweg bezeichnet eine Reihe mehrstufiger Signaltrans- duktionswege, die unter anderem an der Regulation der Embryogenese, der Zelldifferenzierung, des Zellwachstums und des Programmierten Zell- todes beteiligt sind. Dem Fachmann ist bekannt, dass die MMP-1 über die MAP-Kinase-Signalwege aufreguliert wird (die Beklagte bestreitet nicht die Aufregulierung der MMP-1 durch die MAP-Kinase-Signalwege, sondern nur, dass allgemein bekannt war, dass reaktive Sauerstoffspezies bei der durch IR-Strahlung bewirkten Aufregulierung von MMP-1 eine Rolle spie- len). Ebenfalls zum allgemeinen Fachwissen gehört, dass es sich bei Antioxi- dantien um organische Verbindungen von sehr verschiedenartigem Bau
O2021_009, O2021_010 Seite 13 handelt, die unerwünschte, durch Sauerstoff-Einwirkungen u.a. oxidative Prozesse bedingte Veränderungen in den zu schützenden Stoffen hemmen oder verhindern (Römpp Lexikon Chemie 1996, Eintrag «Antioxidantien»). Zum Wirkmechanismus ist dem Fachmann zumindest allgemein bekannt, dass Antioxidantien als Radikalfänger für die bei der Autoxidation auftre- tenden freien Radikale wirken (Römpp Lexikon Chemie 1996, Eintrag «An- tioxidantien»). Auslegung der geltend gemachten Patentansprüche 21. Patentansprüche sind nach den Grundsätzen von Treu und Glauben, 11 d.h. der Bereitschaft, den Anspruch zu verstehen und ihm einen vernünftigen technischen Sinn zu geben, zu lesen. 12 Dabei ist grundsätzlich vom Pa- tentanspruch als Ganzes auszugehen. 13 Wo sich einem Anspruch auch nach Auslegung unter Berücksichtigung von Beschreibung und Zeichnun- gen keine glaubhafte technische Lehre entnehmen lässt, trägt der Patent- inhaber die Folgen der unrichtigen, unvollständigen oder widersprüchli- chen Definition des beanspruchten Gegenstandes. 14
Patentansprüche sind aus der Sicht des massgebenden Fachmanns im Lichte der Beschreibung und der Zeichnungen auszulegen (Art. 51 Abs. 3 PatG). Das allgemeine Fachwissen ist als sogenannter liquider Stand der Technik ebenfalls Auslegungsmittel. 15 Definiert die Patentschrift einen Be- griff nicht abweichend, so ist vom üblichen Verständnis im betreffenden technischen Gebiet auszugehen. Patentansprüche sind funktional auszulegen, d.h. ein Merkmal soll so ver- standen werden, dass es den vorgesehenen Zweck erfüllen kann. 16 Der Anspruch soll so gelesen werden, dass die im Patent genannten Ausfüh- rungsbeispiele wortsinngemäss erfasst werden; andererseits ist der An- spruchswortlaut nicht auf die Ausführungsbeispiele einzuschränken, wenn
11 BGE 107 II 366 E. 2 – «Liegemöbel-Gestell». 12 Die ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, verwendet den Ausdruck «with a mind willing to understand», z.B. T 190/99 vom 6. März 2001, E. 2.4. 13 BGE 107 II 366 E. 2 – «Liegemöbel-Gestell». 14 Vgl. T 1018/02 vom 9. Dezember 2003, E. 3.8; BGE 147 III 337 E. 6.1 – «Lumenspitze»; Urteil 4A_581/2020 vom 26. März 2021, E. 3 – «Peer-to-Peer Protokoll». 15 BGer, Urteil 4A_541/2013 vom 2. Juni 2014, E. 4.2.1 – «Fugenband». 16 BRUNNER, Der Schutzbereich europäisch erteilter Patente aus schweizerischer Sicht – eine Spätlese, sic! 1998, 348 ff., 354.
O2021_009, O2021_010 Seite 14 er weitere Ausführungsformen erfasst. 17 Wenn in der Rechtsprechung von einer «breitesten Auslegung» von Anspruchsmerkmalen gesprochen wird, 18 so muss das derart verstandene Merkmal immer in der Lage sein, seinen Zweck im Rahmen der Erfindung zu erfüllen. D.h. der Anspruch ist grundsätzlich nicht unter seinem Wortlaut auszulegen, aber auch nicht so, dass Ausführungsformen erfasst werden, die die erfindungsgemässe Wir- kung nicht erzielen. 19
Die Entstehungsgeschichte bzw. das Erteilungsverfahren ist für die Ausle- gung der Patentansprüche nicht massgebend. 20
Gemäss Art. 54 (1) EPÜ / Art. 7 Abs. 1 PatG gilt eine Erfindung als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört. Ein Stoff oder ein Stoffge- misch, der bzw. das bereits bekannt ist, kann dennoch nach Art. 54 (4) EPÜ patentierbar sein, wenn der bekannte Stoff oder das Stoffgemisch nicht schon vorher zur Verwendung in einem Verfahren zur therapeutischen Be- handlung des menschlichen Körpers offenbart war. Ein Stoff oder ein Stoff- gemisch, von dem bereits eine erste medizinische Indikation bekannt ist, kann nach Art. 54 (5) EPÜ noch für eine zweite oder weitere Verwendung in einem Verfahren zur therapeutischen Behandlung des menschlichen Körpers patentierbar sein, sofern diese Verwendung neu und erfinderisch ist. Art. 54 (4) und (5) EPÜ sieht somit eine Ausnahme von dem allgemei- nen Grundsatz vor, dass Erzeugnisansprüche nur für neue Produkte ge- währt werden können. Voraussetzung ist, dass der Stoff oder das Stoffgemisch für ein weiteres Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers verwendet wird. Hingegen begrün- det es keine Neuheit, wenn ein bekannter Stoff für ein neues kosmetisches Verfahren verwendet wird. Unter therapeutischer Behandlung sind die Hei- lung von Krankheiten und Störungen der Körperfunktionen sowie prophy- laktische Massnahmen, wie z. B. Impfungen gegen eine bestimmte Krank- heit, zu verstehen. Sie zielt darauf ab, den Körper von einem pathologi- schen Zustand wieder in seinen normalen, gesunden Zustand zu versetzen
17 BPatGer, Urteil O2013_008 vom 25. August 2015, E. 4.2 – «elektrostatische Pulversprühpistole». 18 BPatGer, Urteil O2013_008 vom 25. August 2015, E. 4.2 – «elektrostatische Pulversprühpistole». 19 BPatGer, Urteil O2016_009 vom 18. Dezember 2018, E. 25 – «Durchflussmessfühler»; BPatGer, Urteil S2018_007 vom 2. Mai 2019, E. 14 – «Werkzeugeinrichtung». 20 BGE 143 III 666 E. 4.3 – «Pemetrexed II».
O2021_009, O2021_010 Seite 15 oder einen pathologischen Zustand zu verhindern. 21 Hat ein Verfahren so- wohl therapeutische als auch untrennbar damit verbundene nicht therapeu- tische, z.B. kosmetische, Wirkungen, so steht die mit der therapeutischen Wirkung untrennbar verbundene Wirkung der Patentierbarkeit nicht im Wege. 22
Die Klägerin vertritt sinngemäss, dass mit Merkmalen 1.3 und 1.4 des An- spruchs 1 von EP 127, gemäss denen die pharmazeutische Zusammen- setzung zur Anwendung in einem Verfahren zum Schutz der Haut vor Schädigung durch Infrarotstrahlung, wobei die Schädigung durch Aktivie- rung der Bildung von Matrixmetalloproteinase-1 hervorgerufen wird, ver- wendet wird, kein zweckgebundener Erzeugnisanspruch im Sinne von Art. 54(5) EPÜ für eine weitere medizinische Indikation vorliege. Es handle sich um eine Verzögerung der natürlichen Hautalterung, die keinen Krankheits- wert habe. Die Beklagte entgegnet, die Schädigung der Haut durch Aufregulation der Matrixmetalloproteinase-1 infolge der Bestrahlung mit Infrarotlicht stelle eine chronische Hautschädigung dar und äussere sich klinisch als vorzei- tige Hautalterung, was im Anspruch des Streitpatents EP 127 durch das Merkmal «Schädigung durch Aktivierung der Bildung von Mat-rixmetall- loproteinase-1» umschrieben sei. Dabei handele es sich um ein klinisches Leiden, das sich vom normalen Alterungsprozess unterscheide. Im Übrigen könne es dahingestellt sein, ob neben der beanspruchten therapeutischen Verwendung von Antioxidantien eine kosmetische Verwendung vom An- spruchswortlaut umfasst sei, da diese dann als untrennbar verbundene kosmetische Verwendung der Patentierbarkeit nicht im Wege stehen würde (unter Verweis auf Entscheidung der Beschwerdekammer des EPA T 290/86 vom 13. November 1990). Bei der chronischen Hautschädigung, die durch die Aktivierung der Bildung von Matrixmetalloproteinase-1 verursacht wird, handelt es sich um ein kli- nisches Leiden, das sich vom normalen Alterungsprozess unterscheidet. Beim Schutz der Haut vor dieser Schädigung handelt es sich demnach um ein therapeutisches Verfahren i.S.v. Art. 53 (c) EPÜ.
21 EPA, Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt, Ausgabe März 2023, Teil G, Kapitel II, 4.2.1.2 22 Entscheidung der Beschwerdekammer des EPA T 1916/19 vom 19. Mai 2020, E. 4.3, unter Hinweis auf Entscheidung der Beschwerdekammer des EPA T 290/86 vom 13. November 1990 (st. Rsp.).
O2021_009, O2021_010 Seite 16 24. Dies zeigt die Kontrollüberlegung, dass die Schädigung nicht oder in gerin- gerem Ausmass eintreten würde, wenn die Haut nicht der Infrarotstrahlung ausgesetzt wird. Der Beklagten ist darin zuzustimmen, dass eine Verwen- dung für ein weiteres therapeutische Verfahren gemäss Art. 54 (5) EPÜ auch dann beansprucht werden kann, wenn mit der therapeutischen Wir- kung untrennbar eine kosmetische Wirkung verbunden ist. 23 . Die Be- schwerdekammer vermutete im Verfahren T 2062/08, dass es eine kosme- tische Verwendung geben könne, die mit der therapeutischen Verwendung «untrennbar verbunden sei». Sie forderte bei der Rückverweisung an die Vorinstanz, es «...sollte auch geprüft werden, ob die im vorliegenden Fall gewählte Formulierung des unabhängigen Anspruchs 1 als möglicher ’zweckbestimmter Stoffanspruch' ausschliesslich die therapeutische Ver- wendung betrifft». Wenn es sich im hiesigen Fall um eine therapeutische oder eine kosmetische Zweckbindung (Verwendung) handeln würde, müsste tatsächlich auf die therapeutische Zweckbindung (Verwendung) eingeschränkt werden, weil nur diese gemäss Art. 54(5) EPÜ i.V.m. v. Art. 53 (c) EPÜ neu sein kann. Es ist aber eine therapeutische und eine kosmetische Zweckbindung (Verwendung), weil die beiden untrennbar sind, also eine Kombination. Wenn die therapeutische Zweckbindung (Ver- wendung) nach Art. 54(5) EPÜ i.V.m. v. Art. 53 (c) EPÜ neu ist, dann ist nach den gängigen Neuheitskriterien auch ihre Kombination mit der kos- metischen Zweckbindung (Verwendung) neu. Die von der Beschwerde- kammer im Verfahren T 2062/08 offenbar gewünschte Beschränkung auf die therapeutische Zweckbindung (Verwendung) erscheint daher nicht er- forderlich.
23 Vgl. Entscheidung der Beschwerdekammer des EPA T 1916/19 vom 19. Mai 2020, E. 4.3, unter Hinweis auf Entscheidung der Beschwerdekammer des EPA T 290/86 vom 13. November 1990 (st. Rsp.).
O2021_009, O2021_010 Seite 17 25. Die Klägerin argumentiert weiter sinngemäss, die therapeutische Indikation – wenn man von einer nicht bloss kosmetischen Wirkung ausgehe – liege darin, die Haut vor Schädigung durch die Aktivierung der Matrixmetalllopro- teinase-1 zu schützen. Die Ursache für die Aufregulierung der Matrixme- tallloproteinase-1 sei irrelevant, d.h. es spiele zur Abgrenzung des Krank- heitsbildes von anderen Krankheitsbildern keine Rolle, ob die Aktivierung der Matrixmetallloproteinase-1 durch UV- oder IR-Licht verursacht werde. Es sei in beiden Fällen die gesteigerte MMP-1-Bildung, die letztendlich zur Hautalterung führe, da Matrixmetallloproteinase-1 Kollagen abbaue. Die Beklage bestreitet das als unzutreffende und unbelegte Behauptungen. Die Beklagte entgegnet auch, die klägerische Behauptung, dass der aus dem Stand der Technik bekannte Einfluss von Antioxidantien auf die Hem- mung der durch UV-Strahlung induzierten Aktivierung der Matrixme- talloproteinase-1 und der streitpatentgemäss gefundene Einfluss von Anti- oxidantien auf die Hemmung der durch IR-Strahlung induzierten Aktivie- rung der MMP-1 auf dem gleichen Mechanismus basieren würden, sei un- zutreffend und werde bestritten. 26. Im Streitpatent EP 127 wird beschrieben, dass nahes Infrarotlicht die Bil- dung von Matrixmetalloproteinase-1 in den Fibroblasten der menschlichen Haut aktiviere, vermittelt über den MAP-K-Signalweg (Abs. [0004]). Schieke et al., Cutaneous effects of infrared radiation: from clinical obser- vations to molecular response mechanisms, Photodermatol Photoimmunol Photomed 2003, S. 228–234 (Schieke et al. 2003) beschreibt den glei- chen Mechanismus für die Einwirkung von UV-Strahlen auf die menschli- che Haut («Cells respond to UV radiation with activation of several protein kinase signaling cascades such as the mitogen-activated protein kinases (MAPKs) initiated at cell surface receptors (32). [...]», S. 231, linke Spalte). Ergebnis der Bestrahlung der Haut mit UV-Licht ist die Induzierung der Ex- pression von MMP, was in der Spaltung des fibrillären Kollagens resultiert und so die strukturelle Integrität der Haut beeinträchtigt (S. 231, linke Spalte). Schieke 2003 zeigt nicht, dass die Aufregulierung von MMP-1 bei der Ein- wirkung von IR-Strahlung auf die menschliche Haut durch reaktive Sauer- stoffspezies (reactive oxygen species, ROS) verursacht wird. Das ist aber im vorliegenden Zusammenhang irrelevant, weil die unabhängigen Ansprü- che der Streitpatente in der erteilten bzw. in der Fassung gemäss
O2021_009, O2021_010 Seite 18 Klageantwort auf den Schutz der Haut vor Schäden, die durch die Aktivie- rung der Bildung von Matrixmetalloproteinase-1 hervorgerufen werden, ge- richtet sind, ohne dass verlangt würde, dass die Aktivierung durch reaktive Sauerstoffspezies erfolgen muss. Es ist auch deshalb irrelevant, weil die Aktivierung der Matrixmetallopro- teinase-1 durch reaktive Sauerstoffspezies genau wie die Aktivierung durch IR-Strahlung nur eine Ursache der Aktivierung der Matrixmetallopro- teinase-1 ist , die zur Abgrenzung der anspruchsgemässen medizinischen Indikation von anderen Indikationen nicht geeignet ist. Die anspruchsge- mässe medizinische Indikation ist der Schutz der menschlichen Haut vor Schäden, die durch die Aktivierung der Bildung der Matrixmetallopro- teinase-1 hervorgerufen werden. IR-Strahlung ist wie UV-Strahlung eine Ursache der Bildung von MMP-1 in den Fibroblasten der Dermis. Eine blosse Erklärung einer Wirkung – hier: dass IR-Strahlung die Bildung von Matrixmetalloproteinase-1 anregt – ist kein technisches Merkmal, das zur Abgrenzung der Erfindung vom Stand der Technik dienen kann. 24
Die Beklagte bemerkt zwar, eine durch UV-Strahlung einerseits und durch IR-Strahlung andererseits induzierte Aufregulierung von Matrixmetallopro- teinase-1 stellten unterschiedliche Leiden dar, was bereits daran erkennbar sei, dass sie unter anderen Umständen aufträten. Sie erklärt aber nicht, inwiefern die unterschiedliche Ursache der Ausschüttung von MMP-1 eine unterschiedliche durch MMP-1 bewirkte Hautschädigung zur Folge haben soll. Dass der angebliche Unterschied zwischen nach UV-Strahlung aus- geschütteter Matrixmetalloproteinase-1 und durch IR-Strahlung aufregu- lierter Matrixmetalloproteinase-1 einen Unterschied in der zu behandeln- den Patientengruppe bewirken könnte, ist ebenfalls nicht behauptet. Rechtsbeständigkeit Priorität 27. Die Inanspruchnahme der Priorität einer früheren Patentanmeldung be- wirkt, vereinfacht gesagt, dass das Anmeldedatum der Erstanmeldung als relevantes Anmeldedatum der Nachanmeldung gilt (Art. 89 EPÜ). Das Pri- oritätsrecht der Erstanmeldung kann durch den Anmelder der
24 Vgl. Beschwerdekammer des EPA, Entscheidung T 254/93 vom 14. Mai 1997, E. 4.
O2021_009, O2021_010 Seite 19 Erstanmeldung oder seinen Rechtsnachfolger in Anspruch genommen werden (Art. 87(1) EPÜ). 28. Die Klägerin bestreitet erstmals in der Replik, dass die Streitpatente die Priorität für die Kaffeesäure und Ester der Kaffeesäure gültig beanspru- chen. Die Beklagte argumentiert, nachdem die Klägerin den Prioritätsan- spruch in der Klageschrift akzeptiert habe, verstosse ihre Berufung auf die angeblich ungültige Priorität in der Replik gegen den Grundsatz des pro- zessualen Handelns nach Treu und Glauben (Art. 52 ZPO) und sei unbe- achtlich. Ob ein Patent eine Priorität gültig in Anspruch nehmen kann, ist nur dann ausgangsrelevant, wenn im Prioritätsintervall, d.h. im Zeitraum zwischen dem Prioritätsdatum und dem Anmeldedatum, Entgegenhaltungen der Öf- fentlichkeit zugänglich gemacht wurden, die für die Beurteilung der Neuheit der beanspruchten Gegenstände bzw. für die Prüfung, ob diese auf erfin- derischer Tätigkeit beruhen, relevant sind. Das ist vorliegend nicht der Fall. Alle relevanten Entgegenhaltungen sind vor dem 17. März 2004, dem frühesten Prioritätsdatum beider Streitpa- tente, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden. Ob die Streitpatente die Priorität der Anmeldung EP 04006336 gültig beanspruchen und ob die Bestreitung der Gültigkeit erst mit der Replik ein Verstoss gegen Treu und Glauben darstellt, kann daher offenbleiben. Zulässigkeit der Änderungen 29. Nach Art. 26 Abs. 1 lit. c PatG stellt das Gericht auf Klage hin die Nichtigkeit des Patents fest, wenn der Gegenstand des Patents über den Inhalt des Patentgesuchs in der für das Anmeldedatum massgebenden Fassung hin- ausgeht. Damit wurde der Nichtigkeitsgrund gemäss Art. 138 Abs. 1 lit. c EPÜ 2000 in das nationale Recht überführt. 25
Diese beiden Bestimmungen knüpfen ihrerseits – soweit es um das euro- päische Erteilungsverfahren geht – an Art. 123 (2) EPÜ an, wo die Zuläs- sigkeit von Änderungen im Anmeldeverfahren eingeschränkt wird. Demge- mäss dürfen die europäische Patentanmeldung und das europäische Pa- tent nicht in der Weise geändert werden, dass ihr Gegenstand über den
25 BGE 146 III 177 E. 2.1.1.
O2021_009, O2021_010 Seite 20 Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus- geht (vgl. auch Art. 58 Abs. 2 PatG). Mit dieser Regelung soll ausgeschlos- sen werden, dass der Patentinhaber seine Position verbessert, indem er für Gegenstände Schutz beansprucht, die in der ursprünglichen Anmel- dung nicht offenbart worden sind. Dem Anmelder soll es verwehrt sein, nachträgliche Änderungen oder Weiterentwicklungen in das Anmeldever- fahren einzubringen und damit ein Schutzrecht zu erlangen, das am Stand der Technik zur Zeit der Anmeldung gemessen wird. Auch wird darauf hin- gewiesen, dass dieses Änderungsverbot im Dienst der Rechtssicherheit stehe: Die Öffentlichkeit soll nicht durch Patentansprüche überrascht wer- den, die aufgrund der ursprünglich eingereichten Fassung nicht zu erwar- ten waren. 26
Dabei ist unter dem «Gegenstand des Patents» nicht der «Schutzbereich» nach Art. 69 EPÜ zu verstehen, wie er durch die Patentansprüche bestimmt wird. Vielmehr geht es um den «Gegenstand» im Sinne von Art. 123 (2) EPÜ, also einschliesslich der gesamten Offenbarung in der Beschreibung und in den Zeichnungen. Gemäss der Rechtsprechung der Beschwerde- kammern des Europäischen Patentamts (EPA) erlaubt diese Bestimmung eine Änderung nach der Anmeldung nur im Rahmen dessen, was der Fach- mann der Gesamtheit der Anmeldeunterlagen in ihrer ursprünglich einge- reichten Fassung unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens – ob- jektiv und bezogen auf den Anmeldetag – unmittelbar und eindeutig ent- nehmen kann. Dieser Prüfmassstab wird als «Goldstandard» bezeichnet. 27
Das unzulässige Hinausgehen über den Offenbarungsgehalt kann sowohl im Hinzufügen als auch im Weglassen von Informationen bestehen. 28 Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA ist es nicht zulässig, bei der Änderung eines Anspruchs ein isoliertes Merkmal aus einer Reihe von Merkmalen herauszugreifen, die ursprünglich nur in Kombination miteinander (z.B. in einer bestimmten Ausführungsform in der Beschreibung) offenbart wurden. Eine derartige Änderung stellt eine so ge- nannte Zwischenverallgemeinerung dar, indem sie zwar den beanspruch- ten Gegenstand an sich weiter einschränkt, aber dennoch auf eine nicht offenbarte Kombination von Merkmalen gerichtet ist, die breiter ist als der ursprünglich offenbarte Kontext. 29
26 BGE 146 III 177 E. 2.1.1 und 2.1.2. 27 BGE 146 III 177 E. 2.1.3 mit Hinweisen. 28 BGE 146 III 177 E. 2.1.3. 29 BGer, Urteil 4A_490/2020 vom 25. Mai 2021, E. 7.1.2, unter Hinweis auf T 219/09 vom 27. September 2010 E. 3.1.
O2021_009, O2021_010 Seite 21 Eine solche Zwischenverallgemeinerung ist nur zu rechtfertigen, wenn kei- nerlei eindeutig erkennbare funktionale oder strukturelle Verbindung zwi- schen den Merkmalen der spezifischen Kombination besteht bzw. das her- ausgegriffene Merkmal nicht untrennbar mit diesen Merkmalen verknüpft ist. 30 Sie ist mithin nur zulässig, wenn der Fachmann aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung zweifelsfrei erkennen kann, dass das herausgegriffene Merkmal keinen engen Zusammenhang mit den übrigen Merkmalen des Ausführungsbeispiels aufweist, sondern sich un- mittelbar und eindeutig auf den allgemeineren Kontext bezieht. 31
Zulässigkeit der Änderungen an Anspruch 1 von Streitpatent EP 127 30. Die Klägerin macht im Kern geltend, dass im Laufe des Erteilungsverfah- rens der Stammanmeldung die Beklagte den ursprünglichen Anspruch 1 mehrfach abgeändert habe. Anspruch 1 der ursprünglichen Fassung der früheren Anmeldung (Stammanmeldung) laute wie folgt: Verwendung von Antioxidantien zur Herstellung einer pharmazeutischen oder kosmetischen Zusammensetzung zum Schutz der Haut gegen Infrarotstrah- lung. Die unzulässigen Änderungen umfassten die Streichung der kosmetischen Zusammensetzung, die Einschränkung der Antioxidantien, die Änderung des Verwendungszwecks zum Schutz der Haut vor Schädigung durch Inf- rarot-Strahlung und Wandlung des Anspruchstyps. Es sei in der ursprüng- lichen Anmeldung nicht allgemein offenbart, dass Infrarotstrahlung MMP-1 aktiviere. Es werde nur offenbart, dass IR-A-Licht MMP-1 aktiviere, dies in den Fibroblasten der menschlichen Haut stattfinde und über die Aktivierung des MAP-Kinase-Signalwegs vermittelt werde. Es liege eine nach Art 123(2) EPÜ unzulässige Zwischenverallgemeinerung vor, da die Merk- male, dass es sich bei der Infrarotstrahlung um IR-A-Strahlung handle, die MMP-1-Bildung in den Fibroplasten der menschlichen Haut aktiviert werde und die MMP-1-Bildung über den MAP-K inase-Signalweg vermittelt werde, in den Anspruch 1 hätten aufgenommen werden müssen. Die Klägerin
30 BGer, Urteil 4A_490/2020 vom 25. Mai 2021, E. 7.1, unter Hinweis auf T 2489/13 vom 18. April 2018 E. 2.3; T 1944/10 vom 14. März 2014 E. 3.2; T 219/09 vom 27. September 2010 E. 3.1. 31 BGer, Urteil 4A_490/2020 vom 25. Mai 2021, E. 7.1, unter Hinweis auf T 2489/13 vom 18. April 2018 E. 2.3; T 2185/10 vom 21. Oktober 2014 E. 4.3; T 962/98 vom 15. Januar 2004 E. 2.5.
O2021_009, O2021_010 Seite 22 bemängelte auch eine Missachtung der Offenbarung der Prioritätsanmel- dung EP 1 591 104 A1. Die Beklagte erwidert zu Anspruch 1 von EP 127, dass die Merkmale 1.1 («pharmazeutische Zusammensetzung») und 1.3 («zur Anwendung in ei- nem Verfahren zum Schutz der Haut vor Schädigung durch Infrarot-Strah- lung») im ersten Satz von der ursprünglichen Anmeldung EP 105 A1 offen- bart seien. Die «Aufregulierung von MMP-1» werde in Abs. [0012] von EP 105 A1 offenbart, und die «pharmazeutische Zusammensetzung, umfas- send einen wirksamen Gehalt an Antioxidantien» in Anspruch 11 von EP 105 A1 sowie in Anspruch 1 und Abs. [0057] von EP 127 A1. Das Hervor- rufen der Schädigung durch die Aktivierung der MMP-1 sei in der ursprüng- lichen Anmeldung allgemein dargelegt, es finde eine wörtliche Basis in Abs. [0012], letzter Satz der Stammanmeldung. Dies sei nicht auf eine be- stimmte Wellenlänge des IR-Lichts reduziert, auch wenn der MAP-Kinase- Signalweg hier erwähnt sei. Der MAP-Kinase-Signalweg sei die mechanis- tische Begründung der Aufregulierung und müsse daher nicht in den An- spruch aufgenommen werden. Die gesamte ursprüngliche Anmeldung sei auf den Schutz der Haut vor Infrarotstrahlung im Allgemeinen, d.h. ohne irgendeine Wellenlängen-Beschränkung, gerichtet. Die Streichung der kos- metischen Zusammensetzung sei eine zulässige Streichung einer alterna- tiven Bezeichnung. 31. Der Gegenstand der Teilanmeldung EP127 darf nicht über den Offenba- rungsgehalt der Stammanmeldung EP105 in der ursprünglichen Fassung hinausgehen (Art. 76(1) EPÜ i.V.m. Art. 109 PatG). Des Weiteren dürfen die erteilten Ansprüche der EP 127 nicht über den Offenbarungsgehalt der Teilanmeldung EP 127 selber in der ursprünglichen Fassung hinausgehen (Art. 123(2) EPÜ i.V.m. Art. 109 PatG). Die Erteilungshistorie der Stamman- meldung EP 105 ist aber hierfür nicht massgeblich, weil es sich um ge- trennte Verfahren handelt. Ebenso ist der Offenbarungsgehalt der Priori- tätsanmeldung EP 1 591 104 A1 hier irrelevant. Die Merkmale 1.1 («Phar- mazeutische Zusammensetzung») und 1.3 («zur Anwendung in einem Ver- fahren zum Schutz der Haut vor Schädigung durch Infrarot-Strahlung») von Anspruch 1 des Streitpatents EP 127 sind im ersten Satz von EP 105 A1 offenbart. Die «Aufregulierung von MMP-1» wird in Abs. [0012] von EP 105 A1 und EP 127 A1 offenbart (entspricht Abs. [0013] der erteilten Streitpa- tente). Dieser von beiden Parteien angesprochene Absatz betrifft die Erfin- dungsoffenbarung, anders als Abs. [0004], von dem die Klägerin bemän- gelte, dass er den Stand der Technik betreffe. Abs. [0012] offenbart:
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Abs. [0012] offenbart also alle anspruchsgemässen Merkmale in Kombina- tion und ohne jede Auswahl. Die «pharmazeutische Zusammensetzung, umfassend einen wirksamen Gehalt an Antioxidantien» wird auch in An- spruch 11 von EP 105 A1 sowie in Anspruch 1 von EP 127 A1 offenbart. Die Streichung der kosmetischen Zusammensetzung wäre ausserdem eine zulässige Streichung einer Alternative aus einer einzigen Liste. Der Ersatz von «zum Schutz gegen Schädigung» durch «zum Schutz vor Schä- digungen» ist bloss sprachlicher Natur ohne Einfluss auf den technischen Sinngehalt des Anspruchs. Der Fachmann entnimmt der Gesamtheit der Anmeldeunterlagen in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens – objektiv und bezogen auf den Anmeldetag – unmittelbar und eindeutig den Gegenstand von Anspruch 1 von EP 127. Die Offenba- rung der Stammanmeldung EP 105 A1 ist nicht auf die Schädigung der Haut durch IR-A-Strahlung beschränkt, sondern erstreckt sich generell auf Hautschäden durch Infrarotstrahlung. So spricht Abs. [0012] von EP 105 A1 von einem «wirksamen IR-Schutz durch Verabreichung von Antioxidan- tien», ohne diese Aussage auf Infrarotstrahlung einer bestimmten Wellen- länge zu beschränken. In Abs. [0019] wird gesagt, dass patentgemässe Zusammensetzungen bevorzugt vor, während oder nach einer Bestrahlung der Haut mit IR-Strahlen angewendet werden sollen, erneut ohne Be- schränkung auf IR-A-Strahlung. In Abs. [0021] ist wiederum vom Schutz der Haut vor Schäden durch IR-Strahlen die Rede. Der Fachmann ent- nimmt der Stammanmeldung entsprechend unmittelbar und eindeutig, dass die Lehre nicht auf den Schutz vor Hautschädigung durch nahes
O2021_009, O2021_010 Seite 24 Infrarotlicht beschränkt ist, sondern sich auf den Schutz vor Schäden durch beliebige Infrarotstrahlung erstreckt. Es liegt auch keine unzulässige Zwischenverallgemeinerung vor. Dass die Aufregulierung der MMP-1 in den Fibroplasten der Haut erfolgt und über di e MAP-Kinase-Signalwege aktiviert wird, ist der Aufregulierung imma- nent. Es gibt keinen anderen aktenkundigen oder gerichtsnotorischen Ak- tivierungsweg für MMP-1 als über die MAP-K-Signalwege. Die MAP-K-Sig- nalwege brauchen daher nicht gesondert im Anspruch erwähnt zu werden. Dies deckt sich mit der Entscheidung der Beschwerdekammer des EPA T 1164/14 vom 8. November 2018, gemäss der die Stammanmeldung EP 105 die Erfordernisse von Art. 123 (2) EPÜ erfüllt, was sich auf das Streitpatent EP 127 anwenden lässt. Die Zulässigkeit der Änderungen an den Ansprüchen 2-10 von EP 127 wurde durch die Klägerin nicht bestritten. Sie sind, abgesehen von der ge- änderten Anspruchskategorie entsprechend der geänderten Anspruchska- tegorie des Anspruchs 1, identisch mit den entsprechenden ursprünglichen Ansprüchen 2-10 der EP 127 A1 und der EP105 A1. Zulässigkeit der Änderungen an den Ansprüchen gemäss Hilfsanträ- gen 1-9 von EP 127 Ansprüche gemäss Hilfsantrag 1 32. Mit der Duplik reicht die Beklagte einen Anspruchssatz von EP 127 ein, der sich von den erteilten Ansprüchen dadurch unterscheidet, dass im abhän- gigen Anspruch 3 die Merkmale Kaffeesäure und Ester der Kaffeesäure gestrichen wurden. Die Beklagte führt aus, dass es sich dabei sich um eine zulässige Strei- chung von alternativen Ausführungsformen handle. Die Klägerin bestreitet die Zulässigkeit dieser Streichungen selber nicht, sondern verweist nur auf ihre Ausführungen zum erteilten Anspruch 1 von Streitpatent EP 127. Ent- sprechend ist die Streichung als unbestritten zulässig zu akzeptieren. Ansprüche gemäss Hilfsantrag 2 33. Mit der Duplik reicht die Beklagte einen weiteren Anspruchssatz ein, der
O2021_009, O2021_010 Seite 25 sich von den erteilten Ansprüchen dadurch unterscheidet, dass im unab- hängigen Anspruch 1 die mechanistischen Details aufgenommen wurden, d.h. die Wirkung der Antioxidantien «zur Minderung des Gehalts an reakti- ven Sauerstoffspezies», den Signalweg «über den MAP-Kinase-Signalweg vermittelten» und die Vermittlung der Aktivierung «wobei diese Aktivierung durch Sauerstoffspezies vermittelt wird». Diese Änderung erfolgt gemäss der Beklagten für den Fall, dass das Gericht in der Weglassung dieser Merkmale im erteilten Anspruch 1 «wider Erwarten» eine unzulässige Zwi- schenverallgemeinerung sehen würde. Die Beklagte führt aus, dass diese Änderungen gestützt seien durch EP 127 A1 (Abs. [0012], Zeilen 53-57) und die Stammanmeldung EP 105- A1 (Abs. [0012], Zeilen 53-58). Die Klägerin bestreitet das; es handle sich bei den zusätzlichen Merkmalen nur um Vermutungen, wodurch der «Gold- standard» nach G 2/10 nicht erfüllt sei. Das Gericht kam zum Schluss, dass die Weglassung dieser mechanisti- schen Details im erteilten Anspruch 1 keine unzulässige Zwischenverallge- meinerung darstellt. Selbst wenn sie es wäre (was die Klägerin angeführt hatte, siehe E. 30 oben) wäre durch die Einfügung dieser Merkmale der Einwand behoben. Ob es sich bei diesen Merkmalen nur um «Vermutun- gen» handelt ist für die Frage der unzulässigen Erweiterung und der Ver- letzung des «Goldstandards» irrelevant, die Merkmale sind auf jeden Fall unmittelbar und eindeutig offenbart. Ansprüche gemäss Hilfsantrag 3 34. Mit der Duplik reicht die Beklagte einen Anspruchssatz gemäss Hilfsantrag 3 ein, der eine Kombination der Ansprüche gemäss den Hilfsanträgen 1 und 2 darstellt, d.h. im Anspruch 1 werden die mechanistischen Details eingefügt und im abhängigen Anspruch 3 die Kaffeesäure und Ester der Kaffeesäure gestrichen. Die Klägerin bestreitet die Zulässigkeit der Streichung der Kaffeesäure und ihrer Ester nicht (E. 32). Sie bemängelt aber, es handle sich bei den zu- sätzlichen Merkmalen nur um Vermutungen, wodurch der «Goldstandard» nach G 2/10 nicht erfüllt sei. Die Streichung ist also unstrittig zulässig und betreffend allfälliger Zwi- schenverallgemeinerung und Verletzung des «Goldstandards» wird auf E. 33 oben verwiesen.
O2021_009, O2021_010 Seite 26 Ansprüche gemäss Hilfsantrag 4 35. Anspruch 1 gemäss Hilfsantrag 4 unterscheidet sich vom erteilten An- spruch 1 dadurch, dass die Antioxidantien spezifiziert werden als aus einer Liste ausgewählt. Gemäss der Beklagten sind die in Anspruch 1 gemäss Hilfsantrag 4 spezifizierten Antioxidantien in Abs. [0010] von EP 127 A1 und Abs. [0010] von EP 105 A1 spezifisch erwähnt, und es sei nur eine Einfachauswahl aus der Markush-Formel mit den aufgeführten Antioxidan- tien notwendig. Anspruch 2 gemäss Hilfsantrag 4 ist ein unabhängiger Anspruch gerichtet auf eine pharmazeutische Zusammensetzung, wobei die Antioxidantien wiederum aus einer Liste ausgewählt werden, die sich teilweise mit der Liste gemäss Anspruch 1 überschneidet und teilweise andere Antioxidan- ten nennt. Die Beklagte behauptet, der neue unabhängige Anspruch 2 ent- spreche den ursprünglichen Ansprüchen 1, 2, 3 und 11 von EP 105 A1 und den Ansprüchen 1, 2 und 3 von EP 127 A1 sowie den erteilten Ansprüchen 2 und 3. Die Klägerin verweist für die angeblich unzulässigen Änderungen einzig auf dieselben Gründe wie Anspruch 1 in der erteilten Fassung, bestreitet also die Auswahlen der Antioxidantien selber nicht als unzulässig erweitert. Die weiteren Ausführungen in RZ 985 ff. der Duplik beziehen sich auf das angebliche Naheliegen der spezifischen Antioxidantien und sind bei der er- finderischen Tätigkeit zu prüfen. Nachdem der erteilte Anspruch 1 nicht unzulässig geändert wurde, sind auch die unabhängigen Ansprüche 1 und 2 gemäss Hilfsantrag 4 nicht un- zulässig geändert. Ansprüche gemäss Hilfsantrag 5 36. Die Ansprüche gemäss Hilfsantrag 5 unterscheiden sich von den Ansprü- chen gemäss Hilfsantrag 4 nur dadurch, dass in der Liste der Antioxidan- tien im unabhängigen Anspruch 2 die Merkmale Kaffeesäure und Ester der Kaffeesäure gestrichen wurden. Die Klägerin bestreitet die Zulässigkeit der Änderungen an den Ansprü- chen gemäss Hilfsantrag 5 wiederum nur mit einem Verweis auf die Gründe für die Unzulässigkeit der Änderungen an den erteilten Ansprüchen.
O2021_009, O2021_010 Seite 27 Nachdem der erteilte Anspruch 1 nicht unzulässig geändert wurde, sind auch die unabhängigen Ansprüche 1 und 2 gemäss Hilfsantrag 5 nicht un- zulässig geändert. Ansprüche gemäss Hilfsantrag 6 37. Der unabhängige Anspruch 1 gemäss Hilfsantrag 6 entspricht dem unab- hängigen Anspruch 1 gemäss Hilfsantrag 4, wobei zusätzlich die Merkmale die Wirkung der Antioxidantien «zur Minderung des Gehalts an reaktiven Sauerstoffspezies», den Signalweg «über den MAPKinase-Signalweg ver- mittelten» und die Vermittlung der Aktivierung «wobei diese Aktivierung durch Sauerstoffspezies vermittelt wird» aufgenommen wurden. In den un- abhängigen Anspruch 2 gemäss Hilfsantrag 4 werden die gleichen Merk- male aufgenommen. Laut Beklagter seien die Änderungen gestützt durch EP 127 A1, Abs. [0012], Zeilen 53-57 und EP 105 A1, Abs. [0012], Zeilen 53-58. Die Kläge- rin bemängelt aber, es handle sich bei den zusätzlichen Merkmalen nur um Vermutungen, wodurch der «Goldstandard» nach G 2/10 nicht erfüllt sei. Die Auswahl der Antioxidantien im Anspruch 1 ist wie bereits bei Hilfsantrag 4 unstrittig zulässig und betreffend allfälliger Zwischenverallgemeinerung und Verletzung des «Goldstandards» wird auf E. 33 oben verwiesen. Ansprüche gemäss Hilfsantrag 7 38. Anspruch 1 gemäss Hilfsantrag 7 entspricht Anspruch 1 gemäss Hilfsan- trag 6, in Anspruch 2 wurde die Kaffeesäure und deren Ester aus der Liste der Antioxidantien gestrichen. Diese Änderungen sind nicht ausgangsrelevant (mechanistische Details) bzw. unbestritten (Streichung der Kaffeesäure). Anspruch gemäss Hilfsantrag 8 39. Hilfsantrag 8 umfasst einen einzigen unabhängigen Anspruch, der sich von Anspruch 1 gemäss Hilfsantrag 4 durch die spezifischen Antioxidantien un- terscheidet. Gemäss der Beklagten sind die beanspruchten Antioxidantien in Abs. [0010] von EP 127 A1 und in Abs. [0010] von EP 105 A1 spezifisch
O2021_009, O2021_010 Seite 28 erwähnt, und es handle sich eine Einfachauswahl aus der Markush-Formel mit den aufgeführten Antioxidantien. Die Klägerin bestreitet die Zulässigkeit der Änderungen in der Stellung- nahme zur Duplik und bezieht sich dabei auf das für Hilfsantrag 4 und das in der Replik zum erteilten Anspruch 1 gesagte. Nachdem der erteilte Anspruch 1 nicht unzulässig geändert wurde, ist auch der einzige Anspruch gemäss Hilfsantrag 8 nicht unzulässig geändert. Bei den beanspruchten Antioxidantien (offenbart in Abs. [0010] von EP 127 A1 und in Abs. [0010] von EP 105 A1) handelt es ist um eine zulässige Ein- fachauswahl. Anspruch gemäss Hilfsantrag 9 40. Hilfsantrag 9 umfasst einen einzigen Anspruch, der sich vom Anspruch ge- mäss Hilfsantrag 8 dadurch unterscheidet, dass die Merkmale Wirkung der Antioxidantien «zur Minderung des Gehalts an reaktiven Sauerstoffspe- zies», den Signalweg «über den MAPKinase-Signalweg vermittelten» und die Vermittlung der Aktivierung «wobei diese Aktivierung durch Sauer- stoffspezies vermittelt wird» aufgenommen wurden. Die Klägerin bemängelt, es handle sich bei den zusätzlichen Merkmalen nur um Vermutungen, wodurch der «Goldstandard» nach G 2/10 nicht er- füllt sei, wobei auf die Ausführungen in E. 33 verwiesen wird. Die aus dem Hilfsantrag 8 stammende Auswahl der Antioxidantien ist aber wiederum nicht bestritten (siehe E. 35 und E. 39 oben). Zulässigkeit der Änderungen an den Ansprüchen 1 und 2 von Streit- patent EP 105 41. Die Beklagte verteidigt das Streitpatent EP 105 in einer gemäss Klageant- wort eingeschränkten Fassung, wobei die eingeschränkten Ansprüche 1 und 2 wie folgt lauten (Klageantwort, Rechtsbegehren Nr. 2 ):
O2021_009, O2021_010 Seite 29 Resveratrol und wobei die Schädigung durch Aktivierung der Bildung von Matrixmetalloproteinase-1 hervorgerufen wird. 2. Pharmazeutische Zusammensetzung in Form einer topisch zu verabreichen- den Zusammensetzung, umfassend einen wirksamen Gehalt an Antioxidan- tien zur Verwendung als Mittel zum Schutz der Haut vor Schädigung durch Infrarotstrahlung, wobei die Antioxidantien ausgewählt sind aus der Gruppe bestehend aus N-Acetylcystein, Kaffeesäure, Ester der Kaffeesäure, Emblica, Grünteeextrakt, Edelweissextrakt, Lutein, Lycopen, Trauben- kernextrakt, Chicory-Extrakt, Curcumin, Silymarin, Apigenin und Res- veratrol und wobei die Schädigung durch Aktivierung der Bildung von Mat- rixmetalloproteinase-1 hervorgerufen wird. Die Beklagte behauptet zu den Änderungen im Anspruch 1, dass dieser sich vom erteilten Anspruch 1 der EP 127 nur um das zusätzliche Merkmal, dass die Antioxidantien ausgewählt sind aus der Gruppe bestehend aus Emblica, Grünteeextrakt, Edelweissextrakt, Traubenkernextrakt, Chicory- Extrakt, Curcumin, Silymarin, Apigenin und Resveratrol, unterscheide. Der erste Satz der ursprünglichen Anmeldung betreffe die Verwendung von An- tioxidantien zur Herstellung einer pharmazeutischen Zusammensetzung zum Schutz der Haut gegen Schädigung durch Infrarotstrahlung. Diese Schädigung werde in Abs. [0012] von EP 105 A1 als Aufregulierung von MMP-1 beschrieben. Die beanspruchte pharmazeutische Zusammenset- zung sei daher auch im ursprünglichen Anspruch 11 offenbart. Die Strei- chung der kosmetischen Zusammensetzung sei eine zulässige Streichung einer alternativen Ausführungsform. Die Antioxidantien Emblica, Grüntee- extrakt. Edelweissextrakt, Traubenkernextrakt, Chicory-Extrakt, Curcumin, Silymarin. Apigenin und Resveratrol seien in Abs. [0010] der ursprünglich eingereichten Unterlagen spezifisch erwähnt. Es sei nur eine Einfachaus- wahl aus der Markush-Formel mit den aufgeführten Antioxidantien notwen- dig. Das Chicory-Extrakt werde in EP 105 A1 auf Seite 2 Zeilen 45 und 46 (Cichorium intubybus (chicory) leaf extract) offenbart. Das Hervorrufen der Schädigung um die Wirkung der Aktivierung der MMP-1 sei in der ur- sprünglichen Anmeldung allgemein dargelegt (wörtliche Basis in Abs. [0012] im letzten Satz) und nicht auf eine bestimmte Wellenlänge des IR-Lichts reduziert sei. Der MAP-Kinase-Signalweg sei eine mechanisti- sche Begründung der Aufregulierung und müsse daher nicht in den An- spruch aufgenommen werden. Die gesamte ursprüngliche Anmeldung sei auf den Schutz der Haut vor Infrarotstrahlung im Allgemeinen, d.h. ohne irgendeine Wellenlängen-Beschränkung, gerichtet. Bereits der erste Satz der ursprünglichen Anmeldung betreffe die Verwendung von Antioxidantien
O2021_009, O2021_010 Seite 30 zur Herstellung einer pharmazeutischen Zusammensetzung zum Schutz der Haut gegen Schädigung durch Infrarotstrahlung. Damit sei klar, dass der Wirkung der Aktivierung der MMP-1 im gesamten Spektrum des Infra- rotlichtes entgegengewirkt werden solle und nicht nur in einem Teilbereich davon. Der Fachmann hätte keine Veranlassung, eine Begrenzung auf IR- A- Strahlung zu vermuten. Zudem werde MMP-1 allgemein als massgebli- cher Faktor bei der Hautalterung offenbart (Seite 2, Z.11-12 der ursprüng- lichen Anmeldung). Zu Anspruch 2 behauptet die Beklagte, dass dieser sich vom erteilten An- spruch 1 der EP 127 nur um die zusätzliche Merkmale a) dass die Zusam- mensetzung in Form einer topisch zu verabreichenden Zusammensetzung vorliege und b) dass die Antioxidantien ausgewählt sind aus der Gruppe bestehend aus N-Acetylcystein, Kaffeesäure, Ester der Kaffeesäure, Emblica, Grünteeextrakt, Edelweissextrakt. Lutein, Lycopen, Trauben- kernextrakt, Chicory-Extrakt, Curcumin, Silymarin, Apigenin und Res- veratrol, unterscheide. Er entspreche den ursprünglichen Ansprüchen 1, 2, 3 und 11 entspreche sowie den erteilten Ansprüchen 1 und 2. Die Strei- chung der kosmetischen Zusammensetzung sei eine zulässige Streichung einer alternativen Ausführungsform. Weiter sei die Anspruchsformulierung in Einklang mit G02/08 gebracht worden. Die Klägerin bestreitet die Zulässigkeit der Änderungen und stützt sich hauptsächlich auf Abs. [0004] von EP 105 A1. Laut Klägerin findet sich eine Offenbarung zur Aktivierung der Bildung von MMP-1 nur in Abs. [0004] von EP 105 A1. Diese Offenbarung zu der Wirkung von nahem Infrarotlicht ge- schehe dort im Zusammenhang mit dem Stand der Technik und nicht im Zusammenhang mit der Erfindung. Dass die dort angegebenen spezifi- schen Wirkungen von Infrarotlicht im Sinne der Erfindung durch die angeb- liche Lösung der ursprünglichen Anmeldung, nämlich die Verwendung von Antioxidantien, beeinflusst werden, sei nicht ursprünglich offenbart. Weiter sei nicht allgemein offenbart, dass IR-Licht MMP-1 aktiviere. Es liege eine unzulässige Zwischenverallgemeinerung vor, weil die unabhängigen An- sprüche die zusätzlichen wesentlichen Merkmale (IR-A-Licht, Fibroblasten der Haut, Aktivierung des MAP-K-Signalwegs) nicht beinhalteten. Es werde vielmehr allgemein Schutz gegen Infrarotlicht beansprucht ohne Ein- schränkung auf IR-A, und ohne Einschränkung, dass die MMP-1 Aktivie- rung in den Fibroblasten der menschlichen Haut erfolge, und zwar über den MAP-K-Signalweg. Eine allgemeine Aktivierung von MMP-1 durch Inf- rarotstrahlung, unabhängig davon, in welchen Zellen, über welchen Signal- weg und unabhängig vom Bereich der Infrarotstrahlung, sei nicht
O2021_009, O2021_010 Seite 31 ursprünglich unmittelbar und eindeutig offenbart. Weiter behauptet die Klä- gerin, dass eine Stützung der Ansprüche 1 (und 2) nicht möglich sei, weil in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen keine unmittelbare und eindeu- tige Offenbarung vorliege, sondern reine Spekulation. Soweit die Änderung auf Abs. [0012] gestützt sein solle, handle es sich ebenfalls um eine unzu- lässige Zwischenverallgemeinerung. Eine allgemeine Aktivierung von MMP-1 unabhängig von der Aktivierung von reaktiven Sauerstoffspezies, unabhängig von der Minderung von deren Gehalt, und unabhängig über welchen Signalweg sei nicht unmittelbar und eindeutig offenbart. 42. Wie bereits im Zusammenhang mit dem erteilten Anspruch 1 von EP 127 erläutert, offenbart die ursprüngliche Anmeldung für EP 105 (d.h. die Stammanmeldung zu EP 127) allgemein die Verwendung von Antioxidan- tien zur Vermeidung bzw. Verminderung von Hautschäden durch Infrarot- strahlung beliebiger Wellenlänge, nicht beschränkt auf den nahen Infrarot- bereich (vorne, E. 31). Ebenfalls offenbart die ursprüngliche Anmeldung unmittelbar und eindeutig, dass diese Schädigung auf der Aktivierung des MAP-K-Signalwegs beruht (Abs. [0012]). Dieser erfindungsbezogen Ab- satz offenbart nach Ansicht des Gerichts den gesamten Anspruch 1 der EP127 ohne jede Auswahl (siehe E. 31 oben). Der von der Klägerin vorge- nommene Rückgriff auf Abs. [0004] ist hier nicht nötig und die damit ver- bundenen Einwände betreffend Weglassen der Fibroblasten und der Er- weiterung von IR-A auf IR sind nicht stichhaltig. Dass die Patentanmelderin nur vermutet, dass die Aktivierung über reaktive Sauerstoffspezies erfolgt, ist für die Frage der unzulässigen Erweiterung irrelevant. Die im eingeschränkten Anspruch 1 von EP 105 genannte Liste von spezi- fischen Antioxidantien sind in Abs. [0010] der ursprünglichen Anmeldung off enbart. Es bedarf gegenüber dem nicht unzulässig erweiterten erteilten Anspruch 1 der EP127 nur einer Einfachauswahl, um zu dieser Liste und zum eingeschränktem Anspruch 1 der EP105 zu gelangen. Darin liegt also keine unzulässige Änderung. Der eingeschränkte Anspruch 2 von EP 105 wurde ebenfalls nicht unzuläs- sig geändert. Anspruch 2 entspricht Ansprüchen 1, 2, 3 und 11 der ur- sprünglichen Anmeldung. Die Streichung der kosmetischen Zusammen- setzung ist zulässig, da kosmetische und pharmazeutische Wirkungen vor- liegend untrennbar verknüpft sind. Weiter wurde die Anspruchsformulie- rung mit der Entscheidung der Grossen Beschwerdekammer des EPA G02/08 vom 19. Februar 2010 in Einklang gemacht, d.h. die
O2021_009, O2021_010 Seite 32 schweizerische Anspruchsfassung in einen medizinischen Verwendungs- anspruch geändert, was ebenfalls zulässig ist. Es liegt auch keine unzulässige Zwischenverallgemeinerung vor, da die Aufregulierung der MMP-1 durch den MAP-K-Signalweg dieser ebenso im- manent ist wie die Bildung von MMP-1 in den Fibroplasten der Haut (bereits vorne, E. 31). Die Zulässigkeit der Änderungen der abhängigen Ansprüche 3-5 von EP 105 wurde durch die Klägerin nicht bestritten. Zulässigkeit der Änderungen an den Ansprüchen gemäss Hilfsanträ- gen 1-7 von EP 105 Ansprüche gemäss Hilfsantrag 1 43. Anspruch 1 von EP 105 gemäss Hilfsantrag 1 unterscheidet sich vom ge- mäss Klageantwort eingeschränkten Anspruch 1, dass der «Chicory-Ex- trakt» gestrichen wurde. Die Beklagte behauptet, dass es sich dabei sich um eine zulässige Streichung von alternativen Ausführungsformen handle. Die weiteren Ansprüche sind unverändert. Tatsächlich handelt es sich bei der Streichung des Merkmals «Chicory-Ex- trakt» in Anspruch 1 um eine zulässige Streichung von alternativen Ausfüh- rungsformen. Da die Klägerin aber gar nicht behauptet, dass Anspruch 1 diesbezüglich unzulässig geändert sei, ist Hilfsantrag 1 überflüssig. Das Gericht kann nicht von Amtes wegen eine unzulässige Änderung feststel- len, wenn diese von der Nichtigkeitsklägerin nicht geltend gemacht wurde. Ansprüche gemäss Hilfsantrag 2 44. Anspruch 2 von EP 105 gemäss Hilfsantrag 2 unterscheidet sich vom An- spruch 2 gemäss Klageantwort dadurch, dass die Merkmale Kaffeesäure und Ester der Kaffeesäure gestrichen wurden. Dabei handelt es sich um eine zulässige Streichung von alternativen Ausführungsformen. Die weite- ren Ansprüche gemäss Hilfsantrag 2 sind identisch zu den Ansprüchen ge- mäss Klageantwort.
O2021_009, O2021_010 Seite 33 Ansprüche gemäss Hilfsantrag 3 45. Im Anspruch 1 gemäss Hilfsantrag 3 wird «Chicory-Extrakt» gestrichen, in Anspruch 2 «Kaffeesäure, Ester der Kaffeesäure», d.h. die Änderungen gemäss Hilfsanträgen 1 und 2 werden kombiniert. Soweit es überhaupt notwendig ist, über deren Zulässigkeit zu entscheiden, handelt es sich um zulässige Streichungen alternativer Ausführungsformen. Es ist einigermassen mühsam für Gericht und Gegenpartei, wenn die Klä- gerin einfach stur sämtliche Änderungen als unzulässig bemängelt, selbst wenn es sich um offensichtlich zulässige Änderungen handelt, wie dies bei den Änderungen gemäss Hilfsanträgen 1 bis 3 zu EP 105 der Fall ist. Ansprüche gemäss Hilfsantrag 4 46. Ansprüche 1 und 2 gemäss Hilfsantrag 4 unterscheiden sich von den ent- sprechenden Ansprüchen gemäss Klageantwort dadurch, dass die Merk- male der Wirkung der Antioxidantien «zur Minderung des Gehalts an reak- tiven Sauerstoffspezies», den Signalweg «über den MAP-Kinase-Signal- weg vermittelten» und die Vermittlung der Aktivierung «wobei diese Akti- vierung durch Sauerstoffspezies vermittelt wird». Die Klägerin bestreitet die Zulässigkeit der Änderungen mit den gleichen Argumenten wie bei den entsprechenden Änderungen von Anspruch 1 von EP 127 gemäss Hilfsantrag 2. Entsprechend kann auch auf die dortige Be- gründung verwiesen werden, weshalb die Änderungen zulässig sind (vorne, E. 33). Ansprüche gemäss Hilfsantrag 5 47. Mit der Duplik reicht die Beklagte Hilfsantrag 5 ein, der die Änderungen gemäss den Hilfsanträgen 4 und 1 kombiniert, d.h. den Chicory-Extract streicht und die mechanistischen Details aufnimmt. Die Klägerin verweist auf ihre Einwände gegen die Änderungen gemäss Hilfsantrag 4, bei denen es sich wiederum um die gleichen Einwände han- delt, die gegen die entsprechenden Änderungen von Anspruch 1 von EP 127 gemäss Hilfsantrag 2 vorgebracht wurden. Entsprechend kann auch hier auf das dort Gesagte verwiesen werden (E. 33).
O2021_009, O2021_010 Seite 34 Ansprüche gemäss Hilfsantrag 6 48. Die Änderungen gemäss Hilfsantrag 6 kombinieren die Änderungen ge- mäss Hilfsanträgen 2 und 4, d.h. es wird Kaffeesäure und deren Ester in Anspruch 2 gestrichen und in beide unabhängigen Ansprüche die mecha- nistischen Details aufgenommen. Die Klägerin verweist auf ihre Einwände gegen die Änderungen gemäss Hilfsantrag 4, bei denen es sich wiederum um die gleichen Einwände han- delt, die gegen die entsprechenden Änderungen von Anspruch 1 von EP 127 gemäss Hilfsantrag 2 vorgebracht wurden. Entsprechend kann auch hier auf das dort Gesagte verwiesen werden (E. 33). Ansprüche gemäss Hilfsantrag 7 49. Die Änderungen gemäss Hilfsantrag 7 kombinieren die Änderungen ge- mäss Hilfsanträgen 3 und 4, d.h. es wird Chicory-Extrakt in Anspruch 1 und Kaffeesäure und deren Ester in Anspruch 2 gestrichen und in beide unab- hängigen Ansprüche die mechanistischen Details aufgenommen. Die Klägerin verweist auf ihre Einwände gegen die Änderungen gemäss Hilfsantrag 4, bei denen es sich wiederum um die gleichen Einwände han- delt, die gegen die entsprechenden Änderungen von Anspruch 1 von EP 127 gemäss Hilfsantrag 2 vorgebracht wurden. Entsprechend kann auch hier auf das dort Gesagte verwiesen werden (E. 33). Mangelnde Offenbarung 50. Die Erfindung ist in der Patentschrift so darzulegen, dass der Fachmann sie ausführen kann (Art. 50 Abs. 1 PatG/Art. 83 EPÜ). Die Patentschrift muss die Informationen liefern, die es dem Fachmann ermöglichen, die Er- findung aufgrund seines allgemeinen Fachwissens praktisch auszuführen. Fachtechnisch selbstverständliche Elemente müssen nicht offenbart wer- den. 32
Fehler und Lücken in der Patentschrift beeinträchtigen die Ausführung nicht, soweit sie der Fachmann aufgrund seines allgemeinen Fachwissens
32 BGer, Urteil 4C.10/2003 vom 18. März 2003, E. 4 – «Anschlaghalter».
O2021_009, O2021_010 Seite 35 ohne unzumutbaren Aufwand erkennen und beheben kann. Die Ausführ- barkeit für den Fachmann ist erst zu verneinen, wenn der Aufwand für die Nacharbeit das Zumutbare sprengt oder der nacharbeitende Fachmann er- finderisch tätig werden muss. Die Offenbarung mindestens eines Weges zur Ausführung ist im Einzelnen erforderlich aber auch ausreichend, wenn sie die Ausführung der Erfindung im gesamten beanspruchten Bereich er- möglicht; entscheidend ist, dass der Fachmann in die Lage versetzt wird, im Wesentlichen alle in den Schutzbereich der Ansprüche fallenden Aus- führungsarten nachzuarbeiten. 33
Die Beweislast für die mangelnde Offenbarung trägt die Partei, die daraus die fehlende Rechtsbeständigkeit des Patents ableitet. 34
Der Beweis der mangelnden Offenbarung muss entweder an einem kon- kreten Beispiel (unter Nachweis von experimentellen Resultaten) oder we- nigstens auf Basis von substanziierten und plausiblen Beispielen geführt werden, die zeigen, dass die erfindungsgemässe Aufgabe vom Fachmann mit seinem allgemeinen Fachwissen nicht über den gesamten Anspruchs- bereich ohne unzumutbaren Aufwand nachgearbeitet werden kann. 35
Die Klägerin behauptet, dass dem Merkmal «wirksamer Gehalt» (Merkmal 1.2) von EP 127 keine technische Bedeutung beigemessen werden könne. Es werde in der Patentschrift zwar ein Gehalt an Antioxidantien genannt, es bleibe aber offen, ob diese Gehaltsangaben wirksam im Sinne des An- spruchs seien oder sein könnten und was die Wirkung ausmache. Weiter behauptet die Klägerin, dass im Streitpatent EP 127 kein einziger Weg be- schrieben werde, wie die beanspruchte Lehre nachgearbeitet werden könne. Insbesondere enthalte das Patent kein Beispiel dafür, wie bzw. ob ein entsprechender Schutz erreicht werden könne, sondern nenne lediglich einige beispielhafte Zusammensetzungen. Auf welche Weise und in wel- cher Menge eine solche Zusammensetzung appliziert werden soll, um die anspruchsgemässe Wirkung zu erzielen, gehe aus dem Streitpatent jedoch nicht hervor. Dass durch die Formulierungen anspruchsgemässe Haut- schäden tatsächlich verhindert oder eine Aktivierung der Bildung von MMP- 1 überhaupt verringert werden könne, werde durch das Patent ebenfalls nicht belegt. Die nachgereichten Versuchsergebnisse vermöchten die An- forderungen von Art. 83 EPÜ nicht zu erfüllen. Dies gelte umso mehr für
33 BGer, Urteil 4C.10/2003 vom 18. März 2003, E. 4 – «Anschlaghalter». 34 BPatGer, Urteil O2012_033 vom 30. Januar 2014, E. 19 – «couronne dentée». 35 BPatGer Urteil O2014_002 vom 25. Januar 2016, E. 6.4.1 – «Urinalventil».
O2021_009, O2021_010 Seite 36 Ansprüche, die auf medizinische Verwendungen gerichtet seien. Das Streitpatent EP 127 enthalte nur einen vagen Hinweis auf eine mögliche medizinische Verwendung einer chemischen Verbindung. Die Patentan- meldung enthalte nicht ausreichende Informationen in Form von experi- mentellen Daten, die belegten, dass die beanspruchte Verbindung eine di- rekte Wirkung auf einen Stoffwechselmechanismus habe, der spezifisch an der Krankheit beteiligt sei. Die ursprünglich eingereichte Beschreibung und die beschriebene Lehre beruhten lediglich auf einer Vermutung, weshalb eine unzureichende Offenbarung des Erfindungsgegenstandes vorliege. Die nachgereichten Versuchsergebnisse belegten, dass der beanspruchte Gegenstand für den Fachmann gerade nicht ausführbar offenbart sei. In den nachgereichten Versuchsergebnissen werde ausgeführt, dass «eine quantitative Ausweitung des Einflusses der Konzentration auf den erreich- ten Schutz bei keiner der Substanzen einen linearen Zusammenhang zeigte. Daher wurde die Auswertung summarisch für die Substanzen durchgeführt. Dieses Vorgehen trägt zusätzlich der interindividuellen Vari- abilität in puncto IR-A-Suszeptibilität und Substanzaufnahme/-metaboIisie- rung der verwendeten primären Fibroblasten Rechnung». Folglich liege für die getesteten Antioxidantien gerade kein Dosis-Wirkungs-Zusammen- hang für den Schutz vor MMP-1-induzierten Schäden durch IR-Strahlung vor. Die Klägerin gibt zu, dass die nachgereichten Unterlagen aufzeigen, dass die durch Infrarotstrahlung induzierte Aufregulation von MMP-1 in vitro durch humane dermale Fibroblasten reduziert wird. Sie bestreitet aber, dass in vivo eine solche Wirkung auftrete und dass die Haut vor Schä- digung durch Infrarotstrahlen geschützt werde. Weiter behauptet die Klä- gerin, dass durch die konkret getesteten Verbindungen Vitamin C, Epica- techin, EpigaIlocatechingaIlat, Liponsäure und Taurin keine genügende Of- fenbarung für die beanspruchten Antioxidantien vorliege. Die Beklagte entgegnet, dass im Streitpatent EP 127 plausibel dargelegt werde, dass durch die Verwendung von Antioxidantien die durch IR-Strah- lung aufregulierte MMP-1 verringert werden könne. EP 127 offenbare Bei- spiele 1-8 für orale und topische Applikationsformen, wie diese Zusammen- setzungen appliziert werden können und der Gehalt an Antioxidantien in diesen Applikationsformen bzw. Zusammensetzungen. Die beanspruchten Zusammensetzungen sind laut der Beklagten ohne Weiteres nacharbeitbar und hinreichend offenbart. Die während des Erteilungsverfahrens nachge- reichten Ergebnisse der Vergleichsversuche seien zur Substanziierung der erfinderischen Tätigkeit eingereicht worden und nicht, um die Ausführbar- keit des beanspruchten Gegenstands zu belegen. Sie behöben kein
O2021_009, O2021_010 Seite 37 Offenbarungsdefizit und gehörten nicht zu dem Anmeldungstext, sondern seien lediglich Beweismittel. Die in den Vergleichsversuchen verwendeten Konzentrationen lägen im offenbarten Bereich von EP 127. Eine nicht line- are Dosis-Wirkungskurve komme in der Pharmazie sehr häufig vor und sei nichts Ungewöhnliches. Daher sei es wissenschaftlich korrekt gewesen, die Auswertung für die Substanzen summarisch durchzuführen. Weiter bestreitet die Beklagte, dass die Klägerin begründete Zweifel ge- zeigt habe, welche der praktischen Umsetzung des beanspruchten Kon- zeptes entgegenstehen könnten. Betreffend der ausreichenden Offenbarung der Lehre gemäss Streitpatent EP 105 behauptet die Beklagte, die Anmeldung EP 105 A1 enthalte kon- krete Beispiele mit ausdrücklich benannten Antioxidantien und angegebe- nen Dosierungen für die topische und für die orale Anwendung, es werde ein plausibles technisches Konzept offenbart, das zeige, dass die durch IR- Strahlung verursachte Aufregulierung von MMP-1 mittels Verwendung der Antioxidantien verhindert werde. Die Wirksamkeit topisch angewendeter Antioxidantien sei aus dem Stand der Technik bekannt. Die Bildung der MMP-1 habe der Fachmann am Prioritätsdatum nach gängigen Verfahren bestimmen können. Die Zweifel der Klägerin bezüglich der in-vitro und in-vivo-Wirkungen seien unbegründet, was sich auch daran zeige, dass die Klägerin selbst ein Pro- dukt vertreibe («Face Fluid SPF 50+»), dass das Antioxidans GSP (Trau- benkernextrakt) zum Schutz der Haut vor Schädigung durch Infrarotstrah- lung enthalte.
Abbildung 1: "Face Fluid 50+" der Klägerin 52. Nicht mehr strittig ist damit, dass die nachgereichten Unterlagen aufzeigen,
O2021_009, O2021_010 Seite 38 dass die durch Infrarotstrahlung induzierte Aufregulation von MMP-1 in vitro durch humane dermale Fibroblasten reduziert wird. Strittig ist im Wesentlichen zum einen, ob die Streitpatente zumindest einen Weg beschreiben wie die beanspruchte Lehre nachgearbeitet werden kann (d.h. mangelnder technischer Effekt, weil der Fachmann nicht genau weiss, welche Dosis an Antioxidantien in einer pharmazeutischen Zusammenset- zung letztendlich einzusetzen wäre, um die beanspruchte Wirkung zu er- reichen) und bezüglich der nachgereichten Versuchsergebnisse, ob diese zulässig waren, und dass keine in vivo Wirkung auftrete und dass durch die konkret getesteten Verbindungen Vitamin C, Epicatechin, EpigaIloca- techingaIlat, Liponsäure und Taurin keine genügende Offenbarung für die anderen beanspruchten Antioxidantien vorliege. Die Klägerin hat nicht wie von der Rechtsprechung verlangt an einem kon- kreten Beispiel (unter Nachweis von experimentellen Resultaten) oder we- nigstens auf Basis von substanziierten und plausiblen Überlegungen ge- zeigt, dass die erfindungsgemässe Aufgabe vom Fachmann mit seinem allgemeinen Fachwissen nicht über den gesamten Anspruchsbereich ohne unzumutbaren Aufwand nachgearbeitet werden kann. Die Anmeldung EP 105 A1 enthält konkrete Beispiele mit ausdrücklich be- nannten Antioxidantien und angegebenen Dosierungen für die topische und für die orale Anwendung. Weiter offenbart EP 105 A1 ein plausibles technisches Konzept, das zeigt, dass die durch IR-Strahlung verursachte Aufregulierung von MMP-1 mittels Verwendung der Antioxidantien verhin- dert werden kann. Es gibt keinen Zweifel, dass der Fachmann mit seinem allgemeinen Fachwissen die beanspruchte Erfindung über den gesamten Anspruchsbereich ohne unzumutbaren Aufwand nacharbeiten kann. Das Nachreichen von Daten oder Vergleichsexperimenten ist zumindest dann zulässig, wenn eine Wirkung bereits in der Anmeldung plausibel ge- macht wurde. 36 Auch die Beschwerdekammern des EPA berücksichtigen nachträglich veröffentlichte Beweismittel, wenn anhand der im Patent ent- haltenen Offenbarung bereits glaubhaft erscheint, dass die Aufgabe tat- sächlich gelöst wird. 37
36 BPatGer, Urteil S2021_006 vom 26. April 2022 E. 45 – «Sorafenibtosylat». 37 Entscheidungen der Beschwerdekammern T 1329/04 vom 28. Juni 2005, T 415/11 vom 12. Januar 2012 und T 488/16 vom 1. Februar 2017 (st. Rsp.).
O2021_009, O2021_010 Seite 39 Da EP 105 A1 ein plausibles technisches Konzept offenbart, dass die durch IR-Strahlung verursachte Aufregulierung von MMP-1 mittels Verwendung der Antioxidantien verhindert wird, sind die nachträglich eingereichten Ver- suchsergebnisse zu berücksichtigen. Die nachgereichten Unterlagen zei- gen auf, dass die durch Infrarotstrahlung induzierte Aufregulation von MMP-1 in vitro durch humane dermale Fibroblasten reduziert wird. Es be- stehen keine ernsthafte, durch nachprüfbare Fakten erhärtete Zweifel, dass es dem Fachmann möglich war, in vivo wirksame Antioxidantien zum Schutz der Haut vor Schädigung durch Infrarot-Strahlung zu bestimmen und geeignete und stabile Darreichungsformen bereitzustellen. Die nachgereichten Unterlagen zeigen eine tatsächliche Reduzierung der Bildung von MMP-1 in mit IR-A Licht behandelten Fibroblasten durch fünf unterschiedliche Antioxidantien gegenüber der unbehandelten Vergleichs- probe. Als Antioxidantien wurden getestet: Vitamin C, Epicatechin, Epigal- locatechingallat, Liponsäure und Taurin. Dabei sind die Stoffe Epicatechin und Epigallocatechingallat zwar nicht als solche im Streitpatent EP 105 genannt, jedoch generisch beschrieben in Abs. [0010]: Catechine sowie Grünteeextrakt, von dem der Fachmann weiss, dass es als Hauptcatechine auch Epicatechin und Epigallocatechin- gallat enthält. Grünteeextrakt ist eines der spezifischen Antioxidantien, das in Anspruch 1 des Streitpatentes genannt wird. Zudem enthält das in An- spruch 1 genannte Emblica hohen Mengen an Vitamin C, das in den nach- gereichten Versuchsergebnissen als wirksam getestet wurde. Es bestehen ebenso keine ernsthafte, durch nachprüfbare Fakten erhärtete Zweifel, dass diese Versuche nicht wiederholt werden können oder nicht funktionie- ren. Der Nichtigkeitsklägerin ist es daher nicht gelungen, ernsthafte Zweifel an der Ausführbarkeit der Erfindung über die gesamte Anspruchsbreite zu be- gründen. Die Erfindung hat als ausführbar offenbart i.S.v. Art. 50 Abs. 1 PatG/Art. 83 EPÜ zu gelten. Neuheit 53. Eine Erfindung muss neu gegenüber dem gesamten Stand der Technik sein (Art. 1 Abs. 1, Art. 7 Abs. 1 PatG). Den Stand der Technik bildet alles, was vor dem Anmelde- oder dem Prioritätsdatum der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benützung oder in sons- tiger Weise zugänglich gemacht worden ist (Art. 7 Abs. 2 PatG).
O2021_009, O2021_010 Seite 40 Eine Erfindung ist nur dann nicht neu, wenn sämtliche Merkmale der Erfin- dung vor dem massgeblichen Datum in einer einzigen Entgegenhaltung offenbart wurden. 38
Der Offenbarungsgehalt einer Entgegenhaltung ist aus Sicht des massge- blichen Fachmanns zu bestimmen. Dabei ist auf die Kenntnisse und Fä- higkeiten des Fachmanns am massgeblichen Datum (Anmelde- oder Prio- ritätstag) der zu prüfenden Erfindung abzustellen. 39
Offenbart ist nur das, was sich für den Fachmann unmittelbar und eindeutig aus der Entgegenhaltung ergibt. Dies schliesst auch Informationen ein, die in der Entgegenhaltung zwar nicht explizit, aber unter Berücksichtigung der Kenntnisse und Fähigkeiten des Fachmannes implizit offenbart sind, nicht aber, was der Fachmann der impliziten Offenbarung naheliegenderweise hinzufügen würde. 40
Streitpatent EP 127 54. Die Klägerin macht mangelnde Neuheit des erteilten Anspruchs 1 des Streitpatents EP 127 gegenüber DE 100 20 447 A1, WO 98/01107 A2, WO 98/55075 A2, FOCUS Magazin Nr. 29/2003, Schieke et al., Infrared-A radiation-induced matrix metalloproteinase 1 expression is mediated through extracellular signal-regulated kinase 1/2 activation in human der- mal fibroblasts, J Invest Dermatol 2002, 1323-1329 («Schieke et al. 2002»), Schroeder, Further analysis of Infrared A (IRA) radiation induced MMP 1 expression, J Invest Dermatol 2004, Abstract 837 («Schröder 2004»), DE 100 63 433 A1, US 6,623,769 A1, US 2003/0091518 A1, FR 2 802 421, WO 02/081027 A1, WO 02/45728, WO 01/85182 A2 und WO 03/086329 A2 geltend. Alle Dokumente abgesehen von Schröder 2004 sind eindeutig und unstrittig vorveröffentlicht, unabhängig davon, ob die Streitpatente ihre Prioritäten zulässigerweise beanspruchen, und sind Stand der Technik für beide Streitpatente. Neuheit gegenüber WO 01/85182 A2 55. Die Klägerin behauptet, dass die Erfindung gemäss erteiltem Anspruch 1
38 BGE 133 III 229 E. 4.1 – «kristalline Citaloprambase»; BPatGer, Urteil O2016_001 vom 4. Juli 2019, E. 30 – «matière à injection céramique». 39 BGE 144 III 337 E. 2.2.2 – «Fulvestrant II». 40 SHK PatG-DETKEN, Art. 7 N 116 ff.
O2021_009, O2021_010 Seite 41 des Streitpatents EP 1 27 durch die WO 01/85182 A2 («WO 182») neu- heitsschädlich vorweggenommen sei. WO 182 offenbare Zusammenset- zungen aus Pflanzenextrakten, die Traubenkernextrakt enthielten, was ein dem Fachmann bekanntes Antioxidans sei und Schutz der Haut vor Schä- digung durch Sonneneinstrahlung gewährleisten solle. Weiter werde in WO 182 ausgeführt, dass die patentgemässe Formulierung zu einer Re- duktion der schädigenden Wirkung von freien Radikalen führe. Die Wirkung der Antioxidantien liege gemäss WO 182 in einer reduzierten MMP-Aktivi- tät und werde in Fibroblastenstudien belegt, die aufzeigten, dass die Anti- oxidantien gegen die stimulierte MMP-1-Synthese wirke. Gemäss der Beklagten offenbart die WO 182 weder Infrarotstrahlung noch deren Auswirkungen auf die menschliche Haut. WO 182 offenbart Zusammensetzungen zur oralen Verabreichung, die ne- ben Knorpelextrakten auch hydrophile und lipophile Antioxidantien enthal- ten (S. 1:5-7), darunter Traubenkernextrakt (S. 2:10). Es wird beschrieben, dass die durch UV-Licht induzierte Ausschüttung von Matrixmetallopro- teinase als eine der wichtigsten Ursachen von Photoalterung der Haut be- trachtet wird. Die Aufregulierung der Matrixmetalloproteinase werde durch reaktive Sauerstoffspezies verursacht, weshalb Antioxidantien der UV-in- duzierten Synthese von MMP entgegenwirkten (S. 11:4-15). WO 182 offenbart daher eine oral zu verabreichende Zusammensetzung mit einem wirksamen Gehalt von Antioxidantien (z.B. Traubenkernextrakt), zur Anwendung in einem Verfahren zum Schutz der Haut vor Schäden, die durch Aktivierung der Bildung von Matrixmetalloproteinase-1 hervorgeru- fen werden. Dass die WO 182 nicht offenbart, dass die MMP-1 nach IR- Strahlung ausgeschüttet wird, ist irrelevant, weil sich nach IR-Bestrahlung ausgeschüttete MMP-1 nicht von der nach UV-Bestrahlung ausgeschütte- ten MMP-1 unterscheidet und daher nicht als Unterscheidungsmerkmal dienen kann (vorne, E. 26). WO 182 nimmt den Gegenstand des erteilten unabhängigen Anspruchs 1 von Streitpatent EP 127 daher neuheitsschädlich vorweg. Neuheit gegenüber WO 02/45728 A1 56. Die internationale Patentanmeldung WO 02/45728 A1 («WO 728») betrifft kosmetische und/oder dermopharmazeutische Zubereitungen enthaltend Extrakte aus den Blättern der Pflanze Argania spinosa (Titel). Die Klägerin
O2021_009, O2021_010 Seite 42 behauptet, die Gegenstände der erteilten Ansprüche 1-3 von Streitpatent EP 127 würden durch WO 728 neuheitsschädlich vorweggenommen. Die Beklagte entgegnet, die Offenbarung der WO 728 sei einzig auf den Schutz der Haut vor Schäden durch UV-Strahlung beschränkt. WO 728 erwähne weder eine durch Infrarotstrahlung bedingte Entstehung von reaktiven Sauerstoffspezies noch eine Aufregulierung von MMP-1. Streitpatentge- mäss werde durch die Verwendung von Antioxidantien auf deren antioxi- dative Wirkung abgestellt, denn «Antioxidantien» seien die Wirkstoffe, d.h. die Mittel, die dem Zweck des Abfangens der reaktiven Sauerstoffspezies dienten, um die Bildung der MMP-1 zu vermindern. Gemäss WO 728 spiel- ten reaktive Sauerstoffspezies in der Bildung von MMP-1 aber keine Rolle. Die Inhibierung der MMP-1 werde einzig über die Stimulation seines Anta- gonisten TIMP erreicht. Somit offenbare WO 728 keine Verwendung von Antioxidantien zum Schutz der Haut vor Schädigung durch IR-Strahlung. Anspruch 6 von WO 728 beansprucht die Verwendung von Extrakten aus den Blättern der Pflanze Argania spinosa (Arganbaum) als Sonnenschutz- mittel, insbesondere gegen UVA-Strahlung und/oder gegen UVB-Strah- lung. Auf S. 10, dritter Absatz, der WO 728 wird erläutert, dass Matrixme- talloprotease (= Matrixmetalloproteinase) die Fragmentierung und Zerstö- rung der dermalen Makromoleküle wie u.a. Kollagen katalysiere und dadurch zur (beschleunigten) Alterung der Haut führe. MMP-1 werde bei inflammatorischen Prozessen in der Haut oder nach UV-Bestrahlung aus- geschüttet (S. 10, vierter Absatz). Die erfindungsgemässen Extrakte seien in der Lage, die Bildung von im menschlichen Gewebe natürlich vorkom- menden Inhibitoren der Matrixmetalloprotease anzuregen (S. 10, letzter Absatz). Die Extrakte der Blätter der Pflanze Argania spinosa werden aus- drücklich auch als Antioxidantien offenbart (S. 6, erster Absatz, zweiter Spiegelstrich, siehe auch Anspruch 7). Auf S. 28-29 der WO 728 werden die Ergebnisse von in-vitro-Versuchen offenbart, die zeigten, dass die Extrakte der Argania spinosa Pflanze in der Lage seien, den Gehalt von Matrixmetalloproteinase-1 zu verringern, die von menschlichen Fibroblasten nach UVA-Bestrahlung freigesetzt würden. Damit offenbart WO 728 eine (dermo)pharmazeutische Zusammenset- zung umfassend einen wirksamen Gehalt an Antixodantien (Extrakte der Argania spinosa) zur Anwendung in einem Verfahren zum Schutz der Haut vor Schädigung, die durch Aktivierung (Ausschüttung) von Matrixmetallo- proteinase hervorgerufen wird. Dass die WO 728 nicht offenbart, dass die MMP-1 nach IR-Strahlung ausgeschüttet wird, ist irrelevant, weil sich nach
O2021_009, O2021_010 Seite 43 IR-Bestrahlung ausgeschüttete MMP-1 nicht von der nach UV-Bestrahlung ausgeschütteten MMP-1 unterscheidet und daher nicht als Unterschei- dungsmerkmal dienen kann (vorne, E. 26). Auch dass die WO 728 nicht offenbart, dass reaktive Sauerstoffspezies die Bildung von MMP-1 aktivieren, spielt keine Rolle. Denn erstens werden die reaktiven Sauerstoffspezies im Anspruch nicht erwähnt, und zweitens han- delt es sich dabei um ein mechanistisches Detail, das der Aufregulierung von MMP-1 nach UV-Bestrahlung immanent ist. Schliesslich ist es eine be- griffsnotwendige Eigenschaft von «Antioxidantien», dass sie als Radikal- fänger für die bei der Autoxidation auftretenden freien Radikale wirken, was die Beklagte ausdrücklich anerkennt. Der Fachmann würde daher das «Abfangen» der reaktiven Sauerstoffspezies durch das in WO 728 offen- barte Antioxidans mitlesen. Damit nimmt die Patentanmeldung WO 728 den Gegenstand des erteilten unabhängigen Anspruchs 1 von Streitpatent EP 127 neuheitsschädlich vor- weg. Aus der Nichtigkeit des unabhängigen Anspruchs folgt die Nichtigkeit der von ihm abhängigen Ansprüche, wenn kein Antrag vorliegt, dass diese mit dem unabhängigen Anspruch zu kombinieren seien. 41
Die Ansprüche gemäss Hilfsantrag 1 sind ebenfalls nichtig, da der unab- hängige Anspruch 1 gemäss Hilfsantrag 1 dem erteilten Anspruch 1 ent- spricht. 57. Der unabhängige Anspruch 1 gemäss Hilfsanträgen 2 und 3 nimmt die Merkmale a) «zur Minderung des Gehalts an reaktiven Sauerstoffspezies», b) die Aktivierung der MMP-1 «über den MAP-Kinase-Signalweg vermittel- ten Bildung» und c) «wobei diese Aktivierung durch reaktive Sauerstoffspe- zies vermittelt wird» in den erteilten Anspruch 1 auf. Bei a) handelt es sich um eine nichtmedizinische Zweckangabe, also nur um eine Eignung zu diesem Zweck. Diese Eignung ist bei Antioxidantien begriffsgemäss inhä- rent, siehe Schluss der Duplik. Bei b) und c) handelt es sich um mechanis- tische Details, die der Aufregulierung der MMP-1 nach Bestrahlung der menschlichen Haut mit UV- oder IR-Strahlung inhärent sind und keine Neu- heit gegenüber der WO 728 begründen können. Die technische Lehre des Anspruchs 1 der Hilfsanträge 2 und 3 wird also als identisch zur
41 BGer, Urteil 4A_18/2017 vom 10. Juli 2017, E. 2.5.3 – «Kunststoffbehälter mit Deckel»; BPatGer, Urteil O2015_017 vom 11. August 2016, E. 4.2 a.E. – «Beschriftungsmaschine für konische Teile»; Urteil O2015_008 vom 12. März 2018, E. 68 – «balancier de montre».
O2021_009, O2021_010 Seite 44 technischen Lehre des erteilten Anspruchs 1 der EP 127 selber angese- hen. Der klägerische Einwand der fehlenden Neuheit des Anspruchs 1 der EP 127 gegenüber WO 728 ist also identisch auf den Anspruch 1 der Hilfs- anträge 2 und 3 anwendbar. Somit sind auch die Ansprüche gemäss Hilfs- anträgen 2 und 3 nichtig. 58. Die Klägerin behauptet nicht, dass die unabhängigen Ansprüche gemäss Hilfsanträgen 4-8 nicht neu seien. Streitpatent EP 105 59. Die Beklagte verteidigt die unabhängigen Ansprüche 1 und 2 des Streitpa- tents EP 105 mit der Klageantwort in eingeschränkten Fassungen. Die ge- mäss Klageantwort geänderten unabhängigen Ansprüche 1 und 2 von EP 105 lauten gemäss der Merkmalsgliederung der Beklagten, die von der Klägerin akzeptiert wurde: Anspruch 1: 1.1. Pharmazeutische Zusammensetzung, umfassend 1.2. einen wirksamen Gehalt an Antioxidantien, 1.2.1. wobei die Antioxidantien ausgewählt sind aus der Gruppe be- stehend aus Emblica, Grünteeextrakt, Edelweissextrakt. Trau- benkernextrakt, Chicory-Extrakt, Curcumin, Silymarin, Api- genin und Resveratrol 1.3. zur Verwendung als Mittel zum Schutz der Haut vor Schädigung durch Infrarotstrahlung, und wobei 1.4. die Schädigung durch Aktivierung der Bildung von Matrixmetallopro- teinase-1 hervorgerufen wird. Anspruch 2: 2.1. Pharmazeutische Zusammensetzung 2.1.1. in Form einer topisch zu verabreichenden Zusammensetzung, umfassend 2.2. einen wirksamen Gehalt an Antioxidantien 2.2.1. wobei die Antioxidantien ausgewählt sind aus der Gruppe be- stehend aus N-Acetylcystein, Kaffeesäure, Ester der
O2021_009, O2021_010 Seite 45 Kaffeesäure, Emblica, Grünteeextrakt, Edelweissextrakt. Lutein, Lycopen, Traubenkernextrakt, Chicory-Extrakt, Cur- cumin, Silymarin, Apigenin und Resveratrol 2.3. zur Verwendung als Mittel zum Schutz der Haut vor Schädigung durch Infrarotstrahlung, und wobei 2.4. die Schädigung durch Aktivierung der Bildung von Matrixmetallopro- teinase-1 hervorgerufen wird. Die Klägerin behauptet fehlende Neuheit der eingeschränkten Ansprüche 1 und 2 gegenüber der DE 100 63 433 A1, WO 01/85182 A2 und der WO 03/086329 A2, sowie f ehlende Neuheit nur des eingeschränkten An- spruchs 2 gegenüber der US 6,623,769, US 2003/0091518 A1, FR 2 802 421, WO 02/081027, WO 02/45728 und DE 100 20 447 A1. Neuheit gegenüber WO 01/85182 A2 60. Die Parteien tragen hier im Wesentlichen die gleichen Argumente vor wie bei der Diskussion der Neuheit des erteilten Anspruchs 1 von EP 127. Wie bereits ausgeführt, ist es irrelevant, dass die WO 182 nicht ausdrück- lich die Schädigung durch IR-Strahlung offenbart (vorne, E. 26). Der in WO 182, S.2:10, offenbarte Traubenkernextrakt ist eines der in Anspruch 1 von EP 105 erwähnten Antioxidantien. WO 182 ist daher neuheitsschäd- lich für Anspruch 1 von Streitpatent EP 105. WO 182 offenbart aber ausschliesslich oral zu verabreichende Zusammen- setzungen. WO 182 nimmt daher den unabhängigen Anspruch 2 von Streitpatent EP 105 gemäss Klageantwort, der eine topische Verabrei- chung verlangt, nicht neuheitsschädlich vorweg. Neuheit gegenüber US 6,623,769 B1 61. Die Klägerin behauptet, die Erfindung gemäss eingeschränktem Anspruch 2 von EP 105 sei durch Beispiel 1 von US 6,623,769 B1 («US 769») neu- heitsschädlich vorweggenommen. US 769 offenbare in Beispiel 1 Lycopin, ein Antioxidans, zur Inhibierung der Synthese von Kollagenase; Kol- lagenase entspreche MMP-1. Weiter offenbare US 769 verschiedene Zu- sammensetzungen (Beispiel 2 in den Spalten 7 und 8), die Lycopin enthiel- ten. US 769 beschreibe den Einsatz des «Antioxidans Lycopen (Merkmal
O2021_009, O2021_010 Seite 46 [2.2.1] des Anspruchs 2) zur Inhibierung der Synthese der Collagenase (Collagenase entspricht MMP-1...)». Die topische Anwendung sei in Spalte 4, Zeilen 42 bis 45 offenbart. Die offenbarten Zusammensetzungen seien zu dem im Streitpatent beanspruchten Zweck geeignet, und daher sei die Offenbarung von US 769 neuheitsschädlich für den Gegenstand des An- spruchs 2. Gemäss der Beklagten unterscheidet sich der unabhängige Anspruch 2 von EP 105 vom unabhängigen Anspruch 1 von EP 127 nur durch die zu- sätzlichen Merkmale 2.1.1 und 2.2.1. Wie bereits in der Duplik ausgeführt, offenbare die US 769 nichts zu Hautschädigung durch IR-Strahlung. Die Beklage bestreitet weder die Identität von «Lycopen» gemäss US 769 und «Lycopin» gemäss Merkmal 2.2.1, noch dass US 769 ein «Antioxidans Ly- copen» offenbare, noch dass die Kollagenase von US 769 der MMP-1 ent- spreche. US 769 betrifft gemäss Spalte 1, Zeilen 14-16 die Verwendung von Lycopin in einer Zusammensetzung als Mittel für die präventive und/oder kurative Behandlung der Anzeichen der chronobiologischen Alterung der Haut, die durch ultraviolette Strahlung, insbesondere UV-A und/oder UV-B, verur- sacht wird. US 769 offenbart Kollagenase als eine Gruppe von Enzymen, die unter der Bezeichnung Metalloproteinasen bekannt seien. Die MMP-1 führe zur Zersetzung der fibrillären Kollagens (Spalte 2:24-26). Es wird un- strittig offenbart, dass Lycopen = Lycopin als Inhibitor gegen die Bildung von Kollagenasen, und damit MMP-1, wirkt. Es ist ebenfalls unstrittig, dass Lycopen = Lycopin auch ein Antioxidans ist. Die topische Formulierung der Zusammensetzungen gemäss US 769 wird in Anspruch 10 offenbart. Damit offenbart die US 769 ein Antioxidans aus der Liste gemäss einge- schränktem Anspruch 2 von EP 105 und sämtliche weiteren Merkmale der Zusammensetzung gemäss Anspruch 2 ausser, dass diese dem Schutz der Haut vor Schädigungen durch IR-Strahlungen dient. Dieses Merkmal beschreibt aber wie bereits ausgeführt (E. 26) nur die Ursache der Aufre- gulierung der MMP-1 und kann nicht als Unterscheidungsmerkmal zum Stand der Technik dienen. US 769 ist daher neuheitsschädlich für den gemäss Klageantwort einge- schränkten Anspruch 2 von Streitpatent EP 105.
O2021_009, O2021_010 Seite 47 Da somit beide unabhängigen Ansprüche gemäss Fassung in der Kla- geantwort nicht rechtsbeständig sind, ist das Streitpatent EP 105 gemäss Fassung in der Klageantwort insgesamt nichtig. 62. Hilfsantrag 1 streicht im unabhängigen Anspruch 1 den Chicory-Extrakt aus der Liste der Antioxidantien, Hilfsantrag 2 die Kaffeesäure und Ester der Kaffeesäure im unabhängigen Anspruch 2, und Hilfsantrag 3 kombi- niert beide Änderungen. Beide Änderungen sind nicht geeignet, den unab- hängigen Ansprüchen Neuheit zu verschaffen. Auch in den Fassungen ge- mäss Hilfsanträgen 1-3 ist das Streitpatent EP 105 gegenüber US 769 ins- gesamt nichtig, wie die Klägerin in ihrer Stellungnahme vom 13. Oktober 2022 andeutet. Hilfsantrag 4 ergänzt beide unabhängigen Ansprüche durch die Merkmale «zur Minderung des Gehalts an reaktiven Sauerstoffspezies» und die Akti- vierung der MMP-1 «über den MAP-Kinase-Signalweg» «durch reaktive Sauerstoffspezies. Dabei handelt es sich um mechanistische Details, die der Aufregulierung der MMP-1 nach Bestrahlung der menschlichen Haut mit UV- oder IR-Strahlung inhärent sind und keine Neuheit dieser Ansprü- che zu begründen vermögen. Die technische Lehre der Ansprüche 1 resp. 2 des Hilfsantrags 4 wird also als identisch zur technischen Lehre der An- sprüche 1 resp. 2 der EP 105 selber angesehen. Der klägerische Einwand der fehlenden Neuheit des Anspruchs 2 der EP 105 gegenüber US 769 ist also identisch auf den Anspruch 2 des Hilfsantrags 4 anwendbar. Hilfsantrag 5 kombiniert die Änderungen gemäss Hilfsantrag 4 mit der Streichung des Chicory-Extrakts in Anspruch 1, Hilfsantrag 6 die Ände- rungen gemäss Hilfsantrag 4 mit der Streichung der Kaffeesäure in An- spruch 2 und Hilfsantrag 7 die Streichungen von Chicory-Extrakt und Kaf- feesäure mit den Änderungen gemäss Hilfsantrag 4. Auch die Kombinatio- nen der Änderungen ist nicht geeignet, den unabhängigen Ansprüchen 1 und 2 Neuheit gegenüber US 769 zu verschaffen, wie die Klägerin in ihrer Stellungnahme vom 13. Oktober 2022 andeutet. Das Streitpatent EP 105 ist daher in allen verteidigten Fassungen mangels Neuheit der unabhängigen Ansprüche insgesamt nichtig. Erfinderische Tätigkeit 63. Was sich in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt, ist
O2021_009, O2021_010 Seite 48 keine patentierbare Erfindung (Art. 1 Abs. 2 PatG). Um «eine unzulässige ex-post-Betrachtung auszuschliessen», verlangt das Bundesgericht eine nachvollziehbare Methode der Beurteilung. 42
Dazu bedarf es mindestens der Feststellung der Erfindung, des Standes der Technik sowie des massgeblichen Fachmannes und seines Wissens und Könnens. 43
Das Bundespatentgericht wendet bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit den vom Europäischen Patentamt (EPA) entwickelten Aufgabe- Lösungs-Ansatz an. 44 Der Aufgabe-Lösungs-Ansatz gliedert sich in drei Phasen: i) Ermittlung des «nächstliegenden Stands der Technik», ii) Be- stimmung der zu lösenden «objektiven technischen Aufgabe» und iii) Prü- fung der Frage, ob die beanspruchte Erfindung angesichts des nächstlie- gen-den Stands der Technik und der objektiven technischen Aufgabe für die Fachperson naheliegend gewesen wäre. 45
Der nächstliegende Stand der Technik sollte auf einen ähnlichen Zweck oder eine ähnliche Wirkung wie die Erfindung gerichtet sein. 46 In der Praxis ist der nächstliegende Stand der Technik in der Regel der, der einem ähn- lichen Verwendungszweck entspricht und die wenigsten strukturellen und funktionellen Änderungen erfordert, um zu der beanspruchten Erfindung zu gelangen. 47 Die Wahl des Ausgangspunkts ist zu begründen. 48
Trotz des Superlativs «nächstliegend» kann es, auch nach der Rechtspre- chung der Beschwerdekammern des EPA, 49 mehrere «nächstliegende» Entgegenhaltungen geben, die «gleich weit entfernt» sind von der Erfin- dung. 50 Dann muss für die Feststellung, dass die beanspruchte technische Lehre nicht naheliegend ist, der Aufgabe-Lösungs-Ansatz ausgehend von allen Ausgangspunkten durchgeführt werden. Das Bundesgericht hält
42 BGer, Urteil 4C.52/2005 vom 18. Mai 2005, E. 2.3 – «Kunststoffdübel». 43 BGer, a.a.O. 44 BPatGer, Urteil O2013_008 vom 25. August 2015, E. 4.4 – «elektrostatische Pulversprühpistole»; Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.6 – «Valsar- tan/Amlodipin Kombinationspräparat»; Urteil O2015_011 vom 29. August 2017, E. 4.5.1 – «Fulvestrant». 45 Richtlinien für die Prüfung im EPA, Ausgabe März 2023, G-VII, 5. 46 BPatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.6. 47 Beschwerdekammer des EPA, Entscheidung T 606/89 vom 18. September 1990. 48 BGer, Urteil 4A_282/2018 vom 4. Oktober 2018, E. 4.3 – «balancier de montre». 49 Vgl. Beschwerdekammer des EPA, Entscheidung T 967/97 vom 25. Oktober 2001. 50 BPatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.6.
O2021_009, O2021_010 Seite 49 dabei fest, dass es «nicht wesentlich sein [kann], welches von regelmässig mehreren naheliegenden Elementen im Stande der Technik zum Aus- gangspunkt der allein entscheidenden Frage genommen wird, ob die Fach- person schon mit geringer geistiger Anstrengung auf die Lösung des Streit- patents kommen kann». 51
Anspruch 1 von EP 127 in den Fassungen gemäss Hilfsanträgen 4 und 5 wird ergänzt um eine Liste aus zahlreichen Antioxidantien, aus denen eines oder mehrere auszuwählen sind. Die abhängigen Ansprüche 2 und 3 wer- den zu einem unabhängigen Anspruch kombiniert, d.h. einer topisch anzu- wenden Zusammensetzung, die als Antioxidantien eines oder mehrere aus der Gruppe der N- Acetylcystein, Vitamin E, Kaffeesäure, Estern der Kaf- feesäure, β-Carotin, Emblica, Vitamin C-Derivaten, Grünteeextrakt, Edel- weissextrakt, Lutein, Lycopin, Traubenkernextrakt, Chicory-Extrakt, Cur- cumin, Silymarin, Apigenin und Resveratrol enthalten. Die Klägerin bringt vor, dass es sich bei den Listen von Antioxidantien in den unabhängigen Ansprüchen 1 und 2 gemäss Hilfsanträgen 4 und 5 um eine willkürliche Auflistung von im Stand der Technik bekannter Antioxidan- tien handle, die dem Fachmann geläufig seien. Der Fachmann gelange schon aufgrund seines allgemeinen Fachwissens zu den Antioxidantien, zumal keine spezifische Wirkung der beanspruchten Antioxidantien gegen- über anderen, nicht beanspruchten, Antioxidantien gezeigt sei. Im Stand der Technik fänden sich Listen von Antioxidantien, die ebenfalls gegen Lichtalterungsprozesse der Haut eingesetzt wurden, so beispielsweise in Muizzudin et al., Effects of antioxidants and free radical scavengers on pro- tection of human skin against UVB, UVA and IR irradiation, Skin Research and Technology 1999, S. 260-265, DE 60117971 T1, DE 60220145T 2 oder WO 03/086329A 2. Die Beklagte entgegnet, es handle sich nicht um eine willkürliche Aufzäh- lung von Antioxidantien, sondern um Antioxidantien, von denen bekannt gewesen sei, dass sie aus topisch oder oral verabreichten Zusammenset- zungen in die Haut eindringen und dort die Ausschüttung von durch UV- Strahlung aufregulierter MMP-1 vermindern. Die Wirkung auf die Ausschüt- tung von durch IR-Strahlung aufregulierter MMP-1 sei von der Beklagten gezeigt worden. Am Prioritätstag des Streitpatents sei nicht bekannt ge- wesen, dass sich unter Bestrahlung mit IR-Strahlung reaktive Sauer- stoffspezies bilden, die zur Aufregulierung von MMP-1 führen.
51 BGE 138 III 111 E. 2.2 – «Induktionsherd».
O2021_009, O2021_010 Seite 50 Entsprechend beruhten die ganzen Ausführungen der Klägerin auf einer rückschauenden Betrachtungsweise. Die Klägerin habe zudem für die erfinderische Tätigkeit der unabhängigen Ansprüche gemäss den Hilfsanträgen 4 , 5 und 8 nicht dargelegt, von wel- chem nächstliegenden Stand der Technik der Fachmann ausgehen würde, welches der zahlreichen von der Klägerin genannten Dokumente er hinzu- ziehen würde und welche Veranlassung er dazu gehabt hätte, um zu der erfindungsgemässen Lösung zu kommen. Durch das Fehlen der Angabe des nächstliegenden Standes der Technik fehle die wesentliche Grundlage für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit. 65. Es ist richtig, dass die Klägerin für die unabhängigen Ansprüche gemäss den Hilfsanträgen 4, 5 und 8 keinen nächstliegenden Stand der Technik definiert, ausgehend davon Merkmale identifiziert, welche die Erfindung vom nächstliegenden Stand der Technik unterscheiden, basierend auf den technischen Wirkungen dieser Unterscheidungsmerkmale eine zu lösende Aufgabe definiert und zeigt, weshalb ein Fachmann ausgehend vom Stand der Technik die anspruchsgemässe Lösung dieser Aufgabe ohne erfinderi- sche Tätigkeit gefunden hätte. Wird in einem Anspruch, der nicht neu ist, ein generischer Begriff – hier «Antioxidantien» – durch eine Liste exemplarischer Instanzen der generi- schen Kategorie ersetzt, ist es jedoch weder notwendig noch zumutbar, den vollständigen Aufgabe-Lösungs-Ansatz durchzuexerzieren. Dies müsste für jedes einzelne genannte spezifische Antioxidans separat ge- schehen. Die Klägerin müsste also alleine für den unabhängigen Anspruch 1 gemäss Hilfsantrag 4 den Aufgabe-Lösungs-Ansatz 84-mal substanziie- ren. Das ist unzumutbar. Die Beweislast für die technischen Wirkungen der Erfindung liegt bei der Patentinhaberin, 52 und die Behauptungslast folgt der Beweislast. 53 Es ob- liegt daher der Beklagten, zu behaupten und im Bestreitungsfall zu bewei- sen, dass die spezifisch genannten Antioxidantien eine (unerwartete) tech- nische Wirkung haben, die nicht jedes beliebige Antioxidans hat. Die Beklagte behauptet nicht, dass die spezifisch genannten Antioxidantien eine technische Wirkung haben, die andere Antioxidantien nicht haben,
52 BPatGer, Urteil O2021_004 vom 20. April 2023, E. 50 - «Deferasirox II». 53 BGE 132 III 186 E. 4.
O2021_009, O2021_010 Seite 51 oder anders gesagt, sie behauptet nicht, dass die Aufregulierung der MMP- 1 nach Bestrahlung der menschlichen Haut mit Infrarotstrahlung nur durch die spezifisch genannten Antioxidantien vermindert werden kann. Damit handelt es sich bei den in den Listen gemäss den unabhängigen Ansprü- chen 1 und 2 gemäss Hilfsanträgen 4, 5 und 8 genannten Antioxidantien tatsächlich nur um eine willkürliche Auswahl von Antioxidantien, die keinen Beitrag zum Stand der Technik leistet. Dies vermag keine erfinderische Tä- tigkeit zu begründen. Die unabhängigen Ansprüche 1 und 2 gemäss den Hilfsanträgen 4 und 5 und der unabhängige Anspruch 1 gemäss dem Hilfsantrag 8 beruhen da- her nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Damit ist das Streitpatent EP 127 in den Fassungen gemäss den Hilfsanträgen 4, 5 und 8 insgesamt nichtig. 66. Die Fassungen der unabhängigen Ansprüche 1 und 2 gemäss Hilfsanträ- gen 6 und 7 unterscheiden sich von den Fassungen gemäss Hilfsanträgen 4 und 5 dadurch, dass die Merkmale «zur Minderung des Gehalts an reak- tiven Sauerstoffspezies», wobei die Aktivierung «über den MAP-Kinase- Signalweg» und «durch reaktive Sauerstoffspezies» vermittelt wird. Es gehört zum allgemeinen Fachwissen, dass Antioxidantien als Radikal- fänger für die bei der Autoxidation auftretenden freien Radikale (reaktive Sauerstoffspezies) wirken. Dass die MMP-1 in den Fibroblasten der menschlichen Haut über den MAP-Kinase-Signalweg aufreguliert wird, ge- hört ebenfalls zum allgemeinen Fachwissen (vorne, E. 20). Die Aufnahme dieser mechanistischen Details in die unabhängigen Ansprüche 1 und 2 beruht nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Auch die unabhängigen Ansprüche gemäss den Hilfsanträgen 6 und 7 be- ruhen daher nicht auf erfinderischer Tätigkeit, und das Streitpatent EP 127 ist in den Fassungen gemäss Hilfsanträgen 6 und 7 insgesamt nichtig. 67. Dasselbe gilt für den einzigen unabhängigen Anspruch gemäss Hilfsan- trag 9, der sich vom unabhängigen Anspruch 1 gemäss Hilfsantrag 8 nur durch die Aufnahme der mechanistischen Details unterscheidet, die der Aufregulierung der MMP-1 nach Bestrahlung mit UV- oder IR-Strahlung im- manent sind.
O2021_009, O2021_010 Seite 52 Damit beruhen sämtliche Ansprüche des Streitpatents EP 127, die neu sind, nicht auf erfinderischer Tätigkeit, und das Streitpatent EP 127 ist in allen verteidigten Fassungen nicht rechtsbeständig. Kosten und Entschädigungsfolgen 68. Die Kosten werden der unterliegenden Partei auferlegt (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Unnötige Prozesskosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht hat (Art. 108 ZPO). Die Parteien beziffern den Streitwert übereinstimmend mit CHF 300’000 für beide Streitpatente. Angesichts des enormen Aufwands, den die Parteien betrieben haben, ist die Gerichtsgebühr auf CHF 40’000 festzusetzen (Art. 1 KR-PatGer). Die Beklagte ist vollständig unterliegen und müsste daher nach Art. 106 Abs. 1 ZPO die gesamten Kosten tragen. Die Klägerin hat durch ihr Ver- halten im Prozess aber unnötige Kosten verursacht. Sie hat gegen die un- abhängigen Ansprüche der Streitpatente nicht weniger als 15 angeblich neuheitsschädliche Entgegenhaltungen angeführt. 54 Dies ist nicht auf die zugegebenermassen ebenfalls zahlreichen Hilfsanträge zurückzuführen – alle Entgegenhaltungen sind angeblich neuheitsschädlich für die erteilten Ansprüche. Für jede einzelne dieser Entgegenhaltungen die Neuheit der Ansprüche zu prüfen, ist äusserst aufwendig. Das Fachrichtervotum vom 3. Januar 2023 umfasste 109 Seiten (ohne den Anhang mit den Hilfsanträ- gen). Derart viele Neuheitsangriffe zu führen, ist nicht zweckmässig. Eine einzige neuheitsschädliche Entgegenhaltung genügt, um das Patent zu Fall zu bringen. Der enorme und unnötige Aufwand, den die Klägerin betrieben hat, zeigt sich auch bei der erfinderischen Tätigkeit. Die Klägerin macht fehlende er- finderische Tätigkeit der unabhängigen Ansprüche ausgehend von insge- samt elf angeblich «nächstliegenden» Dokumenten des Standes der Tech- nik aus geltend, kombiniert entweder mit dem allgemeinen Fachwissen oder mit insgesamt elf unterschiedlichen Sekundärdokumenten. Auch hier geht es nicht um die gemäss Hilfsanträgen eingeschränkten Ansprüche, sondern um die erteilten Ansprüche. Aufgrund der für die Beurteilung der
54 US 2003/0091518, EP 1 213 025 A1, WO 02/45728, FR 2 802 421, WO 02/081027 A1, DE 100 20 447 A1, WO 98/01107 A2, WO 98/55075 A2, FOCUS Magazin Nr. 29/2003, Schieke et al. 2002, Schröder 2004, DE 100 63 433 A1, US 6,623,769 B1, WO 01/85182 A2, WO 03/086329 A2.
O2021_009, O2021_010 Seite 53 erfinderischen Tätigkeit kaum wesentlichen Unterschiede zwischen den unabhängigen Ansprüchen der Streitpatente ist es weder sinnvoll noch not- wendig, mangelnde erfinderische Tätigkeit ausgehend von derart vielen Ausgangspunkten zu argumentieren. Schliesslich war das Bestreiten der gültigen Prioritätsbeanspruchung un- nötig, da gar keine Entgegenhaltungen im Recht liegen, die im Prioritätsin- tervall veröffentlicht wurden. Es rechtfertigt sich daher, trotz ihres vollständigen Obsiegens 20% der Kosten der Klägerin aufzuerlegen und 80% der Beklagten. Die Gerichtskosten werden aus dem Vorschuss der Klägerin bezogen. Die Beklagte hat die Klägerin für die Gerichtskosten mit CHF 32’000 zu ent- schädigen (Art. 111 Abs. 2 ZPO). 69. Die Beklagte schuldet der Klägerin eine Entschädigung für die rechtsan- waltliche Vertretung (Art. 95 Abs. 3 lit. e ZPO), die gemäss Tarif ebenfalls auf CHF 4 0’000 festzusetzen ist (Art. 4, 5 KR-PatGer). Nach Verrechnung der gegenseitigen Ansprüche schuldet die Beklagte der Klägerin CHF 24’000 (0,8 * CHF 40’000 – 0,2 * CHF 40’000). Die unterliegende Partei hat der obsiegenden Partei zudem Ersatz für de- ren notwendigen Auslagen zu erstatten (Art. 32 PatGG i.V.m. Art. 3 lit. a KR-PatGer; entspricht Art. 95 Abs. 3 lit. a ZPO). Praxisgemäss gehören die Auslagen für die patentanwaltliche Unterstützung im Prozess zu den not- wendigen Auslagen. Sie sind bis zur tatsächlichen Höhe, oder, wenn diese die Entschädigung für die berufsmässige anwaltliche Vertretung gemäss Tarif übersteigt, «von der Grössenordnung her im Bereich der rechtsan- waltlichen Entschädigung» des Anwalts gemäss KR-PatGer zu erstatten. 55
Die Klägerin macht Kosten von CHF 142’941 (ohne MwSt) für die patent- anwaltliche Unterstützung geltend, was von der Beklagten als «weit über- rissen» bezeichnet wird. Die Klägerin argumentiert, die Kosten von CHF 142’941 würden auch externe Kosten für Patentrecherchen in der Höhe von rund CHF 20’000 umfassen. Die Beklagte macht Kosten für die
55 BPatGer, Urteil O2016_009 vom 18. Dezember 2018, E. 64 – «Durchflussmessfühler»; Urteil S2018_001 vom 23. Mai 2018, E. 5; Urteil O2015_009 vom 21. März 2018, E. 11.2; Urteil O2012_43 vom 10. Juni 2016, E. 5.5.
O2021_009, O2021_010 Seite 54 Unterstützung durch den Patentanwalt in der Höhe von CHF 59’155 gel- tend; die Klägerin äussert sich nicht dazu. Die patentanwaltlichen Kosten erreichen beinahe die Hälfte des Streitwerts für beide Patente. Notwendige Kosten in dieser Höhe sind nicht mehr an- gemessen; sie sind zweifellos auch auf die unnötig weitschweifenden Vor- träge der Klägerin zurückzuführen (E. 68). Die zu ersetzenden Kosten sind daher auf die Höhe der rechtsanwaltlichen Entschädigung von CHF 40’000 zu beschränken. Die von der Beklagten geltend gemachten Kosten ande- rerseits sind unbestritten. Nach Verrechnung der gegenseitigen Ansprüche schuldet die Beklagte der Klägerin daher CHF 20’169 für den Ersatz notwendiger Kosten (0,8 * CHF 40’000 – 0,2 * CHF 59’155). Das Bundespatentgericht erkennt:
Rechtsmittelbelehrung: Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun- desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005
O2021_009, O2021_010 Seite 55 [BGG, SR 173.110]). Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde spätes- tens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu des- sen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplo- matischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 Abs. 1 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismit- tel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizule- gen (vgl. Art. 42 BGG).
St. Gallen, 6. Juni 2023
Im Namen des Bundespatentgerichts Präsident Erster Gerichtsschreiber
Dr. iur. Mark Schweizer MLaw Sven Bucher
Versand: 7. Juni 2023
O2021_009, O2021_010 Seite 56 ANHANG A:
Hilfsantrag 1 zu EP 2 233 127 B1
O2021_009, O2021_010 Seite 57 mitteln, Fließregulierungsmitteln, Zerfallsbeschleunigern oder Sprengmit- teln, Sorptionsmitteln, Füllmitteln, Konservierungsmitteln, Geschmacks- und Geruchskorrigenzien sowie Färbemitteln ausgewählt sind.
Hilfsantrag 2 zu EP 2 233 127 B1
O2021_009, O2021_010 Seite 58 10. Zusammensetzung nach einem der Ansprüche 7 bis 9, dadurch gekenn- zeichnet, dass die Zusammensetzung des weiteren Hilfsstoffe enthält, die unter Lösungsmitteln, Lösungsbeschleunigern, Emulgatoren, Lösungsver- mittlern, Netzmitteln, Antischaummitteln, Salzbildnern, Puffern, Gelbildnern, Verdickungsmitteln, Filmbildnern, Gleitmitteln, Schmiermitteln, Formtrenn- mitteln, Fließregulierungsmitteln, Zerfallsbeschleunigern oder Sprengmit- teln, Sorptionsmitteln, Füllmitteln, Konservierungsmitteln, Geschmacks- und Geruchskorrigenzien sowie Färbemitteln ausgewählt sind.
Hilfsantrag 3 zu EP 2 233 127 B1
O2021_009, O2021_010 Seite 59 Lutein und dessen Derivaten, Troxerutin und dessen Derivaten, Rutin und dessen Derivaten. 9. Zusammensetzung nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Gehalt an Antioxidantien in der Zusammensetzung 1-600 mg beträgt, bevorzugt 2-300 mg, besonders bevorzugt 5-200 mg. 10. Zusammensetzung nach einem der Ansprüche 7 bis 9, dadurch gekenn- zeichnet, dass die Zusammensetzung des weiteren Hilfsstoffe enthält, die unter Lösungsmitteln, Lösungsbeschleunigern, Emulgatoren, Lösungsver- mittlern, Netzmitteln, Antischaummitteln, Salzbildnern, Puffern, Gelbildnern, Verdickungsmitteln, Filmbildnern, Gleitmitteln, Schmiermitteln, Formtrenn- mitteln, Fließregulierungsmitteln, Zerfallsbeschleunigern oder Sprengmit- teln, Sorptionsmitteln, Füllmitteln, Konservierungsmitteln, Geschmacks- und Geruchskorrigenzien sowie Färbemitteln ausgewählt sind.
Hilfsantrag 4 zu EP 2 233 127 B1
O2021_009, O2021_010 Seite 60 der Haut vor Schädigung durch Infrarot-Strahlung, wobei die Schädigung durch Aktivierung der Bildung von Matrixmetalloproteinase-1 hervorgerufen wird, 3. Zusammensetzung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Antioxidantien ausgewählt sind aus N-Acetylcystein, Vitamin E, Kaffeesäure, Estern der Kaffeesäure , β-Carotin, Emblica, Vitamin C-Deri- vaten, Grünteeextrakt, Edelweissextrakt, Lutein, Lycopen, Traubenkernex- trakt, Chicory-Extrakt, Curcumin, Silymarin, Apigenin und Resveratrol. 43. Zusammensetzung nach A nspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Gehalt an Antioxidantien in der Zusammensetzung 0,001-25 Gew.- %, bevorzugt 0,01-10 Gew.-% beträgt. 54 . Zusammensetzung nach einem der Ansprüche 2 bis 4 3, dadurch gekenn- zeichnet, dass die Zusammensetzung des Weiteren einen oder mehrere UV-Filter umfasst. 65. Zusammensetzung nach einem der Ansprüche 2 bis 5 4, dadurch gekenn- zeichnet, dass die Zusammensetzung des weiteren Hilfsstoffe enthält, die unter Verdickungsmitteln, Glättungsmitteln, anfeuchtenden und/oder feuchthaltenden Substanzen, oberflächenaktiven Mitteln, Konservierungs- mitteln, Entschäumern, Fetten, Ölen, Wachsen, Bakteriziden, Parfümen, Treibmitteln, Farbstoffen und/oder Pigmenten ausgewählt sind.
H ilfsantrag 5 zu EP 2 233 127 B1
O2021_009, O2021_010 Seite 61 extrakt, Haferextrakt, Cichorium intubybus Blattextrakt, Leontopodium Alpinum Extrakt, Grünteeextrakt, Curcumin, Silymarin, Apigenin, Res- veratrol und Emblica. 2. Pharmazeutische Zusammensetzung nach Anspruch 1 in Form einer to- pisch zu verabreichenden Zusammensetzung. umfassend einen wirksamen Gehalt an Antioxidantien, zur Anwendung in einem Verfahren zum Schutz der Haut vor Schädigung durch Infrarot-Strahlung, wobei die Schädigung durch Aktivierung der Bildung von Matrixmetalloproteinase-1 hervorgerufen wird, 3. Zusammensetzung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich- net, dass die Antioxidantien ausgewählt sind aus N-Acetylcystein, Vitamin E, Kaffeesäure, Estern der Kaffeesäure , β-Carotin, Emblica, Vitamin C- Derivaten, Grünteeextrakt, Edelweissextrakt, Lutein, Lycopen, Trauben- kernextrakt, Chicory-Extrakt, Curcumin, Silymarin, Apigenin und Resve- ratrol. 43. Zusammensetzung nach Anspruch 2 oder 3, d adurch gekennzeichnet, dass der Gehalt an Antioxidantien in der Zusammensetzung 0,001-25 Gew.-%, bevorzugt 0,01-10 Gew.-% beträgt. 54. Zusammensetzung nach einem der Ansprüche 2 bis 4 3, dadurch gekenn- zeichnet, dass die Zusammensetzung des Weiteren einen oder mehrere UV-Filter umfasst. 65. Zusammensetzung nach einem der Ansprüche 2 bis 54, dadurch gekenn- zeichnet, dass die Zusammensetzung des weiteren Hilfsstoffe enthält, die unter Verdickungsmitteln, Glättungsmitteln, anfeuchtenden und/oder feuchthaltenden Substanzen, oberflächenaktiven Mitteln, Konservierungs- mitteln, Entschäumern, Fetten, Ölen, Wachsen, Bakteriziden, Parfümen, Treibmitteln, Farbstoffen und/oder Pigmenten ausgewählt sind.
H ilfsantrag 6 zu EP 2 233 127 B1
O2021_009, O2021_010 Seite 62 sättigte Fettsäuren, γ-Linolensäure, Linolsäure, Ölsäure, Folsäure, Alanindiessigsäure, Flavonoide, Rutin, Troxerutin, Polyphenole, Cate- chine, Ubichinon, Ubichinol, Vitamin C, Ascorbylpalmitat, MgAscor- bylphosphat, Ascorbylacetat, Tocopherole, Vitamin E-acetat, Konife- rylbenzoat des Benzoëharzes, Rutinsäure, Ferulasäure, Butylhydroxy- toluol, Butylhydroxyanisol, Nordihydroguajakharzsäure, Nordihydro- guajaretsäure, Trihydroxybutyrophenon, Harnsäure, Mannose, Zink, ZnO, ZnSO 4 , Selen, Selenmethionin, Stilbene, Stilbenoxid, Trans-Stil- benoxid, Phytoen, D-Biotin, Coenzym Q10, α-Glycosylrutin, Carnitin, natürlich und/oder synthetische lsoflavonoide, Kreatin, Taurin, ß-Ala- nin, 8-Hexadecen-1,16-dicarbonsäure,Vitis Vinifera (Grape) Samenex- trakt, Haferextrakt, Cichorium intubybus Blattextrakt, Leontopodium Alpinum Extrakt, Grünteeextrakt, Curcumin, Silymarin, Apigenin, Res- veratrol und Emblica. 2. Pharmazeutische Zusammensetzung nach Anspruch 1 in Form einer to- pisch zu verabreichenden Zusammensetzung. umfassend einen wirksamen Gehalt an Antioxidantien zur Minderung des Gehalts an reaktiven Sau- erstoffspezies, zur Anwendung in einem Verfahren zum Schutz der Haut vor Schädigung durch Infrarot-Strahlung, wobei die Schädigung durch Ak- tivierung der über den MAPKinase-Signalweg vermittelten Bildung von Matrixmetalloproteinase-1 hervorgerufen wird, wobei diese Aktivierung durch reaktive Sauerstoffspezies vermittelt wird, 3. Zusammensetzung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Antioxidantien aus- gewählt sind aus N-Acetylcystein, Vitamin E, Kaffeesäure, Estern der Kaf- feesäure , β-Carotin, Emblica, Vitamin C-Derivaten, Grünteeextrakt, Edel- weissextrakt, Lutein, Lycopen, Traubenkernextrakt, Chicory-Extrakt, Cur- cumin, Silymarin, Apigenin und Resveratrol. 43. Zusammensetzung nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Gehalt an Antioxidantien in der Zusammensetzung 0,001-25 Gew.-%, bevorzugt 0,01-10 Gew.-% beträgt. 54. Zusammensetzung nach einem der Ansprüche 2 bis 4 3, dadurch gekenn- zeichnet, dass die Zusammensetzung des Weiteren einen oder mehrere UVFilter umfasst. 65. Zusammensetzung nach einem der Ansprüche 2 bis 54, dadurch gekennzeich- net, dass die Zusammensetzung des weiteren Hilfsstoffe enthält, die unter Verdickungsmitteln, Glättungsmitteln, anfeuchtenden und/oder feuchthal- tenden Substanzen, oberflächenaktiven Mitteln, Konservierungsmitteln, Entschäumern, Fetten, Ölen, Wachsen, Bakteriziden, Parfümen, Treibmit- teln, Farbstoffen und/oder Pigmenten ausgewählt sind.
H ilfsantrag 7 zu EP 2 233 127 B1
O2021_009, O2021_010 Seite 63 spezies, zur Anwendung in einem Verfahren zum Schutz der Haut vor Schädigung durch Infrarot-Strahlung, wobei die Schädigung durch Aktivie- rung der über den MAPKinase-Signalweg vermittelten Bildung von Mat- rixmetalloproteinase-1 hervorgerufen wird, wobei diese Aktivierung durch reaktive Sauerstoffspezies vermittelt wird und die Antioxidantien aus- gewählt sind aus der Gruppe bestehend aus Aminosäuren, Imidazole, D,L-Carnosin, D-Carnosin, L-Carnosin, Anse- rin, Carotinoide, Carotine, Liponsäure, Dihydroliponsäure, Aurothio- glucose, Propylthiouracil, Thiole, Dilaurylthiodipropionat, Distearyl- thiodiproprionat, Thiodipropionsäure, α-Hydroxyfettsäuren, Palmitin- säure, Phytinsäure, Lactoferrin, α-Hydroxysäuren, Huminsäure, Gal- lensäure, Gallenextrakte, Bilirubin, Biliverdin, EDTA, EGTA, ungesät- tigte Fettsäuren, γ-Linolensäure, Linolsäure, Ölsäure, Folsäure, Alan- indiessigsäure, Flavonoide, Rutin, Troxerutin, Polyphenole, Cate- chine, Ubichinon, Ubichinol, Vitamin C, Ascorbylpalmitat, MgAscor- bylphosphat, Ascorbylacetat, Tocopherole, Vitamin E-acetat, Konife- rylbenzoat des Benzoëharzes, Rutinsäure, Ferulasäure, Butylhydroxy- toluol, Butylhydroxyanisol, Nordihydroguajakharzsäure, Nordihydro- guajaretsäure, Trihydroxybutyrophenon, Harnsäure, Mannose, Zink, ZnO, ZnSO 4 , Selen, Selenmethionin, Stilbene, Stilbenoxid, Trans-Stil- benoxid, Phytoen, D-Biotin, Coenzym Q10, α-Glycosylrutin, Carnitin, natürlich und/oder synthetische lsoflavonoide, Kreatin, Taurin, ß-Ala- nin, 8-Hexadecen-1,16-dicarbonsäure,Vitis Vinifera (Grape) Samenex- trakt, Haferextrakt, Cichorium intubybus Blattextrakt, Leontopodium Alpinum Extrakt, Grünteeextrakt, Curcumin, Silymarin, Apigenin, Res- veratrol und Emblica. 2. Pharmazeutische Zusammensetzung nach Anspruch 1 in Form einer to- pisch zu verabreichenden Zusammensetzung. umfassend einen wirksamen Gehalt an Antioxidantien zur Minderung des Gehalts an reaktiven Sau- erstoffspezies, zur Anwendung in einem Verfahren zum Schutz der Haut vor Schädigung durch Infrarot-Strahlung, wobei die Schädigung durch Akti- vierung der über den MAPKinase-Signalweg vermittelten Bildung von Matrixmetalloproteinase-1 hervorgerufen wird, wobei diese Aktivierung durch reaktive Sauerstoffspezies vermittelt wird, 3. Zusammensetzung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Antioxidantien aus- gewählt sind aus N-Acetylcystein, Vitamin E, Kaffeesäure, Estern der Kaf- feesäure, β-Carotin, Emblica, Vitamin C-Derivaten, Grünteeextrakt, Edel- weissextrakt, Lutein, Lycopen, Traubenkernextrakt, Chicory-Extrakt, Cur- cumin, Silymarin, Apigenin und Resveratrol. 43. Zusammensetzung nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Gehalt an Antioxidantien in der Zusammensetzung 0,001-25 Gew.-%, bevorzugt 0,01-10 Gew.-% beträgt.
O2021_009, O2021_010 Seite 64 54. Zusammensetzung nach einem der Ansprüche 2 bis 43, dadurch gekenn- zeichnet, dass die Zusammensetzung des Weiteren einen oder mehrere UVFilter umfasst. 65. Zusammensetzung nach einem der Ansprüche 2 bis 5 4, dadurch gekenn- zeichnet, dass die Zusammensetzung des weiteren Hilfsstoffe enthält, die unter Verdickungsmitteln, Glättungsmitteln, anfeuchtenden und/oder feuchthaltenden Substanzen, oberflächenaktiven Mitteln, Konservierungs- mitteln, Entschäumern, Fetten, Ölen, Wachsen, Bakteriziden, Parfümen, Treibmitteln, Farbstoffen und/oder Pigmenten ausgewählt sind.
H ilfsantrag 8 zu EP 2 233 127 B1 1. Pharmazeutische Zusammensetzung, umfassend einen wirksamen Gehalt an Antioxidantien, zur Anwendung in einem Verfahren zum Schutz der Haut vor Schädigung durch Infrarot-Strahlung, wobei die Schädigung durch Akti- vierung der über den MAPKinase-Signalweg vermittelten Bildung von Mat- rixmetalloproteinase-1 hervorgerufen wird, wobei die Antioxidantien aus- gewählt sind aus der Gruppe bestehend aus D,L-Carnosin, D-Carno- sin, L-Carnosin, Carotinoide, Carotine, EDTA, Ubichinon, Vitamin C, Ascorbylpalmitat, Mg-Ascorbylphosphat, Ascorbylacetat, Butylhydro- xytoluol, Tocopherole, Vitamin Eacetat, Vitis Vinifera (Grape) Samen- extrakt, Haferextrakt, Cichorium intubybus Blattextrakt, Leontopodium Alpinum Extrakt, Grünteeextrakt, Curcumin, Silymarin, Apigenin, Res- veratrol und Emblica.
Hilfsantrag 9 zu EP 2 233 127 B1 1. Pharmazeutische Zusammensetzung, umfassend einen wirksamen Gehalt an Antioxidantien zur Minderung des Gehalts an reaktiven Sauer- stoffspezies, zur Anwendung in einem Verfahren zum Schutz der Haut vor Schädigung durch Infrarot-Strahlung, wobei die Schädigung durch Aktivie- rung der über den MAPKinase-Signalweg vermittelten Bildung von Mat- rixmetalloproteinase-1 hervorgerufen wird, wobei diese Aktivierung durch reaktive Sauerstoffspezies vermittelt wird und die Antioxidantien aus- gewählt sind aus der Gruppe bestehend aus D,L-Carnosin, D-Carno- sin, L-Carnosin, , Carotinoide, Carotine, EDTA, Ubichinon, Vitamin C, Ascorbylpalmitat, Mg-Ascorbylphosphat, Ascorbylacetat, Butylhydro- xytoluol, Tocopherole, Vitamin E-acetat, Vitis Vinifera (Grape) Samen- extrakt, Haferextrakt, Cichorium intubybus Blattextrakt, Leontopodium Alpinum Extrakt, Grünteeextrakt, Curcumin, Silymarin, Apigenin, Res- veratrol und Emblica.
O2021_009, O2021_010 Seite 65 ANHANG B:
Hilfsantrag 1 zu EP 1 591 105 B1
Hilfsantrag 2 zu EP 1 591 105 B1
O2021_009, O2021_010 Seite 66 Antioxidantien zur Verwendung als Mittel zum Schutz der Haut vor Schädi- gung durch Infrarotstrahlung, wobei die Antioxidantien ausgewählt sind aus der Gruppe bestehend aus N-Acetylcystein, Kaffeesäure, Ester der Kaf- feesäure, Emblica, Grünteeextrakt, Edelweissextrakt, Lutein, Lycopen, Traubenkernextrakt, Chicory-Extrakt, Curcumin, Silymarin, Apigenin und Resveratrol und wobei die Schädigung durch Aktivierung der Bildung von Matrixmetalloproteinase-1 hervorgerufen wird. 3. Z usammensetzung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Gehalt an Antioxidantien in der Zusammensetzung 0,001-25 Gew.-%, be- vorzugt 0,01-10 Gew.-% beträgt. 4. Zusammensetzung nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Zusammensetzung des Weiteren einen oder mehrere UV-Filter umfasst. 5. Zusammensetzung nach einem der Ansprüche 2 bis 4, dadurch gekenn- zeichnet, dass die Zusammensetzung des weiteren Hilfsstoffe enthält, die unter Verdickungsmitteln, Glättungsmitteln, anfeuchtenden und/oder feuchthaltenden Substanzen, oberflächenaktiven Mitteln, Konservierungs- mitteln, Entschäumern, Fetten, Ölen, Wachsen, Bakteriziden, Parfümen, Treibmitteln, Farbstoffen und/oder Pigmenten ausgewählt sind.
Hilfsantrag 3 zu EP 1 591 105 B1
O2021_009, O2021_010 Seite 67 5. Zusammensetzung nach einem der Ansprüche 2 bis 4, dadurch gekenn- zeichnet, dass die Zusammensetzung des weiteren Hilfsstoffe enthält, die unter Verdickungsmitteln, Glättungsmitteln, anfeuchtenden und/oder feuchthaltenden Substanzen, oberflächenaktiven Mitteln, Konservierungs- mitteln, Entschäumern, Fetten, Ölen, Wachsen, Bakteriziden, Parfümen, Treibmitteln, Farbstoffen und/oder Pigmenten ausgewählt sind. 5. Zusammensetzung nach einem der Ansprüche 2 bis 4, dadurch gekenn- zeichnet, dass die Zusammensetzung des weiteren Hilfsstoffe enthält, die unter Verdickungsmitteln, Glättungsmitteln, anfeuchtenden und/oder feuchthaltenden Substanzen, oberflächenaktiven Mitteln, Konservierungs- mitteln, Entschäumern, Fetten, Ölen, Wachsen, Bakteriziden, Parfümen, Treibmitteln, Farbstoffen und/oder Pigmenten ausgewählt sind.
Hilfsantrag 4 zu EP 1 591 105 B1
O2021_009, O2021_010 Seite 68 5. Zusammensetzung nach einem der Ansprüche 2 bis 4, dadurch gekenn- zeichnet, dass die Zusammensetzung des weiteren Hilfsstoffe enthält, die unter Verdickungsmitteln, Glättungsmitteln, anfeuchtenden und/oder feuchthaltenden Substanzen, oberflächenaktiven Mitteln, Konservierungs- mitteln, Entschäumern, Fetten, Ölen, Wachsen, Bakteriziden, Parfümen, Treibmitteln, Farbstoffen und/oder Pigmenten ausgewählt sind.
Hilfsantrag 5 zu EP 1 591 105 B1
O2021_009, O2021_010 Seite 69 Hilfsantrag 6 zu EP 1 591 105 B1
Hilfsantrag 7 zu EP 1 591 105 B1
O2021_009, O2021_010 Seite 70 Resveratrol und wobei die Schädigung durch Aktivierung der über den MAPKinase-Signalweg vermittelten Bildung von Matrixmetallopro- teinase-1 hervorgerufen wird, wobei diese Aktivierung durch reaktive Sauerstoffspezies vermittelt wird. 2. Pharmazeutische Zusammensetzung in Form einer topisch zu verabrei- chenden Zusammensetzung, umfassend einen wirksamen Gehalt an Anti- oxidantien zur Minderung des Gehalts an reaktiven Sauerstoffspezies zur Verwendung als Mittel zum Schutz der Haut vor Schädigung durch Inf- rarotstrahlung, wobei die Antioxidantien ausgewählt sind aus der Gruppe bestehend aus NAcetylcystein, Kaffeesäure, Ester der Kaffeesäure, Emblica, Grünteeextrakt, Edelweissextrakt, Lutein, Lycopen, Trauben- kernextrakt, Chicory-Extrakt, Curcumin, Silymarin, Apigenin und Res- veratrol und wobei die Schädigung durch Aktivierung der über den MAPKinase-Signalweg vermittelten Bildung von Matrixmetallopro- teinase-1 hervorgerufen wird, wobei diese Aktivierung durch reaktive Sauerstoffspezies vermittelt wird. 3. Zusammensetzung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Gehalt an Antioxidantien in der Zusammensetzung 0,001-25 Gew.-%, be- vorzugt 0,01-10 Gew.-% beträgt. 4. Zusammensetzung nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Zusammensetzung des Weiteren einen oder mehrere UV-Filter umfasst. 5. Zusammensetzung nach einem der Ansprüche 2 bis 4, dadurch gekenn- zeichnet, dass die Zusammensetzung des weiteren Hilfsstoffe enthält, die unter Verdickungsmitteln, Glättungsmitteln, anfeuchtenden und/oder feuchthaltenden Substanzen, oberflächenaktiven Mitteln, Konservierungs- mitteln, Entschäumern, Fetten, Ölen, Wachsen, Bakteriziden, Parfümen, Treibmitteln, Farbstoffen und/oder Pigmenten ausgewählt sind.