Bundespatentgericht Tribunal fédéral des brevets Tribunale federale dei brevetti Tribunal federal da patentas Federal Patent Court O2014_009 Teilu rteil vom 4. Mai 2016 Besetzung Präsident Dr. iur. Dieter Brändle, RichterDr. sc. nat. Tobias Bremi(Referent), Richter Dr. iur. Christian Hilti, Richter dipl. phys. André Roland, Richter lic. iur., dipl. Mikrotech.-Ing. ETH Frank Schnyder, Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden Verfahrensbeteiligte Lässer AG Stickmaschinen,Hohenemserstrasse17, 9444Diepoldsau, vertreten durchRechtsanwalt Dr. iur.AndriHess, Homburger AG,PrimeTower,Hardstrasse201, Postfach 314, 8037Zürich, und Rechtsanwalt lic. iur.PhilipSchneider, Schwager Mätzler Schneider,Poststrasse23, 9001St. Gallen, patentanwaltlichberaten durchHans Rudolf Gachnang, Badstrasse5, Postfach,8501Frauenfeld, Klägerin gegen SAURER AG,Bleikenstrasse11, 9630Wattwil, vertreten durchRechtsanwalt Dr. iur. StefanKohler und RechtsanwältinDeliaFehr-Bosshard, Vischer AG,Schüt- zengasse1, Postfach 1230,8021Zürich,patentanwaltlich beraten durchArndtHamann, Saurer Germany GmbH & Co. KG, Carlstrasse60, DE-52531Übach-Palenberg, Beklagte Gegenstand Patentverletzung; Stickmaschinenabstandhalter
O2014_009 Seite 2 Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung: 1.Prozessgeschichte 1.1Mit Klageschriftvom 17. April 2014 stellte die Klägerin folgende Rechtsbegehren: "1. Der Beklagten sei zu verbieten, Stickmaschinen oder Teile von Stickmaschinen, um- fassend a) eine Vorrichtung für eine Stickmaschine, um auf dem Stickboden (42) flächige Materialstücke, zum Beispiel Figuren aus einem anderen Material (44) und/oder einer anderen Farbe als das Material des Stickbodens durch Aufsticken zu appli- zieren, umfassend
O2014_009 Seite 3 a) die Anzahl der hergestellten Einheiten des Systems HeatCut unter Angabe der Anzahl heizbarer Spitzen und der dazwischenliegenden Stoffdrückertatzen; b) die Anzahl und Preise der Bestellungseingänge für das System HeatCut; c) die Abnehmer (Name, Adresse) sämtlicher ausgelieferter HeatCut Systeme unter Angabe der Anzahl gelieferter Einheiten und Systeme; d) die Anzahl und die Preise der verkauften HeatCut-Einheiten und desdarauf er- zielten Gewinnes; e) die Herstellungskosten für die HeatCut-Einheiten unter Angabe der Fremdkosten, der eigenen Herstellungskosten und allfälliger weiterer Gestehungskosten im Zu- sammenhang mit dem Vertrieb dieser HeatCut Einheiten. 4. Die Beklagte sei zu verpflichten, der Klägerin sämtliche Erzeugnisse gemäss Ziff. 1, die sich in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz oder Eigentum befinden, der Klägerin bekannt zu geben und zu vernichten. 5. Die Beklagte sei zu verpflichten, der Klägerin einen nach erfolgter Rechnungslegung gemäss Ziff. 3 zu beziffernden Betrag zuzüglich Zins zu 5 % seit 15. Januar 2014 zu bezahlen. 6. Das Verbot gemäss Ziff. 1 und 2 des Rechtsbegehrens und die Verpflichtungen ge- mäss Ziff. 3 und 4 des Rechtsbegehrens seien der Beklagten unter Androhung einer Ordnungsbusse sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfalle anzuordnen. 7. Das Verbot gemäss Ziff. 1 und 2 des Rechtsbegehrens sei vorsorglich anzuordnen für die Dauer des Verfahrens, wiederum unter Androhung einer Ordnungsbusse bzw. der Bestrafung im Widerhandlungsfalle. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Beklagten." 1.2Die Klageantwort erfolgte mit Eingabe vom 30. Juni 2014, womit die Beklagte beantragte, es sei nicht auf die Klage einzutreten, eventuali- ter sei die Klage abzuweisen, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen, einschliesslich der Patentanwaltskosten, zulasten der Klägerin: 1.3Die Replik erfolgte mit Eingabe vom 29. September 2014, womit die Klägerin ihre Rechtsbegehren wie folgt modifizierte: "1. Es sei der Beklagten unter Bezugnahme auf Anhang 1 unter Androhung einer Ord- nungsbusse von CHF 1000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, in der Schweiz ein Verfahren anzuwenden, um mittels einer Stickmaschine Applikationen von ge- wünschter Form auf einem Stickboden zu applizieren, wobei mindestens eine Schicht Applikationsmaterial über dem Stickboden angeordnet wird und gesteuert durch das Programm der Stickmaschine eine Relativbewegung zwischen der be- heizbaren Spitze 47 und der Schicht Applikationsmaterial erzeugt wird und dadurch eine Applikation der gewünschten Form aus der Schicht Applikationsmaterial ausge- schnitten wird, wobei das Schneiden durch die beheizbare Spitze 47 erfolgt, die Stickmaschine über Stoffdrückertatzen 55 verfügt,
O2014_009 Seite 4 die Schneidstellung der Stoffdrückertatzen 55 so eingestellt wird, dass in den Schneidstellungen der beheizbaren Spitze 47 und der Stoffdrückertatzen 55 die Spitze der beheizbaren Spitze 47 in X-Richtung um ein festgelegtes Mass weiter vorne liegt als die Sohlen 55 der Stoffdrückertatzen 55, und die beheizbare Spitze 47 beim Schneiden nur in die zu schneidendeSchicht Applika- tionsmaterial eindringt. 1.a Eventualiter zu vorstehendem Rechtsbegehren 1: Es sei der Beklagten unter Bezugnahme auf Anhang 1 unter Androhung einer Ord- nungsbusse von CHF 1000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, in der Schweiz mittels einer Stickmaschine, die folgende Bestandteile aufweist:
O2014_009 Seite 5 lungender beheizbaren Spitze 47 und der Stoffdrückertatzen 55 die Spitze der be- heizbaren Spitze 47 in X-Richtung um ein festgelegtes Mass weiter vorne liegt als die Sohlen 55 der Stoffdrückertatzen 55, so dass die beheizbare Spitze 47 nurin die zu schneidende Schicht Applikationsmaterial eindringt. 2.a Eventualiter zu vorstehendem Rechtsbegehren 2: Es sei der Beklagten unter Bezugnahme auf Anhang 1 unter Androhung einerOrd- nungsbusse von CHF 1'000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrerOrga- ne nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, mit Bezug auf eine Stickmaschine, die folgende Bestandteile aufweist:
O2014_009 Seite 6 beheizbaren Spitze 47 in X-Richtung um ein festgelegtes Mass weiter vorne liegt als die Sohlen 55 der Stoffdrückertatzen 55, sodass die beheizbare Spitze 47 nur in die zu schneidende Schicht Applikationsmaterial eindringt. 3.a Eventualiterzu vorstehendem Rechtsbegehren 3: Es sei der Beklagten unter Bezugnahme auf die Anhänge 1 und 2 unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, min- destens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafungih- rer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten,eine Vorrichtung A für eine Stickmaschine, welche Stickmaschine über verstellbareStoff- drückertatzen 55 verfügt, in der Schweiz herzustellen, zu lagern, zu verkaufenoder auf andere Weise in Verkehr zu bringen, in der Schweiz oder aus der Schweizanzu- bieten, in die Schweiz einzuführen oder aus der Schweiz auszuführen oderbei einer dieser Handlungen mitzuwirken, welche Vorrichtung A
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O2014_009 Seite 8 Verkaufserlöse und Brutto-Gewinne (Verkaufserlös abzüglich Einstandspreis) sie damit erzielt hat,
O2014_009 Seite 9 die Schneidstellung der Stoffdrückertatzen 55 so eingestellt wird, dass die Stoffdrü- ckertatzen während dem Schneiden die Schicht Applikationsmaterial berühren und in den Schneidstellungen der beheizbaren Spitze 47 und der Stoffdrückertatzen 55 die Spitze der beheizbaren Spitze 47 in X-Richtung um ein festgelegtes Mass weiter vorne liegt als die Sohlen 55 der Stoffdrückertatzen 55, und die beheizbare Spitze 47 beim Schneiden nur in die zu schneidende Schicht Applika- tionsmaterial eindringt. 1.a Eventualiter zu vorstehendem Rechtsbegehren 1: Es sei der Beklagten unter Bezugnahmeauf Anhang 1 unter Androhung einer Ord- nungsbusse von CHF 1'000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Orga- ne nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, in der Schweiz mittels einer Stickmaschine, die folgende Bestandteile aufweist:
O2014_009 Seite 10 Schneidstellung der Stoffdrückertatzen 55 so einzustellen, dass die Stoffdrücker- tatzen während dem Schneiden die Schicht Applikationsmaterial berühren und in den Schneidstellungen der beheizbaren Spitze 47 und der Stoffdrückertatzen 55 die Spitze der beheizbaren Spitze 47 in X-Richtung um ein festgelegtes Mass weiter vorneliegt als die Sohlen 55 der Stoffdrückertatzen 55, so dass die beheizbare Spit- ze 47 nur in die zu schneidende Schicht Applikationsmaterial eindringt. 2.a Eventualiter zu vorstehendem Rechtsbegehren 2: Es sei der Beklagten unter Bezugnahme auf Anhang 1 unter Androhung einer Ord- nungsbusse von CHF 1'000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Orga- ne nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, mit Bezug auf eine Stickmaschine, die folgende Bestandteile aufweist:
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O2014_009 Seite 12 dere Weise in Verkehr zu bringen, in der Schweiz oder aus der Schweiz anzubieten, in die Schweiz einzuführen oder aus der Schweiz auszuführen oder bei einer dieser Handlungen mitzuwirken, welche Vorrichtung C
O2014_009 Seite 13 5. Die Beklagte sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs.1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Wi- derhandlungsfall zu verpflichten, der Klägerin innert 60 Tagen nach Rechtskraft des Teilurteils über Rechtsbegehren 3, 3.a, 4 und 4.a nach anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung detailliert Rechnung zu legen und Auskunft darüber zu ertei- len, wie viele
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O2014_009 Seite 15 anzubieten, in die Schweiz einzuführen oder aus der Schweiz auszuführen oder bei einer dieser Handlungen mitzuwirken, welche Vorrichtung A
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O2014_009 Seite 17 den Schneidstellungen der beheizbaren Spitze 47 und der Stoffdrückertatzen 55 die Spitze der beheizbaren Spitze 47 in X-Richtung um ein festgelegtes Mass weiter vorne liegt als die Sohlen 55 der Stoffdrückertatzen 55, und die beheizbare Spitze 47 beim Schneiden nur in die zu schneidende Schicht Applika- tionsmaterial eindringt. 1.a Eventualiter zu vorstehendem Rechtsbegehren 1: Es sei der Beklagten unter Bezugnahme auf Anhang 1 unter Androhung einer Ord- nungsbusse von CHF 1'000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Orga- ne nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, in der Schweiz mittels einer Stickmaschine, die folgende Bestandteile aufweist:
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O2014_009 Seite 19 zeugt und dadurch eine Applikation der gewünschten Form aus der Schicht Ap- plikationsmaterial ausgeschnitten, in Werbefilmen, Prospekten, Gebrauchsanweisungen, Betriebsanleitungen, Monta- geanleitungen sowie in jeder anderen Form der Kommunikation anzuregen, die Schneidstellung der Stoffdrückertatzen 55 so einzustellen, dass die Stoffdrückertat- zen während dem Schneiden die Schicht Applikationsmaterial berühren und in den Schneidstellungen der beheizbaren Spitze 47 und der Stoffdrückertatzen 55 die Spitze der beheizbaren Spitze 47 in X-Richtung um ein festgelegtes Mass weiter vorne liegt als die Sohlen 55 der Stoffdrückertatzen 55, so dass die beheizbare Spit- ze 47 nur in die zu schneidende Schicht Applikationsmaterial eindringt. 2.b Eventualiter zu vorstehendem Rechtsbegehren 2.a: Es sei der Beklagten unter Bezugnahme auf Anhang 1 unter Androhung einer Ord- nungsbusse von CHF 1'000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemässArt. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Orga- ne nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, mit Bezug auf eine Stickmaschine, die folgende Bestandteile aufweist:
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O2014_009 Seite 21 destens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ih- rer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, eine Vorrichtung A für eine Stickmaschine, welche Stickmaschine über verstellbare Stoffdrückertatzen 55 verfügt, in der Schweiz herzustellen, zu lagern, zu verkaufen oder auf andere Weise in Verkehr zu bringen, in der Schweiz oder aus der Schweiz anzubieten, in die Schweiz einzuführen oder aus der Schweiz auszuführen oder bei einer dieser Handlungen mitzuwirken, welche Vorrichtung A
O2014_009 Seite 22 ckertatzen während dem Schneiden die Schicht Applikationsmaterial berühren undin den Schneidstellungen die Spitze der beheizbaren Spitze 47 in X-Richtung um ein festgelegtes Mass weiter vorne liegt als die Sohlen 55‘ der Stoffdrückertatzen 55, so dass die beheizbare Spitze 47 nur in die zu schneidende Schicht Applikationsmate- rial eindringt. 4.a Eventualiter zu vorstehendem Rechtsbegehren 4: Es sei der Beklagten unter Bezugnahme auf die Anhänge 1 und 3 unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, min- destens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ih- rer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, eine Vorrichtung C für eine Stickmaschine, welche Stickmaschine über verstellbare Stoffdrückertatzen 55 verfügt, in der Schweiz herzustellen, zu lagern, zu verkaufen oder auf andere Weise in Verkehr zu bringen, in der Schweiz oder aus der Schweiz anzubieten, in die Schweiz einzuführen oder aus der Schweiz auszuführen oder bei einerdieser Handlungen mitzuwirken, welche Vorrichtung C
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O2014_009 Seite 24 sie zwischen dem 22. Oktober 2008 und dem Zeitpunkt der Rechtskraft des zu er- lassenden Teilurteils hergestellt und/oder verkauft hat und welche Netto- Verkaufserlöse und Brutto-Gewinne (Verkaufserlös abzüglich Einstandspreis) sie damit erzielt hat,
O2014_009 Seite 25 1.9Mit Eingabe vom 30. Oktober 2015 erfolgte die Stellungnahme der Klägerin zur obigen Eingabe der Beklagten, womit die Klägerin folgende Anträge stellte: "1. Die act. 60_01, 60_02, 60_03 und 64_1 sowie der Antrag auf Befragung von Herrn Loichinger als Zeugen seien aus dem Recht zuweisen; 2. Die Ziff. 16-22 von act. 60 seien aus dem Recht zu weisen; 3. Die Ziff. 67-73 von act. 60 seien aus dem Recht zu weisen." 1.10Mit Schreiben vom 3. November 2015 nahm das Bundespatentge- richt zu den prozessualen Anträgender Parteien Stellung. 1.11Am 5. November 2015 wurden die Parteien zur Hauptverhandlung auf den 27. Januar 2016 vorgeladen.Im Anschluss an die Hauptverhand- lung wurden Vergleichsgespräche geführt, die jedoch erfolglos verliefen. 1.12Mit Verfügung vom 28. Januar 2016 wurde der von der Klägerin zu leistende Kostenvorschuss um CHF 100'000.– auf CHF 125'000.– erhöht. 1.13Mit Eingabe vom 29. Januar 2016 stellte die Beklagte nach ge- schlossener Hauptverhandlung die folgenden prozessualen Anträge: "4. Es sei ein Sachverständigengutachten einzuholen, einschliesslich zur Tatfrage, ob die Stofftatzen der angegriffenen Ausführungsform beim Schneidprozess die Funkti- on ausüben, die Eindringtiefe der Spitze so festzulegen, dass die Spitze nur in die zu schneidende Materialschicht eindringt; 4a. Eventualiter, für den Fall, dass dem prozessualen Antrag 4 nicht stattgegeben wird, sei das Fachrichtervotum gesamthaft in der tatsächlichen und rechtlichen Beurtei- lung der Verletzungsfrage sowie gesamthaft in der Beurteilung der klägerischen Rechtsbegehren auf der Grundlage der vollständigen Wortlaute der Ansprüche 1 und 7 des Streitpatents neu zu verfassen; 4b. Das Sachverständigengutachten gemäss dem prozessualen Antrag 4 oder ein neu verfasstes Fachrichtervotum sei den Parteien zur Stellungnahme vorzulegen.“ 5. Es sei die von der Beklagten an der Hauptverhandlung präsentierte Stichplatte der angegriffenen Ausführungsform als Beweismittel zu berücksichtigen." 1.14Mit Schreiben vom 9. Februar 2016 wurde den Parteien das Pro- tokoll der Hauptverhandlung übermittelt. 1.15Mit Eingabe vom 12. Februar 2016 beantragte die Klägerindie Abweisung der vorstehend aufgeführten prozessualen Anträge der Be- klagten. 1.16Das Verfahren ist spruchreif.
O2014_009 Seite 26 2.Prozessuales 2.1Die Zuständigkeit des Bundespatentgerichts ist gegeben (Art. 26 Abs. 1 lit. a PatGG). 2.2Die Beklagte stellte mit Eingaben vom 13. November 2014, vom 27. Januar 2015, vom 25. September 2015 und vom 29. Januar 2016 ei- ne Reihe von prozessualen Anträgen. Betreffend den prozessualen Antrag Ziff. 1, welcher sich auf die aus Sicht der Beklagten überschiessenden Rechtsbegehren der Klägerin gemäss act. 44 bezieht, ist auf die nachfolgenden Ausführungen unter Ziff. 4.8.1 zu verweisen. Die Beklagte beantragt mitZiff. 2, dass für den Fall, dass die Beklagte zur Rechnungslegung und/oder Auskunft verpflichtet werde, entsprechende Angaben nicht an die Klägerin selbst, sondern im Rahmen einer Schutz- massnahme nach Art. 156 ZPO nur einem neutralen, zur Verschwiegen- heit verpflichteten Wirtschaftsprüfer auszuhändigenseien. Sie begründet dies damit, dass das klägerische Auskunfts- und Rechnungslegungsbe- gehren über das zur Durchsetzung des Hauptanspruchs Notwendige hin- ausgehe. Zudem betreffe es in gravierender Weise Geschäftsgeheimnis- se der Beklagten und würde sie dazu zwingen, interne Vorgänge, ihre Bezugsquellen und Verarbeitungsschritte offenzulegen. Zunächstist festzuhalten, dass die Beklagte nicht hinreichend substanti- iert, welche konkreten Informationen, die sie offenlegen müsste, geheim seien, sondern macht dies nur pauschal geltend. Es ist nicht dargetan, welche "internen Vorgänge" oder "Verarbeitungsschritte" sie meint. Auch substantiiert sie nicht, inwiefern das klägerische Auskunfts- und Rech- nungslegungsbegehren über das zur Durchsetzung des Hauptanspruchs Notwendige hinausgehe. Bei der Auskunfts- und Rechnungslegungs- pflicht handelt es sich um einen materiell-rechtlichen Anspruch gestützt auf Art. 66 lit. b PatG(s. unten Ziff. 2.4). Dieser lässt sich nur durch diese Bestimmung selbst, nicht aber durch prozessuale Massnahmen zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen beschränken. 1 Die Klägerin ist, um ihren vermögensrechtlichen Anspruchbeziffern zu können, auf entspre- chende Auskünfte der Beklagten angewiesen. Allerdings geht die Aus- kunftspflicht nur so weit, als sie zur Durchsetzung eines möglichen Hauptanspruchs notwendig ist; es gilt somit der Grundsatz der Verhält-
1 Hasenböhler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., Art. 156 N 8.
O2014_009 Seite 27 nismässigkeit und insoweit ist die Auskunftspflicht beschränkt.Vorliegend ist nicht ersichtlich, inwiefern das Auskunftsbegehren der Klägerin (Ziff. 5) über das, was zur Durchsetzung eines allfälligenHauptanspruchsnötig ist, hinausgeht. Der Antrag der Beklagten ist somit abzuweisen. Was die prozessualen Anträge Ziff. 3 und 4 betrifft, so ist darauf hinzu- weisen, dass das Fachrichtervotum ein Beitrag des Richters zur Urteils- beratung ist, mit der Besonderheit, dass die Parteien dazu Stellung neh- men können (Art. 183 Abs. 3 ZPO). Eine Grundlage, Teile dieser richterli- chen Beurteilung aus dem Recht zu weisen, gibt es nicht. Folgt der Spruchkörper dem Fachrichtervotum und hält eine Partei das Fachrich- tervotum oder Teile davon für falsch, so muss sie den Rechtsmittelweg beschreiten. Ferner beantragt die Beklagte, es sei ein Sachverständigengutachten einzuholen. Sie begründet dies damit, dass das Fachrichtervotum inhaltli- che Mängel aufweise, die das Gericht nur dann selbst richtigstellen kön- ne, wenn es über das notwendige Fachwissen verfüge.Die Beklagte be- gründet nicht näher, inwiefern das Gericht nicht über das notwendige Fachwissen verfügen sollte. Das Gericht verfügt denn auch über das notwendige Fachwissen (vgl. weitere Ausführungen dazu nachfolgend). Was die prozessualen Anträge 4a, 4b und 5 betrifft, so ist Folgendes fest- zuhalten: Die prozessualen Anträge 4a und 4b betreffen erneut die Einholung eines Sachverständigengutachtens. Dieser Antraggeht zurück auf die von der Beklagten bereits im Rahmen der Stellungnahme zum Fachrichtervotum sowie anlässlich der Hauptverhandlung beanstandete fehlerhafte Merk- malsanalysevon Anspruch 1 in der Darlegung der Prozessgeschichte im Fachrichtervotum. Die Beklagte beanstandet, dass der Fachrichterauf S. 5 des Fachrichtervotums als letztes Merkmal 1 K2b angeführt habe, "der die Eindringtiefe der Spitze in die Materialschicht festlegt", anstatt, wie gemäss Anspruch 1 vollständig, "der die Eindringtiefe der Spitze in die Materialschicht festlegt, sodass die Spitze nur in die zu schneidende Ma- terialschicht eindringt". Richtig ist, dass diese vom Fachrichter im Rah- men der Darlegung der ProzessgeschichtewiedergegebeneMerkmals- analyse unvollständig ist. Es handelt sich aber dabei nicht etwa um die Merkmalsanalyse des Fachrichters, sondern, wie der Fachrichter aus- drücklich schreibt, um die Merkmalsanalyse der Beklagten(aus der Massnahmeantwort).Diesesoffensichtliche Versehender Beklagten hat indeskeinen Eingang in die materielle Beurteilung des Fachrichters ge-
O2014_009 Seite 28 funden. Dies zeigt sich u.a. daran, dass genau dieser in der Einleitung der Prozessgeschichtebei der Wiedergabe der Merkmalsanalyse der Be- klagten weggelassene Zusatz von Merkmal 1K2b in der materiellen Dis- kussion im Fachrichtervotum ausdrücklich diskutiert und dort in RZ 39 sogar fett und kursiv hervorgehoben wurde. Gemäss dem prozessualen AntragZiff. 5 will die Beklagte als weiteres Beweismittel die Stichplatte berücksichtigt haben, die sie schon anlässlich der Massnahmeverhandlung gezeigt haben will. Diese Beweisofferte er- folgt indes verspätet (Art. 229 Abs. 1 ZPO). Falls die Beklagte die Stich- platte bereits an der Massnahmeverhandlung gezeigt haben sollte, wie sie das geltend macht, so hat sie diese weder damals dem Gericht einge- reicht (das wäre im Protokoll vermerkt worden, auch bei Verzicht der Par- teien auf Ausfertigung des Protokolls ihrer Vorträge), noch hat sie sich im späteren Schriftenwechsel auf die Stichplatte als Beweismittel berufen, geschweige denn, dass sie diese eingereicht hätte. Die prozessualen Anträge Ziff. 2, 3, 4, 4a, 4b und 5 sind somit abzuwei- sen, soweit darauf eingetreten werden kann. 2.3Was die prozessualen Anträge der Klägerin gemäss ihrer Eingabe vom 30. Oktober 2015 betrifft, so ist festzuhalten, dass Privatgutachten im Zivilprozess keine Beweismittel sind. 2 Das Privatgutachten, welches die Beklagte mit ihrer Stellungnahme als "Beweismittel" einreichte, ist dem- nach nicht als Beweismittel zuzulassen, ebenso wenig der diesbezügliche Auftrag. Zulässig ist es hingegen, ein Privatgutachten als Argumentati- onshilfe zu verwenden. Soweit also die Beklagte Argumentationen aus dem Privatgutachten in ihre Stellungnahme eingebracht hat und es sich dabei nicht um unzulässige neue Behauptungen handelt, ist dies als Par- teibehauptung zu würdigen. Entsprechend sind entgegen dempro- zessualen Antrag 3 der Klägerin die diesbezüglichen Ausführungen der Beklagten in act. 60 RZ 67-73 nicht pauschal aus dem Recht zu weisen. Soweit sich die Beklagte in ihrer Stellungnahme allerdings auf Prof. Loichinger als sachverständigen Zeugen beruft, geschieht dies nach Ak- tenschluss, mithin verspätet(vgl. Art. 229 ZPO). Prof. Loichinger ist ent- sprechend nicht als Zeuge zuzulassen. Der prozessuale Antrag 2 der Klägerin, wonach die Ziff. 16-22 von act. 60 aus dem Recht zu weisen seien, ist insofern gutzuheissen, als die dorti- gen Behauptungen der Beklagten, womit sie sich zur Begründung der
2 BGer 4A_178/2015 E. 2.5.-2.6, Urteil vom 11. September 2015.
O2014_009 Seite 29 Nichtigkeit des Klagepatentes auf eine neue Entgegenhaltung, die JP 8243776A, stützt, neu sind und die Beklagte keine Zulässigkeit im Sinne von Art. 229 Abs. 1 lit. b ZPO geltend macht, weshalb die Behaup- tungen verspätet erfolgt und daher unbeachtlich sind. 2.4Stufenklage Bei der vorliegenden Stufenklage tritt neben das Hauptbegehren auf Ver- urteilung zu einer Geldzahlung ein selbständiges Hilfsbegehren, das auf vorgängige Auskunftserteilung oder Rechnungslegung durch die beklagte Partei geht, wobei das Hauptbegehren erst aufgrund des Ergebnisses des Hilfsbegehrens beziffert wird. In einem ersten Schritt sind Rechtsbeständigkeit und Verletzungdes Kla- gepatents zu prüfen, und wenn beides zu bejahen ist, ist der Rechnungs- legungsanspruch zu behandeln. In der Folgeergeht entweder ein Urteil auf Klageabweisung, wenn Rechtsbeständigkeit und/oder Verletzung zu verneinen sind,oder, wenn beides und der Rechnungslegungsanspruch zu bejahen sind, ein Teilurteil auf Unterlassung und Rechnungslegung. Nach erfolgter Rechnungslegung wird dann die Klägerin zur Substantiie- rung und Bezifferung ihrer Forderung aufgefordert werden. Die unbezifferte Forderungsklage enthebt die Klägerin grundsätzlich nur vermindert ihrer Behauptungs- und Substantiierungslast. Auf die diesbe- zügliche Behauptungslast der Klägerin kann nur – vorläufig – verzichtet werden, wenn sie sich – wie hier – auf materiell-rechtliche Auskunfts- und Rechnungslegungspflichten stützen kann, d.h. vorliegend auf Art. 66 lit. b PatG. 3 Nach erfolgter Auskunft und Rechnungslegung wird der von der Klägerin verlangte Schadenersatz oder die Gewinnherausgabe gemäss Rechts- begehren Ziff. 6 zu begründen und zu beziffern sein (Art. 85 Abs. 2 ZPO). Somit ist zunächst im Rahmen eines Teilentscheids über das Unterlas- sungsbegehren sowie die Auskunfts- und Rechnungslegungspflicht zu befinden.
3 BK ZPO-Markus, Art. 85 N 14 und N 18; Calame/Hess-Blumer/Stieger-Hess- Blumer, Vorbemerkungen zum 6. und 7. Abschnitt: Beweisrecht N 83; Leumann Liebster, Die Stufenklage im schweizerischen Zivilprozessrecht, Diss., Basel/Genf/München 2005, S. 7 f.; Heinrich, PatG/EPÜ, 2. Aufl., Rz 7 zu Art. 66 PatG und Rz 5 zu Art. 76 PatG; David, in: Müller/Oertli (Hrsg.), Urheberrechtsgesetz (URG), 2. Aufl., Art. 67 URG N 28 f.; BBl 2006 119 f.
O2014_009 Seite 30 3.Parteien, Klagepatentund Ausgangslage 3.1Die Klägerin ist eine schweizerische Aktiengesellschaft, welche Konstruktion und Bau von Textilmaschinenzum Zweck hat. 3.2Die Beklagte, ebenfalls eine schweizerische Aktiengesellschaft, hat die Fabrikation und den Verkauf von Textilmaschinen, insbesondere von Stickmaschinen und Apparaten zum Zweck. 3.3Die Klägerin ist Inhaberin des europäischen Patents EP 1 983 083 B1 (Klagepatent), welches ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Appli- zieren von flächigen Materialstücken, sowie eine Stickmaschinezum Ge- genstand hat. Sie stützt sich mit ihrer Klage auf den Schweizer Teil des Klagepatents und machtgeltend, dass die Stickmaschine "HeatCut" der Beklagten genau die Merkmale der unabhängigen Ansprüche 1 und 7 des Klagepatents realisiere (Nachmachung). Die Beklagte beantragt die Abweisung der Klage, soweit darauf einzutre- ten sei. Sie beanstandet alle Rechtsbegehren wegen mangelnder Kon- kretisierung. Zudem bestreitet sie eine Verletzung der Ansprüche 1 und 7 des Klagepatents durch die angegriffene Ausführungsform. Des Weiteren macht die Beklagte den Einwand des freien Standes der Technik und ei- nen Nichtigkeitseinwand unter dem Titel der mangelnden erfinderischen Tätigkeit geltend. 3.4Auf diese und weitereParteivorbringen ist nachfolgend nur inso- weit einzugehen, als dies für die Entscheidfindung notwendig ist. 4.Beurteilung 4.1Zur Frage der Rechtsbeständigkeit und der Patentverletzung er- stattete RichterDr. sc. nat. Tobias Bremi ein Fachrichtervotum. Der Spruchkörper folgt, wie nachfolgend zu zeigen sein wird, im Resultat dem Fachrichtervotum, stützt sich aber noch auf weitere Beweismittel und Ar- gumente. Nachdem es sich bei allen zu berücksichtigenden Beweismitteln um von den Parteien im Rahmen des Schriftenwechsels eingereichte Dokumente handelt, ist, wie den Parteien schon dargelegt, eine Beweisverfügung nicht erforderlich. 4.2Wie bereits erwähnt, stützt sich die Klägerin auf den Schweizer Teil des in ihrem Namen eingetragenen Klagepatents, Veröffentlichung
O2014_009 Seite 31 des Hinweises auf Erteilung am 18. August 2010, und wendetsich gegen die unter dem Namen HeatCut von der Beklagten vertriebenen Stickma- schinen gemäss den angeführtenBeweismitteln und Dokumentationen, worunter sich insbesondere auch ein Werbefilm der Beklagten in digitaler Form, eine Betriebsanleitung der angegriffenen Ausführungsform und ei- ne Montageanweisung befinden. Die Klägerin macht geltend, dass die Stickmaschine HeatCut der Beklagten genau die Merkmale der unabhän- gigen Ansprüche 1 und 7 des Klagepatents realisiere (Nachmachung). 4.3Die Beklagte stellt sich demgegenüber auf den Standpunkt, dass die Rechtsbegehren 1 a) und b) den Wortlaut der Ansprüche 7 respektive 1 wiedergäben und damit dem Erfordernis der genügenden Konkretisie- rung von Rechtsbegehren nicht genügten, und dass deswegen auf diese Rechtsbegehren nicht einzutreten sei. Hinsichtlich Rechtsbegehren 2 hält die Beklagtefest, dass sich dieses im Wesentlichen auf die Produktbe- zeichnung HeatCut beschränke, und dass die Verwendung einer Pro- duktbezeichnung, sofern nicht sichergestellt sei, dass unter dieser Pro- duktbezeichnung nur ganz klar definierte Produkte verkauft werden könn- ten, dem Erfordernis der genügenden Konkretisierung ebenfalls nicht ge- nügten und deswegen auch auf dieses Rechtsbegehren nicht einzutreten sei. Des Weiteren macht die Beklagte geltend, dass keine Verletzung des Pa- tents vorliege, weil keine saubere Merkmalsanalyse vorgelegt und ent- sprechend die Verletzung nicht substantiiert wordensei, und weil die Stofftatzen der Ausführungsform der Beklagten nicht als Abstandhalter des Klagepatents betrachtet werden könnten. Konkret argumentiert die Beklagte unter Bezugnahme auf die folgende Merkmalsanalyse von Anspruch 1: Verfahren um mittels 1O1 einer Stickmaschine 1O2 flächige Materialstücke von gewünschter Form auf einen Stickgrund zu applizieren 1O3 wobei mindestens eine Materialschicht über dem Stickgrundangeordnet wird 1O4 und gesteuert durch das Programm der Stickmaschine eine Relativbe- wegung zwischen einer Schneidvorrichtung und der Materialschicht er- zeugt
O2014_009 Seite 32 1O5und dadurch ein flächiges Materialstück der gewünschten Form aus der Materialschicht ausgeschnitten wird dadurch gekennzeichnet, dass 1K1 das Schneiden durch eine beheizbare Spitze erfolgt, 1K2a und bei der beheizbaren Spitze ein Abstandhalter vorgesehen ist, 1K2b der die Eindringtiefe der Spitze in die Materialschicht festlegt, sodass die Spitze nur in die zu schneidende Materialschicht eindringt. Zu den Merkmalen des Oberbegriffs äussert sich die Beklagte nicht. Zum Merkmal 1K1 meint die Beklagte, dass dieses Merkmal bereits aus einem früheren Massnahmeverfahren zwischen den Parteien (S2012_004) aus dem Stand der Technik bekannt sei, namentlich aus der JP-A-05-261187, und entsprechend nicht monopolisiert werden könne. Zu den Merkmalen 1K2a und 1K2b führt die Beklagte aus, dass bei kor- rekter Auslegung des Begriffs "Abstandshalter" dieser folgende Eigen- schaften aufweisen müsse: Heizspitze und Abstandhalter sind auf einem Träger (Schlitten) angebracht, der durch einen Aktuator hin und her beweglich ist; der Abstandhalter drückt in der Arbeitsstellung des Schneidin- struments gegen die Stoffschichten; der Abstandhalter ist verstellbar, wobei damit die Überragdistanz der Heizspitze zum Abstandhalter – und mithin die Eindringtiefe der beheizbaren Spitze in die Materialschicht – festgelegt wird. Was das konkrete bei HeatCut verwendete Verfahren angeht, führt die Beklagte aus, dass die Stofftatzen zunächst die beiden Schichten zum Stickgrund schöben, aber nicht ganz, und dass dann die Heizspitzen nachzögen. Die Heizspitzen führen dann aber weiter vor, durchschnitten die obere Schicht und erst die Heizspitzen drückten dann die untere Stoffschicht leicht auf den Stickgrund. Konkret argumentiert die Beklagte unter Bezugnahme auf die folgende Merkmalsanalyse von Anspruch 7: 7O1 Vorrichtung für eine Stickmaschine
O2014_009 Seite 33 7O2 um auf dem Stickboden flächige Materialstücke, zum Beispiel Figuren aus einem anderen Material und/oder einer anderen Farbe als das Ma- terial des Stickbodens durch Aufsticken zu applizieren, umfassend 7O3aeinen Support zur Befestigung der Vorrichtung an einer Stickmaschine, 7O3b eine beheizbareSpitze zum Schneiden der zur Applikation verwende- ten Materialschicht, 7O3cund Mitteln, um die beheizbare Spitze von der Ruhestellung in die Schneidstellung, und umgekehrt, zu bringen, dadurch gekennzeichnet, dass 7K1abei der beheizbaren Spitze ein Abstandhalter vorgesehen ist, der ver- stellbar ist, 7K1bum die Eindringtiefe der Spitze in die Materialschicht festzulegen, so- dass die Spitze nur in die zu schneidende Materialschicht eindringt. Wiederum diskutiert die Beklagte die Merkmale 7O1-7O2 sowie 7O3b und 7O3c nicht. Konkret bestreitetdie Beklagte die Realisierung von Merkmal 7O3a, weil die Stofftatzen und die Heizspitzen bei der HeatCut-Vorrichtung nicht auf einen gemeinsamen Träger angebracht seien, sondern unabhängig sei- en. Die Realisierung der Merkmale 7K1a und 7K1b bestreitetdie Beklagte unter Bezugnahme auf die Diskussion zum Verfahrensanspruch1. Des Weiteren macht die Beklagte den Einwand des freien Standes der Technik, respektive einen Nichtigkeitseinwand geltend. Sie stützt sich da- bei auf die JP-A-05-261187, die zunächst nur als Maschinenübersetzung eingereicht wurde, erst in der Stellungnahme zum Fachrichtervotum wur- de eine korrekte Übersetzung eingereicht. Sie behauptet, dieses Doku- ment offenbare alle Merkmale bis auf den Abstandhalter, ein solcher sei aber für den Fachmann eine naheliegende Massnahme oder auf jeden Fall naheliegend in Kombination mit der vorbekannten LaserCut- Technologie der Beklagten, die bereits 2004 der Öffentlichkeit bekannt gewesen sei.
O2014_009 Seite 34 Die Beklagtebeanstandet mit ihrer Klageantwortalle Rechtsbegehren wegen mangelnder Konkretisierung und beantragt, darauf nicht einzutre- ten. Sie bestreitetzudem, nach der Auslegung des Klagepatents, eine Verlet- zung der Ansprüche 1 und 7 durch die angegriffene Ausführungsform un- ter Verwendung der oben angegebenen Merkmalsanalysen. Hinsichtlich Anspruch 1 wird die Verwirklichung der Merkmale des kennzeichnenden Teils bestritten, hinsichtlich Anspruch 7 wird die Verwirklichung der Merk- male des kennzeichnenden Teils sowie von Merkmal 7O3 bestritten. Zum Einwand des freien Standes der Technik äussert sich die Beklagte in der Klageantwort nicht substantiiert, das Argument erscheintnur in einem Titel. Auch in den weiteren Rechtsschriften der Beklagten finden sich kei- ne substantiierten Behauptungen zum Einwand des freien Standes der Technik, insbesondere nicht im Zusammenhang mit der von der Klägerin im Rahmen der Replik als Eventualstandpunkt vorgetragenen Äquivalenz. Entsprechend ist mangels substantiierter Behauptungen auf den Einwand des freien Standes der Technik in der Folge nicht weiter einzugehen. Die Beklagte stützt sich für ihren Nichtigkeitseinwand einerseits als nächstliegenden Stand der Technik auf die genannte JP-A-05-261187 (in der Folge D1). Sie behauptet im Wesentlichen, dieses Dokument D1 of- fenbare alle Merkmale bis auf den Abstandhalter, ein solcher sei aber für den Fachmann naheliegend in Kombination mit der vorbekannten Laser Cut-Technologie der Beklagten (in der Folge D2), die bereits 2004 der Öf- fentlichkeit bekannt gewesen sei. Die Beklagte legt dabei weder eine Merkmalsanalyse mit Korrespondenz der Merkmale in der Entgegenhal- tung vor, noch diskutiert sie die beiden unabhängigen Ansprüche 1 (Ver- fahrensanspruch) und 7 (Vorrichtungsanspruch) effektiv detailliert. Weitermacht die Beklagte mangelnde erfinderische Tätigkeit ausgehend von [0006] des Klagepatents und der darin genannten DE 4426817, teil- weise in Kombination mit der D2, als nächstliegendem Stand der Technik, einerseits mit dem Fachwissen, mit Kombination mit der D1und/oder mit Kombination mit der US 3,902,042 (in der Folge D3) geltend. In der Kla- geantwort findet sich bezüglich Offenbarungsgehalt des Dokumentes DE 4426817 ein Verweis auf Abschnitt [0006] des Klagepatents, entspre- chend wird in der Folge für diesen Ausgangspunkt die diesbezügliche Textstelle im Abschnitt [0006] des Klagepatents verwendet und als D4 bezeichnet.
O2014_009 Seite 35 Dabei argumentiert die Beklagte sowohl für den Verfahrensanspruch 1 als auch für den Vorrichtungsanspruch 7 auf Basis der Merkmalsanalyse. Mit Eingabe vom 25. September 2015 stützt sich die Beklagte bezüglich ihres Nichtigkeitseinwands zudem auf die JP 824377A. Wie bereits oben unter Ziff. 2.3 festgehalten, erfolgt diese neue Behauptung betreffend Stand der Technik zu spät und ist daher unbeachtlich. 4.4Mit der Replik gibt die Klägerin in den Anhängen 1 bis 3 folgende Darstellungen wieder: Anhang 1:
O2014_009 Seite 36 Anhang 2: Anhang 3: Die Klägerin macht betreffendPatentverletzung geltend, dass die von der Beklagten beworbene und verkaufte Maschine eine Nachmachung so- wohl des Verfahrensanspruchs 1 als auch des Vorrichtungsanspruchs 7 darstelle, wobei im Zusammenhang mit dem Vorrichtungsanspruch und insbesondere dem darin aufgeführten Merkmal 7O3a von der Klägerin unterschiedliche Standpunkte eingenommen wurden: Einmal, dass die beanspruchte Vorrichtung den Abstandhalter gar nicht umfasse und Nachmachung vorliege. Als Eventualstandpunkt die Sichtweise, dass der in der obigen Darstellung bezeichnete Support den Support gemäss Merkmal 7O3a darstelle und damit Nachmachung vorliege. Zudem als Sub-Eventualstandpunkt, dass Nachahmung vorliege.
O2014_009 Seite 37 Sie stützt sich dabei vor allem auch auf einen Prospekt der Beklagten zum angegriffenen Produkt, eine Betriebsanleitung sowie eine Monta- geanleitung. In der Betriebsanleitung verweist sie vor allem auf Seite 21, wo folgende Aussage zu finden ist, wonachdie Tatzen immer in Kontakt mit der Applikationsschichtsind: Auf Seite 24 verweist sie als Nachweis der Einstellungsgenauigkeit im Bereich von Zehntelmillimeternauf folgende Darstellung:
O2014_009 Seite 38 sowie auf die Einstellungsinstruktionen auf Seite 25: Die Wichtigkeit der der jeweiligen Nadel zugeordneten Stoffdrückertasten wird belegt durch die Aussage in der Montageanleitung, wo es heisst: Hinsichtlich der Nichtigkeitseinrede führt die Klägerin im Wesentlichen Folgendes aus: Die D1 sei, da sie sich nicht mit einer Stickmaschine, sondern mit einer Nähmaschine befasse, und auch nicht mit der Auftragung von Applikatio- nen, eigentlich nicht ein geeigneter nächstliegender Stand der Technik. Ausgehend von der D1 liege erfinderische Tätigkeit vor, weil das in der D1 offenbarte Konzept grundsätzlich aufgegeben werden müsste, weil ein ablösen des Stoffes vom Rahmen zu einer nicht mehr funktionierenden technischen Lösung der D1 führe, und weil der Vergleich mit einer Bohr- maschine mit Bohranschlag nicht einschlägig sei, da sich dort eine völlig andere Problematik stelle. Die von der Beklagten in Bezug auf D2 behaupteten technischen Merk- male und Funktionen der Distanzstangen und Spindelstangen könnten den entsprechenden Beweismitteln nicht entnommen werden.
O2014_009 Seite 39 Der Fachmann sei abhängig vom Ausgangsdokument zu bestimmen, und er sei, je nachdem, ob von der D1 oder der D2 ausgegangen werde, ein anderer. Der zuständige Fachmann ausgehend vom Dokument D1 würde nicht auf die Idee kommen, Lösungshinweise aus dem Gebiet der Laser- schneidtechnologie beizuziehen. Selbst wenn eine Kombination mit der D2 vom Fachmann in Betracht gezogen würde, würde dies nicht ohne rückschauende Betrachtungsweise zum Gegenstand der Erfindung füh- ren. Ausgehend von der D2 liege erfinderische Tätigkeit vor. Da der in diesem Fall einschlägige Fachmann ausgehend von der D2 ein Laserfachmann sei, würde dieser die D1 aus dem Bereich der Nähmaschinen nicht ohne erfinderische Tätigkeit konsultieren. Selbst wenn der Fachmann ausge- hend von der D2 die D1 konsultieren würde, würde er aufgrund der völlig anderen Problemstellung in der D1 dann nicht ohne rückschauende Be- trachtungsweise gewisse Elemente aus der D1 isolieren und im Rahmen der D2 einsetzen. Im Wesentlichen das gleiche gelte bei einer Kombinati- on mit der D3. 4.5Hinsichtlich der neu gestellten Rechtsbegehren führt die Beklagte in der Duplikgenerell aus, dass die von der Klägerin verwendete Bezug- nahme auf die Fotografie im Anhang 1 nicht genügen könne, da nicht er- kennbar sei, wie die Richtungsangaben vorne und hinten zu verstehen seien. Zu Rechtsbegehren 1 führt die Beklagte aus, dass dieses Rechts- begehren auch Einstellungen verbieten würde, bei denen die Stoffdrü- ckertatzen während des Schneidvorgangs zurückgezogen werden. Im Hinblick auf die Verletzung bestreitetdie Beklagte substantiiert erneut die Verwirklichung der Merkmale des kennzeichnenden Teils des Verfah- rensanspruchs 1 und der kennzeichnenden Merkmale des Vorrichtungs- anspruchs 7 sowie des Merkmals 7O3a, und sie reicht zusätzliche Filme ein, aus welchen hervorgehe, dass das Verfahren auch ohne Anliegen der Stoffdrückertatzen funktioniere, und dass die Heizspitze unabhängig von den Stoffdrückertatzen das zu schneidende Material beim von der Beklagten durchgeführten Verfahren nach vorne verschöbe. Im Hinblick auf die Nichtigkeitseinrede begründetdie Beklagte in der Dup- lik ausschliesslich die geltend gemachte mangelnde erfinderische Tätig- keit ausgehend von der D4/D2 neu. Sie geht dabei für die Definition der Laser Cut-Technologie als Ausgangspunkt nicht mehr von der D2 aus, sondern nur noch von der DE 44 26 817, wie beschrieben in [0006] des Klagepatents, erneut ohne dieses Dokument des Standes der Technik im
O2014_009 Seite 40 Rahmen des Verfahrens als Beweismittel einzureichen. Ausgehend von diesem nächstliegenden Stand der Technik würde der Fachmann gemäss Beklagter einen Ersatz des Lasers durch eine Heizspitze naheliegend in Betracht ziehen, gegebenenfalls unter Konsultation der D1. 4.6Mit der Stellungnahme zur Duplik führt die Klägerin zu den hand- schriftlich ergänzten Rechtsbegehrenaus, dass diese für den Fall gestellt würden, dass das Gericht unter der Schneidstellung nicht verstehe, dass die Stoffdrückertatzen die definierte Schneidstellung während des Schneidvorganges einnähmen, und ein Schneiden mit offenen Stoffdrü- ckertatzen nicht ausgeschlossen sei. Zu den weiteren Rechtsbegehren führt die Klägerin aus, dass diese in An- lehnung an die Betriebsanleitung der Beklagten formuliert seien und als Reaktion auf die in der Duplik geäusserte Kritik der Beklagten gestellt würden, unter anderem im Hinblick auf die beanstandete Eindringtiefe. Zur angeblich neuen Behauptung bezüglich freien Stofffeldes führt die Klägerin aus, dass es gemäss Klagepatent nur darauf ankomme, dass die Stoffdrückertatzen die Applikationsschicht für den Schneidvorgang – vor oder auf der Stichplatte – positionieren würden. Hinsichtlich der mit der Duplik neu eingereichten Filme legt die Klägerin dar, dass es nicht darauf ankomme, ob ein Schneiden auch ohne Ab- standhalter/Stoffdrückertatzen möglich sei, relevant sei nur, ob die Kun- den der Beklagten angewiesen würden, die Maschinen dafür auszulegen, die Stoffdrückertatzen während des Schneidens als Abstandhalter zu verwenden. Weiter wurden aus der Betriebsanleitung der angegriffenen Bauweise weitere Seiten eingereicht, aus welchen hervorgehe, dass die Tatzen mit hoher Präzision im Subzehntelmillimeterbereich an der Stichplatte ausge- richtet würden:
O2014_009 Seite 41 4.7Die Beklagte macht geltend, trotz der im Rahmen des Verfahrens eingereichten Vielzahl von Rechtsbegehren seitens der Klägerin seien diese immer noch unbestimmt und überschiessend. Die handschriftlich mit der letzten Eingabe ergänzten Rechtsbegehren gingen wegen des Berührens der Tatzen über den Schutzbereich des Klagepatents hinaus und sie seien nicht genügend konkretisiert. Die Ausführungen der Klägerin zum Thema des freien Stofffeldes seien nicht gerechtfertigt, da dieser Aspekt von der Beklagten nicht neu mit der Duplik, sondern bereits in der Klageantwort vorgebracht worden sei. Da- mit seien diese Ausführungen der Klägerinnicht zulässig. 4.8Rechtsbegehren 4.8.1Rechtsbegehren 1 will die Durchführung eines Verfahrens verbie- ten, und stützt sich dafür auf Anspruch 1 des Klagepatents. In formaler Hinsicht beanstandet die Beklagte das Rechtsbegehren 1 ei- nerseits wegen der Bezugnahme auf die Fotografie der Anlage 1 von act. 36, weil dort nicht klar sei, was vorne und was hinten sei. Dieser Argumentation kann nicht gefolgt werden. Aus einer Gesamtschau der Formulierung von Rechtsbegehren 1 heraus zusammen mit dieser Fotografie wird die Bedeutung der Bezeichnungen eindeutig klar.
O2014_009 Seite 42 Andererseits wird Rechtsbegehren 1 von der Beklagten beanstandet, weil angeblich auch eine Situation abgedeckt würde, bei welcher die Stoffdrü- ckertatzen während des Schneidvorganges zurückgezogen wären. Wegendieses Einwandsder Beklagten, dass auch eine Situation erfasst sein könnte, in welcher die Stoffdrückertatzen während des Schneidvor- gangs zurückgezogen wären, hat die Klägerin eine präzisierte Fassung der Rechtsbegehren 1-4 eingereicht, womit sie die Rechtsbegehren 1-4 dahingehend handschriftlich ergänzt, dassdie Stoffdrückertatzen wäh- rend dem Schneiden die Applikationsschichtberühren. Die präzisiertenRechtsbegehren 1-4 gemäss act. 44_24 sind nicht über- schiessend, weil nun jeweils eindeutigklargestellt ist, dass die Stoffdrü- ckertatzen während dem Schneiden die Applikationsschicht berühren, was schon immer das Verständnis der Klägerin war. Zudem sind die Rechtsbegehren 1-4 auch genügend konkret, weshalbin dieser Form da- rauf einzutretenist. Damit erübrigt sich eine weitergehende Diskussion der Rechtsbegehren 1.a gemäss Replik sowie 1.b gemäss Eingabe vom 17. Dezember 2014. 4.8.2Rechtsbegehren 2 stützt sich ebenfalls auf den Verfahrensan- spruch 1. Es wird von der Beklagten nur hinsichtlich Bezugnahme auf Anhang 1 der Replik beanstandet. Wie oben dargelegt, ist diese Bezug- nahme nicht zu beanstanden. Auf Rechtsbegehren 2 ist entsprechend einzutreten. Damit erübrigt sich eine weitergehende Diskussion der Rechtsbegehren 2.a gemäss Replik und 2.b gemäss Eingabe vom 17.Dezember 2014. 4.8.3Rechtsbegehren 3 und 4 wollen die Durchführung gewerblicher Handlungen im Zusammenhang mit einer Vorrichtung verbieten lassen, und stützen sich dafür auf den unabhängigen Anspruch 7. Sie werden von der Beklagten nur hinsichtlich Bezugnahme auf die Anhänge der Replik beanstandet. Wie oben unter Ziff. 4.8.1 dargelegt, ist die Bezug- nahme auf die Fotografien der Anhänge nicht zu beanstanden. Auf die Rechtsbegehren 3 und 4 gemäss Eingabe vom 17. Dezember 2014 ist entsprechend einzutreten. Damit erübrigt sich eine weitergehende Diskussion der Rechtsbegehren 3.a und 4.a gemäss Replik sowie der Rechtsbegehren 3.b und 4.b ge- mäss Eingabe vom 17. Dezember 2014.
O2014_009 Seite 43 4.8.4Aufgrund der obigen und in der Folge dargestellten Beurteilung der Rechtsbegehren 1-4 erübrigt sich eine Beurteilung des prozessualen Antrags der Beklagten vom 27. Januar 2015, wonach für den Fall, dass das Gericht auf die Klage eintritt, die handschriftlich geänderten Rechts- begehren gemäss act. 44_24 und die neu gestellten weiteren Eventual- begehren 1.b, 2.b, 3.b, 4.b und 5.a der Stellungnahme vom 17. Dezem- ber 2014 nicht zuzulassen seien. 4.9Mangelnde erfinderische Tätigkeit 4.9.1Im Rahmen der Einrede der Nichtigkeit wird von der Beklagten ausschliesslich mangelnde erfinderische Tätigkeitgeltend gemacht und nicht auchmangelnde Neuheit. Die Beklagte geht dabeivon der D1, der D2 oder der D4, kombiniert entweder mit dem allgemeinen Fachwissen des zuständigen Fachmanns, oder von der D1 kombiniert mit der D2 (o- der entsprechend der D4) aus bzw. sie geht von der D2 kombiniert mit der D1 oder der D3 aus, oder sie geht von der D4 kombiniert mit der D1 oder der D3aus. 4.9.2Unter anderem streiten sich die Parteien bei der Frage der erfin- derischen Tätigkeit über den zuständigen Fachmann. Die Klägerin macht geltend, der zuständige Fachmann sei in Abhängigkeit des als Ausgangs- punkt verwendeten Standes der Technik zu wählen, namentlich unter- schiedlich, und hier davon abhängig, ob von der D1 ausgegangen werde oder der D2 bzw. der D4. Wie üblich möchte die klagende Patentinhabe- rin, da unter anderem von dem etwas entfernteren Dokument D1 ausge- gangen werden soll, einen recht spezialisierten Fachmann annehmen, der nicht in entferntere Gebiete schaut, während die Beklagte ausgehend von der D1 einen breiter ausgelegten Fachmann zum Zug kommen las- sen möchte. Grundsätzlich ist es richtig, dass der Fachmann, genau wie übrigens auch die entsprechende objektive Aufgabe, in Abhängigkeit des als nächstliegenden Stand der Technik eingesetzten Dokumentes gewählt werden muss. Liegt ein als Ausgangspunkt verwendetes Dokument nicht im gleichen Gebiet wie das Klagepatentund betrifft andere Fragestellun- gen, kann entsprechend und muss auch ein anderer Fachmann bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit hinzugezogen werden. Zudem ergibt sich in der Regel eine andere objektive Aufgabe, als wenn man von einem Dokument ausgeht, das im gleichen Gebiet wie das Klagepatent liegt und die gleiche Problemstellung betrifft. Eine andere Vorgehenswei- se würde unweigerlich eine rückschauende Betrachtungsweise nach sich
O2014_009 Seite 44 ziehen, bzw. Elemente der gemachten Erfindung bereits in die Auslegung des Ausgangsdokuments bzw. in die Definition der objektiven Aufgabe hineintragen. Diesen allgemeinen Überlegungen wird in der Folge bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit Rechnung getragen. 4.9.3Erfinderische Tätigkeit ausgehend von der D1 Die D1 wurde von der Beklagten ausschliesslich in Form einer Maschi- nenübersetzung eingereicht. Die Klägerin hat ausdrücklich darauf hinge- wiesen, dass diese Maschinenübersetzung derart schlecht ist, dass un- klar ist, was nun der tatsächliche Offenbarungsgehalt der D1 ist. Ange- sichts der Intensität der Auseinandersetzung und der Wichtigkeit der D1 ist es nicht nachvollziehbar, warum die Beklagte in der Folge keine brauchbare Übersetzung der D1 eingereicht hat. Tatsächlich ist die eingereichte Maschinenübersetzung ungenügend. Das zeigt sich z.B. schon bei der für die gesamte Auslegung des Dokuments wichtigen Darstellung des Problems, heisst es doch im Absatz [0003] der Übersetzung der D1: [Problem to be solved by the invention] However, it was only usuallybeing able to perform embroidery sewing out of sewing in the sewing machine with an em- broidery function, and the availability to sewing work was low. Eine schlechte oder unverständliche Übersetzung einer Entgegenhaltung geht immer zum Nachteil desjenigen,der die Nichtigkeit geltend macht, das heisst vorliegend zulasten der Beklagten. Ob dieses Dokument D1 für die Begründung der mangelnden erfinderischen Tätigkeit zuzulassen ist, kann jedoch offen bleiben, da es, soweit es in der vorliegenden Über- setzung verstanden werden kann,die Rechtsbeständigkeit des Klagepa- tents, wie nachfolgend gezeigt, nicht in Frage stellt. Soweit der Offenbarungsgehalt der D1 angesichts der schlechten Ma- schinenübersetzung nachvollzogen werden kann, geht es hier grundsätz- lich um eine Nähmaschine, welche zusätzlich mit einer Stickfunktion aus- gestattet ist (vgl. Zusammenfassung Patent Abstracts of Japan). Dabei gibt es einen oben angeordneten Halterungskopf (Bezugszeichen 3), der mit einer beheizbaren Spitze (Bezugszeichen 4/5) ausgestattet ist. Vergleiche diesbezüglich beispielsweise Figuren 2 und 3 der D1:
O2014_009 Seite 45 Auf dem darunter liegenden Tisch M, der in X und Y-Richtung verschoben werden kann, kann ein Material aufgespannt werden (Wortlaut im Abstract: "stretched on a mark cut frame M"). Um mit der beheizbaren Spitze aus einem auf dem Tisch M aufgespann- ten Material eine Form auszuschneiden, kann die Spitze in Z-Richtung motorisch nach unten verschoben werden. Dabei wird ausdrücklich be- schrieben, dass die Spitze zwischen einem oberen Totpunkt und einem unteren Totpunkt, der in Figur 3 dargestellt ist, verschoben werden kann (vgl. [0012] der D1). Ebenfalls wird ausdrücklich beschrieben, dass für die Schneideoperation der Motor die Spitze in den unteren Totpunkt gemäss Figur 3 verschiebt (vgl. [0020] der D1), und dann der Tisch entlang X und Y verschoben wird. Die D1 beschreibt ausdrücklich nur die Situation, wo eine einzigeMateri- alschicht auf dem mit M bezeichneten Rahmen oder Tisch aufgespannt wird. Es geht offenbar darum, einfach ein Stück in einer vorbestimmten Form aus der einen Materialschicht auszuschneiden (vgl. Figuren 6 und 7). Es bleibt im Text der D1 offen, ob es sich bei der mit M bezeichneten Struktur nur um einen Spannrahmen handelt, wo das aufgespannte Mate-
O2014_009 Seite 46 rial dann von unten nicht gestützt ist, oder ob es sich um einen Tisch handelt, wo das Material sowohl aufgespannt ist als auch flächig aufliegt. Aus den Figuren (vgl. insbesondere Fig. 2, 3 und 7) scheint eher letzteres hervorzugehen. Unabhängig davon wird in der D1 nicht thematisiert, dass die untere Posi- tion der Heizspitze irgendwie speziell eingestellt werden sollte, und dass die Relativposition vom Material zur Heizspitze problematisch sein könn- te. Dies ist bei der in der D1 beschriebenen Konstruktion auch nicht der Fall, denn die Spitze kann, wenn es sich um einen Rahmen handelt, ohne wei- teres auch problemlos durch die Materialschicht ganz hindurchtreten und auf der Unterseite noch hervor stehen, die Materialschicht ist immer in der gleichen Ebene. Oder sie kann, wenn es sich um einen Tisch handelt, durchaus auch zusammen mit der Schneidwirkung durch die Hitze me- chanisch durch ein hier schadloses Pressen/Klemmen des Materials auf die Oberfläche des Tisches die Schneide-/Trennwirkungerhöhen. Die un- tere Position der Schneidspitze ist zudem unabhängig von der Dicke der aufgespannten Materialschicht. Grundsätzlich ist also – insbesondere auch weil die eine und einzige Ma- terialschicht ausdrücklich auf das Strukturelement M aufgespannt wird – in der D1 die Relativposition von Spitze zu Materialschicht gar keine er- kennbare Problemstelle. Ausgehend von der D1 ist der Fachmann ein Näh- und Stickmaschinen- fachmann, d.h. ein die Sticktechnologie beherrschender Techniker, z.B. ein Mechaniker oder ein Konstrukteur, der sich mit Stickmaschinen be- fasst. Die Unterschiede zwischen dem Stand der Technik der D1 und dem im Anspruch 1 sowie im unabhängigen Anspruch 7 beanspruchten Gegen- stand werden von den Parteien nicht herausgearbeitet. Die von der Be- klagten in der Klageantwort in RZ 110 angegebenen Unterschiede kön- nen nicht ohne weiteres den einzelnen Anspruchsmerkmalen zugeordnet werden. Das Dokument D1 beschreibt aber offensichtlich kein Verfahren und keine Vorrichtung, um auf einem Stickboden flächige Materialstücke aufzutra- gen (Merkmal 1O2 bzw. 7O2). Die Vorrichtung gemäss der D1 schneidet nur Stücke aus der einzelnen Schicht herausund was mit diesen Stücken
O2014_009 Seite 47 später geschieht, bleibt unklar. Es beschreibt weiterkein Verfahren und keine Vorrichtung, bei welcher mindestens eine Materialschicht über dem Stickgrund angeordnet ist (Merkmal 1O3 bzw. 7O2). Fernergibt es bei der beheizbaren Spitze keinen Abstandhalter (Merkmal 1K2a bzw. 7K1a) und damit kann ein solcher Abstandhalter auch nicht die Eindringtiefe der Spitze festlegen (Merkmal 1K2b bzw. 7K1b). Bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist darauf zu achten, dass bei der Formulierung der Aufgabe nicht bereits Lösungselemente der Er- findung eingebracht werden. Die als nächstliegendes Dokument hinzuge- zogene D1 kommt dem beanspruchten Gegenstandgemäss Klagepatent insofern nicht wirklich nahe, als es gar keine zweite Schicht in Form eines Stickbodens offenbart. Die Aufgabe muss also streng ausgehend von der D1 formuliert werden. Ausgehend von der D1 kann die Aufgabe ähnlichwie im Klagepatent formuliert werden (vgl. [0011]), nämlich ein Verfahren und eine Vorrich- tung zur Verfügung zu stellen, welche es erlauben, mittels einer Stickma- schine flächige Materialstücke auszuscheiden. Die Applikation auf einen Stickboden darf nicht in die Aufgabe integriert werden, wenn man von der D1 ausgeht, denn dieses Merkmal kommt in der D1 überhaupt nicht vor, nicht einmal vom allgemeinen Hintergrund her. Ausgehend von der D1 allein gibt es zunächst für den Fachmann keine Veranlassung, darüber nachzudenken, den Schneidprozess mit mehr als nur einer Materialschicht durchzuführen, geschweige denn so, dass nur die oberste Schicht geschnitten wird und eine darunter liegende Schicht hingegen nicht. Gerade die spezifisch beschriebene untere Totpunkt- Position der Spitze der D1 lässt einen solchen Gedanken gar nicht zu, ohne dass dazu bereits erfinderischeTätigkeit erforderlich wäre. Ausgehend von der D1 allein kommt der Fachmann also nicht auf die Idee, überhaupt mit einem Stickboden zu arbeiten, und damit auch nicht, einen Abstandhalter vorzusehen. Für diesen Fachmann gibt es ausgehend von der D1 auch keine Veran- lassung, darüber nachzudenken, einen Abstandhalter, d.h. ein zusätzli- ches auf der Seite der Spitze angeordnetes Bauelement, welches in der Arbeitsstellung des Schneidinstruments vorzugsweise gegen die einzelne (!) Stoffschicht drückt und gewährleistet, wie tief die Spitze eindringt
O2014_009 Seite 48 und/oder dass sie nur in die zu schneidende Materialschicht eindringt, vorzusehen. Entsprechend liegt erfinderische Tätigkeit vor, wenn man nur die D1 be- rücksichtigt. Die Argumentation der Beklagten ist rückschauend und nicht überzeugend. Die Beklagte bezieht sich weiter, wiederum ausgehend von der D1, zu- sätzlich auf das eigene Laser-Schneide-System gemäss act. 27_8als Zweitdokument D2. Eindeutig bezieht sich die D1 auf eine Nähmaschine, die zusätzlich eine Stickfunktion hat und nicht auf eine industrielle Stickmaschine, bei wel- cher das Material in Bahnen zugeführt wird. Wie oben erwähnt, geht es bei der D1 vor allem nicht darum, Applikationen auf einem Stickgrund an- zubringen. Ein solcher Stickgrund kommt in der D1 nicht vor, es gibt nur eine Materialschicht. Deswegen würde der Fachmann ausgehend von der D1 die Dokumenta- tion zur Lasertechnik der Beklagten nach D2 nicht hinzuziehen, bzw. es wäre erfinderische Tätigkeit erforderlich, um ausgehend von der D1 über- haupt auf die Idee zu kommen, die Dokumentation zur Lasertechnik der Beklagten nach D2 hinzuzuziehen. Wennder Fachmann das Dokument D2 der Laser-Technologie hypotheti- scher Weise hinzuziehen würde, käme er vielleicht auf die Idee, die Laser durch die Heizspitzen zu ersetzen. Die Klägerin bemerkt zu Recht, dass der D2 nicht entnommen werden kann, dass die in der D2 in der zurückgezogenen Position dargestellten sogenannten Spindelstangen überhaupt in der von der Beklagten be- schriebenen Weise nach vorne verschoben werden. Ferner ist die Funkti- on der Spindelstangen aus dem Prospekt nicht ersichtlich; im Text der D2 werden keineSpindelstangen beschrieben. Bei der Bearbeitung mit einem Laser ist die Relativposition in Z- Richtung (und das deckt sich mit der Einleitung des Klagepatents, vgl. [0006]) nicht oder zumindest nicht im gleichen Masse ein Thema wie bei einer Heiz- spitze. Die von der Beklagten behauptete Funktion der Spindelstangen lässt sich damit auch nicht implizit der D2 entnehmen. Auch bei einer Kombination mit der Prospekt-Dokumentation zur Laser- Technologie der Beklagten nach der D2 liegt entsprechend erfinderische
O2014_009 Seite 49 Tätigkeit vor, denn ein Abstandhalter ist der D2 nicht zu entnehmen, und einer Kombination der beiden Dokumente D1 und D2 fehlt dann immer noch wenigstens ein solcher Abstandhalter. Die Beklagte bezieht sich weiter, wiederum ausgehend von der D1, alter- nativauf den in der Einleitung des Klagepatents im Absatz [0006] be- schriebenen Stand der Technik D4als Zweitdokument. Die Klägerin hat sich diesem Ansatz nicht widersetzt. Es ist aber grund- sätzlich fraglich, inwieweit im Patent selber beschriebener Stand der Technik überhaupt berücksichtigt werden kann (vgl. S2012_011 vom 21. November 2012 E 4.5), und es erstaunt, dass die Beklagte das an dieser Stelle im Klagepatentzitierte Dokument des Standes der Technik, die DE-4426817, zwar ausführlich diskutiert, aber als Dokument nicht in das Verfahren einführt. Im Absatz [0006] des Klagepatents, das heisst im Stand der Technik ge- mäss der D4, wird beschrieben, dass in diesem Dokument des Standes der Technik DE-4426817 ein Verfahren beschrieben wird, in welchem zwei Materialschichten eingespannt sind und nur die obere Schicht be- wegt wird, um aus dieser eine Form herauszuschneiden und zwar durch einen Laserstrahl. Ein Abstandhalter wird nicht erwähnt. Wie oben dargelegt, gibt es aus der D1 heraus keine Veranlassung, überhaupt über den Einsatz des Verfahrens mit zwei Materialschichten nachzudenken. Ein Dokument gemäss der D4 würde entsprechend vom Fachmann schon gar nicht zurate gezogen, ohne dass dafür bereits er- finderische Tätigkeit erforderlich wäre. Zudem führt auch die Kombination der Dokumente D1 und D4 nicht zu einem Gegenstand, bei welchem es einen Abstandhalter gemäss den Merkmalen 1K1a und 1K1b respektive 7K1a und 7K1b gibt. Das heisst, selbst wenn man hypothetischer Weise die beiden Dokumente miteinan- der kombinieren würde, würde die Kombination nicht zum beanspruchten Gegenstand führen. Damit greift der Nichtigkeitseinwand unter Verwendung der D1 als Aus- gangspunkt und nächstliegender Stand der Technik nicht, zumal die Be- klagte in der Stellungnahme zum Fachrichtervotum zu dieser bereits im Fachrichtervotum geäusserten Sichtweise keine weiteren Argumente ins Feld führt.
O2014_009 Seite 50 4.9.4Weiter macht die Beklagte mangelnde erfinderische Tätigkeit aus- gehend von einem vorbekannten sogenannten Laser-Cut-Systemgel- tend, wobei die Beklagte bei der Beschreibung dieses Systems einerseits D4 hinzuzieht, und andererseits, gegebenenfalls in Kombination mit der D4, auch noch die D2. Bei der Diskussion der erfinderischen Tätigkeit nach dem Aufgabe- Lösungsansatz ist es nicht möglich, eine Kombination von Dokumenten als Ausgangspunkt zu nehmen. Da die Beklagte in ihrer Klageantwort, wo sie bei der detaillierten Diskussion der erfinderischen Tätigkeit als Laser- Cut-Systemdie D2 behandelt, davon ausgeht, dass dieses Dokument Abstandhalter im Sinne des kennzeichnenden Teils der unabhängigen Ansprüche 1 bzw. 7 offenbart und andererseits bei der detaillierten Dis- kussion der erfinderischen Tätigkeit ausgehend vom Laser-Cut-System im Sinne der D4 festhält, dass dieses Dokument die Merkmale des kenn- zeichnenden Teils nicht offenbart, wird in der Folge als zweiter Angriff auf die erfinderische Tätigkeit nur von der D4 ausgegangen. Der Vollständigkeit halber sei aber hervorgehoben, dass, wie oben darge- legt, die D2 ohnehin keine Abstandhalter im Sinne der Merkmale 1K1a und 1K1b bzw. 7K1a und 7K1b der Ansprüche 1 bzw. 7 des Klagepatents offenbart, und damit auch mit der D1 die erfinderische Tätigkeit nicht wi- derlegen kann. In Absatz [0006] des Klagepatents wird beschrieben, dass im Dokument des Standes der Technik DE-4426817 ein Verfahren beschrieben wird, in welchem zwei Materialschichten eingespannt sind und nur die obere Schicht bewegt wird, um aus dieser eine Form herauszuschneiden und zwar durch einen Laserstrahl. Ein Abstandhalter wird nicht erwähnt. Hinsichtlich Verfahrensanspruch 1 des Klagepatents unterscheidet sich damit der Offenbarungsgehalt der D4 vom Anspruchsgegenstand durch die Merkmale des kennzeichnenden Teils, das heisst 1K1, 1K2a, 1K2b. Hinsichtlich Vorrichtungsanspruch7 des Klagepatents unterscheidet sich der Offenbarungsgehalt der D4 vom Anspruchsgegenstand wenigstens durch die Merkmale des kennzeichnenden Teils, das heisst 7K1a sowie 7K1b. Ausgehend von diesem Dokument D4 ist der Fachmann ein Stickmaschi- nenfachmann mit vertieften Kenntnissen im Laserbereich.
O2014_009 Seite 51 Ausgehend von diesem im Klagepatentselber angegebenen Stand der Technik gemäss der D4 ist dann auch die Aufgabe, die sich das Klagepa- tent selber stellt (vgl. [0011]), als objektive technische Aufgabe zu ver- wenden, das heisst Aufgabe ist es, ein Verfahren und eine Vorrichtung zu schaffen, welche es erlaubt, mittels einer Stickmaschine flächige Materialstücke, zum Beispiel in Form von Figuren aus Textilmaterial oder einem anderen geeigneten Material, auf einen Stickboden zu applizieren ohne das ein manuelles Ausschneiden oder ein Schneiden mit teuren Lasersystemen und allen ihren Nachteilen notwendig ist. Ausgehend vom in der D4 beschriebenen Stand der Technik ist dabei Vo- raussetzung, dass es sich um eine Stickmaschine handelt, die, wie in der D4 beschrieben, einen Stickboden und oberhalb davon die zu schneiden- de Materialschicht führt. Allein aus der D4 heraus ist nicht ersichtlich, wie der Fachmann zur Lö- sung dieser objektiven Aufgabe ohne Hinzuziehen von weiteren Doku- menten auf die Idee kommen könnte, einerseits den Laser durch eine be- heizbare Spitze zu ersetzen und andererseits einen Abstandhalter vorzu- sehen. Entsprechend kann ausgehend von der D4 alleinmit dem allgemeinen Fachwissen keine mangelnde erfinderische Tätigkeit begründet werden. 4.9.5Die D1 würde der Fachmann ausgehend von dieser objektiven Aufgabe nicht konsultieren, denn in diesem Dokument geht es– wie oben ausführlich dargelegt– um eine Nähmaschine und zudem gerade nicht um eine Konstruktion, beiwelcher ein Stickboden und oberhalb davon die zu schneidende Materialschicht geführt wird. Des Weiteren beschreibt die D4 ein Verfahren mit einem Laser, und es ist nicht erkennbar, warum der Fachmann dann überhaupt veranlasst wäre, bei Dokumenten wie der D1 nach Inspiration zu suchen, welche keinen Laser zum Schneiden ver- wendet. Ausgehend von der oben genannten technischen Aufgabe würde es ent- sprechend erfinderische Tätigkeit erfordern, überhaupt eine Kombination mit der technischen Lehre in der D1 in Betracht zu ziehen. Damit kann eine Kombination der D4 mit der D1 die beanspruchte Erfin- dung, dies betrifft sowohl den Verfahrensanspruch 1 als auch den Vorrich- tungsanspruch 7, nicht nahe legen.
O2014_009 Seite 52 4.9.6Selbst wenn mit der D1 kombiniert würde, würde man noch nicht zum Anspruchsgegenstand gemäss der Ansprüche 1 bzw. 7 gelangen, denn die Kombination der beiden Dokumente würde noch keinen Ab- standhalter gemäss den Merkmalen der kennzeichnenden Teile der bei- den unabhängigen Ansprüche des Klagepatents bereitstellen. Eine Kombination der D4 mit der D1 legt entsprechend den beanspruch- ten Gegenstand ebenfalls nicht nahe, zumal die Beklagte in der Stellung- nahme zum Fachrichtervotum zu dieser bereits im Fachrichtervotum ge- äusserten Sichtweise keine weiteren Argumente ins Feld führt. 4.9.7Die D3 betrifft ein Gerät zum manuellen Bearbeiten von Styropor- platten, und es geht dabei nicht darum, diese Platten vollständig zu durchtrennen, sondern vielmehr darum, oberflächliche Rillen in diesen Platten auszubilden. Die Vorrichtung umfasst einen U-förmigen heizbaren Bügel, der über einen Distanzhalter in der gewünschten Eindringtiefe für die entsprechende Rille gehalten wird. Aus der Gestaltung des Bügels (vgl. Figuren 3, 5 sowie 6) ergibt sich, dass– damit die entsprechenden Rillenmit jeweils gleicher Breite ausgebildet werden (vgl. Figur 4) – das Werkzeug bei Richtungsänderung mitgedreht werden muss. Die Bearbeitung von anderen Materialien als den ausdrücklich genannten Styroporplatten wird in der D3 nicht erwähnt. Nur bei der Erläuterung des Standes der Technik wird zusätzlich die oberflächliche Bearbeitung von Holz genannt, die effektiv vorgeschlagene Konstruktion dürfte aber für Holz wenig geeignet sein. Ein solches Dokument D3 würde der Fachmann ausgehend von der D4 nicht in Betracht ziehen. Der Fachmann für Stickmaschinen kommt, wenn er sich eine Lösung für das kontrolliert vollständige Durchschneiden einer Materialschicht interessiert, nicht ohne erfinderisches Zutun auf die Idee, ein Dokument gemäss der D3, wo es überhaupt nicht um textile Materia- lien geht, sondern um Styroporplatten, und wo kein vollständiges Durch- trennen der Schicht vorgesehen ist, sondern vielmehr nur eine oberfläch- liche Strukturierung, in Betracht zu ziehen. Dies umso mehr, als der Fachmann, selbst wenn er hypothetischer Weise das Dokument D3 ausgehend von der D4 betrachten würde, sofort er- kennen würde, dass die entsprechende Schneidevorrichtung mit dem oben genannten U-förmigen Bügel wohl für die Erzeugung einer zuver- lässigen Schnittkontur jeweils bei der Führung um die Kontur auch noch um die eigene Achse gedreht werden müsste, was bei den üblichen
O2014_009 Seite 53 Stickmaschinen einen unnötigen Zusatzaufwand erzeugt und gerade im Zusammenhang mit den bei Stickmaschinen üblichen hohen Geschwin- digkeiten nicht realistisch sein kann. Selbst wenn der Fachmann also ausgehend von der D4 einen Blick auf die D3 werfen würde, würde er davon abgehalten, Teile von oder die ge- samte Lehre der D3 für eine Modifikation der D4 in Betracht zu ziehen. Damit kann auch eine Kombination der D4 mit der D3 den beanspruchten Gegenstand nicht nahe legen, zumal die Beklagte in der Stellungnahme zum Fachrichtervotum zu dieser bereits im Fachrichtervotum geäusserten Sichtweise keine weiteren Argumente ins Feld führt. 4.9.8Auch eine Kombination ausgehend von der D4 mit der D1 und der D3 stellt die erfinderische Tätigkeit nicht infrage. Dies einerseits, weil bei Kombination von drei Dokumenten üblicherweise erfinderische Tätigkeit nur dann infrage gestellt werden kann, wenn zwischen wenigstens zwei der Dokumente ein ausdrücklicher Verbindungshinweis erkennbar ist, oder wenn es sich um eine reine Aneinanderreihung von nicht miteinan- der in Verbindung stehenden Merkmalen handelt (Juxtaposition), was vor- liegend aber nicht erkennbar ist. Andererseits weil, wie oben dargelegt, ausgehend von der D3 der Fachmann schon jeweils die einzelnen Doku- mente D1 und D3 gar nicht als Kombinationsdokumente in Betracht zie- hen würde und dann umso weniger beide Dokumente D1 und D3 zu- sammen. Damit greift der Nichtigkeitseinwand unter Verwendung der D4 als Aus- gangspunkt und nächstliegender Stand der Technik nicht. 4.9.9Die Einrede der Nichtigkeit scheitertdamit gänzlich.
O2014_009 Seite 54 4.10 Patentverletzung 4.10.1Verletzung des Verfahrensanspruchs (Anspruch 1 des Klagepa- tents, Rechtsbegehren 1 und 2bzw. 1.a, 1.b, 2.a und 2.b) Die Beklagte bestreitet lediglichdie Verwirklichung der Merkmale des kennzeichnenden Teils, d.h. der Merkmale 1K1-1K2b, die wie folgt lauten: 1K1 das Schneiden durch eine beheizbare Spitze erfolgt, 1K2a und bei der beheizbaren Spitze ein Abstandhalter vorgesehen ist, 1K2b der die Eindringtiefe der Spitze in die Materialschicht festlegt, sodassdie Spitze nur in die zu schneidende Materialschicht ein- dringt. Hinsichtlich 1K1machtdie Beklagte geltend, dieses Merkmal sei aus dem Stand der Technik JP-A-05-261187 bekannt und könne entspre- chend nicht monopolisiert werden. Dazu ist zu sagen, dass es nicht statt- haft ist, genau wie bei der Diskussion der erfinderischen Tätigkeit, einzel- ne Merkmale isoliert zu betrachten und dann diese als durch den Stand der Technik vorbekannt herauszustellen. Es ist stets die Gesamtheit der kombinierten Anspruchsmerkmale zu betrachten. Die Diskussion um die Rechtsbeständigkeit ist zudem separat von der Diskussion der Frage der Verletzung zu führen. Die Beklagte bestreitet nicht, dass das Merkmal 1K1 durch ihre Konstruk- tion reproduziert werde. Tatsächlich wird Merkmal 1K1 zweifelsfrei durch die Konstruktion der Beklagten reproduziert. Das Schneiden erfolgt durch eine beheizbare Spitze (vgl. zum Beispiel sämtliche ins Recht gelegten Filme über die Durchführung des Verfahrens der Beklagten). Merkmal 1K2 muss zunächst im Lichte des Klagepatents genauer ausge- legt werden. Im Anspruch selber wird der Abstandhalter nur insoweit defi- niert, als er die Eindringtiefe der Spitze in die Materialschicht festlegt. In welchem Betriebszustand dies der Fall ist, wird im Anspruch nicht defi- niert. Es muss aber nach fachmännischem Verständnis so sein, dass die- se Eindringtiefe beim Schneidprozess durch den Abstandhalter definiert wird. Im Klagepatentwird diesbezüglich in der allgemeinen Beschreibung in [0017] Folgendes ausgeführt:
O2014_009 Seite 55 "Es hat sich als besonders empfehlenswert erwiesen, bei der beheizbaren Spitze einen Abstandhalter vorzusehen. Dieser Abstandhalter drückt in der Arbeitsstel- lung des Schneidinstruments gegen die Stoffschichten und gewährleistet, dass die Spitze nur in die zu schneidende Materialschicht, nicht aber in den Stickbo- den eindringen kann." Im Prinzip das Gleiche wird im Zusammenhang mit dem Ausführungsbei- spiel dargelegt, und zwar insbesondere in [0027]. Was ist dabei unter "Dieser Abstandhalter drückt in der Arbeitsstellung des Schneidinstruments gegen die Stoffschichten" zu verstehen? Offen- sichtlich kann der Abstandhalter nur direkt gegen die vorderste Stoff- schicht drücken;gegen die hinteregeht nicht, da diese von der vorderen bedeckt ist. Wenn also von Stoffschichtendie Rede ist, dann heisst das, der Abstandhalter drücktgegen die vordersteStoffschicht, wobei auch ein Berühren als Drücken zu verstehen ist, da auch dann sichergestellt ist, dass die Spitze nicht über ein definiertes Mass über die Front der Ab- standhalter/Tatzen herausfahren kann. Das macht auch nur so Sinn, denn die Eindringtiefe in die vordereMaterialschicht ist das Thema des An- spruchs, nicht das Mass der Annäherung an die hintereSchicht, und die- se Eindringtiefe ist festgelegt, wenn Kontakt zur Materialschicht gehalten wird oder zumindest sichergestellt ist, dass die Spitze nicht über ein defi- niertes Mass über die Front der Abstandhalter/Tatzen herausfahren kann. Damit ist der Abstandhalter so auszulegen, dass dieser ein Bauteil ist, das beider beheizbaren Spitze angeordnet ist. "Bei der beheizbaren Spitze" heisst dabei nicht, dass der Abstandhalter auf der gleichen Einheit wie die Spitze angeordnet und beispielsweise auf dem gleichen Träger montiert sein muss. Es genügt, wenn der Abstand- halter so nahe bei der Spitze angeordnet ist, dass er seine Funktion erfül- len kann, und die Funktion ist eben, wie im Anspruch definiert, dass die Eindringtiefe der Spitze in die Materialschicht dadurch definiert wird. Dies bestreitet übrigens die Beklagte auch nicht, denn sie führt selber aus, dass die Relativposition von Spitze zu Stoffbahnen eingestellt wer- den könne. Ausserdem führt sie aus, dass die Relativposition von Stoff- tatzen zu Stoffbahnen eingestellt werden könne. Damit ist die Relativposi- tion von Spitze zu Stofftatze ebenfalls einstellbar. Die Behauptung der Beklagten, im Lichte der Beschreibung sei der An- spruch so auszulegen, dass "bei der beheizbaren Spitze" bedeuten müs-
O2014_009 Seite 56 se, dass Spitze und Abstandhalter als zusammengehörende bauliche Vorrichtung ausgebildet sein müssten, überzeugt nicht. Weder gibt es entsprechende Hinweise im Anspruch 1 selber, noch gibt es eine Be- schreibungsstelle im Klagepatent, wo darauf hingewiesen wird, dass zwingend die beiden Elemente auf einem gemeinsamen Träger oder auf andere Art im Sinne einer zusammengehörenden baulichen Vorrichtung angeordnet sein müssen. Des Weiteren ist der Abstandhalter so auszulegen, dass nach Merkmal 1K2b respektive 7K1b dieser in der Schneidstellung die Eindringtiefe der Spitze in die Materialschicht gewährleisten muss(vgl. "sodassdie Spitze nur in die zu schneidende Materialschicht eindringt"). Im Anspruch wird nicht ausdrücklich definiert, dass der Abstandhalter in jedem Betriebszu- stand tatsächlich auf die Stoffschichten drückenoder diese berühren muss, er muss aber in der Lage sein, sofern die Stoffschichten sich ent- sprechend an die Spitze und den zugehörigen Abstandhalter annähern, die Relativdistanz zwischen Stoffschichten und Spitze auf diesen vorge- gebenen und gewünschten Minimalwert zu begrenzen, was nur bei einem Kontakt (Berühren oder Drücken) möglich ist. Solange die Abstandhalter die Materialschicht, die geschnitten werden soll, während des Schneidens berühren oder sogar etwas nach vorne versetzen, verglichen mit der Position ohne Abstandhalter, legen die Ab- standhalter die Eindringtiefe der Spitze fest, sodassdie Spitze nur in die zu schneidende Materialschicht (Applikationsschicht) eindringt. Betrachtet man nämlich den Werbefilm, so ergibt sich eindeutig, dass in dem Moment, wo die Stofftatzen nach vorne verschoben werden, in einer Schlussphase auch die Stoffbahnen nach hinten verschoben werden. So stellt die Beklagte das auch selber dar. Damit drücktder Abstandhalter er- findungsgemäss auf die Stoffschichten. Die Beklagte führt selbst aus, dass sich die Position der Stoffwalzen ver- schieben kann und damit auch der Abstand der Stoffebene zur Stichplat- te, und sie verweist auf die Welligkeit vor der Stichplatte, die durch die Stoffdrückertatzen ausgeglichen wird. Aus der Betriebsanleitung ergibt sich zweifelsfrei, dass die angegriffene Vorrichtung so eingestellt werden soll, dassdie Tatzen immer in Kontakt mit der Applikationsschichtsind:
O2014_009 Seite 57 Auf Seite 24 der Betriebsanleitung wird eine Einstellungsgenauigkeit im Bereich von Zehntelmillimetern angegeben: und in den Einstellungsinstruktionen auf Seite 25 wird ausdrücklich fest- gehalten, dass die Stoffdrückertatzen die vordersteMaterialschicht wäh- rend des gesamten Prozesses berühren müssen:
O2014_009 Seite 58 Die Wichtigkeit der der jeweiligen Nadel zugeordneten Stoffdrückertatzen wird belegt durch die Aussage in der Montageanleitung, wo es heisst: Damit zeigt nicht nur der ursprünglich eingereichte Werbefilm, sondern vor allem auch die Betriebsanleitung zusammen mit der Montageanlei- tung, dass das Merkmal 1K2bin der angegriffenen Bauweise realisiert wird, indem nämlichder Abstandhalter bei dieser Vorrichtung infolge des dauernden Berührens der vordersten Materialschichtdie Eindringtiefe der Spitze in diese Materialschicht festlegt, sodass die Spitze nur in die zu schneidende Materialschichteindringt.Die oben angegebenen Einstel- lungsinstruktionen beinhalten auch, dass die Spitzeder Heizspitzebezüg- lich der Stichplatte so eingestellt wird, dass der Abstand der Dicke der nicht zu schneidenden Materialschicht (Stickboden) entspricht. Wenn die Stoffdrückertatze die vorderste Materialschicht berührt und die Spitze der Heizspitze so eingestellt wird, dass sie gerade die nicht zu schneidende Materialschicht nicht berührt, dann wird dadurch automatisch die Ein- dringtiefe der Spitze in die zu schneidende Materialschicht genau festge-
O2014_009 Seite 59 legt, sodass die Spitze nur in die zu schneidende Materialschicht ein- dringt. Die diesbezüglichen Argumente der Beklagten, bei der angegriffenen Ausführungsform werde durch die Stoffdrückertatzen diese Festlegung der Eindringtiefe nicht realisiert, können damit nicht überzeugen und wer- den sogar durch die Betriebsanleitung und die Montageanleitung aus- drücklich widerlegt. Auch die von der Beklagten geltend gemachten Argumente, die Stoffdrü- ckertatzen würden nur berühren und nicht drücken, greifen ins Leere, denn einerseits wird im geltend gemachten Patentanspruch von einem Drücken nicht gesprochen, und andererseits werden, wie oben dargelegt, die Merkmale des kennzeichnenden Teils eben auch dann reproduziert, wenn die Stoffdrückertatzen die vorderste Schicht nur berühren.Die Stoffdrückertatzen haben insbesondere bei Betrachtung des Films, der Betriebsanleitung und der Montageanleitung entgegen der Behauptung der Beklagten sehr wohl eine positionierende Wirkung auf die Material- schichten. Die Beklagte führt aus, dass die Heizspitzen erst nach Durchtrennen der Materialschicht so vorverschoben würden, dass die Heizspitzen die hinte- re Materialschicht auf den Stickgrund drückenwürden, und dass deswe- gen die Stofftatzen nicht auf die Stoffschichten drückenwürden, im Sinne des ausgelegten Anspruchs. Das nach hinten Drücken der hinteren Schicht ist aber, wenn überhaupt, minimal. Es erfolgt durch die Spitze zudem sehr lokal, wie das aus den diversen Filmen erkannt werden kann, wobei sich die Schichten deformie- ren. Die vordere Materialschicht ist durchtrennt und wird kaum nach hin- ten verschoben, und die Materialschicht bleibt dadurch weiter in Kontakt mit den Stofftatzen. Dies entspricht auch den Einstellungen, wie sie in der Betriebsanleitung und in der Montageanleitung vorgegeben werden. Da- mit drücken die Stofftatzen beim Schneidprozess sehr wohl auf die vor- derste Stoffbahn, die Materialschicht, und gewährleisten diese Eindring- tiefe der Spitze in die Materialschicht. Die Tatsache, dass der Prozess gegebenenfalls unter bestimmten Bedin- gungen auch ohne angelegte Stoffdrückertatzen durchgeführt werden kann, ist nicht erheblich. Die Frage ist, ob, wenn die Stoffdrückertatzen angelegt werden, und dies wird von der Beklagten so beworben d.h. an- gewendet,und vor allem auch in der Betriebsanleitung und der Monta-
O2014_009 Seite 60 geanleitung ausdrücklich als Einstellung für die Kunden vorgeschrieben, die anspruchsgemässe Lehre umgesetzt wird. Auch die Argumente der Beklagten, dass aufgrundvon auf der Stichplatte angeordneten Kufen die Stofftatzen die Merkmale 1K2a und 1K2bnicht realisierenwürden, können nicht überzeugen. Die Beklagte versucht hier geltend zu machen, dass die Position der Tatzen durch eine durch die Ku- fen der Stichplatte definierte weiter vorne liegende Frontfläche vorgege- ben sein soll, hingegen die Position der Heizspitze durch den etwas wei- ter hinten angeordneten Stichplattengrund. Angesichts der ausdrückli- chen Instruktionen in der Betriebsanleitung, wo auf der gleichen Seite sowohl bei der Ausrichtung der Heizspitze alsauch der Stoffdrückertatzen jeweils auf die Stichplatte Bezug genommen wird und nicht im einen Fall differenzierend auf das Niveau der Kufen der Stichplatte, spielt es gar keine Rolle, ob die Stichplatte Kufen hat oder nicht. Anlässlichder Hauptverhandlung machte die Beklagte geltend, dass die Instruktionen in der Betriebsanleitung nicht das Patent im Auge gehabt hätten. Es handle sich nicht um eine Instruktion, sondern um die Be- schreibung eines Mitarbeiters der Beklagten und diese Ausführungen würden nicht stimmen, es gebe da eine gewisse Unschärfe. Abgesehen davon, dass diese neue Behauptung anlässlich der Hauptverhandlung zu spät erfolgt ist (vgl. Art. 229 ZPO), steht sie auch im Widerspruch zu den eigenen Vorbringen der Beklagten, bezog sich diese doch zuvor selber ausdrücklich auf die Betriebsanleitung ohne auf derartige Unstimmigkei- ten hinzuweisen. Dieser Einwand ist somit nicht zu hören. Dies bedeutet, dass die Stofftatzen, wie sie in ihrer Funktion in diesem Film nach act. 1_13 dargestellt sind, bei der Spitzevorgesehen sind und zwar so, dass die Spitze nur in die zu schneidende Materialschicht eindringt, wie dies auch in der Betriebsanleitung und der Montageanlei- tung ausdrücklich vorgeschrieben wird. Zudem drücken diese Stofftatzen in der Arbeitsstellung des Schneidinstruments gegen die Materialschicht und gewährleisten, dass die Eindringtiefe in die Materialschicht definiert ist und die Spitze nicht beliebig weit in das zu schneidende Material ein- dringen kann. Damit werden die Merkmale 1K2a und 1K2b durch die Vorrichtung der Beklagten verwirklicht.
O2014_009 Seite 61 Damit steht fest, dass sämtliche Merkmale von Anspruch 1 durch das von der Beklagten durchgeführte Verfahren wortsinngemäss verwirklicht wer- den. Auch die etwas engere Formulierung des Verfahrens gemäss den Rechtsbegehren 1 und 2 werden durch das von der Beklagten durchge- führte Verfahren wortsinngemäss verwirklicht, und damit ist den auf Ver- fahrensanspruch 1 gestützten Rechtsbegehren 1 und 2 stattzugeben. Damit erübrigt es sich, auf die Eventualbegehren 1.a, 1.b, 2.a und 2.b einzugehen. 4.10.2Verletzung des Vorrichtungsanspruchs (Anspruch 7 des Klagepa- tents, Rechtsbegehren 3, 3.a, 3.b, 4, 4.a und 4.b) Die Beklagte bestreitet nur die Verwirklichung des Merkmals 7O3a (Sup- port) sowie der Merkmale 7K1a und 1K1b des kennzeichnenden Teils. Hinsichtlich 7O3a muss zunächst ermittelt werden, was unter einem sol- chen Support zu verstehen ist. In der allgemeinen Beschreibung wird dies in [0017] erläutert, wo esheisst: "Erfindungsgemäss ist die Vorrichtung gekennzeichnet durch einen Support zum Befestigen der Vorrichtung an der Stickmaschine, eine beheizbare Spitze zum Schneiden der der Applikation dienenden Materialschicht, und Mitteln um die be- heizbare Spitze von der Ruhestellung in die Schneidstellung, und umgekehrt, zu bringen." In der Beschreibung der Ausführungsbeispiele wird der Support mit dem Bezugszeichen 45 angegeben und ist, wie insbesondere in den Figuren 3-6 erkennbar, ein Strukturelement, das gewissermassen wie eine Platte ausgebildet ist, die auf der einen Seite die Spitze, den Abstandhalter und die entsprechenden Anschlüsse trägt und auf der anderen Seite einen Bereich, wo er mit Schrauben an der Stickmaschine, konkret an einem Träger 17 (vgl. Figur 2) befestigt ist. Betrachtet man also die Figuren und das Ausführungsbeispiel, so ist der Support ein Element, das gleichzeitig sowohl die Spitze als auch den Ab- standhalter trägt. Auf jeden Fall sind Support, Spitze und Abstandhalter allesamt Gegen- standvon Anspruch 7.
O2014_009 Seite 62 Der Argumentation der Klägerin, dass die Vorrichtung gemäss Anspruch 7 den Abstandhalter nicht umfasst, kann entsprechend nicht gefolgt wer- den. Normalerweise sind bei einem Vorrichtungsanspruch die im Anspruch an- geführten strukturellen Merkmale bzw. Elemente Teil der geschützten Vor- richtung. In Ausnahmesituationen kann ein Element in einem Vorrich- tungsanspruch angeführt werden, welches den Anspruchsgegenstand nicht als solchen, sondern nur durch In Bezugnahmecharakterisiert. Dies aber nur, wenn Abmessungen und/oder Formen der den Gegenstand des Anspruchs bildenden Vorrichtungund seiner Elemente durch allgemeine Bezugnahmen auf Grössen und/oder korrespondierende Formen eines dritten Gegenstands definiert werden, der nicht Teil der beanspruchten Vorrichtung ist, der aber mit diesem bei der Verwendung in Beziehung steht. 4 Eine solche Situation ist vorliegend nicht gegeben, womit auch der Support Teil der geschützten Vorrichtung ist. Die Klägerin ist in der Klage auf dieses Merkmal 7O3a von Anspruch 7 nicht eingegangen. Die Beklagte führte in der Klageantwort aus, dass die beanspruchte Vorrichtung eine bauliche Einheit sein müsse, wogegen bei der angegriffenen Ausführungsform die Heizspitze und die Stofftatzen nicht Teil einer zusammengehörenden baulichen Vorrichtungseien. In der Replik führt die Klägerin als Hauptstandpunkt aus, der Abstandhal- ter müsse gar nicht Teil der Vorrichtung sein. DieserSichtweisekann, wie vorstehend dargelegt, nicht gefolgt werden. Als Eventualstandpunkt trägt die Klägerin weiter vor, dass es bei der Ma- schine der Beklagten sehr wohl einen gemeinsamen Support (b) gebe, an welchem sowohl die Spitzen als auch der Abstandhalter befestigt seien:
4 Richtlinien für die Prüfungbeim europäischen Patentamt F-IV 4.14.
O2014_009 Seite 63 Die Beklagte bestreitet in der Duplik diesen Eventualstandpunkt nur ge- nerell und ohne spezifisch zu substantiieren, warum der genannte Sup- port (b) kein Support im Sinne dieses Merkmals sein kann. Tatsächlich ist der Support (b), wie oben dargelegt, als Support im Sinne von Anspruch 7 zu verstehen, denn dadurch wird die Vorrichtung an einer Stickmaschine befestigt, und trägt gleichzeitig die beheizbare Spitze so- wie den Abstandhalter. Damit verwirklicht die Vorrichtung der Beklagten das Merkmal 7O3a. Bezüglich der Verwirklichung der Merkmale 7K1a und 7K1bwird auf die Diskussion der Verwirklichung der Merkmale 1K2a und 1K2b verwiesen, wobei zu bemerken ist, dass die Merkmale 7K1bund 1K2bidentisch sind. Es ist nicht erkennbar – und von den Parteien wurde dazu auch nichts vorgetragen– inwieweit dieses Merkmal unterschiedlich zu beurteilen sein sollte, ob es nun in einem Verfahrensanspruch oder in einem Vor- richtungsanspruch zu betrachten ist. Merkmal 7K1a unterscheidet sich von Merkmal 1K2a nur dadurch, dass zusätzlich gefordert wird, dass der Abstandhalter verstellbar ist. Die Ver- stellbarkeit der Abstandhalter in der Bauweise der Beklagten wurde nicht bestritten, entsprechend verwirklicht die Vorrichtung auch Merkmal 7K1a aus den oben im Zusammenhang mit der Diskussion des Merkmals 1K2a angegebenen Gründen. Damit werden auch sämtliche Merkmale des Vorrichtungsanspruchs 7 wortsinngemäss verwirklicht.
O2014_009 Seite 64 Hinsichtlich der sich auf Anspruch 7 stützenden Rechtsbegehren 3 und 4 gilt nun aber Folgendes: Rechtsbegehren 3 geht davon aus – und für die Eventualbegehren 3a und 3b gilt das gleiche– dass die im Rahmen von Anspruch 7 bean- spruchte Vorrichtung A den Abstandhalter nicht umfasst. Dieser Sichtwei- se kann, wie bereits erwähnt,nicht gefolgt werden. Anspruch 7 fordert den Abstandhalter als Element der Vorrichtung. Damit geht das Rechts- begehren 3 über den Schutzbereich von Anspruch7 hinaus und ist abzu- weisen, dasselbegilt für die Eventualbegehren 3a und 3b. Rechtsbegehren 4 hingegen richtet sich auf Vorrichtung B mit dem Sup- port (b) und diesem Rechtsbegehren ist stattzugeben. Damit erübrigt es sich, auf die Eventualbegehren 4.a und 4.b einzugehen. 4.11Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das Klagepatent rechts- beständig ist und eine Patentverletzung seitens der Beklagten seit dem 22. Oktober 2008 (Offenlegung der Anmeldung des Klagepatents) gege- ben ist. Damit sind die Unterlassungsbegehren gemäss den Rechtsbe- gehren Ziff. 1, 2 und 4 gutzuheissen und die Voraussetzungen für Aus- kunft und Rechnungslegung sind diesbezüglich gegeben. Im Umfang von Rechtsbegehren 3 sowie der Eventualbegehren 3.a und 3.b ist die Klage abzuweisen. Damit erübrigt es sich, auf die eventualiter gestellten Rechtsbegehren 1.a, 1.b, 2.a, 2.b, 4.a, 4.b und 5.a einzugehen. 4.12Auskunft und Rechnungslegung (Rechtsbegehren 5) Die Klägerin hat bezüglich ihres vermögensrechtlichen Anspruchs (Rechtsbegehren Ziff. 6) den Schaden bzw. den Bruttogewinn nachzu- weisen. Dafür ist die Klägerin auf die entsprechenden Auskünfte der Be- klagten angewiesen.Was den Umfang der Auskunftspflicht der Beklagten betrifft, so ist die Auskunft zu allen Angaben geschuldet, die für die Durchsetzung des Hauptanspruchs nötig sind, auch wenn der Wortlaut von Art. 66 lit. b PatG den Umfang der Auskunftspflicht auf die Herkunft und Menge der massgebenden Erzeugnisse beschränkt. 5 Der Anspruch auf Auskunft im engeren Sinn bezieht sich dabei auf die Offenlegung des Umfangs und der Dauer der Verletzungshandlungen, währendder An- spruch auf Rechnungslegung eine Aufstellung der Anzahl gelieferter Pro-
5 HaftpflichtKomm-Holzer, Art. 66 PatG N 66.
O2014_009 Seite 65 dukte, deren Abnehmer (mit Namens- und Adressangabe), der Lieferzei- ten und -preise, der Einkaufspreise und der Gestehungskosten etc. be- zweckt. 6 Demnach ist die Beklagte zu verpflichten,der Klägerin innert 60 Tagen nach Rechtskraft dieses Teilurteils nach anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung detailliert Rechnung zu legen und Auskunft darüber zu erteilen,
6 O2013_008 Urteil vom 25. August 2015, E. 5.5; Jenny, Die Eingriffskondiktion bei Immaterialgüterrechtsverletzungen, S. 161 f.; Heinrich, a.a.O., Rz. 18 zu Art. 66 PatG. 7 Staehelin, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., Art. 343, N 14 f.
O2014_009 Seite 66 destens aber CHF 5'000.–, sowie mit der Strafandrohung nach Art. 292 StGBzu verbinden (Art. 343 Abs. 1 lit. a, b und c ZPO). 6.Kosten und Entschädigungsfolgen 6.1Das vorliegende Teilurteil stellt bezüglich Verletzung, Auskunft und Rechnungslegung einenEndentscheid dar. Entsprechend ist über die diesbezüglichen Prozesskosten jetzt zu entscheiden (Art. 104 Abs. 1 ZPO). 6.2Ausgehend von einem Streitwert von CHF 5 Mio. und unter Be- rücksichtigung, dass der Entscheid betreffend Rechtsbeständigkeit und Verletzung mit erheblichem Aufwand verbunden war, ist die auf dieses Teilurteil entfallende Gerichtsgebühr auf CHF 100'000.– festzusetzen (Art. 31 und 33 PatGG in Verbindung mit Art. 1 KR-PatGer). Die Beklagte macht geltend, da die Klägerin ihre Rechtsbegehren laufend angepasst habe, habe sie die Kosten dafür selbst zu tragen.Allerdings beziffert die Beklagte nicht, in welchem Umfang sie entsprechende Kos- ten als unnötig erachtet. In der Klage stellte die Klägerin die zwei Unterlassungsbegehren Ziff. 1 und 2. Im Rahmen der Replik stellte die Klägerin geänderte Rechtsbe- gehren Ziff. 1-7, wovon Ziff. 1-4 Unterlassungsbegehren. Ein Teilrückzug ist dabei nicht erkennbar, die UnterlassungsbegehrenZiff. 1-4 der Replik sind präzisere und klarere Formulierungen der Unterlassungsbegehren Ziff. 1 und 2 der Klage. Im Rahmen der Stellungnahme zur Duplik hat die Klägerin in Reaktion auf den Einwand der Beklagten, es könne nicht ausgeschlossen werden, dass in der Schneidstellung die Tatzen nicht in Kontakt mit der vorderen Stoffschicht sein könnten, eine präzisierte Fassung mit handschriftlichen Ergänzungen eingereicht. Diese präzisierten Rechtsbegehren sind Grundlage dieser Entscheidung. Diese Präzisierungen sind nur eine Klar- stellung und keine gegenüber der in der Replik gestellten Fassung der Unterlassungsbegehren reduzierte Formulierung(kein Teilrückzug). Hinsichtlich der Unterlassungsbegehren Ziff. 1, 2 und 4 obsiegt die Kläge- rin somit inhaltlich vollständig im Umfang der ursprünglich gestellten An- träge.Dass sie dabei unnötige Prozesskosten generiert hätte (Art. 108 ZPO) kann ihr nicht vorgeworfen werden.
O2014_009 Seite 67 Wie dargelegt, ist das Unterlassungsbegehren Ziff. 3 abzuweisen, da es über den Schutzumfang des Vorrichtungsanspruchs 7 hinausgeht. Die Unterlassungsbegehren Ziff. 1 und 2, die sich auf den Verfahrensan- spruch stützen, stellen das Hauptinteresse dar, was sich auch daran zeigt, dass sich die Diskussion der Parteien zur Hauptsache auf den Ver- fahrensanspruch 1 des Klagepatents und die Unterlassungsbegehren Ziff. 1 und 2 gerichtet hat. Die sich auf den Vorrichtungsanspruch 7 stützen- den Unterlassungsbegehren Ziff. 3 und 4 werden jeweils nur am Rande und unter Bezugnahme auf die Diskussion zu den Unterlassungsbegeh- ren Ziff. 1 und 2 diskutiert. Tatsächlich ist insbesondere das Unterlas- sungsbegehren Ziff. 3, das sich nur auf einen Teil der angegriffenen Vor- richtung bezieht, erkennbar eher von untergeordnetem Interesse. Ange- sichts der Tatsache, dass von den insgesamt gestellten Unterlassungs- begehren Ziff. 1-4 den Unterlassungsbegehren Ziff. 1, 2 und 4 sowie dem entsprechenden Rechnungslegungsbegehren Ziff. 5 stattzugeben sind und Unterlassungsbegehren Ziff. 3 abzuweisen ist, obsiegt die Klägerin zu 4/5und unterliegt zu 1/5. Die Kosten sind somit im Umfang von 1/5 der Klägerin und im Umfang von 4/5 der Beklagten aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Die Gerichtskosten sind mit dem Kostenvorschuss der Klägerin zu ver- rechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Die Beklagte hat der Klägerin die Kosten im Umfang von 4/5 (CHF 80'000.–) zu ersetzen (Art. 111 Abs. 2 ZPO). Die dementsprechend an die Klägerin zu entrichtende auf 3/5 reduzierte Entschädigung für die berufsmässige rechtsanwaltliche Vertretung ist ta- rifgemäss auf CHF 66'000.– festzusetzen (Art. 32 und 33 PatGG i.V.m. Art. 3 ff. KR-PatGer). Als Patentanwaltskosten macht die Klägerin CHF 41'415.30geltend. Die- se Kosten sind unbestritten. Die Beklagte macht einen patentanwaltlichen Aufwand von total CHF 73'080.– geltend (Bernhard Rüber: CHF 63'000.–, Arndt Hamann: CHF 10'080.–). Die Klägerin bestreitet, dass diesepatentanwaltlichen Kosten, soweites sich dabei um interne bzw. konzerninterne Kosten handle, geltend gemacht werden könnten. Insbesondere bestreitet sie die Kosten im Zusammenhang mit dem Privatgutachten (CHF 3'150.–; 9 Stunden à CHF 350.–), da diese Kostenunnötig verursacht worden seien.
O2014_009 Seite 68 Der von der Beklagten geltende gemachte patentanwaltliche Aufwand ist durch die Inanspruchnahme von konzern-internen Dienstleistungen ent- standen und ist damit als interner Aufwand zu qualifizieren, für den unter dem Titel notwendigeAuslagen kein Raum ist. Entsprechendsind seitens der Beklagten keine patentanwaltlichen Ausla- gen zu berücksichtigen. Damit hat die Beklagte der Klägerin eine auf 4/5 reduzierte Entschädi- gung für patentanwaltliche Aufwendungen von CHF 33'132.25zu bezah- len (Art. 3 i.V.m. Art. 9 Abs. 2 KR-PatGer). Damit ist die Beklagte zu verpflichten, der Klägerin eine reduzierte Partei- entschädigung von CHF99'132.25zu bezahlen. Das Bundespatentgericht erkennt:
O2014_009 Seite 69 die beheizbare Spitze 47 beim Schneiden nur in die zu schneidende Schicht Applikationsmaterial eindringt. 2. In Gutheissung der Rechtsbegehren Ziff. 2 wird der Beklagten unter Bezugnahme auf Anhang 1 unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000.– für jeden Tag der Nichterfüllung, mindestens aber CHF 5'000.–, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall verboten, mit Bezug auf Stickmaschinen, welche ein Verfahren anwenden, um Applikationen von gewünschter Form auf einem Stickboden zu appli- zieren, wobei mindestens eine Schicht Applikationsmaterial über dem Stickboden angeordnet wird und gesteuert durch das Programm der Stickmaschine eine Relativbewegung zwischen der beheizbaren Spitze 47 und der Schicht Applikationsmaterial erzeugt wird und dadurch eine Applikation der gewünschten Form aus der Schicht Ap- plikationsmaterial ausgeschnitten wird, wobei das Schneiden durch die beheizbare Spitze 47 erfolgt und die Stickmaschine über Stoff- drückertatzen 55 verfügt, in Werbefilmen, Prospekten, Gebrauchsanweisungen, Betriebsanlei- tungen, Montageanleitungen sowie in jeder anderen Form der Kom- munikation anzuregen, die Schneidstellung der Stoffdrückertatzen 55 so einzustellen, dass die Stoffdrückertatzen während dem Schneiden die Schicht Applikationsmaterial berühren und in den Schneidstellun- gen der beheizbaren Spitze 47 und der Stoffdrückertatzen 55 die Spitze der beheizbaren Spitze 47 in X-Richtung um ein festgelegtes Mass weiter vorne liegt als die Sohlen 55 der Stoffdrückertatzen 55, so dass die beheizbare Spitze 47 nur in die zu schneidende Schicht Applikationsmaterial eindringt. 3. In Gutheissung der Rechtsbegehren Ziff. 4 wird der Beklagten unter Bezugnahme auf die Anhänge 1 und 3 unter Androhung einer Ord- nungsbusse von CHF 1'000.– für jeden Tag der Nichterfüllung, min- destens aber CHF 5'000.–, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall verboten, eine Vorrichtung C für eine Stickmaschine, welche Stickmaschine über Stoffdrückertatzen 55 verfügt, in der Schweiz herzustellen, zu lagern, zu verkaufen oder auf andere Weise in Verkehr zu bringen, in der Schweiz oder aus der Schweiz anzubieten, in die Schweiz einzu- führen oder aus der Schweiz auszuführen oder bei einer dieser Handlungen mitzuwirken,
O2014_009 Seite 70 welche Vorrichtung C
O2014_009 Seite 71 toren] sowie der einzelnen Verwaltungs-, Vertriebs- und Gemein- kosten. 5. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 100'000.–. 6. Die Kosten werden zu 1/5 der Klägerin und zu 4/5 der Beklagten auf- erlegt. Die Gerichtsgebühr wird mit dem von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss verrechnet und die Beklagte hat der Klägerin die Kosten im Umfang von 4/5 (CHF 80'000.–) zu ersetzen. 7. Die Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin eine reduzierte Parteient- schädigung von CHF99'132.25 zu bezahlen. Dieser Entscheidgeht an: – die Klägerin (mit Gerichtsurkunde) – die Beklagte (mit Gerichtsurkunde) – das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nach Eintritt der Rechtskraft, mit Gerichtsurkunde) Rechtsmittelbelehrung: Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun- desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt wer- den (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache ab- zufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Be- weismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG). St. Gallen, 4. Mai 2016 Im Namen des Bundespatentgerichts PräsidentErste Gerichtsschreiberin Dr. iur. Dieter Brändlelic. iur. Susanne Anderhalden Versand: 04.05.2016
O2014_009 Seite 72 Anhang 1 Anhang 3