Handelsgericht des Kantons Zürich
Geschäfts-Nr.: HG160238-O U/ei
Mitwirkend: Oberrichter Roland Schmid, Präsident, und Oberrichter Dr. Daniel Schwander, der Handelsrichter Dr. Michael Ritscher, die Handels- richterin Dr. Esther Nägeli und der Handelsrichter Thomas Klein so- wie der Gerichtsschreiber Dr. Moritz Vischer
Urteil und Beschluss vom 19. Juni 2019
in Sachen
Top Care GmbH, Klägerin
vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. X1._____ vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. X2._____
gegen
TOP CARE Textil- und Lederschutz Schweiz GmbH, (vormals Top Care Schweiz GmbH), Beklagte
vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Y._____
betreffend Firma / UWG
Rechtsbegehren: (act. 1 S. 2) " 1. Es sei der Beklagten unter Androhung der Bestrafung ihrer ver- antwortlichen Organe gemäss Art. 292 StGB mit Busse im Wider- handlungsfall zu verbieten, in der Schweiz die Firmen "Top Care Schweiz GmbH" und "TOP CARE Textil- und Lederschutz Schweiz GmbH" sowie jede andere Firma, welche die Wortkom- bination "Top Care" ohne einen deutlich unterscheidungskräftigen Zusatz enthält, nach Ablauf einer Frist von 30 Tagen nach Rechtskraft des Entscheids (weiterhin) zu führen. 2. Es sei der Beklagten unter Androhung der Bestrafung ihrer ver- antwortlichen Organe gemäss Art. 292 StGB mit Busse im Wider- handlungsfall unabhängig von ihrem Handelsregistereintrag zu verbieten, in der Schweiz die Wortkombination "Top Care" ohne einen deutlich unterscheidungskräftigen Zusatz zur Kennzeich- nung und Individualisierung ihres Betriebs im Geschäftsverkehr, in der Werbung und im Zusammenhang mit ihrem Internetauftritt im Bereich Textil- und Lederpflege nach Ablauf einer Frist von 30 Tagen nach Rechtskraft des Entscheids zu gebrauchen, insbe- sondere sei ihr zu verbieten, die Domainnamen "top-care- schweiz.ch" und "topcare-fleckenschutz.ch" sowie jeden anderen Domainnamen, welcher die Wortkombination "Top Care" ohne ei- nen deutlich unterscheidungskräftigen Zusatz enthält, zu verwen- den oder verwenden zu lassen. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge (zuzüglich 8% MwSt.) zu Lasten der Beklagten; sowohl in Bezug auf vorliegenden Haupt- sacheprozess als auch hinsichtlich der noch nicht definitiv entschie- denen Kosten- und Entschädigungsfolgen des Massnahmeverfahrens (Geschäfts-Nr. HE160142-O, Dispositiv-Ziffer 8b und 9b)."
Sachverhalt und Verfahren A Sachverhaltsübersicht a. Parteien und ihre Stellung Die Klägerin "Top Care GmbH" hat ihren Sitz in A._____ und wurde am tt.mm.1996 ins Handelsregister eingetragen. Die Beklagte "Top CARE Textil- und Lederschutz Schweiz GmbH" ist in B._____ SZ domiziliert und seit dem tt.mm.2012 im Handelsregister eingetragen. Sie übernahm bei der Gründung sämtliche Aktiven und Passiven der Einzelfirma TOP CARE (Zentralschweiz) C._____.
Beide Parteien bezwecken insbesondere den Handel mit Textil- und Lederschutz- produkten. b. Prozessgegenstand Ausgangspunkt des Streits ist eine im Jahr 2016 beendete Zusammenarbeit zwi- schen den Parteien. In Prosequierung eines vorsorglichen Massnahmebegehrens klagt die Klägerin u.a. auf Unterlassung der beklagtischen Firmenbezeichnung. Ih- ren Anspruch stützt sie auf das Firmen- und Lauterkeitsrecht. Im Parallelprozess, HG170024, sind – mit vertauschten Parteirollen – insbesondere die Ansprüche der Beklagten aus Markenrecht zu behandeln. B. Prozessverlauf Am 7. November 2016 reichte die Klägerin die Klage hierorts ein (act. 1). Den ihr mit Verfügung vom 8. November 2016 (act. 6) auferlegten Kostenvorschuss leis- tete sie fristgerecht (act. 8). Im Anschluss wurde der Beklagten mit Verfügung vom 24. November 2016 (act. 9) Frist zur Erstattung der Klageantwort angesetzt. Deren Erstattung erfolgte am 13. Februar 2017 (act. 12). Der darin enthaltene An- trag auf Sicherstellung der Parteientschädigung wurde mit Verfügung vom 27. März 2017 abgewiesen (act. 19). Nachdem an der Vergleichsverhandlung vom 30. August 2017 keine Einigung erzielt werden konnte (Prot. S. 10 f.) und in der Folge auch aussergerichtliche Vergleichsbemühungen scheiterten (vgl. act. 28), wurde ein zweiter Schriftenwechsel angeordnet (act. 30). Die Replik da- tiert vom 1. Februar 2018 (act. 32) und die Duplik vom 23. April 2018 (act. 36). Mit Verfügung vom 18. April 2019 wurden den Parteien Frist angesetzt, um zu erklä- ren, ob auf die Durchführung einer Hauptverhandlung verzichtet werde (act. 40). Die Parteien verzichteten innert Frist ausdrücklich auf die Durchführung einer Hauptverhandlung (act. 42 und 43). Das Verfahren erweist sich als spruchreif, weshalb ein Urteil zu ergehen hat (Art. 236 Abs. 1 ZPO).
Erwägungen 1. Formelles 1.1. Zuständigkeit Die örtliche und sachliche Zuständigkeit des Handelsgerichts des Kantons Zürich blieben vorliegend zu Recht unbestritten. 1.2. Bestimmtheit der Rechtsbegehren Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung müssen Unterlassungsklagen auf das Verbot eines genau umschriebenen Verhaltens gerichtet sein. Die verpflichte- te Partei soll erfahren, was sie nicht mehr tun darf, und die Vollstreckungs- oder Strafbehörden müssen wissen, welche Handlungen sie zu verhindern oder mit Strafe zu belegen haben. Werden diese Behörden mit der Behauptung angerufen, die Beklagte habe eine ihr untersagte Handlung trotz des Verbots des Zivilrichters erneut begangen, haben sie einzig zu prüfen, ob die tatsächliche Voraussetzung erfüllt ist; dagegen haben sie das Verhalten nicht rechtlich zu qualifizieren (BGE 84 II 450 E. 6; BGE 131 III 70 E. 3.3; BGE 142 III 587 E. 5.3; zuletzt: Urteil BGer 4A_281/2018 vom 12. September 2018 E. 3.1.1). Die zu verbietenden Handlun- gen müssen deshalb in den Rechtsbegehren präzise umschrieben werden, um dem Unterlassungsurteil zugrunde gelegt werden zu können (Urteil BGer 4A_460/2011 vom 20. Dezember 2011 E. 2.1 m.w.H.). Das Bundesgericht bewer- tete in der Vergangenheit Formulierungen in Rechtsbegehren wie "herabsetzen" oder "ausdrücklich oder sinngemäss negativ bewerten" ohne nähere Präzisierung des zu verbietenden Verhaltens als im Lichte des Bestimmheitsgebots ungenü- gend (vorgenanntes Urteil E. 2.2). Dieser Rechtsprechung folgt auch das hiesige Gericht (zuletzt: Verfügung des Handelsgerichts des Kantons Zürich HE180175-O vom 19. April 2018 E. 13) und, soweit ersichtlich, die übrigen kantonalen Gerichte (zuletzt z.B. im Marken- und Lauterkeitsrechts: Urteil des Obergerichts des Kan- tons Zug Z2 2016 40 vom 21. März 2018 E. 4.3 f. = sic! 2018, S. 558 ff.). Genau gleich verhält es sich im vorliegenden Fall. Die Klägerin will mit ihrer Un- terlassungsklage der Beklagten nicht nur eine genau umschriebene Firmenbe-
zeichnung verbieten, sondern "jede andere Firma, welche die Wortkombination 'Top Care' ohne einen deutlich unterscheidungskräftigen Zusatz enthält". Eine ähnliche Formulierung wählt sie bei den zu verbietenden Domains. Ausserdem sei der Beklagten unabhängig ihres Handelsregistereintrags zu verbieten, "in der Schweiz die Wortkombination 'Top Care' ohne einen deutlich unterscheidungs- kräftigen Zusatz zur Kennzeichnung und Individualisierung ihres Betriebs" zu ver- wenden. Die in den Rechtsbegehren gewählten Formulierungen sind auslegungs- und konkretisierungsbedürftig (Was heisst "unterscheidungskräftig"? Wann ist von deutlicher Unterscheidungskraft auszugehen? etc.). Sie können im Falle der Gut- heissung einem Urteil nicht zugrunde gelegt werden, würden doch sowohl die Be- klagte als auch die Vollstreckungsbehörden im Ungewissen darüber gelassen, was genau untersagt wäre. Dies ist nach der eingangs beschriebenen Praxis un- zulässig. Es kann im Übrigen nicht Aufgabe des Gerichts sein, die Formulierun- gen anhand der Klagebegründung auf ein zulässiges Mass einzugrenzen (Urteil BGer 4A_460/2011 vom 20. Dezember 2011 E. 2.2). Nennt die Klägerin in ihren Rechtsbegehren aber konkret zu verbietende Firmen- und Domainnamen, ist dies nicht zu beanstanden und kann eine materielle Prüfung vorgenommen werden. Zusammenfassend ist – positiv formuliert – auf die Klage nur bezüglich der anbe- gehrten Verbote der Firmen "Top Care Schweiz GmbH" und "TOP CARE Textil- und Lederschutz Schweiz GmbH" sowie der Domains "top-care-schweiz.ch" und "topcare-fleckenschutz.ch" einzutreten. Ansonsten führt die mangelnde Be- stimmtheit der Rechtsbegehren zu einem Nichteintreten. 2. Ansprüche der Klägerin aus Firmen- und Lauterkeitsrecht 2.1. Streitpunkte Die Klägerin bringt vor, dass sowohl die frühere, vorsorglich verbotene Firma der Beklagten als auch die aktuelle Firma der Beklagten die Firma der Klägerin voll- ständig übernehme (act. 1 N 33; Klägerin: Top Care GmbH; Beklagte: TOP CARE Textil- und Lederschutz Schweiz GmbH [vormals Top Care Schweiz GmbH]). Dies gelte sinngemäss auch für die von der Beklagten verwendeten Domainna- men. Schriftbild, Wortklang und Sinngehalt seien identisch, zumal weder dem Zu-
satz "Schweiz" noch dem Zusatz "Textil- und Lederschutz" eine gehörige Unter- scheidungskraft zukomme (act. 1 N 34; act. 32 N 51). Vor dem Hintergrund des Firmen- und Lauterkeitsrechts sei die bestehende Verwechslungsgefahr mit ei- nem Verbot zu bannen. Die Beklagte macht geltend, sie habe am Firmenkern "Top Care" einen wertvollen Besitzstand erworben und die klägerischen Ansprüche seien verwirkt (act. 12 N 15 S. 13 f.). Des Weiteren ergebe der neue Firmenkern "TOP CARE Textil- und Lederschutz" ein komplett anderes Schriftbild und einen komplett anderen Ge- samteindruck. Gerade Ersteres sei durch die Verwendung von Grossbuchstaben abgeändert. Die Bezeichnung "Textil- und Lederschutz" habe die gleiche Präge- kraft und dominiere aufgrund ihrer Länge den Firmenkern (act. 12 N 22). Das Publikum könne die beiden Firmen sehr wohl unterscheiden (act. 12 N 23). 2.2. Rechtliches Unbestrittenermassen (z.B. act. 1 N 28; act. 12 N 20) wurde die Firma der Kläge- rin vor derjenigen der Beklagten im Handelsregister eingetragen. Gestützt auf Art 951 OR i.V.m. Art. 956 Abs. 2 OR hat die Klägerin somit Anspruch darauf, dass sich die Firma der Beklagten deutlich von ihren eigenen unterscheidet (vgl. CHK-O ERTLI, Art. 956 OR N 5a). Wer sich indes mit seiner Firma dem Gemeingut annähert, nimmt eine geringe Unterscheidungskraft in Kauf, solange er seiner Firma nicht mit entsprechenden Werbeanstrengungen erhöhte Verkehrsgeltung verschafft hat. Starke Firmen sind das Ergebnis einer schöpferischen Leistung oder langer Aufbauarbeit; sie verdienen deshalb einen weiteren Schutz. Schwa- che Firmen sollen demgegenüber den verbleibenden Raum für die Firmenbildung nicht im gleichen Masse einengen dürfen (BGE 122 III 369 E. 1). Analoges gilt aufgrund des einheitlichen Begriffs der Verwechslungsgefahr im Lauterkeitsrecht (statt vieler: BGE 128 III 401 E. 5). Einfache Zeichen, Grundformen und Grund- farben dürfen mit anderen Worten grundsätzlich nicht von einem einzelnen Mit- bewerber monopolisiert werden, sondern müssen jedem frei zur Verfügung ste- hen. Sie sind deshalb für gewöhnlich vom lauterkeitsrechtlichen Schutz von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG ausgeschlossen (statt vieler: SHK-S PITZ/BRAUCHBAR BIRKHÄU- SER , Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG N 16; grundlegend auch: BGE 139 III 176 E. 5.1).
Massgeblich ist hier die Gebrauchspriorität, die ebenfalls unbestrittenermassen der Klägerin zukommt. Unter Umständen hat ein untätiges Zuwarten des Berechtigten die Verwirkung der firmenrechtlichen Ansprüche zur Folge (zum Ganzen m.w.H.: CHK-O ERTLI, Art. 951 OR N 7). 2.3. Würdigung Ohne Abänderung übernimmt die Klägerin in ihrer Firma zwei Worte des engli- schen Sprachgebrauchs, nämlich "top" und "care". Dies ist weder originell noch einprägsam, wird doch lediglich der Gesellschaftszweck der Klägerin als Textil- pflegeunternehmen anpreisend umschrieben. Dies haben das Bundesgericht und das Bundesverwaltungsgericht in mehreren (markenrechtlichen) Entscheiden u.a. bezüglich "top set" (BGE 97 I 81 E. 2), "SECURITOP" (BGE 127 III 160 E. 2/d/aa) und "toppharm"(Urteil BVGer B-5296/2012 vom 30. Oktober 2013 E. 4.4.2) schon so festgehalten. Selbst im Schweizerdeutschen ist die Bezeichnung "top" als Qua- litätsangabe weit verbreitet. Folglich bedient sich die Firma der Klägerin mit der blossen Aufnahme zweier englischer Begriffe beim Gemeingut; sie ist kennzeichnungsschwach. Eine erhöh- te Verkehrsgeltung, die eine andere Beurteilung nach sich gezogen hätte, wurde durch die Klägerin nicht substantiiert behauptet (vgl. act. 1 N 9, N 41). Es fehlt ebenfalls an offerierten Beweismitteln für eine lange Aufbauarbeit der klägeri- schen Firma. Die geringe Kennzeichnungskraft von "Top care" hat zur Folge, dass sich die beklagtische Firma nur sehr geringfügig zu unterscheiden hat (vgl. Urteil BGer 4A_330/2014 vom 4. Dezember 2014 E. 2.2.4). Dies tut sie allerdings nicht. Offensichtlich sind die Bestandteile "Top care" und "TOP CARE" identisch. Die Verwendung von Grossbuchstaben vermag daran nichts zu ändern und hinterlässt beim Durchschnittsadressaten keinen anderen Eindruck. Auch die Aufnahme einer reinen Ortsbezeichnung "Schweiz" sorgt nicht für eine hinreichend deutliche Abhebung von der klägerischen Firma (so bereits: BGE 88 II 293 E. 3 oder neuerdings: Urteil BGer 4A_663/2015 vom 14. März
2017 E. 5.2). Gleiches gilt hinsichtlich des Zusatzes "Textil- und Lederschutz" (respektive "Fleckenschutz" im Domainname), der zusätzlich zu "top care" bloss auf den Gesellschaftszweck der Beklagten hinweist. Er erweist sich als zu schwach, um die beklagtische Firma hinreichend zu individualisieren (vgl. BSK OR II-A LTENPOHL, Art. 951 OR N 9 m.w.H.). Dies gilt gerade auch deshalb, da die Parteien unbestrittenermassen im Wettbewerb zueinander stehen und somit strengere Anforderungen an die Unterscheidbarkeit zu stellen sind (ständige Rechtsprechung des Bundesgerichts: z.B. Urteil BGer 4A_83/2018 vom 1. Okto- ber 2018 E. 3.1). Überhaupt ist evident, dass sich die Firmen der Beklagten be- wusst an diejenige der Klägerin anlehnen. Insgesamt ist die Verwechselbarkeit daher zu bejahen. Umgekehrt ist eine Verwirkung der klägerischen Ansprüche zu verneinen. Die Be- klagte beschränkte ihre geschäftlichen Aktivitäten in der Vergangenheit einzig auf die Zentralschweiz (act. 12 N 15). Entgegen ihrer Auffassung hat sie keinen An- spruch darauf, ihre "nicht mehr zutreffende geografische Bezeichnung" (act. 36 N 38) anzupassen und ihre Firma fortan schweizweit zu verwenden (in diesem Sinne z.B.: B RAUCHBAR, Die Verwirkung im Kennzeichenrecht; unter Berücksichti- gung der Regelung in der Europäischen Union, Diss., Basel 2001, S. 107, 111 f.; CHK-OERTLI, Art. 951 OR N 7a, 9). Durch eine bloss lokale Tätigkeit wird kein ei- gener, schutzwürdiger Besitzstand in der Schweiz aufgebaut. Diese Überlegun- gen lagen ebenfalls dem Modesa/Modissa-Urteil des hiesigen Gerichts (Urteil HG040185-O vom 5. Mai 2006 E. III.2 sowie dem diesbezüglichen Bundesge- richtsurteil (Urteil BGer 4C.240/2006 vom 13. Oktober 2006) zugrunde. Bereits 1959 hat das Bundesgericht in allgemein gültiger Form im Übrigen festgehalten: BGE 85 II 323 E. 5 "Nach Treu und Glauben hat in erster Linie jener Geschäftsinhaber, der durch Änderung oder Ausdehnung seiner geschäftlichen Tätigkeit den Wettbewerb herbeiführt oder verschärft und damit den Grund zur Unverträglichkeit der bei- den Firmen setzt, für Abhilfe zu sorgen." Überhaupt behauptet die Beklagte ihren schutzwürdigen Besitzstand nur pauschal und mit ungenügendem Verweis auf Beilagen (vgl. Urteil 4A_281/2017 vom 22. Januar 2018 E. 5). So führt sie beispielweise in der Rechtsschrift selbst nur aus, dass sie "mit der Verwendung des Firmenkerns 'Top Care' einen Jahresum-
satz von circa CHF 400'000.– erzielt habe" (act. 12 N 15 S. 14). Eine Verwirkung der Ansprüche der Klägerin kann folglich nicht angenommen werden. Diese ging umgehend gegen die Ausdehnung der beklagtischen Geschäftstätigkeit vor (dazu: act. 32 N 41). 2.4. Fazit Zusammenfassend erweisen sich die Firmen der Beklagten "Top Care Schweiz GmbH" und "TOP CARE Textil- und Lederschutz Schweiz GmbH" als mit der klä- gerischen Firma "Top Care GmbH" verwechselbar. Gleiches gilt hinsichtlich der ähnlich lautenden Domainnamen "top-care-schweiz.ch" und "topcare- fleckenschutz.ch". Die Unterlassungsklage ist gutzuheissen, soweit darauf eingetreten werden kann. 3. Kosten- und Entschädigungsfolgen Sowohl die Festsetzung der Gerichtsgebühr als auch die Festsetzung der Partei- entschädigung richten sich in erster Linie nach dem Streitwert (§ 2 Abs. 1 lit. a GebV OG; § 2 Abs. 1 lit. a AnwGebV). Vorliegend bezifferten die Parteien den Streitwert zutreffend auf CHF 100'000.– (act. 1 N 5; act. 12 N 4), woraus eine or- dentliche Gerichtsgebühr von CHF 8'750.– resultiert. Die Kosten sind nach Ob- siegen und Unterliegen zu verteilen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Klägerin obsiegte im Rahmen der prosequierten Begehren vollumfänglich, unterlag aber im darüber hinaus gehenden Umfang. Das Obsiegen und Unterliegen (Nichteintreten) hält sich im vorliegenden Verfahren etwa die Waage, verlangte die Klägerin doch weit mehr als nur das Verbot bestimmter Zeichen. Dies rechtfertigt es, die Gerichtsge- bühr den Parteien je zur Hälfte aufzuerlegen und die Parteientschädigungen wett- zuschlagen. Darüber hinaus hat die Beklagte, da in diesem Umfang unterliegend, die Kosten des Massnahmeverfahrens zu tragen, wofür sie der Klägerin auch eine Parteientschädigung schuldet. Diese ist unter Hinweis auf die Begründung des Massnahmerichters auf CHF 4'000.– festzusetzen (act. 3/1 E. 6.1).
Das Handelsgericht erkennt und beschliesst: 1. Der Beklagten wird mit Wirkung nach Ablauf von 30 Tagen seit Rechts- kraft des Entscheides verboten, in der Schweiz die Firma "Top Care Schweiz GmbH" und "TOP CARE Textil- und Lederschutz Schweiz GmbH" (weiterhin) zu führen sowie den Domainnamen "top-care-schweiz.ch" und "topcare-fleckenschutz.ch" im Bereich Textil- und Lederpflege (weiterhin) zu verwenden. Bei Zuwiderhandlung gegen das Verbot könnten die zustän- digen Organe der Beklagten mit Busse bis CHF 10'000.– nach Art. 292 StGB bestraft werden. 2. Im Mehrumfang wird auf die Klage nicht eingetreten. 3. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 8'750.–. 4. Die Kosten werden den Parteien je zur Hälfte und unter solidarischer Haf- tung auferlegt und vorab aus dem von der Klägerin geleisteten Kostenvor- schuss gedeckt. Für die der Beklagten auferlegte Hälfte der Kosten wird der Klägerin das Rückgriffsrecht auf die Beklagte eingeräumt. 5. Die im Verfahren Geschäfts-Nr. HE160142-O festgesetzten und von der Klägerin bereits bezogenen Kosten in der Höhe von CHF 4'250.– werden der Beklagten definitiv auferlegt. Der Klägerin wird das Rückgriffsrecht auf die Beklagte eingeräumt. 6. Die Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin eine Parteientschädigung in der Höhe von CHF 4'000.– zu bezahlen. 7. Schriftliche Mitteilung an die Parteien. 8. Eine bundesrechtliche Beschwerde gegen diesen Entscheid ist innerhalb von 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Be- schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42
und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). Der Streit- wert beträgt CHF 100'000.–.
Zürich, 19. Juni 2019
Handelsgericht des Kantons Zürich
Präsident:
lic. iur. Roland Schmid Gerichtsschreiber:
Dr. Moritz Vischer