Handelsgericht des Kantons Zürich
Geschäfts-Nr.: HG160205-O U/dz
Mitwirkend: Oberrichter Dr. George Daetwyler, Vorsitzender, Oberrichter Prof. Dr. Alexander Brunner, Handelsrichter Prof. Dr. Mischa Senn, die Handelsrichterinnen Dr. Esther Nägeli und Dr. Myriam Gehri sowie der Gerichtsschreiber Roman Kariya
Urteil vom 21. Januar 2019
in Sachen
Zurich Insurance Company Ltd, Klägerin
vertreten durch Rechtsanwältin Dr. iur. X._____
gegen
Zurich Real Estate AG, Beklagte
vertreten durch Rechtsanwalt Y1._____ vertreten durch Rechtsanwalt MLaw Y2._____ vertreten durch Rechtsanwalt MLaw Y3._____
betreffend Firma / Marke / UWG
Rechtsbegehren: (act. 1 S. 2) " 1. Es sei die Beklagte zu verpflichten, ihre Firma "Zurich Real Estate AG" (CHE-165.853.020) in der Weise abzuändern, dass der Be- standteil "Zurich" aus dem Wortanfang der Firma entfernt wird und es sei demzufolge die Beklagte zu verpflichten, innert zwan- zig Tagen ab Rechtskraft des Urteils den Bestandteil "Zurich" aus dem Wortanfang ihrer Firma im Handelsregister des Kantons Zü- rich zu löschen; 2. Es sei der Beklagten zu verbieten, die Bezeichnung "Zurich Real Estate" als Firma, zur Bezeichnung ihrer Dienstleistungen, in der Werbung, in Drucksachen, im Internet, als Bestandteil eines Do- mainnamen oder sonst wie im Geschäftsverkehr zu gebrauchen; 3. Es seien das Gebot und das Verbot gemäss Ziffer 1 und 2 vor- stehend mit der Androhung der Bestrafung der verantwortlichen Organe der Beklagten im Falle der Zuwiderhandlung nach Art. 292 StGB zu verbinden. Der Beklagten und ihren Organen sei nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO eine Ordnungsbusse in der Höhe von bis zu CHF 1'000 für jeden Tag der Nichterfüllung der in Zif- fer 1 und 2 beantragten Verpflichtungen anzudrohen; Unter Kosten und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beklagten." Sachverhalt und Verfahrensgang A. Parteien und Prozessgegenstand Die Klägerin, eine der schweizweit grössten Versicherungs- und Rückversiche- rungsgesellschaften, wurde im Jahre 1872 gegründet und ist seit dem 16. Juli 1884 im Handelsregister als Aktiengesellschaft mit Sitz in Zürich unter der Be- zeichnung "Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG" und insbesondere auch unter der englischen Bezeichnung "Zurich Insurance Company Ltd" eingetragen. Die Klägerin ist – wie nachstehend ausgeführt wird (Ziff. 2.2.2.1.) – auch im Immobi- lienwesen tätig. Die Beklagte wurde am 10. März 2016 ins Handelsregister des Kantons Zürich als Aktiengesellschaft mit Sitz in Zürich unter der Bezeichnung "Zurich Real Estate
AG" eingetragen und bezweckt den Kauf, das Halten und den Verkauf von Grundstücken und Immobilien. In der Bezeichnung der Beklagten sieht die Klägerin wegen Verwechslungsgefahr einen Verstoss gegen das Firmen-, Namens-, Marken- sowie das Lauterkeits- recht. Aufgrund dessen verlangt sie mit der vorliegenden Klage die Entfernung des Bestandteils "Zurich" aus dem Wortanfang der beklagtischen Firma und dem- zufolge die entsprechende Löschung im Handelsregister des Kantons Zürich. Weiter will sie der Beklagten verbieten lassen, die Bezeichnung "Zurich Real Es- tate" als Firma, zur Bezeichnung ihrer Dienstleistungen, in der Werbung, in Drucksachen, im Internet, als Bestandteil eines Domainnamens oder sonst wie im Geschäftsverkehr zu gebrauchen. B. Prozessverlauf Die Klägerin reichte am 27. September 2016 (Datum Poststempel) die vorliegen- de Klage samt Beilagen ein (act. 1; act. 3/2-41). Den von ihr mit Verfügung vom 29. September 2016 geforderten Gerichtskostenvorschuss von CHF 15'000.– leis- tete sie fristgerecht (act. 4; act. 6). Die Klageantwort vom 13. Januar 2017 samt Beilagen wurde innert angesetzter Frist eingereicht (act. 9; act. 11/2-15). Nach Durchführung einer Vergleichsverhandlung am 3. Mai 2017, welche zu keiner Ei- nigung führte, wurde der zweite Schriftenwechsel angeordnet (Prot. S. 7 f.; act. 19). Die Replik vom 13. September 2017 samt Beilagen erging rechtzeitig (act. 21; act. 22/42-56). In der Folge wurde auch die Duplik vom 2. Februar 2018 innert Frist erstattet (act. 26) und mit Verfügung vom 12. Februar 2018 der Kläge- rin zugestellt (act. 27). Mit Verfügung vom 19. Oktober 2018 wurde den Parteien Frist angesetzt, um zu erklären, ob auf die Durchführung der Hauptverhandlung verzichtet werde (act. 29). Beide Parteien haben in der Folge ausdrücklich auf die Durchführung der Hauptverhandlung verzichtet (act. 31-32). Mit Schreiben vom 17. Dezember 2018 wurden die Parteien über die Ausstands- erklärung von Handelsrichter A._____ sowie die neue Gerichtsbesetzung infor-
miert (act. 32; act. 33). Weitere Eingaben ergingen nicht. Den Parteien wurde im Schreiben vom 17. Dezember 2018 mitgeteilt, dass die Beratung voraussichtlich am 7. Januar 2019 stattfinden werde. Die angesetzte Beratung musste in der Folge aus terminlichen Gründen auf den 21. Januar 2019 verschoben werden. Der Prozess erweist sich als spruchreif (Art. 236 Abs. 1 ZPO). C. Beweisvorbringen der Parteien Sowohl die Klägerin als auch die Beklagte offerierten ihre Beweismittel form- und fristgerecht, versehen mit je einem Beweismittelverzeichnis (act. 3/2-41; act. 11/2- 15; act. 22/42-56). Erwägungen I. Formelles Die örtliche und sachliche Zuständigkeit des Handelsgerichts des Kantons Zürich ist gegeben (Art. 36 ZPO i.V.m. Art. 20 lit. a ZPO sowie Art. 5 Abs. 1 lit. a, c und d ZPO und § 44 lit. a GOG) und im Übrigen unbestritten geblieben (act. 9 Rz. 49). Das Verfahren wurde mittels Klage gehörig eingeleitet (Art. 220 ZPO). Vollmach- ten wurden beigebracht (act. 2; act. 10). Auch hat die Klägerin den von ihr gefor- derten Gerichtskostenvorschuss fristgerecht geleistet (act. 4; act. 6). Auf die Kla- ge ist daher einzutreten (Art. 59 Abs. 1 ZPO). II. Materielles 1. Vorbemerkung Die Klägerin klagt aus Firmen-, Namens-, Marken- und Lauterkeitsrecht. In sämt- lichen in ihrer Klage geltend gemachten Rechtsgebieten ist der Rechtsbegriff der
Verwechslungsgefahr von zentraler Bedeutung. Er ist gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung für das gesamte Kennzeichenrecht – wozu auch das lauterkeits- rechtliche Kennzeichenrecht zu zählen ist – einheitlich zu umschreiben (grundle- gend u.a.: Urteil des Bundesgerichts 4C.169/2004 vom 8. September 2004, E. 2.4 mit Hinweisen, publ. in: sic! 2005 S. 221 ff.; BGE 128 III 401, E. 5; unlängst: Urteil des Bundesgerichts 4A_123/2015 vom 25. August 2015, E. 4.2, publ. in: sic! 2016 S. 16 ff.; Urteil des Bundesgerichts 4A_45/2012 vom 12. Juli 2012, E. 3.2.2). Dem steht allerdings nicht entgegen, dass – je nach beanspruchtem Rechtsschutz – unterschiedliche Umstände zu würdigen sind (Urteil des Bundesgerichts 4C.169/2004 vom 8. September 2004, E. 2.4 mit Hinweisen, publ. in: sic! 2005 S. 221 ff.). Die klägerische Firma – auch in der englischen Fassung – ist vorliegend zeitlich prioritär. Sie wurde unbestritten bereits am 16. Juli 1884 ins Handelsregister ein- getragen. Die Firma der Beklagten besteht in ihrer aktuellen Fassung erst seit dem 10. März 2016 (act. 3/33). Gegenstand der vorliegenden Prüfung bilden die Firmen in englischer Sprache, wie sie im Handelsregister eingetragen sind, näm- lich "Zurich Insurance Company Ltd" und "Zurich Real Estate AG". 2. Firmenrechtlicher Verstoss 2.1. Gemäss Art. 951 OR muss sich die Firma einer Handelsgesellschaft oder einer Genossenschaft von allen in der Schweiz bereits eingetragenen Fir- men von Handelsgesellschaften und Genossenschaften deutlich unterscheiden. Damit wird der Grundsatz der Ausschliesslichkeit der Firma normiert. Die deutli- che Unterscheidbarkeit bezweckt die Verhinderung von Verwechslungen (Urteil des Bundesgerichts 4C.310/2006 vom 28. November 2006, E. 2.1), also von po- tentiellen Täuschungen. Gleiches ergibt sich aus Art. 944 Abs. 1 OR. Demgemäss darf jede Firma, neben dem vom Gesetze vorgeschriebenen wesentlichen Inhalt Angaben enthalten, die zur näheren Umschreibung der darin erwähnten Personen dienen oder auf die Natur des Unternehmens hinweisen oder eine Phantasiebe- zeichnung darstellen, vorausgesetzt, dass der Inhalt der Firma der Wahrheit ent- spricht, keine Täuschungen verursachen kann und keinem öffentlichen Interesse zuwiderläuft. Der Inhaber der älteren Firma, der durch den unbefugten Gebrauch
einer Firma beeinträchtigt wird, kann auf Unterlassung des Gebrauchs der jünge- ren Firma klagen (Art. 956 Abs. 2 OR). Das Urteil lautet auf Unterlassen des zu- künftigen Verhaltens, falls der unbefugte Firmengebrauch nachgewiesen ist. Dazu gehört auch die Beseitigung der Störung. Da Aktiengesellschaften ihre Firma grundsätzlich frei wählen können, stellt die Rechtsprechung an deren Unterscheidungskraft im Allgemeinen strenge Anforde- rungen (BGE 122 III 369, E. 1). Das Bundesgericht schützt in ständiger Recht- sprechung Firmen auch gegenüber Unternehmen, die in einer anderen Ge- schäftsbranche tätig sind. Die Anforderungen an die Unterscheidbarkeit der Fir- men sind aber strenger, wenn zwei Unternehmen aufgrund der statutarischen Bestimmungen im Wettbewerb stehen können oder sich aus einem anderen Grund an die gleichen Kundenkreise wenden; entsprechendes gilt bei geographi- scher Nähe der Unternehmen (BGE 131 III 572, E. 4.4; BGE 118 II 322, E. 1; BGE 97 II 234, E. 1; Urteile des Bundesgerichts 4A_123/2015 vom 25. August 2015, E. 4.2, 4A_717/2011 vom 28. März 2012, E. 2.1, und 4A_669/2011 vom 5. März 2012, E. 2.2). Ob zwei Firmen sich hinreichend deutlich unterscheiden, ist aufgrund des Ge- samteindrucks zu prüfen, den sie beim Publikum hinterlassen. Die Firmen müs- sen nicht nur bei gleichzeitigem, aufmerksamem Vergleich unterscheidbar sein, sondern auch in der Erinnerung auseinander gehalten werden können. Im Ge- dächtnis bleiben namentlich Firmenbestandteile haften, die durch ihren Klang oder ihren Sinn hervorstechen. Solche Bestandteile haben daher für die Beurtei- lung des Gesamteindrucks einer Firma erhöhte Bedeutung (BGE 131 III 572, E. 3; BGE 127 III 160, E. 2b/cc; BGE 122 III 369, E. 1). Dies trifft insbesondere für reine Phantasiebezeichnungen zu, die in der Regel eine stark prägende Kraft haben. Umgekehrt verhält es sich bei gemeinfreien Sachbezeichnungen. Insofern ist die Verwechslungsgefahr unterschiedlich zu beurteilen (BGE 122 III 369, E. 1 mit wei- teren Hinweisen; M EIER-HAYOZ/FORSTMOSER, Schweizerisches Gesellschafts- recht, 11. Aufl., Bern 2012, § 7 N. 136). Grundsätzlich stehen auch Firmen, die als wesentliche Bestandteile nur solche gemeinfreien Sachbezeichnungen enthalten, unter dem Schutz des Ausschliesslichkeitsanspruchs gemäss Art. 951 Abs. 2 und
Art. 956 OR (BGE 131 III 572, E. 3; BGE 128 III 224, E. 2b). Wer dieselben Sach- bezeichnungen ebenfalls als Firmenbestandteile verwendet, hat deshalb für eine hinreichend deutliche Abhebung von der älteren Firma zu sorgen, indem er sie mit individualisierenden zusätzlichen Elementen ergänzt (BGE 131 III 572, E. 3 mit Hinweisen). Grundsätzlich gilt dasselbe auch für Ortsbezeichnungen. 2.2. Die hier streitige Ähnlichkeit der beiden Firmen ist im Folgenden unter dem Gesichtspunkt der firmenrechtlich relevanten Verwechslungsgefahr zu unter- suchen. Hierbei gelten im Wesentlichen die Grundsätze des Markenrechts (Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich HG170043-O vom 20. Dezember 2017, Erw. 3.2.1.; P ETER WIDMER, Zur Methodik der Beurteilung von Firmenkollisionen, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts bei firmenrechtlichen Kollisionen, in: sic! 2009, S. 8, bei Fn. 57). Entsprechend der Formulierung in Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG gilt es zunächst die Zeichenähnlichkeit zu prüfen, alsdann in einem zwei- ten Schritt, ob sich aus der allfälligen Zeichenähnlichkeit eine rechtlich relevante Verwechslungsgefahr ergibt (Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich HG170043-O vom 20. Dezember 2017, Erw. 3.2.1.; vgl. auch STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKÄUSER, in: DAVID/FRICK [HRSG.], Basler Kommentar, Markenschutzgesetz / Wappenschutzgesetz, 3. Aufl., Basel 2017, Art. 3 N. 13). 2.2.1. Ob die Zeichen ähnlich sind, beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlas- sen (BGE 121 III 377, E. 2a; BGE 119 II 473, E. 2d; S TÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄU- SER , in: DAVID/FRICK [HRSG.], a.a.O., Art. 3 N. 41). Die Massgeblichkeit des Ge- samteindrucks bedeutet indes nicht, dass alle Elemente gleich ins Gewicht fallen. Ihr Gesamteindruck wird in erster Linie durch die charakteristischen und kenn- zeichnungskräftigen Bestandteile geprägt. Schwache Elemente vermögen ihn weniger zu beeinflussen. Auf die sogenannten schwachen Firmenbestandteile, wie die tätigkeitsbeschreibende Sachbezeichnung oder die Angabe der Rechts- form, kommt es daher grundsätzlich nicht an (D AVID, in: DAVID/SCHWEN- NINGER/SENN/THALMANN [HRSG.], Werberecht Kommentar, 2. Aufl., Zürich 2010, Art. 956 N. 10).
Der charakteristische Bestandteil der klägerischen Firma ist vorliegend der promi- nent am Anfang der Firma stehende englische Bestandteil "Zurich", welcher bei beiden in Frage stehenden Firmen identisch ist . "Zurich" ist ein kennzeichnungs- kräftiger Bestandteil der ganzen Firma und damit das prägende Element. Die tä- tigkeitsbeschreibende Sachbezeichnung "Real Estate" (engl. Immobilie) sowie die Angabe der Rechtsform ("AG" anstatt "Ltd") treten demgegenüber in den Hinter- grund und stellen lediglich schwache Firmenbestandteile dar (vgl. dazu auch die nachfolgende Erw. II.2.2.2.2.). 2.2.2. Die Gefahr der Verwechslung besteht, wenn die Firma eines Unter- nehmens für die eines anderen gehalten werden kann (sog. unmittelbare Ver- wechslungsgefahr) oder wenn bei Aussenstehenden der unzutreffende Eindruck entsteht, die Unternehmen seien wirtschaftlich oder rechtlich miteinander verbun- den (sog. mittelbare Verwechslungsgefahr; vgl. BGE 129 III 353, E. 3.3; BGE 128 III 96, E. 2a; BGE 118 II 322, E. 1). 2.2.2.1. Zunächst fällt vorliegend ins Gewicht, dass sich die Parteien – wie die Klägerin zurecht vorbringt – in der Immobilienbranche überschneiden. Es ist ge- richtsnotorisch, dass die Versicherungsgesellschaften – nicht zuletzt angesichts des gesetzlich festgelegten gebundenen Vermögens – über ein grosses Immobi- lien-Portfolio verfügen; so auch unbestritten die Klägerin. Damit stehen die Partei- en zumindest teilweise im Wettbewerb und richten sich demgemäss zumindest teilweise an die gleichen Kundenkreise. Hinzu kommt, dass beide Parteien ihren Sitz in Zürich haben. Folglich gelten höhere Anforderungen an die Unterscheid- barkeit der Firmen. Aber selbst wenn die Parteien miteinander nicht im Wettbewerb stehen würden, so würde dies an der vorliegenden Beurteilung nichts ändern, werden doch nach ständiger Rechtsprechung Firmen auch gegenüber Unternehmen geschützt, die in anderen Branchen tätig sind (vgl. Urteile des Bundesgerichts 4A_45/2012 vom 12. Juli 2012, E. 3.3.2, und 4C.206/1999 vom 14. März 2000, E. 3c). 2.2.2.2. Die 132 Jahre jüngere Firma der Beklagten übernimmt den prägenden englischen Bestandteil "Zurich" unverändert und unterscheidet sich damit von der
älteren der Klägerin lediglich durch den Zusatz "Real Estate" (engl. Immobilie). Dieser beschreibt als reine Sachbezeichnung die geschäftliche Tätigkeit der Be- klagten. Als solche ist sie – wie erwähnt – nicht geeignet, für eine hinreichend deutliche Abhebung von der älteren Firma der Klägerin zu sorgen; auch nicht mit der Verwendung des Kürzels "AG" anstatt "Ltd". Von zentraler Bedeutung ist vorliegend, dass insbesondere keine Phantasiebe- zeichnung zur Diskussion steht, bezüglich derer naturgemäss ein sehr grosser Gestaltungsspielraum besteht. Vielmehr stellt der Bestandteil "Zurich", welchen die Klägerin seit ihrer Gründung ununterbrochen an den Anfang ihrer Firma stellt, das auffallende, einprägsame und kennzeichnungskräftige Element dar. Im Ge- dächtnis des nicht nur deutschsprachigen Publikums bleibt ausschliesslich dieser englische Bestandteil haften. Die Klägerin hat ihr Auftreten im Geschäftsleben und mit ihren Werbungen ganz auf diesen Firmenbestandteil ausgerichtet und verwendet diesen immer wieder als Kurzbezeichnung; ebenso bei ihren Beteili- gungsgesellschaften. So wird denn auch "Zurich" in Alleinstellung medial als Un- ternehmenskennzeichen der Klägerin wahrgenommen. In Anbetracht dessen bil- det dieser Firmenbestandteil das Merkmal sämtlicher Beteiligungsgesellschaften der Klägerin, und damit das Kennzeichen des gesamten Konzerns. Auf diesen Umstand hat die Klägerin hingewiesen, womit sie aber – entgegen der beklagti- schen Behauptung (act. 9 Rz. 16, 25, 27, 54, 57, 67, 68, 93) – mitnichten nur aus Sicht der "Zurich Insurance Group AG" argumentierte. Die Klägerin als "Haupt"- Gesellschaft ist Inhaberin ihrer Firma "Zurich Insurance Company Ltd" und damit ohne Weiteres aktivlegitimiert. 2.2.2.3. Die beklagtischen Vorbringen, wonach es sich beim in der Firma der Klägerin enthaltene Wort "Zurich" um eine geographische Bezeichnung handle, die im Gemeingut stehe (act. 9 Rz. 18 ff.; act. 26 Rz. 122 ff.), verfangen nicht. Zwar gelten nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung als Gemeingut unter anderem geographische Namen, soweit sie nicht offensichtlich als blosse Phanta- siebezeichnungen verwendet werden, die nichts darüber aussagen, aus welcher Ortschaft oder Gegend die Ware oder Dienstleistung stammt. Allerdings kann sich ein Unternehmenskennzeichen durch lange andauernden Gebrauch im Verkehr
durchsetzen (BGE 92 II 274, E. 2 mit Hinweisen). Das ist vorliegend der Fall. Der Bestandteil "Zurich" stand nämlich während so langer Zeit und derart umfassend als Kenn- und Schlagwort für die Firma der Klägerin als Versicherungsgesell- schaft im Gebrauch, so dass er den Charakter einer generellen verkehrsüblichen Bezeichnung, soweit der Firmenname im Versicherungs- und Immobilienwesen verwendet wird, verlor. Hinzu kommt, dass es vorliegend auch nicht um den hier- orts gebräuchlichen deutschen, sondern um den englischen Ortsnamen der Stadt Zürich handelt. In Bezug auf die aus einer Sachbezeichnung geformten Firmen hat das Bundes- gericht den Grundsatz anerkannt, dass sich diese im Verkehr durch dauernde und umfangreiche Benützung oder durch weit verbreitete und geschickte Reklame als Kennzeichen durchsetzen und damit Schutzfähigkeit erreichen können (BGE 92 II 270, E. 2; BGE 82 II 346, E. 3a, BGE 77 II 321, E. 1 [je mit Hinweisen]). Dieser Grundsatz wurde höchstrichterlich auch für das Firmenrecht analog anwendbar erklärt (BGE 59 II 155, E.2). Gleiches gilt für Ortsbezeichnungen (BGE 117 II 321, E. 3). Auch wenn daher das englische Wort "Zurich" – im deutschsprachigen Raum Zürich – eine reine Ortsbezeichnung gewesen sein sollte, hat sich dieses durch die Art und Weise, wie es die Klägerin in ihrem Geschäftsverkehr ständig gebrauchte und nach wie vor braucht, zur Schlagwortbenennung ihres Versiche- rungsunternehmens gewandelt (zum absoluten Freihaltebedürfnis siehe Erw. II.4.3. betreffend das Markenrecht). Gesamthaft besehen liegt damit eine äusserst lange dauernde, nach allen Rich- tungen intensive firmenmässige Ausnützung bzw. kennzeichnungsmässige Ver- wendung der Bezeichnung "Zurich" vor. Angesichts der Grösse und der wirt- schaftlichen Bedeutung des klägerischen Unternehmens hat sich die Bezeich- nung "Zurich" zum geläufigen Kennwort für die Klägerin als Versicherungsunter- nehmen und dessen Produkte sowie Dienstleistungen entwickelt und im Versiche- rungs- und Immobilienwesen äusserst starke Verkehrsgeltung – sowohl national als auch international – erlangt. Damit zielen auch die beklagtischen Vorbringen, wonach es nur im Domainrecht zulässig sei, eine geographische Bezeichnung als
alleinigen Domainnamensbestandteil zu gebrauchen (act. 26 Rz. 122 ff.), ins Lee- re. 2.2.2.4. Die Beklagte trägt im Weiteren vor, dass ihre eingetragene Firma den bundesrechtlichen Weisungen des Eidgenössischen Amtes für das Handelsregis- ter (EHRA) entspreche, womit sie berechtigt sei, diesen Namen zu führen (act. 9 Rz. 28 f.). Dieses Vorbringen ist unbehelflich. Die Beklagte ist auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung hinzuweisen. Die Einhaltung der Grundsätze der Firmenbildung gemäss Art. 955 OR, wie die Täuschungsgefahr, welche von den Handelsregis- terführern von Amtes wegen zu beachten ist, ist von der Verwechslungsgefahr zu unterscheiden. Ob sich eine neue Firma von den anderen bestehenden Firmen genügend unterscheidet, ist eine Frage des Firmenschutzes und ist vom Gericht lediglich auf Begehren eines Betroffenen hin zu prüfen (BGE 123 III 220, E. 4b). Bereits deshalb kann sich die Beklagte hinsichtlich der in Frage stehenden Ver- wechslungsgefahr nicht auf die Weisungen des EHRA berufen. 2.2.2.5. Schliesslich wirft die Beklagte der Klägerin ein rechtsmissbräuchliches Verhalten vor, da der Umstand, dass die Klägerin andere Firmen geduldet habe und nun gegen die Beklagte vorgehe, "eigenmutig" anmute (act. 9 Rz. 22 und Rz. 73). Diese Beanstandung ist unbegründet. Die Beklagte ist (abermals) auf die höchst- richterliche Rechtsprechung hinzuweisen (BGE 92 II 95, E. 5; Urteile des Bun- desgerichts 4C.403/2006 vom 6. Juni 2007, E. 3.3, und 4C.202/1991 vom 1. November 1991, E. 2b, publ. in SMI 1993 II S. 259), wonach die Duldung ande- rer ähnlicher Firmennamen keinen Hinderungsgrund darstellt, um gegen eine als verletzend empfundene Firma vorzugehen. So ist es Sache der Klägerin, ob sie die Verwendung gegenüber anderen Firmen untersagen lassen will oder nicht. Ihr Klagerecht hat sie gegenüber der Beklagten deshalb nicht eingebüsst. Im Übrigen legt die Klägerin überzeugend dar, weshalb sie gegen gewisse Firmen, welche in anderen Branchen tätig sind und mit welchen daher Überschneidungen ausge- schlossen werden können, nicht vorgegangen ist. Es kann daher ohnehin auch
nicht gesagt werden, dass das Wort "Zurich" durch jenes Akzept seine Unter- scheidungskraft verloren hätte und fortan einem Wortschatz angehören würde, der Gemeingut wäre. Da die Klägerin zudem bereits ein halbes Jahr nach Eintra- gung der beklagtischen Firma ins Handelsregister Klage gegen die Beklagte er- hob, kann nicht von einem rechtsmissbräuchlichen Verhalten der Klägerin ge- sprochen werden. 2.3. Aus dem Gesagten erweist sich der Bestandteil "Zurich" nicht (mehr) nur als geographische Angabe, sondern vielmehr als Namenskennzeichen. Der herausragende Bekanntheitsgrad der Klägerin im Versicherungs- und Immobi- lienwesen – sowohl im nationalen als auch internationalen Verhältnis – ist ge- richtsnotorisch, weshalb auch kein Beweisverfahren – insbesondere die von der Klägerin beantragte Einholung eines Gutachtens – durchgeführt zu werden braucht. Mit der Verwendung des auffallenden, einprägsamen und kennzeich- nungskräftigen Bestandteils "Zurich" zu Beginn der beklagtischen Firma wird der Eindruck einer wirtschaftlichen Verbundenheit zur Klägerin erweckt. Demnach be- steht eine firmenrechtlich relevante (mittelbare) Verwechslungsgefahr, mithin ein Verstoss gegen Art. 951 Abs. 2 OR. 3. Namensrechtlicher Verstoss Die Klägerin macht sodann eine Verletzung des Namensrechts geltend. Da das Firmenrecht dem Namensrecht – wie die Beklagte zurecht vorbringt (act. 26 Rz. 172) – vorgeht (A LTENPOHL, in: HONSELL/VOGT/WATTER [HRSG.], Basler Kom- mentar Obligationenrecht II, 5. Aufl., Basel 2016, Art. 956 N. 16), und ein firmen- rechtlicher Verstoss vorliegt, braucht der Anspruch auf Namensschutz gemäss Art. 29 Abs. 2 ZGB nicht geprüft zu werden. 4. Markenrechtlicher Verstoss 4.1. Der Inhaber einer älteren, d.h. früher eingetragenen oder hinterlegten Marke, kann den Gebrauch eines ähnlichen Zeichens verbieten lassen, wenn die- ses für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 13 Abs. 2 i.V.m. Art. 3
Abs. 1 lit. c MSchG i.V.m. Art. 3 Abs. 2 lit. a MSchG). Das Markenrecht verleiht dem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Wa- ren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und dar- über zu verfügen (Art. 13 Abs. 1 MSchG). Der Markeninhaber kann anderen ver- bieten, ein Zeichen zu gebrauchen, welches nach Art. 3 Abs. 1 MSchG vom Mar- kenschutz ausgeschlossen ist, so insbesondere das Zeichen auf Geschäftspapie- ren, in der Werbung oder sonstwie im geschäftlichen Verkehr (Art. 13 Abs. 2 lit. e MSchG). Er kann nach Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG vom Gericht verlangen, eine drohende Verletzung zu verbieten und nach Art. 55 Abs. 1 lit. b MSchG vom Ge- richt verlangen, eine bestehende Verletzung zu beseitigen. Die Ausschliesslichkeitsrechte des Markeninhabers erfassen jeden kennzeichen- mässigen Gebrauch der Marke im geschäftlichen Verkehr (M ARBACH, SIWR Bd. III , N. 1457 ff.; DORIGO/THOUVENIN, in: NOTH/BÜHLER/THOUVENIN [HRSG.], Handkommentar Markenschutzgesetz, Bern 2009, Art. 13 N. 13 mit weiteren Hin- weisen). Als Gebrauch im geschäftlichen Verkehr gilt jeder marktgeneigte Ge- brauch, also jede Verwendung, die auf dem Markt wahrgenommen wird oder zu- mindest wahrgenommen werden kann. Der kennzeichenmässige geht über den markenmässigen Gebrauch hinaus und umfasst auch die Verwendung der Marke als Name, Firma, Enseigne, Geschäftsbezeichnung oder Domainname (D ORI- GO /THOUVENIN, in: NOTH/BÜHLER/THOUVENIN [HRSG.], a.a.O., Art. 13 N. 13 mit wei- teren Nachweisen; vgl. betreffend die Firma auch BGE 120 II 144, E. 2.b). Des- halb ist auch lediglich die Eintragung einer Firma in das Handelsregister zum ver- letzenden Gebrauch im Sinne von Art. 13 Abs. 2 lit. e MSchG zu zählen, stellt diese doch einen Vorgang im geschäftlichen Verkehr dar, welcher auf dem Markt wahrgenommen wird oder zumindest wahrgenommen werden kann. Zudem ist der Inhaber einer Firma nach Art. 954a Abs. 1 OR zu deren Gebrauch verpflichtet (Urteile des Handelsgerichts des Kantons Zürich HG140169-O vom 2. März 2015, E. 4.2.2, und HG140055-O vom 18. Dezember 2014, E. 2.2; I SLER, in: DA- VID /FRICK [HRSG.], a.a.O., Art. 13 N. 53; DORIGO/THOUVENIN, in: NOTH/BÜHLER/ THOUVENIN, a.a.O., Art. 13 N. 87; DAVID, Markenschutzgesetz, Muster- und Mo- dellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, Art. 13 N. 23). Das ausschliessliche Recht des Firmeninhabers, die Firma zu gebrauchen, greift jedoch nur, wenn das verletzen-
de Zeichen firmenmässig gebraucht wird (BGE 131 III 572, E. 3.). Firmenmässi- ger Gebrauch liegt vor, wenn das Zeichen nach Auffassung der massgeblichen Verkehrskreise der Bezeichnung und Unterscheidung eines Unternehmensträgers von anderen Unternehmensträgern dient (T HOUVENIN/DORIGO, in: NOTH/BÜHLER/ THOUVENIN [HRSG.], a.a.O., Art. 13 N. 22). Vom Markenschutz ausgeschlossen sind gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG Zei- chen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, sodass sich daraus eine Verwechslungsge- fahr ergibt. Da die Verwechslungsgefahr – wie erwähnt – für das gesamte Kenn- zeichenrecht einheitlich zu umschreiben ist (Erw. II.1.), kann grundsätzlich auf die vorangegangenen Erwägungen zum Firmenrecht verwiesen werden (Erw. II.2.2. und Erw. II.2.2.2.2.). Anzufügen bleibt, dass der Massstab, der an die Unter- scheidbarkeit anzulegen ist, einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab- hängt, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann, und an- derseits von den Warengattungen, für welche die sich gegenüberstehenden Mar- ken hinterlegt sind (BGE 122 III 382, E. 1). Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbeson- dere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des all- gemeinen Sprachgebrauchs anlehnen. Stark sind demgegenüber Marken, die entweder aufgrund ihres phantasiehaften Gehalts auffallen oder aber sich im Ver- kehr durchgesetzt haben. Wer sich mit seiner Marke dem Gemeingut annähert, nimmt eine geringe Unterscheidungskraft in Kauf, solange er seine Marke dem Publikum nicht durch Werbeanstrengungen in besonderem Masse als Kennzei- chen seiner Waren und/oder Dienstleistungen eingeprägt hat. Starke Marken sind das Ergebnis einer schöpferischen Leistung oder langer Aufbauarbeit; sie verdie- nen deshalb einen weiteren Ähnlichkeitsbereich (BGE 122 III 382, E. 2a mit weite- ren Nach- und Hinweisen).
Die Gleichartigkeit von Waren oder Dienstleistungen ist aus der Sicht der Abneh- merschaft zu beurteilen. Entscheidend ist, ob die Waren oder Dienstleistungen in einem so engen Zusammenhang zueinander stehen, dass bei den Abnehmerkrei- sen der Eindruck entsteht, sie stammten aus demselben oder aus verbundenen Unternehmen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5916/2015 vom 3. August 2017, E. 5.1; Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Ei- gentum vom 11. Dezember 2002, sic! 2003, 343, E. 4 mit weiteren Nachweisen; S TÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: DAVID/FRICK [HRSG.], a.a.O., Art. 3 N. 117). Gleichartigkeit besteht, wenn der Eindruck einer einheitlichen "Organisationsver- antwortung" für die verschiedenen Angebote und eines wirtschaftlich sinnvollen "Leistungspakets" geschaffen wird (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts Nr. B- 7503/2006 vom 11. Mai 2007, E. 3). Blosse thematische Zusammenhänge genü- gen dagegen nicht (M ARBACH, Gleichartigkeit - ein markenrechtlicher Schlüssel- begriff ohne Konturen?, Zeitschrift für Schweizerisches Recht [ZSR], 2001, S. 270). 4.2. Die Beklagte tat mit der Eintragung ihrer Firma "Zurich Real Estate AG" in das Handelsregister des Kantons Zürich der Öffentlichkeit kund, dass sie fortan unter dieser Firma am Geschäftsleben partizipiert. Dieser Akt ist daher als kenn- zeichenmässiger Gebrauch der Marke im geschäftlichen Verkehr einzustufen. Die Klägerin ist Inhaberin der früher hinterlegten Marke CH-Nr. ... ZURICH – die Gross- oder Kleinschreibung ist irrelevant (entgegen der Beklagten [act. 9 Rz. 65]) –, welche unbestritten für Versicherungs- und Finanzwesen in Klasse 36 der Nizza-Klassifikation registriert, und deren Verwendung ein mar- kenmässiger Gebrauch darstellt. In Anbetracht der bereits erwähnten intensiven Ausnützung der Bezeichnung "Zurich", hat sich dieses Kennzeichen im Verkehr durchgesetzt und verdient als starke Marke daher einen weiteren Ähnlichkeitsbe- reich. Nachdem die Beklagte – wie erwähnt – den identischen kennzeichnungs- kräftigen englischen Bestandteil "Zurich" unverändert übernimmt, und der Zusatz "Real Estate" (engl. Immobilie) als reine Sachbezeichnung nicht geeignet ist , für eine hinreichend deutliche Abhebung von der älteren Firma der Klägerin zu sor-
gen (siehe Erw. II.2.2.1. und Erw. II.2.2.2.2.), sind daher Fehlzurechnungen der Abnehmerschaft (jeder Sprache) zu befürchten. Es bleibt zu prüfen, ob die Gefahr der Fehlzurechnung durch die Adressaten des- halb ausgeschlossen werden könnte, weil die Zeichen – wie die Beklagte geltend macht (act. 9 Rz. 40 und Rz. 70) – für verschiedenartige Leistungen beansprucht werden. Die von ihr eingetragene Marke verleihen der Klägerin ein ausschliessli- ches Recht für Waren und Dienstleistungen, für die sie beansprucht werden (Art. 13 MSchG). Die in Frage stehende Marke ist in der Klasse 36, Versiche- rungswesen und Finanzwesen (Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäf- te; Immobilienwesen), der Nizza-Klassifikation eingetragen. Bereits das in der Klammerbemerkung der entsprechenden Klassifikation enthaltene Wort "Immobi- lienwesen" indiziert eine Gleichartigkeit der in Frage stehenden Marken. Das ist folgerichtig. Denn beim Immobilienwesen handelt es sich um eine gerichtsnoto- risch typische Nebendienstleistung einer Versicherungsgesellschaft mit grossen Immobilien-Portfolien, wie es auch die Klägerin unbestritten aufweist. Eine Viel- zahl der angebotenen Versicherungsprodukte und -dienstleistungen bezieht sich denn auch auf das Immobilienwesen. Die Durchschnittsverbraucher können daher auf den Gedanken kommen, dass die unter dem identischen Kennzeichen "Zu- rich" angebotenen Produkte und Dienstleistungen aus demselben Unternehmen stammen oder zumindest unter der Kontrolle der mit der Klägerin verbundenen Unternehmen betrieben und angeboten würden. Das Versicherungs- und Immobi- lienwesen stehen somit in engem Zusammenhang zueinander und sind folglich als gleichartig einzustufen. Die Dienstleistungen der Klägerin, welche gemäss Zweckformulierung im Handelsregistereintrag unter anderem Liegenschaften er- werben, belehnen, verwalten und veräussern sowie sämtliche Geschäfte tätigen kann, die mit ihrem Zweck oder der Anlage ihrer Mittel direkt oder indirekt in Zu- sammenhang stehen (act. 3/3), und diejenigen der Beklagten sind folglich gleich- artig. Damit ist der Zweck der Beklagten, der sich ganz auf das Immobilienwesen bezieht, von den markenschutzrechtlichen Ansprüchen der Klägerin gedeckt, weshalb das Risiko von Verwechslungen bei den angesprochenen Verkehrskrei- sen evident ist. Entsprechend liegt eine markenrechtlich relevante Verwechs- lungsgefahr vor.
4.3. Die Beklagte bringt vor, dass "Zurich" bzw. "Zürich" als geographische Bezeichnung einen gemeinfreien und dem Sprachgebrauch unentbehrlichen Aus- druck darstelle, weshalb dieser Begriff nicht durch eine Gesellschaft monopolisiert werden dürfe (act. 9 Rz. 39 ff.; act. 26 Rz. 125 und Rz. 169). Dieses Vorbringen verfängt nicht. Gemäss Art. 2 lit. a MSchG kann ein Zeichen mittels Durchsetzung im Verkehr Kennzeichnungskraft und markenrechtlichen Schutz erlangen, soweit im Einzelfall nicht ein absolutes Freihaltebedürfnis be- steht. Von einem absoluten Freihaltebedürfnis, das eine Durchsetzung als Marke in jedem Fall ausschliesst, darf nur ausgegangen werden, wenn diese im wirt- schaftlichen Verkehr unabdingbar sind, indem der Verkehr auf die Verwendung des Zeichens angewiesen ist, wobei diese Bedingung nicht allgemein, sondern im Hinblick auf die Waren oder Dienstleistungen zu prüfen ist, für die das Zeichen bestimmt ist (BGE 134 III 314, E. 2.3.3). Wie unter dem Firmenrecht erläutert, hat sich der Bestandteil "Zurich" – und nur um diesen englischen Begriff geht es vorliegend – als Namenskennzeichen im Versicherungs- und Immobilienwesen durchgesetzt (Erw. II.2.2.2.3. und Erw.II.2.3.). Ein absolutes Freihaltebedürfnis besteht dabei nicht. Weshalb es sich nämlich beim englischen Wort "Zurich" um einen im wirtschaftlichen Verkehr – insbesondere im Versicherungs- und Immobilienwesen – unabdingbaren Begriff handeln soll, ist weder dargetan noch ersichtlich. Kommt hinzu, dass es sich auch nicht um den hierorts gebräuchlichen deutschen Ortsnamen der Stadt Zürich handelt. 4.4. Demnach verletzt die Beklagte mit der Eintragung und Verwendung der Firma "Zurich Real Estate AG" das ausschliessliche Recht der Klägerin, die Mar- ke "ZURICH" zur Kennzeichnung ihrer Geschäfte und Dienstleistungen zu ge- brauchen. Folglich liegt ein Verstoss gegen Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG i.V.m. Art. 3 Abs. 2 lit. a MSchG vor.
bend sind (sog. kennzeicheninterne Elemente) – die gesamten Umstände zu wür- digen. Von Bedeutung ist damit nicht nur das registerrechtliche Zeichen, sondern dessen tatsächlicher Gebrauch sowie auch weitere Elemente ausserhalb der je- weiligen Zeichen (kennzeichenexterne Elemente; A RPAGAUS, in: HILTY/ARPAGAUS [HRSG.], Basler Kommentar UWG, Basel 2013, Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 91). Entspre- chend ist relevant, ob die beiden Unternehmen in derselben Region und in der gleichen Branche tätig sind und sich an dieselben Kunden richten. Die Anwendbarkeit des UWG setzt kein Wettbewerbsverhältnis (mehr) voraus (BGE 117 IV 193, E. 1; J UNG, Handkommentar UWG SHK, 2. Aufl., Bern 2016, Art. 1 N. 18). Es geht vielmehr darum, dass ein Verhalten vorliegen muss, wel- ches marktrelevant ist und sich auf den Wettbewerb auswirkt. Weiter besteht der relevante Verkehrskreis – anders als im Firmenrecht, aber analog zum Marken- recht – nur aus den Durchschnittsabnehmern, vorliegend also aus den Klienten bzw. potentiellen Klienten (A RPAGAUS, in: HILTY/ARPAGAUS [HRSG.], a.a.O., Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 68). Die Anforderungen an die Unterscheidbarkeit der Firmen sind strenger, wenn zwei Unternehmen aufgrund der statutarischen Bestimmungen im Wettbewerb stehen können oder sich aus einem anderen Grund an die gleichen Kundenkreise wenden (BGE 118 II 322, E. 1; Urteil des Bundesgerichts 6B_298/2013 vom 16. Januar 2014, E. 1.2.2.). 5.2. Zunächst ist festzuhalten, dass die Beklagte mit der Registrierung und dem Gebrauch ihrer Firma Massnahmen im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG getroffen hat, welche eine Verwechslungsgefahr hervorrufen können. Die beklag- tische Behauptung, wonach die Klägerin nicht dargetan haben soll, inwiefern die Beklagte Massnahmen getroffen habe (act. 9 Rz. 43), geht daher fehl. Wie unter den Erwägungen zum Firmen- und Markenrecht (Erw. II.2.2.1., Erw. II.2.2.2.2., Erw. II.2.3. und Erw. II.4.2.) – auf welche zu verweisen ist – fest- gehalten wurde, bleibt im Gedächtnis des Publikums der identische kennzeich- nungskräftige englische Bestandteil "Zurich" haften. Gleiches gilt für die Durch- schnittsabnehmer, also die (potentiellen) Klienten. Die weiteren Bestandteile der Firma treten demgegenüber in den Hintergrund. Im Rahmen des Lauterkeits- rechts kommt sodann entscheidend hinzu, dass die beiden Unternehmen ihren
Sitz am gleichen Ort haben und sich hinsichtlich ihrer Branche zumindest teilwei- se überschneiden. Im Weiteren fällt ins Gewicht, dass die entsprechenden Dienst- leistungen der Parteien – wie in den Erwägungen zum Markenrecht ausgeführt, worauf zu verweisen ist (Erw. II.4.2.) – gleichartig sind. Als entsprechender Durchschnittsabnehmer (jeder Sprache) ist man daher verleitet zu vermuten, dass es sich bei der Beklagten um eine mit der Klägerin im Zusammenhang stehende Gesellschaft handelt. Damit besteht deutlich eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG. Da die Anwendbarkeit des Lauterkeitsrechts kein Wettbewerbsverhältnis (mehr) voraussetzt, zielt das diesbezügliche beklagtische Argument, wonach die Klägerin zur Klage aufgrund eines fehlenden Wettbewerbsverhältnisses zur Beklagten ge- mäss Art. 9 UWG nicht berechtigt sei (act. 9 Rz. 42), ins Leere. Ohnehin stehen die Parteien – wie erwähnt – im Wettbewerb (vgl. Erw. II.2.2.2.3. und Erw. II.4.2.), womit die Anforderungen an die Unterscheidbarkeit der vorliegend in Frage ste- henden Firmen denn auch strenger sind. Betreffend das beklagtische Vorbringen, wonach "Zurich" bzw. "Zürich" als geo- graphische Bezeichnung einen gemeinfreien und dem Sprachgebrauch unent- behrlichen Ausdruck darstelle, weshalb dieser Begriff nicht durch eine Gesell- schaft monopolisiert werden dürfe (act. 9 Rz. 39 ff.; act. 26 Rz. 125 und Rz. 169), ist auf die gemachten Ausführungen zum Firmen- und Markenrecht zu verweisen (Erw. II.2.2.2.3. und Erw. II.4.3.). 5.4. Demnach hat die Beklagte mit der Eintragung und Verwendung der Firma "Zurich Real Estate AG" Massnahmen getroffen, die geeignet sind, Ver- wechslungen zur Klägerin herbeizuführen. Folglich liegt ein Verstoss gegen Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG vor. 6. Unterlassungs- und Beseitigungsanspruch 6.1. Nach dem Gesagten liegt in der Verwendung der Bezeichnung "Zurich" zu Beginn der Firma "Zurich Real Estate AG" eine Verwechslungsgefahr und da- mit ein Verstoss sowohl gegen das Firmen-, Marken- als auch das Lauterkeits-
recht vor. Gestützt darauf stellt die Klägerin entsprechende Unterlassungs- bzw. Beseitigungsbegehren (vgl. klägerisches Rechtsbegehren). Derartige Unterlas- sungs- und Beseitigungsbegehren setzen sowohl nach Firmen-, Marken- als auch nach Lauterkeitsrecht ein hinreichendes schutzwürdiges Interesse voraus. Ein solches besteht, wenn das Verhalten der Beklagten die künftige Rechtsverletzung ernsthaft befürchten lässt (BGE 124 III 72, E. 2a; BGE 116 II 357, E. 2a; BGE 93 II 40, E. 1 f.). Indiz für einen bevorstehenden Eingriff kann der Umstand sein, dass analoge Eingriffe in der Vergangenheit stattgefunden haben (Wiederholungsge- fahr) und eine Verwarnung keine Wirkung gezeigt hat oder zwecklos wäre (BGE 124 III 72, E. 2a; BGE 90 II 51, E. 9). Eine Wiederholungsgefahr darf in der Regel schon dann angenommen werden, wenn die Beklagte die Widerrechtlichkeit des beanstandeten Verhaltens bestreitet, ist doch dann zu vermuten, dass sie es im Vertrauen auf dessen Rechtmässigkeit weiterführen wird (statt vieler BGE 128 III 96, E. 2e). Die Beklagte wurde mehrmals von der Klägerin angeschrieben, was unbestritten ist (act. 1 Rz. 62; act. 9 Rz. 115). Was den Inhalt der Korrespondenz betrifft, so geht aus den Schreiben vom 18. Mai 2016, 2. Juni 2016 und 15. Juni 2016, wel- che der Beklagten unbestritten zugingen, ohne Weiteres die von der Klägerin ver- langte Firmenänderung der Beklagten hervor (act. 3/34-36). Dennoch hat die Be- klagte hierauf unbestritten nicht reagiert. In Anbetracht dessen, und da die Be- klagte die Widerrechtlichkeit des beanstandeten Verhaltens bestreitet, ist daher davon auszugehen, dass die Beklagte ihre Firma weiterhin benutzen und damit die Rechte der Klägerin beeinträchtigen wird. Folglich ist von einer Wiederho- lungsgefahr als Voraussetzung des Unterlassungs- und Beseitigungsbegehrens auszugehen. 6.2. Die Beklagte bringt hinsichtlich der firmenrechtlichen Klage nach Art. 956 Abs. 2 OR vor, dass eine solche voraussetze, dass bereits der Gebrauch der Firma als solcher unbefugt sei. Es sei daher zunächst die Frage zu prüfen, ob überhaupt ein vom Gesetz vorausgesetzter unbefugter Gebrauch einer Firma vor- liege. Da die Klägerin gar nicht erst befugt sei, die geographische Bezeichnung "Zurich" aus dem allgemein sprachlichen Gemeingut zu führen, könne gar kein
unbefugter Gebrauch vorliegen. Damit erübrige es sich denn auch, die Frage der Verwechslungsgefahr zu prüfen (act. 9 Rz. 10 ff.). Da sich der Bestandteil "Zurich" aber – wie gesehen (Erw. II.2.2.2.3.) – im Ver- kehr durchgesetzt hat, und diesbezüglich auch kein absolutes Freihaltebedürfnis besteht (Erw. II.4.3.), verfangen die diesbezüglichen beklagtischen Vorbringen nicht. Weitere Argumente bringt die Beklagte nicht vor. Ein unbefugter Gebrauch durch die Beklagte sowie die Beeinträchtigung der rechtlich geschützten Interes- sen der Klägerin sind demnach gegeben. 6.3. Im Übrigen lässt sich mit den klägerischen Unterlassungs- und Beseiti- gungsbegehren der geschaffene und fortdauernde Störungszustand – in verhält- nismässiger Weise – beheben. Sodann liegen auch keinerlei Anhaltspunkte eines rechtsmissbräuchlichen Verhaltens vor. 6.4. Schliesslich hat das gestellte Unterlassungs- und Beseitigungsbegeh- ren nach den allgemeinen prozessualen Grundsätzen das zu verbietende Verhal- ten präzise zu umschreiben bzw. die zu unterlassenden Handlungen genau zu definieren. Dem ist die Klägerin ohne Weiteres nachgekommen. Die Beklagte hat diesbezüglich denn auch zurecht keine Beanstandungen vorgebracht. 7. Ergebnis 7.1. Die Klägerin beantragt, es sei die Beklagte zu verpflichten, innert zwanzig Tagen ab "Rechtskraft des Urteils" den Bestandteil "Zurich" aus dem Wortanfang ihrer Firma im Handelsregister des Kantons Zürich löschen zu lassen (vgl. klägerisches Rechtsbegehren). Das Gericht darf einer Partei nicht mehr und nichts anderes zusprechen, als sie beantragt, und nicht weniger, als die Gegenpartei anerkannt hat (Art. 58 Abs. 1 ZPO). Die Dispositionsmaxime verbietet dem urteilenden Gericht allerdings nicht, den eigentlichen Sinn des Rechtsbegehrens durch Auslegung zu ermitteln und dessen Zulässigkeit danach und nicht nach dem unzutreffenden Wortlaut zu beur- teilen (vgl. dazu S UTTER-SOMM/SEILER, in: SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENB- ERGER [HRSG.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl.,
Zürich/Basel/Genf 2016, Art. 58 Rz. 10; Urteil des Bundesgerichts 5A_621/2012 vom 20. März 2013, E. 4; auch BGE 140 III 159, E. 4.4). Die Frage, wann das vor- liegende Urteil rechtskräftig wird, ist umstritten. In der Praxis steht denn in der Regel im Vordergrund, ob ein Entscheid sofort vollstreckt werden kann oder nicht. Es kann aber – wie das Begehren der Klägerin zeigt – auch die formelle Rechts- kraft von Interesse sein. Das Bundesgericht hat sich in Bezug auf die Berufung nach ZPO auf den Standpunkt gestellt, dass die formelle Rechtskraft des erstin- stanzlichen Urteils nicht schon mit der Ausfällung bzw. Zustellung des erstinstanz- lichen Entscheids eintrete (BGE 139 III 486, E. 3 mit weiteren Hinweisen). In ei- nem jüngeren Entscheid hat das Bundesgericht aber festgehalten, Urteile des Handelsgerichts würden – sofern es sich um Leistungsurteile handle – mit ihrer Ausfällung in Rechtskraft erwachsen. Freilich könne das Bundesgericht die Rechtskraft und die Vollstreckbarkeit eines kantonalen Leistungsurteils auf Ge- such hin aufschieben. Solange dies nicht geschehen sei, bleibe das kantonale Ur- teil rechtskräftig und vollstreckbar (BGE 142 III 738, E. 5.5.4). Die vorstehenden Ausführungen zeigen, dass ein Antrag mit fristauslösender Wirkung ab Rechts- kraft des Entscheids zu Abgrenzungsproblemen führen kann. Die Klägerin hat mit ihrem Rechtsbegehren wohl auch nicht die Rechtskraft, sondern den unbenutzten Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. die Nichtgewährung der aufschiebenden Wir- kung nach erfolgter Beschwerde gemeint. Jedenfalls lässt sich auch nichts Ande- res ihrer Rechtsschriften entnehmen. 7.2. In Gutheissung der Klage ist die Beklagte daher antragsgemäss – ge- stützt auf Art. 956 Abs. 2 OR, Art. 13 Abs. 1 und Abs. 2 lit. e MSchG i.V.m. Art. 55 Abs. 1 lit. b MSchG sowie Art. 9 Abs. 1 lit. a UWG – zu verpflichten, ihre Firma "Zurich Real Estate AG" (CHE-165.853.020) in der Weise abzuändern, dass der Bestandteil "Zurich" aus dem Wortanfang der Firma entfernt wird. Demzufolge ist die Beklagte zu verpflichten, innerhalb von 20 Tagen nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. Nichtgewährung der aufschiebenden Wirkung nach er- folgter Beschwerde den Bestandteil "Zurich" aus dem Wortanfang der Firma der Beklagten durch das Handelsregisteramt des Kantons Zürich löschen zu lassen. Im Weiteren ist der Beklagten zu verbieten, die Bezeichnung "Zurich Real Estate" als Firma zur Bezeichnung ihrer Dienstleistungen, in der Werbung, in Drucksa-
chen, im Internet als Bestandteil eines Domainnamens oder sonst wie im Ge- schäftsverkehr zu gebrauchen. 8. Vollstreckungsmassnahmen 8.1. Auf Antrag der obsiegenden Partei ordnet das Gericht Vollstreckungs- massnahmen an (Art. 236 Abs. 3 ZPO). Dabei können gemäss Art. 343 Abs. 1 ZPO bei einem Entscheid auf eine Verpflichtung zu einem Tun, Unterlassen oder Dulden verschiedene indirekte Zwangsmittel angedroht werden. Dazu gehören die Strafandrohung nach Art. 292 StGB, die Ordnungsbusse und die Tagesbusse (als Variante der Ordnungsbusse). Über die Anordnung der Vollstreckungsmass- nahmen entscheidet das Gericht nach seinem eigenen Ermessen. Dabei hat es den Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu beachten (D. STAEHELIN, in: SUTTER- SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER [HRSG.], a.a.O., Art. 236 N. 25). Die Klägerin beantragt zur Durchsetzung des Urteils sowohl die Androhung der Bestrafung der verantwortlichen Organe der Beklagten gemäss Art. 292 StGB als auch eine Ordnungsbusse. Im Weiteren ersucht sie um Anordnung weiterer Massnahmen zur Sicherstellung der Umsetzung des Entscheids, sofern sich auf- grund des Verhaltens der Beklagten im Prozess ergeben sollte, dass sich diese wahrscheinlich über die gerichtlichen Anordnungen hinwegsetzen würde (act. 1 Rz. 64). 8.2. Eine Strafandrohung nach Art. 292 StGB kann sich nur an natürliche Personen richten. Dies folgt aus dem Grundsatz "societas delinquere non potest". Eine Ausnahme zu diesem Grundsatz ist vorliegend nicht ersichtlich. Die Bestra- fung setzt aber voraus, dass die Organe von der Androhung Kenntnis erlangt ha- ben (Z INSLI, in: SPÜHLER/TENCHIO/INFANGER [HRSG.], Basler Kommentar Schweize- rische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, Art. 343 N. 15). Es drängt sich vorliegend auf, die gerichtlichen Anordnungen mit einer an die Organe selbst ge- richteten Strafandrohung nach Art. 292 StGB (Busse bis CHF 10'000.–) zu ver- binden, um den gerichtlichen Anordnungen Nachdruck zu verleihen.
8.3. Die Strafandrohungen nach Art. 292 StGB können mit der Androhung einer Ordnungsbusse (auch Tagesbusse) verbunden werden (D. S TAEHELIN, in: SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER [HRSG.], a.a.O., Art. 343 N. 15 mit wei- teren Hinweisen; Urteil des Bundespatentgerichts i.S. A. AG gegen B. AG vom 21. März 2013, S2013_001 [im Internet publiziert]; Urteil des Bundesgerichts 4A_160/2013 vom 21. August 2013 [das Bundesgericht hat zu den im Entscheid aufgeführten Strafandrohungen aber nicht explizit Stellung bezogen]). Ihrer Rechtsnatur als Zwangsgeld entsprechend ist dabei (auch) die Ordnungsbusse vorerst für den Fall der Nichterfüllung lediglich anzudrohen und erst dann auszu- sprechen, wenn die Nichterfüllung feststeht. Die Nichterfüllung eines Zivilurteils ist nicht schon per se eine Ordnungswidrigkeit, die ohne jegliche Androhung vom Vollstreckungsgericht mit einer Busse bestraft werden kann (D. S TAEHELIN, in: SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER [HRSG.], a.a.O., Art. 343 N. 22; KEL- LERHALS , Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, Bern 2012, Art. 343 N. 43 ff.). Die Androhung kann bereits in das zu vollstreckende Ur- teil aufgenommen werden. Das Vollstreckungsgericht hat sodann in einem zwei- ten Entscheid festzustellen, ob tatsächlich nicht erfüllt wurde, und allenfalls die Busse zu verhängen sowie – sofern noch nicht beziffert – deren Höhe festzuset- zen. Dieser letztere Entscheid des Vollstreckungsgerichts bedarf eines Antrags der obsiegenden Partei (D. S TAEHELIN, in: SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUEN- BERGER [HRSG.], a.a.O., Art. 343 N. 22; KELLERHALS, Berner Kommentar, a.a.O., Art. 343 N. 49). Vorliegend drängt sich auch die an die Gesellschaft selber gerichtete Androhung einer Tagesbusse nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO auf, um den gerichtlichen An- ordnungen gehörig Nachdruck zu verleihen. In Anbetracht der bestehenden Wie- derholungsgefahr würde die Strafandrohung nach Art. 292 StGB, welche sich nur an die Organe der Beklagten richtet, zu kurz greifen. Auf eine Bezifferung der al- lenfalls auszufällenden Tagesbusse ist indessen im jetzigen Zeitpunkt zu verzich- ten. 8.4. Für weitergehende Zwangsmittel besteht einstweilen aber kein Raum. Auch die Klägerin legt nicht dar, weshalb die Strafandrohung nach Art. 292 StGB
sowie die Ordnungsbusse nicht ausreichend sein sollten. Allein aus der Bestrei- tung der Beklagten der Verwechslungsgefahr ergibt sich dies nicht. Es kann somit davon ausgegangen werden, dass sich die Beklagte dem vorliegenden Urteil – insbesondere auch unter dem Druck der Strafandrohung nach Art. 292 StGB und den drohenden hohen Ordnungsbussen – unterziehen und entsprechend ihre Firma im Handelsregister ändern bzw. dem Verbot nachkommen wird. 9. Kosten- und Entschädigungsfolgen 9.1. Ausgangsgemäss ist die Beklagte kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 106 Abs. 1 ZPO). 9.2. Die Höhe der Gerichtsgebühr bestimmt sich nach der Gebührenver- ordnung des Obergerichts vom 8. September 2010 (GebV OG; Art. 96 ZPO i.V.m. § 199 Abs. 1 GOG) und richtet sich in erster Linie nach dem Streitwert bzw. nach dem tatsächlichen Streitinteresse (§ 2 Abs. 1 lit. a GebV OG). 9.2.1. Die Klägerin beziffert den Streitwert auf CHF 250'000.–, die Beklagte auf CHF 50'000.– (act. 1 Rz. 7; act. 9 Rz. 50 f.) . Vorliegend ist mit den Parteien von einer vermögensrechtlichen Streitigkeit aus- zugehen, da mit der Klage letztlich ein wirtschaftlicher Zweck verfolgt wird (BGE 118 II 528, E. 2c). Lautet das Rechtsbegehren in einer vermögensrechtlichen Streitigkeit nicht auf eine bestimmte Geldsumme, so setzt das Gericht den Streit- wert fest, sofern sich die Parteien darüber nicht einigen oder ihre Angaben offen- sichtlich unrichtig sind (Art. 91 Abs. 2 ZPO). Diesfalls hat das Gericht eine eigene Bewertung vorzunehmen, d.h. es hat den Streitwert nach objektiven Kriterien zu schätzen (R ÜEGG, in: SPÜHLER/TENCHIO/INFANGER [HRSG.], a.a.O., Art. 91 N. 6; D IGGELMANN, in: BRUNNER/GASSER/SCHWANDER [HRSG.], ZPO Kommentar, 2. Aufl., Zürich/St.Gallen 2016, Art. 91 N. 22 f.; S TEIN-WIGGER, in: SUTTER-SOMM/HASEN- BÖHLER/LEUENBERGER [HRSG.], a.a.O., Art. 91 N. 25; vgl. auch Urteil des Oberge- richts des Kantons Zürich LB140070-O vom 21. Januar 2015, E. 4.). Divergiert das Interesse der Klagpartei von jenem der beklagten Partei, so ist auf den höheren Wert abzustellen. Dabei hat das Gericht eine Prüfung der Interessen
der jeweiligen Parteien vorzunehmen (S TEIN-WIGGER, in: SUTTER-SOMM/HASEN- BÖHLER/LEUENBERGER [HRSG.], a.a.O., Art. 91 N. 26; DIGGELMANN, in: BRUN- NER /GASSER/SCHWANDER [HRSG.], a.a.O., Art. 91 N. 22 f.). Vorliegend betrifft die Streitsache die Firmenbezeichnung einer der schweizweit grössten Versicherungs- und Rückversicherungsgesellschaften, die sowohl natio- nal als auch international einen sehr hohen Bekanntheitsgrad aufweist. Wie er- wähnt, liegt eine nach allen Richtungen intensive firmen-, marken- und wettbe- werbsmässige Ausnützung der Bezeichnung "Zurich" vor. Berechtigterweise misst die Klägerin dieser Streitigkeit eine hohe Bedeutung bei. In Anbetracht dessen dürfte sich das Streitinteresse der Klägerin mindestens in der Höhe des von ihr angegebenen Streitwerts bewegen. Weshalb im von den Parteien zitierten Ver- fahren Geschäfts-Nr. HG080126 vor dem Handelsgericht des Kantons Zürich der Streitwert auf CHF 100'000.– festgesetzt wurde, ist nicht ersichtlich. Die kurzen Erwägungen lassen aber darauf hindeuten, dass sich die damaligen Parteien über den Streitwert geeinigt haben bzw. dieser unbestritten blieb. Es lässt sich daher aus diesem vor acht Jahren geführten Verfahren, in welchem es um eine negative Feststellungsklage ging, wobei das Lauterkeitsrecht nicht Gegenstand war, nur wenig hinsichtlich des Streitwerts des vorliegenden Verfahrens ableiten. Ohnehin bemisst sich das Streitinteresse bei nicht in Geldsummen ausgedrückten Rechts- begehren je nach den Umständen im Einzelfall. Dabei sind mehrere Faktoren – wie etwa die Bedeutung des Streitgegenstands und die Stellung der Parteien – ausschlaggebend, und diese führen dazu, den Streitwert auf die für das vorlie- gende Verfahren als realistisch zu bezeichnende Höhe von CHF 250'000.– fest- zu legen. 9.2.2. Die Festlegung der Gerichtskosten erfolgt gestützt auf die Gebühren- verordnung des Obergerichts vom 8. September 2010 (GebV OG). Ausgehend vom Streitwert sind auch der Zeitaufwand des Gerichts und die Schwierigkeit des Falls zu gewichten (§ 4 Abs. 1 und 2 GebV OG). Angesichts des Umfangs der Ak- ten, der gerichtlichen Verfügungen, vorab auch der Durchführung einer Ver- gleichsverhandlung mit entsprechender Vorbereitung (Prot. S. 7) und schliesslich der Komplexität der Rechtsfragen und der Anzahl der (beurteilten) Prozessthe-
men rechtfertigt es sich, die Gerichtsgebühr auf CHF 20'000.– festzusetzen. Die Gerichtskosten sind – soweit möglich – aus dem von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss zu decken (Art. 111 Abs. 1 ZPO), und der Klägerin ist das Rückgriffsrecht auf die Beklagte einzuräumen (Art. 111 Abs. 2 ZPO). Im nicht ge- deckten Betrag sind die Kosten von der Beklagten einzufordern. 9.3. Die Höhe der Parteientschädigung ist nach der Verordnung über die Anwaltsgebühren vom 8. September 2010 zu bemessen (AnwGebV; Art. 105 Abs. 2 ZPO). Grundlage ist auch hier der Streitwert (§ 2 Abs. 1 lit. a AnwGebV). Bei einem Streitwert von CHF 250'000.– beträgt die Grundgebühr rund CHF 17'650.–. Sie ist mit der Begründung bzw. Beantwortung der Klage verdient und deckt auch den Aufwand für die Teilnahme an einer allfälligen Hauptverhand- lung ab. Für die Teilnahme an zusätzlichen Verhandlungen und für weitere not- wendige Rechtsschriften wird ein Zuschlag von je höchstens der Hälfte der Grundgebühr berechnet (§ 11 Abs. 1 und 2 i.V.m. § 4 Abs. 1 AnwGebV). Bei der Festsetzung der Parteientschädigung ist vorliegend zu berücksichtigen, dass eine Vergleichsverhandlung durchgeführt und eine zweite Rechtsschrift verfasst wur- de. Dies führt in Anwendung von §§ 4 und 11 AnwGebV – auch unter Berücksich- tigung der Komplexität der Rechtsfragen – zu einer Parteientschädigung in der Höhe von rund CHF 25'000.–, welche die Beklagte der Klägerin zu bezahlen hat. Das Handelsgericht erkennt: 1. Die Beklagte wird – unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB (Busse bis CHF 10'000.–) im Widerhandlungsfall sowie zu- sätzlich unter Androhung einer Ordnungsbusse bis zu CHF 1'000.– für jeden Tag der Nichterfüllung – verpflichtet, ihre Firma "Zurich Real Estate AG" in der Weise abzuändern, dass der Bestandteil "Zurich" aus dem Wortanfang der Firma entfernt wird. Demzufolge wird die Beklagte – unter Androhung der Bestrafung ihrer Orga- ne nach Art. 292 StGB (Busse bis CHF 10'000.–) im Widerhandlungsfall so-
wie zusätzlich unter Androhung einer Ordnungsbusse bis zu CHF 1'000.– für jeden Tag der Nichterfüllung – verpflichtet, innert zwanzig Tagen nach un- benutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. Nichtgewährung der aufschie- benden Wirkung nach erfolgter Beschwerde den Bestandteil "Zurich" aus dem Wortanfang ihrer Firma im Handelsregister des Kantons Zürich zu löschen. 2. Im Weiteren wird der Beklagten – unter Androhung der Bestrafung ihrer Or- gane nach Art. 292 StGB (Busse bis CHF 10'000.–) im Widerhandlungsfall sowie zusätzlich unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000.– für jeden Tag der Nichterfüllung – verboten, die Bezeichnung "Zurich Real Esta- te" als Firma, zur Bezeichnung ihrer Dienstleistungen, in der Werbung, in Drucksachen, im Internet, als Bestandteil eines Domainnamens oder sonst wie im Geschäftsverkehr zu gebrauchen. 3. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 20'000.–. 4. Die Kosten werden der Beklagten auferlegt und – soweit möglich – aus dem Kostenvorschuss der Klägerin bezogen. Der Klägerin wird dafür das Rück- griffsrecht auf die Beklagte eingeräumt. Im nicht durch den Kostenvorschuss gedeckten Betrag sind die Kosten bei der Beklagten einzufordern. 5. Die Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin eine Parteientschädigung von CHF 25'000.– zu bezahlen. 6. Schriftliche Mitteilung an die Parteien sowie an das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE), Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern. 7. Eine bundesrechtliche Beschwerde gegen diesen Entscheid ist innerhalb von 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Be- schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 und Art. 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). Der Streitwert beträgt CHF 250'000.–.
Zürich, 21. Januar 2019
Handelsgericht des Kantons Zürich
Vorsitzender:
Dr. George Daetwyler Gerichtsschreiber:
Roman Kariya