Handelsgericht des Kantons Zürich Einzelgericht
Geschä fts-Nr.: HE160500-O U/ei
Mitwirkend: Oberrichter Dr. George Daetwyler, Präsident sowie der Geri chts- schreiber Adrian Joss
Urteil vom 13. März 2017
i n Sachen
A._____ GmbH, Klägerin
vertreten durch Rechtsanwalt M.A. HSG in Law X1._____ vertreten durch Rechtsanwalt MLaw X2._____
gegen
B._____ GmbH, Beklagte
vertreten durch Fürsprecher Y._____
betreffend vorsorgliche Massnahmen
Rechtsbegehren: (act. 1 S. 2 f.) "1. Es sei der Gesuchsgegnerin, unter Androhung der Bestrafung ih- rer Organe mit Busse im Widerhandlungsfall (Art. 292 StGB), vor- sorgli ch zu verbi eten, i n den Berei chen Musi k und Unterhaltung (i) ihre Produkte mit der Bezeichnung "Schwiizer Kiddies" zu ve r- sehen und unter der genannten Bezei chnung i n Verkehr zu brin- gen, (ii) unter der genannten Bezeichnung andere Leistungen anzubie- ten oder zu erbringen, (iii) die genannte Bezeichnung für die Bewerbung und Vermark- tung ihrer Produkte und anderen Leistungen zu verwenden und (iv) die genannte Bezeichnung anderweitig in der Werbung und im geschäftlichen Verkehr zu verwenden. 2. Es sei der Gesuchsgegnerin, unter Androhung der Bestrafung ih- rer Organe mit Busse im Widerhandlungsfall (Art. 292 StGB), vor- sorgli ch zu verbi eten, i n den Berei chen Musi k und Unterhaltung (i) ihre Produkte mit der Bezeichnung "Schwiizer Kidz" zu verse- hen und unter der genannten Bezei chnung i n Verkehr zu bri ngen, (ii) unter der genannten Bezeichnung andere Leistungen anzubie- ten oder zu erbringen, (iii) die genannte Bezeichnung für die Bewerbung und Vermark- tung ihrer Produkte und anderen Leistungen zu verwenden und (iv) die genannte Bezeichnung anderweitig in der Werbung und im geschäftlichen Verkehr zu verwenden. 3. Es seien die Massnahmen gemäss den Rechtsbegehren 1 und 2 superprovisorisch – ohne vorgängige Anhörung der Gesuchsgeg- neri n – zu erlassen. 4. Im Hinblick auf den superprovisorischen Erlass der Massnahmen im Sinne von Rechtsbegehren 3 sei auf die Anordnung einer Si- cherhei tslei tung i m Si nne von Art. 265 Abs. 3 ZPO zu verzichten. 5. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zzgl. MwSt.) zu Lasten der Gesuchsgegnerin." Der Einz elrichter zieht in Erwägung: 1. Prozessverlauf Mit Eingabe vom 8. Dezember 2016, hierorts am 9. Dezember 2016 eingegangen, stellte die Klägerin ein Gesuch betreffend Erlass vorsorglicher bzw. superproviso-
rischer Massnahmen i m Si nne von Art. 261 ff. ZPO (act. 1). Das Dringlichkeitsbe- gehren wurde bereits mit Verfügung vom 9. Dezember 2016 abgewiesen. Gleich- zeitig wurde der Klägerin Frist angesetzt, um ei nen Kostenvorschuss zu lei sten, und der Beklagten wurde Frist angesetzt, um si ch zum Massnahmebegehren zu äussern (act. 4). Nachdem die Beklagte mit ihrer Gesuchsantwort säumig geblie- ben war, wurde i hr mit Verfügung vom 10. Januar 2017 eine Nachfrist angesetzt, um das Massnahmebgehren zu beantworten (act. 10). Die Gesuchsantwort datiert vom 23. Januar 2017. Darin stellt die Beklagte eventualiter einen Antrag auf Leis- tung ei ner Si cherhei t (act. 12). Die Gesuchsantwort wurde der Klägerin mit Verfü- gung vom 31. Januar 2017 zugestellt, wobei der Klägerin gleichzeitig Frist ange- setzt wurde, um sich zum beklagtischen Antrag auf Leistung einer Sicherheit zu äussern (act. 17). Sodann wurden die von der Beklagten als Augenscheinsobjekte eingereichten CD's der Klägerin zur Einsichtnahme zugestellt (act. 17). Die Stel- lungnahme der Klägerin datiert vom 16. Februar 2017 (act. 21). 2. Prozessuales 2.1. Gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a und c ZPO i.V.m. § 44 GOG ist das Handelsge- richt für Streitigkeiten im Zusammenhang mit geistigem Eigentum sowie für Strei- tigkeiten über den Gebrauch einer Firma zuständig. Weiter beurteilt das Handels- gericht Streitigkeiten nach dem UWG, sofern der Streitwert mehr als CHF 30'000.– beträgt (Art. 5 Abs. 1 lit. d ZPO i.V.m. § 44 GOG). Die örtliche Zu- ständigkeit i st unbestri tten und ergibt sich aus Art. 13 lit. a i.V.m. Ar t. 15 Abs. 2 und Art. 36 ZPO (act. 1 Rz. 2 ff; act. 12 Rz. 3). 2.2. Das Gesetz sieht für das summarische Verfahren grundsätzlich keinen doppelten Schriftenwechsel vor (Art. 253 ZPO). Die klagende Partei hat mithin das gesamte Klagefundament (schlüssige Parteibehauptungen und Bezei chnung der Beweismittel) bereits mit dem Gesuch vorzutragen. Nach Eingang der Ge- suchsantwort ist der Schriftenwechsel abgeschlossen. Ein formeller zweiter Schriftenwechsel hat die Ausnahme zu bleiben. Ein zweiter Schriftenwechsel wurde mit der Verfügung vom 31. Januar 2017 (act. 17) ni cht eröffnet, worauf i n der Verfügung hingewiesen wurde. Davon scheint auch die Klägerin auszugehen (act. 19).
(act. 3/39-42). Sodann führt die Klägerin Ferienlager für Kinder durch ("Sing- camps" und "Danceweeks"), anlässlich welcher "Schwiizergoofe"-Lieder erlernt werden. Auch ist die Klägerin verschiedentlich in den Medien (im Print- und Fern- sehbereich) präsent, wobei mitunter das Zeichen "Schwiizergoofe" verwendet wird (act. 1 Rz. 20 ff.). 4.2. Die Beklagte produziert seit ihrer Gründung im Jahr 2002 Tonträger für Kinder mit schweizerdeutschen Liedern. Dazu gehören Produktionen wie "Schwii- zer Chinderlieder", "Schwiizer Chinderlieder – Wi ehnachte", "Schwi i zer C hi nder Mundart Hits" oder "Schwiizer Chindsgi Hits". Bis heute sind über 270 CD's er- schienen, auf welchen jeweils i hre Marke "CHINDERWÄLT" (fig.) aufgeführt ist . Auf den Covers der Produktionen auf Schweizerdeutsch bringt die Beklagte zu- dem jeweils den Hinweis "Schwiizerdütsch" auf einem roten Banner an. Des Wei- teren stellt sie Liederbücher "Schwiizer Chinderlieder 1-4" und eine Serie "Die schönschte Schwiizer Chinderlieder" her. Zudem veranstaltet sie ebenfalls Schul- und Feriencamps für Kinder. Für i hr Album "Schwiizer Kiddies" hat die Beklagte im Internet bereits eine Website aufgeschaltet ("www.schwiizerkiddies.ch"; act. 12 Rz. 26 ff.). 4.3. Die "Schwiizer Kiddies" der Beklagten si nd eine Kinderband mit fester Be- setzung, die zusammen mit ihrem Instrumentallehrer CD's produzieren und Live- Aufführungen durchführen sollen. Demgegenüber werden bei den "Schwiizergoo- fe" der Klägerin Songs vorkomponiert, die in einem Kinderchor mit wechselnder Besetzung gesungen werden (act. 12 Rz. 113). 5. Allgemeines zum Erlass vorsorglicher Massnahmen Damit das Gericht gestützt auf Art. 261 Abs. 1 ZPO vorsorgliche Massnahmen anordnen kann, müssen sowohl der Verfügungsanspruch als auch der Verfü- gungsgrund gegeben sein (vgl. K OFMEL EHRENZELLER, i n: OBERHAM- MER /DOMEJ/HAAS [Hrsg.], Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2. Aufl. 2013, N. 4 zu Art. 261 ZPO). Für den Verfügungsanspruch stellt das Ge- richt eine Hauptsachenprognose. Als Verfügungsgrund muss der Klägerin ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil drohen (Nachteilsprognose); gleich-
zeitig wird vorausgesetzt, dass eine gewisse zeitliche Dringlichkeit vorliegt. Diese wird dann bejaht, wenn der nicht leicht wiedergutzumachende Nachteil nicht an- ders als durch den Erlass vorsorglicher Massnahmen abgewendet und das Resul- tat des Hauptverfahrens nicht abgewartet werden kann (K OFMEL EHRENZELLER, a.a.O., N. 7 zu Art. 261 ZPO). Sodann wird nach der Praxis des Bundesgerichts dem Verhältnismässigkeitsprinzip ein besonderer Stellenwert eingeräumt. Dem- gemäss haben die Gerichte vor der Anordnung von Massnahmen ei ne Interes- senabwägung vorzunehmen, gar eine besonders sorgfältige, wenn es nicht nur um Sicherung, sondern um vorläufige Vollstreckung geht, insbesondere bei der Nachteilsdiskussion (Z ÜRCHER, in: BRUNNER/GASSER/SCHW ANDER [Hrsg.], ZPO Di- ke Kommentar, 2. Aufl. 2016, N. 33 zu Art. 261 ZPO; BGE 131 III 473 E. 2.3 = Pra 95 Nr. 32; Urteil des Bundesgerichts 4A_367/2008 vom 14. November 2008 E. 4.2). Das Bundesgericht verlangt neben der Glaubhaftmachung und der summarischen Rechtsprüfung ei ne Betrachtung der Nachteile, welche sich bei den Varianten Anordnung oder Nichtanordnung für die jeweils betroffene Partei ergeben. Das Gericht muss auch das mutmassliche Recht der Klägerin und die (möglicherweise unwiederbringlichen) Nachteile der Gegenseite abwägen. Je einschneidender ei- ne vorsorgliche Massnahme die Gegenpartei treffen kann, desto höhere Anforde- rungen sind an die Begründetheit des Begehrens in tatsächlicher und rechtlicher Hi nsi cht zu stellen (vgl. u.a. Urteil des Bundesgerichts 5P.254/2002 vom 12. September 2002 E. 2.6). Eine vorsorgliche Massnahme kann jede gerichtliche Anordnung sein, die geeig- net ist, den drohenden Nachteil abzuwenden (S PRECHER, in: SPÜH- LER /TENCHIO/INFANGER [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess- ordnung, 2. Aufl. 2013, N. 24 zu Art. 262 ZPO). Dabei muss die Klägerin sowohl das Bestehen ihres materiellen Anspruchs zivil- rechtlicher Natur, dessen Gefährdung oder Verletzung als auch den drohenden, nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil und die zeitliche Dringlichkeit glaub- haft machen. Das Kriterium der Glaubhaftmachung führt dazu, dass Art. 8 ZGB ausser Funktion tritt. Das Gericht ist dabei gehalten, wenigstens summarisch zu
prüfen, ob sich der von der Klägerin geltend gemachte Anspruch aus den darge- legten Tatsachen und Beweisen ergibt bzw. für das Vorhandensein der Tatsachen gewisse Elemente sprechen, selbst wenn aus der Sicht des Gerichts noch die Möglichkeit der Nichtverwirklichung dieser Tatsachen besteht (H UBER, IN: SUTTE R- SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER [Hrsg.], Kommentar Schweizerische Zivilpro- zessordnung, 3. Aufl. 2016, N. 25 zu Art. 261 ZPO mit Hinweis u.a. auf BGE 130 III 3 2 1 E . 3.3). Ei n Anspruch i st vorsorgli ch zu schützen, wenn er si ch nach sum- marischer Prüfung der Rechtsfragen nicht als aussichtslos erweist (BGE 108 II 69 E. 2; Urteil des Bundesgerichts 4A_312/2009 vom 23. September 2009 E. 3.6.1). Die Beklagten können allerdings das Glaubhaftmachen der Klägerin zerstören, indem sie ihrerseits glaubhaft macht, dass der Anspruch ni cht besteht (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4P.64/2003 vom 6. Juni 2003 E. 3.1). 6. Hauptsachenprognose: markenrechtliche Ansprüche? 6.1. Marken der Parteien 6.1.1. Auf die Klägerin ist die Wortmarke "Schwiizergoofe" (Marken Nr. 644957; hinterlegt am 15. November 2012) für die Klassen 9, 14-16, 24-25, 28, 30 und 32 eingetragen (act. 3/6). In den folgenden Bereichen ist die Wortmarke dagegen ni cht eingetragen: In Klasse 9 hinsichtlich "Magnetaufzeichnungsträger; CD's, DVD's und andere di- gitale Aufzeichnungsträger", in Klasse 16 hinsichtlich "Waren aus Papier und Pappe (Karton), soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Druckerzeugnisse; Fo- tografien; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate)", in Klasse 28 hi nsi chtli ch "Spi ele" sowi e i n Klasse 41 hi nsi chtli ch "Erzi ehung; Ausbi ldung; Un- terhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten". Das Zeichen "Schwiizergoofe" wurde vom Institut für geistiges Eigentum hinsicht- li ch der erwähnten Ausnahmen als Gemeingut im Sinne von Art. 2 lit. a MSchG qualifiziert, da es aufgrund des beschreibenden Charakters an der Unterschei- dungskraft fehle (act. 14/65; act. 14/67). Diesen Beurtei lungen widersetzte sich die Klägerin nicht (act. 14/66; act. 14/68).
Weiter ist auf die Klägerin die nachfolgende kombinierte Wort-/Bildmarke "Schwii- zergoofe" (Marken Nr. 644532; hinterlegt am 26. November 2012; act. 3/7)
sowie die nachfolgende kombinierte Wort-/Bildmarke "Schwiizergoofe" (Marken Nr. 679296; hinterlegt am 1. Oktober 2015; act. 3/8)
in den Klassen 9, 14-16, 24-25, 28, 30, 32 und 41 [ohne Ausnahmen] ei ngetra- gen. 6.2. Auf die Beklagte ist die nachfolgende kombinierte Wort-/Bildmarke "CHIN- DERWÄLT" (fig.) in den Klassen 9, 16, 24, 25, 27, 28, 35, 39 und 41 eingetragen (Marken Nr. 516172; hinterlegt am 12. Mai 2003, act. 14/4):
6.3. Rechtli ches 6.3.1. Als Marke gilt gemäss Art. 1 Abs. 1 MSchG ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unter- nehmen zu unterschei den. Gemäss Art. 1 Abs. 2 MSchG können Marken insbe- sondere Wörter oder bildliche Darstellungen bzw. Verbindungen solcher Elemente untereinander sein. Die Marke ist somit ein Mittel zur Individualisierung der eige- nen Waren oder Dienstleistungen. Vom Markenschutz ausgeschlossen sind unter
anderem Zeichen des Gemei nguts, soweit sie sich nicht im Verkehr durchgesetzt haben (Art. 2 lit. a MSchG). Unter das Gemeingut fallen einerseits Zeichen, denen die Unterscheidungskraft fehlt, und andererseits Zeichen, die mangels gleichwertiger Alternativen im Wirt- schaftsverkehr wesentlich oder gar unentbehrlich und damit freihaltebedürftig sind (S TÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: DAVID/FRICK [Hrsg.], BSK MSchG, 3. Aufl. 2017, N. 34 zu Art. 2 MSchG). Gemäss Art. 13 Abs. 1 MSchG verleiht das Mar- kenrecht dem Inhaber das ausschli essli che Recht, di e Marke zur Kennzei chnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen. Nach Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG kann, wer in seinem Recht an der Marke oder an einer Herkunftsangabe verletzt oder gefährdet wird, vom Richter verlangen, eine drohende Verletzung zu verbieten. Eine Marke ist verletzt, wenn jemand in der Schweiz ein jüngeres und mit der Marke verwech- selbares Zeichen gebraucht. Eine Verletzung oder Gefährdung von Markenrech- ten liegt indes nur vor, wenn sich der Kläger auf eine gültige Markeneintragung abstützen kann (F RICK, i n: DAVID/FRICK [Hrsg.], BSK MSchG, 3. Aufl. 2017, N. 7 und N. 11 zu Art. 55 MSchG). 6.3.2. Markenrechtlicher Schutz besteht indes nicht abstrakt, sondern ist entspre- chend dem Spezialitätsprinzip an die konkret bezeichneten Produkte gekoppelt; er besteht gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. b und c MSchG mi thi n nur für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen (sog. Gleichartigkeitsbereich; M ARBACH, i n: VON BÜREN/MARBACH/DUCREY [Hrsg.], Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 3. Aufl. 2008, N. 551 und 573). Art. 15 MSchG stellt insoweit eine Durchbrechung des Spezialitätsprinzips dar, als dem Inhaber einer berühmten Marke auch Schutz ausserhalb des Gleichartigkeitsbereichs gewährt wird. Damit soll verhindert wer- den, dass der Ruf berühmter Marken dadurch ausgenützt wird, dass sie von Drit- ten für völlig verschiedene Waren und Dienstleistungen genutzt werden. Eine Le- galdefinition der berühmten Marke fehlt. Indes ist ein erweiterter Schutz aus dem Normzweck herrührend sachlich nur gerechtfertigt, wenn es dem Markeninhaber gelungen ist, eine überragende Verkehrsgeltung zu schaffen, so dass der Marke eine durchschlagende Werbekraft zukommt, die nicht nur zur Vermarktung i m an- gestammten Waren- oder Dienstleistungsbereich genutzt werden kann, sondern
darüber hinaus geeignet ist, auch den Absatz anderer Waren oder Dienstleistun- gen erheblich zu erleichtern. Die berühmte Marke zeichnet sich weiter dadurch aus, dass ihre Werbekraft einen in den verschiedensten Bereichen nutzbaren er- heblichen wirtschaftlichen Wert darstellt und deshalb auch dazu einlädt, von an- deren ausgebeutet zu werden. Einigkeit besteht sodann darüber, dass die be- rühmte Marke einem breiten Publikum bekannt sei n muss und si ch ni cht nur auf den typischen Abnehmerkreis beschränken darf. Zur Beurtei lung können etwa Schutzdauer und Schutzumfang einer Marke, das Bestehen von ähnlichen Dritt- marken, die Kennzeichnungskraft oder das geografische Gebiet, in dem die Pro- dukte erhältli ch si nd, herangezogen werden (BGE 130 III 748 E. 1.1 "Nestlé" = Pra 94 (2005) Nr. 91; BGE 124 III 277 E. 1a "Nike"; D AVID/FRICK, in: DAVID/FRICK [Hrsg.], BSK MSchG, 3. Aufl. 2017, N. 31 f. und N. 47 zu Art. 15 MSchG; WILLI, Kommentar MSchG, 2002, N. 9 ff. zu Art. 15 MSchG). 6.3.3. Zur Beurtei lung ei ner Markenverletzung ist gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG mi tunter auf die Verwechslungsgefahr abzustellen. Der Begriff der Ver- wechslungsgefahr wird dabei für das gesamte Kennzeichenrecht einheitlich um- schrieben, doch sind die jeweils namen-, firmen- und lauterkei tsrechtli chen Be- sonderheiten zu beachten. Verwechslungsgefahr bedeutet, dass ein Kennzeichen im Schutzbereich, den ihm das Firmen-, Namens-, Marken- oder Wettbewerbsrecht verleiht, durch gleiche oder ähnliche Zeichen in seiner Funktion der Individualisierung bestimmter Per- sonen oder Gegenstände gefährdet wird. Dabei können schlechter berechtigte, gleiche oder ähnliche Zeichen Fehlzurechnungen derart verursachen, dass die Adressaten die mit ihnen gekennzeichneten Personen oder Gegenstände für jene halten, die mit den besser berechtigten Zeichen individualisiert werden (unmittel- bare Verwechslungsgefahr), oder die schlechter berechtigten Zeichen können ei- ne mittelbare Verwechslungsgefahr schaffen, indem die Adressaten zwar die Un- terschiede der Zeichen wahrnehmen, aber aufgrund der Ähnlichkeit falsche Zu- sammenhänge vermuten und es dennoch zu Fehlzurechnungen kommt (mittelba- re Verwechslungsgefahr).
Die Gefahr von Fehlzurechnungen hängt von den gesamten Umständen ab, unter denen die Adressaten die Zeichen wahrnehmen, und von der Art, wie sie die Zei- chen verstehen und in der Erinnerung behalten. Der Eindruck, der im Gedächtnis haften bleibt, muss deutli ch verschi eden sei n; di e Ähnli chkei t i st ni cht durch ei n di- rektes Nebeneinanderhalten zu prüfen. Die Verwechslungsgefahr ist nach dem Gesamteindruck und der Aufmerksamkeit und Wahrnehmungsfähigkeit des mas- sgebenden D urchschni ttabnehmers zu beurteilen. Den prägnanten Hauptelemen- te kommt dabei besondere Bedeutung zu, da sie geeignet sind, das unvollkom- mene Erinnerungsbild zu prägen. Die Kennzeichnungskraft wird bei der Beurtei- lung der Verwechslungsgefahr in Betracht gezogen. Starke Marken fallen entwe- der aufgrund ihres originär besonders fantasiehaften Gehalts auf oder weisen aufgrund i hres i ntensi ven Gebrauchs überdurchschni ttli che Bekannthei t auf. Schwache Elemente sind banal oder lehnen sich eng an Sachgebegriffe des all- gemeinen Sprachgebrauchs an und beeinflussen den Gesamteindruck daher we- niger, gemeinfreie Elemente spiele eine noch untergeordnetere Rolle. Bei Wort- marken ist auf die Ähnlichkeit von Klang, Schriftbild oder Sinngehalt abzustellen. Bei kombinierten Wort-/Bildmarken ist ferner die grafische Gestaltung zu berück- sichtigen (BGE 140 III 297 E. 7; BGE 128 III 353 E. 4; BGE 128 III 401 E. 5; BGE 127 III 160 E. 2a; BGE 126 III 239 E. 3a; BGE 121 III 378 E. 2; Urteil des Bundes- gerichts 4A_669/2011 vom 5. März 2012 E. 2.2, in: sic! 9/2012 S. 564; S TÄ DE- LI /BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., N. 22 ff., N. 59 ff., 154 ff. zu Art. 3 MSchG; WILLI, Kommentar MSchG, 2002, N. 26 ff. zu Art. 3 MSchG).
6.4. Würdi gung 6.4.1. Abnehmerkreis Der massgebende Abnehmerkreis der streitgegenständlichen Produkte ist ei n breites Publi kum. Angesprochen ist einerseits der Fachhandel, von dem eine hö- here Aufmerksamkeit erwartet werden kann, andererseits vorab Kinder sowie er- zieherisch tätige Erwachsene bzw. deren Verwandte und Bekannte, die die Dienstleistungen und Produkte mit einer gewöhnli chen Aufmerksamkeit in An- spruch nehmen. 6.4.2. Wortmarke "Schwiizergoofe" Die Wortmarke "Schwiizergoofe" der Klägerin geniesst für die vorliegend relevan- ten Waren und D i enstlei stungen (Ton- und Bildträger, Lehr- und Unterrichtsmittel, Spiele, Dienstlei stungen i m Berei ch Erzi ehung, Ausbi ldung) mangels Eintragung im Gleichartigkeitsbereich keinen markenrechtlichen Schutz. Sodann gelingt es der Klägerin nicht glaubhaft zu machen, dass die Wortmarke "Schwiizergoofe" als berühmte Marke im Sinne von Art. 15 MSchG anzusehen wäre, welche über den Gleichartigkeitsbereich hinaus Schutz geniesst: Zunächst spri cht vorallem die erst seit dem Jahr 2013 bestehende und damit verhältnismässig kurze Schutzdauer gegen das Vorliegen einer berühmten Marke, aber auch die geri nge Anzahl veröf- fentlichter Tonträger (8 CD's und eine DVD; act. 1 Rz. 20) spricht dagegen. Auch beschränkt sich die Markennutzung in geografischer Hinsicht auf den deutsch- sprachigen Teil der Schweiz. Die von der Klägerin unterstellte grosse Medienprä- senz lässt ebenfalls noch ni cht ohne Weiteres auf eine berühmte Marke schlies- sen. Ferner legt die Klägerin keine Umstände dar, die ihr den Absatz anderer Wa- ren oder Dienstleistungen ausserhalb des angestammten Bereichs erheblich er- leichtern würden. Somi t kann ni cht auf eine überragende Verkehrsgeltung ihrer Wortmarke geschlossen werden.
6.4.3. Verwechslungsgefahr Damit bleibt zu prüfen, ob eine Verwechslungsgefahr zwi schen den beiden kom- binierten Wort-/Bildmarken der Klägerin und dem beklagtischen Schri ftzug "Schwiizer Kiddies" besteht. Folgende Zeichen stehen sich somit gegenüber:
Was das Wortzeichen "Schwiizergoofe" betrifft, ist dieses als Dialektvariante von "Schweizer (Klein-)Kinder" anzusehen, oder wie das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum, Markenabteilung, schrieb: "Schweizer Kinder", "Schweizer Kleinkinder", "unartige Schweizerkinder" (act. 14/65). Als solches weist es – i n Übereinstimmung mit der Beurteilung des Instituts für geistiges Eigentum (act. 14/65) – einen beschreibenden Sinngehalt hi nsi chtli ch der vorliegend rele- vanten Waren und Dienstleistungen auf. Die Kombination einer geographischen Bezei chnung "Schwiizer" mit dem Zusatz "Goofe" erhellt beim massgeblichen Ab- nehmerkreis, dass Lieder in Mundart vertrieben werden. Zudem kann das Zeichen als Hinweis auf den Destinatärskreis (Schweizer [Klein-]Kinder) der Dienstleistun- gen verstanden werden. Damit fehlt es an einer genügenden Unterscheidungs- kraft. Auf die Verwendung des Zeichens "Schwi i zer" si nd zudem auch andere
Konkurrenten angewiesen, die Lieder in Mundart für Schweizer Kinder anbieten wollen. "Schwiizergoofe" stellt insgesamt ein banales, direkt beschreibendes und freihaltebedürftiges Zeichen dar, womit dieses für die Beurteilung des Gesamtein- drucks der kombinierten Wort-/Bildmarken nur eine untergeordnete Rolle spielt (S TÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., N. 195 ff. zu Art. 2 MSchG und N. 47 zu Art. 3 MSchG; W ILLI, a.a.O., N. 53 ff. zu Art. 2 MSchG). Insoweit ist massgeblich auf die Darstellungselemente der kombinierten Wort-/ Bildmarken abzustellen (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., N. 84 ff. zu Art. 2 MSchG). Prägendes Element bei den klägerischen Zeichen bildet das "Smiley" auf dem (breiten) Schriftzug "Schwiizergoofe", der sich lediglich auf einer Zeile befindet. Demgegenüber bilden prägende Elemente beim beklagtischen Zeichen die Ausführung des Schriftzugs auf zwei Zeilen mit je (deutli ch) unter- schiedlichen Schriftgrössen, wobei beim "K" von "Kiddies" ein "Engelsflügelchen" und beim "S" von "Kiddies" ein "Teufelshörnchen" angebracht sind. Auffallend ist weiter der schmalere und kantigere Schri ftzug. Die prägenden bzw. kennzeich- nungskräfti gen Elemente unterscheiden sich damit für den D urchschni ttabnehmer in genügender Weise, womit unter markenrechtli chen Gesi chtspunkten weder ei- ne unmittelbare noch eine mittelbare Verwechslungsgefahr zwischen den Zeichen glaubhaft gemacht ist. 7. Hauptsachenprognose: lauterkei tsrechtli che Ansprüche? 7.1. Rechtli ches 7.1.1. Gemäss Art. 2 UWG ist unlauter und widerrechtlich jedes täuschende oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Ver- halten oder Geschäftsgebahren, welches das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflusst. Unlauter handelt ge- mäss Art. 3 lit. d UWG insbesondere, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen.
7.1.2. Die Merkmale bzw. Verhaltensweisen eines Marktauftritts werden nur dann i m Rahmen von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG geschützt, wenn sie entweder über eine originäre oder mittels Verkehrsdurchsetzung erworbene Kennzeichnungskraft ver- fügen. Ist ein Zeichen als Gemeingut vom Sonderrechtsschutz nach Art. 2 lit. a MSchG ausgeschlossen, so kann ein Marktteilnehmer, der dieses Element ver- wendet, sich gegenüber einem Mitbewerber, der das gleiche oder ein ähnliches Element verwendet, grundsätzlich nicht auf Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG berufen. Hat sich indes ein ursprünglich gemeinfreies Zeichen durch langen, i ntensi ven und i m Wesentlichen unbestritten gebliebenen Alleingebrauch im Verkehr durchgesetzt und si ch dadurch zum schutzfähi gen Indi vi dualkennzei chen entwi ckelt, kann Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG unabhängig von einer Markeneintragung angerufen wer- den. Allerdings gilt, dass je einfacher ein Zeichen ist, desto schwieriger es ist, ei- ne Verkehrsdurchsetzung zu erlangen. An absolut freihaltebedürftigen Zeichen (banale und unentbehrliche Elemente und Ausdrücke des allgemeinen Sprachge- brauchs) ist die Verkehrsdurchsetzung jedoch ausgeschlossen, da auf deren Verwendung die Mitkonkurrenten mangels Alternativen zwingend angewiesen sind (BGE 126 III 239 E. 3b; S P ITZ/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: JUNG/SP ITZ [Hrsg.], Stämpflis Handkommentar UWG, 2. Aufl. 2016, N. 12 ff. zu Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG). 7.1.3. Unter den mitunter als wettbewerbsrechtlicher Kennzeichenschutz bezeich- neten Tatbestand von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG fallen sämtliche Verhaltensweisen, bei denen das Publikum durch die Schaffung von Verwechslungsgefahr irrege- führt wird (BGE 128 III 353 E. 4; BGE 126 III 239 E. 3a). Der Begriff der Ver- wechslungsgefahr wird dabei, wie erwähnt, für das gesamte Kennzeichenrecht grundsätzli ch ei nhei tli ch umschrieben; massgebend ist der Gesamteindruck des D urchschni ttabnehmers. Während sich die Verwechslungsgefahr im Markenrecht abstrakt anhand der Marke selbst beurteilt, werden bei der lauterkeitsrechtlichen Beurtei lung jedoch zusätzlich die Umstände des Einzelfalls in die Würdigung mit- einbezogen. So ist im Unterschied zum Firmen- und Markenrecht massgebend, wie das Zeichen tatsächlich gebraucht wird. Insofern wird zur Beurteilung im Lau- terkeitsrecht ein weiterer Blickwinkel angewendet. Neben dem reinen Vergleich der Kennzeichen ist auch das hervorrufende Verhalten bzw. das Umfeld der
Kennzei chen zu berücksi chti gen, wie auch die tatsächliche Präsentation. Dabei sind alle Umstände in Betracht zu ziehen, die für den Durchschnittabnehmer die gekennzeichneten Produkte individualisieren. Eine an sich bestehende Verwechs- lungsgefahr kann durch ausserhalb des Kennzeichens bzw. der Gestaltung lie- gende Massnahme verringert oder aufgehoben werden, etwa durch Anbringen ei- ner kennzei chnungskräfti gen Marke. Mi thi n i st unter Würdi gung der gesamten die Individualisierung prägenden Umstände des Einzelfalles und anhand ei ner Inte- ressenabwägung zu entscheiden (BGE 135 III 446 E. 6.2 und E. 6.5; Urteil des Bundesgerichts 4P.222/2006 vom 21. Dezember 2006 E. 3.4.2; Urteil des Bun- desgerichts 4C.439/2006 vom 4. April 2007 E. 6.1 f.; Urteil des Bundesgerichts 4C.169/2004 vom 8. September 2004 E. 2.4; S P ITZ/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., N. 31 ff. zu Art. 3 Abs. 1 lit. d. UWG; ARPAGAUS, in: HILTY/ARPAGAUS [Hrsg.], BSK UWG, 2013, N. 92 ff. zu Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG). Anders als im Markenrecht, wo der Grundsatz der Hinterlegungspriorität massgebend ist, gilt beim lauterkeitsrechtlichen Schutz sodann der Grundsatz der Gebrauchspriorität (Urteil des Bundesgerichts 4C.240/2006 vom 13. Oktober 2006 E. 2.3; V ON BÜ- REN , in: VON BÜREN/MARBACH/DUCREY [Hrsg.], Immaterialgüter- und Wettbewerbs- recht, 3. Aufl. 2008, N. 1136 ff.; S P ITZ/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., N. 25 ff. zu Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG). 7.2. Würdi gung 7.2.1. Abnehmerkreis Der Abnehmerkreis ist grundsätzli ch derselbige wie bei der markenrechtlichen Beurteilung (vgl. Ziff. 6.4.1 hiervor). Indes ist bei der lauterkeitsrechtlichen Beur- teilung auf die tatsächliche Marktbearbeitung abzustellen (Urteil des Bundesge- richts 4C.240/2006 vom 13. Oktober 2006 E. 2.3.1; S P ITZ/BRAUCHBAR, a.a.O., N. 15 zu Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG), vorliegend auf den deutschsprachigen Teil der Schwei z.
7.2.2. Kennzei chnungsk raf t Wie erwähnt ist das Wortzeichen "Schwiizergoofe" dem Gemeingut zuzurechnen. Ob es auch absolut freihaltebedürftig wäre, kann i ndessen offengelassen werden, zumal eine Verkehrsdurchsetzung aus folgenden Gründen zu wenig glaubhaft er- schei nt: Zwar wurden Werbeanstrengungen durch die Klägerin unternommen. Es gilt jedoch zu berücksichtigen, dass Werbebemühungen erst seit verhältnismässig kurzer Dauer (seit dem Jahr 2013) angestrengt werden. Ein langer und intensiver Gebrauch erscheint damit nicht glaubhaft, zumal bei einfachen freihaltebedürfti- gen Zei chen der Nachwei s ei ner Verkehrsdurchsetzung ni cht lei chthi n anzuneh- men ist. Den kombinierten Wort-/Bildmarken kommt dagegen originäre Kenn- zei chnungskraft zu. 7.2.3. Verwechslungsgefahr Ohnehin bestehen keine Hinweise dafür, dass die Beklagte "Schwiizer Kiddies" isoliert als Wortzeichen zu verwenden gedenkt. Es kann damit auch offen bleiben, ob zwischen den Wortzeichen "Schwiizer Kiddies" und "Schwiizergoofe" eine Verwechslungsgefahr bestünde. Zu prüfen bleibt somit nur, ob aufgrund der kon- kreten Umstände anhand der tatsächlich Präsentation eine Verwechslungsgefahr geschaffen wird: Das Cover des beklagtischen Albums entspricht der nachfolgen- den Darstellung (vgl. act. 14/7):
Die Klägerin ihrerseits verwendet unter dem Zeichen "Schwiizergoofe" unter-
schiedlich gestaltete Covers (vgl. die Zusammenstellung in act. 3/10). Beispielhaft sind nachfolgend zwei Covers abgebildet:
Hinsichtlich der Verwechslungsgefahr der (abstrakten) figurativen Zei chen "Schwiizergoofe" und "Schwiizer Kiddies" kann auf das bisher Ausgeführte ver- wiesen werden (vgl. Ziff. 6.4.3 hiervor). Ferner gilt es zu berücksichtigen, dass das Cover der Beklagten neben dem Schri ftzug "Schwi i zer Kiddies" durch die acht jungen Bandmitglieder (in fester Be- setzung) geprägt wird, welche eine unbewegte (teils mit verschränkten Armen) bzw. ei ne "lässige" Haltung ei nnehmen. Demgegenüber charakterisieren sich die klägerischen Covers neben dem Schrift- zug "Schwiizergoofe" durch unterschiedliche und durcheinanderwirbelnde Kinder bzw. eben "Goofen", die jeweils in bewegter Körperhaltung (z.B. springend) ab- gebildet sind. D arauf hi nzuwei sen i st schliesslich, dass sich das Cover der Beklagten in der farblichen Gestaltung (Hintergrundfarbe Orange; Schriftzug gelb-orange) deutlich zu denjenigen der Klägerin unterscheidet. Sodann bringt die Beklagte am unteren Ende des Covers den Schri ftzug "CHIN- DERWÄLT" an, welcher der Schriftform ihrer geschützten Marke entspricht. Zwar fällt dies nicht besonders auf, jedoch ist zu beachten, dass zusätzlich der Hinweis
"Schwi i zerdütsch" auf der rechten unteren Seite mit rot unterlegter Farbe ("Ban- ner") angebracht ist und sofort ins Auge springt, was hinsichtlich des Erschei- nungsbildes im Übrigen ihren anderweitigen Produkten i n Mundart entspri cht (bei- spielhaft act. 14/8; act. 14/10; act. 14/13-15). Damit wird ei ne genügende Ind i vi- dualisierung bzw. Zuordnung der Produkte zur Beklagten ermöglicht. Dass die Beklagte – wie die Klägerin annimmt (act. 21 Rz. 21) – das Album "Schwiizer Kid- dies" unter dem Label "BELLY BUTTON MUSIC" statt unter ihrer Marke "CHIN- DERWÄLT" (fig.) herausgeben wird, erscheint nicht glaubhaft, zumal dies dem bisherigen beklagtischen Marktauftritt zu widerliefe. Ferner gilt es anzumerken, dass die Beklagte schon vor der Klägerin beispiels- weise eine CD mit der Bezei chnung "Schwiizer Chinder Mundart-Hits" herausge- geben hat (vgl. Produktkatalog 2009 S. 9; act. 14/14), wobei "Schwiizer Kiddies" lediglich die englische Form von "Schwiizer Chinder" bildet. Dies spricht dagegen, dass die Beklagte versucht, sich mit dem Zeichen "Schwiizer Kiddies" an die klä- gerischen Produkte "Schwiizergoofe" anzulehnen, zumal im Lauterkeitsrecht der Prioritätsgrundsatz gilt. Damit ist auch nach einer lauterkeitsrechtlichen Beurteilung keine Verwechs- lungsgefahr glaubhaft gemacht. 8. Hauptsachenprognose: firmenrechtliche Ansprüche? Gemäss Art. 951 OR geniesst eine im Handelsregister eingetragene Firma aus- schliesslichen Schutz. Die Ausschliesslichkeit bedeutet, dass sich jede später eingetragene Firma von der älteren hi nrei chend unterschei den muss, ansonsten der Inhaber der älteren Firm wegen Verwechslungsgefahr auf Unterlassung des Gebrauchs der jüngeren Firma klagen kann (A LTENPOHL, in: H ONSELL/VOGT/WA TTE R [Hrsg.], BSK OR II, 5. Aufl. 2016, N. 5 zu Art. 951 OR). Ein firmenrechtlicher Gebrauch von "Schwiizer Kiddies" durch die Beklagte ist nicht glaubhaft gemacht worden. Ein solcher kann insbesondere nicht aus der Registrierung der Domain "www.schwiizerkiddies.ch" abgeleitet werden, zumal auf der entsprechenden Homepage ein Hinweis auf das beklagtische Unterneh- men (B._____ GmbH) angebracht ist (act. 14/89).
für vorsorgliche Massnahmen ist deshalb vom unteren Streitwert von CHF 250'000.– auszugehen. 11.4. Die Gerichtsgebühr ist unter Berücksichtigung des erheblichen Verfahrens- und Zeitaufwandes des Gerichts, der komplexen Begehren, auch der vorgängigen Prüfung des superprovisorischen Begehrens, auf rund drei Viertel der ordentli- chen Gebühr festzusetzen (§ 4 Abs. 1 i.V.m. § 8 Abs. 1 GebV OG). Ausgangsge- mäss ist die Gerichtsgebühr der Klägerin aufzuerlegen und aus dem von i hr ge- leisteten Kostenvorschuss zu decken. 11.5. Die Parteientschädigung richtet sich nach den §§ 2,4,9 und 11 AnwGebV.
Der Einz elrichter erkennt: 1. Das klägerische Begehren betreffend Erlass vorsorglicher Massnahmen wird abgewiesen. 2. Der beklagtische Antrag auf Leistung einer Sicherheit wird als gegenstands- los geworden abgeschrieben. 3. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 10'000.–. 4. Die Kosten werden der Klägerin auferlegt und aus dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss bezogen. 5. Die Klägerin wird verpflichtet, der Beklagten eine Parteientschädigung von CHF 8'000.– zu bezahlen. 6. Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Beklagte unter Beilage von act. 19, act. 21 und act. 22/1-15. 7. Ei ne bundesrechtliche Beschwerde gegen diesen Entscheid ist innerhalb von 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Be-
schwerde ri chten si ch nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). Der Streit- wert beträgt CHF 250'000.–.
Züri ch, 13. März 2017
Handelsgericht des Kantons Zürich Einzelgericht
Gerichtsschreiber:
Adrian Joss