Handelsgericht des Kantons Zürich Einzelgericht
Geschä fts-Nr.: HE160329-O U/ee
Mitwirkend: der Oberrichter D r. Johann Zürcher sowie der Gerichtsschreiber Rafael Rutgers
Urteil vom 26. September 2016
i n Sachen
A._____ SA, Gesuchstellerin
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. X1._____ vertreten durch Rechtsanwältin MLaw X2._____
gegen
B._____, Gesuchsgegner
betreffend Verletzung Markenrecht / vorsorgliche Massnahmen
Rechtsbegehren: (act. 1) " 1. Das Zollinspektorat Zürich, Dienstabteilung Post, Zürich-Mülligen, sei anzuweisen, ohne vorherige Anhörung des Gesuchsgegners die ge- mäss Schreiben des Zollinspektorats Zürich, Dienstabteilung Post, Zü- rich-Mülligen, vom 30. Juni 2016 zurückbehaltene Uhr "A." bi s zu einer rechtskräftigen Entscheidung dieses Gerichts über ein entspre- chendes Vernichtungsbegehren nicht an den Gesuchsgegner oder Drit- te herauszugeben. 2. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten des Ge- suchsgegners." Der Einz elrichter zieht in Erwägung: 1. Prozessverlauf Das Massnahmebegehren ging am 2. August 2016 hierorts ein (act. 1). Mit Verfü- gung gleichen Datums wurde die Eidgenössische Zollverwaltung, Zollinspektorat Zürich, Dienstabteilung Post (nachfolgend EZV), im Sinne einer superprovisori- schen Massnahme angewiesen, die unter Aktenzeichen ... zurückbehaltene Uhr der Marke "A." weiterhin zurückzubehalten, insbesondere sie nicht an den Beklagten oder Dritte herauszugeben, wobei die behördliche Verni chtung der Sendung vorbehalten wurde. Gleichzeitig wurde dem Beklagten Frist zur Stel- lungnahme zum Massnahmebegehren angesetzt (act. 4). Den von ihr verlangten Gerichtskostenvorschuss leistete die Klägerin fristgerecht (act. 4; act. 7). Die Stel- lungnahme des Beklagten datiert vom 22. August 2016 (act. 8). Diese wurde der Klägerin am 25. August 2016 zugestellt (act. 9). Weitere Eingaben erfolgten nicht. 2. Vorsorgliche Massnahme Das Gericht trifft die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die Kläger- schaft glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist (Hauptsachenprognose) und ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (Nachteilsprognose) (Art. 261 Abs. 1 ZPO). Voraussetzungen für die Anordnung vorsorglicher Mass-
nahmen sind zudem eine zeitliche Dringlichkeit sowie die Wahrung des Verhält- nismässigkeitsprinzips (SPRECHER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivil- prozessordnung, 2. Aufl., Basel 2013, Art. 261 N 10). Nach Art. 59 MSchG kann das Gericht insbesondere Massnahmen zur Beweis- si cherung (li t. a), zur Ermittlung der Herkunft der widerrechtlich mit der Marke oder der Herkunftsangabe versehenen Gegenstände (lit. b), zur Wahrung des be- stehenden Zustandes (lit. c) oder zur vorläufigen Vollstreckung von Unterlas- sungs- und Besei ti gungsansprüchen (lit. d) anordnen. 3. Sachverhalt Der Beklagte anerkennt im Wesentlichen den von der Klägerin geschilderte Sach- verhalt. Insbesondere ist unstrittig, dass er im Internet eine Fälschung ei ner mi t der Marke "A._____" gekennzei chneten Uhr erwarb und die entsprechende, in der Volksrepublik China aufgegebene sowie an den Beklagten adressierte Sendung von der EZV zurückbehalten wurde. Strittig ist demgegenüber, ob und wann der Beklagte der Vernichtung der streit- gegenständlichen Uhr zugestimmt hat. Während die Klägerin ausführt, der Be- klagte widersetze sich deren Verni chtung (act. 1 Rz 14 ff.), macht der Beklagte geltend, er habe der Vernichtung bereits vor Klageeinreichung zugestimmt (act. 8). Diese Frage dürfte zwar dereinst in einem allfälligen Hauptsacheverfah- ren für die Kostenauflage relevant sein, kann im Rahmen des vorliegenden Mass- nahmeverfahrens jedoch offengelassen werden. Denn dass die Uhr bereits ver- nichtet worden wäre – was zur Gegenstandslosigkeit des vorliegenden Verfah- rens führen würde – führt keine der Parteien aus. 4. Würdi gung Nach Art. 13 Abs. 1 MschG verleiht das Markenrecht dem Inhaber das aus- schliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistun- gen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen. Der Markeninhaber kann insbesondere anderen verbieten, unter einem in den Schutzumfang seiner Marke fallenden Zeichen Waren ein-, aus- oder durchzufüh-
ren (Art. 13 Abs. 2 lit. d MschG), wobei ihm dieser Anspruch auch dann zusteht, wenn die Ein-, Aus- oder Durchfuhr von gewerblich hergestellten Waren zu priva- ten Zwecken erfolgt (Art. 13 Abs. 2 bis MschG). Nach Art. 57 MschG kann der Rich- ter die Einziehung und Vernichtung von Gegenständen, die widerrechtlich mit ei- ner Marke versehen sind, anordnen. Da unbestritten ist, dass der Beklagte eine Uhr, welche mit Marken der Klägerin gekennzeichnet ist, aber nicht von der Klä- gerin stammt, in die Schweiz einführte und damit Markenrechte der Klägeri n ver- letzte, ist vorliegend eine positive Hauptsachenprognose zu stellen. Da die EZV Sendungen ohne Erwirkung vorsorglicher Massnahmen für höchstens zehn (bzw. in begründeten Fällen 20) Werktage zurückbehält (Art. 72 MschG) und sie davon ausgeht, dass der Beklagte die Zustimmung zur beantragten Vernich- tung der Sendung i m Si nne von Art. 72d MschG ausdrücklich abgelehnt hat (act. 3/7), würde die EZV ohne vorsorgliche gerichtliche Anordnung die Sendung dem Beklagten herausgeben. Da die Freigabe der Sendung dem Beklagten deren Beiseiteschaffen ermöglichen würde, was insbesondere den klägerischen Ver- nichtungsanspruch erheblich erschwerte, ist glaubhaft, dass der Klägerin ein ni cht lei cht wiedergutzumachender Nachteil droht (vgl. dazu STA UB, in: SHK-MschG, Art. 59 N 22). Weiter ist die zeitliche Dringlichkeit aufgrund der drohenden Her- ausgabe der Sendung an den Beklagten gegeben. Schliesslich ist das blosse Zu- rückbehalten der Sendung und damit die Sicherstellung des bisherigen Zustandes vorliegend ohne Weiteres verhältnismässig. Dies umso mehr als der Beklagte selber ausführt, der Vernichtung der Sendung bereits zugestimmt zu haben. Da damit sämtliche Voraussetzungen nach Art. 261 ZPO glaubhaft gemacht wor- den sind, ist die superprovisorisch angeordnete Massnahme gemäss Dispositiv- Ziffer 1 der Verfügung vom 2. August 2016 (act. 4) als vorsorgliche Massnahme zu bestätigen. 5. Prozessfortgang Der Klägerin ist Frist anzusetzen, um den Prozess in der Hauptsache anhängig zu machen (Art. 263 ZPO). Bei Säumnis würde die entsprechende Anordnung ohne Weiteres dahinfallen. Die Prosequierungsfrist ist auf 60 Tage festzulegen.
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Kosten- und Entschädigungsfolgen 6.1. Die Höhe der Gerichtsgebühr bestimmt sich nach der Gebührenverordnung des Obergerichts (Art. 96 ZPO i.V.m. § 199 Abs. 1 GOG) und ri chtet si ch i n erster Linie nach dem Streitwert bzw. nach dem tatsächlichen Streitinteresse (§ 2 Abs. 1 lit. a GebV OG). Vorliegend ist von einem Streitwert in der Höhe von CHF 11'000.– auszugehen. In Anwendung von § 4 Abs. 1 und 2 i.V.m. § 8 Abs. 1 GebV OG ist die Gerichtsgebühr auf C HF 1'000.– festzusetzen und vorab aus dem von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss zu beziehen (Art. 111 ZPO). Gestützt auf Art. 104 Abs. 3 ZPO ist die Regelung bezüglich der Verteilung der Gerichtskosten dem Entscheid des Hauptsachegerichts vorzubehalten. Nur für den Fall, dass die Anordnung wegen Nichtanhängigmachens des Prozesses in der Hauptsache dahinfällt, ist eine definitive (wenn auch bedingte) Anordnung zu treffen und sind die Kosten der (diesfalls unterliegenden) Klägerin aufzuerlegen, womit der Kostenbezug definitiv würde. 6.2. Auch der Entscheid betreffend die Entschädigungsfolgen ist dem ordentli- chen Verfahren vorbehalten. Für den Fall, dass die Klägerin ihren Anspruch je- doch nicht prosequieren sollte, wären keine Parteientschädigungen geschuldet. Der Einz elrichter erkennt: 1. Die Eidgenössische Zollverwaltung, Zollinspektorat Zürich, Dienstabteilung Post, wird – in Bestätigung der Verfügung vom 2. August 2016 – (weiterhin) angewiesen, die unter Aktenzeichen ... zurückbehalte ne Uhr der Marke "A._____" wei terhi n zurückzubehalten, insbesondere sie nicht an den Be- klagten oder Dritte herauszugeben. Vorbehalten bleibt die behördliche Ver- ni chtung der Sendung. 2. Der Klägerin wird eine einmalige Frist bis 28. November 2016 angesetzt, um den Prozess in der Hauptsache gegen den Beklagten anhängig zu ma- chen. Bei Säumnis würde die Anordnung gemäss Dispositiv-Ziffer 1 ohne Weiteres dahinfallen.
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Die Gerichtsgebühr beträgt CHF 1'000.–. 4. Die Kosten werden aus dem von der Klägerin geleisteten Vorschuss bezo- gen. Fällt die vorsorgliche Massnahme wegen Säumnis dahin (vgl. Disposi- tiv -Ziffer 2), werden die Kosten der Klägerin auferlegt und der Kostenbezug wird definitiv. Kommt es zum Prozess in der Hauptsache, so bleibt die defini- ti ve Regelung der Verteilung im dortigen Verfahren vorbehalten. 5. Die Regelung der Entschädigungsfolgen wird dem Gericht im nachfolgenden ordentlichen Verfahren vorbehalten. Versäumt die Klägerin jedoch die ihr in Dispositiv-Ziffer 2 angesetzte Frist zur Anhängigmachung der Klage, werden keine Parteientschädigungen zugesprochen. 6. Schriftliche Mitteilung an die Parteien sowie an die Eidgenössische Zollver- waltung, Zollinspektorat Zürich, Dienstabteilung Post, z.H. ..., Zürcherstras- se 161, Postfach 24, 8010 Zürich-Mülligen. 7. Ei ne bundesrechtliche Beschwerde gegen diesen Entscheid ist innerhalb von 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Be- schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). Der Streit- wert beträgt CHF 11'000.–.
Züri ch, 26. September 2016
Handelsgericht des Kantons Zürich Einzelgericht
Der Gerichtsschreiber:
Rafael Rutgers