Handelsgericht des Kantons Zürich Einzelgericht
Geschäfts-Nr.: HE140194-O U/ei
Mitwirkend: der Oberrichter Dr. Johann Zürcher sowie die Gerichtsschreiberin Mirjam Münger
Urteil vom 3. Oktober 2014
in Sachen
A._____ S.P.A., Klägerin
vertreten durch Rechtsanwalt Prof. Dr. iur. X._____,
gegen
B._____ AG, Beklagte
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Y._____,
betreffend vorsorgliche Massnahmen
Rechtsbegehren: (act. 1 S. 2) "1. Es sei der Gesuchgegnerin unter Androhung von Bestrafung ihrer Organe gemäss Art. 292 StGB zu verbieten, die nachfolgend ab- gebildete Wort-Bild-Marke, eingetragen im Markenregister am 25. Mai 2011, in irgendeiner Weise zu verwenden und insbesondere: - unter diesem Namen Radiosendungen zu präsentieren; - unter diesem Zeichen irgendwelche Dienstleistungen im Tele- kommunikationsbereich anzubieten oder zu erbringen; - das Zeichen im Internet, auf Geschäftspapieren, in der Wer- bung oder sonst wie im geschäftlichen Verkehr zu gebrauchen
Der Einzelrichter zieht in Erwägung: 1. Sachverhalt Die Klägerin ist eine italienische Gesellschaft, welche Inhaberin der Wort- Bild-Marken "D." in einem Fünfeck mit Blitz (CH ... ) und "105, ONE-O-FIVE" in einem Fünfeck (CH ... ) ist (act. 3/2+3). Die Beklagte erwarb aus der Konkursmasse der E. AG (vgl. act. 3/6), einer Lizenznehmerin der Klägerin, welche berechtigt war, die Marke "D._____" der Klägerin in der Schweiz exklusiv zu nutzen (act. 3/4+5), verschiedene Aktiven. Weiter bewilligte das UVEK im April 2014 die Übertragung der Konzession für das
Jugend-Radio 105 der einstigen E._____ AG auf die Beklagte (act. 3/7+8; act. 11/3). Die Lizenz wurde indes nicht übertragen (act. 3/9/1+2). Die Klägerin wirft nun der Beklagten vor, die Marke "105, ONE-O-FIVE" in einem Fünfeck der Klägerin zu verletzen und will ihr deren Verwendung verbieten lassen. Die Beklagte bestreitet eine Verletzung von Rechten der Klägerin und be- antragt entsprechend Abweisung des Massnahmebegehrens. 2. Prozessverlauf Mit Eingabe vom 17. Juni 2014 (überbracht) reichte die Klägerin vorliegen- des Begehren um Erlass vorsorglicher Massnahmen ein (act. 1). Mit Verfügung vom 17. Juni 2014 wurde das klägerische Begehren betreffend Anordnung von superprovisorischen Massnahmen abgewiesen, der Klägerin Frist zur Leistung ei- nes Kostenvorschusses für die Gerichtskosten und der Beklagten Frist zur Stel- lungnahme angesetzt (Prot. S. 2; act. 4). Der verlangte Kostenvorschuss ging fristgerecht ein (act. 6). Die Frist zur Stellungnahme der Beklagten verstrich un- genutzt, weshalb mit Verfügung vom 10. Juli 2014 eine Nachfrist angesetzt wurde (Prot. S. 3; act. 7). Mit Eingabe vom 18. Juli 2014 erfolgte die Stellungnahme der Beklagten fristgerecht (act. 9). Die Klägerin reagierte mit Stellungnahme vom 14. August 2014 (act. 15), welche die Beklagte wiederum mit Stellungnahme vom 8. September 2014 beantwortete (act. 19). Letztere wurde der Klägerin am 10. Sep- tember 2014 zugestellt (Prot. S. 6). 3. Zuständigkeit Die örtliche und sachliche Zuständigkeit des Handelsgerichts des Kantons Zürich ergibt sich aus Art. 1 Abs. 2 IPRG i.V.m. Art. 1 und Art. 31 LugÜ sowie Art. 10 lit. b IPRG. Die sachliche Zuständigkeit ergibt sich aus Art. 5 Abs. 1 lit. a i.V.m. § 44 lit. a GOG und Art. 6 Abs. 5 ZPO. Die Zuständigkeit blieb denn auch unbe- stritten (act. 1 S. 5 Rz. 2 f.; act. 9 S. 3 Rz. 3).
gebrauchs nach Art. 12 Abs. 1 MSchG. Der erforderliche Gebrauch der Marke als solcher im Zusammenhang mit Radiosendungen in der Schweiz ergibt sich aus den Akten (act. 3/10+11; act. 3/13; act. 23/13). 4.2. Verwendung einer identischen Marke (Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG) Das Markenrecht verleiht dem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Mar- ke zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen (Art. 13 Abs. 1 MSchG). Der Mar- keninhaber kann anderen verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das nach Art. 3 Abs. 1 vom Markenschutz ausgeschlossen ist (Art. 13 Abs. 2 MSchG). Vom Mar- kenschutz ausgeschlossen sind gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG Zeichen, die mit einer älteren Marke identisch und für gleichartige Waren oder Dienstleistun- gen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Die Beklagte gesteht zu und es ergibt sich aus den Akten, dass sie nach Über- nahme der Konzession anfänglich die Wortbildmarke "105, ONE-O-FIVE" der Klägerin weiter verwendete (act. 3/10+13; act. 15 S. 3 Rz. 6; act. 22/13). Die Par- teien führten Verhandlungsgespräche betreffend einer neuen Lizenzvereinbarung, gelangten jedoch nicht zu einer Einigung (act. 1 S. 6 Rz. 8; act. 9 S. 4 f. Rz. 9 f.). Die Beklagte belegt, dass sie sich infolgedessen zur Umbenennung des Radio- senders zu "C._____ 105" entschied, was intern am 9. Juni 2014 per E-Mail und am Folgetag in einer Koordinationssitzung kommuniziert wurde (act. 19 S. 3 f. Rz. 9; act. 22/11+15). Auch die Medien wurden informiert, welche mit Artikeln vom tt. Juni 2014 darüber berichteten (act. 19 S. 4 Rz. 10; act. 22/12-14). Die Klägerin legt zum Nachweis von Verletzungshandlungen der Beklagten einen Ausdruck der Homepage vom tt. Juni 2014 ins Recht, auf welchem noch ihr Zei- chen zu sehen ist (act. 3/13). Es ist mit der Beklagten einig zu gehen, dass ihr zumindest einige wenige Arbeitstage zugestanden werden müssen, um den Zei- chenwechsel zu vollziehen. Das streitgegenständliche Zeichen wurde in der Folge von der Beklagten von der Homepage entfernt und durch das Übergangslogo "105 ... ..." ersetzt (act. 9 S. 12 Rz. 33; act. 11/7; act. 19 S. 5 Rz. 13). Auch dar- über wurde in den Medien berichtet und zwar bereits am tt. Juni 2014 (act. 11/8). Spätestens nach zehn Tagen war der Zeichenwechsel somit vollzogen. Die Be-
klagte trat weiter auch mit dem Schriftzug "105.ch" in der Öffentlichkeit auf (act. 19 S. 5 Rz. 13; act. 22/16-20). Den Einwand der Klägerin, die Beklagte habe noch anlässlich der Streetparade einen Mikrofonschutz mit einer Abbildung der streit- gegenständlichen Marke verwendet (act. 15 S. 6 Rz. 8; act. 16/3), erklärt die Be- klagte als einmaliges Versehen einer Praktikantin (act. 19 S. 3 ff. Rz. 8 ff.), was von der Klägerin nicht bestritten wurde. Damit gelingt es der Klägerin nicht, ins- künftige, einschlägige Verletzungshandlungen der Beklagten glaubhaft darzule- gen. Indessen stellt die Beklagte glaubhaft dar, dass sie nach Scheitern der Li- zenzverhandlungen betreffend das streitgegenständliche Zeichen einen Zeichen- wechsel vollzog. Nach dem Gesagten ist eine drohende Verletzungshandlung der Beklagten von der Klägerin nicht glaubhaft dargetan. Somit ist auch die Begründetheit eines Anspruchs der Klägerin aufgrund der Verwendung einer identischen Marke nicht glaubhaft gemacht. 4.3. Verwendung einer ähnlichen Marke (Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG) Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die Gemeingut darstellen, es sei denn, dass sie sich als Marke für die Waren oder Dienstleistungen durch- gesetzt haben, für die sie beansprucht werden (Art. 2 lit. a MSchG). Die Parteien sind sich zu Recht einig, dass es sich bei der Zahl "105" um Ge- meingut handelt (act. 1 S. 10 Rz. 19; act. 9 S. 5 Rz. 12), doch macht die Klägerin geltend, ihre Marke habe sich für die Dienstleistungen im Radiobereich, für die sie beansprucht werde, durchgesetzt (act. 1 S. 10 f. Rz. 19 ff.; act. 15 S. 10 ff. Rz. 19 ff.). Die Beklagte bestreitet die Verkehrsdurchsetzung (act. 9 S. 8 Rz. 19 und S. 9 ff. Rz. 25 ff.; act. 19 S. 9 f. Rz. 25) und macht überdies Freihaltebedürf- tigkeit geltend, weil Zahlen zwischen 87.5 und 108 zur Bezeichnung der verwen- deten Frequenz unentbehrlich seien (act. 9 S. 7 Rz. 15 und S. 9 Rz. 22 f.; act. 19 S. 8 f. Rz. 21 f.). Dies wird wiederum von der Klägerin bestritten (act. 15 S. 8 f. Rz. 14 ff.). Ein schützenswertes Freihaltebedürfnis von Mitanbietenden gegenüber dem Markeninhaber besteht an Zeichen, die der Verkehr im Zusammenhang mit den
betreffenden Waren und Dienstleistungen benötigt; sei es um solche zu bilden, zu gestalten, zu bewerben, feilzubieten, darzustellen oder über sie zu informieren (A SCHMANN, in: NOTH / BÜHLER / THOUVENIN, Stämpflis Handkommentar zum Mar- kenschutzgesetz (MSchG), 2009, N 8 zu Art. 2 lit. a MSchG). Entgegen den Ausführungen der Beklagten mag es zwar durchaus vorkommen, dass die UKW-Frequenz Teil der Benennung eines Radiosenders ist, doch zeigen die von der Klägerin eingereichten Listen mit Radiosendern auch, dass dies bei einer geringen Anzahl von Radiosendern tatsächlich der Fall ist (act. 11/5/1-6). Es kann damit kaum von Üblichkeit und noch weniger von Notwendigkeit gesprochen werden. Damit ist die Freihaltebedürftigkeit der Zahlen zwischen 87.5 und 108 zur Bezeichnung der verwendeten Frequenz abzulehnen. Die Verkehrsdurchsetzung ist die einzig mögliche Entgegnung bei einem Kennzeichen, das als Gemeingut zu betrachten ist. Sie ist erreicht, wenn die Mar- ke in allen Landesteilen von einem erheblichen Teil der Adressaten im Wirt- schaftsverkehr als individualisierender Hinweis auf bestimmte Produkte (oder Dienstleistungen) eines bestimmten Unternehmens verstanden wird (A SCHMANN, a.a.O., N 222 f. zu Art. 2 lit. a MSchG, unter Hinweis auf BGE 130 III 328, E.3.1., S. 331; VON BÜREN / DAVID, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbs- recht, Band III / 1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, N 425). Ein Zeichen kann in der Form und für die Produkte bzw. Dienstleistungen Verkehrsgeltung erlangen, für welche es im Verkehr effektiv markenmässig benutzt wird. Damit ein Zeichen des Gemeingutes als markenfähig anerkannt werden kann, muss es sich in der ge- samten Schweiz durchgesetzt haben. Immerhin muss das Ausmass der Ver- kehrsdurchsetzung nicht in der ganzen Schweiz gleich ausgeprägt sein, und sprachregionale Schwankungen im Bekanntheitsgrad stören nicht. Eine Marke muss sich bei den einschlägigen Abnehmerkreisen durchgesetzt haben. Ein Zei- chen hat sich im Verkehr durchgesetzt, sobald es von einem wesentlichen Teil der massgebenden Abnehmer als Marke verstanden wird ( VON BÜREN / DAVID, a.a.O., N 428, N 437 f., N 441 und N 445). Es ist Sache des Hinterlegers, aufzu- zeigen, dass sich sein Zeichen aufgrund intensiven Gebrauchs als Marke etabliert
hat. Indizien bilden langer Gebrauch, grosse Umsätze, intensive Werbung, unan- gefochtene Alleinstellung etc. ( VON BÜREN / DAVID, a.a.O., N 454 f.). Vorab ist festzuhalten, dass die Gesuchstellerin die anspruchsbegründenden Be- hauptungen aufstellen und glaubhaftmachen muss. Die Glaubhaftmachung ist grundsätzlich durch sofort vorlegbare Urkunden zu erbringen. Andere Beweismit- tel sind zulässig, aber nur, wenn sie das Verfahren nicht wesentlich verzögern, es der Verfahrenszweck erfordert oder wenn das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen festzustellen hat (S PRECHER, a.a.O., N 58 ff.). Die Klägerin beantragt in ih- rer ersten Eingabe die Einholung einer Expertise betreffend die Durchsetzung der Marke (act. 1 S. 10 f. Rz. 19), was die Beklagte wegen Verzögerung des Verfah- rens beanstandet (act. 9 S. 8 Rz. 18). Replicando behält die Klägerin die Einho- lung eines Gutachtens zur Verkehrsdurchsetzung für das Hauptverfahren vor (act. 15 S. 10 Rz. 19), womit sie an diesem Beweisantrag für das vorliegende Mass- nahmeverfahren nicht weiter festhält, weshalb er sich erübrigt. Die Klägerin führt bezüglich der geltend gemachten Verkehrsdurchsetzung aus, der relevante Adressatenkreis verbinde den Klang der Zahl "105" automatisch mit Radio (act. 1 S. 11 Rz. 21). Einstweilen müsse der Nachweis genügen, dass sich sowohl die Klägerin als auch die E._____ AG für die langjährige Verbreitung von Radiosendungen in der ganzen Schweiz über UKW, DAB+, Kabel und Internet der Zahl 105 bedient und damit einen klaren Wiedererkennungswert geschaffen hätten. Die Sender der Klägerin könnten im italienisch-sprachigen Teil der Schweiz über UKW, in den übrigen Landesteilen über Kabel und Internet empfan- gen werden. Damit sei der Sender der Klägerin auf dem ganzen Gebiet der Schweiz empfangbar. Die E._____ AG habe zudem mit der Einwilligung und im Interesse der Klägerin verschiedene eigene Marken eintragen lassen, die das Zeichen 105 beinhalteten und optisch deutlich an die Gestaltung der Marke der Klägerin angelehnt seien. Sie sei zudem an verschiedenen Live-Events präsent, zum Beispiel an der Streetparade, welche notorischerweise gesamtnationale Ausstrahlung habe. Sodann habe sie über Zeitungsinserate, Fernseh- und Inter- netwerbung einen beträchtlichen Marketing-Aufwand betrieben und dabei über CHF 10 Mio. investiert (act. 15 S. 10 ff. Rz. 19 ff.).
Die Klägerin äussert sich weder über den relevanten Adressatenkreis – sie nennt und belegt auch keine Hörerzahlen – noch begründet sie, weshalb dieser die Zahl "105" automatisch mit Radio verbinden soll. Die Hörerzahlen wären deshalb rele- vant, weil der Verkehrskreis vermutlich sehr breit ist. Die Klägerin legt auch nicht dar, inwiefern sowohl sie selbst als auch die E._____ AG sich für die langjährige Verbreitung von Radiosendungen der Zahl "105" bedient und damit einen klaren Wiedererkennungswert geschaffen hätten. Es bleibt damit unklar, wie die Klägerin die Zahl "105" verwendet hat und weshalb ein Wiedererkennungswert entstanden sein soll. Zwar mag zutreffen, dass die Sendungen der Gesuchstellerin im italie- nisch-sprachigen Teil der Schweiz über UKW und in den übrigen Landesteilen über Kabel und Internet empfangen werden können. Die blosse Möglichkeit des Empfangs bedeutet indes noch nicht, dass ein Sender auch tatsächlich gehört wird. Die Klägerin behauptet weiter, sie sei an verschiedenen Live-Events prä- sent, jedoch auch hier ohne Darlegung, wann sie an welchen Events wie präsent gewesen sein will und was daraus abzuleiten ist. Die hierzu eingereichten Foto- grafien (act. 16/11/1-4) sind allein nicht aussagekräftig. Dass die E._____ AG ver- schiedene eigene, aber an diejenige der Klägerin angelehnte, Marken eingetra- gen haben soll, wird nicht belegt. Die Investition von CHF 10 Mio. ins Marketing betrifft einen Zeitraum von 16 Jahren (vgl. act. 16/9), was die Höhe des Betrages etwas relativiert. Insgesamt wird aus den Ausführungen der Klägerin und den ein- gereichten Urkunden nicht klar ersichtlich, ob und wie sie oder die E._____ AG ih- re Marke effektiv markenmässig benutzte, so dass sie sich bei den einschlägigen Abnehmerkreisen durchgesetzt haben könnte. Nach dem Gesagten ist die Verkehrsdurchsetzung der klägerischen Marke nicht glaubhaft dargetan. Damit ist auch die Begründetheit eines Anspruchs der Klägerin aufgrund der Verwendung einer ähnlichen Marke nicht glaubhaft ge- macht. 4.4. Unlauterer Wettbewerb (Art. 3 lit. d UWG) Die Klägerin macht replicando auch eine Verletzung von Art. 3 lit. d UWG geltend (act. 15 S. 15 Rz. 35).
Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG handelt insbesondere unlauter, wer Mass- nahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leis- tungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen. Wer durch un- lauteren Wettbewerb in seiner Kundschaft, seinem Kredit oder beruflichen Anse- hen, in seinem Geschäftsbetrieb oder sonst in seinen wirtschaftlichen Interessen bedroht oder verletzt wird, kann nach Art. 9 Abs. 1 lit. b UWG dem Richter bean- tragen, die bestehende Verletzung zu beseitigen. Besitzt ein Zeichen keine origi- näre Kennzeichnungskraft, was insbesondere im Falle der Zugehörigkeit zum Gemeingut der Fall ist, so kann ein Schutz aus Art. 3 lit. d UWG dennoch erlangt werden, wenn es sich als Folge eines intensiven oder langen und im Wesentli- chen unbestritten gebliebenen Alleingebrauchs im Verkehr als Zeichen des Ge- schäftsbetriebs durchgesetzt hat und so zum Individualzeichen geworden ist. Die Verkehrsdurchsetzung kann – im Unterschied zum Markenrecht – auch bloss ört- lich begrenzt vorliegen (S PITZ / BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: JUNG / SPITZ, Stämpflils Handkommentar UWG, 2010, N 15 zu Art. 3 lit. d UWG). Die Klägerin verweist auf ihre Ausführungen zur Verkehrsdurchsetzung betreffend Markenrecht, so dass auf die vorstehenden Erwägungen dazu verwiesen werden kann. Auch eine bloss örtliche Verkehrsdurchsetzung wurde von der Klägerin nicht glaubhaft dargetan. Schliesslich besteht ein schützenswertes Interesse der Beklagten, die Zahl 105 zu verwenden, sendet sie doch (auch) auf dieser Frequenz. Somit ist kein unlauteres Verhalten der Beklagten glaubhaft gemacht. 4.5. Fazit Aufgrund der fehlenden Glaubhaftmachung einer Markenrechtsverletzung oder eines unlauteren Verhaltens der Beklagten ist das Massnahmebegehren ab- zuweisen. 5. Kosten- und Entschädigungsfolgen 5.1. Ausgangsgemäss wird die Klägerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 106 Abs. 1 ZPO).
5.2. Die Höhe der Gerichtsgebühr bestimmt sich nach der Gebührenverordnung des Obergerichts (GebV OG) vom 8. September 2010 (Art. 96 ZPO i.V.m. Art. 199 Abs. 1 GOG) und richtet sich in erster Linie nach dem Streitwert bzw. nach dem tatsächlichen Streitinteresse (§ 2 Abs. 1 lit. a GebV OG). Der Streitwert wur- de vom Gericht auf CHF 100'000.– geschätzt (act. 4 S. 3). Dies blieb von den Parteien unbestritten. Unter Berücksichtigung von § 4 Abs. 1 und Abs. 2 sowie § 8 Abs. 1 GebV OG ist die Gerichtsgebühr auf CHF 6'600.– festzusetzen. Die Parteientschädigung wird nach Ermessen festgesetzt (S UTTER / VON HOLZEN, in: S UTTER-SOMM / HASENBÖHLER / LEUENBERGER, a.a.O., N 30 zu Art. 95 ZPO). In Anwendung von § 4 Abs. 1 und § 9 der Verordnung über die Anwaltsgebühren vom 8. September 2010 (AnwGebV) ist der Beklagten eine Parteientschädigung von CHF 7'500.– (zzgl. 8% MwSt.) zuzusprechen.
Der Einzelrichter erkennt: 1. Das Massnahmebegehren wird abgewiesen. 2. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 6'600.–. 3. Die Kosten werden der Klägerin auferlegt und aus dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss gedeckt. 4. Die Klägerin wird verpflichtet, der Beklagten eine Parteientschädigung von CHF 7'500.– (zzgl. 8% MwSt.) zu bezahlen. 5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien. 6. Eine bundesrechtliche Beschwerde gegen diesen Entscheid ist innerhalb von 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Be- schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 und
90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). Der Streitwert beträgt CHF 100'000.–.
Zürich, 3. Oktober 2014
Handelsgericht des Kantons Zürich Einzelgericht
Gerichtsschreiberin:
Mirjam Münger