Kassationsgericht des Kantons Zürich
Kass.-Nr. AA090038-P/U/ys Mitwirkende: die Kassationsrichter Herbert Heeb, Vizepräsident, Andreas Donatsch, die Kassationsrichterin Sylvia Frei, der Kassationsrich- ter Paul Baumgartner, die Kassationsrichterin Yvona Griesser sowie der juristische Sekretär C hri stof Tschurr Zirkulationsbeschluss vom 7. Juni 2012
i n Sachen
B.,
Beklagter und Beschwerdeführer vertreten durch Rechtsanwalt
gegen
A.,
Klägerin und Beschwerdegegnerin vertreten durch Rechtsanwalt
betreffend Marke / UWG
Nichtigkeitsbeschwerde gegen ein Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 16. Januar 2009 (HG080137/U/dz)
Das Gericht hat in Erwägung gezogen: I. 1. Die Klägerin ist eine nach US-amerikanischem Recht inkorporierte Gesellschaft mit Sitz in Mountain View (USA), welche weltweit Dienstleistungen im Internetbereich anbietet. Der Beklagte ist eine natürliche Person mit Wohnsitz in Hamburg (D) und Inhaber der im schweizerischen Register eingetragenen Marke " [xy]". Mit ihrer Klage verlangte die Klägerin die Feststellung der Nichtigkeit und die Löschung dieser Marke. Das Handelsgericht des Kantons Zürich wies mit Urteil vom 5. Juli 2006 die Klage ab (HG act. 23). Eine von der Klägerin gegen dieses Urteil beim Kassati- onsgericht des Kantons Zürich eingereichte Nichtigkeitsbeschwerde wies das Kassationsgericht mit Beschluss vom 24. Dezember 2007 ab, soweit es darauf eintrat (HG act. 31). Hingegen hiess das Schweizerische Bundesgericht eine bei ihm gegen das handelsgerichtliche Urteil vom 5. Juli 2006 eingereichte Berufung mit Urteil vom 30. Mai 2008 gut, hob das handelsgerichtliche Urteil auf und wies die Sache zu neuer Entscheidung im Sinne der Erwägungen an das Handels- gericht zurück (HG act. 34). 2. Darauf erklärte das Handelsgericht (in Gutheissung der Klage) die schweizerische Marke Nr. ______ "[xy]" mit Urteil vom 16. Januar 2009 für nichtig (KG act. 2). Gegen dieses Urteil reichte der Beklagte seinerseits am 5. März 2009 (und damit innert der 30-tägigen Beschwerdefrist; HG act. 36B, KG act. 1) beim Kassationsgericht eine Nichtigkeitsbeschwerde ein mit dem Antrag auf Aufhebung des handelsgerichtlichen Urteils vom 16. Januar 2009 und Rückweisung des Prozesses an die Vorinstanz (KG act. 1). Mit Präsidialverfügung vom 11. März 2009 wurde der Beschwerde aufschiebende Wirkung verliehen (KG act. 4 Ziff. 5). Die ihm nach §§ 75 und 76 ZPO/ZH auferlegte Prozesskaution von Fr. 14'500.-- (KG act. 4 Ziff. 4) leistete der Beklagte innert Frist (KG act. 9). Die Vorinstanz verzichtete auf eine Vernehmlassung zur Beschwerde (KG act. 8). Mit einer Beschwerdeantwort vom 14. April 2009 beantragte die Klägerin die Abweisung
der Nichtigkeitsbeschwerde (KG act. 11). Diese Beschwerdeantwort wurde dem Beklagten zur Kenntnisnahme zugestellt (KG act. 12). 3. Mit Eingabe vom 12. Februar 2010 teilte der Beklagte mit, dass die Parteien Vergleichsgespräche aufgenommen hätten, und beantragte im Hinblick auf dieselben eine Sistierung des Kassationsverfahrens (KG act. 14). Die Klägerin stimmte diesem Sistierungsantrag zu (KG act. 15). Das Kassationsgericht sistierte darauf das Kassationsverfahren einstweilen bis zum 23. August 2010 (KG act. 16) und auf weitere entsprechende Anträge der Parteien (KG act. 18, 19, 22, 23, 26, 27, 30, 31) vorerst bis zum 24. Januar 2011 (KG act. 20), dann bis zum 24. Juli 2011 (KG act. 24), weiter bis zum 24. Januar 2012 (KG act. 28) und schliesslich bis zum 24. Juli 2012 (KG act. 32). Mit Schreiben vom 18. April 2012 teilte die Klägerin mit, dass sich die Parteien verglichen hätten. Sie ziehe als Folge dieses Vergleichs die Klage (vor Handelsgericht) zurück und ersuche darum, das Beschwerdeverfahren als durch Rückzug der Klage erledigt abzuschreiben und das handelsgerichtliche Urteil formell aufzuheben (KG act. 34). Der Beklagte erklärte sich damit einverstanden (KG act. 35). Das Kassationsgericht teilte der Klägerin mit, dass eine solche Erledigung der Verfahren nicht möglich sei (KG act. 37). Mit Eingabe vom 15. Mai 2012 erklärte die Klägerin, die Parteien be- antragten die Aufhebung der Sistierung des Kassationsverfahrens. Für den Fall der Gutheissung der Nichtigkeitsbeschwerde ziehe sie die Klage auf Feststellung der Nichtigkeit der Schweizerischen Markeneintragung Nr. ______ [xy] (d.h. ihre Klage vor Handelsgericht) zurück. Die Parteien hätten weiter vereinbart, die Gerichtskosten je zur Hälfte zu tragen und gegenseitig auf Prozessentschädigung zu verzichten (KG act. 39). Der Beklagte stimmte dem zu (KG act. 40 und 41). II. 1. Aufgrund des gemeinsamen Antrags der Parteien ist die Sistierung des Kassationsverfahrens aufzuheben bzw. das Verfahren wieder aufzunehmen und über die Nichtigkeitsbeschwerde zu entscheiden.
und bestrittener Tatsachen durch formgültige Eröffnung eines Beweisverfahrens die Möglichkeit zu geben, ihre Beweismittel abschliessend zu nennen (KG act. 1 S. 8 Ziff. 37). Im vorinstanzlichen Verfahren sei u.a. die Tatfrage umstritten ge- wesen, ob der Beschwerdeführer die Marke [xy] in der Schweiz bloss hinterlegt habe, um von der Beschwerdegegnerin ungerechtfertigte Zahlungen oder andere Vorteile zu erlangen (KG act. 1 S. 11 Ziff. 52). Die Vorinstanz sei unter Berücksichtigung einzelner von der Beschwerdegegnerin vorläufig eingereichter Beweisurkunden zum Schluss gelangt, dass dem Beschwerdeführer bei der Hinterlegung der Marke [xy] in der Schweiz einzig an einer Abtretung seiner Rechte bzw. einem Verzicht auf seine Rechte gegen entsprechende Zahlung gelegen gewesen sei (KG act. 1 S. 11 Ziff. 53). Indem die Vorinstanz diese Frage lediglich gestützt auf ein paar von den Parteien vorläufig eingereichte Beweis- urkunden abgeklärt und den Parteien das Recht abgeschnitten habe, dazu abschliessend Beweismittel nennen und im Rahmen eines formell eröffneten Beweisverfahrens Beweis führen zu können, habe sie einen wesentlichen Ver- fahrensgrundsatz verletzt (KG act. 1 S. 12 Ziff. 57). 4.1. Die Vorinstanz erwog unter Bezugnahme auf das bundesgerichtliche Urteil (= HG act. 34), es sei zu prüfen, ob der Beklagte die Marke "[xy]" eintragen lassen habe, um von der Klägerin finanzielle oder andere Vorteile zu erlangen bzw. seine diesbezügliche Verhandlungsposition zu stärken (KG act. 2 S. 17 Erw. 4.2.3). Die Vorinstanz gelangte unter Würdigung einzelner im vor- instanzlichen Verfahren eingereichter Beweismittel (insbes. eines Schreibens des amerikanischen Anwalts des Beklagten vom 2. November 2004 [HG act. 3/23] sowie verschiedener E-Mails [HG act. 3/30 und 3/32]) zur Feststellung, dass der Beklagte die Marke "[xy]" in der Schweiz mit der Absicht hinterlegt habe, von der Klägerin finanzielle oder andere Vorteile zu erlangen bzw. seine diesbezügliche Verhandlungsposition zu stärken (KG act. 2 S. 17 - 19). Ein eigentliches Beweisverfahren im Sinne von §§ 136 ff. ZPO/ZH führte die Vorinstanz nicht durch. Insbesondere erliess sie keinen Beweisauflagebeschluss im Sinne von § 136 ZPO/ZH und gab damit den Parteien keine Gelegenheit zur abschliessen- den Nennung weiterer (Gegen-)Beweismittel.
4.2. Es verletzt einen wesentlichen Verfahrensgrundsatz, wenn das Gericht nach Abschluss des Hauptverfahrens allein gestützt auf die im Hauptverfahren vorläufig eingereichten Beweismittel entscheidet, ohne den Parteien bezüglich erheblicher und bestrittener Tatsachen durch Eröffnung eines Beweisverfahrens die Möglichkeit zu geben, ihre Beweismittel abschliessend zu nennen (ZR 95 [1996] Nr. 73). 4.3. Das hat die Vorinstanz bezüglich der Absicht, mit welcher der Beschwerdeführer die Marke "[xy]" in der Schweiz hinterlegte, getan (vorstehend Erw. 4.1). Das angefochtene Urteil beruht deshalb zum Nachteil des Beschwerdeführers auf der Verletzung eines wesentlichen Verfahrensgrund- satzes im Sinne von § 281 Ziff. 1 ZPO/ZH und i st i n Guthei ssung der Ni chti gkei ts- beschwerde schon aus diesem Grund aufzuheben. 5. Bei diesem Ergebnis müssen die weiteren Rügen nicht mehr geprüft werden (vorstehend Erw. 3). 6. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens sind vereinbarungsgemäss den Parteien je zur Hälfte aufzuerlegen. Gestützt auf § 76 ZPO/ZH und unter Hinweis auf die entsprechende Kautionsauflage vom 11. März 2009 (KG act. 4 Ziff. 4) ist auch die der Beschwerdegegnerin aufzuerlegende Hälfte der Gerichtskosten aus der vom Beschwerdeführer geleisteten Kaution zu beziehen, wobei dem Beschwerdeführer ein entsprechendes Rückgriffsrecht auf die Beschwerdegegne- rin einzuräumen ist. Vom Verzicht der Parteien auf eine Prozessentschädigung ist Vormerk zu nehmen. III. 1. Das Kassationsgericht kann einen neuen Entscheid in der Sache selbst fällen, wenn diese spruchreif ist (§ 291 zweiter Satz ZPO/ZH). Das ist sie. Die Klägerin zog für den Fall der Gutheissung der Nichtigkeitsbeschwerde die beim Handelsgericht eingereichte Klage (HG act. 1 S. 2) zurück (KG act. 39). Die Par- teien vereinbarten, die Gerichtskosten je zur Hälfte zu tragen und gegenseitig auf Prozessentschädigung zu verzichten (KG act. 39, act. 40 und 41). Dieser Klage-
rückzug und die vereinbarte Kosten- und Entschädigungsregelung sind zulässig und klar. Der Prozess vor Handelsgericht ist demnach unter vereinbarungs- gemässer Kosten- und Entschädigungsfolge als durch Rückzug der Klage erledigt abzuschreiben. 2. Das Handelsgericht auferlegte der Klägerin eine Prozesskaution von Fr. 23'000.-- in Anwendung von § 73 Ziff. 1 und § 76 ZPO/ZH (HG Prot. S. 2). Diese Kaution hat die Klägerin geleistet (HG act. 5). Die Gerichtskosten des vor- instanzlichen Verfahrens sind, inkl. die dem Beklagten aufzuerlegende Hälfte, aus dieser Kaution zu beziehen, wobei der Klägerin ein entsprechendes Rückgriffs- recht auf den Beklagten einzuräumen ist. Das Gericht beschliesst: 1. Das Kassationsverfahren wird wieder aufgenommen. 2. In Gutheissung der Beschwerde wird das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Züri ch vom 16. Januar 2009 aufgehoben. 3. Der Prozess Nr. HG080137 vor dem Handelsgericht des Kantons Zürich wird als durch Rückzug der Klage erledigt abgeschrieben. 4. Die Gerichtsgebühr für das Kassationsverfahren wird festgesetzt auf Fr. 8'750.-- . 5. Die Kosten des Kassationsverfahrens werden den Parteien je zur Hälfte auferlegt. Sie werden vollumfänglich, inkl. die der Beschwerdegegnerin auf- erlegte Hälfte, aus der vom Beschwerdeführer geleisteten Kaution bezogen. Dem Beschwerdeführer wird für die Hälfte davon ein Rückgriffsrecht auf die Beschwerdegegnerin eingeräumt. 6. Die Gerichtsgebühr für den Prozess vor Handelsgericht wird festgesetzt auf Fr. 13'000.-- .