In einem Verfahren um Erlass vorsorglicher Massnahmen nach Art. 77 PatG hat der Vertreter des Gesuchsgegners einen Patentanwalt beigezogen. In seiner Kostennote macht er die Kosten des Patentanwalts zusätzlich zu seinem eigenen Honorar geltend.
Das Obergericht führte dazu aus:
Zu den gesetzlichen Parteikosten gehören das Honorar und die Auslagen des Rechtsanwalts (§ 116 Abs. 3 lit. a ZPO). Honorar und Auslagen bilden im gesamten die Entschädigung, die ein Rechtsanwalt für seine Bemühungen im Rahmen eines gerichtlichen Verfahrens verlangen kann (vgl. § 2 Abs. 1 des Gerichtskostengesetzes [KoG], § 46 Abs. 1 der Kostenverordnung [KoV]). Diese Entschädigungsbestandteile werden näher definiert in der Kostenverordnung des Obergerichts. Das Honorar entschädigt den Anwalt für die Bemühungen, die unmittelbar mit der Vertretung der Partei im gerichtlichen Verfahren zusammenhängen, namentlich für die Instruktion, das Studium der Akten und Rechtsfragen, die Rechtsschriften und die Teilnahme an Gerichtsverhandlungen, ferner für die mit diesen Bemühungen im Zusammenhang stehenden Kanzleiarbeiten (§ 47 Abs. 1 KoV). Die Auslagen werden unterteilt in die Barauslagen gemäss § 65 KoV und in die Vergütung für Kopien (§ 66 KoV). Die Ordnung der Auslagen ist als abschliessend zu betrachten. Namentlich fallen unter die Barauslagen nur jene Aufwandpositionen, welche bei der unmittelbaren Erfüllung des Anwaltsauftrages anfallen. Zu ihnen gehören die Kosten für die Inanspruchnahme der Post (Porti) und der Kommunikationsmittel (Telefon, Telefax usw.) sowie notwendige Reisekosten. Die Kosten für die Hinzuziehung eines Erfüllungsgehilfen oder eines Substituten können hingegen nicht über die Auslagen gemäss Kostenverordnung abgerechnet werden.
Die Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Beizug des Patentanwalts fallen grundsätzlich in die honorarberechtigten Verrichtungen des Anwalts. Die Abklärung der Sachlage und die Beschaffung der für eine erfolgreiche Prozessführung notwendigen Informationen ist Sache des Anwalts bzw. seines Klienten. Dafür erhält der Anwalt die nach gesetzlichen Kriterien festgelegte Gebühr. Das gilt auch dann, wenn der Anwalt die tatsächlichen Grundlagen des Rechtsstreites nicht selber oder über seinen Mandanten beschafft, sondern hiefür eine Drittperson einsetzt. Freilich darf der Anwalt einen Zuschlag beanspruchen, wenn das Zusammenstellen der Akten besonders zeitintensiv ist oder wenn es sich um besonders verwickelte tatsächliche oder rechtliche Verhältnisse handelt (§ 63 lit. c KoV). Ob § 63 lit. c KoV auch angerufen werden kann, wenn das Sammeln und Zusammenstellen der Prozessgrundlagen einem Dritten übertragen wird, braucht hier nicht entschieden zu werden, weil der Vertreter der Gesuchsgegnerin einen solchen Zuschlag nicht geltend macht.
In besonderen Fällen mag es dem Rechtsanwalt angezeigt erscheinen, bei der Erarbeitung der Prozessgrundlagen die Hilfe Dritter in Anspruch zu nehmen. Es kann hier offengelassen werden, ob die Bemühungen des Patentanwalts im konkreten Fall notwendig waren. Immerhin handelt es sich vorliegend nicht um einen ordentlichen Prozess, sondern um ein vorsorgliches Massnahmeverfahren. Massgebend ist aber, dass der Verordnungsgeber den Eigenheiten des immaterialgüterrechtlichen Prozesses bereits Rechnung getragen hat. Die Gebühren bewegen sich - entgegen den übrigen summarischen und vorsorglichen Verfahren - nicht in einem bestimmten, vom Streitwert grundsätzlich unabhängigen Rahmen. Vorsorgliche Massnahmeverfahren, welche vor dem Obergericht als einziger Instanz ausgetragen werden, sind mit dem Streitwert gekoppelt (§ 56 Abs. 2 KoV). Damit gibt der Verordnungsgeber zum Ausdruck, dass vorsorgliche Massnahmeverfahren mit umfassender Sachabklärung verbunden sein können und deshalb eine angemessene Entschädigung, berechnet nach dem Streit- oder Interessenwert, zugesprochen werden soll. Im vorliegenden Fall ist daher die ordentliche Gebühr von Fr. 7000.-, die der Vertreter der Gesuchsgegnerin in der Kostennote geltend macht, gutzuheissen. Die Rechnung des Patentanwalts kann darüber hinaus aber nicht berücksichtigt werden.