Ref.:Chur, 09. April 2002Schriftlich mitgeteilt am:
ZFE 00 2
Urteil
Zivilkammer
Vizepräsident Bochsler, Kantonsrichter Heinz-Bommer, Rehli, Sutter-Ambühl und Burtscher, Aktuar Engler.
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In der Zivilsache
der S., V., IT- P, Klägerin, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Michael Kikinis, BBLP Meyer Lustenberger Rechtsanwälte, Forchstrasse 452, Postfach 823, 8029 Zürich,
gegen
die E., R., D., Beklagte, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Hansjörg Kistler, Promenade 132 A, 7260 Davos Dorf,
betreffend Patentrecht (Feststellung der Nichtverletzung)
(Prozessvoraussetzungen),
hat sich ergeben:
A. Die E. mit Sitz in D. (Schweiz) ist Inhaberin des Europäischen Patentes EP, welches eine wärmehärtbare Pulverbeschichtungszusammensetzung betrifft, wobei es sich bei einer der Komponenten um ein beta-Hydroxyalkylamid handeln soll. Dieses Härtungsmittel, das zusammen mit einem geeigneten Polyester der Herstellung von Pulverlacken dient, gelangt unter der Bezeichnung Primid auf den Markt. – Geschützt ist das Patent in Belgien, Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, Italien, den Niederlanden, Schweden und Spanien, nicht aber in der Schweiz.
Die S., eine italienische Aktiengesellschaft mit Sitz in P., befasst sich mit der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Chemikalien. Zu ihren Produkten gehören unter anderen die beiden Härter Prosid H und Prosid S. Weil sie in Ländern, in denen das Europäische Patent EP gelte, Pulverlackherstellern zum Kauf angeboten würden und weil ein solches Geschäftsgebaren die Rechte der Patentinhaberin verletze – Prosid sei wie Primid ein beta-Hydroxyalkylamid, welches zusammen mit einem Polyester bei Oberflächenbeschichtungen Verwendung finde –, wurde die S. durch die E. mit Schreiben vom 27. Januar 2000 verwarnt.
In ihrer Antwort vom 15. Februar 2000 bestritt die S., in irgendeiner Weise in die Rechte der E. eingegriffen zu haben. Die beanstandeten Produkte Prosid H und Prosid S beruhten im Gegensatz zu Primid auf einer neu entwickelten Kombination von mehr als einem beta-Hydroxyalkylamid und lieferten in Verbindung mit Polyester weit bessere Ergebnisse, als sie bisher erzielt worden seien.
Mit Schreiben vom 19. Juni 2000 beharrte die E. auf ihren Vorwürfen. Sie verlangte von der S., dass sie eine vorbereitete, dem Schreiben beigelegte Unterlassungserklärung unterzeichne. Für den Fall, dass dem nicht entsprochen werden sollte, kündigte sie überdies an, sie werde gegen sie in Deutschland rechtliche Schritte einleiten, wobei sie dem dadurch mehr Nachdruck verlieh, dass sie ihrem Schreiben eine bereits im Entwurf vorliegende Klageschrift ans Landgericht D. beilegte.
Nachdem es den Vertretern der beiden Parteien anlässlich einer Besprechung vom 9. August 2000 nicht gelungen war, die Streitsache gütlich beizulegen, forderte die E. die S. mit Schreiben vom 23. August 2000 erneut auf, die bereits in ihrem Besitz befindliche Unterlassungserklärung zu unterzeichnen. Ausserdem betonte sie, andere denkbare Lösungsmöglichkeiten würden durchwegs voraussetzen, dass die S. den Geschäftsbereich Härter auf der Basis von beta-Hydroxyalkylamiden (Prosid) für Polyester weltweit aufgebe. – Zu weiteren Verhandlungen kam es in der Folge nicht mehr.
B. Am 7. September 2000 liess die S. beim Kantonsgericht von Graubünden (Zivilkammer) gegen die E. eine Klage auf Feststellung der Nichtverletzung patentrechtlicher Ansprüche anhängig machen. Ihre Rechtsbegehren lauteten:
„1. Es sei festzustellen, dass die Klägerin keine Rechte aus dem belgischen, deutschen, spanischen, französischen, britischen, niederländischen und/oder schwedischen Teil des Europäischen Patents EP verletzt, namentlich dass
wobei R ein aliphatischer Rest ist, keine -Hydroxyalkylamide im Sinne der Ansprüche dieses Patents sind;
das Anbieten und Liefern der ProdukteProsid H undProsid S der Klägerin im Zusammenhang mit carboxylhaltigen Polyestern in die oben genannten Länder keine mittelbare Verletzung der Ansprüche dieses Patents darstellt;
das Anbieten und Liefern der Produkte Prosid H und Prosid S der Klägerin in die oben genannten Länder keine mittelbare Verletzung der Ansprüche dieses Patents darstellt:
Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beklagten. Ferner stellen wir den prozessualen Antrag:
Das vorliegende Verfahren sei vorerst zu sistieren, bis über die Nichtigkeitsklage der Klägerin gegen den deutschen Teil des Patentes EP rechtskräftig entschieden worden ist.“
C. Bereits am 6. September 2000 hatte die S. beim Tribunale Civile di M. gegen die E. eine Klage auf Nichtigerklärung des italienischen Teils des Europäischen Patentes EP sowie auf Feststellung dessen Nichtverletzung anhängig gemacht.
Am 7. September 2000 gelangte die S. überdies ans Bundespatentgericht M., vor welchem sie gegen die E. Nichtigkeitsklage gegen das mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilte Europäische Patent EP erhob.
Am 15. September 2000 schliesslich reichte die E. beim Landgericht D. gegen die S. eine Verletzungsklage ein betreffend den deutschen Teil des Europäischen Patentes EP. Mit Beschluss vom 15. November wurde diese Streitsache durch die angerufene Instanz vorläufig ausgesetzt.
D. In der vor der Zivilkammer des Kantonsgerichtes anhängigen Streitsache (Klage auf Feststellung der Nichtverletzung) wurde vorerst keine Prozessantwort eingeholt. Statt dessen verfügte das Präsidium am 20. September 2000, die Angelegenheit werde – anderslautende Anordnungen vorbehalten – so lange sistiert, bis der vor dem Bundespatentgericht in M. zwischen den gleichen Parteien anhängige Prozess betreffend Feststellung der Nichtigkeit des deutschen Teils des Europäischen Patentes EP rechtskräftig entschieden sei. Überdies wurde vermerkt, dass über die Verteilung der Gerichtskosten sowie die allfällige Zusprechung von Parteientschädigungen erst bei Erlass eines prozessbeendenden Erkenntnisses befunden werde.
Gegen diese Verfügung wurde kein Rechtsmittel eingelegt.
E. Mit Eingabe vom 7. Juni 2001 liess die E. die folgenden prozessualen Anträge stellen:
„1. Das mit Präsidialverfügung vom 20. September 2000 sistierte Verfahren sei wiederaufzunehmen, und es sei auf die Klage nicht einzutreten.
„1. Das Gesuch der Beklagten in den Ziffern 1 und 2 des Rechtsbegehrens ihrer Eingabe vom 7. Juni 2001 auf Wiederaufnahme des mit Präsidialverfügung vom 20. September 2000 sistierten Verfahrens sei abzuweisen.
„1. Das Gesuch wird teilweise gutgeheissen, und es wird die Sistierungsverfügung vom 20. September 2000 aufgehoben.
An der mündlichen Verhandlung vom 9. April 2002 stellte der Rechtsvertreter der S. den Antrag, es seien sowohl die Zuständigkeit des Kantonsgerichtes wie das Rechtsschutzinteresse der Klägerin zu bejahen und es sei demzufolge auf die Klage einzutreten.
Die E. liess demgegenüber beantragen:
„1. Auf die Klage sei nicht einzutreten.
Die Zivilkammer zieht in Erwägung :
1. Gemäss Art. 93 Abs. 1 ZPO können der Gerichtspräsident oder die Gerichtspräsidentin in jedem Stadium des Verfahrens eine (mündliche) Verhandlung ansetzen, um an ihr einen Entscheid der angerufenen Instanz zu den Prozessvoraussetzungen zu erwirken. Eine entsprechende Verfügung, mit der gleichzeitig auch die am 20. September 2000 angeordnete Verfahrenssistierung aufgehoben wurde, erging im vorliegenden Fall am 5. November 2001. Sie wurde am 21. November 2001 mitgeteilt und blieb in der Folge unangefochten, so dass darauf nicht weiter eingegangen zu werden braucht.
Zu den Prozessvoraussetzungen – auch Sachentscheidungsvoraussetzungen oder Sachurteilsvoraussetzungen genannt (vgl. Bühler/Edelmann/Killer, Kommentar zur aargauischen Zivilprozessordnung, 2. Aufl., Aarau/Frankfurt a. M./Salzburg 1998, § 72 Rz. 7) –, jenen Bedingungen also, die erfüllt sein müssen, damit auf die Angelegenheit eingetreten und ein Sachurteil gefällt werden kann (vgl. Bühler/Edelmann/Killer, a. a. O., § 72 Rz. 7; Leuch/Marbach/Kellerhals/Sterchi, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, Kommentar samt einem Anhang zugehöriger Erlasse, 5. Aufl., Bern 2000, Art. 191 Rz. 1.a. und Rz. 3.a.), gehören unter anderen die örtliche und sachliche Zuständigkeit (vgl. Bühler/Edelmann/Killer, a. a. O., § 72 Rz. 8) sowie das Rechtsschutzinteresse (vgl. Bühler/Edelmann/Killer, a. a. O., § 72 Rz. 9).
Beide Streitfragen, jene der Zuständigkeit wie jene des Rechtsschutzinteresses, bilden nach der genannten Präsidialverfügung Gegenstand der nunmehr zu treffenden Vorabentscheidung nach Art. 93 Abs. 1 ZPO.
2. a) Wie die anderen immaterialgüterrechtlichen Klagen zählen auch Klagen auf Feststellung der Nichtverletzung patentrechtlicher Ansprüche, wie hier eine zu beurteilen ist, zu den Zivil- und Handelssachen im Sinne von Art. 1 Abs. 1 des Lugano-Übereinkommens (LugÜ) vom 16. September 1988 (vgl. Simon A. Mäder, Die Anwendung des Lugano-Übereinkommens im gewerblichen Rechtsschutz, Schriften zum Medien- und Immaterialgüterrecht Band 50, Bern 1999, S. 22 f.). Ausserdem hat die beklagte Gesellschaft ihren Sitz – er entspricht dem Wohnsitz natürlicher Personen (Art. 53 Abs. 1 LugÜ) – in einem Vertragsstaat des LugÜ, in der Schweiz nämlich, wo das Abkommen seit dem 1. Januar 1992 in Kraft ist, also lange vor Anhängigmachung der vorliegenden Streitsache. Damit beurteilt sich die gerichtliche Zuständigkeit bei einem internationalen Sachverhalt, wie er hier gegeben ist (Sitz der Klägerin im Ausland; vgl. Pedrazzini/Von Büren/Marbach, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bern 1998, Rz. 712 ff.), nach den einschlägigen Bestimmungen des LugÜ (vgl. Bühler/Edelmann/Killer, a. a. O., § 23 Rz. 11; Jan Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht, Kommentar zu EuGVO und Lugano-Übereinkommen, 7. Aufl., Heidelberg 2002, vor Art. 2 Rz. 5).
Klagen auf Feststellung der Nichtverletzung gewerblicher Schutzrechte gehören zwar angesichts des unterschiedlichen Zweckes und der vertauschten Parteirollen nicht zu den eigentlichen Verletzungsklagen; entscheidend ist jedoch, dass sie ebenso wenig den Bestandesklagen zugeordnet werden können, für welche gemäss Art. 16 Ziff. 4 LugÜ (Art. 16 Ziff. 4 EuGVÜ bzw. Art. 22 Ziff. 4 EuGVO) ausschliesslich – das heisst in Verdrängung der Regelung von Art. 2 LugÜ und unter Ausschluss von Gerichtsstandsvereinbarungen samt Einlassung (vgl. Kropholler, a. a. O., Art. 22 Rz. 2 f.) – die Gerichte des (ausländischen) Schutzstaates zuständig sind (vgl. zur Auseinandersetzung mit den entsprechenden Einwendungen der Beklagten und zu deren Verwerfung die Ausführungen in Erwägung 3). Dann aber steht nichts entgegen, solche negativen Feststellungsklagen gestützt auf die allgemeine Zuständigkeitsvorschrift von Art. 2 Abs. 1 LugÜ vor den Gerichten des Wohnsitz- bzw. Sitzstaates (hier der Schweiz) zuzulassen (vgl. Mäder, a. a. O., S. 81 f., insbesondere auch Fn. 249, und S. 111; Kropholler, a. a. O., Art. 22 Rz. 51; Gion Jegher, Mit schweizerischer negativer Feststellungsklage ins Europäische Forum Running, ZSR 1999 [118] I S. 39 ff., wo überdies hervorgehoben wird, dass zusätzlich die besonderen internationalen Gerichtsstände eröffnet würden, welche für die umgekehrte Leistungsklage gegeben wären; gleich auch BGE 125 III 348 f.)
b) Im Gegensatz zu den Vorschriften über die besonderen Gerichtsstände (Art. 5 ff. LugÜ), die zugleich die örtliche Zuständigkeit regeln, bestimmt Art. 2 Abs. 1 LugÜ nach seinem klaren Wortlaut allein die internationale Zuständigkeit; der Gerichtsstand innerhalb des zuständigen Vertragsstaates muss der innerstaatlichen Ordnung entnommen werden, angesichts des internationalen Sachverhaltes also dem IPRG (vgl. Mäder, a. a. O., S. 112; Kropholler, a. a. O., vor Art. 2 Rz. 3). Dessen massgebliche Bestimmung (Art. 109 Abs. 1 IPRG), die von hier nicht interessierenden Ausnahmen abgesehen für alle immaterialgüterrechtlichen Klagen gilt, hat damit nach dem eben Gesagten lediglich noch (aber immerhin) innerstaatlich die örtliche Zuständigkeit zu regeln (vgl. Jegher/Schnyder, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Internationales Privatrecht, Basel und Frankfurt am Mai 1996, Art. 109 Rz. 21). Sie verweist auf den Wohnsitz der Beklagten (bei Gesellschaften gleichbedeutend mit deren Sitz, Art. 21 Abs. 1 IPRG), wie dies Art. 75 Abs. 1 lit. b PatG bei Klagen Dritter gegen die Patentinhaberin auch für Fälle ohne internationalen Bezug vorsieht. Da die E. ihren Sitz in D. und damit im Kanton G. hat, muss sich der Angelegenheit eine gerichtliche Behörde annehmen, in deren Sprengel diese Ortschaft liegt.
c) Wer hierfür sachlich zuständig ist, kann nicht dem LugÜ, sondern muss dem Recht des einzelnen Vertragsstaates (hier der Schweiz) entnommen werden (vgl. Kropholler, a. a. O., vor Art. 2 Rz. 4). Da sich das IPRG hierzu nicht äussert – dessen Art. 109 handelt nur von der örtlichen Zuständigkeit –, ist auf die einschlägigen Bestimmungen des kantonalen (hier bündnerischen) Prozessrechts zurückzugreifen, das seinerseits der in den entsprechenden Spezialgesetzen des Bundes (so auch in Art. 76 PatG) enthaltenen Vorschrift zu genügen hat, wonach für die Behandlung der immaterialgüterrechtlichen Klagen jeweils eine einzige Instanz für das ganze Kantonsgebiet zuständig sein soll (vgl. Pedrazzini/von Büren/Marbach, a. a. O., Rz. 729 f., die unter Hinweis auf das Splitting in den Handelsgerichtskantonen zu Recht betonen, dass damit nicht zwangsläufig der gesamte Bereich des Immaterialgüterrechts der gleichen richterlichen Behörde unterbreitet werden muss). All dem Rechnung tragend sieht Art. 20 ZPO GR vor, dass die zivilrechtlichen Klagen aus gewerblichem Rechtsschutz des Bundes sowie aus dem Bundesgesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der Literatur und Kunst (immaterialgüterrechtliche Klagen eben) bis zu einem Streitwert von Fr. 8000.– vom Kantonsgerichtsausschuss (Abs. 1 Ziff. 2) und bei einem Streitwert von über Fr. 8000.– vom Kantonsgericht (Abs. 2 Ziff. 2) zu beurteilen sind, wobei kein Vermittlungsverfahren erforderlich ist. Da der Streitwert im vorliegenden Fall den Betrag von Fr. 8000.– deutlich übersteigen dürfte (vgl. hierzu etwa Lucas David, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band I/2, 2. Aufl., Basel und Frankfurt am Main 1999, S. 29 f.) – die vorläufigen Schätzungen der Parteien belaufen sich auf fünfzig Tausend (Klägerin) bzw. zehn Millionen Franken (Beklagte), während das Landgericht D. für die spiegelbildliche Verletzungsklage von fünf Millionen DM ausgeht –, müsste sich also die Zivilkammer des Falles annehmen.
d) Nach dem bisher Gesagten stünde damit insoweit einem Eintreten auf die Klage der S. nichts entgegen.
3. Wie oben bereits angedeutet wurde, bestreitet die E. allerdings, dass schweizerische Gerichte zur Behandlung der vorliegenden Streitsache (international) zuständig seien. Ausgangspunkt der Einrede der Beklagten ist Art. 19 LugÜ, wonach sich das Gericht eines Vertragsstaates von Amtes wegen als nicht zuständig zu erklären hat, wenn es wegen einer Streitigkeit angerufen wird, für die das Gericht eines anderen Vertragsstaates aufgrund von Art. 16 LugÜ ausschliesslich zuständig ist. Ziffer 4 dieser Bestimmung sieht unter anderem vor, dass bei Klagen betreffend die Gültigkeit von Patenten (Nichtigkeitsprozessen etwa) die Gerichte jenes Vertragsstaates ausschliesslich zuständig seien, in dessen Hoheitsgebiet die Registrierung oder Hinterlegung vorgenommen wurde. Gestützt auf einen erstinstanzlichen Entscheid eines belgischen Gerichtes (wiedergegeben in GRUR Int. 2001 S. 170 ff., insbesondere S. 171 f.), der sich seinerseits an die englische Praxis anlehnt (vgl. Kropholler, a. a. O., Art. 22 Rz. 50; Mäder, a. a. O., S. 102 f.) vertritt die E. die Auffassung (Ziffer 30 ihrer Eingabe vom 07.06.2001 und Ziffer 14 ihres Plädoyers vor der Zivilkammer), eine negative Feststellungsklage sei so eng mit der Frage der Gültigkeit des Patents verbunden, dass nach Art. 16 Ziff. 4 LugÜ einzig das für die Nichtigkeitsfrage zuständige Gericht über die Nichtverletzungsklage entscheiden könne, da im Falle der Nichtigkeit eines Patentes logischerweise auch keine Verletzung möglich sei.
Nach Auffassung der Zivilkammer handelt es sich hierbei freilich nicht um die zutreffende vertragsautonome Auslegung von Art. 16 Ziff. 4 LugÜ. Da der Kreis der von dieser Ausnahmebestimmung erfassten Klagearten eng zu ziehen ist (vgl. Kropholler, a. a. O., Art. 22 Rz. 45; Lucien William Valloni, Der Gerichtsstand des Erfüllungsortes nach Lugano- und Brüsseler-Übereinkommen, Zürcher Studien zum Verfahrensrecht Band 107, Zürich 1998, S. 123; Geimer/ Schütze, Europäisches Zivilverfahrensrecht, Kommentar zum EuGVÜ und zum Lugano-Übereinkommen, München 1997, Art. 16 N. 224; Urteil des EuGH vom 15.11. 83, in GRUR Int. 1984 S. 696 E. 23; Urteil des Landgerichtes D. vom 31.05.01, in GRUR Int. 2001 S. 983), verbietet sich von vornherein der Schluss, dass die in Art. 16 Ziff. 4 LugÜ nicht erwähnten Verletzungsklagen das Schicksal der ausdrücklich angeführten Bestandesklagen teilen sollen. Sie können also selbst dann im Staat des Wohnsitzes bzw. Sitzes der beklagten Partei (Art. 2 Abs. 1 LugÜ) oder allenfalls am Ort des schädigenden Ereignisses (Art. 5 Nr. 3 LugÜ) beurteilt werden, wenn die beklagte Partei – soweit zulässig – einredeweise, durch Widerklage oder durch Klage im Schutzstaat die Ungültigkeit des angeblich verletzten ausländischen Schutzrechtes geltend macht (vgl. Kropholler, a. a. O., Art. 22 Rz. 50 f.; Urteil des Landgerichtes D. vom 31.05.01, in GRUR Int. 2001 S. 983; Mäder, a. a. O., S. 102 f.; Klaus Grabinski, Zur Bedeutung des Europäischen Gerichtsstands- und Vollstreckungsabkommens (Brüsseler Übereinkommens) und des Lugano-Übereinkommens in Rechtsstreitigkeiten über Patentverletzungen, in GRUR Int. 2001 S. 208 f.). Bleiben aber nach dem eben Gesagten die allgemeinen Zuständigkeitsvorschriften des Übereinkommens für Verletzungsklagen unbesehen des Umstandes massgeblich, dass auf die beschriebene Weise die Frage der Nichtigkeit eines Patentes oder eines anderen Immaterialgüterrechtes im Raum steht, muss der gleiche Ansatz auch für die spiegelbildlichen Klagen auf Feststellung der Nichtverletzung gelten, und dies wiederum auch dann, wenn nunmehr die Klägerin zur Abwehr der Behauptungen der Beklagten, sie verstosse gegen eines ihrer Patente, ihre negative Feststellungsklage mit dem Hinweis auf die Ungültigkeit dieses Schutzrechtes begründet (vgl. Urteil des Landgerichtes D. vom 31.05.01, in GRUR Int. 2001 S. 983; Kropholler, a. a. O., Art. 22 Rz. 50). Dass keine Notwendigkeit besteht, eine Verletzungsklage oder eine Klage auf Feststellung der Nichtverletzung zwingend durch jenen Richter beurteilen zu lassen, der über den Bestand eines Schutzrechtes zu befinden hat, entspricht im Übrigen auch der Auffassung des deutschen Gesetzgebers, verweist er doch die Nichtigkeitsklagen in die (sachliche) Zuständigkeit des Bundespatentgerichtes, während die Verletzungsklagen von Landgerichten an die Hand genommen werden müssen (vgl. Kropholler, a. a. O., Art. 22 Rz. 50).
Ebenso wenig zu hören ist schliesslich der weitere Einwand der Beklagten, wie er zumindest andeutungsweise in der Eingabe vom 7. Juni 2002 erhoben wird, dass sich ein Eintreten auf die negative Feststellungsklage auch deshalb verbiete, weil es schweizerischen Gerichten von vornherein verwehrt sei, Ansprüche aus der Verletzung bzw. Nichtverletzung ausländischer Schutzrechte zu beurteilen. Dem ist gerade nicht so (vgl. Mäder, a. a. O., S. 111; Jegher/Schnyder, a. a. O., Art. 109 Rz. 12 und 22; Frank Vischer, IPRG Kommentar, Zürich 1993, Art. 109 Rz. 4).
4. Ein Feststellungsinteresse als besonderer Anwendungsfall des bei jeder Klageart geforderten Rechtsschutzinteresses muss von der jeweiligen Klägerin auch bei negativen Feststellungsklagen mit internationalem Bezug dargetan werden (vgl. Jegher, a. a. O., S. 41.). Wird wie im vorliegenden Fall vor einer schweizerischen Instanz Rechtsschutz verlangt, muss wohl bei der Prüfung der Frage, ob diese Voraussetzung erfüllt ist, vom bundesrechtlichen Begriff des Feststellungsinteresses ausgegangen werden (so jedenfalls Jegher, a. a. O., S. 42 f.; vom Bundesgericht in BGE 123 III 430 offen gelassen; gleicher Meinung wie Jegher auch Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts und des internationalen Zivilprozessrechts der Schweiz, 7. Aufl., Bern 2001, S. 54 Rz. 87, und Ekkehard Schumann, in Stein-Jonas, Kommentar zur Zivilprozessordnung, 20. Aufl., Tübingen 1987, § 256 Rz. 12; anderer Meinung noch Hans Ulrich Walder, Einführung in das Internationale Zivilprozessrecht der Schweiz, Zürich 1989, S. 192, und Max Guldener, Das internationale und interkantonale Zivilprozessrecht der Schweiz, Zürich 1951, S. 9).
Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts ist eine Feststellungsklage zuzulassen, wenn die Klägerin an der sofortigen Feststellung ein schutzwürdiges Interesse hat, das zwar kein rechtliches zu sein braucht, sondern bloss tatsächlicher Natur sein kann, aber immerhin erheblich sein muss. Diese Voraussetzung ist vor allem dann gegeben, wenn die Rechtsbeziehungen der Parteien ungewiss sind und dieser Zustand durch die richterliche Feststellung behoben werden kann. Dabei genügt nicht jede Ungewissheit; erforderlich ist vielmehr, dass ihre Fortdauer der Klägerin nicht mehr zugemutet werden darf, weil sie dadurch in ihrer Bewegungsfreiheit behindert wird. Namentlich bei negativen Feststellungsklagen muss ausserdem auf die Interessen der Beklagten Rücksicht genommen werden. Wer etwa auf Feststellung klagt, dass eine Forderung nicht bestehe, zwingt damit die beklagte Gläubigerin zu vorzeitiger Prozessführung, wodurch der Grundsatz durchbrochen wird, dass nicht die Schuldnerin, sondern die Gläubigerin den Zeitpunkt für die Geltendmachung ihres Anspruches bestimmt. Ein vorzeitiger Prozess vermag aber eine Gläubigerin unter Umständen dadurch zu benachteiligen, dass er sie zur Beweisführung zwingt, bevor sie hierzu bereit und in der Lage ist. Dies ist umso schwerwiegender, als die Gläubigerin auch im negativen Feststellungsprozess die Beweislast für den Bestand ihrer Forderung trägt und daher Beweislosigkeit auch hier – wegen der materiellen Rechtskraft des Feststellungsurteils – zum Anspruchsverlust führt (vgl. BGE 120 II 22 f.; Jegher, a. a. O., S. 43).
Bei sogenannten Forum-Running-Konstellationen – forum shopping unter Zeitdruck also, bei dem nicht einfach eine Partei das für sie günstigste Gericht auswählt, sondern bei der sich zwei Parteien im Wettlauf um sich gegenseitig ausschliessende Klagemöglichkeiten befinden (vgl. Felix Dasser, Forum shopping, Prozessplanung unter dem Gerichtsstandsgesetz, in Gauch/Thürer (Hrsg.), Zum Gerichtsstand in Zivilsachen, Probleme der nationalen und internationalen Zuständigkeit, Zürich 2002, S. 36; Vogel/Spühler, a. a. O., S. 100 Rz. 24c) – kann die Feststellungsbeklagte versucht sein zu behaupten, dass eine nicht mehr länger zumutbare Ungewissheit der Feststellungsklägerin bezüglich der Rechtslage gerade nicht bestehe, weil in dem von ihr angestrengten Leistungsverfahren ja bald über eben diese Rechtslage entschieden werde. Hierzu wird die Feststellungsklägerin dann freilich einwenden, dass die Gegenpartei gar nicht ernstlich geltend machen könne, zu einer vorzeitigen Prozessführung gezwungen zu werden, wenn sie doch selber im Begriffe sei, ein Verfahren in der gleichen Sache einzuleiten. Unter diesen Umständen erscheinen die gegeneinander abzuwägenden Parteiinteressen als grundsätzlich ausgewogen, und es muss deshalb in solchen Konstellationen in aller Regel im Sinne einer zuständigkeitsrechtlichen Waffengleichheit das Vorliegen eines Feststellungsinteresses bejaht werden (vgl. Jegher, a. a. O., S. 43 f. sowie die Hinweise bei Dasser, a. a. O., S. 38).
Selbst wenn man dem nicht ohne weiteres folgen wollte (vgl. hierzu auch Vogel/Spühler, a. a. O., S. 188 Rz. 32b), so lässt sich jedenfalls mit dem blossen Hinweis auf BGE 123 III 430 f. wonach das Bestreben einer Partei, unter mehreren möglichen Gerichtsständen den ihr zusagenden durch schnelleres Einleiten einer Klage wählen zu können, für sich allein noch kein Feststellungsinteresse zu begründen vermöge, gegen die Bejahung eines solchen Interesses in der vorliegenden Streitsache nichts Stichhaltiges vorbringen. Hierzu ist festzuhalten, dass die E. laut der bei den Akten liegenden Korrespondenz der S. unmissverständlich vorgeworfen hatte, sie würde dadurch, dass sie in Ländern, in denen das Europäische Patent EP 0 322 834 gelte, Pulverlackherstellern die Härter Prosid H und Prosid S zum Kauf anbiete, ihr zustehende Schutzrechte verletzen. Ausserdem verlangte sie von ihr die Unterzeichnung einer Erklärung, die darauf hinauslief, dass die S. die genannten Produkte auf dem deutschen Markt zum vorgesehenen Zweck nicht mehr würde vertreiben können; die Klägerin hatte also erhebliche wirtschaftliche Nachteile zu gewärtigen. Dann aber kann ihr Interesse, gerichtlich feststellen zu lassen, dass sie das Patent der E. nicht verletze, nicht ernstlich angezweifelt werden (vgl. Urteil des Landgerichtes Düsseldorf vom 31.05.01, in GRUR Int. 2001 S. 983). – Dieses Interesse, das als Prozessvoraussetzung im Zeitpunkt der Urteilsfällung noch gegeben sein muss (vgl. Bühler/Edelmann/Killer, a. a. O., § 72 Rz. 12; Pedrazzini/von Büren/Marbach, a. a. O., Rz. 771), ist nun nicht einfach dadurch weggefallen, dass die E. der S. am 19. Juni 2000 unter Hinweis auf eine bereits im Entwurf vorliegende Rechtsschrift androhte, sie werde sie (in Nachachtung der bereits ausgesprochenen Verwarnung) wegen Verletzung des deutschen Teils des Europäischen Patentes EP 0 322 834 zur Verantwortung ziehen, und dass sie diese Ankündigung am 15. September 2000 durch Einreichung einer entsprechenden Klage beim Landgericht D. auch tatsächlich wahr machte. Hätte die am 7. September 2000 bei der Zivilkammer des Kantonsgerichtes angehobene negative Feststellungsklage lediglich der Abwehr der in Deutschland zu erwartenden Verletzungsklage gedient – da es sich hierbei um identische Klagen handelt (vgl. BGE 128 III 284 ff. = Pra. 2002 Nr. 134 S. 729 ff. E. 2 und 3 S. 733 ff.; Beschluss des Landgerichtes D. vom 15.11.2001, Akt. III/04), hat sich nach Art. 21 LugÜ das zuletzt angerufene Gericht für unzuständig zu erklären, sobald feststeht, dass für die zuerst angerufene Instanz, deren Entscheid abzuwarten ist, die Zuständigkeit gegeben ist –, könnte man in Anlehnung an BGE 123 III 430 f. versucht sein zu behaupten, dass es der S. angesichts des Umstandes, dass keine ungebührliche Verzögerung drohte, zumutbar gewesen wäre, das Urteil des Landgerichtes D. über die Verletzungsklage abzuwarten, und dass ihr also ein hinlängliches Interesse, mit einer Klage auf Feststellung der Nichtverletzung vorzuprellen, fehlte. Damit würde allerdings ausser Acht gelassen, dass die S. aufgrund der vorprozessualen Korrespondenz mit der E. keine Gewissheit haben konnte, dass die zwischen ihr und ihrer Konkurrentin bestehenden Spannungen durch den Entscheid über die angebliche Verletzung des deutschen Teils des Europäischen Patentes EP 0 322 834 endgültig behoben würden. Da die E. in ihrem Schreiben vom 23. August 2000 vielmehr angedeutet hatte, dass eine gütliche Regelung aller strittigen Punkte wohl nur möglich sein werde, wenn die Produzentin den Vertrieb von Härtern, die der Pulverlackherstellung dienten, weltweit aufgebe, musste die S. ernstlich damit rechnen, dass sie sich nicht nur in Deutschland, sondern nach und nach auch in den übrigen Ländern, in denen das genannte Patent geschützt ist, mit Verletzungsklagen werde auseinander setzen müssen. Dass sie bei derartigen Aussichten danach trachtete, durch eine einzige Instanz – und dies erst noch am Sitz der Beklagten – feststellen zu lassen, dass sie weder den deutschen noch den belgischen, spanischen, französischen, britischen, niederländischen, und schwedischen Teil des Patentes der E. verletze, erscheint deshalb schützenswert. – Dieses Feststellungsinteresse ist aber auch nicht etwa dadurch hinfällig geworden, dass die S. darüber hinaus am 7. September 2000 beim Bundespatentgericht in M. eine Nichtigkeitsklage betreffend den deutschen Teil des Europäischen Patentes EP 0 322 834 angestrengt hatte. Ein solches Vorgehen vermochte sie wegen der Verschiedenartigkeit des Streitgegenstandes nicht vor der Gefahr zu bewahren, in den genannten Ländern durch die E. mit Verletzungsklagen bedrängt zu werden.
5. Gemäss Art. 2 Abs. 2 ZGB findet der offenbare (nur mit Zurückhaltung anzunehmende) Missbrauch eines Rechts, wie er etwa gegeben sein kann, wenn ein Rechtsinstitut zweckentfremdet wird oder wenn an der Ausübung eines Rechts keinerlei Interesse besteht, keinen Rechtsschutz, wobei dieser Grundsatz auch im Bereich des Verfahrens gilt (vgl. Pra. 2002 Nr. 134 S. 729 ff. E. 5b S. 738, mit weiteren Hinweisen).
Wird der S. nach dem Gesagten ein Feststellungsinteresse zugebilligt, kann ihr von vornherein nicht vorgeworfen werden, sie missbrauche durch die Einreichung einer derartigen Klage das Prozessrecht. Abgesehen davon stellt der Umstand allein, dass jemand bei mehreren international zur Verfügung stehenden Gerichtsständen den seiner Ansicht nach günstigsten wählt oder dass er einer drohenden Verletzungsklage durch das Anhängigmachen einer negativen Feststellungsklage zuvorzukommen sucht, noch keinen offenbaren Rechtsmissbrauch dar (vgl. Vogel/Spühler, a. a. O., S. 99 f. Rz. 24b und 24c; Kropholler, a. a. O., Art. 27 Rz. 10 f.; Reinhold Geimer, Internationales Zivilprozessrecht, 3. Aufl., Köln 1997, Rz. 1095 ff. und 1112 ff.), jedenfalls so lange nicht, als die Klage nicht als sogenannter Torpedo in einem Staat angebracht wird, dessen Gerichte für einen besonders schleppenden Prozessgang bekannt sind. Dass die S. anschliessend bei der Zivilkammer die Sistierung des bei ihr angehobenen Prozesses beantragte, führt zu keiner abweichenden Beurteilung. Ist die vorläufige Einstellung eines Verfahrens sachlich nicht gerechtfertigt, darf der Richter sie gar nicht erst bewilligen; tut er dies dennoch, muss er sie wenigstens nach Entdeckung des Mangels wieder aufheben. Die Zulässigkeit oder Missbräuchlichkeit des Hauptbegehrens auf Feststellung der Nichtverletzung vermag dies aber nicht zu beeinflussen, und es hätte sich die Frage der Sistierung auch gestellt, wenn die E. als erste eine Verletzungsklage anhängig gemacht hätte. Ebenso wenig kann der S. vorgeworfen werden, sie habe die Gegenpartei bei den Vergleichsgesprächen treuwidrig hingehalten, um sie mit einer negativen Feststellungsklage überraschen zu können. Dass es zur abschliessenden Besprechung vom 8. September 2000, soweit eine solche überhaupt abgemacht wurde, nicht mehr gekommen ist, hat sich die E. nämlich selber zuzuschreiben, gab sie doch in ihrem Schreiben vom 23. August 2000, in welchem sie die weltweite Aufgabe der beanstandeten Geschäftstätigkeit forderte, hinlänglich klar zu verstehen, dass für echte Verhandlungen gar kein Spielraum vorhanden sei, und sie musste deshalb fortan jederzeit mit prozessualen Schritten der Konkurrentin rechnen.
6. Der Entscheid darüber, welche der beiden Parteien die Kosten zu tragen hat, die im Zwischenverfahren nach Art. 93 Abs. 1 ZPO aufgelaufen sind, beziehungsweise in welchem Verhältnis sie der Klägerin und der Beklagten überbunden werden müssen, wird Gegenstand des abschliessenden Erkenntnisses sein, desgleichen, ob eine der beiden Parteien für diesen Verfahrensabschnitt zu Lasten der anderen Anspruch auf eine Umtriebsentschädigung besitzt.
Demnach erkennt die Zivilkammer :
1. Auf die Klage wird eingetreten.
2. Neue prozessleitende Verfügungen erfolgen nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils.
3. Die Kosten bleiben bei der Prozedur.
4. Mitteilung an:
Rechtsanwalt Dr. iur. Michael Kikinis, BBLP Meyer Lustenberger Rechtsanwälte, Forchstrasse 452, Postfach 823, 8029 Zürich, auch zu Handen seiner Mandantin (im Doppel)
Rechtsanwalt Dr. iur. Hansjörg Kistler, Promenade 132 A, 7260 Davos Dorf, auch zu Handen seiner Mandantin (im Doppel) __________
Für die Zivilkammer des Kantonsgerichts von Graubünden
Der Vizepräsident
Der Aktuar