Entscheiddatum: 09.10.2007Publikationsdatum: 23.10.2007
Tribunal administrativ federal
Abteilung II
B-7404/2006
{T 0/2}
Urteil vom 9. Oktober 2007
Besetzung
Richter David Aschmann (Vorsitz), Richterin Maria Amgwerd, Richterin Vera Marantelli,
Gerichtsschreiberin Barbara Aebi.
Parteien
X._______,
vertreten durch Frau Dr. Renata Kündig,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum,
Vorinstanz.
Gegenstand
Schutzverweigerung gegenüber der Internationalen Markeneintragung IR 832'599 NEW WAVE.
A.
Gestützt auf eine norwegische Basiseintragung vom 22. März 1984 wurde die Wortmarke IR 832'599 NEW WAVE am 5. April 2004 unter anderem mit Schutzanspruch für das Gebiet der Schweiz im Internationalen Register eingetragen und am 14. Oktober 2004 von der Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle dem Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (Vorinstanz) mitgeteilt. Die Marke ist für "Vêtements de prêt-à-porter pour hommes et femmes; chaussures" in Klasse 25 registriert.
B.
Mit Schreiben vom 27. September 2005 erliess die Vorinstanz, mit Bezug auf alle eingetragenen Waren, eine vorläufige Schutzverweigerung für das Gebiet der Schweiz gegen diese Marke. Sie führte zur Begründung aus, dass die Marke einen Musik- und Kleiderstil der Siebziger Jahre bezeichne. Der Begriff "New Wave" sei allgemein bekannt, zähle zum Grundwortschatz des Durchschnittskonsumenten und werde als direkter Hinweis auf einen bestimmten Kleiderstil und Look verstanden. Die Marke bezeichne darum unmittelbar die Natur und den Style der Waren, für die sie beansprucht werde. Sie sei nicht unterscheidungskräftig und für den Gebrauch durch Mitbewerber freizuhalten.
C.
Mit Schreiben vom 9. Februar 2006 bezeichnete die Beschwerdeführerin eine in der Schweiz niedergelassene Vertreterin, die die Einschätzung der Vorinstanz bestritt. "New Wave" sei zwar eine Bezeichnung für gewisse Rockmusikstile der Siebziger Jahre. In der Übersetzung "Nouvelle Vague" bezeichne sie auch eine Stilrichtung des französischen Films der Fünfziger Jahre. Durchschnittlichen Schweizer Konsumenten, namentlich den jungen, sei dies jedoch unbekannt. Als Musik- und Kleiderstil sei "New Wave" zudem ungenügend bestimmt. Niemand würde, angesichts der rasch wechselnden Mode, in einer Marke für Bekleidungsstücke und Schuhwaren eine Bezeichnung für einen Stil des zwanzigsten Jahrhunderts erwarten. Die Bezeichnung sei deshalb nicht unmittelbar beschreibend, sondern als Marke zulässig.
D.
Die Vorinstanz hielt mit Schreiben vom 9. Mai 2006 an ihrer Einschätzung fest. "New Wave"-Musik sei durch bekannte Pop-Bands wie Depeche Mode und Joy Division bis heute populär geblieben. Die bekannte Modedesignerin Vivienne Westwood werde mit der Bezeichnung "Wave" in Verbindung gebracht. Es sei darum anzunehmen, dass die massgebenden Schweizer Konsumenten die Bezeichnung kennten. "New Wave"-Bands pflegten einen typischen Kleiderstil in Form von synthetischen Anzügen mit Achselpolstern und dünnen Kravatten zu tragen, den die Marke deshalb unmittelbar beschreibe.
E.
Mit Schreiben vom 5. Juli 2006 hielt die Beschwerdeführerin an ihrer Ansicht fest.
F.
Mit Verfügung vom 4. Oktober 2006 erklärte die Vorinstanz die vollumfängliche, definitive Schutzverweigerung der Marke.
G.
Die Beschwerdeführerin erhob gegen diese Verfügung am 1. November 2006 Beschwerde an die Eidgenössische Rekurskommission für geistiges Eigentum ("RKGE") und beantragte:
Die Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 4. Oktober 2006 sei aufzuheben.
Das Institut sei anzuweisen, der IR-Marke 832'599 NEW WAVE den Schutz in der Schweiz für sämtliche beanspruchten Waren der Klasse 25 zu gewähren;
Eventualiter: Das Institut sei anzuweisen, der IR-Marke 832'599 NEW WAVE den Schutz in der Schweiz für folgende Waren der Klasse 25 zu gewähren:
Vêtements de prêt-à-porter pour hommes et femmes, chaussures, à savoir chemises, chemise-blouses, tee-shirts, sweat-shirts, chandails, chemises polo, maillots, débardeurs, tricots (vêtements), pull-overs, cardigans, survêtements de sport, pantalons de survêtement, sous-vêtements, shorts, pantalons, vestes, gilets, blazers, jupes, casquettes.
Zur Begründung führte die Beschwerdeführerin aus, weder mit der Bedeutung eines Musikstils noch als Kleiderstil zähle der Begriff "New Wave" in der Schweiz zum Allgemeinwissen. Werde das Zeichen mit Marken wie "2URICH", "SWISSWORLD" oder "STUDENTIS" verglichen, welche die Vorinstanz für Kleider und Schuhe eingetragen hat und deren Bezug zu diesen Waren mit weniger Fantasieaufwand verständlich werde, müsse es mindestens als Grenzfall zum Schutz zugelassen werden.
H.
Mit Verfügung vom 15. November 2006 wurde die Angelegenheit per 1. Januar 2007 an das Bundesverwaltungsgericht überwiesen.
I.
Mit Vernehmlassung vom 15. Dezember 2006 beantragte die Vorin-stanz die Abweisung der Beschwerde im Haupt- und Eventualstandpunkt unter Kostenfolge.
J.
Mit Verfügung vom 18. Januar 2007 bestätigte das Bundesverwaltungsgericht die Übernahme des Verfahrens.
K.
Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt (Art. 40 Abs. 1 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Registersachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d VGG). Das vorliegende Verfahren wurde am 1. Januar 2007 von der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum übernommen (Art. 53 Abs. 2 VGG). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von Art. 50 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) am 1. November 2006 eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Die Beschwerdeführerin ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und durch den Entscheid beschwert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist deshalb einzutreten.
Innerhalb eines Jahres ab Mitteilung einer Internationalen Markenregistrierung kann die Vorinstanz erklären, dass sie dieser Marke den Schutz in der Schweiz verweigere (Entscheid der RKGE in sic! 2006, 31 Schmuckkäfer). Sie muss dafür einen oder mehrere in der Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ, SR 0.232.04) erwähnten Grund angeben (Art. 5 Abs. 1 des Protokolls vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken, MMP, SR 0.232.112.4). Die Marke IR 832'599 NEW WAVE wurde der Vorin-stanz am 14. Oktober 2004 notifiziert und mit Schreiben vom 27. September 2005 beanstandet. Die Jahresfrist wurde somit gewahrt.
Als Zurückweisungsgrund kann die Vorinstanz angeben, dass die Marke jeder Unterscheidungskraft entbehre oder ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt sei, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Werts, des Ursprungsorts der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen könnten oder im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten des Schutzlands üblich seien (Art. 6quinquies Bst. b Ziff. 2 PVÜ). Diesen Grund hat die Vorinstanz unter Hinweis auf den inhaltlich übereinstimmenden Tatbestand von Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11), der Zugehörigkeit zum "Gemeingut", angerufen. Lehre und Praxis zu dieser Norm können damit herangezogen werden.
Nach Art. 2 Bst. a MSchG sind Zeichen, die Gemeingut sind, vom Markenschutz ausgeschlossen, es sei denn, dass sie sich im Verkehr für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden. Zum Gemeingut zählen unter anderem die auch in Art. 6quinquies Bst. b Ziff. 2 PVÜ erwähnten Zeichen oder Angaben, die spezifische Merkmale (Art, Beschaffenheit, Menge, Bestimmung usw.) der entsprechenden Produkte bezeichnen. Ein solches Zeichen oder eine solche Angabe muss nach ständiger Rechtsprechung direkt auf die Ware oder Dienstleistung hinweisen und ohne Zuhilfenahme der Fantasie verstanden werden, um zum Gemeingut zu zählen (BGE 128 III 450 f. E. 1.5 Première, BGE 129 III 228 E. 5.1 Masterpiece). Die Beurteilung ist aus der Sicht der angesprochenen Abnehmerkreise dieser Waren oder Dienstleistungen vorzunehmen (BGE 128 III 451 E. 1.6 Première, BGE 116 II 611 f. E. 2c Fioretto). Auch englische Ausdrücke können Gemeingut sein, falls sie von einem erheblichen Teil der Abnehmerkreise verstanden werden (BGE 129 III 228 E. 5.1 Masterpiece, BGer in sic! 2004, 401 f. E. 3.1-3.2 Discovery Travel & Adventure Channel).
Die Marke der Beschwerdeführerin wird für Konfektionsbekleidung für Männer und Frauen und für Schuhwaren beansprucht. Sie richtet sich mit beiden Warenkategorien an das erwachsene, breite Publikum. Aus dessen Sicht ist die Marke darum zu beurteilen (Eugen Marbach, Die Verkehrskreise im Markenrecht, sic! 2007, S. 5).
Die Marke besteht aus zwei englischen Wörtern, nämlich dem Adjektiv "new" ("neu"), das in schweizerischen Abnehmerkreisen von Bekleidungsstücken und Schuhwaren aus der Werbesprache bekannt ist, und dem weniger bekannten Substantiv "Wave" ("Welle", "Winken", "Schwingung"). Die Abfolge der Wörter entspricht der im Englischen (und auch im Deutschen) üblichen Kombination von Adjektiv und Substantiv, so dass die Wörter im Verständnis der Durchschnittskonsumentin oder des Durchschnittskonsumenten ohne Weiteres aufeinander bezogen werden. Auch wer "New Wave" nicht versteht, wird "new" als Adjektiv zu "wave" interpretieren. "To wave" ("winken") dient in der englischen Sprache auch als Verb, doch wird "Wave" in der angemeldeten Marke wegen dieser Wortabfolge nicht als Verb, sondern als Substantiv interpretiert. Wer die Bedeutung dieser Wörter kennt, wird die Marke darum mit "neue Welle", "neues Winken" oder "neue Schwingung" übersetzen.
Die Vorinstanz stützt ihre Zurückweisung der Marke nicht auf diese wörtliche Übersetzung, sondern auf eine Bedeutung von "New Wave" als Bezeichnung eines Musik- und Kleiderstils von Musikbands der Achtziger Jahre. Sie macht geltend, dass der "New Wave"-Stil bis heute populär geblieben sei, weshalb die Schweizer Konsumenten seine Bedeutung auch heute noch kennen und unter Kleidern und Schuhen, die mit "New Wave" gekennzeichnet sind, solche dieser Moderichtung erwarten würden. Die Beschwerdeführerin bestreitet diese Einschätzung insbesondere mit dem Vorbringen, dass die Vorinstanz zum Beweis ihrer Behauptung nur vier "Zufallsfunde" auf ausländischen Webseiten vorgelegt habe. Offenbar habe sie keine schweizerischen Webseiten finden können. Auf den Internetauszügen sei "New Wave" zudem nur marginal erwähnt, weshalb kein verbreitetes Allgemeinwissen in Bezug auf die Bezeichnung "New Wave" als Kleiderstil unter Schweizer Durchschnittskonsumentinnen und -konsumenten bewiesen sei. Dieser Würdigung widerspricht die Vorinstanz in ihrer Vernehmlassung. Sie führte aus, um der Marke die Eintragung zu verweigern genüge es, dass die einschlägigen Fachkreise sie als beschreibenden Hinweis auf einen Modestil verstünden. Darum könne offen bleiben, ob der durchschnittlichen Käuferschaft der Begriff "New Wave" bekannt sei.
Der Begriff "New Wave" dient seit Mitte der Siebziger Jahre des Zwanzigsten Jahrhunderts zur Bezeichnung bestimmter Richtungen populärer Musik, die sich nach dem Aufkommen der Rockmusik entwickelten. "New Wave" stand zunächst für eine "Neubewertung der Rockmusik", "das amerikanische Gegenstück zum britischen Punk Rock" (Peter Wicke, Wieland & Kai-Erik Ziegenrücker, Handbuch der populären Musik, Mainz 2007, S. 490). Ab 1977 wurde das Wort dann von der Musikindustrie als Sammelbegriff für unterschiedliche populäre Musikstile vermarktet, deren Gemeinsamkeit vor allem darin bestand, dass sie den gesellschaftskritischen Rockstil imitierten, sich von diesem aber durch konformere Texte, Klänge, Melodien und Kostüme gleichzeitig distanzierten. "New Wave" bezeichnet also keinen einheitlichen Musikstil und wurde nicht von den betreffenden Bands und Sängern selbst, sondern von der Musikindustrie, Schallplattenvertrieben und Radiosendern, verwendet. "New Wave war der Versuch der Musikindustrie, Punk gegenüber der amerikanischen Hörerschaft in friedlicherer Form neu einzupacken" (Brian Cogan, Encyclopedia of Punk Music and Culture, Westport USA 2006, S. 137). Er "definierte sich als Verkaufskonzept, bei dem es unerheblich war, aus welchen sozialen und nationalen Zusammenhängen die Gruppen eigentlich kamen" (Wicke/Ziegenrücker, Handbuch, S. 491 f., vgl. auch Andy Medhurst, What did I get?, in: Roger Sabin (Hrsg.), Punk Rock: so what?, London 1999, S. 221).
Heute wird "New Wave" als Bezeichnung für bestimmte Arten von Popmusik offenbar selten verwendet. Weder in Reclams alphabethischer "Basis-Diskothek Rock und Pop" (Uwe Schütte, Stuttgart 2004) noch im alphabetischen Nachschlagewerk "The rough Guide to Punk" (Al Spicer, London 2006) besteht ein Eintrag dafür. Die Beschwerdeführerin weist zurecht darauf hin, dass der Ausdruck auch weder im deutschen Rechtschreibe-Duden noch im "Duden Deutsches Universalwörterbuch" (3. Aufl., Mannheim 1996) erwähnt ist. Zum Wortschatz der durchschnittlichen Käuferschaft von Erwachsenenbekleidung und Schuhwaren zählt der Begriff darum offenbar nicht. Tonträger mit Titeln wie "80's New Wave Hits" sind allerdings nach wie vor im Handel erhältlich. Es ist deshalb, wie die Vorinstanz zu Recht anführt, davon auszugehen, dass die Bezeichnung in den betreffenden Fachkreisen nach wie vor im musikhistorischen Sinne verstanden wird.
Allerdings ergeben sich aus der zitierten Literatur keine genügenden Hinweise darauf, dass "New Wave" auch einen hinreichend definierten Kleiderstil beschreibe. Für Fachkreise von Bekleidungsstücken gilt darum in Bezug auf "New Wave" nicht dasselbe wie für Fachkreise von Tonträgern. Von der Vorinstanz vorgelegte Auszüge aus populärwissenschaftlichen Webseiten behaupten zwar in allgemeinen Worten, dass ein Bezug zu einem gewissen Kleiderstil bestehe ("New Wave was the new punk. This was fashion with all the aggressiveness and menace of punk..."). Doch wird diese Behauptung durch die erwähnte Fachliteratur nicht bestätigt. Zwischen den über hundert Bands der Siebziger und Achtziger Jahre, die später als "New Wave" vermarktet wurden, bestand die Gemeinsamkeit, dass sie sich von der Rockmusik unterschieden. Eine eigenständige Bedeutung als Kleiderstil hätte sich für den musikhistorischen Begriff "New Wave" aber erst dann entwickelt, wenn die entsprechenden Gruppen sich durch bestimmte Bekleidungsmerkmale von den in anderen Musikstilen üblichen Bekleidungen deutlich unterschieden. Schwarze Anzüge mit Schulterpolstern, ob aus Wolle oder Kunstfaser, werden auch von Musikern anderer Stilrichtungen verwendet und erfüllen diese Voraussetzung darum nicht. Zwar wird Musik häufig mit optischen Effekten und namentlich ausgesuchter Bekleidung kombiniert. Bezeichnungen von Musikstilen lassen darum gewöhnlich ohne Zuhilfenahme der Fantasie einen Bezug zur entsprechenden Musik erwarten. Das genügt aber nicht, um die Eintragung der Marke zu verweigern. Zum Gemeingut zählt eine solche Bezeichnung erst, wenn der Bezug auch in einem beschreibenden Zusammenhang mit den gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen steht. Zurecht hat die Vorinstanz zum Beispiel die Wortmarken JAZZ (CH 374'098), BLUES (CH P-302'754), FREE SOUL (CH P-423'741) und MODERN SOUL (CH 505'848) für Bekleidungsstücke eingetragen, da man bei derart gekennzeichneten Bekleidungsstücken keine bestimmte und typische Beschaffenheit oder Gestaltung erwartet. Dasselbe gilt auch für die Marke NEW WAVE. Demgegenüber können Bezeichnungen von Musikstilen unmittelbar beschreibend sein und zum Gemeingut zählen, wenn sie, wie zum Beispiel der in typischen Kostümen getanzte "Flamenco", eine hinreichend definierte Bekleidung erwarten lassen.
Damit ist weiter zu prüfen, ob der Begriff "New Wave" unabhängig von seiner musikalischen Bedeutung, also in der Übersetzung "neue Welle", "neues Winken" oder "neue Schwingung" (E. 6), für Bekleidungsstücke beschreibend ist. Mit diesen Bedeutungen kann die Marke auf zwei Arten verstanden werden, nämlich entweder als sachliche Bezeichnung einer neuen Produktelinie oder als anpreisende Aussage:
Als Beschrieb einer Produktelinie ist der Begriff unbestimmt und vieldeutig. Produktelinien werden in der Regel nicht als "Wellen" bezeichnet. Wie im Bundesgerichtsentscheid "Swissline" lässt sich "New Wave" darum keine hinreichend bestimmte Sachbedeutung beilegen. Ihre Vieldeutigkeit ruft vielmehr eine "gewisse Perplexität" hervor, die, wie in jenem Entscheid, für ihre Eintragung genügt (BGer in sic! 1999, 30 E. 4 Swissline).
Zu den beschreibenden Angaben zählt die Rechtsprechung auch Begriffe, die sich in einer anpreisenden Bedeutung erschöpfen, insbesondere reklamehaft den Zweck oder Nutzen der Waren beschreiben, sich als Slogans anpreisend über das eigene Unternehmen äussern oder auf werbende Art die Gefühle der Käuferschaft beim Genuss der Waren beschreiben (RKGE in sic! 2007, 181 Enjoy mit weiteren Hinweisen). Eine solche Qualifikation setzt ebenfalls einen unmittelbaren und engen Bezug zu den gekennzeichneten Waren voraus. Dieser könnte vorliegend höchstens in der optischen Ähnlichkeit zwischen einem sich bauschenden Kleidungsstück und der Form einer Welle gesehen werden. Indessen ist fraglich, ob und mit welcher Bedeutung "Wave" von Durchschnittskonsumenten von Bekleidungsstücken überhaupt verstanden wird (vgl. E. 6). Die Vorstellung eines "wellenförmigen", gebauschten Kleids ist darum hypothetisch. Es kann nicht gesagt werden, dass die Marke sich ohne Zuhilfenahme der Fantasie in einer geradezu anpreisenden Bedeutung erschöpfe. Auch unter diesem Aspekt ist "New Wave" darum unterscheidungskräftig oder zumindest ein Grenzfall, der deshalb einzutragen und der Beurteilung durch den Zivilrichter zu überlassen ist (BGE 129 III 229 E. 5.3 Masterpiece, BGE 130 III 332 E. 3.2 Swatch).
Die Beschwerde ist damit in ihrem Hauptstandpunkt gutzuheissen, so dass sich eine Prüfung des Eventualbegehrens erübrigt. Die Vorin-stanz ist anzuweisen, der Marke den Schutz für das Gebiet der Schweiz zu gewähren. Bei diesem Ausgang des Verfahrens ist der geleistete Kostenvorschuss der Beschwerdeführerin zurückzuerstatten, und es ist ihr zulasten der Vorinstanz eine angemessene Parteientschädigung zuzusprechen.
Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsachen, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 11. Dezember 2006 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Markeneintragungen geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.00 und Fr. 100'000.00 angenommen werden darf (BGE 133 III 492 E. 3.3 mit weiteren Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke.
Die Beschwerde wird gutgeheissen, Ziff. 1 der Verfügung vom 4. Oktober 2006 wird aufgehoben, und die Vorinstanz wird angewiesen, der Marke IR 832'599 NEW WAVE den Schutz für das Gebiet der Schweiz vollumfänglich zu gewähren.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 2'500.-- wird der Beschwerdeführerin zurückerstattet.
Die Vorinstanz hat die Beschwerdeführerin für das erstinstanzliche und das Beschwerdeverfahren mit Fr. 3'000.-- zu entschädigen.
Dieses Urteil geht an:
die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
die Vorinstanz (Ref-Nr. IR 832'599 NEW WAVE; Gerichtsurkunde)
das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (A-Post; zur Kenntnis)
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
David Aschmann Barbara Aebi
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 Abs. 2 Bst. b Ziff. 2, 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).
Versand: 16. Oktober 2007