Entscheiddatum: 14.04.2009Publikationsdatum: 23.04.2009
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung II
B-653/2009
{T 0/2}
Urteil vom 14. April 2009
Besetzung
Richterin Vera Marantelli (Vorsitz), Richterin Maria Amgwerd, Richter Bernard Maitre,
Gerichtsschreiberin Kathrin Bigler.
Parteien
X._______,
vertreten durch E. Blum & Co. AG, Patentanwälte und Markenanwälte VSP, Vorderberg 11, 8044 Zürich,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand
Markeneintragungsgesuch Nr. 56278/2006 EXPRESS ADVANTAGE.
A.
Am 17. Juli 2006 ersuchte die X. (Beschwerdeführerin) das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (Vorinstanz) um Eintragung der Wortmarke EXPRESS ADVANTAGE (Markeneintragungsgesuch Nr. 56278/2006) für folgende Waren und Dienstleistungen:
Klasse 9: Wissenschaftliche, Schiffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente für die Leitung, die Verteilung, die Umwandlung, die Speicherung, die Regulierung oder die Steuerung von elektrischem Strom; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten, Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate, Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer, Feuerlöschgeräte; Computersoftware, Computer, Computeranlagen; elektronische Unterhaltungsgeräte soweit in dieser Klasse enthalten; Hardware, insbesondere für Steuerung, Überwachung, Betrieb, Entwicklung von Computern, Computeranlagen, Computeranwendungen, Informationspräsentation, Zugangskontrolle zu anderen Programmen; informations- und datenverarbeitende und -übermittelnde Anlagen und Geräte; Halbleiterbauelemente, elektrische Schaltkreise, Speichermedien, Server, Anzeigen (Displays), Batterien, Elektrokabel und deren Teile, Stecker; elektrische, magnetische, optische Module; Hardwarekomponenten, Sensoren, zentrale Recheneinheiten; auf elektrische, magnetische und optische Datenträger gespeicherte Dateien, insbesondere Finanzdateien, wissenschaftliche Dateien, publizistische Dateien, Instruktionsdateien (Manuals); elektronische Bauteile; Antennen, Komponenten der Datenfernübertragung, Eingabegeräte, Ausgabegeräte, Computerperipherie, Netzwerke, Integrierte Schaltungen, Netzwerkkomponenten; auf elektrische, magnetische und optische Datenträger gespeicherte Algorithmen; Computerausrüstung; Computerzubehör soweit in Klasse 9 enthalten; Mausmatten (Mousepads), elektronische Schaltungen, Systemplatinen, Steckkarten; magnetische, optische, elektrische Scheckkarten, Chipkarten (Smartcards), PCMCIA-Karten; Stromversorgungsgeräte, Transformatoren, elektrische Umformer, Geräte zum Datenspeichern oder -lesen; Computerterminals, Arbeitsplatzrechner (Workstations), Steuereinheiten, Netzwerkterminals, Kommunikationsterminals, Adapter, Drucker, Schnittstellen (Interfaces), Hardwarekomponenten für Steuerung und/oder Überwachung, Alarmanlagen; elektronische Überwachungsanlagen, insbesondere solche die zentrale Recheneinheiten, Computer, Server, Anzeigen, Software umfassen; Geräte zum Aufnehmen und/oder Wiedergeben von Audiosignalen oder Videosignalen, darunter Kopfhörer, Mikrophone, Kameras, Lautsprecher; datenübertragende oder -empfangende Geräte oder Medien, Sender-Empfänger (Transceiver), Telefonstationen und -anlagen, Telefone, Telefaxgeräte, Schalter, Multiplexer, Demultiplexer, Modems, Sender, Empfänger, elektronische Bauteile, elektronische Gerätebaugruppen soweit in dieser Klasse enthalten, gedruckte Schaltungen, Mikroprozessoren; Datenspeichermedien wie Disketten, Bandspeichermedien, Plattenspeichermedien; Multimedia-Adapterkarten für PCs, Arbeitsplatzrechner (Workstations); elektronische persönliche Kleincomputer, elektronische Taschenagendas, Personenrufgeräte (Pager), mobile Computerhardware oder -komponenten, Sensoren, Feuchtefühler, Temperaturfühler, Helligkeitsfühler, Magnet- und Videobänder, CDs, CD-Halter, CD-Hüllen, Projektoren, Fernbedienungsgeräte, Computerkoffer, elektrische, magnetische, optische Datenträger, Büromaschinen soweit in Klasse 9 enthalten und ihre Komponenten, Fotokopierer, Telekommunikationsgeräte und deren Komponenten, leitfähige und nichtleitfähige Überzüge für Leiterplatten.
Klasse 37: Bauwesen; Reparaturwesen; Installationsarbeiten; Montage, Wartung, Unterhalt und Reparatur von Computern (Hardware), Netzwerkanlagen; Installation von Computerhardware, Netzwerkanlagen, Computeranlagen für den Zugang zum Internet; Beratung im Bereich Installation, Wartung und Unterhalt von Computerhardware; Verleih und Vermietung von Batterien, Kabeln, Sensoren, elektrischen und elektronischen Bauteilen, integrierten Schaltungen; sowie Beratung in Bezug auf die vorgenannten Dienstleistungen.
Klasse 38: Telekommunikation; Übermitteln, Senden, Empfangen von Informationen und/oder Nachrichten, insbesondere über Computernetzwerke oder mittels Online-Information; Sammeln und Liefern von Informationen und/oder Nachrichten, insbesondere über Computernetzwerke, im Sinne einer Presseagentur; Telekommunikationsdienstleistungen, inkl. Übermittlung, Verbreitung und Sendung von Ton, Bild, und Filmen via Computernetzwerke; Übermittlung von Daten via globale und/oder lokale Computernetzwerke, Fiberoptik, Satelliten; Übermittlung von Daten aus einer Datenbank, von Kundendaten und von Informationen über globale Computernetzwerke (Internet); Verschaffen des Zugriffs auf Telekommunikationsnetzwerke, auf Datenbanken, auf Web-Sites zum Herunterladen von Informationen, auf globale und/oder lokale Computernetzwerke, auf Suchmaschinen und Hyperverbindungen (Hyperlinks) zum Erreichen von Daten und Informationen über globale Netzwerke; Verschaffen des Zugangs zu globalen Computernetzwerken (Internet), zu Datenbanken via Netzwerke; Telekommunikationsverbindungsdienstleistungen zu Datenbanken, insbesondere zu Informationen enthaltenden Datenbanken; Elektronische Übertragung von Daten auf dem Gebiet des Detailhandels; Zurverfügungstellen von Plauderräumen (chat-rooms) zur Übermittlung von Nachrichten unter Computerbenutzern, Online-Dienstleistungen, nämlich Beschaffung des Zugriffs für eine Vielzahl von Benutzern zu einem globalen Computerinformationsnetzwerk zur Übermittlung und Verbreitung von Informationen; Telekommunikationsberatungsdienstleistungen; Dienstleistungen im Zusammenhang mit einer Datenbank, nämlich Entgegennahme von Mitteilungen aller Art von Datenbankbenützern und Weiterleitung an andere Datenbankbenützer; Liefern und Übermitteln von Daten, Informationen, Bildern und Ton über globale Computernetzwerke (Internet); Übertragung, Ausstrahlung von Veranstaltungen; Verschaffen des Zugriffs auf Online-Netzwerke, auf Telekommunikationsdienstleistungen, sowie auf Handelsgeschäfte über elektronische Kommunikationsnetzwerke; Verleih und Vermietung von Geräten zur Übertragung von Ton und Bild, datenübertragenden oder -empfangenden Geräten; sowie Beratung in Bezug auf die vorgenannten Dienstleistungen.
Klasse 42: Dienstleistungen im Bereich der Wissenschaft und der Technologie, sowie diesbezügliche Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen; industrielle Analysen und Forschung; Entwurf und Entwicklung von Computern und Computerprogrammen; Rechtsberatung und -vertretung; Betreiben von Computernetzwerken (Informatikdienstleistungen); Erstellen von Computerprogrammen, Computersystemanalysen, Web-Sites zum Betrachten von Veranstaltungen, Bearbeiten von Dateien, insbesondere Bildern, Texten, Musikstücken; Planung und Überwachung von Informatikdienstleistungen; Verleih, Vermieten, Zurverfügungstellen, Vermitteln, Bereitstellen von Computerhardware und/oder -software sowie der dazugehörigen Peripheriegeräte; Verleih, Vermieten, Zurverfügungstellen, Vermitteln, Bereitstellen von Zugriffszeit zu Computernetzwerken und/oder Computersystemen und Teilen davon, von Speicherplatz, Softwareplattformen, Datenbanken, Internetzugängen und Internetseiten (Informatikdiens tleistungen); Vermieten von Zugriffszeit auf eine Datenbank zum Herunterladen von Daten und Informationen im wissenschaftlichen und gewerblichen Bereich, zum Kauf und Verkauf von Waren, zum Bestellen von Waren (Informatikdienstleistungen); wissenschaftliche Aus- und Verwertung von öffentlichen und privaten Daten; Wartung, Aktualisierung, und Tests von Computersoftware, Web-Sites, einschliesslich deren Optimierung, Analyse und Überprüfung, Behebung von Fehlern; Installation von Computersoftware; Computersoftwaredienstleistungen; Zur Verfügung stellen von Suchmaschinen und Hyperverbindungen (Hyperlinks) zum Betrachten von Daten und Informationen über globale Netzwerke; technische Projektplanung, insbesondere auf dem Gebiet der Computerhardware und/oder -software, auf dem Gebiet der Rechtsberatung und -vertretung, der wissenschaftlichen und industriellen Forschung; Dienstleistungen eines Informatikers im Bereich Planung und Überwachung von Informatikdienstleistungen; Erstellen, Design, Aktualisierung und Wartung von Web-Sites; Computerberatungsdienstleistungen, Computerkommunikationsberatungsdienstleistungen für die Benutzung des Internets, gewerbsmässige Beratungsdienstleistung, nämlich Beratung von Computerbenutzern und/oder Computerprogrammbenutzern im Zusammenhang mit der Benutzung von Computernetzwerken, Computersystemen, Computern, Software, Computerperipherie, Dateien.
B.
Die Vorinstanz beanstandete die Anmeldung mit Schreiben vom 29. September 2006. Sie machte geltend, das hinterlegte Zeichen sei Englisch und könne mit "Express-Vorteil" oder mit "ausdrücklicher / spezifischer Vorteil" übersetzt werden. Die erste Bedeutung verspreche mindestens für die beanspruchten Dienstleistungen den Vorteil einer schnellen Abwicklung und sei daher als qualitativ zu werten. Insbesondere stelle aber die zweite Bedeutung bezüglich jeder beliebigen Ware oder Dienstleistung eine rein qualitätsbeschreibende und zudem anpreisende Aussage dar, indem dem Abnehmer ein Produkt versprochen werde, das ihm gegenüber den Konkurrenzprodukten einen spezifischen Vorteil biete. Das Zeichen sei deshalb für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen infolge fehlender konkreter Unterscheidungskraft dem Gemeingut zuzurechnen und vom Markenschutz auszuschliessen, zumal es als naheliegende qualitative Aussage auch freihaltebedürftig sei.
Mit Stellungnahme vom 2. April 2007 vertrat die Beschwerdeführerin die Auffassung, dass das hinterlegte Zeichen für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht zum Gemeingut gehöre und daher nicht vom Markenschutz ausgeschlossen sei. Denn zum Gemeingut gehörten nur Zeichen, die mögliche Eigenschaften der beanspruchten Produkte direkt beschrieben, was beim angemeldeten Zeichen nicht der Fall sei. Hierbei sei unter anderem zu berücksichtigen, dass der englischsprachige Begriff EXPRESS vielfältige und im deutschen Sprachraum sehr unterschiedliche Bedeutungen wie eilig, bestimmt, ausdrücklich aufweisen könne. Allerdings sei der englischsprachige Begriff EXPRESS als Adjektiv den betroffenen Verkehrskreisen vorwiegend in Kombination mit Begriffen des Transportwesens bekannt. Daher dürfte dem schweizerischen Durchschnittsabnehmer nur die Bedeutung von "eilig" bekannt sein. Auch der englischsprachige Begriff ADVANTAGE sei mehrdeutig und könne unter anderem mit Gewinn, Nutzen, Überlegenheit oder Vorteil übersetzt werden. Die Kombination dieser mehrdeutigen Zeichen sei daher erst recht mehrdeutig. Somit könne der Abnehmer in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen keinen im Vordergrund stehenden direkt beschreibenden Begriffsinhalt erkennen. Das Zeichen könne allenfalls vage Assoziationen oder Gedankenanspielungen vermitteln.
Mit Schreiben vom 29. Juni 2007 hielt die Vorinstanz an ihrer Beanstandung fest.
In ihrer Stellungnahme vom 20. Dezember 2007 vertrat die Beschwerdeführerin nach wie vor die Auffassung, dass die Bezeichnung EXPRESS ADVANTAGE unbestimmt sei, über keinen klaren Sinngehalt verfüge und somit nicht als Gemeingut vom Markenschutz ausgeschlossen sei. Derselben Auffassung sei namentlich auch das United States Patent and Trademark Office. Die dort am 18. Januar 2006 eingereichte Markenanmeldung sei dementsprechend am 8. August 2006 veröffentlicht worden. Auch die am 12. Mai 2006 beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt eingereichte Markenanmeldung EXPRESS ADVANTAGE sei nicht wegen absoluter Ausschlussgründe beanstandet, sondern am 22. Oktober 2007 ebenfalls veröffentlicht worden. Wenn die Bezeichnung EXPRESS ADVANTAGE in den USA und der EU, mithin im Sprachraum, nicht als Gemeingut betrachtet werde, könne diese fremdsprachige Bezeichnung in der Schweiz erst recht nicht als Gemeingut vom Markenschutz ausgeschlossen sein.
Mit Schreiben vom 20. März 2008 wies die Vorinstanz die Beschwerdeführerin darauf hin, dass ausländische Voreintragungen keine präjudizierende Wirkung hätten. Die Vorinstanz gab der Beschwerdeführerin indessen Gelegenheit, Dokumente beizubringen, aus welchen hervorgehe, weshalb das vorliegende Zeichen von der US-amerikanischen Behörde als schutzfähig erachtet wurde.
Am 24. September 2008 nahm die Beschwerdeführerin diese Gelegenheit wahr und sandte der Vorinstanz Dokumente im Zusammenhang mit der Eintragung des Zeichens EXPRESS ADVANTAGE in den USA zu.
Mit Verfügung vom 24. Dezember 2008 wies die Vorinstanz das Markeneintragungsgesuch Nr. 56278/2006 EXPRESS ADVANTAGE für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen zurück. Zur Begründung führte sie aus, auf Grund seiner Bedeutung "besonderer / spezifischer Vorteil" sei das Zeichen für praktisch alle denkbaren (und damit a fortiori für die vorliegend beanspruchten) Waren und Dienstleistungen als allgemein qualitätsbeschreibende Angabe zu werten, da sich der Abnehmer von jeder Ware oder Dienstleistung einen spezifischen (von den Konkurrenzprodukten nicht gebotenen) Vorteil versprechen könne. Da sich die Bedeutung des angemeldeten Zeichens in einer für die beanspruchten (und auch andere) Waren und Dienstleistungen rein beschreibenden Aussage erschöpfe, habe der Abnehmer keinen Anlass, einen bestimmten Anbieter dieser Produkte hinter dem Zeichen zu vermuten. Somit fehle dem Zeichen die erforderliche konkrete Unterscheidungskraft, weshalb es als Gemeingut vom Markenschutz ausgeschlossen sei. Zudem müsse es allen Mitbewerbern möglich sein, den Ausdruck "express advantage" ungehindert zu verwenden, um auf die Qualität ihrer Waren und Dienstleistungen hinzuweisen. Das Zeichen sei somit auch unter dem Gesichtspunkt des Freihaltebedürfnisses dem Gemeingut zuzurechnen und damit vom Markenschutz auszuschliessen. Die Möglichkeit, dass der beschreibende Charakter des Zeichens nicht von allen angesprochenen Personenkreisen erkannt werden könnte, genüge nicht, um den Schutzausschlussgrund des Gemeinguts zu überwinden, da jedenfalls der vorliegend unbestreitbarerweise wichtige Kreis der Informatikfachleute das Zeichen auf Grund seiner Englischkenntnisse im angegebenen Sinn verstehen werde. Die Eintragung des Zeichens durch das US-amerikanische Markenamt (USPTO) könne nicht als Indiz für eine gegenteilige Beurteilung herangezogen werden, da im vorliegenden Fall die Gründe für die Zurückweisung des Zeichens nach schweizerischem Recht klar auf der Hand lägen. Schliesslich liesse sich auch aus der Grenzfallregelung nichts zu Gunsten der Schutzfähigkeit des vorliegend zu prüfenden Zeichens ableiten.
C.
Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 30. Januar 2009 Beschwerde vor dem Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt, die Verfügung der Vorinstanz vom 24. Dezember 2008 sei aufzuheben, das Markeneintragungsgesuch Nr. 56278/2006 EXPRESS ADVANTAGE sei gutzuheissen und die Marke EXPRESS ADVANTAGE mit dem Prioritätsanspruch "18.01.2006 US-Vereinigte Staaten v. Amerika" sei einzutragen. Zur Begründung führt sie aus, die Interpretation der Wortkombination EXPRESS ADVANTAGE der Vorinstanz entspreche kaum dem Verständnis der Schweizer Verkehrskreise. Dem Wort "express" werde jedenfalls in der Schweiz kaum die Bedeutung "spezifisch" beigemessen. Vielmehr sei die Wortkombination EXPRESS ADVANTAGE unbestimmt und unterscheidungskräftig und verfüge über keinen klar beschreibenden oder anpreisenden Sinngehalt. Im vorliegenden Fall habe die Vorinstanz nicht bewiesen, dass die Bezeichnung EXPRESS ADVANTAGE von den Schweizer Verkehrskreisen in dem von ihr erwähnten Sinn verstanden werde. Die wenigen Hinweise auf englischsprachige Fundstellen im Internet belegten weder in der Schweiz noch im Ausland ein allgemeines Sprachverständnis. Diese Webseiten wiesen auch keinen direkten Bezug zur Schweiz auf. Relevanter und einschlägiger erschienen die Entscheide ausländischer Markenämter. So habe das USPTO die Marke EXPRESS ADVANTAGE materiell nicht beanstandet und zur Eintragung zugelassen. Auch die beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt eingereichte Markenanmeldung EXPRESS ADVANTAGE sei nicht wegen absoluter Ausschlussgründe beanstandet, sondern am Tag der Prüfung sofort veröffentlicht worden. Wenn die Bezeichnung EXPRESS ADVANTAGE in den USA und der EU und mithin im englischen Sprachraum nicht als beschreibend oder anpreisend, sondern als originär unterscheidungskräftig betrachtet werde, spreche dies erst recht auch für die Eintragung in der Schweiz. Denn ein allfälliger beschreibender oder anpreisender Sinngehalt würde im Sprachgebiet leichter erkannt als in der Schweiz. Gründe für eine abweichende Schweizer Praxis lägen nicht vor und seien auch von der Vorinstanz nicht geltend gemacht worden. Sie sei ein weltweit tätiges Unternehmen. Die mit der Marke EXPRESS ADVANTAGE gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen würden in vielen Ländern angeboten. Sie sei daher auf eine möglichst weitgehende Harmonisierung der Prüfungspraxis angewiesen. Eine rein nationale Sichtweise sei weder sachgerecht noch mit Art. 6quinquies C PVÜ vereinbar. Schliesslich verweist die Beschwerdeführerin auf die Schweizer Voreintragungen ADVANCE BANK und EXPRESS.
D.
Mit Vernehmlassung vom 12. März 2009 beantragt die Vorinstanz, die Beschwerde sei vollumfänglich abzuweisen. Zur Begründung verweist sie auf die von ihr im vorinstanzlichen Verfahren vorgebrachten Argumente. Ergänzend führt sie aus, aus der Eintragung des Zeichenbestandteils EXPRESS für diverse Waren der Klasse 9 in Alleinstellung lasse sich nichts zu Gunsten der Schutzfähigkeit des vorliegend streitigen Zeichens ableiten. Schliesslich hält sie fest, die Beschwerdeführerin habe den Eintrag des Zeichens in den USA durch das USPTO nicht dargelegt, vielmehr sei das dortige Verfahren noch offen und das Geltendmachen absoluter Ausschlussgründe nicht ausgeschlossen.
E.
Auf die Durchführung einer öffentlichen Verhandlung hat die Beschwerdeführerin stillschweigend verzichtet.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht [Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR 173.32]).
Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), der Vertreter hat sich rechtsgenüglich ausgewiesen (Art. 11 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG).
Auf die Verwaltungsbeschwerde ist daher einzutreten.
Nach Art. 2 Bst. a des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG, SR 232.11) sind Zeichen, die zum Gemeingut gehören, vom Markenschutz ausgeschlossen, sofern sie sich nicht im Verkehr als Marke für bestimmte Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben.
Als Gemeingut gelten einerseits Zeichen, die für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind, und andererseits Zeichen, denen die für die Individualisierung der Ware oder Dienstleistung des Markeninhabers erforderliche Unterscheidungskraft fehlt (RKGE in: sic! 2003 S. 495 E. 2 - Royal Comfort; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2, N. 34; EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: Roland von Büren / Lucas David [Hrsg.] Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 3. Band Kennzeichenrecht, Basel und Frankfurt a.M. 1996, S. 35). Dazu gehören unter anderem Sachbezeichnungen, sowie Hinweise auf Eigenschaften, wie die Beschaffenheit, die Bestimmung, den Verwendungszweck, die Zeit der Erzeugung oder die Wirkungsweise der Waren oder Dienstleistungen, für welche das Zeichen hinterlegt wurde (Eidgenössische Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 2003 S. 495 E. 2 - Royal Comfort, mit Verweis auf das Urteil des Bundesgerichts vom 23. März 1998 - Avantgarde, in sic! 1998 S. 397; BGE 128 III 447 E. 1.5 - Première; BGE 127 III 160 E. 2b/aa - Securitas; vgl. auch Art. 6quinquies Bst. B Ziff. 2 der Pariser Verbandsübereinkuft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 [PVÜ, SR 0.232.04]). Als Gemeingut schutzunfähig sind auch Zeichen, die sich in allgemeinen Qualitätshinweisen oder reklamehaften Anpreisungen erschöpfen (Urteil des Bundesgerichts 4A.161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 4.3 - we make ideas work; BGE 129 III 225 E. 5.1 - Masterpiece I).
Der Umstand, dass die Marke Gedankenassoziationen weckt oder Anspielungen enthält, die nur entfernt auf die Waren oder Dienstleistungen hindeuten, macht ein Zeichen aber noch nicht zum Gemeingut. Der gedankliche Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen muss vielmehr derart sein, dass der beschreibende Charakter der Marke für einen erheblichen Teil der schweizerischen Markenadressaten ohne besondere Denkarbeit oder besonderen Aufwand an Phantasie zu erkennen ist (BGE 128 III 447 E. 1.5 - Première; BGE 127 III 160 E. 2b/aa - Securitas; Urteile des Bundesgerichts vom 23. März 1998 in sic! 1998 S. 397 E. 1 - Avantgarde, und vom 10. September 1998 in sic! 1999 S. 29 E. 3 - Swissline).
Setzt sich die Marke aus Wörtern einer anderen als einer schweizerischen Landessprache zusammen, so ist auf die Sprachkenntnisse der angesprochenen Verkehrskreise abzustellen. Die englische Sprache ist dem schweizerischen Durchschnittsverbraucher zumindest in den Grundzügen vertraut, so dass nicht nur einfache Wörter mit leicht verständlichem Sinngehalt, sondern auch komplexere Aussagen verstanden werden (WILLI, a.a.O., Art. 2, N. 17). Englische Begriffe müssen mit anderen Worten berücksichtigt werden, sofern sie einem nicht unbedeutenden Teil der Bevölkerung unseres Landes bekannt sind (BGE 129 III 225 E. 5.1 - Masterpiece I; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-8371/2007 vom 19. Juni 2008 E. 5 - Leader, B-7403/2006 vom 16. August 2007 E. 4.2 - Engineered for men und B-7410/2006 vom 20. Juli 2007 E. 3 - Masterpiece II).
Bei Wortverbindungen oder aus mehreren Einzelwörtern zusammengesetzten Zeichen ist zunächst der Sinn der einzelnen Bestandteile zu ermitteln und dann zu prüfen, ob sich aus ihrer Verbindung im Gesamteindruck ein die Ware oder die Dienstleistung beschreibender, unmittelbar verständlicher Sinn ergibt (RKGE in sic! 2003 S. 495 E. 2 - Royal Comfort; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-804/2007 vom 4. Dezember 2007 E. 2 - Delight Aromas [fig.] und B-5518/2007 vom 18. April 2008 E. 4.2 - Peach Mallow).
Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung sind im Bereich der Zeichen des Gemeingutes Grenzfälle einzutragen und die endgültige Entscheidung dem Zivilrichter zu überlassen (BGE 130 III 328 E. 3.2 - Swatch-Uhrband, BGE 129 III 225 E. 5.3 - Masterpiece I).
In einem ersten Schritt sind die massgebenden Verkehrskreise zu bestimmen. Hinsichtlich der Frage der Unterscheidungskraft sind die massgebenden Verkehrskreise die Abnehmer, während sich das Freihaltebedürfnis aus Sicht der Branche, d.h. der Konkurrenzunternehmen bestimmt (WILLI, a.a.O., Art. 2, N. 41 und 44; EUGEN MARBACH, Kennzeichenrecht, N. 577, in: Roland von Büren / Eugen Marbach / Patrik Ducrey, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bern 2008).
Die beanspruchten Waren und Dienstleistungen sind solche aus dem Bereich der Informatik, Schifffahrt, Vermessung, Fotografie und Optik, Handel und Verkauf, Film-, Rettungs- und Unterrichtswesen, Elektrotechnik und Telekommunikation, Polizei, Banken, Wissenschaft und Forschung sowie Bau. Sie richten sich nur teilweise ausschliesslich an Fachleute, sondern auch an Durchschnittskonsumenten. Daher beschränken sich die relevanten Verkehrskreise nicht nur auf Fachkreise, wie dies etwa bei rezeptpflichtigen Medikamenten und Schulbüchern der Fall wäre, die ausschliesslich von Ärzten bzw. Lehrern ausgewählt werden (EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 2007 S. 3 - 12, S. 11). Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft des Zeichens als beschreibend ist daher vom Verständnis des Durchschnittskonsumenten auszugehen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1710/2008 vom 6. November 2008 E. 3.2 - Swistec).
Die angemeldete Marke besteht aus einer Kombination der beiden englischen Wortelemente "express" und "advantage".
4.1 Das erste Wort "express" kann zugleich Verb, Adjektiv und Substantiv sein, wobei es im vorliegenden Fall als Verb unbestrittenermas-sen nicht in Frage kommt. Als Adjektiv respektive Substantiv bedeutet es auf Deutsch "ausdrücklich, besonder, Express..., Schnell..., per Express, Eilbote, Eilbeförderung, Eilbrief, D-Zug" (LANGENSCHEIDT Handwörterbuch Englisch, Berlin / München / Wien / Zürich / New York 2005, S. 209), auf Französisch "exprès, express, en exprès, (train) rapide" (LE ROBERT & COLLINS, Paris 1987, S. 1281). Das zweite Wort "advantage" wird auf Deutsch mit "Vorteil, Nutzen, günstige Gelegenheit" (LANGENSCHEIDT Handwörterbuch Englisch, a.a.O., S. 24) und auf Französisch mit "avantage" (LE ROBERT & COLLINS, a.a.O., S. 1000) übersetzt. "Advantage" gehört nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zum durchschnittlich vorhandenen Grundwortschatz (BGE 108 II 487 E. 3 - Vantage).
4.2 Nach Ansicht der Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung ergibt sich für die Kombination als einzige in sich stimmige und der grammatischen Konstruktion entsprechende Bedeutung "besonderer / spezifischer Vorteil". In der Beanstandung vom 29. September 2006 und in der Festhaltung vom 29. Juni 2007 führte sie "Express-Vorteil" als weitere mögliche Übersetzung der fraglichen Wortkombination ins Deutsche an.
Die Beschwerdeführerin erklärte in ihrem Schreiben vom 2. April 2007 an die Vorinstanz, sowohl "express" als auch "advantage" hätten unterschiedliche Bedeutungen. "Express" könne im deutschen Sprachraum "eilig, bestimmt, ausdrücklich" heissen, wobei dem schweizerischen Durchschnittsabnehmer nur die Bedeutung von "eilig" bekannt sein dürfte. Der Begriff "advantage" könne unter anderem mit "Gewinn, Nutzen, Überlegenheit, Vorteil" übersetzt werden. Die Kombination dieser mehrdeutigen Zeichen sei daher erst recht mehrdeutig, und es ergäben sich völlig unterschiedliche mögliche Bedeutungen wie "eiliger Gewinn", "ausdrücklicher Gewinn", "bestimmte Überlegenheit", "eilige Überlegenheit", "ausdrücklicher Vorteil", "eiliger Vorteil" etc. Indessen seien die möglichen Kombinationen mit dem Bedeutungsbestandteil "bestimmt, ausdrücklich" dem schweizerischen Durchschnittsabnehmer nicht bekannt.
4.3 Das Wort "express" kann in der vorliegenden Kombination mit dem nachfolgendem Substantiv "advantage" einerseits als Adjektiv und andererseits als Bestandteil eines mit "advantage" zusammengesetzten Substantivs aufgefasst werden.
Die in der deutschen Sprache übliche Aneinanderreihung von Substantiven zur Bildung von neuen Wörtern ist in der englischen Sprache eher weniger geläufig (RKGE in sic! 2002 S. 41 E. 5 - Advance Bank). Dies scheint indessen im Zusammenhang mit "express" nicht zu gelten, wie die in den Wörterbüchern (vgl. LANGENSCHEIDT Handwörterbuch Englisch, a.a.O., S. 209; LE ROBERT & COLLINS, a.a.O., S. 1281) aufgeführten Wortkombinationen von "express" mit einem nachfolgenden Substantiv zeigen. Als Beispiele werden etwa "express company" ([Schnell-]Transportunternehmen resp. compagnie de messageries exprès), "express delivery / express mail" (Eilzustellung resp. distribution exprès), "express goods" (Eilfracht, -gut), "express coach" (Schnellbus resp. car express), "express train" (Schnellzug resp. train express) und "express rifle" (fusil de chasse express) aufgeführt. Bei diesen Beispielen zeigt sich das Wort "express" als Wortbildungselement mit der Bedeutung "eilig, schnell" (vgl. DUDEN, Das Grosse Fremdwörterbuch, Mannheim / Leipzig / Wien / Zürich 1994, S. 443). In dieser Bedeutung sind auch im deutschen und französischen Sprachraum viele mit "express" zusammengesetzte Begriffe anzutreffen wie die Dienstleistungen "Express-Reparatur" (réparation express), "Express-Reinigung" (nettoyage express) und "Express-Übersetzung" (traduction express) (vgl. Beilagen zur Festhaltung der Vorinstanz vom 29. Juni 2007), aber auch Waren wie "Express-Reiniger" oder Transportmittel wie "Express-Zug" (train express). Der angesprochene schweizerische Durchschnittskonsument übersetzt "express" in Kombination mit einem Substantiv somit mit "eilig" oder "schnell". Die Bedeutung von "besonders, spezifisch" im Zusammenhang mit einem Substantiv ist ihm auf Grund des fehlenden Vorkommens im hiesigen Sprachraum nicht bekannt. Er wird das angemeldete Zeichen "express advantage" daher am ehesten mit "schneller Vorteil" oder, in Anlehnung an die Vorinstanz, "Express-Vorteil" übersetzen.
Weiter ist zu prüfen, ob das Zeichen "express advantage" im Sinne von "schneller Vorteil" respektive "Express-Vorteil" für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreibend ist.
5.1 Nach Auffassung der Vorinstanz ist das angemeldete Zeichen in dieser Bedeutung mindestens für die beanspruchten Dienstleistungen als qualitätsbeschreibend zu werten, da in der schnellen Erbringung oder der schnellen Verfügbarkeit von Dienstleistungen ein besonderer Nutzen für den Abnehmer liege.
Die Beschwerdeführerin ist dagegen der Meinung, der Abnehmer könne in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen keinen im Vordergrund stehenden direkt beschreibenden Begriffsinhalt erkennen.
5.2 Im bereits erwähnten Bundesgerichtsurteil i.S. "Vantage" hatte das Bundesgericht zu entscheiden, ob der englische Begriff "Vantage", welcher die gleiche Bedeutung wie der zweite Zeichenbestandteil "advantage" hat, für die beanspruchten Waren (elektronische Geräte und Musikinstrumente in den Warenklassen 9, 11 und 15) beschreibend ist. Es beanstandete die Auffassung der dortigen Vorinstanz nicht, wonach die Marke "Vantage" als Beschaffenheits- und Qualitätsangabe für die damit versehenen Waren verstanden werde, denn sie verspreche Erzeugnisse, die verglichen mit solchen anderer Hersteller vorteilhafter und günstiger sein sollen (BGE 108 II 487 E. 3 - Vantage).
Die mit dem hinterlegten Zeichen gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen versprechen implizit einen Vorteil irgend welcher Art, der im Vergleich zu den Waren und Dienstleistungen der Konkurrenz schnell eintritt. Derartige Vorteile können nicht nur Dienstleistungen bieten, die im Vergleich zu entsprechenden Dienstleistungen anderer Unternehmer schneller verfügbar sind oder schneller durchgeführt werden. Auch Waren können auf mannigfache Art "schnelle Vorteile" bieten, indem sie beispielsweise Daten rasch verarbeiten, Resultate schnell anzeigen oder eiliges Arbeiten und damit schnell eintretenden Nutzen ermöglichen. Für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 37, 38 und 42, insbesondere aus den Bereichen Informatik und Elektrotechnik, ist denkbar, dass sie so verstandene "schnelle Vorteile" bieten. Für diese ist "Express advantage" somit eine mögliche Qualitätsangabe und eine verkappte Werbung für besondere Eigenschaften (vgl. MARBACH, SIWR III, S. 41, mit Verweis auf Urteil des Bundesgerichts vom 23. Februar 1979 i.S. ADVANCE, publiziert in: Schweizerisches Patent-, Muster- und Markenblatt [PMMBl] 1979 I S. 29 E. 2; BGE 108 II 487 E. 3 - Vantage), weshalb das angemeldete Zeichen "Express advantage" keinen Markenschutz beanspruchen kann.
Im Weiteren weist die Beschwerdeführerin darauf hin, dass die hinterlegte Marke in den USA sowie in der EU vom Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt eingetragen worden sei. Wenn die Bezeichnung EXPRESS ADVANTAGE in den USA und der EU und mithin im englischen Sprachraum nicht als beschreibend oder anpreisend, sondern als originär unterscheidungskräftig betrachtet werde, spreche dies erst recht auch für die Eintragung in der Schweiz. Denn ein allfälliger beschreibender oder anpreisender Sinngehalt würde im Sprachgebiet leichter erkannt als in der Schweiz. Gründe für eine abweichende Schweizer Praxis lägen nicht vor und seien auch von der Vorinstanz nicht geltend gemacht worden. Im Weiteren macht die Beschwerdeführerin geltend, sie sei ein weltweit tätiges Unternehmen. Die mit der Marke EXPRESS ADVANTAGE gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen würden in vielen Ländern angeboten. Sie sei daher auf eine möglichst weitgehende Harmonisierung der Prüfungspraxis angewiesen. Eine rein nationale Sichtweise sei weder sachgerecht noch mit Art. 6quinquies C PVÜ vereinbar. Ausländische Entscheidungen müssten zumindest dann berücksichtigt werden, wenn die Parteien selbst darauf hinwiesen. Für eine abweichende Schweizer Praxis bestünden im vorliegenden Fall keine stichhaltigen Gründe. In diesem Sinne habe auch die Eidgenössische Rekurskommission für geistiges Eigentum im Entscheid ADVANCE BANK unter anderem mit Blick auf die ausländische Praxis festgehalten, diese Marke könne nicht als unmittelbare Qualitätsangabe interpretiert werden, die sich dem Publikum ohne Phantasieaufwand aufdränge.
6.1 Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung kommt ausländischen Entscheidungen bei der Beurteilung des beschreibenden Charakters grundsätzlich keine präjudizierende Wirkung zu. Es ist auch kein Grenzfall zu beurteilen, der eine Berücksichtigung einer ausländischen Praxis unter Umständen rechtfertigen könnte (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 4.3 - Firemaster; BGE 129 III 229 E. 5.5 - Masterpiece I; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6910/2007 vom 25. Februar 2008 E. 8 - 2LIGHT; WILLI, a.a.O., Art. 2, N. 9). Bei den von der Beschwerdeführerin zum Vergleich angerufenen identischen Zeichen, welche in den USA und in der EU eingetragen worden sind, handelt es sich um Eintragungen, die in einem Staat oder einer Staatengemeinschaft erfolgten, für die Englisch - im Gegensatz zur Schweiz - als Amtssprache oder als eine der Amtssprachen gilt und in denen die massgebenden Verkehrskreise deshalb über eine grössere Sprachkompetenz verfügen und so allenfalls auch Mehrdeutigkeiten herauszuhören vermögen, die Markenfähigkeit indizieren könnten (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 4.3 - Firemaster).
Ausserdem gibt die Vorinstanz unbestrittenermassen zu bedenken, dass das Verfahren in den USA noch offen und das Geltendmachen absoluter Ausschlussgründe nicht ausgeschlossen sei. Die Beschwerdeführerin kann daher aus der Eintragung des Zeichens EXPRESS ADVANTAGE im Ausland nichts zu ihren Gunsten ableiten.
6.2 Hinsichtlich der zusätzlich von der Beschwerdeführerin zum Vergleich herangezogenen IR-Marke Nr. 657'420 ADVANCE BANK ist auszuführen, dass dieser mit Entscheid vom 13. September 2001 der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum (publiziert in sic! 2002 S. 41) in der Schweiz Schutz gewährt wurde. Ausschlaggebend war nebst des Umstandes, dass dieses Zeichen in anderen Ländern (Deutschland, Österreich, Benelux-Staaten, Tschechische Republik, Frankreich, Ungarn, Italien, Portugal und Dänemark) eingetragen wurde, auch die Feststellung, dass "advance" in Verbindung mit "bank" keinen eindeutigen Sinngehalt habe, und dass die Wortkombination auch nicht als Qualitätsangabe interpretiert werden könne, die sich dem Publikum ohne Phantasieaufwand aufdränge. Insofern wurde die RKGE in ihrer Meinung, dass es sich bei ADVANCE BANK um ein unterscheidungskräftiges Zeichen handle respektive dass zumindest ein Grenzfall vorliege, durch die ausländischen Entscheide bekräftigt. Im Gegensatz dazu liegt im vorliegenden Fall, wie bereits in E. 6.1 ausgeführt, kein Grenzfall vor, welcher die Berücksichtigung ausländischer Entscheide rechtfertigen würde.
Schliesslich verweist die Beschwerdeführerin auf die Schweizer Voreintragung Nr. 556'677 EXPRESS. Diese Marke wurde am 8. Februar 2005 von der Beschwerdeführerin hinterlegt und am 27. März 2007 für diverse Waren der Klasse 9 ins Markenregister eingetragen. Nach Information der Vorinstanz ist dieses Zeichen für sämtliche beanspruchten Dienstleistungen zurückgewiesen worden.
7.1 Das Bundesverwaltungsgericht anerkennt die Gleichbehandlung von Sachverhalten, die ohne weiteres vergleichbar sind und sich nicht in rechtlicher Hinsicht wesentlich unterscheiden (vgl. Art. 8 Abs. 1 BV, SR 101). Wegen der Problematik einer erneuten Beurteilung der Eintragungsfähigkeit einer Marke, die seit Jahren im Markenregister eingetragen ist, muss das anzuwendende Kriterium, wonach Sachverhalte "ohne weiteres" vergleichbar sein müssen, restriktiv angewendet werden, zumal bereits geringfügige Unterschiede im Hinblick auf die Beurteilung der Schutzfähigkeit eines Zeichens von grosser Bedeutung sein können (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7204/2007 vom 1. Dezember 2008 E. 9 - Stencilmaster, mit Verweis auf RKGE in sic! 2003 S. 803 - We keep our promises und RKGE in sic! 1998 S. 303 - Masterbanking).
7.2 Die Vorinstanz vertritt die Auffassung, auf Grund des abweichenden Sinngehalts stelle die Eintragung von EXPRESS in Alleinstellung keinen Widerspruch zur Zurückweisung der Kombination EXPRESS ADVANTAGE dar.
Während beim hier strittigen Zeichen das Wort "express" in Kombination mit "advantage" verwendet wird und daher wie bereits ausgeführt ein Wortbildungselement mit der Bedeutung "eilig, schnell" ist (vgl. 5.2), wird beim Zeichen EXPRESS das Wort "express" in Alleinstellung gebraucht. In Alleinstellung kann das Wort "express" indessen auch "Eilbote, Eilbeförderung, Eilbrief, D-Zug" heissen (vgl. E. 4.1). Insofern unterscheiden sich die beiden Zeichen EXPRESS ADVANTAGE und EXPRESS bezüglich ihres Sinngehaltes, worauf die Vorinstanz zu Recht hingewiesen hat.
Da die Sachverhalte daher nicht ohne weiteres vergleichbar sind, stösst die Beschwerdeführerin mit ihrer Rüge, das Gleichbehandlungsgebot sei verletzt worden, ins Leere.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das strittige Zeichen EXPRESS ADVANTAGE für sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 37, 38 und 42 Gemeingut im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG darstellt.
Die Beschwerde erweist sich demnach als unbegründet und ist abzuweisen.
Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und mit dem geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen. Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Markeneintragungen geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- angenommen werden darf (BGE 133 III 492 E. 3.3 mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke.
Eine Parteientschädigung ist der unterliegenden Beschwerdeführerin nicht zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 Abs. 1 VGKE).
Die Beschwerde wird abgewiesen.
Die Verfahrenskosten von Fr. 3'000.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 3'500.- verrechnet. Der Beschwerdeführerin sind daher nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils Fr. 500.- aus der Gerichtskasse zurückzuerstatten.
Es wird keine Parteientschädigung ausgerichtet.
Dieses Urteil geht an:
die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungsformular)
die Vorinstanz (Ref-Nr. MA-Prüf3 bth/56278/2006; Gerichtsurkunde)
das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin:
Vera Marantelli Kathrin Bigler
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).
Versand: 16. April 2009