Entscheiddatum: 27.11.2007Publikationsdatum: 07.12.2007
Tribunal administrativ federal
Abteilung II
B-4536/2007
{T 0/2}
Urteil vom 27. November 2007
Besetzung
Richter David Aschmann (Vorsitz), Richter Hans Urech, Richter Claude Morvant,
Gerichtsschreiber Philipp J. Dannacher.
Parteien
A._______,
vertreten durch Rechtsanwalt Prof. Dr. Jürg Simon, Lenz & Staehlin, Bleicherweg 58, 8027 Zürich,
Beschwerdeführerin,
gegen
B._______,
vertreten durch Rechtsanwältin Esther M. Jost, Bahnhofstrasse 8, 7250 Klosters,
Beschwerdegegnerin,
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum, Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand
Marken CH 524'732 Salamander (fig.) und IR 254'351 Salamander (fig.) / CH 545'395 (fig.).
A.
Die Eintragung der Bildmarke Nr. CH 545'395 (fig.) der Beschwerdeführerin wurde am 11. Mai 2006 im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) veröffentlicht. Die Marke ist für Waren der Klassen 3, 14, 18, 25, 29, 30 und 32 registriert, in den Klassen 18 und 25 für:
18 Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit nicht in anderen Klassen enthalten; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren.
25 Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen.
Sie sieht wie folgt aus:
B.
Am 11. August 2006 erhob die Beschwerdegegnerin beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum ("Vorinstanz"), beschränkt auf die Waren der Klassen 18 und 25, zwei Widersprüche gegen diese Eintragung, die sie auf folgende Marken stützte:
IR 254'351 Salamander (fig.) (Widerspruch Nr. 8405):
CH 524'732 Salamander (fig.) (Widerspruch Nr. 8406):
C.
Die erste Widerspruchsmarke IR 254'351 Salamander (fig.) (Widerspruch Nr. 8405), registriert am 4. April 1962, ist in der Schweiz für folgende Waren geschützt:
4 Produits pour entretenir les chaussures et le cuir.
10 Cambrures orthopédiques pour chaussures, appuis-pied, appuis-talons.
17 Matériels pour contreforts, semelles intérieures et pour secondes semelles en caoutchouc ou en matière artificielle.
18 Matériel pour contreforts, semelles intérieures et pour secondes semelles en cuir.
25 Chaussures, bas, chaussettes, semelles intérieures, protège-talons.
Die zweite Widerspruchsmarke CH 524'732 Salamander (fig.) (Widerspruch Nr. 8406), hinterlegt am 5. Juli 2004, ist für folgende Waren registriert:
18 Waren aus Leder und Lederimitationen, soweit in Klasse 18 enthalten, insbesondere Handtaschen und Kleinlederwaren; Reise- und Handkoffer, Regenschirme.
25 Schuhe, Stiefel, Sandalen, Hausschuhe.
Die Beschwerdegegnerin begründete die Widersprüche mit dem Vorliegen einer Verwechslungsgefahr zwischen den zu vergleichenden Marken. Diese würden in der Darstellung eines Salamanders nur unwesentlich von einander abweichen und seien für identische oder zumindest gleichartige Waren eingetragen.
D.
Am 17. November 2006 bezog die Beschwerdeführerin zu den Widersprüchen Stellung. Sie bestritt den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarken ausser für Schuhe sowie das Bestehen einer Verwechslungsgefahr. Es sei für das Publikum sofort erkennbar, dass die angefochtene Marke nicht das Bild eines Salamanders, sondern vielmehr das eines Geckos zeige. Dies sei namentlich an den runden Zehen des Tieres festzustellen und verhindere zwischen diesen Zeichen das Bestehen einer Verwechslungsgefahr.
E.
Im Verfahren Nr. 8405 zu einer Replik aufgefordert, hielt die Beschwerdegegnerin an ihrem Widerspruch fest. Sie reichte verschiedene Beweismittel ein und verwies auf ihre Webseite www.salamander.de, um den Gebrauch ihrer Marke glaubhaft zu machen.
F.
Mit Duplik vom 7. Mai 2007 im Verfahren Nr. 8405 kritisierte die Beschwerdeführerin, die Widerspruchsmarke IR 254'351 Salamander (fig.) sei auf den eingereichten Gebrauchsbelegen nicht korrekt wiedergegeben und werde auf den Waren, die auf der Webseite www.salamander.de wiedergegeben seien, nicht verwendet. Sie hielt darum an der Einrede des Nichtgebrauchs fest und verneinte weiterhin das Bestehen einer Verwechslungsgefahr zwischen den Marken.
G.
Mit zwei Verfügungen vom 1. Juni 2007 hiess die Vorinstanz die Widersprüche für folgende Waren teilweise gut:
Waren aus Leder und Lederimitationen, soweit nicht in anderen Klassen enthalten; Reise- und Handkoffer, Regenschirme (Klasse 18),
Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen (Klasse 25).
Waren aus Leder und Lederimitationen, soweit nicht in anderen Klassen enthalten; Reise- und Handkoffer, Regenschirme, Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren (Klasse 18),
Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen (Klasse 25).
H.
Am 4. Juli 2007 erhob die Beschwerdeführerin gegen beide Verfügungen Beschwerden an das Bundesverwaltungsgericht mit den Rechtsbegehren:
Die Verfügung der Vorinstanz vom 1. Juni 2007 sei aufzuheben, soweit sie den Widerspruch gutheisst.
Der Widerspruch sei für alle beanspruchten Waren der Klasse 18 sowie für alle beanspruchten Waren der Klasse 25 abzuweisen.
Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen.
Zur Begründung bestritt die Beschwerdeführerin, mangels Gleichartigkeit der zu vergleichenden Waren und mangels Ähnlichkeit der Zeichen, erneut, dass eine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken bestehe. Die Vorinstanz habe den massgeblichen Gesamteindruck der Marken nicht berücksichtigt. Gegenüber der Widerspruchsmarke IR 254'351 Salamander (fig.) (Widerspruch Nr. 8405) hielt sie, mit Ausnahme für Schuhe, an ihrer Einrede des Nichtgebrauchs fest.
Mit Verfügung vom 9. Juli 2007 wurden die Verfahren vereinigt.
I.
Mit Beschwerdeantwort vom 7. September 2007 beantragte die Beschwerdegegnerin die vollumfängliche Abweisung der Beschwerde unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beschwerdeführerin. Sie legte teilweise neues Beweismaterial zum Gebrauch der Widerspruchsmarke IR 254'351 Salamander (fig.) vor.
J.
Die Vorinstanz beantragte mit Schreiben vom 12. September 2007, unter Verweis auf die angefochtenen Entscheide, die Beschwerden abzuweisen.
K.
Mit Replik vom 25. September 2007 und Duplik vom 5. Oktober 2007 äusserten sich beide Seiten zum neuen Beweismaterial der Beschwerdegegnerin zum Gebrauch der Widerspruchsmarke IR 254'351 Salamander (fig.). Am 31. Oktober 2007 reichte die Beschwerdegegnerin eine mit der Beschwerdeantwort angekündigte Kostennote nach.
L.
Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt (Art. 40 Abs. 1 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchsverfahren zuständig (Art. 31, 32 und 33 lit. d VGG). Die Beschwerden wurden in der gesetzlichen Frist von Art. 50 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG; SR 172.021) am 4. Juli 2007 eingereicht, und der verlangte Kostenvorschuss wurde rechtzeitig geleistet. Die Beschwerdeführerin ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und durch den Entscheid beschwert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerden ist deshalb einzutreten.
Die Beschwerdegegnerin hat auf eine Beschwerde gegen die vorliegend angefochtenen Verfügungen der Vorinstanz verzichtet, die somit im entsprechenden Umfang teilweise rechtskräftig geworden sind. Die Eintragung der angefochtenen Marke für "Leder- und Lederimitationen, Häute und Felle, Sonnenschirme" in Klasse 18 ist darum nicht mehr zu prüfen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B 7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 2 Aromata/Aromathera).
Der Schutz der Widerspruchsmarken setzt voraus, dass sie in rechtsgenüglichem Umfang gebraucht worden sind, bevor am 17. November 2006 ihr Nichtgebrauch behauptet wurde (Art. 11 Abs. 1 und 12 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11). Von der Gebrauchspflicht ausgenommen sind einzig Marken, deren fünfjährige Schonfrist nicht abgelaufen ist oder für deren Nichtgebrauch wichtige Gründe bestehen (Art. 11 Abs. 1 und 12 Abs. 1 MSchG). Der rechtserhaltende Gebrauch muss ernsthaft, funktions-gerecht und mit Zustimmung des Inhabers in genügendem Umfang stattgefunden haben; die Marken müssen, ohne wesentliche Abwei-chungen, so verwendet worden sein, wie sie im Register eingetragen sind (Eric Meier, L'obligation d'usage en droit des marques, Diss. Zürich 2005 S. 41 ff., Philippe Gilliéron, L'usage à titre de marque en droit suisse, sic!-Sondernummer, Zürich 2005, S. 104 ff., Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B 7508/2006-B 7516/2006-B 1672/2007-B 1720/ 2007 vom 17. Oktober 2007 E. 7 Ice/Ice Cream und B 7449/2006 vom 20. August 2007 E. 5 Exit/Exit one mit weiteren Hinweisen).
3.1 Die Vorinstanz hat korrekt festgestellt und mit der Beschwerde wurde nicht bestritten, dass die Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke CH 524'732 Salamander (fig.) im Widerspruchsverfahren Nr. 8406 noch nicht abgelaufen, die Nichtgebrauchseinrede gegen diese Marke somit unzulässig ist (Art. 12 Abs. 1 und Art. 32 MSchG).
Demgegenüber ist die Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke IR 254'351 Salamander (fig.) im Widerspruchsverfahren Nr. 8405 abgelaufen. Ausser für Schuhe, wofür keine Bestreitung erging, wurde ihr rechtserhaltender Gebrauch mit der ersten Stellungnahme der Beschwerdeführerin an die Vorinstanz gültig bestritten (vgl. Art. 22 Abs. 3 der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR 232.111]). Die Beschwerdegegnerin hat für ihren Nichtgebrauch keine Gründe geltend gemacht, weshalb ihr obliegt, einen rechtsgenügenden Gebrauch im Zeitraum von fünf Jahren vor der Erhebung der Einrede, also zwischen dem 18. November 2001 und dem 17. November 2006, glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG). Nach Art. 5 des Übereinkommens mit Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz vom 13. April 1892 (SR 0.232.149.136) genügt es für die Aufrechterhaltung des Markenschutzes in der Schweiz, wenn dieser Gebrauch im entsprechenden Zeitraum in Deutschland stattgefunden hat (BGE 96 II 255 E. 5 Blauer Bock, eidgenössische Rekurskommission für geistiges Eigentum [im Folgenden: "RKGE"] in sic! 2006 S. 860 E. 6 Omax/Omax).
3.2 Die Beschwerdegegnerin hat ausschliesslich Gebrauchsbelege aus Deutschland für einen Zeichengebrauch auf Socken eingereicht. Die Vorinstanz hat diese Belege gewürdigt und den Gebrauch, mit rechtserhaltender Wirkung für das Gebiet der Schweiz, als glaubhaft beurteilt. Diese Beweiswürdigung ficht die Beschwerdeführerin an mit der Begründung, das Bild eines Salamanders im Kreis werde auf diesen Belegen neben dem grösser geschriebenen Wort "Salamander" nicht als eigenständige Marke erkannt. Da dieses Wortelement allerdings mit zur Widerspruchsmarke gehört und es einer Kennzeichenwirkung des einzelnen Bildelements darum nicht bedarf, ist dieser Einwand unbegründet. Auf den eingereichten Gebrauchsbeispielen erscheint der Bildbestandteil jeweils zweimal, nämlich oberhalb und rechts vom Wort "Salamander". Oberhalb vom Wort wird er etwa so gross wie in der Widerspruchsmarke IR 254'351, rechts davon etwas kleiner als in der Widerspruchsmarke CH 524'732 gezeigt. Die eingereichten Gebrauchsbelege kombinieren somit beide Widerspruchsmarken zu einem Zeichen (vgl. die folgende Abbildung). Dieses wirkt weder rein dekorativ, noch dient es dem handlicheren Gebrauch der Ware. Eine Kennzeichnungswirkung des Zeichens in den Gebrauchsbelegen ("usage à titre de marque", Meier, S. 26 ff., Gilliéron, S. 104) ist darum zu bejahen.
Widerspruchsmarke Nr. IR 254'351 tatsächlicher Gebrauch
3.3 Die Beschwerdeführerin macht weiter geltend, dass die Marke auf den eingereichten Belegen nicht so gebraucht worden sei, wie sie eingetragen ist. Der Schrifttyp des Wortes "Salamander" sei ein anderer, der Bildbestandteil stehe über anstatt links neben dem Wort, er sei gegenüber dem Registereintrag um 90° gedreht, und das Zeichen werde weiss auf dunklem Hintergrund anstatt schwarz auf weiss dargestellt. Die eingereichten Beispiele weichen in der Tat in diesen Punkten vom Registereintrag ab. Zu prüfen ist, ob es sich dabei um "wesentliche" Abweichungen handelt, die einen rechtsgenügenden Gebrauch der Marke verhindern (Art. 11 Abs. 2 MSchG, Art. 5 Bst. C Abs. 2 der Pariser Verbandsübereinkunft [PVÜ, SR 0.232.04]).
Nach Lehre und Rechtsprechung sind Abweichungen vom Registereintrag "wesentlich", wenn die Marke mit einem anderen Gesamtbild verwendet wird und ihr "kennzeichnender Charakter" dadurch verändert wird, insbesondere ein wesentlicher Bestandteil fehlt. In einer anderen Formulierung bezeichnete das Bundesgericht eine Abweichung als wesentlich, wenn dadurch der "kennzeichnungskräftige Kern der Marke seiner Identität beraubt wird" (BGE 130 III 267 E. 2.4, S. 271 f. Tripp Trapp, BGE 99 II 104 E. 7 Silva, vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B 7508/2006-B 7516/2006-B 1672/2007-B 1720/2007 vom 17. Oktober 2007 E. 7 Ice/Ice Cream und B 7449/2006 vom 20. August 2007 E. 5 Exit/Exit one; Lucas David, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, MSchG Art. 11, N. 17, Meier, S. 61, Gilliéron, S. 109). Der von Art. 11 Abs. 2 MSchG angestrebte Spielraum des Markeninhabers, die Schreib- und Darstellungsweise seiner Marke an veränderte Marktgewohnheiten anzupassen, ist dabei umso grösser, je kennzeichnungskräftiger die Marke ist, da ihr erinnerungsfähiger Kern sich behutsamen Anpassungen gegenüber länger bewahrt (Eugen Marbach, in: Roland von Büren/Lucas David, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III, Kennzeichenrecht, Basel 1996, [hiernach: Kommentar Marbach], S. 177 f., Meier, S. 64).
Im vorliegenden Fall besteht der kennzeichnende Kern der Widerspruchsmarke Nr. IR 254'351 vor allem im ungewöhnlichen Sinngehalt "Salamander", den die Marke gleichzeitig durch ein Wort- und ein Bild-element zum Ausdruck bringt, mit Hilfe von Grossbuchstaben und einem Kreis um das Bildelement von einer blossen Produktinformation oder Sachangabe unterscheidbar und dadurch als Kennzeichen erkennbar macht. Auch der nach unten marschierende Salamander wirkt zwar ungewohnt und wie von Hand gezeichnet, so dass die veränderte Laufrichtung und modernere Zeichnung des Tieres im tatsächlichen Gebrauch sofort auffallen, wenn die registrierte und die gebrauchte Version nebeneinander gehalten werden. Im Verhältnis zu den gekennzeichneten Waren treten Laufrichtung und Konturen des Bildelements, im Vergleich zur starken Sinnbotschaft "Salamander", für einen flüchtigen Betrachter aber wenig hervor. Ebensowenig einprägsam wirken im Gesamteindruck der Marke und im Erinnerungsbild der Käuferschaft der nur massvoll veränderte Schrifttyp und die Position des Bildelements über anstatt links vom Wortbestandteil. Diese Abweichungen gegenüber dem Registereintrag der Marke, und ebenso ihre Wiedergabe in weiss auf dunklem Hintergrund, erfüllen stattdessen behutsam die seit der Eintragung der Marke im Jahre 1962 gestiegenen Erwartungen an die technische Wiedergabe und an die Gestaltung von Bildzeichen und Logos, mit welchen die Ausnahme "unwesentlicher" Abweichungen in Art. 11 Abs. 2 MSchG vom Grundsatz des registertreuen Markengebrauchs gerade erklärt und gerechtfertigt wird (vgl. Christoph Willi, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 11, N. 49; David, MSchG Art. 11, N. 13, Meier, S. 60, Gilliéron, S. 109). Gegenüber einem untergeordneten Element, das zur Marke hinzugefügt wird, wie vorliegend dem unauffälligen, zweiten Bildzeichen rechts vom Wortelement, hat sich die Rechtsprechung stets grosszügig gezeigt (RKGE in sic! 2003 S. 907 E. 2 Kiss/Soft-Kiss, sic! 2004 S. 421 E. 3.2 Sopinae/Sobranie, sic! 2006 S. 274 E. 8 Dona/Donafor). Auch im Zusammenwirken der Abweichungen im Gesamteindruck der Marke ergibt sich darum, dass die Widerspruchsmarke Nr. IR 254'351 auf den eingereichten Gebrauchsbelegen in rechtsgenügender Form verwendet wird.
3.4 Die Beschwerdeführerin bestreitet die Ernsthaftigkeit des Markengebrauchs durch die Beschwerdegegnerin, da auf den eingereichten Socken nur das Wort "Salamander" verwendet werde. Das ganze Wort-/Bildzeichen ist jedoch auf den Karton-Etiketten mit Produktinformationen abgebildet, die an die eingereichten Sockenpakete angenäht sind und damit in den Verkauf gelangen. Die Marke wird also buchstäblich im Zusammen"hang" mit den Socken verwendet (Art. 11 Abs. 1 MSchG). Ein markenmässiger Gebrauch ist darum glaubhaft; auf eine vollständige Wiedergabe der Marke auf der Ware selbst durfte verzichtet werden.
Dass die Anzahl Sockenverkäufe für einen ernsthaften Gebrauch in Deutschland genügen, stellt die Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerde nicht in Abrede. Ein rechtserhaltender Gebrauch der Widerspruchsmarke Nr. 254'351 für Schuhe und Socken, wie ihn auch die Vorinstanz bejaht hat, ist darum anzuerkennen, ohne dass die Rüge der Beschwerdegegnerin an dem von der Vorinstanz berücksichtigten Zeitraum für einzelne Gebrauchsbelege näher geprüft werden muss.
In beiden Widerspruchsverfahren hat die Vorinstanz für einen Teil der betreffenden Waren das Bestehen einer Verwechslungsgefahr bejaht und die Eintragung der angefochtenen Marke in diesem Umfang widerrufen. Nach Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG sind Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn sie einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Ihre Beurteilung richtet sich nach der Ähnlichkeit der Zeichen im Erinnerungsbild des Letztabnehmers (BGE 121 III 378 E. 2a Boss, 119 II 473 E. 2d Radion) und nach dem Mass an Gleichartigkeit zwischen den geschützten Waren und Dienstleistungen. Zwischen diesen beiden Elementen besteht eine Wechselwirkung: An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Produkte sind, und umgekehrt (David, MSchG Art. 3, N. 8, BGE 117 II 321 E. 4 Valser; RKGE in sic! 2002 S. 524 E. 5 Joker). Es müssen aber noch weitere Faktoren hinzutreten, damit eine Verwechslungsgefahr bejaht wird. Massgeblich ist, ob aufgrund der festgestellten Ähnlichkeiten Fehlzurechnungen zu befürchten sind, die das besser berechtigte Zeichen in seiner Individualisierungsfunktion gefährden (BGE 127 III 160 E. 2a S. 166 Securitas). Im Einzelfall zu berücksichtigen sind der Aufmerksamkeitsgrad, mit dem die Abnehmer bestimmte Waren oder Dienstleistungen nachfragen, sowie die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken, die ihren Schutzumfang bestimmt (Willi, a.a.O., Art. 3, N. 17 ff.; BGE 122 III 382 E. 2a S. 385 Kamillosan). Nicht erforderlich ist dagegen der Nachweis konkreter Verwechslungen (Kommentar Marbach, S. 118; BGE 126 III 315 E. 4b S. 317 Rivella/Apiella).
Die Beschwerdeführerin bestreitet teilweise die von der Vorinstanz festgestellte Warengleichartigkeit, nämlich
im Widerspruch Nr. 8405: die Gleichartigkeit zwischen "Schuhen, Socken" (Klasse 25) einerseits und "Waren aus Leder und Lederimitationen, soweit nicht in anderen Klassen enthalten; Reise- und Handkoffern; Regenschirmen und Spazierstöcken; Peitschen, Pferdegeschirren und Sattlerwaren" (Klasse 18) sowie "Bekleidungsstücken und Kopfbedeckungen" (Klasse 25) andererseits. Dagegen anerkennt sie die Identität von Schuhen und Schuhwaren (Klasse 25);
im Widerspruch Nr. 8406: die Gleichartigkeit zwischen "Waren aus Leder und Lederimitationen, soweit in Klasse 18 enthalten, insbesondere Handtaschen und Kleinlederwaren; Reise- und Handkoffern, Regenschirmen" (Klasse 18), "Schuhen, Stiefeln, Sandalen, Hausschuhen" (Klasse 25) einerseits und "Spazierstöcken; Peitschen, Pferdegeschirren und Sattlerwaren" (Klasse 18) sowie "Bekleidungsstücken und Kopfbedeckungen" (Klasse 25) andererseits. Dagegen bestreitet sie nicht das Bestehen von Warenidentität in Bezug auf "Waren aus Leder und Lederimitationen, soweit in Klasse 18 beziehungsweise nicht in anderen Klassen enthalten, Reise- und Handkoffern, Regenschirmen" (Klasse 18) und "Schuhwaren" (Klasse 25).
5.1 Gleichartigkeit bedeutet, dass die massgeblichen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung ähnlicher Marken angebotenen Waren würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers hergestellt (David, MSchG Art. 3, N. 35). Für das Bestehen gleichartiger Waren sprechen Übereinstimmungen zwischen den Herstellungsstätten der Waren, dem fabrikationsspezifisch erforderlichen Know-how, den Vertriebskanälen, den Abnehmerkreisen und dem Verwendungszweck der Waren, deren Substituierbarkeit, verwandte oder gleiche technologische Indikationsbereiche sowie das Verhältnis von Hauptware und Zubehör (Bundesverwaltungsgericht in sic! 2007 S. 748 E. 5 Martini Baby/martini, RKGE in sic! 2004 S. 864 E. 6 Harry/ Harry's Bar, sic! 2006 S. 36 E. 5 Käserosette). Gegen das Vorliegen von Gleichartigkeit sprechen getrennte Vertriebskanäle innerhalb derselben Käuferschicht sowie das Verhältnis von Hilfsware oder Rohstoff zu Haupt-, Zwischen- oder Fertigware (Bundesverwaltungsgericht in sic! 2007 S. 748 E. 5 Martini Baby/martini, RKGE in sic! 2004 S. 864 E. 6 Harry/Harry's Bar, Kommentar Marbach, S. 264 ff.) Ob Gleichartigkeit vorliegt, wird nach dem Registereintrag und nicht nach dem tatsächlichen Gebrauch der Marken beurteilt. Dies auch dann, wenn die Liste der Waren und Dienstleistungen wegen eines nur teilweise glaubhaft gemachten rechtserhaltenden Gebrauchs gekürzt wird (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B 5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3 Advista mit weiteren Hinweisen).
5.2 Als erstes sind die verwendeten Begriffe zu klären. Unter "Waren aus Leder, soweit in Klasse 18 (nicht in anderen Klassen) enthalten", fallen nach der Internationalen Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken (Deutsches Patent- und Markenamt, Neunte Ausgabe, München 2007) nicht nur Lederbehälter wie Mappen oder Futterale, sondern auch Lederbezüge für Möbel, Lederpappe, -gurte, -riemen, -fäden und -schnüre, Lederventile und Lederbekleidung für Tiere. Nicht darunter fallen Lederbekleidung, Lederschuhe und Lederhüte für Menschen, da diese in Klasse 25 gehören. "Pferdegeschirre" heissen Ziehvorrichtungen für Pferde, um diese vor Wagen oder Kutschen zu spannen. Sie sind aus zum Teil gepolsterten, mit Metallschnallen und -ringen verbundenen Lederteilen zusammengesetzt (Carl Hildebrandt, Geschirre und Wagen - Eine Sammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Vallamand 2004, S. 47 ff. und 265 ff., Ingolf Bender, Kosmos Handbuch Pferd, Stuttgart 2006, S. 373 f.). Der Begriff "Sattlerwaren" umfasst nicht nur Reitsättel, sondern auch Waren von Carrosseriesattlern, also auch Polster und andere Innenauskleidung von Automobilen und Kutschen (vgl. den Verband Schweizerischer Carrosseriesattler: www.vscs.ch).
5.3 In früheren Markenentscheidungen zu Waren der Klassen 18 und 25 wurden Hand-, Reisetaschen und Koffer stets als gleichartig mit Bekleidungsstücken beurteilt (RKGE in sic! 2003 S. 342 E. 5 Montega/ Montego, sic! 2003 S. 906 E. 6 Cartoon/Cartoon Network, sic! 2001 S. 652 E. 10 MPC/MDC, sic! 2001 S. 422 E. 3 Big John/St-John). Ebenso wurden Schuhe und Bekleidungsstücke als gleichartig angesehen (RKGE in sic! 2001 S. 649 E. 3 Woodstone/Moonstone, Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-1641/2007 E. 3 Summer Parade vom 3. Oktober 2007 und B-3118/2007 E. 7 Swing vom 1. November 2007). Zur Begründung wurde jeweils darauf hingewiesen, dass diese Waren gewöhnlich an gleichen Verkaufsstellen aufliegen und aus ähnlichen Materialien hergestellt sind. Wie die Beschwerdeführerin zu Recht erwähnt, wurde aber auch daran erinnert, dass zwischen Modeartikeln das Mass an Gleichartigkeit stark variieren kann (BGE 128 III 96 E. 2d Orfina, RKGE in sic! 2001 S. 652 E. 10 MPC/MDC, Eugen Marbach, Gleichartigkeit - ein markenrechtlicher Schlüsselbegriff ohne Konturen?, Zeitschrift für Schweizerisches Recht [ZSR], 2001 [hiernach: Marbach Gleichartigkeit], S. 255 ff., 261), weshalb zwischen enger und "entfernter" Gleichartigkeit zu unterscheiden sei (vgl. auch RKGE in sic! 2005 S. 130 E. 7 Vismara, sic! 2005 S. 656 E. 5 Leponex/Felonex zur "entfernten" Gleichartigkeit). Weiter verneinte die RKGE eine Warengleichartigkeit zwischen Sonnenschirmen, Parasols und Spazierstöcken einerseits und Bekleidungsstücken andererseits. Solche würden an unterschiedlichen Orten verkauft und bestünden in der Regel aus unterschiedlichem Material (RKGE in sic! 2003 S. 906 E. 6 Cartoon/Cartoon Network).
5.4 Auch im vorliegenden Fall ist zwischen enger und "entfernter" Warengleichartigkeit zu unterscheiden. Insbesondere im Verhältnis zwischen Schuhwaren, Bekleidungsstücken und Kopfbedeckungen ist zu differenzieren: Bekleidungsstücke und Kopfbedeckungen werden nicht immer zugleich mit Schuhen, Stiefeln, Sandalen und Hausschuhen angeboten und verkauft, sondern nur in Modeläden und Warenhäusern, die ein entsprechend breites Sortiment haben. Reine Schuhläden ohne Bekleidungsstücke sind daneben ebenfalls häufig anzutreffen. Nebst Schuhen verkaufen sie meistens auch Schnürsenkel und Schuhcrème sowie Gürtel und Handtaschen, auf deren farbliche Übereinstimmung mit Schuhen besonders geachtet wird. Mit solchen Waren würde darum eine enge Gleichartigkeit bestehen, sie sind aber hier nicht zu beurteilen. Bekleidungsstücke und Kopfbedeckungen sind von solchen Waren weiter entfernt. Im Verhältnis zu ihnen besteht aus den in E. 5.3 erwähnten Gründen nur eine "entfernte" Gleichartigkeit. Auch "Waren aus Leder und Lederimitationen, soweit nicht in anderen Klassen enthalten" einerseits und "Schuhe, Socken" beziehungsweise "Schuhe, Stiefel, Sandalen und Hausschuhe" sowie "Bekleidungsstücke und Kopfbedeckungen" anderseits sind in diesem Sinn entfernt gleichartig (vgl. E. 5.3). Für den vorliegenden Fall ergibt sich damit folgende Abstufung:
Warenidentität besteht unbestrittenermassen:
im Widerspruchsverfahren Nr. 8405 für "Schuhwaren" (Klasse 25),
im Widerspruchsverfahren Nr. 8406 für "Waren aus Leder und Lederimitationen, soweit nicht in anderen Klassen enthalten, Reise- und Handkoffer, Regenschirme" (Klasse 18) und "Schuhwaren" (Klasse 25).
Enge Warengleichartigkeit besteht:
im Widerspruchsverfahren Nr. 8405 zwischen "Socken" als Unterbegriff und "Bekleidungsstücken" als Oberbegriff, da Socken oft mit Unterwäsche, also anderen typischen Bekleidungsstücken, zusammen ausgelegt und angeboten werden,
im Widerspruchsverfahren Nr. 8406 zwischen "Waren aus Leder und Lederimitationen, soweit in Klasse 18 enthalten", einerseits (wozu auch Lederbekleidung für Tiere und Lederbezüge für Möbel gehören, vgl. E. 5.2), und "Sattlerwaren" andererseits, da diese sowohl Sättel als auch Wagenpolster umfassen und damit einer Lederbekleidung für Tiere im Gegenstand und in der Wahl der angesprochenen Abnehmerkreise nahekommen (vgl. E. 5.2).
Entfernte Warengleichartigkeit besteht:
im Widerspruchsverfahren Nr. 8405 zwischen "Schuhen, Socken" einerseits und "Waren aus Leder und Lederimitationen, soweit nicht in anderen Klassen enthalten; Reise- und Handkoffern, Regenschirmen" sowie "Kopfbedeckungen" andererseits, da diese Waren nicht selten in gleichen Verkaufsstellen und räumlicher Nähe zueinander angeboten und verkauft werden und aus ähnlichen Materialien bestehen (vgl. E. 5.3),
im Widerspruchsverfahren Nr. 8406 zwischen "Regenschirmen" und "Spazierstöcken", da beide auf längeren Fussmärschen gebraucht und in denselben Läden verkauft werden, aber unterschiedliche Produktionsstätten und Materialien dafür verwendet und zum Teil unterschiedliche Zwecke damit verfolgt werden.
Keine Gleichartigkeit besteht:
im Widerspruchsverfahren Nr. 8405 zwischen "Schuhen, Socken" einerseits und "Spazierstöcken, Peitschen, Pferdegeschirren und Sattlerwaren" andererseits, da diese Waren von unterschiedlichen Abnehmerkreisen nachgefragt werden, aus unterschiedlichen Materialien bestehen und aufgrund der zum Teil sportlichen Verwendungszwecke keine übereinstimmende Warenherkunft erwarten lassen,
im Widerspruchsverfahren Nr. 8406, aus denselben Gründen, zwischen "Waren aus Leder und Lederimitationen, soweit in Klasse 18 enthalten, insbesondere Handtaschen und Kleinlederwaren; Reise- und Handkoffer, Regenschirmen, Schuhen, Stiefeln, Sandalen, Hausschuhen" einerseits und "Peitschen, Pferdegeschirren" andererseits. Die Beschwerdegegnerin weist zurecht darauf hin, dass diese Waren dem Umgang mit Tieren dienen und darum keine übereinstimmende Herkunft mit Lederwaren in Boutiquen erwarten lassen.
Im nächsten Schritt ist die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken in Bezug auf den Bildbestandteil zu prüfen, der hier im Vergleich zur angefochtenen Marke vor allem massgeblich ist. Beide Widerspruchsmarken verwenden den Wortbestandteil "Salamander". Dieser ist auffällig geschrieben und als Wort allgemein bekannt. Für die eingetragenen Waren ist dieses Wort nicht beschreibend und darum gut erinnerbar. Es wird in beiden Widerspruchsmarken mit dem Bild eines gewundenen Kriechtiers in einem Kreis kombiniert, das im Widerspruchsverfahren Nr. 8405 etwa gleich gross, im Widerspruchsverfahren Nr. 8406 dagegen etwas kleiner gezeichnet ist als das Wortelement.
Durch die Kombination der Tierartbezeichnung "Salamander" mit einem entsprechenden Tierbild als Kennzeichen versteht der Betrachter sofort, dass das Wort das abgebildete Tier beschreibt. Er wird es, unabhängig seines zoologischen Wissens, aus diesem Grund als Salamander erkennen. Zwar wird seine Erinnerung an die spezifische Darstellung eines gekrümmten Tierkörpers mit gebogenem Schwanz, gedrehtem Kopf und weissen Streifen auf einem schwarzen Körper durch diese Gleichsetzung der Sinngehalte von Wort- und Bildbestandteil nicht zusätzlich geschärft, denn weder diese Einzelheiten noch die Laufrichtung des Tieres (vgl. E. 3.3) kommen im Wortbestandteil zum Ausdruck. Dennoch ist der Bildbestandteil in beiden Fällen gross und ungewöhnlich genug, um neben dem präponderanten Wortelement etwas zur Unterscheidungskraft der Marke beizutragen. Im Widerspruchsverfahren Nr. 8406 ist dieser Beitrag wegen des kleiner gezeichneten Bildelements allerdings geringer.
Die Behauptung der Beschwerdegegnerin in ihrer Widerspruchsschrift vom 11. August 2006, dass es sich bei den Widerspruchsmarken um eine der führenden Schuhmarken in Europa wie auch in der Schweiz handle, wurde von der Beschwerdeführerin bestritten und im weiteren Schriftenwechsel und Beschwerdeverfahren nicht mehr aufgegriffen. Eine dadurch gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken ist somit nicht zu prüfen.
Schliesslich ist in einem wertenden Überblick das Bestehen einer Verwechslungsgefahr zu prüfen. Im Unterschied zu Fällen, da die angefochtene Marke die Widerspruchsmarke vollständig übernimmt und sich nur durch untergeordnetes Beiwerk von dieser unterscheidet (RKGE in sic! 2005 S. 758 E. 6 Boss/Airboss, sic! 2003 S. 908 E. 5 Kiss/Soft-Kiss mit weiteren Hinweisen), wird vorliegend jeweils das schwächere von zwei unterscheidungskräftigen Elementen der angefochtenen Marken übernommen und in ähnlicher aber veränderter Form in der angefochtenen Marke verwendet. Die Gleichartigkeit der von den Marken beanspruchten Waren ist unterschiedlich stark und nur teilweise gegeben.
7.1 Den in den Widerspruchsmarken verwendeten Bildbestandteilen gleicht die angefochtene Marke bei flüchtiger Wahrnehmung und im verschwommenen Erinnerungsbild erheblich. Auch das in der angefochtenen Marke abgebildete Kriechtier spreizt wie dasjenige in den Widerspruchsmarken die vier Beine vom Körper ab. Sein Kopf ist ebenfalls nach rechts gedreht, sein Schwanz nach links gebogen. Die Kopfform ist ähnlich dreieckig wie bei dem in den Widerspruchsmarken gezeigten Salamander, und auch dieses Tier ist, ohne Andeutung einer dreidimensionalen Körperform oder einer Umgebung, von oben als zweidimensionaler Schattenriss dargestellt. Allerdings finden sich in der angefochtenen Marke keine weissen Streifen wie beim Salamander in den Widerspruchsmarken. Auch die auffälligen, runden Zehen des in der angefochtenen Marke abgebildeten Tieres, die in Halbkreisen von seinen Füssen abstehen, machen einen Unterschied.
7.2 Die Beschwerdeführerin argumentiert, die angefochtene Marke zeige keinen Salamander, sondern einen Gecko. Diese Echsenart könne dank fein behaarter Lamellen an ihren auffälligen Zehen die Wände hochlaufen und sogar kopfüber an der Decke klebend auf Jagd gehen. Das europäische Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) habe im Parallelentscheid Nr. 1117/2005 vom 29. März 2005 dem Durchschnittskonsumenten genügend Erfahrung mit Tieren zugesprochen, um den Unterschied zwischen Salamandern und Geckos erkennen zu können. Dem ist jedoch entgegenzuhalten, dass die in Entscheidung Nr. 1117/2005 beurteilte Marke den Gecko dreidimensional von der Seite abbildete, wodurch seine lurchhaften und im Vergleich zum Salamander dickeren Beine sowie seine dickere Körpermitte deutlich sichtbar wurden. Die Marke enthielt zudem das Wortelement "Geckoline", so dass ein Rückschluss auf einen Gecko nahe lag. Dagegen hat der durchschnittliche Betrachter im vorliegenden Fall ausser den auffälligen Zehen keine eindeutigen Hinweise auf die Art des abgebildeten Kriechtiers. Aus der Marke ergeben sich insbesondere keine Andeutungen, dass das Tier kopfüber an der Decke läuft oder sich in anderer Weise klar von einem Salamander unterscheidet. Da der Gecko keine einheimische Tierart ist, können über die Form seiner Zehen keine verbreiteten Kenntnisse vorausgesetzt werden. Die Ähnlichkeit des in der angefochtenen Marke gezeigten Tiers mit einem Gecko vermag eine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken darum nicht zu verhindern. Ebenso wenig ist allerdings davon auszugehen, dass die angesprochenen Abnehmerkreise das Tier in der angefochtenen Marke fälschlicherweise unmittelbar als Salamander identifizieren.
7.3 Im Unterschied zur Entscheidung Nr. 1117/2005 vor dem HABM bestehen die Widerspruchsmarken vorliegend nicht allein aus dem stilisierten Bild eines Salamanders im Kreis. Wie ausgeführt bildet dieser Bestandteil nur einen Nebenpunkt der Marken und kommt der auffällige Hauptschriftzug "Salamander" in der angefochtenen Marke nicht vor (E. 6). Ein allgemeiner Motivschutz gegen jede Darstellung von salamanderähnlichen Kriechtieren ergibt sich aus diesem Wortelement nicht (Marbach, SIWR III, S. 121, Willi, a.a.O., Art. 3, N. 94, RKGE in sic! 2007 S. 829 E. 4a und 7 Eichenblatt, sic! 2003 S. 970 E. 7 Bonhomme, sic! 1997 S. 479 E. 4 ATP Tour/MTA). Dass von der angefochtenen Marke aufgrund einer rein begrifflichen Assoziation mit Salamandern eine Verwechslungsgefahr gegenüber den Widerspruchsmarken hervorgerufen oder unterstützt würde, ist nicht zu erwarten, da diese Marke nicht unmittelbar an einen Salamander denken lässt. Dafür wäre mindestens eine erhöhte Bekanntheit der Widerspruchsmarken erforderlich, wie sie von der Beschwerdegegnerin im Beschwerdeverfahren aber nicht mehr behauptet wird (E. 6). Im Widerspruchsverfahren Nr. 8405 ist der Widerspruchsmarke darum ein Schutz gegen den Gebrauch der angefochtenen Marke insoweit zu gewähren, als sie entweder für gleiche oder in engem Sinn gleichartige Waren beansprucht wird (E. 5.4). Mit Bezug auf entfernt gleichartige Waren ist das Bestehen einer Verwechslungsgefahr zu verneinen. Für Waren, die mit den Waren der Widerspruchsmarken weder gleich noch gleichartig sind, besteht unter Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG ohnehin keine Verwechslungsgefahr. Für die Widerspruchsmarke im Verfahren Nr. 8406, die den Bildbestandteil kleiner und unauffälliger wiedergibt, ist der Schutz ganz auf identische Waren zu beschränken, da eine Verwechslungsgefahr hier schon bei geringfügig unterschiedlichen Waren verhindert wird.
7.4 Eine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken ist damit in folgendem Umfang zu bejahen:
im Widerspruchsverfahren Nr. 8405: "Bekleidungsstücke, Schuhwaren" in Klasse 25,
im Widerspruchsverfahren Nr. 8406: "Waren aus Leder und Lederimitationen, soweit nicht in anderen Klassen enthalten, Reise- und Handkoffer, Regenschirme" in Klasse 18, "Schuhwaren" in Klasse 25.
Die Beschwerden sind damit teilweise gutzuheissen. Die Entscheidungen der Vorinstanz sind aufzuheben, soweit sie die Löschung der angefochtenen Marke für weitere Waren als die vorgenannten vorsehen, und die Widersprüche in diesem Umfang abzuweisen. Soweit weitergehend sind die Beschwerden abzuweisen.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens obsiegt die Beschwerdeführerin ungefähr zu einem Drittel. In diesem Umfang sind die Verfahrenskosten der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen, zwei Drittel hat dagegen die Beschwerdeführerin zu tragen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsachen, Art der Prozessführung und finanziellen Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 11. Dezember 2006 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei bei eher unbedeutenden Zeichen ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.-- und Fr. 100'000.-- angenommen werden darf (BGE 133 III 492 E. 3.3 mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen.
Die von der Vorinstanz für das erstinstanzliche Verfahren angeordneten Parteientschädigungen können bei diesem Verfahrensausgang bestehen bleiben, da die Widersprüche unverändert teilweise gutgeheissen werden. Für das Beschwerdeverfahren hat die Beschwerdeführerin der Beschwerdegegnerin eine entsprechend reduzierte Parteientschädigung auszurichten, die aufgrund der eingereichten Kostennote festzusetzen ist. Umgekehrt hat sie im Umfang von einem Drittel ihrer Aufwendungen Anspruch, eine reduzierte Parteientschädigung zu erhalten. Dieser Anspruch ist mit dem Anspruch der Beschwerdegegnerin zu verrechnen. Aufgrund des ausgewiesenen Aufwands von Fr. 4'286.-- erscheint somit eine Parteientschädigung von Fr. 1'430.-- für das Beschwerdeverfahren zugunsten der Beschwerdegegnerin angemessen.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur Verfügung (Art. 73 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 [Bundesgerichtsgesetz, BGG, SR 173.110]). Es ist deshalb rechtskräftig.
Die Beschwerden werden teilweise gutgeheissen, Ziff. 1 und 2 der Verfügungen vom 1. Juni 2007 werden aufgehoben, Widerspruch Nr. 8405 wird für "Bekleidungsstücke, Schuhwaren" in Klasse 25, Widerspruch Nr. 8406 für "Waren aus Leder und Lederimitationen, soweit nicht in anderen Klassen enthalten, Reise- und Handkoffer, Regenschirme" in Klasse 18 und "Schuhwaren" in Klasse 25 teilweise gutgeheissen, und die Vorinstanz wird angewiesen, die Marke CH 545'395 (fig.) in diesem Umfang zu widerrufen.
Soweit weitergehend werden die Beschwerden und die Widersprüche abgewiesen.
Die Verfahrenskosten von total Fr. 5'000.-- werden zu Fr. 3'333.30 der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 6000.- verrechnet. Der Restbetrag von Fr. 2'666.70 wird der Beschwerdeführerin zurückerstattet. Im Umfang von Fr. 1'666.70 werden die Verfahrenskosten der Beschwerdegegnerin auferlegt. Dieser Betrag ist innerhalb von 30 Tagen ab Eröffnung zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.
Die Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdeführerin für das Beschwerdeverfahren mit Fr. 1'430.-- (inkl. allfällige MWST) zu entschädigen.
Dieses Urteil geht an:
die Beschwerdeführerin (Einschreiben, Beschwerdebeilagen zurück, Beilage: Schreiben der Beschwerdegegnerin vom 31. Oktober 2007)
die Beschwerdegegnerin (Einschreiben, Beschwerdeantwortbeilagen zurück, Beilage: Einzahlungsschein)
die Vorinstanz (Ref-Nr. Widerspruchsverfahren Nr. 8405 und 8406; Einschreiben, Beilage: Schreiben der Beschwerdegegnerin vom 31. Oktober 2007)
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
David Aschmann Philipp J. Dannacher
Versand: 30. November 2007