Appellationsgericht
des Kantons Basel-Stadt
Einzelgericht
ZK.2024.3
ENTSCHEID
vom 6. Februar 2025
Mitwirkende
Dr. Olivier Steiner
und Gerichtsschreiber PD Dr. Benedikt Seiler
Parteien
A____ Gesuchstellerin
[...]
vertreten durch [...], Rechtsanwältin,
[...]
gegen
B____ Gesuchsgegnerin
[...]
vertreten durch [...], Rechtsanwalt,
und/oder [...], Rechtsanwältin,
[...]
Gegenstand
Vorsorgliche Massnahmen betreffend Markenrecht
Sachverhalt
Die A____ (Gesuchstellerin) ist ein Verein mit Sitz in Bern und Inhaberin einer durch die C____ mit Sitz in Irland gewährten exklusiven Lizenz für den Betrieb und Vertrieb des sog. [...]-Zertifizierungsprogramms (vormals [...]-Zertifizierungsprogramm) in der Schweiz und Liechtenstein. Es handelt sich um ein weltweit anerkanntes Zertifizierungsprogramm, das die Beherrschung grundlegender Computerkenntnisse nachweist. Die B____ (Gesuchsgegnerin) ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Basel. Gestützt auf den zwischen der C____ und der Gesuchstellerin für die Dauer vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2024 abgeschlossenen Hauptlizenzvertrag schloss die Gesuchstellerin am 10. September 2019 einen Sublizenzvertrag mit der Gesuchsgegnerin ab, welcher nach Ablauf einer festen Vertragsdauer von drei Jahren eine ordentliche Kündigungsmöglichkeit mit einer Frist von 18 Monaten jeweils auf das Ende eines Kalenderjahrs vorsieht.
Mit Schreiben vom 26. Juni 2023 teilte die Gesuchstellerin der Gesuchsgegnerin mit, dass sie den Sublizenzvertrag per 31. Dezember 2024 kündige. Mit Schreiben vom 22. Oktober 2024 teilte die Gesuchsgegnerin der Gesuchstellerin mit, dass sie die Kündigung als nichtig erachte.
Mit Eingabe vom 18. November 2024 beantragte die Gesuchstellerin beim Appellationsgericht Basel-Stadt den Erlass vorsorglicher Massnahmen gegen die Gesuchsgegnerin. Konkret stellte sie darin folgende Rechtsbegehren:
1.1 die Markennamen [...] und [...] zu verwenden und darunter am Markt aufzutreten;
1.2 die von ihr für die Gesuchstellerin auf der Grundlage des Sublizenzvertrages vom 10. September 2019 erhobenen und bearbeiteten Kundendaten zu bearbeiten und/oder verwenden.
2.1 die Übertragung der Domains [...].ch, [...].li, [...].ch und [...].li – soweit nicht bereits auf den Namen der Gesuchstellerin registriert – vorzunehmen sowie innert gerichtlich anzusetzender, angemessener Frist vor dem 31. Dezember 2024 in geeigneter Form die Inhalte und Zugangsdaten (Benutzernamen, Passwörter u.ä.) zu den vorgenannten Webseiten und alle zu deren Bedienung allfällig weiteren notwendigen Daten und Unterlagen an die Gesuchstellerin auszuhändigen;
2.2 der Gesuchstellerin die [...], [...], die damit zusammenhängenden Inhalte sowie alle von der C____ als vertraulich bezeichneten Unterlagen in allen vorhandenen Formen und Sprachversionen zu übergeben;
2.3 der Gesuchstellerin den Inhalt und alle Sicherungskopien der Datenbank bezüglich der Inhaber von [...]- bzw. [...]-IDs und des Prüfungsstatus von [...]- bzw. [...]-Kandidaten sowie der zertifizierten und lizenzierten Testpersonen und -zentren vollständig und in geeigneter, maschinenlesbarer Form zu übergeben,
2.4 eventualiter zu vorstehendem Rechtsbegehren 2.3: der Gesuchstellerin die notwendigen Zugänge zur Datenbank bezüglich der Inhaber von [...]- bzw. [...]-IDs und des Prüfungsstatus von [...]- bzw. [...]-Kandidaten sowie der zertifizierten und lizenzierten Testpersonen und -zentren zu verschaffen, unter gleichzeitiger Sperrung aller Zugänge der B____, und die entsprechenden Anweisungen an allfällige Vertragspartner, welche die Datenbank im Auftrag der Gesuchsgegnerin betreiben, zu erteilen;
2.5 der Gesuchstellerin Kopien sämtlicher von B____ gestützt auf den Sub-Lizenzvertrag vom 10. September 2019 mit Testzentren und Kooperationspartnern abgeschlossenen Verträge auszuhändigen.
Mit Stellungnahme vom 9. Dezember 2024 beantragte die Gesuchsgegnerin die Abweisung des Gesuchs vom 18. November 2024, soweit darauf einzutreten sei. Zudem stellte sie folgende Eventualanträge:
eventualiter, sei (i) das Verfahren zu sistieren, bis im Verfahren zwischen D____, E____ sowie F____ und [der Gesuchstellerin], rechtshängig beim Regionalgericht Bern- Mittelland, Verfahren Nr. [...], endgültig entschieden ist, ob die von der Gesuchstellerin ausgesprochene Kündigung des Sub-Lizenzvertrags zwischen der Gesuchstellerin und der Gesuchsgegnerin rechtsgültig ausgesprochen worden ist, und es sei (ii) die Gesuchsgegnerin anzuweisen, die von der Gesuchsgegnerin der Gesuchstellerin gemäss dem Sub-Lizenzvertrag ab 1. Januar 2025 und bis zum endgültigen Entscheid des vorgenannten Verfahrens geschuldeten Lizenzzahlungen gemäss den Anweisungen des Gerichts zu hinterlegen;
sub-eventualiter sei die Anordnung der vorsorglichen Massnahmen von der von der Leistung einer angemessenen, mindestens aber im Betrag von CHF 600'000.00 anzusetzenden Sicherheitsleistung durch die Gesuchstellerin abhängig zu machen.
Mit Replik vom 24. Dezember 2024 und Duplik vom 13. Januar 2025 hielten die Parteien an ihren Anträgen fest. Mit Eingabe vom 3. Februar 2025 reichte die Gesuchstellerin eine Stellungnahme zur Duplik der Gesuchsgegnerin ein. Der vorliegende Entscheid erging auf dem Zirkulationsweg.
Erwägungen
Für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen ist grundsätzlich zwingend zuständig das Gericht am Ort, an dem die Zuständigkeit für die Hauptsache gegeben ist oder die Massnahme vollstreckt werden soll (Art. 13 der Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO, SR 272]). Wird von einer Person ein Tun, Dulden oder Unterlassen verlangt, befindet sich der Vollstreckungsort am Wohnsitz, Aufenthaltsort oder am Ort der geschäftlichen bzw. beruflichen Niederlassung des Gesuchsgegners (Sutter-Somm/Seiler, Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2021, Art. 13 N 14; Gschwend/Berti, in: Basler Kommentar, 4. Auflage, 2024, Art. 13 ZPO N 10). Die Gesuchsgegnerin hat Sitz in Basel, womit ein Gerichtsstand im Kanton Basel-Stadt besteht.
Für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen vor Eintritt der Rechtshängigkeit einer Klage betreffend Streitigkeiten im Zusammenhang mit geistigem Eigentum, einschliesslich der Streitigkeiten betreffend Nichtigkeit, Inhaberschaft, Lizenzierung, Übertragung und Verletzung solcher Rechte, ist das Appellationsgericht als einzige kantonale Instanz zuständig (Art. 5 Abs. 1 lit. a und Art. 5 Abs. 2 ZPO in Verbindung mit § 88 Abs. 1 des Gerichtsorganisationsgesetzes [GOG, SG 154.100]). Funktionell zuständig zum Erlass vorsorglicher Massnahmen ist ein Präsident des Appellationsgerichts (§ 41 Abs. 1 GOG).
2.1 Der Erlass einer vorsorglichen Massnahme setzt voraus, (1) dass dem Gesuchsteller gegenüber dem Gesuchsgegner ein materieller zivilrechtlicher Anspruch (Verfügungsanspruch) zusteht (vgl. Art. 261 Abs. 1 lit. a ZPO), (2) dass der Gesuchsgegner diesen Anspruch verletzt oder zu verletzen droht (vgl. Art. 261 Abs. 1 lit. a ZPO), (3) dass dem Gesuchsteller aus der Verletzung des Anspruchs ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht (vgl. Art. 261 Abs. 1 lit. b ZPO), (4) dass die Anordnung einer vorsorglichen Massnahme zeitlich dringlich ist und (5) dass die vorsorgliche Massnahme verhältnismässig ist. Dabei bilden die Voraussetzungen 2 und 3 den Verfügungsgrund (AGE ZK.2020.6 vom 9. Dezember 2020 E. 2.1, ZB.2017.27 vom 21. August 2017 E. 5.2.1 mit Nachweisen). Die Gesuchstellerin muss das Vorliegen dieser Voraussetzungen glaubhaft machen, was das Gericht summarisch zu prüfen hat (statt vieler Huber/Jutzeler, in: Sutter-Somm/Hasen-böhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 4. Auflage, Zürich 2024, Art. 261 N 25). Bezüglich des Verfügungsanspruchs hat das Gericht eine sog. Hauptsacheprognose zu stellen, bezüglich des Verfügungsgrunds eine sog. Nachteilsprognose (Sprecher, in: Basler Kommentar, 4. Auflage, 2024, Art. 261 ZPO N 12; Zürcher, in: Brunner et al. [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Auflage, Zürich/St. Gallen 2024, Art. 261 N 17).
Nach der bisherigen Rechtsprechung ist eine umfassende Interessenabwägung bei allen vorsorglichen Massnahmen unabdingbar (BGE 131 III 473 E. 2.3; BGer 2C_149/2020 vom 23. Juli 2020 E. 3.1; BGer 4A_50/2019 E. 3.2; BGer 5A_126/2015 vom 14. April 2015 E. 4; AGE ZK.2017.12 vom 14. Dezember 2017 E. 3.2; OGer ZH LF220019 vom 4. Mai 2022 E. 3.6). Teilweise geht die bundesgerichtliche Rechtsprechung auch davon aus, dass beim Entscheid über die Frage, ob vorsorgliche Massnahmen zu treffen sind, grundsätzlich keine Interessenabwägung vorzunehmen sei (BGer 4A_427/2021 vom 20. Dezember 2021 E. 5.1 mit Verweis auf BGE 139 III 86 E. 5; BGer 4A_49/202 vom 3. Juni 2020 E.4.1). Dies wird in der Lehre teilweise kritisiert (vgl. Huber/Jutzeler, a.a.O., Art. 261 N 23c; von Aarburg, Vorsorgliche Massnahmen nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung Diss. Zürich 2023, Rz. 68; anders dagegen Zürcher, a.a.O., Art. 261 N 34). Unbestritten ist jedoch, dass soweit vorsorgliche Massnahmen zur Diskussion stehen, die einer Vollstreckung des Hauptsacheanspruchs gleichkommen und endgültige Wirkung haben, dem Umstand Rechnung zu tragen ist, dass derartige Massnahmen besonders schwer in die Rechtsstellung der Gegenpartei eingreifen (BGer 4A_427/2021 vom 20. Dezember 2021 E. 5.2). Teilweise geht das Bundesgericht sogar davon aus, dass das Gericht keine vorsorgliche Massnahme anordnen kann, die ihrer Natur nach einen definitiven Entscheid über den zu schützenden Anspruch beinhaltet (BGE 141 III 564 E. 4.2.2 S. 568; vgl. AGE ZB.2017.1 vom 29. März 2017 E. 3.2.3; AGE ZB.2017.29 vom 14. September 2017 E. 4.7). Leistungsmassnahmen auf vorzeitige vorläufige Vollstreckung, die praktisch eine definitive Wirkung haben, sind nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung demgegenüber zwar nicht ausgeschlossen. Da sie die Rechtsstellung der Gegenpartei besonders stark beeinträchtigen, gelten für solche Massnahmen bezüglich aller Voraussetzungen – insbesondere bezüglich des Verfügungsanspruchs und der Würdigung der von der Gesuchstellerin geltend gemachten Nachteile – erheblich höhere Anforderungen als im Allgemeinen und sind solche Massnahmen nur restriktiv anzuordnen (BGE 138 III 378 E. 6.4 S. 381; BGE 133 III 360 E. 9.2.1; BGE 131 III 473 E. 2.3 S. 476 f. und E. 3.2 S. 478 f.; BGer 4A_447/2022 vom 11. November 2022 E. 3.5; BGer 4A_427/2021 vom 20. Dezember 2021 E. 5.2; HGer ZH HE110817 vom 19. Dezember 2011 E. 9.2).
2.2 Bei den von der Gesuchstellerin beantragten Massnahmen handelt es sich um Leistungsmassnahmen auf vorzeitige vorläufige Vollstreckung, denen eine definitive Wirkung zukommt. Dies ergibt sich bereits daraus, dass der Gesuchsgegnerin unter anderem vorsorglich die Verwendung einer Marke verboten werden soll (vgl. dazu AGE ZK.2017.12 vom 14. Dezember 2017 E. 3.2) und dass die Gesuchsgegnerin vorsorglich verpflichtet werden soll, Informationen bzw. Daten herauszugeben (vgl. dazu BGE 141 III 564 E. 4.2.2; BGE 138 III 728 E. 2.5). Im Übrigen ist unbestritten, dass die Gesuchsgegnerin im Jahr 2019 eigens für die Wahrnehmung des Betriebs des [...]-Lizenzierungsgeschäfts gegründet wurde (Stellungnahme Rz. 29, Replik Rz. 31; Duplik Rz. 23). Die Gesuchsgegnerin legt detailliert und nachvollziehbar dar, dass die Gutheissung der beantragten Massnahmen die Einstellung ihres Geschäftsbetriebs zur Folge hätte und damit eine Bedrohung für ihre Existenz darstellen würde (Stellungnahme Rz. 28–36; Duplik, Rz. 23). Daraus ergibt sich, dass für die Anordnung der vorliegend beantragten vorsorglichen Massnahmen bezüglich aller Voraussetzungen erheblich höhere Anforderungen im vorstehend dargestellten Sinn gelten.
3.1 Die Gesuchsgegnerin weist darauf hin, dass drei Mitglieder der Gesuchsgegnerin beim Regionalgericht Bern-Mittelland fristgerecht eine Anfechtungsklage gegen die Gesuchstellerin erhoben haben, worin sie die Nichtigkeit der Sublizenzvertragskündigung vom 26. Juni 2023 geltend machen. Erstens sei die Kündigung vom Präsidenten und der Vizepräsidentin der Gesuchstellerin ausgestellt, aber nicht unterzeichnet worden. Zweitens stelle die Kündigung eine vereinsrechtliche Kompetenzüberschreitung dar, da sie vom Gesamtvorstand im Voraus hätte bewilligt werden müssen. Drittens sei die Kündigung zweckwidrig, da die Gesuchstellerin gemäss Handelsregistereintrag und Vereinsstatuten kein gewinnstrebiges oder kaufmännisches Geschäft betreiben dürfe (Stellungnahme Rz. 8 ff. und 40 ff.; Duplik Rz. 34 ff.).
Die Gesuchstellerin bringt demgegenüber vor, dass die Kündigung entgegen der Ansicht der Gesuchsgegnerin in die Kompetenz des Vorstands falle und dieser zudem die Kündigung nachträglich genehmigt habe, womit diese nicht mehr anfechtbar sei, selbst wenn vereinsinterne Kompetenzrichtlinien missachtet worden wären. Zudem handle es sich beim vor dem Regionalgericht Bern-Mittelland laufenden Verfahren um eine vereinsinterne Streitigkeit, deren Ausgang keinen Einfluss darauf habe, dass die Kündigung gegen aussen gültig sei (Gesuch Rz. 18 ff.; Replik Rz. 9 ff.).
3.2 Nach der Rechtsprechung sind Vertretungshandlungen des Verwaltungsrats einer Aktiengesellschaft nur in «Extremfällen» wegen Zweckwidrigkeit und damit Überschreitung in der Vertretungsmacht für die Gesellschaft unverbindlich und damit ungültig. Der Umfang der Vertretungsmacht des Verwaltungsrats im Aussenverhältnis erfasst demnach alle Rechtsgeschäfte, die vom objektiv verstandenen Gesellschaftszweck nicht geradezu ausgeschlossen sind (BGer 4A_46/2016 vom 20. Juni 2016 E. 5.2; BGer 4A_147/2014 vom 19. November 2014 E. 3.1.1 und E. 3.2.5). Diese Grundsätze sind auch auf die Vertretungshandlungen des Vorstands eines Vereins anwendbar. Dessen Vertretungsmacht gegenüber gutgläubigen Dritten erstreckt sich in sachlicher Hinsicht folglich auf alle Rechtshandlungen, die vom Vereinszweck nicht geradezu ausgeschlossen sind (Heini/Portmann, Das Schweizerische Vereinsrecht, SPR II/5, 3. Auflage, Basel 2005 Rz. 488; Riemer, Berner Kommentar, 3. Auflage, 1993, Art. 54/55 ZGB N 43; vgl. BGer 4A_43/2020 vom 16. Juli 2020 E. 3.2.1 [betreffend Vertretungsmacht der Organe einer Stiftung]; BGer 4C.259/2000 vom 1. Februar 2001 E. 2a).
3.3 Im vorliegenden Fall ist zunächst fraglich, ob sich die Gesuchsgegnerin als Dritte überhaupt auf die Nichteinhaltung interner Kompetenzrichtlinien berufen kann (kritisch hierzu Koller/Mauerhofer, Die arbeitsrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahr 2007, in: ZBJV 145 [2009], S. 912 f. [betreffend Aktiengesellschaften]; Frage offen gelassen in BGer 4A_46/2016 vom 20. Juni 2016 E. 5.2 [betreffend Aktiengesellschaften]). Die Frage braucht aus den nachfolgenden Gründen nicht entschieden zu werden: im vorliegenden Fall spricht einiges für die Ansicht der Gesuchstellerin, wonach die Kündigung vom 26. Juni 2023 mit dem Vereinszweck der Gesuchstellerin vereinbar ist. Jedenfalls liegt kein Extremfall vor, der im Sinn der vorgenannten Rechtsprechung zur Ungültigkeit bzw. Nichtigkeit der Kündigung führt. In der Lehre ist zudem anerkannt, dass wenn ein Beschluss wegen fehlender Zuständigkeit des ihn erlassenden Vereinsorgans gerügt wird, eine erfolgreiche Anfechtung voraussetzt, dass das an sich zuständige Organ den fraglichen Beschluss nicht nachträglich genehmigt (Scherrer/Brägger, in: Basler Kommentar, 7. Auflage, 2022, Art. 75 ZGB N 11). Eine solche nachträgliche Genehmigung ist im vorliegenden Fall jedoch unbestrittenermassen erfolgt.
Damit gelingt es der Gesuchstellerin, den Verfügungsanspruch als erste Voraussetzung für den Erlass vorsorglicher Massnahmen – auch unter Anwendung der erheblich höheren Anforderungen (vgl. oben E. 2) – glaubhaft zu machen.
4.1 Sodann ist zu prüfen, ob die Gesuchstellerin auch das Vorliegen eines Verfügungsgrunds glaubhaft zu machen vermag. Es ist zunächst unbestritten, dass die Gesuchsgegnerin den von der Gesuchstellerin glaubhaft gemachten Verfügungsanspruch verletzt oder zu verletzen droht. Die Gesuchsgegnerin führt denn auch selbst aus, dass sie ihre Geschäftstätigkeit gestützt auf den Sublizenzvertrag vom 10. September 2019 auch nach dem 31. Dezember 2024 weiterführen wird (vgl. etwa Stellungnahme Rz. 124). Es stellt sich somit die Frage, ob der Gesuchstellerin daraus ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht.
4.2 Die Gesuchstellerin bringt in ihrem Gesuch vor, dass ihr erstens bei einer Weiterführung des [...]-Zertifizierungsprogramms durch die Gesuchsgegnerin Sanktionen durch die C____ drohten, schlimmstenfalls die Auflösung des National Operator Agreement vom 16. Oktober 2024 und damit einhergehend der Verlust des Geschäfts bezüglich dem [...]-Zertifizierungsprogramm insgesamt. Zweitens habe sie im Oktober 2024 zur lückenlosen Sicherstellung des [...]-Angebots mit der G____ eine Absichtserklärung betreffend Abschluss eines Dienstleistungsvertrags unterzeichnet, weshalb die Gesuchstellerin gegenüber der G____ schadenersatzpflichtig zu werden drohe. Drittens drohe Verwirrung bei den Kunden bzw. auf dem Markt und damit einhergehend ein Reputationsschaden, wenn die Gesuchsgegnerin weiterhin [...]-Zertifikate anbiete (Gesuch Rz. 35 ff.).
Die Gesuchsgegnerin führt dagegen aus, dass das National Operator Agreement kein Verbot einer Sublizenzierung enthalte, und es sei nicht ersichtlich, inwiefern der Gesuchstellerin bei einer Sublizenzierung Sanktionen durch die C____ drohten. Die von der Gesuchstellerin vorgebrachte Bestimmung aus dem Hauptlizenzvertrag (Ziff. 6.1) sei im exakt selben Wortlaut bereits im Hauptlizenzvertrag vorgesehen gewesen. Auch in Bezug auf die behauptete drohende Schadenersatzpflicht gestützt auf die Absichtserklärung mit der G____ lege die Gesuchstellerin nicht näher dar, inwiefern ihr hieraus ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil drohe, zumal es sich dabei nicht um einen verbindlichen Zusammenarbeitsvertrag mit verbindlichen Rechten und Pflichten handle und sie zudem die Möglichkeit habe, diese Absichtserklärung innert 30 Tagen zu künden. Da die Gesuchsgegnerin die Tätigkeit gemäss Sublizenzvertrag weiterführe, wie sie es bereits in den letzten Jahren getan habe, könne auch keine Marktverwirrung entstehen. Dementsprechend drohe auch kein Reputationsschaden. Zudem könne ein allfälliger Schaden durch eine verzögerte Geschäftsübergabe finanziell ausgeglichen werden (Stellungnahme Rz. 71 ff. und 126 ff.).
In ihrer Replik weist die Gesuchstellerin erneut darauf hin, dass ihr Sanktionen seitens der C____, schlimmstenfalls die Auflösung des National Operator Agreements drohten. Zudem sei die Absichtserklärung mit der G____ rechtsverbindlich abgeschlossen worden und es bestehe die Gefahr, dass ein geordneter Vollzug des [...]-Geschäfts nicht möglich sei und so die Zusammenarbeit mit ihrer neuen Vertragspartnerin gefährdet werde. Weiter bringt die Gesuchstellerin vor, die Gefahr, dass ein schwer wieder gutzumachender Nachteil drohe, sei grundsätzlich erfüllt, wenn eine Verwechslungsgefahr zumindest glaubhaft gemacht werden könne. Bei unklaren Verhältnissen, wer nun berechtigter Anbieter des [...]-Zertifikats sei, nehme die Glaubwürdigkeit Schaden. Schliesslich bestreitet die Gesuchstellerin, dass kein Reputationsschaden drohe (Replik Rz. 52 ff.).
Die Gesuchsgegnerin führt in ihrer Duplik aus, durch einen bis zum vereinsrechtlichen Gerichtsentscheid zur Gültigkeit der Kündigung fortgesetzten Betrieb werde die Glaub- und Vertrauenswürdigkeit der Marke nicht beeinflusst, selbst wenn sich die Kündigung als gültig herausstellen sollte, da den Kunden weiterhin Original-Zeugnisse zu den genau festgelegten Bedingungen des [...]-Programms angeboten würden. Ein Reputationsschaden oder eine Verwechslungsgefahr bzw. Verwirrung drohe gerade nicht (Duplik Rz. 110 ff.).
4.3
4.3.1 Die Gesuchstellerin weist unter dem Titel des drohenden nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils erstens darauf hin, dass ihr durch die C____ Sanktionen drohten, namentlich die Kündigung des National Operator Agreements. Ihren Ausführungen kann entnommen werden, dass die C____ gewisse Vorbehalte zur Zusammenarbeit mit der Gesuchsgegnerin hat. Die Gesuchstellerin vermag jedoch keine konkreten Anhaltspunkte vorzubringen, dass ihr bereits für die Dauer eines Hauptverfahrens betreffend die Gültigkeit der Sublizenzvertragskündigung vom 26. Juni 2023 entsprechende Sanktionen durch die C____ drohen. Die von ihr aufgestellte Behauptung, die C____ werde die Zusammenarbeit mit der Gesuchstellerin künden (bzw. nicht verlängern) und ihr damit der Verlust des Geschäfts bezüglich des [...]-Zertifizierungsprogramms insgesamt drohe, erweist sich als unsubstantiiert. Diese Vorbringen sind deshalb nicht geeignet, das Drohen eines nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils glaubhaft zu machen.
4.3.2 Zweitens macht die Gesuchstellerin in ihrem Gesuch geltend, bei Nichtanordnung der beantragten Massnahmen drohe sie schadenersatzpflichtig gegenüber der G____ zu werden, dies aufgrund der mit dieser abgeschlossenen Absichtserklärung. Dies wird von der Gesuchsgegnerin in ihrer Stellungnahme bestritten. In ihrer Replik führt die Gesuchstellerin nunmehr lediglich aus, dass damit die Zusammenarbeit mit ihrer neuen Vertragspartnerin gefährdet werde, während eine drohende Schadenersatzpflicht nicht mehr geltend gemacht wird. Diese Ausführungen sind ebenfalls nicht geeignet, einen drohenden nicht leicht wieder gutzumachenden Nachteil glaubhaft zu machen.
4.3.3 Drittens macht die Gesuchstellerin geltend, ein drohender nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil sei ohne Weiteres glaubhaft, wenn eine Verwechslungsgefahr glaubhaft gemacht werden könne. Bei der Prüfung des Vorliegens einer Verwechslungsgefahr im Immaterialgüterrecht geht es stets um die Beurteilung, ob ein Zeichen einem anderen Zeichen derart ähnlich ist, dass die massgebenden Verkehrskreise Gefahr laufen, die gekennzeichneten Gegenstände zu verwechseln oder falsche Zusammenhänge vermuten (BGE 134 I 83 E. 4.2.3; BGE 128 III 146 E. 2a; BGE 127 III 160 2b/c). Eine solche Situation mit zwei zu vergleichenden (ähnlichen) Zeichen liegt hier nicht vor. Folglich sind die Ausführungen der Gesuchstellerin, wonach das Glaubhaftmachen einer Verwechslungsgefahr zur Annahme eines nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils genüge, vorliegend nicht einschlägig.
Fraglich ist allenfalls, ob die Weiterführung des [...]-Geschäfts durch die Gesuchsgegnerin zu einer Marktverwirrung führt, wie dies die Gesuchstellerin ebenfalls geltend macht. Unter Marktverwirrung wird die Auswirkung eines wettbewerbsrelevanten Verhaltens verstanden, welches Fehlvorstellungen im Markt hervorruft, was wiederum zu immateriellen oder auch geldwerten Schädigungen führen kann (HGer AG HSU.2024.30 vom 18. September 2024 E. 6.2; KGer BL 430 20 284 vom 9. März 2021 E. 2.1.2). Der Schaden ist dabei in der Regel nicht zu messen, sondern zu schätzen, weil der Nachweis der Schadenshöhe nicht leicht zu erbringen ist. Trotz der erschwerten Nachweisbarkeit des Schadens hat die Gesuchstellerin in diesem Zusammenhang glaubhaft zu machen, dass eine Marktverwirrung tatsächlich schadensträchtig ist. In der Lehre und Rechtsprechung ist anerkannt, dass selbst verpönte Wettbewerbspraktiken nicht immer zu derartigen Verwirrungen des Marktes führen, so dass ein besonderes Interesse an der vorzeitigen Realvollstreckung anzunehmen wäre. Vielmehr ist ein Schädigungspotential konkret darzulegen. Es ist also substantiiert aufzuzeigen, in welcher konkreter Weise sich die behauptete Rechtsverletzung auf dem Markt schädlich auswirkt (KGer BL 430 20 284 vom 9. März 2021 E. 2.1.2; Leupold, Die Nachteilsprognose als Voraussetzung des vorsorglichen Rechtsschutzes, in: sic! 2000 S. 268, S. 268 ff., 271; Zürcher, a.a.O., Art. 261 N 32). Im vorliegenden Fall führt die Gesuchstellerin in ihren Rechtsschriften pauschal aus, dass die von ihr behauptete Verwirrung zu einem erheblichen Image- oder Reputationsschaden in Bezug auf das [...]-Zertifikationsprogramm und die damit verbundene Marke führe. Sie legt jedoch nicht substantiiert dar, in welcher konkreten Weise sich die behauptete Verwirrung auf dem Markt bzw. in Bezug auf ihr Image schädigend auswirken soll. Sie vermag somit nicht glaubhaft zu machen, dass die Weiterführung des [...]-Zertifikationsprogramms durch die Gesuchsgegnerin zu einem Image- oder Reputationsschaden führt oder sonstige (konkrete) Schäden zu befürchten sind.
4.3.4 Insgesamt ergibt sich somit, dass die Gesuchstellerin das Drohen eines nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils nicht glaubhaft zu machen vermag. Dies gilt umso mehr, als auch für die Voraussetzung des Verfügungsgrunds vorliegend die erheblich höheren Anforderungen zur Anwendung gelangen (vgl. oben E. 2). Damit erübrigt es sich, auf die weiteren Voraussetzungen zum Erlass vorsorglicher Massnahmen einzugehen. Namentlich kann die Frage offen bleiben, ob eine Interessenabwägung vorzunehmen ist.
5.1 Aus den vorstehenden Erwägungen ergibt sich, dass das Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen mangels Glaubhaftmachung eines nicht leicht wieder gutzumachenden Nachteils abzuweisen ist.
5.2 Entsprechend dem Ausgang des Verfahrens werden die Prozesskosten der unterliegenden Gesuchstellerin auferlegt (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Unter Berücksichtigung des Streitwerts von CHF 100‘000.− (vgl. dazu den Entscheid des Obergerichts Aargau ZVE.2021.23 vom 4. Januar 2021, in: CAN 2022 S. 91 ff.) werden die Gerichtskosten mit CHF 6‘000.− festgesetzt (§ 11 und § 10 Abs. 1 des Reglements über die Gerichtsgebühren [GGR, SG 154.810]).
Bei einem Streitwert von über CHF 30'000.– bis CHF 100‘000.− beträgt das Grundhonorar CHF 4'500.– bis CHF 10'000.– (vgl. § 5 Abs. 1 des Reglements über das Honorar und die Entschädigung der berufsmässigen Vertretung im Gerichtsverfahren [HoR, SG 291.400]). Bei einem Streitwert von CHF 100‘000.− ist ein Grundhonorar von CHF 10‘000.− zugrundezulegen. Unter Berücksichtigung eines Zuschlags von 50 % für den zweiten Schriftenwechsel (§ 8 Abs. 2 lit. c HoR) und eines Komplexitätszuschlags von 50 % (§ 8 Abs. 2 lit. b HoR) ergibt sich ein Grundhonorar von CHF 20‘000.−. Dieses ist angesichts des Umstands, dass es sich um ein summarisches Verfahren handelt, auf die Hälfte zu reduzieren (§ 7 Abs. 1 HoR), so dass sich eine Parteientschädigung von CHF 10‘000.− ergibt. Hinzu kommen Auslagen von 3 % (§ 23 HoR). Da die Gesuchsgegnerin gemäss UID-Register mehrwertsteuerpflichtig ist, das vorliegende Verfahren ihre unternehmerische Tätigkeit betrifft und sie nicht nachweist, dass sie durch die Mehrwertsteuer belastet ist, ist gemäss ständiger Rechtsprechung des Appellationsgerichts (vgl. statt vieler AGE ZB.2021.47 vom 6. September 2022 E. 5.3.2) kein Zuschlag für die Mehrwertwertsteuer zu berücksichtigen.
Demgemäss erkennt das Appellationsgericht (Einzelgericht):
://: Das Gesuch vom 18. November 2024 um Erlass vorsorglicher Massnahmen wird abgewiesen.
Die Gesuchstellerin trägt die Gerichtskosten von CHF 6‘000.– und bezahlt der Gesuchsgegnerin eine Parteientschädigung von CHF 10‘300.– (einschliesslich Auslagen).
Mitteilung an:
Gesuchstellerin
Gesuchsgegnerin
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
APPELLATIONSGERICHT BASEL-STADT
Der Gerichtsschreiber
PD Dr. Benedikt Seiler
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Entscheid kann unter den Voraussetzungen von Art. 72 ff. des Bundesgerichtsgesetzes (BGG) innert 30 Tagen seit schriftlicher Eröffnung Beschwerde in Zivilsachen erhoben werden. Die Beschwerdeschrift ist fristgerecht dem Bundesgericht (1000 Lausanne 14) einzureichen. Für die Anforderungen an deren Inhalt wird auf Art. 42 BGG verwiesen. Über die Zulässigkeit des Rechtsmittels entscheidet das Bundesgericht.
Ob an Stelle der Beschwerde in Zivilsachen ein anderes Rechtsmittel in Frage kommt (z.B. die subsidiäre Verfassungsbeschwerde an das Bundesgericht gemäss Art. 113 BGG), ergibt sich aus den anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen. Wird sowohl Beschwerde in Zivilsachen als auch Verfassungsbeschwerde erhoben, sind beide Rechtsmittel in der gleichen Rechtsschrift einzureichen.