Appellationsgericht
des Kantons Basel-Stadt
Dreiergericht
ZK.2016.1
ENTSCHEID
vom 30. Januar 2017
Mitwirkende
Dr. Olivier Steiner, Dr. Claudius Gelzer, lic. iur. André Equey
und Gerichtsschreiber PD Dr. Benedikt Seiler
Parteien
A____ Klägerin
[...]vertreten durch B____, Rechtsanwalt
[...]
gegen
C____ Beklagte
[...]
Gegenstand
Klage bei der einzigen kantonalen Instanz
betreffend Firmenrecht
Sachverhalt
Die A____ (Firmennummer CHE-[…], nachfolgend Klägerin) mit Sitz in [...] bezweckt den Handel, Vertrieb, Beratung, Einrichtung und Schulung auf dem Gebiet der Sicherheit. Sie führt ihre heutige Firma seit […]. Die vormalige D____ (Firmennummer CHE‑[…]) mit Sitz in Riehen bezweckte die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Sicherheit. Diese Firma wurde am […] im Handelsregister eingetragen. Mit mehreren Schreiben vom 16. Dezember 2015, 19. und 29. Januar 2016 mahnte die Klägerin die D____ insbesondere wegen Firmenrechtsverletzung ab und verlangte von ihr, deren Firma innert angesetzter Frist unter Weglassung des Firmenbestandteils „[…]“ im Handelsregister zu ändern und diesen Firmenbestandteil nicht mehr zu gebrauchen. Die Klägerin reichte am 17. Februar 2016 Klage gegen die vormalige D____ ein mit folgenden Anträgen:
„1. Der Beklagten sei zu verbieten, den Bestandteil "[…]" in ihrer Firma zu führen.
3.a Für den Fall, dass die Beklagte den Willenserklärungen im Sinne der Anordnung gemäss Ziff. 2 nicht fristgemäss nachkommt, sei das Handelsregisteramt des Kantons Basel-Stadt gestützt auf Art. 344 Abs. 2 ZPO anzuweisen, der Beklagten eine Frist von zwei Monaten anzusetzen, um ihre Firma in ihren Statuen zu ändern und gestützt darauf die Änderung der Firma gemäss Ziff. 2 im Handelsregister zu veranlassen.
3.b Für den Fall, dass es nicht gelingt, innert dreier Monate seit der Fristansetzung gemäss Ziff. 3.a für die Beklagte eine Firma im Handelsregister einzutragen, die den Anforderungen von Art. 944 OR genügt, sei die Auflösung der Beklagten anzuordnen, wobei für das Liquidationsverfahren sinngemäss die Regeln über den Konkurs heranzuziehen seien.
3.c Für den Fall, dass die Auflösung der Beklagten gemäss Ziff. 3.b angeordnet werden sollte, sei das Handelsregisteramt des Kantons Basel-Stadt anzuweisen, beim zuständigen Vollstreckungsgericht die Anordnung des Liquidationsverfahrens nach den Regeln über den Konkurs sowie die Mandatierung des zuständigen Konkursamtes zu verlangen.
Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (inkl. MWST) zu Lasten der Beklagten.“
Die D____ hat ihre Firma per 24./27. Mai 2016 in C____ (nachfolgend Beklagte) geändert und ihren Sitz von Riehen nach Baar verlegt, was der Klägerin mitgeteilt wurde. Mit Eingabe vom 15. Juni 2016 hat die Klägerin ihre Stellungnahme zu dieser Mitteilung eingereicht. Der Beklagten wurde nach unbenutztem Ablauf der Frist für die Klageantwort eine Nachfrist angesetzt. Sie hat jedoch weder innert Nachfrist eine Klageantwort noch eine Stellungnahme zur Eingabe vom 15. Juni 2016 eingereicht. Die Tatsachen und Parteistandpunkte ergeben sich, soweit sie für den Entscheid von Bedeutung sind, aus den nachfolgenden Erwägungen. Der Entscheid ist aufgrund der Akten gefällt worden.
Erwägungen
1.1
Für Klagen aus unerlaubter Handlung ist gemäss Art. 36 der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272) das Gericht am Wohnsitz oder Sitz der geschädigten Person oder der beklagten Partei oder am Handlungs- oder am Erfolgsort zuständig. Die Rechtshängigkeit des vorliegenden Verfahrens wurde mit Klage vom 17. Februar 2016 begründet (vgl. Art. 62 Abs. 1 ZPO). Zu diesem Zeitpunkt hatte die Beklagte Sitz in Riehen, womit eine örtliche Zuständigkeit im Kanton Basel-Stadt besteht. Die spätere Sitzverlegung der Beklagten ändert hieran nichts mehr (vgl. Art. 64 Abs. 1 lit. b ZPO).
Die Klägerin macht eine Verletzung von Bestimmungen des Firmenrechts, insbesondere von Art. 951 Abs. 2 und Art. 956 des Obligationenrechts (OR, SR 220) geltend. Für Streitigkeiten über den Gebrauch einer Firma ist eine einzige kantonale Instanz zuständig (vgl. Art. 5 Abs. 1 lit. c ZPO). Der Streitwert wird von der Klägerin mit mindestens CHF 100‘000.– beziffert (Klage, Rz 9). Erhebt die Beklagte wie vorliegend gegen den von der Klägerin angegebenen Streitwert keine Einwendungen und ist die Angabe nicht offensichtlich unrichtig, so ist von einer Einigung im Sinne von Art. 91 Abs. 2 ZPO auszugehen und darauf abzustellen (vgl. CAN 2012 Nr. 51 S. 152 E. 16.1). Im Folgenden wird demnach von einem Streitwert von CHF 100‘000.– ausgegangen. Sachlich zuständig ist somit das Dreiergericht des Appellationsgerichts (§ 92 Abs. 2 in Verbindung mit § 71 Abs. 1 Ziffer 2 lit. b ZPO).
1.2
Damit auf die Klage eingetreten werden kann, muss die Klägerin ein aktuelles schutzwürdiges Interesse an der Beurteilung ihrer Rechtsbegehren haben (Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO). Ein aktuelles schutzwürdiges Interesse an der Beurteilung eines Unterlassungsbegehrens setzt voraus, dass die beklagte Partei entweder die Verletzungen des fraglichen Rechts bereits begangen hat und Wiederholungen nicht auszuschliessen sind oder dass konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die Verletzung erstmals begangen wird (BGer 4A_45/2012 vom 12. Juli 2012 E. 5.2.2; BGE 116 II 357 E. 2a S. 359 mit Hinweisen). Eine Wiederholungsgefahr darf in der Regel schon dann angenommen werden, wenn die beklagte Partei die Widerrechtlichkeit des beanstandeten Verhaltens bestreitet, ist doch in einem solchen Fall zu vermuten, dass sie es im Vertrauen auf dessen Rechtmässigkeit weiterführen wird (BGE 124 III 72 E. 2a S. 74; BGE 116 II 357 E. 2a S. 359). Dies gilt insbesondere dann, wenn die beklagte Partei zwar im Hinblick auf den Prozess die Verletzungen eingestellt hat, in ihren Rechtsvorträgen aber nach wie vor ihr Verhalten als rechtmässig verteidigt (BGer 4A_45/2012 vom 12. Juli 2012 E. 5.2.2; BGE 128 III 96 E. 2e; David et al., SIWR I/2, Der Rechtsschutz im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 3. Auflage 2011, N 273).
Die Klägerin erblickt in der Verwendung der Zeichen „[…]“ durch die Beklagte eine Firmenrechtsverletzung (Klage, Rz 11 ff.). Vorliegend hat die Beklagte im bisherigen Verfahrensverlauf gegenüber der Klägerin nie verbindlich zugesichert, künftig auf die Verwendung der Zeichen "[…]" zu verzichten. Vielmehr hat sie der Klägerin gegenüber erklärt, dass sie die Widerrechtlichkeit ihres Verhaltens nach wie vor bestreite und deshalb nicht bereit sei, den Forderungen der Klägerin nachzukommen (Schreiben der Klägerin vom 27. Januar 2016). Vor diesem Hintergrund kann trotz der zwischenzeitlich erfolgten Umfirmierung der Beklagten und damit trotz der faktischen Einstellung der Verletzungshandlung von einer drohenden Wiederholungsgefahr ausgegangen werden. Ein aktuelles schutzwürdiges Interesse an der Unterlassungsklage kann der Klägerin im aktuellen Zeitpunkt somit nicht abgesprochen werden.
An der Beurteilung der Klagebegehren Ziffer 2–3c, welche auf die Beseitigung der geltend gemachten Firmenrechtsverletzung zielen, besteht demgegenüber aufgrund der inzwischen erfolgten Umfirmierung kein aktuelles schützenswertes Interesse mehr, weshalb auf diese nicht eingetreten werden kann.
2.1 Die Gesuchstellerin stützt sich auf Firmenrecht und macht geltend, gemäss Art. 956 OR in Verbindung mit Art. 951 Abs. 2 OR müsse sich eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit ihrer Firma von jeder in der Schweiz bereits eingetragenen Firma deutlich unterscheiden, andernfalls gegen das gemäss Art. 956 OR den Inhabern der älteren Firma zustehende Ausschliesslichkeitsrecht verstossen werde. Beide Firmen würden neben dem unterscheidungskräftigen Element „[…]“ keine weiteren unterscheidungskräftigen Elemente enthalten, womit eine firmenrechtliche Verwechslungsgefahr bestehe (Klage Rz 26 ff.).
2.2 Voraussetzung für die Gewährung des Firmenschutzes ist zunächst die Eintragung der Firma im Handelsregister. Aus dem Ausschliesslichkeitsanspruch nach Art. 951 OR ergibt sich sodann, dass sich eine jüngere Firma hinreichend deutlich von einer älteren Firma unterscheiden muss. Vor diesem Hintergrund ist zu prüfen, ob sich die streitgegenständlichen Firmen deutlich voneinander unterscheiden oder ob eine Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Firmen besteht. Der Begriff der Verwechslungsgefahr ist für das gesamte Kennzeichnungsrecht einheitlich umschrieben (BGE 134 I 83 E. 4.2.3 S. 90; BGer 4A_207/2010 vom 9. Juni 2011 E. 2.2 mit weiteren Hinweisen). Massgebend ist der Gesamteindruck, den die Firmen in der Erinnerung der Personen hinterlassen, die in Kontakt mit diesen Gesellschaften treten (BGE 100 II 224, E. 2 S. 226 mit weiteren Hinweisen; BGer 4C.310/2006 vom 28. November 2006 E. 2).
Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn die Firma eines Unternehmens für die eines anderen gehalten werden kann oder wenn bei Aussenstehenden der unzutreffende Eindruck entsteht, die Unternehmen seien wirtschaftlich oder rechtlich verbunden (vgl. BGE 129 III 353 E. 3.3 S. 359; BGE 128 III 96 E. 2a S. 97 f.; BGE 118 II 322 E. 1 S. 324; je mit Hinweisen). Obwohl es bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr grundsätzlich auf den Gesamteindruck ankommt, stellt die Praxis schwergewichtig auf die Ähnlichkeit der charakteristischen Bestandteile ab. Massgebend sind in der Regel nur die typischerweise starken Firmenbestandteile, denen entweder als originelle Fantasiebezeichnungen schon von Haus auf starke unterscheidende Kraft zukommt, oder die infolge Verkehrsgeltung solche im Laufe der Zeit erlangt haben (David, in: Jolanta Kren Kostkiewicz et al. [Hrsg.], Handkommentar, Schweizerisches Obligationenrecht, 3. Auflage 2016, Art. 956 N 10). Ein fantasievolles Akronym wird als besonders prägender und hervorstechender Firmenbestandteil wahrgenommen (BGer 4A_123/2015 vom 25. August 2015; 4A_45/2012 vom 12. Juli 2012; zur Kennzeichnungswirkung von Akronymen vgl. auch BGE 122 III 369 E. 2a S. 372; David, Das Akronym im Firmen- und Markenrecht, SMI 1991, S. 334 f.). Diese prägende Wirkung wird durch die Stellung des Akronyms am Anfang der Firma zusätzlich verstärkt (BGer 4A_123/2015 vom 25. August 2015 E. 4.1). Die Firma geniesst branchenübergreifenden Schutz gegenüber dem firmenmässigen Gebrauch durch Dritte (vgl. etwa BGer 4A_207/2010 vom 9. Juni 2011, E. 2.2). Die Anforderungen an die Unterscheidbarkeit sind strenger, wenn zwei Unternehmen aufgrund der statutarischen Bestimmungen im Wettbewerb stehen können oder sich aus einem anderen Grund an die gleichen Kundenkreise wenden (BGer 4A_123/2015 vom 25. August 2015 E. 4.2; BGer 4A_45/2012 vom 12. Juli 2012 E. 3.2.2). Schliesslich ist zu beachten, dass Unterlassungs- und Löschungsansprüche aus Firmenrecht aufgrund von Art. 2 ZGB durch Zeitablauf untergehen bzw. als verwirkt gelten können (BGE 100 II 395, E. 2 S. 397 ff.).
2.3
2.3.1 Weil sich die Beklagte auch innert der angesetzten Nachfrist nicht geäussert hat, kann das Gericht die Tatsachenbehauptungen der Klägerin als unbestritten betrachten und seinem Entscheid zugrunde legen. Eine Beweiserhebung von Amtes wegen erfolgt nur, wenn an der Richtigkeit einer unbestritten gebliebenen Tatsache erhebliche Zweifel bestehen (Art. 153 Abs. 2 ZPO).
2.3.2 Die vormalige Firma der Beklagten […] wurde am 1. Dezember 2015 im Handelsregister eingetragen (Klagebeilage 3). Die Firma der Klägerin A____ wurde am 26. Juni 1985 im Handelsregister eingetragen (Klagebeilage 2) und ist somit älter als diejenige der Gesuchstellerin. Ihr kommt die firmenrechtliche Priorität zu (zum Prioritätsprinzip Altenpohl, Basler Kommentar OR II, 5. Auflage 2016, Art. 956 OR N 2). Damit kann sich die Klägerin auf die Bestimmungen zum Schutz der Firma berufen.
Sowohl die Firma der Klägerin als auch die vormalige Firma der Beklagten enthalten das Akronym „[…]“ (Klagebeilagen 2 und 3). Diesem kommt nach dem Ausgeführten starke Kennzeichnungswirkung zu. Die Firmen unterscheiden sich lediglich in Elementen, die den Tätigkeitsbereich umschreiben (sogenannte Sachbezeichnungen) oder die Abkürzung der Gesellschaftsform bzw. die Rechtsform der Gesellschaft wiedergeben. Derartige rein beschreibende Zusätze weisen als solche keine besondere Kennzeichnungswirkung auf (Altenpohl, a.a.O., Art. 951 N 9), womit sich die jüngere Firma der Beklagten von der älteren Firma der Klägerin nicht hinreichend deutlich unterscheidet. Die Verwechslungsgefahr ist vorliegend klarerweise zu bejahen. Aufgrund des grundsätzlich branchenübergreifenden Schutzes braucht vorliegend nicht geprüft zu werden, ob sich die Beklagte aufgrund der erfolgten Zweckänderung darauf berufen kann, dass die Parteien nicht mehr in einem Wettbewerbsverhältnis stehen.
Im Weiteren kann im vorliegenden Fall keine Verwirkung des firmenrechtlichen Unterlassungsanspruchs angenommen werden, denn die Klägerin hat bereits wenige Tage nach der erfolgten Eintragung der Firma D____ im Handelsregister gegenüber derselben ihren firmenrechtlichen Ausschliesslichkeitsanspruch geltend gemacht, womit eine Duldung der jüngeren Firma zu verneinen ist. Ferner besitzt die Beklagte auch über keinen schützenswerten Besitzstand in der Schweiz, womit eine Umfirmierung als Massnahme zur Vermeidung der Verwechslungsgefahr als zumutbar erscheint.
3.1 Aus den Erwägungen ergibt sich, dass der Klägerin im Licht von Art. 951 OR gegenüber der Beklagten ein firmenrechtlicher Unterlassungsanspruch gegen die Weiterführung der streitgegenständlichen jüngeren Firma nach Art. 956 OR zusteht. Ihr Begehren, wonach es der Beklagten zu verbieten sei, den Bestandteil "[…]" in ihrer Firma zu führen, ist demgemäss gutzuheissen. Auf die übrigen Begehren, welche auf eine Beseitigung der Firmenrechtsverletzung gerichtet sind, wird demgegenüber nicht eingetreten (vgl. Erwägung 1.2).
3.2 Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Hat keine Partei vollständig obsiegt, werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Das Ausmass des Obsiegens ist daran zu messen, inwieweit eine Partei mit ihren Rechtsbegehren durchgedrungen ist. Dabei wird ein bloss geringfügiges Unterliegen nicht berücksichtigt. Dies gilt insbesondere dann, wenn dem Obsiegen in einer grundsätzlichen Frage prozessual grösste Bedeutung zukommt (Rüegg, in: Spühler et al. [Hrsg.], Basler Kommentar, 2. Auflage 2013, Art. 106 N 3 ZPO; vgl. auch Art. 107 Abs. 1 lit. a und b ZPO). Die Klägerin obsiegt hinsichtlich der für das vorliegende Verfahren zentralen Frage des Vorliegens einer Firmenrechtsverletzung. Somit rechtfertigt es sich, die Prozesskosten vollständig der Beklagten aufzuerlegen.
Die Gerichtskosten werden mit CHF 5‘400.– festgesetzt (vgl. § 11 Abs. 1 Ziffer 3 in Verbindung mit § 2 Abs. 3 und § 4 Abs. 1 Ziffer 2.1 der Verordnung über die Gerichtsgebühren [GebV, SG 154.810]).
Sodann hat die Beklagte der Klägerin eine Parteientschädigung von CHF 5‘000.− zu zahlen (vgl. § 11 Abs. 1 in Verbindung mit § 3 Abs. 2, § 4 Abs. 2 lit. b Ziffer 9 und § 8 Abs. 1 der Honorarordnung für die Anwältinnen und Anwälte des Kantons Basel-Stadt [HO, SG 291.400]). Die Klägerin macht zusätzlich auch einen Zuschlag für die Mehrwertsteuer geltend (Klage Rz 31). Mit der Zusprechung einer Parteientschädigung soll der obsiegenden Partei der aus der anwaltlichen Parteivertretung im Verfahren erlittene Schaden ersetzt werden. Da die Parteientschädigung somit als Schadenersatz im Sinn von Art. 18 Abs. 2 lit. i des Mehrwertsteuergesetz (MWSTG, SR 641.20) zu qualifizieren ist, wird darauf keine Mehrwertsteuer erhoben. Wenn die Partei durch die ihr von ihrer anwaltlichen Vertretung in Rechnung gestellte Mehrwertsteuer finanziell belastet wird, rechtfertigt es sich, diesen Betrag auch bei der Bemessung der Parteientschädigung zu berücksichtigen. Fehlt eine entsprechende Belastung, so ist die Mehrwertsteuer bei der Parteientschädigung hingegen nicht zu berücksichtigen. Wenn die obsiegende Partei selbst mehrwertsteuerpflichtig ist und den Prozess im Rahmen ihrer unternehmerischen Tätigkeit geführt hat, kann sie die ihr von ihrer anwaltlichen Vertretung in Rechnung gestellte Mehrwertsteuer in der Regel als Vorsteuer abziehen (Art. 28 Abs. 1 lit. a MWSTG). In diesem Fall wird die Parteientschädigung deshalb ohne Mehrwertsteuer zugesprochen, sofern die betroffene Partei nicht ausdrücklich einen Zuschlag für die MWST beantragt und nachweist, dass sie durch die Mehrwertsteuer belastet ist (vgl. zum Ganzen Honauer/Pietropaolo, Die Krux mit der Mehrwertsteuer, in: plädoyer 1/2011 S. 73 f.; Schmid, in: Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkommentar. Schweizerische Zivilprozessordnung, 2. Auflage, Basel 2014, Art. 95 N 26; Suter/von Holzen, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage, Zürich/Basel/Genf 2016, Art. 95 N 39 und Kreisschreiben der Verwaltungskommission des Obergerichts des Kantons Zürich über die Mehrwertsteuer vom 17. Mai 2006). Gemäss eigener Aussage ist die Klägerin mehrwertsteuerpflichtig (Klage, Rz 31). Das vorliegende Verfahren betrifft ihre unternehmerische Tätigkeit. Dass sie ausnahmsweise trotzdem durch die Mehrwertsteuer belastet sei, macht sie nicht geltend. Folglich ist ihr die Parteientschädigung ohne Mehrwertsteuer zuzusprechen.
Demgemäss erkennt das Appellationsgericht (Dreiergericht):
://: Der Beklagten wird verboten, den Bestandteil „[…]“ in ihrer Firma zu führen.
Im Übrigen wird auf die Klage nicht eingetreten.
Die Beklagte trägt die Gerichtskosten von CHF 5‘400.− und hat der Klägerin eine Parteientschädigung von CHF 5'000.– zu bezahlen.
Mitteilung an:
Klägerin
Beklagte
APPELLATIONSGERICHT BASEL-STADT
Der Gerichtsschreiber
PD Dr. Benedikt Seiler
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Entscheid kann unter den Voraussetzungen von Art. 72 ff. des Bundesgerichtsgesetzes (BGG) innert 30 Tagen seit schriftlicher Eröffnung Beschwerde in Zivilsachen erhoben werden. In vermögensrechtlichen Angelegenheiten gilt dies nur dann, wenn der Streitwert die Beschwerdesumme gemäss Art. 74 Abs. 1 lit. a oder b BGG erreicht (CHF 15'000.– bei Streitigkeiten aus Miete oder Arbeitsverhältnis bzw. CHF 30'000.– in allen übrigen Fällen) oder wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt. Die Beschwerdeschrift ist fristgerecht dem Bundesgericht (1000 Lausanne 14) einzureichen. Für die Anforderungen an deren Inhalt wird auf Art. 42 BGG verwiesen. Über die Zulässigkeit des Rechtsmittels entscheidet das Bundesgericht.
Ob an Stelle der Beschwerde in Zivilsachen ein anderes Rechtsmittel in Frage kommt (z.B. die subsidiäre Verfassungsbeschwerde an das Bundesgericht gemäss Art. 113 BGG), ergibt sich aus den anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen. Wird sowohl Beschwerde in Zivilsachen als auch Verfassungsbeschwerde erhoben, sind beide Rechtsmittel in der gleichen Rechtsschrift einzureichen.