4C.391/2005

{T 0/2}
4C.391/2005 /len

Urteil vom 9. Januar 2007
I. Zivilrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Corboz, Präsident,
Bundesrichterin Klett,
Bundesrichter Kolly,
Gerichtsschreiberin Hürlimann.

Parteien
X.________ AG,
Klägerin und Berufungsklägerin,
vertreten durch Herrn Fürsprecher Jürg Müller und
Frau Fürsprecherin Ursula In-Albon,

gegen

Y.________ GmbH,
Beklagte und Berufungsbeklagte,
vertreten durch Herrn Rechtsanwalt Dr. Michael Ritscher.

Gegenstand
Patentrecht; Unterlizenzvertrag; Aktivlegitimation,

Berufung gegen das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 21. September 2005.

Sachverhalt:
A.
Die X.________ AG (Klägerin) befasst sich mit der Entwicklung, der Herstellung und dem Handel mit Aluminiumprodukten, insbesondere von Fahnenmasten. Sie ist Inhaberin einer Unterlizenz für ein Europäisches Patent mit Bezug auf Flaggenmasten.

Die Y.________ GmbH (Beklagte) hat zum Zweck die Planung, die Herstellung von und den Handel mit Beflaggungs-, Werbe- und Präsentationssystemen. Sie wird von der Klägerin bezichtigt, sie verletze ihr Patent.
B.
Mit Eingabe vom 27. Juni 2003 stellte die Klägerin beim Handelsgericht des Kantons Zürich verschiedene Rechtsbegehren, mit denen sie im Wesentlichen beantragte, es sei der Beklagten zu verbieten, Aufbauten mit Flaggenmast sowohl mit wie ohne Flagge, die bestimmte Merkmale aufweisen, in der Schweiz herzustellen, in der Schweiz oder von der Schweiz aus feilzuhalten, zu verkaufen oder in Verkehr zu bringen oder an solchen Handlungen in irgendeiner Form mitzuwirken (Ziffer 1 und 2), die Beklagte sei zur Rechnungslegung zu verpflichten (Ziffer 3) und nach Wahl der Klägerin zu Schadenersatz oder Gewinnherausgabe zu verurteilen (Ziffer 4).
C.
Das Handelsgericht des Kantons Zürich wies die Klage mit Urteil vom 21. September 2005 ab. Zur Begründung führte das Gericht aus, der Klägerin fehle die Aktivlegitimation, denn nur der ausschliessliche Lizenznehmer sei zur Klage aus Patentverletzung legitimiert; dieser müsse ausserdem vom Inhaber des Rechts im Lizenzvertrag ausdrücklich oder zumindest sinngemäss zur Prozessführung im eigenen Namen ermächtigt worden sein. Im vorliegenden Fall verneinte das Gericht, dass die Klägerin als Unterlizenznehmerin ausschliessliche Lizenznehmerin im Sinne der Rechtsprechung sei. Ausserdem hielt das Gericht den Nachweis nicht für erbracht, dass die Klägerin die nach Ziffer 10(5) des Unterlizenzvertrags erforderlichen Bedingungen zur Erhebung von Unterlassungs- und Verletzungsklagen erfülle.
D.
Die Klägerin hat eidgenössische Berufung eingereicht mit dem Rechtsbegehren, es sei das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 21. September 2005 aufzuheben und die Sache zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Sie rügt offensichtliche Versehen und als Verletzung von Bundesrecht eine verfehlte Differenzierung der Lizenznehmer für die Aktivlegitimation, die Verletzung von Art. 18 OR sowie von Art. 8 ZGB.
E.
Die Beklagte schliesst in der Antwort auf Abweisung der Berufung, soweit darauf eingetreten werden kann.
F.
Das Kassationsgericht des Kantons Zürich hat die Nichtigkeitsbeschwerde der Klägerin mit Zirkulationsbeschluss vom 15. September 2006 abgewiesen, soweit darauf eingetreten werden konnte. Die Nichtigkeitsbeschwerde der Beklagten bezüglich der kantonalen Kosten hiess das Kassationsgericht gut und erhöhte deren Prozessentschädigung. Materiell ist der angefochtene Entscheid des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 21. September 2005 weder ganz noch teilweise aufgehoben oder geändert worden.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesgesetz über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (BGG; SR 173.110) ist am 1. Januar 2007 in Kraft getreten (AS 2006, 1243). Da der angefochtene Entscheid vorher ergangen ist, richtet sich das Verfahren noch nach dem OG (Art. 132 Abs. 1 BGG).
2.
Das Bundesgericht verlangt im Berufungsverfahren in ständiger Rechtsprechung so klar formulierte Rechtsbegehren, dass sie im Falle der Gutheissung zugesprochen werden können (Art. 55 Abs. 1 lit. b OG). Anträge auf Rückweisung der Sache an die Vorinstanz sind im Verfahren der Berufung grundsätzlich ungenügend und haben das Nichteintreten auf das Rechtsmittel zur Folge. Immerhin ist ein Rückweisungsantrag zulässig - und auch allein angezeigt -, wenn das Bundesgericht im Falle der Gutheissung ohnehin in der Sache nicht selbst entscheiden könnte, weil die erforderlichen Sachverhaltsfeststellungen der Vorinstanz fehlen (BGE 132 III 186 E. 1.2 S. 188; 130 III 136 E. 1.2 S. 139; 125 III 412 E. 1b S. 414). Dies trifft hier zu, hat doch die Vorinstanz die Klage wegen fehlender Aktivlegitimation der Klägerin abgewiesen, ohne die behauptete Patentverletzung zu prüfen. Das Rechtsbegehren der Klägerin ist daher zulässig.
3.
Im Berufungsverfahren ist das Bundesgericht an die tatsächlichen Feststellungen der letzten kantonalen Instanz gebunden, wenn sie nicht offensichtlich auf Versehen beruhen, unter Verletzung bundesrechtlicher Beweisvorschriften zustande gekommen (Art. 63 Abs. 2 OG) oder im Hinblick auf den Tatbestand einer anwendbaren Sachnorm ergänzungsbedürftig sind (Art. 64 OG). Werden solche Ausnahmen geltend gemacht, so hat die Partei, welche den Sachverhalt berichtigt oder ergänzt wissen will, darüber genaue Angaben mit Aktenhinweisen zu machen (Art. 55 Abs. 1 lit. c und d OG; BGE 130 III 102 E. 2.2 S. 106 mit Hinweisen). Blosse Kritik an der vorinstanzlichen Beweiswürdigung ist im Berufungsverfahren unzulässig (BGE 127 III 73 E. 6a S. 81; 126 III 10 E. 2b S. 13; 120 II 97 E. 2b S. 99; 119 II 84 E. 3 S. 85, je mit Hinweisen). Die Klägerin behauptet, der von der Vorinstanz festgestellte Sachverhalt beruhe auf offensichtlichen Versehen und sei in Verletzung von Art. 8 ZGB zustande gekommen.
3.1 Art. 8 ZGB regelt für den gesamten Bereich des Privatrechts zunächst die Verteilung der Beweislast und verleiht darüber hinaus der beweisbelasteten Partei das Recht, zu dem ihr obliegenden Beweis zugelassen zu werden. Allerdings besteht der Beweisanspruch nur in Bezug auf rechtserhebliche Tatsachenbehauptungen und setzt voraus, dass die beweisbelastete Partei im kantonalen Verfahren rechtzeitig und formgerecht entsprechende Beweisanträge gestellt hat. Art. 8 ZGB schreibt dem Sachgericht dagegen nicht vor, mit welchen Mitteln der Sachverhalt abzuklären ist oder wie die Beweise zu würdigen sind, und schliesst die vorweggenommene Würdigung von Beweisanerbieten nicht aus. Dem Sachgericht bleibt vielmehr unbenommen, von beantragten Beweiserhebungen abzusehen, weil es sie für untauglich hält, die behaupteten Tatsachen zu beweisen, oder weil es seine Überzeugung bereits aus anderen Beweisen gewonnen hat und mit Gewissheit davon ausgeht, weitere Beweisabnahmen vermöchten diese Überzeugung nicht zu erschüttern (BGE 130 III 591 E. 5.4 S. 601 f.; 128 III 22 E. 2d S. 25; 122 III 219 E. 3c S. 223; 114 II 289 E. 2a S. 290 f., je mit Hinweisen).

Die Vorinstanz hat festgestellt, die Klägerin habe nicht nachgewiesen, dass die unter Ziffer 10(5) des Unterlizenzvertrags festgehaltenen Bedingungen für die Berechtigung der Klägerin zur Erhebung von Unterlassungs- bzw. Verletzungsklagen gegen Dritte erfüllt seien. Die Klägerin hat sich danach allein auf die ihr vom Patentinhaber direkt eingeräumte Prozessführungsbefugnis berufen, ohne auf die im Unterlizenzvertrag mit der Lizenznehmerin enthaltenen Bedingungen Bezug zu nehmen, weshalb die dort erwähnten Bedingungen - aus denen die Klägerin ihre Aktivlegitimation allenfalls ableiten könnte - nicht als erstellt gelten könnten. Die Klägerin ist zunächst nicht zu hören, soweit sie gegen diese Erwägung vorbringt, die Vorinstanz habe kantonale Prozessnormen verletzt (Art. 55 Abs. 1 lit. c in fine OG). Die entsprechende Rüge ist übrigens vom Kassationsgericht behandelt und verworfen worden. Die Klägerin verkennt sodann die Tragweite von Art. 8 ZGB, wenn sie rügt, die Vorinstanz habe Umstände übergangen, aus denen sich ohne weiteres ergebe, dass die Lizenznehmerin A.________ SA gegen die Beklagte offensichtlich keine Verletzungsklage eingereicht habe, da die Beklagte über eine solche Klageeinreichung gewiss berichtet hätte. Die Würdigung des prozessualen Verhaltens der Parteien kann - abgesehen von offensichtlichen Versehen (BGE 96 I 193 E. 3 S. 197 f.) - mit Berufung nicht beanstandet werden.
3.2 Ein offensichtliches Versehen im Sinne von Art. 63 Abs. 2 OG und Art. 55 Abs. 1 lit. d OG liegt vor, wenn die Vorinstanz eine bestimmte Aktenstelle übersehen oder unrichtig, das heisst nicht in ihrer wahren Gestalt, insbesondere nicht in ihrem wirklichen Wortlaut wahrgenommen hat (BGE 109 II 159 E. 2b S. 162; 104 II 68 E. 3b S. 74, je mit Verweis). Die Versehensrüge kann nur in Bezug auf eine rechtserhebliche Tatsache erhoben werden (BGE 132 III 545 E. 3.3.2 S. 548; 115 II 399 E. 2a). Als offensichtliches Versehen rügt die Klägerin, die Vorinstanz habe Ziffer 10(5) des Unterlizenzvertrags zwar korrekt zitiert, aber falsch übersetzt und nicht richtig gelesen sowie die Klagebeilage 4 (das heisst die Prozessführungsermächtigung des Patentinhabers) in diesem Zusammenhang einfach vergessen.

Die Vorinstanz hat festgestellt, dass nach Ziffer 10(5) des Unterlizenzvertrags der Klägerin mit der A.________ SA für Klagen gegen Verletzungshandlungen von Dritten folgende Prioritätenregelung gilt: "Licensor shall have the first right to institute infringement proceedings. Upon written waiver of licensor or in the event that licensor or the owner fail to institute infringement proceedings within a period of six months following to infringement notice, licensee may institute infringement proceedings in its own name or on behalf of the licensor or the owner. Licensor shall provide licensee with all necessary documents and powers herefor." Wie bereits aus Ziffer 10(3) des Unterlizenzvertrags wird daraus nach den Erwägungen der Vorinstanz deutlich, dass die Klägerin befugt ist, in eigenem Namen zu klagen, allerdings nur wenn die A.________ SA auf ihr prioritäres Recht auf Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens gegen die Patentverletzerin verzichtet hat. Da die Klägerin jedoch nicht dargetan hatte, dass die Unterlizenzgeberin A.________ SA auf ihr prioritäres Recht zur Klage gegen die angebliche Patentverletzerin verzichtet hatte und sie weder eine schriftliche Verzichtserklärung noch einen Beleg einreichte, dass diese innerhalb von sechs Monaten seit der ihr gegenüber erfolgten Anzeige kein solches Verfahren eingeleitet hatte, erachtete die Vorinstanz die vertraglichen Bedingungen für die Klagebefugnis nicht als erwiesen.

Die Vorinstanz hat entgegen der Ansicht der Klägerin das Verb "to fail" richtig verstanden, wenn sie neben der ausdrücklichen Verzichtserklärung die Unterlassung der Klageeinreichung innert sechs Monaten erwähnte. Dass sie den Nachweis dafür nicht als erbracht ansah, beruht auf Beweiswürdigung und Anwendung kantonalen Prozessrechts und kann nicht als offensichtliches Versehen gelten. Die Vorinstanz hat auch die Ermächtigung des Patentinhabers zur Führung von Patentverletzungsprozessen nicht übersehen, sondern im Gegenteil erwähnt, dass sich die Klägerin darauf zur Begründung ihrer Aktivlegitimation berief. Soweit die Klägerin mit ihrer Auslegung von Ziffer 10(5) des Unterlizenzvertrags im Übrigen sinngemäss vorbringt, nach der von ihr so genannten Variante C genüge der Verzicht bzw. die Unterlassung der Klageeinreichung durch den Patentinhaber unbesehen des Verhaltens der Lizenznehmerin/Unterlizenzgeberin A.________ SA für die vertragliche Einräumung der Klagebefugnis an sie, sind ihre Vorbringen nicht nachvollziehbar. Ein Versehen im Sinne von Art. 55 Abs. 1 lit. d OG ist jedenfalls zu verneinen.
3.3 Inwieweit schliesslich in diesem Zusammenhang Bundesrecht verletzt sein sollte, wenn die Vorinstanz nach dem Vertrauensprinzip dem Unterlizenzvertrag in dem Sinne eine Prioritätsordnung entnommen hat, dass sowohl der Patentinhaber wie auch der Lizenznehmer auf die Geltendmachung von Ansprüchen mindestens durch Unterlassung verzichten müssen, damit die Unterlizenznehmerin zur Klage ermächtigt wird, ist weder dargetan noch ersichtlich. In diesem Zusammenhang ist insbesondere nicht ersichtlich, was die Klägerin aus Art. 18 OR ableiten will. Soweit sie ihre Aktivlegitimation aus einer vertraglichen Ermächtigung ableitet, bedarf es auch ohne Auslegungsstreit mit der - nicht am Verfahren beteiligten - Vertragspartnerin der Interpretation dieser Vertragsklausel (BGE 126 III 59 E. 1a S. 63).
4.
Die Vorinstanz hat die Aktivlegitimation der Klägerin als Unterlizenznehmerin des Patentinhabers verneint, weil die Klägerin die vertragliche Ermächtigung der (Unter-)Lizenzgeberin bzw. die Erfüllung der entsprechenden Vertragsbedingungen nicht nachgewiesen hat. Dass es dieser Übertragung jedenfalls bedarf, bestreitet die Klägerin zu Recht nicht grundsätzlich (BGE 113 II 190 E. 1c S. 194). Die Vorinstanz hat die Aktivlegitimation mit dieser selbständigen Alternativbegründung zutreffend verneint. Bei dieser Sachlage braucht nicht mehr geprüft zu werden, ob die nach der Praxis erforderliche Ausschliesslichkeit der Lizenz von der Vorinstanz ebenfalls zutreffend verneint worden ist, was die Klägerin bestreitet, oder ob im Gegenteil die bisherige Praxis im Lichte der neueren Entwicklung der Gesetzgebung geändert und eine gewillkürte Übertragung der Klagebefugnis an Lizenznehmer überhaupt ausgeschlossen werden müsse, wie die Beklagte in der Antwort vorbringt.
5.
Die Berufung ist abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Diesem Verfahrensausgang entsprechend ist die Gerichtsgebühr der Klägerin zu auferlegen (Art. 159 Abs. 1 OG). Sie hat der anwaltlich vertretenen Beklagten deren Parteikosten zu ersetzen (Art. 159 Abs. 2 OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Berufung wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 6'000.-- wird der Klägerin auferlegt.
3.
Die Klägerin hat die Beklagte für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 7'000.-- zu entschädigen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Handelsgericht des Kantons Zürich schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 9. Januar 2007
Im Namen der I. Zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin: