{T 1/2}
4C.34/2002 /rnd
Sitzung vom 24. September 2002
I. Zivilabteilung
Bundesrichterin und Bundesrichter Walter, Präsident,
Corboz, Klett, Nyffeler, Favre,
Gerichtsschreiber Huguenin.
Schlumberger Thermoglas GmbH, Industriestrasse 31,
8305 Dietlikon, Beklagte und Berufungsklägerin, vertreten durch Rechtsanwältin Dr. Magda Streuli-Youssef, Münstergasse 2, Postfach 2990, 8022 Zürich,
gegen
Markenrecht,
Berufung gegen das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 23. November 2001.
Sachverhalt:
A.
Die Schlumberger Thermoglas GmbH mit Sitz in Dietlikon ist eine Tochtergesellschaft der Underberg AG mit Sitz am gleichen Ort. Diese ist ihrerseits eine Gesellschaft der international tätigen Underberg-Gruppe. Zu dieser Gruppe gehört auch die Schlumberger Wein- und Sektkellerei Aktiengesellschaft mit Sitz in Wien, die Sekt der Marke "Schlumberger" vertreibt.
Die Schlumberger Thermoglas GmbH hinterlegte am 21. Juli 1998 beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum die Marken SCHLUMPAGNER (Nr. 461 447) und SCHLUMPENOISE (Nr. 461 448) bestimmt für Biere, alkoholfreie Getränke, Fruchtsäfte, Mineralwässer (internationale Klasse 32) und alkoholische Getränke (internationale Klasse 33). Die Eintragung in das Markenregister erfolgte am 21. Mai 1999 und die Veröffentlichung der Eintragung im Schweizerischen Handelsamtsblatt am 17. Juni 1999.
B.
Das Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne mit Sitz in Epernay in Frankreich ist eine Körperschaft der französischen Champagner-Wirtschaft, die durch ein französisches Gesetz vom 12. April 1941 geschaffen wurde und an der natürliche und juristische Personen aus verschiedenen Berufszweigen im Zusammenhang mit der Produktion und dem Vertrieb von Champagner beteiligt sind. Im Sommer 1999 wandte sich das Comité brieflich an die Schlumberger Thermoglas GmbH und machte sie darauf aufmerksam, dass ihre Marken SCHLUMPAGNER und SCHLUMPENOISE wegen Verstosses gegen Gesetz und Staatsvertrag nichtig seien. Das wurde von der Gegenseite in Abrede gestellt. Der darauf zwischen den Rechtsvertretern der Parteien geführte Briefwechsel brachte keine Einigung.
C.
Das Comité reichte zusammen mit der POMMERY (SUISSE) AG, der Moët Hennessy (Suisse) SA, der Veuve Cliquot (Suisse) SA, der Howeg AG und der Haecky Drink AG am 31. Oktober 2000 beim Handelsgericht des Kantons Zürich Klage gegen die Schlumberger Thermoglas GmbH ein. Die Klägerinnen stellten folgende Rechtsbegehren:
Mit der Berufungsantwort beantragen die Klägerinnen die Abweisung der Berufung. Sie erheben zudem Anschlussberufung mit den Anträgen, Ziffer 3 des Dispositivs des Urteils des Handelsgerichts aufzuheben und die Klägerinnen zu ermächtigen, das Urteilsdispositiv in drei Tageszeitungen, je eine in jeder schweizerischen Sprachregion, viertelseitig auf Kosten der Beklagten zu veröffentlichen (Rechtsbegehren Ziffer 1), und Ziffer 5 und 6 des Dispositivs des Urteils des Handelsgerichts aufzuheben und die Kosten und die Prozessentschädigungen entsprechend dem Ausgang des Berufungsverfahrens neu auf die Parteien zu verlegen, insbesondere auch unter Berücksichtigung der allfälligen Gutheissung der Rechtsbegehren 1 und 2 der Klage mit Bezug auf die Klägerinnen 2 - 6 (Rechtsbegehren Ziffer 2).
Die Beklagte schliesst auf Abweisung der Anschlussberufung.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Die Schweiz und Frankreich haben am 14. Mai 1974 den Vertrag über den Schutz von Herkunftsangaben, Ursprungsbezeichnungen und anderen geographischen Bezeichnungen abgeschlossen (SR 0.232.111.193.49; nachfolgend "Vertrag" oder "Vertrag zwischen der Schweiz und Frankreich"). Nach der Präambel des Vertrags besteht dessen Zweck darin, die Herkunftsangaben und anderen geographischen Bezeichnungen bzw. die entsprechenden Naturerzeugnisse und Erzeugnisse der gewerblichen Wirtschaft des einen Landes im anderen Land wirksam gegen unlauteren Wettbewerb zu schützen. Die Herkunftsangaben und anderen geographischen Bezeichnungen werden nach dem Ausmass des gewährten Schutzes in zwei Kategorien unterteilt. Die erste Kategorie geniesst einen absoluten Schutz, der sich auf sämtliche Naturerzeugnisse und Waren erstreckt (Botschaft des Bundesrates betreffend drei Verträge über den Schutz von Herkunftsangaben, Ursprungsbezeichnungen und anderen geographischen Bezeichnungen vom 16. Oktober 1974, BBl 1974 II 1177 ff., 1180; Meisser, SIWR, Band III, Kennzeichenrecht, S. 367; Philippe Colelough, La protection des indications de provenance et des appellations d'origine, Diss. Lausanne 1988, S. 59; Urteil der Genfer Cour de Justice vom 30. März 1990, E. 6a, abgedruckt in SMI 1990 S. 371 ff.). Zur ersten Kategorie gehören nach Art. 2 Abs. 1 die Namen "Französische Republik" sowie "Frankreich" und die Namen der historischen französischen Provinzen. Diese Namen werden in Art. 5 des Vertragsbestandteil bildenden Protokolls vom 14. Mai 1974 aufgezählt. Dort findet sich auch der Name "Champagne".
1.2 Die zweite Kategorie von Herkunftsangaben geniesst einen relativen Schutz in dem Sinne, dass diese Angaben bloss geschützt sind in Verbindung mit denjenigen Waren, denen sie in der Anlage A und B des Vertrages zugeordnet sind (Botschaft, BBl 1974 II S. 1181). In der Anlage A wird in der Liste der Weine mit Ursprungszeugnis der Name "Champagne" aufgeführt. Daraus darf jedoch nicht geschlossen werden, dass dieser Name im Zusammenhang mit Wein verwendet bloss relativ, das heisst ausschliesslich gegenüber dem Gebrauch für nicht aus der Champagne stammende Weine geschützt ist. Es gilt vielmehr auch hier der absolute Schutz, wie er gemäss Art. 2 Abs. 1 des Vertrags den Namen der historischen französischen Provinzen zukommt. Die Auflistung des Namens "Champagne" in beiden Kategorien hängt mit dem internen französischen Recht zusammen (vgl. bereits zit. Urteil der Genfer Cour de Justice vom 30. März 1990 E. 6a, SMI 1990 S. 375; Colelough, a.a.O., S. 63 f. und 190 f.). Im Übrigen handelt es sich nicht um einen Einzelfall, werden doch auch die Namen der historischen Provinzen "Alsace", "Anjou", "Auvergne", "Bourgogne", "Languedoc", "Provence", "Roussillon", "Savoie" und "Touraine" zugleich in den Listen für Weine und Spirituosen aufgeführt.
1.3 Wie aus einem Briefwechsel vom 14. Mai 1974 zwischen dem Bundesrat und dem französischen Botschafter in der Schweiz abgeleitet werden kann, umfasst der Schutz auch adjektivische Abwandlungen der Namen der historischen Provinzen Frankreichs. In diesem Briefwechsel (abgedruckt in SR 0.232.111.193.49), dem gemäss ausdrücklicher Erklärung staatsvertragliche Bedeutung zukommt, wird ausgeführt, dass die Namen der schweizerischen Kantone aufgrund von Art. 3 Abs. 1 des Vertrags Schutz sowohl als Haupt- wie als Eigenschaftswort geniessen würden. Daraus ergibt sich der übereinstimmende Wille der Vertragsparteien, die adjektivischen Abwandlungen der in Art. 3 Abs. 1 erwähnten schweizerischen Namen diesen gleichzusetzen. Folgerichtig muss dies auch für die in Art. 2 Abs. 1 des Vertrages erwähnten französischen Namen gelten. Dieses Auslegungsergebnis wird durch das bereits erwähnte Protokoll zum Vertrag bestätigt. Dort wird unter Ziffer 4 festgehalten, gemäss Art. 4 Abs. 2 bzw. Art. 2 und 3 des Vertrags seien die Bezeichnungen "westschweizerisch" und "romand" und allgemein die von den geschützten Bezeichnungen abgeleiteten Eigenschaftswörter selbst geschützt, dies gelte im Falle des Kantonsnamens "Graubünden" auch für die Kurzform "Bündner". Bekräftigt wird diese Auslegung schliesslich durch einen Vergleich mit dem entsprechenden - älteren - Staatsvertrag zwischen der Schweiz und Deutschland (vom 7. März 1967; SR 0.232.111.191.36), welcher dem Vertrag zwischen der Schweiz und Frankreich als Vorbild diente (Botschaft, BBl 1974 II 1180; Alfred Jung, Der Schutz von geographischen Herkunftsangaben im multi- und bilateralen europäischen Vertragsrecht sowie im EG-Recht, Diss. St. Gallen 1988, S. 96 f.). Aus der Entstehungsgeschichte des schweizerisch- deutschen Vertrags geht klar hervor, dass der absolute Schutz gemäss Art. 2 Abs. 1 bzw. Art. 3 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 4 Abs. 2 nach dem Willen der Vertragsparteien auch bei adjektivischer Verwendung der erwähnten Namen gewährleistet ist (Krieger, Zum deutsch-schweizerischen Vertrag über den Schutz von Herkunftsangaben; Der absolute Schutz der Bezeichnung "Schweiz", GRUR Int. 1981, S. 543 ff., S. 544).
2.
Der Vertrag gewährt einerseits Schutz vor der unveränderten Übernahme von Herkunftsbezeichnungen, und zwar auch dann, wenn die Bezeichnungen in Übersetzung oder in adjektivischer Form verwendet werden (Art. 2 Abs. 1 und Art. 4 Abs. 2). Geschützt ist demnach sowohl das deutsche Wort für "Champagne" in der Bedeutung von Schaumwein aus dieser Region ("Champagner") wie auch das zum französischen Substantiv "Champagne" gehörige Adjektiv "Champenois" oder "Champenoise". Anderseits verbietet der Vertrag aber auch den Gebrauch von Bezeichnungen, die mit diesen Herkunftsangaben verwechselbar sind (Art. 5 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 4 Abs. 2).
2.1 Die Verwechselbarkeit beurteilt sich für Herkunftsangaben gemäss der Praxis des Bundesgerichts grundsätzlich nach den gleichen Kriterien wie in den anderen Gebieten des Kennzeichenschutzes, insbesondere im Markenschutz. Sowohl beim Markenschutz als auch beim Schutz von Herkunftsangaben geht es darum, die Unterscheidungsfunktion des Kennzeichens zu gewährleisten und insbesondere Fehlzurechnungen zu verhindern. Anders als Marken ordnen Herkunftsangaben allerdings die damit gekennzeichneten Waren nicht einem bestimmten Unternehmen, sondern einem Land, einer Gegend oder einer Ortschaft zu. Herkunftsangaben sind deshalb gegen Kennzeichen zu schützen, die geeignet sind, unzutreffende Vorstellungen über die gegenseitige Herkunft der Waren zu wecken (BGE 125 III 193 E. 1b mit Hinweisen).
Die Verwechslungsgefahr kann sich aus dem Klang, der Bildwirkung oder dem Sinngehalt ergeben, wobei ausreicht, dass nach einem dieser Kriterien eine solche Gefahr besteht (David, Basler Kommentar, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., N. 17 zu Art. 3 MSchG). Zu beachten ist sodann, dass es genügt, wenn die Verwechslungsgefahr in einer der schweizerischen Landessprachen gegeben ist (David, a.a.O., N. 19 zu Art. 3 MSchG).
2.2 Die Vorinstanz hat die Verwechslungsgefahr zwischen dem deutschen Wort "Champagner" und der von der Beklagten als Marke hinterlegten Bezeichnung "Schlumpagner" vor allem wegen des ähnlichen Klanges bejaht. Dem ist zuzustimmen. "Champagner" wird vom deutschsprachigen Publikum als deutsches Wort verstanden, und zwar als Bezeichnung für Schaumwein, der in der französischen Region "Champagne" hergestellt worden ist. Das deutsche Wort "Champagner" setzt sich aus dem unverändert der französischen Sprache entlehnten "Champagn[e]" und der Endung "er" zusammen. Diese Endung ist in der deutschen Sprache typisch für Wörter, die auf die Herkunft oder den Wohnort hinweisen und deren Hauptbestandteil aus einem Ortsnamen besteht (zum Beispiel: "Berner", "Basler"). Die Buchstabenverbindung "pagner" ist in der deutschen Sprache ungewöhnlich. Sie kommt vor allem als Bestandteil des Wortes "Champagner" vor, was dazu führt, dass ein Wort, welches wie "Schlumpagner" wegen seiner übrigen Bestandteile mit dem Wort "Champagner" assoziiert wird, hinsichtlich der Buchstabenverbindung "pagner" gleich wie dieses, also auch in der deutschen Sprache französisch - mit mouilliertem oder palatalem "n" - ausgesprochen wird. Die Endung "pagner" ist deshalb bei beiden Wörtern vom Klang her identisch. Das gilt aber nicht nur für die Endung, sondern auch für den am Anfang beider Wörter stehenden stimmlosen sch-Laut. Dabei handelt es sich um die klanglich prägenden Bestandteile beider Wörter. Das dazwischen liegende "l" von "Schlumpagner" ist bei nachlässiger Aussprache kaum mehr als solches zu erkennen und das "u" kann leicht als "a" gehört werden. Der Vorinstanz ist deshalb zuzustimmen, dass vom Klang her eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen "Champagner" und "Schlumpagner" besteht.
2.3 Das Adjektiv "champenoise" geniesst gemäss dem Vertrag zwischen der Schweiz und Frankreich absoluten Schutz (vorne E. 1.3). Zu prüfen ist, ob eine Verwechslungsgefahr zwischen "champenoise" und "schlumpenoise" besteht.
Die Endung "oise" ist im Deutschen im Gegensatz zur französischen Sprache ungebräuchlich. Ein Wort, das diese Endung aufweist, wird deshalb der französischen Sprache zugeordnet und auch französisch ausgesprochen. In französischer Sprechweise setzt sich "schlumpenoise" aus einem stimmlosen sch-Laut gefolgt von einem "l" mit anschliessendem nasalen "a" und der Endung "penoise" zusammen, welche in Bezug auf den Klang und das Schriftbild mit den sieben letzten Buchstaben von "champenoise" übereinstimmt. Im vorderen Teil unterscheidet sich "schlumpenoise" nur durch das dem stimmlosen sch-Laut folgende "l" vom Wort "champenoise". Dieses "l" tritt gegenüber den übrigen, den Klang von "schlumpenoise" prägenden Lauten in den Hintergrund und kann bei nachlässiger Aussprache vollends überhört werden. Aus diesen Gründen ist eine Verwechslungsgefahr zwischen "schlumpenoise" und "champenoise" zu bejahen.
2.4 Nach Art. 2 lit. d des Markenschutzgesetzes sind Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, die gegen geltendes Recht verstossen (Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben vom 28. August 1992; MSchG; SR 232.11). Zum geltenden Recht im Sinne dieses Artikels gehört auch der Vertrag zwischen der Schweiz und Frankreich (David, a.a.O., N. 82 zu Art. 2 MSchG). Die Vorinstanz hat somit die beiden Marken der Beklagten ("SCHLUMPAGNER" und "SCHLUMPENOISE") zutreffend wegen Rechtswidrigkeit als nichtig erklärt.
3.
Mit der Anschlussberufung halten die Klägerinnen an ihrem Begehren fest, sie seien zur Veröffentlichung des Urteilsdispositivs in drei Tageszeitungen, je eine in jeder schweizerischen Sprachregion, viertelseitig auf Kosten der Beklagten zu ermächtigen.
Die Vorinstanz hat dieses Begehren mit der Begründung abgewiesen, dass das von den Klägerinnen geltend gemachte Bedürfnis nach generalpräventiver Abschreckung hier, wo die widerrechtlichen Marken nie benutzt worden seien und keine Marktverwirrung stattgefunden habe, keinen zureichenden Grund für eine Urteilspublikation bilde. Damit hat die Vorinstanz Art. 60 MSchG nicht verletzt und insbesondere ihr Ermessen nicht überschritten (vgl. Urteil 4C.120/2000 vom 20. Juli 2000, E. 5; abgedruckt in sic! 7/2000 S. 614). Die Beklagte weist zutreffend darauf hin, dass mit der Urteilsveröffentlichung die Wiederherstellung einer in der Öffentlichkeit ungerechtfertigterweise herabgesetzten Wettbewerbsposition der verletzten Partei bezweckt wird (so für das UWG BGE 115 II 474 E. 4b S. 483). Aus dem von den Klägerinnen zitierten, unter dem alten Markenschutzgesetz ergangenen BGE 93 II 260 E. 8 S. 270 ergibt sich nichts Anderes. In diesem Urteil ist vielmehr erkannt worden, dass durch die Bekanntgabe des Urteils in erster Linie weiteren Verletzungen vorgebeugt und das Publikum aufgeklärt werden soll. Die Veröffentlichung dient danach der Beseitigung der eingetretenen Störung, der Erhaltung der Kundschaft der verletzten Partei. Daran hat sich unter dem heute geltenden Recht nichts geändert. Die Anschlussberufung ist demnach abzuweisen.
4.
Nach Art. 157 und Art. 159 Abs. 6 OG kann das Bundesgericht die Kosten des kantonalen Verfahrens und die Parteientschädigung anders festsetzen, falls es das angefochtene Urteil in der Sache ändert. Eine Neuverteilung dieser Kosten kommt somit bloss in Frage, wenn und soweit die Änderungen in der Sache dies rechtfertigen. Das Bundesgericht hat lediglich zu beurteilen, welche Auswirkungen sich aus der von ihm vorgenommenen Korrektur in der Sache selbst für die Kostenfrage ergeben können. Eine selbständige, davon losgelöste Überprüfung der auf kantonalem Recht beruhenden Kostenregelung ist dagegen im Berufungsverfahren ausgeschlossen (BGE 114 II 144 E. 4 S. 152).
Im vorliegenden Fall werden Berufung und Anschlussberufung ohne Veränderung des angefochtenen Urteils in der Sache abgewiesen. Eine Überprüfung der von der Vorinstanz in den Dispositivziffern 5 und 6 des angefochtenen Urteils vorgenommenen Verteilung von Gerichts- und Parteikosten ist deshalb nicht möglich und auf die entsprechenden Anträge in Berufung und Anschlussberufung ist nicht einzutreten.
5.
Entsprechend dem Ausgang des bundesgerichtlichen Verfahrens sind die Gerichtskosten den Parteien anteilsmässig aufzuerlegen (Art. 156 Abs. 3 OG), wobei davon ausgegangen wird, dass die auf dem Spiele stehenden Vermögensinteressen der Klägerinnen betragsmässig ungefähr die Hälfte jener der Beklagten ausmachen. Die Beklagte hat den Klägerinnen eine entsprechend reduzierte Parteientschädigung zu zahlen (Art. 159 Abs. 3 OG).
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Berufung und Anschlussberufung werden abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist, und das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 23. November 2001 wird bestätigt.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 9'500.-- wird zu einem Anteil von Fr. 3'000.-- den Klägerinnen unter solidarischer Haftung und zu einem Anteil von Fr. 6'500.-- der Beklagten auferlegt.
3.
Die Beklagte hat den Klägerinnen für das bundesgerichtliche Verfahren eine reduzierte Parteientschädigung von insgesamt Fr. 5'000.-- zu zahlen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Handelsgericht des Kantons Zürich schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 24. September 2002
Im Namen der I. Zivilabteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber: