[AZA 1/2]
4C.179/2000/rnd
I. ZIVILABTEILUNG
Es wirken mit: Bundesrichterin und Bundesrichter Walter,
Präsident, Klett, Nyffeler und Gerichtsschreiber Huguenin.
In Sachen
Adivan High-Tech AG, Leuholz 17, 8855 Wangen, Klägerin und Berufungsklägerin, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Peter Heinrich, Bleicherweg 58, Postfach, 8027 Zürich,
gegen
betreffend
Patent, hat sich ergeben:
A.- Die Adivan High-Tech AG reichte am 30. Dezember 1998 beim Handelsgericht des Kantons Zürich gegen die OMD Productions AG und die Adcom Trade AG eine Klage mit folgenden Anträgen ein:
"1. Es sei den Beklagten unter Androhung der Bestrafung
ihrer Organe mit Haft oder Busse gemäss Art. 292 StGB im
Widerhandlungsfalle zu untersagen,
Visitenkarten aus Kunststoff mit einer bedruckten Oberseite
und einer Unterseite mit durch ein Compactdisc- Laufwerk abtastbaren Daten, die auf der Unterseite eine
kreisförmige verdickte Partie mit einem Kreisdurchmesser
zwischen 80 und 81 mm aufweisen,
herzustellen, anzubieten, zu verkaufen oder sonstwie in
Verkehr zu setzen.
Die Beklagten seien zu verpflichten, der Klägerin über
ihre bisherigen Verkäufe von Visitenkarten gemäss dem
Rechtsbegehren 1 Auskunft zu geben, und zwar durch eine
schriftliche Aufstellung, aus der die Anzahl der verkauften
Visitenkarten hervorgeht, aufgeschlüsselt nach
einzelnen Lieferungen, Abnehmern, Lieferzeiten und Preisen,
sowie die variablen Stückkosten der Produktion und
des Vertriebs der Visitenkarten.
Die Beklagten seien zu verpflichten, der Klägerin den
höheren der zwei folgenden Beträge zu zahlen:
3.1 Gewinn der Beklagten aus dem Verkauf der Visitenkarten
gemäss dem Rechtsbegehren 1., berechnet aus der Summe
ihrer Verkaufserlöse gemäss dem Ergebnis der Auskunft
(Klagebegehren 2.) und des Beweisverfahrens, abzüglich
der Summe der Gestehungskosten;
3.210 % der gesamten Umsätze (Verkaufserlöse) der Beklagten
mit Visitenkarten gemäss dem Klagebegehren 1., ermittelt
gemäss dem Ergebnis der Auskunft (Klagebegehren 2.) und
des Beweisverfahrens;
je zuzüglich 5 % seit dem Zeitpunkt der Erlöse. (...)"
Die Klägerin stützte die Klage auf das am 25. Juni 1997 angemeldete und am 15. Juli 1998 erteilte Patent CH 688 996 betreffend eine Visitenkarte, die in ein CD-Laufwerk eingelegt und gelesen werden kann. Der Patentanspruch 1 dieses Patentes wurde mit am 10. September 1999 eingereichter Teilverzichts-Erklärung eingeschränkt, die abhängigen Patentansprüche 2 bis 7 wurden beibehalten. Die Klägerin macht geltend, die von den Beklagten vertriebenen Visitenkarten verletzten das Patent CH 688 996.
Mit Urteil vom 12. Januar 2000 wies das Handelsgericht die Klage ab. Zur Begründung führte es aus, dass die Klage aus dreifachem Grunde abzuweisen sei. Erstens habe das Rechtsbegehren 1 eine Verletzungsform zum Gegenstand, welche die Beklagten nicht herstellten. Zweitens sei der Patentanspruch 1 nichtig, weil der Teilverzicht vom 10. September 1999 eine unzulässige Erweiterung darstelle. Schliesslich sei der Patentanspruch 1 und damit auch das Patent als Ganzes wegen fehlender Neuheit nichtig.
Auf eine gegen dieses Urteil eingereichte kantonale Nichtigkeitsbeschwerde der Klägerin trat das Kassationsgericht des Kantons Zürich mit Beschluss vom 30. Oktober 2000 nicht ein.
B.- Die Klägerin hat das Urteil des Handelsgerichts mit Berufung beim Bundesgericht angefochten. Sie stellt folgende Rechtsbegehren:
"1. Die Artikel 1, 3 und 4 des Dispositivs des Urteils
des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 10. De- zember 1997 [recte: 12. Januar 2000] seien aufzuheben.
2.1 Eventuell sei über die Fragen
2.1.1 ob dem Rechtsbegehren 1 der Klage unter Berücksichtigung
des eingereichten Verletzungsgegenstandes
(act. 3/1) zu entnehmen ist, dass es sich auf eine
Visitenkarte aus Kunststoff mit der für eine funk- tionsfähige Compact Disk nötigen Dicke zwischen
der Reflexionsschicht und der Unterseite richtet;
2.1.2 ob es für den fachmännischen Leser der Patentschrift
(act. 3/3) aus der Figur 2 und der Beschreibung klar
ersichtlich sei, dass die "Mittel" am Zentrierabsatz
für Mini-CD der Laufwerkschublade zum Anliegen kom- men, und ob dies als für die Erfindung wesentliches
Merkmal erkennbar sei;
2.1.3 ob sich die Merkmale "im Format einer üblichen Visi- tenkarte" und "an ihrer Unterseite" für den fachmän- nischen Leser der Patentschrift aus dem Dokument
(act. 3/1) ergeben und ob für die Fachperson klar
ist, dass die Präzisierung "im Format einer üblichen
Visitenkarte" nach "Visitenkarte aus Kunststoff" und
die Präzisierung "an ihrer Unterseite" nach "dass
die Karte" in den Patentanspruch in der aktuellen
Fassung (act. 18/1) einzusetzen ist;
2.1.4 ob der CD-Visitenkarte der Beklagten (act. 3/1) die
kreisförmige verdickte Partie an der Unterseite mit
einem Durchmesser von 80-81 mm im Hinblick auf die
Funktion, am Zentrierabsatz für Mini-CD einer CD- Laufwerkschublade anzuliegen, ein Äquivalent der
kreisförmig angeordneten Zentriernocken (13) des
Patentanspruchs 2 und der Figur 1 sind;
2.1.5 ob der ganze Informationsgehalt der Patentschrift
(act. 3/3) es nicht ausschliesst, dass der sachliche
Gegenstand des Patents auch eine Mini-CD (rund,
Durchmesser 80 mm) sein könnte.
durch das Bundesgericht ein Gutachten einzuholen.
Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der
Beklagten.. "
Die Beklagten schliessen auf Abweisung der Berufung.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.- Die Sondervorschrift von Art. 67 Ziff. 1 OG gibt dem Bundesgericht die Möglichkeit, die tatsächlichen Feststellungen der kantonalen Instanz über technische Verhältnisse im Berufungsverfahren zu überprüfen und zu diesem Zweck die erforderlichen Beweismassnahmen zu treffen. Eine derartige Überprüfung rechtfertigt sich jedoch nur, wenn die vorinstanzlichen Feststellungen ernsthaften Zweifeln unterliegen, insbesondere wenn sie unklar oder widersprüchlich sind oder auf irrtümlichen Überlegungen beruhen, weil die Vorinstanz oder bereits der im kantonalen Verfahren beigezogene Sachverständige von falschen Rechtsbegriffen ausgegangen ist oder sonstwie die technischen Fragen nicht richtig gestellt hat (BGE vom 9. Dezember 1998, E. 2a, abgedruckt in sic! 1999 294; BGE vom 17. November 1989, E. 2a, abgedruckt in SMI 1990, 133 ff.). Solche Zweifel beim Bundesgericht zu wecken, ist Sache der Partei, welche den technischen Sachverhalt überprüft haben will. Im Übrigen lässt das Bundesgericht neue Tatsachen oder Beweismittel gemäss Art. 67 Ziff. 2 OG nur zu, wenn der Partei, die sie behauptet, nicht vorzuwerfen ist, sie hätte sich bei sorgfältiger Prozessführung bereits im kantonalen Verfahren darauf berufen können (BGE 120 II 312 E. 3a S. 314; 98 II 325 E. 3a).
Die Klägerin beantragt mit dem Berufungsantrag Ziffer 2.1, das Bundesgericht habe eventuell ein Gutachten zu bestimmten Fragen einzuholen. Sie ersucht sodann auch in der Berufungsbegründung um Einholung eines Gutachtens in Bezug auf die Fragen der Zulässigkeit des Teilverzichts bzw. weiterer Einschränkungen des Patentes sowie der Neuheit der Erfindung.
Die Klägerin weist jedoch weder nach, dass sie die entsprechenden Vorbringen schon im kantonalen Verfahren formgerecht und rechtzeitig in den Prozess eingeführt hat, noch versucht sie in der Begründung ernsthafte Zweifel an den im Zusammenhang mit Art. 67 OG allein in Frage stehenden Feststellungen über die technischen Verhältnisse zu wecken.
Den Anträgen der Klägerin auf Einholung eines Gutachtens kann deshalb nicht stattgegeben werden.
2.- Nach dem angefochtenen Urteil beschreibt die Verletzungshandlung gemäss Klagebegehren Ziffer 1 eine nicht funktionsfähige Ausführung einer CD-Visitenkarte, welche die Beklagten nicht herstellten und auch nicht herzustellen drohten, was zur Abweisung der Klage führe. Dazu hält das Handelsgericht in technischer Hinsicht fest, dass eine CD oder Mini-CD ein bestimmtes Format aufweisen muss, damit sie abgespielt werden kann. Dazu gehört, dass die metallisierte Signalebene zusammen mit der darunterliegenden Kunststoffschicht im zu lesenden Bereich 1,2 mm (+- 0,1 mm) stark ist, ansonsten sie nicht funktionsfähig ist.
Die Klägerin rügt, die Vorinstanz habe das Klagebegehren falsch, gegen Treu und Glauben ausgelegt.
a) Mit der Berufung kann gerügt werden, es seien Vorschriften des Bundesrechts verletzt worden. Zur Rüge der Verletzung verfassungsmässiger Rechte oder des kantonalen Rechtes steht die Berufung dagegen nicht zur Verfügung (Art. 43 Abs. 1 und 55 Abs. 1 lit. c OG). Soweit sich die Klägerin auf kantonale Prozessnormen beruft, ist sie im vorliegenden Verfahren nicht zu hören. Zu beachten ist freilich, dass die vom kantonalen Recht geregelten formellen Anforderungen an ein Klagebegehren die Anwendung und Durchsetzung des Bundesrechts nicht vereiteln dürfen (BGE 123 III 213 E. 5b S. 218). Dies ist grundsätzlich nicht der Fall, wenn kantonale Verfahrensvorschriften Anforderungen an die Klarheit und Bestimmtheit von Klagebegehren stellen, welche darauf abzielen, dass der Klageantrag bei Gutheissung zum Urteil erhoben werden kann (vgl. BGE 116 II 215 E. 4a S. 219). Denn sowohl die Vollstreckung wie auch der Entscheid über die Frage, inwieweit dem entsprechenden Urteil nach Bundesrecht materielle Rechtskraft zukommt, werden durch derartige Vorschriften erleichtert (vgl. Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts,
6. Auflage, S. 190 N. 5a). Mit dem prozessualen Erfordernis bestimmter Rechtsbegehren wird daher das Bundesrecht nicht vereitelt, sondern im Gegenteil dessen Durchsetzung gefördert. Festzuhalten ist schliesslich, dass Rechtsbegehren nach dem Vertrauensgrundsatz auszulegen sind, wobei die Anwendung dieses Grundsatzes durch die Vorinstanz in einem Prozess, der einen bundesrechtlichen Anspruch betrifft, vom Bundesgericht im Berufungsverfahren überprüft werden kann.
d) Die Klägerin vermag nicht ernsthaft in Frage zu stellen, dass das Klagebegehren Ziffer 1 bei objektivem Verständnis eine Visitenkarte bzw. eine als solche dienende CD beschreibt, die auf der für die Lesbarkeit massgebenden Unterseite verglichen mit einer handelsüblichen CD eine Verdickung aufweist. Aus der Formulierung des Klagebegehrens ergibt sich einerseits, dass die Visitenkarte eine bedruckte Oberseite und eine "Unterseite mit durch ein Compactdisc-Laufwerk abtastbaren Daten" hat und dass sie anderseits "auf der Unterseite eine kreisförmige verdickte Partie mit einem Kreisdurchmesser zwischen 80 und 81 mm" aufweist. Dem ersten Teil des Textes lässt sich entnehmen, dass es sich um eine handelsübliche CD handeln muss, und zwar wegen des Visitenkarten-Formats allenfalls um eine Mini-CD. Wenn nun anschliessend davon die Rede ist, dass diese CD auf der Unterseite eine kreisförmige verdickte Partie mit einem Kreisdurchmesser von rund 8 cm habe, wird damit nach objektivem Verständnis die Vorstellung erweckt, dass die CD auf der für die elektronische Lesbarkeit massgebenden Unterseite auf einer kreisförmigen Fläche, welche einen beträchtlichen oder den ganzen Teil der CD ausfüllt, eine Verdickung aufweist.
Dass eine solche CD bzw. Visitenkarte wegen der Verdickung nicht abspielbar ist, hat keinen entscheidenden Einfluss auf die Auslegung des Rechtsbegehrens. Dabei handelt es sich vielmehr um eine Beurteilung nach anderen, nicht der Auslegung des Rechtsbegehrens, sondern dessen Begründetheit zugehörigen Kriterien. Diese beiden Vorgänge werden nicht nur in patentrechtlichen Prozessen, sondern ganz allgemein in allen Prozess voneinander unterschieden. Ein rechtlicher Mangel der Klage darf vom Gericht nicht dadurch beseitigt werden, dass es das Rechtsbegehren entsprechend auslegt bzw. korrigiert, selbst wenn der Mangel bereits am Anfang des Prozesses erkennbar ist. Die Auslegung des Handelsgerichts verstösst demnach nicht gegen Bundesrecht.
Unerheblich ist dagegen, ob die Klägerin das Rechtsbegehren Ziffer 1 selbst auch im erwähnten Sinn verstanden hat, was das Handelsgericht aus einer bestimmten Stelle der Klageschrift ableiten will. Massgebend ist hier - wie bereits mehrmals festgehalten - die objektive Auslegung und nicht das subjektive Verständnis einer der am Prozess beteiligten Parteien. Es erübrigt sich deshalb, auf die Einwände einzugehen, welche mit der Berufung gegen diesen Teil der Begründung des angefochtenen Urteils erhoben werden.
e) Schliesslich macht die Klägerin beiläufig geltend, die Vorinstanz hätte auf die Klage nicht eintreten dürfen, wenn sie das Rechtsschutzinteresse verneine. Die Klägerin begründet indessen nicht, inwiefern sie Bundesrecht für den Fall als verletzt erachtet, dass die Vorinstanz das Klagebegehren Ziffer 1 bundesrechtskonform ausgelegt hat.
Die Berufung äussert sich namentlich nicht zur Folgerung der Vorinstanz, wonach die Klägerin den Beklagten Handlungen verbieten lassen will, welche diese nicht begangen haben und auch nicht zu begehen drohen. Mangels ausreichender Berufungsbegründung ist das angefochtene Urteil in diesen Punkten nicht zu überprüfen (Art. 55 Abs. 1 lit. c OG; BGE 116 II 745 E. 3 S. 349 mit Hinweisen). Damit braucht auch zu den weiteren Erwägungen des Handelsgerichts nicht Stellung genommen werden, mit welchen dieses die von den Beklagten erhobene Einrede der Patentnichtigkeit für begründet erklärt hat.
3.- Aus diesen Gründen ist die Berufung abzuweisen und das angefochtene Urteil zu bestätigen.
Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend ist die Gerichtsgebühr der Klägerin aufzuerlegen (Art. 156 Abs. 1 OG).
Diese hat die Beklagten für das bundesgerichtliche Verfahren zu entschädigen (Art. 159 Abs. 1 und 2 OG).
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.- Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 12. Januar 2000 bestätigt.
2.- Die Gerichtsgebühr von Fr. 9'000.-- wird der Klägerin auferlegt.
3.- Die Klägerin hat die Beklagten für das bundesgerichtliche Verfahren mit insgesamt Fr. 10'000.-- zu entschädigen.
4.- Dieses Urteil wird den Parteien und dem Handelsgericht des Kantons Zürich schriftlich mitgeteilt.
______________
Lausanne, 7. Februar 2001
Im Namen der I. Zivilabteilung
des SCHWEIZERISCHEN BUNDESGERICHTS
Der Präsident:
Der Gerichtsschreiber: