Patent transfer claim dismissed for lack of proof of employmentKI-generiert

4A_460/2023

Urteil vom 16. Januar 2024

I. zivilrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichterin Kiss, präsidierendes Mitglied
Bundesrichter Rüedi,
Bundesrichterin May Canellas,
Gerichtsschreiber Dürst.

Verfahrensbeteiligte
A.________ SA,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Andri Hess und Rechtsanwältin Dr. Angelika Murer,
Beschwerdeführerin,

gegen

B.________ GmbH,
vertreten durch Rechtsanwälte Dr. Simon Holzer und Marcel C. Steinegger,
Beschwerdegegnerin.

Gegenstand
Patentrecht, Patentübertragung,

Beschwerde gegen das Urteil des Bundespatentgerichts vom 2. August 2023 (O2022_003).

Sachverhalt:

A.

Die A.________ SA (Klägerin, Beschwerdeführerin) ist eine Aktiengesellschaft nach Schweizer Recht mit Sitz in V.________. Die B.________ GmbH (Beklagte, Beschwerdegegnerin) hat ihren Sitz in Deutschland.
Die Klägerin steht auf dem Standpunkt, die Beklagte müsse ihr den schweizerisch/liechtensteinischen nationalen Teil der EP xxx, der EP yyy und der EP zzz (Streitpatente) übertragen; eventualiter seien ihr die nationalen Teile der Streitpatente zu einem vom Gericht festzusetzenden Anteil zur Mitinhaberschaft zu übertragen; subeventualiter sei die Nichtigkeit des nationalen Teils der Streitpatente festzustellen. Ihren Anspruch auf vollständige oder teilweise Übertragung beziehungsweise Nichtigkeit der Streitpatente leitet sie daraus ab, dass sämtliche an der Entwicklung der streitgegenständlichen technischen Lehre beteiligten Personen ihre Rechte an der Erfindung mittels Arbeitsvertrag und/oder durch Abtretung im Rahmen eines Entwicklungsvertrags an die Klägerin abgetreten hätten. Die Beklagte bestreitet einen Übertragungsanspruch vollumfänglich.

B.

Am 9. März 2022 reichte die Klägerin beim Bundespatentgericht Klage ein mit folgenden Rechtsbegehren:
«1. Die Beklagte sei zu verpflichten, den schweizerisch/liechtensteinischen nationalen Teil des EP xxx innert 10 Tagen ab Rechtskraft des Urteils auf die Klägerin zu übertragen.
2. Die Beklagte sei zu verpflichten, den schweizerisch/liechtensteinischen nationalen Teil des EP yyy innert 10 Tagen ab Rechtskraft des Urteils auf die Klägerin zu übertragen.
3. Die Beklagte sei zu verpflichten, den schweizerisch/liechtensteinischen nationalen Teil des EP zzz innert 10 Tagen ab Rechtskraft des Urteils auf die Klägerin zu übertragen.
4. Eventualiter zu Rechtsbegehren 1: Die Beklagte sei zu verpflichten, den schweizerisch/liechtensteinischen nationalen Teil des EP xxx innert 10 Tagen ab Rechtskraft des Urteils zu einem vom Gericht festzusetzenden Anteil zur Mitinhaberschaft auf die Klägerin zu übertragen.
5. Eventualiter zu Rechtsbegehren 2: Die Beklagte sei zu verpflichten, den schweizerisch/liechtensteinischen nationalen Teil des EP yyy innert 10 Tagen ab Rechtskraft des Urteils zu einem vom Gericht festzusetzenden Anteil zur Mitinhaberschaft auf die Klägerin zu übertragen.
6. Eventualiter zu Rechtsbegehren 3: Die Beklagte sei zu verpflichten, den schweizerisch/liechtensteinischen nationalen Teil des EP zzz innert 10 Tagen ab Rechtskraft des Urteils zu einem vom Gericht festzusetzenden Anteil zur Mitinhaberschaft auf die Klägerin zu übertragen.
7. Sub-Eventualiter zu Rechtsbegehren 4: Es sei die Nichtigkeit des schweizerisch/ liechtensteinischen nationalen Teils des EP xxx festzustellen.
8. Sub-Eventualiter zu Rechtsbegehren 5: Es sei die Nichtigkeit des schweizerisch/liechtensteinischen nationalen Teils des EP yyy festzustellen.
9. Sub-Eventualiter zu Rechtsbegehren 6: Es sei die Nichtigkeit des schweizerisch/liechtensteinischen nationalen Teils des EP zzz festzustellen."
Die Beklagte trug auf Abweisung der Klage an. Am 19. April 2023 erstattete Fachrichter Tobias Bremi das Fachrichtervotum, wozu die Parteien Stellung nahmen.
Mit Urteil vom 2. August 2023 wies das Bundespatentgericht die Klage vollumfänglich ab. Die Klägerin habe nicht beweisen können, dass sämtliche potenziell an der Erfindung beteiligten natürlichen Personen ihre Rechte auf das Patent an sie übertragen hätten. Auch habe sie nicht aufgezeigt, welche Teile der Streitpatente auf sie zurückgingen. Die vollständige bzw. anteilsmässige Übertragung der Streitpatente sei daher abzuweisen, ebenso die Feststellung deren Nichtigkeit.

C.

Die Klägerin beantragt dem Bundesgericht mit Beschwerde in Zivilsachen, das Urteil des Bundespatentgerichts vom 2. August 2023 sei aufzuheben. Materiell hält sie an ihren Haupt- und Eventualbegehren gemäss Klage fest. Subeventualiter verlangt sie die Rückweisung an die Vorinstanz zu neuer Entscheidung im Sinne der Erwägungen.
Die Beschwerdegegnerin beantragt, die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei. Die Vorinstanz verzichtete auf Vernehmlassung. Die Beschwerdeführerin replizierte, worauf die Beschwerdegegnerin eine Duplik eingereicht hat.

Erwägungen:

1.

Die Beschwerde betrifft eine Zivilsache (vgl. Art. 72 BGG) und richtet sich gegen einen Endentscheid (vgl. Art. 90 BGG) des Bundespatentgerichts (vgl. Art. 75 Abs. 1 BGG). Dagegen steht grundsätzlich die Beschwerde in Zivilsachen offen, gemäss Art. 74 Abs. 2 lit. e BGG unabhängig vom Streitwert.

2.

2.1. Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1 BGG). Dazu gehören sowohl die Feststellungen über den streitgegenständlichen Lebenssachverhalt als auch jene über den Ablauf des vor- und erstinstanzlichen Verfahrens, also die Feststellungen über den Prozesssachverhalt (BGE 140 III 16 E. 1.3.1 mit Hinweisen). Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz nur berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG beruht; zudem muss die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein können (Art. 97 Abs. 1 und Art. 105 Abs. 2 BGG). "Offensichtlich unrichtig" bedeutet dabei "willkürlich" (BGE 145 V 188 E. 2; 140 III 115 E. 2; 135 III 397 E. 1.5). Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt (Art. 99 Abs. 1 BGG).
Für eine Kritik am festgestellten Sachverhalt gilt ebenfalls das strenge Rügeprinzip von Art. 106 Abs. 2 BGG (BGE 140 III 264 E. 2.3 mit Hinweisen). Die Partei, welche die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz anfechten will, muss klar und substanziiert aufzeigen, inwiefern diese Voraussetzungen erfüllt sein sollen (BGE 140 III 16 E. 1.3.1 mit Hinweisen). Wenn sie den Sachverhalt ergänzen will, hat sie zudem mit präzisen Aktenhinweisen darzulegen, dass sie entsprechende rechtsrelevante Tatsachen und taugliche Beweismittel bereits bei den Vorinstanzen prozesskonform eingebracht hat (BGE 140 III 86 E. 2). Genügt die Kritik diesen Anforderungen nicht, können Vorbringen mit Bezug auf einen Sachverhalt, der vom angefochtenen Entscheid abweicht, nicht berücksichtigt werden (BGE 140 III 16 E. 1.3.1).

2.2. Entsprechend kann auf die Darstellung des Sachverhalts in der Beschwerde nicht abgestellt werden, soweit sie vom angefochtenen Entscheid abweicht.

2.3. Zu beachten ist, dass das Bundesgericht in die Beweiswürdigung des Sachgerichts nur eingreift, wenn diese willkürlich ist. Willkür liegt nach der Rechtsprechung nicht schon dann vor, wenn eine andere Lösung ebenfalls in Betracht zu ziehen oder gar vorzuziehen wäre, sondern bloss, wenn der angefochtene Entscheid offensichtlich unhaltbar ist, mit der tatsächlichen Situation in klarem Widerspruch steht, eine Norm oder einen unumstrittenen Rechtsgrundsatz krass verletzt oder in stossender Weise dem Gerechtigkeitsgedanken zuwiderläuft (BGE 144 II 281 E. 3.6.2; 141 III 564 E. 4.1; 140 III 16 E. 2.1; je mit Hinweisen). Die Beweiswürdigung ist mithin nicht schon dann willkürlich, wenn sie nicht mit der Darstellung der beschwerdeführenden Partei übereinstimmt, sondern bloss, wenn sie offensichtlich unhaltbar ist. Dies ist dann der Fall, wenn das Gericht Sinn und Tragweite eines Beweismittels offensichtlich verkannt, wenn es ohne sachlichen Grund ein wichtiges und entscheidwesentliches Beweismittel unberücksichtigt gelassen oder wenn es auf der Grundlage der festgestellten Tatsachen unhaltbare Schlussfolgerungen gezogen hat (BGE 144 II 281 E. 3.6.2; 140 III 264 E. 2.3; 137 III 226 E. 4.2). Inwiefern die Beweiswürdigung willkürlich sein soll, ist in der Beschwerde klar und detailliert aufzuzeigen (BGE 140 III 264 E. 2.3; 134 II 244 E. 2.2).

2.4. Der Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV) beinhaltet das Recht der betroffenen Partei, in einem Verfahren, das in ihre Rechtsstellung eingreift, mit rechtzeitig und formgültig angebotenen Beweisanträgen gehört zu werden, soweit diese erhebliche Tatsachen betreffen und nicht offensichtlich beweisuntauglich sind (BGE 134 I 140 E. 5.3; 131 I 153 E. 3). Das Recht auf Beweis ist zudem in Art. 152 ZPO gesetzlich vorgesehen und wird auch aus Art. 8 ZGB abgeleitet (Urteile 4A_570/2022 vom 16. Mai 2023 E. 3.1.2; 4A_447/2022 vom 11. November 2022 E. 3.1.1; 4A_11/2022 vom 27. Juni 2022 E. 3.4.1).

3.

3.1. Ist das Patentgesuch von einem Bewerber eingereicht worden, der gemäss Art. 3 PatG (SR 232.14) kein Recht auf das Patent hat, so kann der Berechtigte auf Abtretung des Patentgesuches oder, wenn das Patent bereits erteilt worden ist, entweder auf Abtretung oder auf Erklärung der Nichtigkeit des Patentes klagen (Art. 29 PatG).
Nach Art. 26 Abs. 1 lit. d PatG stellt der Richter auf Klage hin die Nichtigkeit des Patents fest, wenn der Patentinhaber weder der Erfinder noch dessen Rechtsnachfolger ist noch aus einem andern Rechtsgrund ein Recht auf das Patent hatte.

3.2. Die Vorinstanz wies die Klage der Beschwerdeführerin ab, weil ihr der ihr obliegende Beweis der tatsächlichen Grundlagen des geltend gemachten Übertragungsanspruchs misslungen sei. Namentlich habe sie nicht hinreichend behauptet und nicht bewiesen, dass die an der Erfindung beteiligten Personen, welche dem Unternehmen C.________ zuzurechnen sind, zu C.________ in einem Arbeitsverhältnis nach schweizerischem Recht gestanden seien und dass eine Diensterfindung vorlag, die nach Art. 332 Abs. 1 OR dem Arbeitgeber (C.________) gehörte.
Die Beschwerde könnte demnach nur Erfolg haben, wenn sie diesen Schluss der Vorinstanz umzustossen vermöchte. Diese hohe Hürde gelingt der Beschwerdeführerin nicht:

3.3. Sie beanstandet den angefochtenen Entscheid als in "mehrfacher Hinsicht akten- und bundesrechtswidrig". Die Vorinstanz habe den Sachverhalt offensichtlich unrichtig festgestellt und dabei auch das Recht auf Beweis im Sinne von Art. 29 Abs. 2 BV, Art. 150 und Art. 152 ZPO, die Verhandlungsmaxime nach Art. 55 Abs. 1 ZPO, die freie Beweiswürdigung nach Art. 157 ZPO und in der Folge Art. 29 sowie Art. 26 Abs. 1 lit. d PatG verletzt.

3.4. Sie rügt folgende Passagen im angefochtenen Urteil als offensichtlich unrichtige bzw. willkürliche Sachverhaltsfeststellungen: Sie habe sich zu den Anstellungsverhältnissen der angeblichen Mitarbeiter von C.________ nicht vernehmen lassen und dazu auch keine Beweismittel offeriert (E. 20 in fine). Es fehlten entsprechende Behauptungen und/ oder Beweisofferten hinsichtlich der angeblichen Mitarbeiter der C.________ (E. 21 S. 16 unten). Sie verliere kein Wort darüber, ob D.________, E.________, F.________, G.________, H.________ oder I.________ im interessierenden Zeitraum Arbeitnehmer der C.________ gewesen seien (E. 21 S. 17 oben). Sie habe die Zeugenaussage von J.________ nur zur Behauptung angeboten, dass C.________ die von ihren Mitarbeitern erworbenen Rechte an K.________ abgetreten habe (E. 21 S. 17).

3.4.1. Entgegen der Beschwerdeführerin sind die beanstandeten Feststellungen der Vorinstanz nicht deshalb widersprüchlich und aktenwidrig, weil die Beschwerdeführerin an verschiedenen Stellen in ihren vorinstanzlichen Rechtsschriften, worauf die Vorinstanz in E. 20 Bezug nimmt, ausgeführt hatte, die Entwickler L.________, I.________, E.________, F.________, G.________, H.________ und D.________ seien alle "Mitarbeiter" der C.________ gewesen. Die Beschwerdegegnerin bestritt, dass die betreffenden Personen im fraglichen Zeitpunkt Arbeitnehmer der C.________ waren. Zufolge dieser Bestreitung genügte es nicht zu behaupten, die Personen seien "Mitarbeiter" der C.________ gewesen. Die im Rahmen eines Entwicklungsteams an der Erfindung beteiligten Personen stehen nicht zwingend in einem Arbeitsverhältnis nach Art. 319 ff. OR, so dass eine Diensterfindung vorliegen könnte. Da die Beschwerdegegnerin das Vorliegen von Arbeitsverhältnissen bestritt, hätte die Beschwerdeführerin im Einzelnen die tatsächlichen Grundlagen behaupten und beweisen müssen, gestützt auf welche die Vorinstanz auf den Bestand von Arbeitsverhältnissen im Sinne von Art. 319 ff. OR dieser Personen zu C.________ und in der Folge auf das Vorliegen einer Diensterfindung nach Art. 332 Abs. 1 OR hätte schliessen können. Dass sie dies entgegen der beanstandeten Feststellungen der Vorinstanz getan hätte, vermag sie mit den zitierten Passagen aus ihren Rechtsschriften nicht darzulegen, ist dort doch durchwegs allzu pauschal bloss von "Mitarbeitern" und an einer Stelle (Randziffer 5 der Replik, act. 24) von "im Rahmen des Arbeitsvertrags" die Rede, ohne jegliche Konkretisierung in tatsächlicher Hinsicht. Die blosse Nennung des Begriffs "Arbeitsvertrag" genügt offensichtlich nicht. Es ist daher nicht willkürlich, wenn die Vorinstanz keine (hinreichenden) Behauptungen zu den Anstellungsverhältnissen der angeblichen Mitarbeiter von C.________ ausmachen konnte.

3.4.2. Da es bereits an hinreichend konkreten Behauptungen fehlte, erstaunt nicht, dass die Vorinstanz auch keine diesbezüglichen Beweisangebote feststellte. Das gilt namentlich betreffend den X.________-Report. Es hilft der Beschwerdeführerin nicht, wenn sie dem Bundesgericht ihre Sicht zu diesem Bericht, insbesondere zu den in der Tabelle aufgelisteten Mitgliedern der Forschungsgruppe der ersten Projektphase, unterbreitet und meint, damit sei bewiesen, dass die im X.________-Report genannten Personen Mitarbeiter von C.________ waren und dass die Spalte "Company" den Arbeitgeber der genannten Entwickler ausweise. Dies habe die Beschwerdegegnerin nicht bestritten. Sie habe den X.________-Report explizit als Beweis für die Behauptung offeriert, dass alle genannten Herren Mitarbeiter von C.________ gewesen seien und sie den Bericht mitverfasst hätten. Es sei demnach aktenwidrig, wenn die Vorinstanz ausführe, sie habe keine Beweise dafür offeriert, dass die Erfinder von C.________ Arbeitnehmer von C.________ gewesen seien.
Damit zeigt sie keine Aktenwidrigkeit auf und noch weniger Willkür. Denn der X.________-Report kann die erforderlichen Behauptungen zu den tatsächlichen Grundlagen eines Arbeitsvertrags nicht ersetzen, deren Fehlen die Vorinstanz monierte. Die Beschwerdeführerin vermag auch die Feststellung der Vorinstanz zum Prozesssachverhalt nicht zu widerlegen, wonach die Beschwerdegegnerin ausdrücklich bestritten habe, dass L.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________ und I.________ im interessierenden Zeitpunkt Arbeitnehmer von C.________ gewesen seien. In der von ihr zitierten Passage in der Klageantwort ist wiederum bloss von "Mitarbeitern von C.________" die Rede.

3.4.3. Auch ist es nicht offensichtlich unrichtig, wenn die Vorinstanz feststellt, dass die in der Replik, Randziffer 6, angebotene Zeugenaussage von J.________ nicht zur Behauptung erfolgte, dass die Entwickler von C.________ deren Arbeitnehmer waren, sondern für die Behauptung, dass C.________ die von ihren Mitarbeitern erworbenen Rechte an K.________ abgetreten habe (E. 21 S. 17), wird doch genau dies dort behauptet. Die von der Beschwerdeführerin zitierte Behauptung, "die Mitarbeiter von K.________ und C.________ traten ihre Rechte als Erfinder im Rahmen des Arbeitsvertrags an ihre jeweiligen Arbeitgeber ab. Dies ergibt sich bereits aus Art. 332 Abs. 1 OR", findet sich in Randziffer 5 der Replik. Zu dieser Behauptung in Randziffer 5 wurde J.________ aber nicht als Zeuge angeboten. Es ist daher nicht offensichtlich unrichtig, sondern zutreffend, wenn die Vorinstanz das Zeugenangebot von J.________ nicht auch auf die Behauptung in Randziffer 5 bezog. Ohnehin wäre es auch nicht willkürlich, in der pauschalen Erwähnung "eines Arbeitsvertrags" keine hinlänglich präzise Behauptung zu erblicken, dass die Entwickler von C.________ als dessen Arbeitnehmer im Sinne von Art. 332 Abs. 1 OR an der Erfindung beteiligt waren, um darüber Beweis abnehmen zu können.

3.5. Sämtliche Rügen einer offensichtlich unrichtigen Sachverhaltsfeststellung gehen mithin fehl.

3.6. Die Beschwerdeführerin baut ihre weitere Argumentation darauf auf, dass sie mit ihren Sachverhaltsrügen Erfolg hat. Nachdem dies nicht zutrifft, ist für das Bundesgericht verbindlich festgestellt, dass die Beschwerdeführerin nicht rechtsgenüglich behauptet und zum Beweis verstellt hat, dass die am Entwicklungsprojekt beteiligten Personen des Unternehmens C.________ als dessen Arbeitnehmer im Sinne von Art. 332 Abs. 1 OR tätig waren. Entsprechend kann der Vorinstanz keine Verletzung des Rechts auf Beweis, der Verhandlungsmaxime, von Art. 157 ZPO, Willkür in der Beweiswürdigung und in der Folge eine Verletzung von Art. 29 sowie Art. 26 Abs. 1 lit. d PatG vorgeworfen werden. Die Beschwerdeführerin hält auch unter diesem Titel an ihrem Standpunkt fest, sie habe ein Arbeitsverhältnis der betreffenden Personen zu C.________ hinreichend behauptet und prozesskonform dafür Beweise angeboten. Nachdem sich Beides nicht erhärtet hat, entbehren die Rügen der Grundlagen, und die geltend gemachten Rechtsverletzungen entfallen von vornherein, ohne dass im Einzelnen darauf einzugehen ist.

3.7. Die Rügen der Beschwerdeführerin erweisen sich allesamt als unbegründet.

4.

Demnach ist die Beschwerde abzuweisen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 66 Abs. 1 und Art. 68 Abs. 1 und 2 BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.

Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.

Die Gerichtskosten von Fr. 25'000.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt.

3.

Die Beschwerdeführerin hat die Beschwerdegegnerin für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 30'000.-- zu entschädigen.

4.

Dieses Urteil wird den Parteien und dem Bundespatentgericht schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 16. Januar 2024

Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Das präsidierende Mitglied: Kiss

Der Gerichtsschreiber: Dürst