Art. 3 Abs. 2 MSchG. Ein nicht oder nicht mehr als Marke geschütztes Wort ist schon dann Warenname, wenn nur ein bestimmter Kreis, z.B. nur die Fachleute, es allgemein zur Bezeichnung einer bestimmten Warenart verwendet. Bestätigung der Rechtsprechung (Erw. 6). Die Tatsache, dass die gleiche Ware einen zweiten Namen ("Elastomer") hat, nimmt dem andern Wort ("Spandex") die Eigenschaft als Gemeingut nicht (Erw. 7). Wer eine gemeinfreie Sachbezeichnung verwendet, begeht grundsätzlich weder eine Markenrechtsverletzung noch unlautern Wettbewerb (Erw. 8). Rechtsmissbräuchliches Verhalten des Inhabers einer eingetragenen Marke, der im Prozess den Standpunkt einnimmt, die angefochtene Marke sei gemeinfrei? (Erw. 9).
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A.- Die Firma André van Spaendonck & Zonen N.V. in Tilburg ist Inhaberin der seit 1946 im internationalen Markenregister stehenden Wortmarke "SPANDON", die unter anderem für Fasern, Fäden, Gewebe und Kleider bestimmt ist, sowie einer im Jahre 1950 in das gleiche Register eingetragenen Wort- und Bild-Marke "SPANDON PURE WOOL" für Wollstoffe.
Die in den Vereinigten Staaten von Amerika niedergelassene International Latex Corporation liess im Jahre 1961 die Marken "SPANDEX" und "SPANTEX" in das schweizerische Register eintragen, beide für Oberkleider, Unterwäsche, elastische Gewebe, Kunststoffgewebe und Stückwaren.
B.- Am 12. November 1962 klagte die Firma Spaendonck beim Handelsgericht des Kantons Zürich gegen die International Latex Corporation auf Löschung der Marken "SPANDEX" und "SPANTEX" und auf Untersagung des Gebrauchs der beiden Wörter und sonstiger Bezeichnungen mit dem Stamme "Spand" oder "Spant" mit Beziehung auf Fasern, Garne, Gewebe und daraus herzustellende Waren. Am 17. Mai 1963 liess die Beklagte die beiden Marken löschen. Am 4. Juli 1966 nahm das Handelsgericht davon Vormerk und wies das Untersagungsbegehren ab. Auf Nichtigkeitsbeschwerde der Klägerin hob das Kassationsgericht des Kantons Zürich dieses Urteil am 20. Juni 1967 auf und wies die Sache zur Beweisergänzung und neuen Beurteilung an das Handelsgericht zurück.
Das Handelsgericht fällte am 7. September 1967 das neue Urteil. Es merkte wiederum die Löschung der beiden Marken Spandex und Spantex vor. Zudem schützte es das Untersagungsbegehren mit Bezug auf den Gebrauch des Wortes Spantex.
C.- Die Klägerin verlangt mit der Berufung die vollumfängliche Gutheissung des Untersagungsbegehrens; eventuell beantragt sie, die Sache zur Vervollständigung des Beweisverfahrens an die Vorinstanz zurückzuweisen.
Das Bundesgericht zicht in Erwägung:
Es trifft zu, dass die Umwandlung einer Marke in ein Freizeichen erst abgeschlossen ist, wenn alle an der Herstellung, dem Vertrieb und dem Kauf der Ware beteiligten Kreise das Zeichen nicht mehr als Hinweis auf einen bestimmten Geschäftsbetrieb, sondern als Gemeingut, besonders als Warenname, ansehen (BGE 42 II 171, BGE 57 II 606 f., BGE 60 II 254, BGE 62 II 325). Diese Rechtsprechung trägt dem Interesse des Markeninhabers an der Erhaltung seines eingetragenen Zeichens Rechnung; solange dieses in gewissen Kreisen seine hinweisende Kraft nicht verloren hat, soll der Markeninhaber den Schutz weiterhin beanspruchen können. Es steht ihm aber frei, darauf zu verzichten, bevor die Umbildung in ein Freizeichen vollendet ist. Tut er das, so stellt sich die Frage, ob die Umbildung abgeschlossen sei, für ihn nicht mehr. Das Zeichen ist von der Löschung an nicht mehr geschützt. Dritte können sich nicht darauf berufen, die Umwandlung in ein Freizeichen sei noch nicht in allen beteiligten Kreisen vollendet. Vielmehr ist für Dritte die Lage gleich, wie wenn das Zeichen nie als Marke eingetragen gewesen wäre. Es fragt sich einfach, ob der Kreis von Personen, die das Wort als Warenname betrachten, genügend weit sei, damit es als Gemeingut im Sinne des Gesetzes gelten könne.
Diese Frage ist nicht erst zu bejahen, wenn alle Kreise, die mit der Herstellung oder dem Verkehr der Ware zu tun haben, sich der Bedeutung des betreffenden Wortes als Warenname bewusst sind. Ein nicht oder nicht mehr als Marke geschütztes Wort ist schon dann Warenname, wenn nur ein bestimmter Kreis, z.B. nur die Fachleute, es allgemein zur Bezeichnung einer bestimmten Warenart verwendet. Auf diesen Standpunkt stellte sich das Bundesgericht schon in BGE 36 II 445. Die gleiche Auffassung liegt BGE 80 II 176 Erw. 3 zugrunde, wo sich die Frage stellte, ob das mit der eingetragenen Marke Clix verwechselbare Wort Clip "eine Sachbezeichnung, eine Beschaffenheitsangabe" sei und sein Gebrauch daher nicht gegen das Gesetz über den unlautern Wettbewerb verstosse.
Daher ist unerheblich, ob auch alle Hausfrauen, die Stoffe aus Kunstfasern oder Bekleidungsstücke aus solchen kaufen, im Worte Spandex einen Warennamen sehen. Nach den verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz ist dieses Wort in der Schweiz in den Kreisen der Textilchemie, in der das Erzeugnis verarbeitenden Textilindustrie, im Grosshandel und Detailverkauf als Warenname bekannt geworden. Namentlich fassen auch die leitenden Organe der Warenhäuser es als solchen auf. Dem kaufenden Publikum ist er durch die Zeitungsreklame zum mindesten zur Kenntnis gebracht worden. Das Wort Spandex hat daher als Warenname genügend Verbreitung gefunden und sich im schweizerischen Sprachschatz einen Platz als Gemeingut erobert.
Die Behauptung, das Wort sei als Sachbezeichnung verschwunden, setzt sich über die verbindliche Feststellung der Vorinstanz hinweg, wonach es in den Fachkreisen immer noch als Warenname verstanden werde. Das Handelsgericht räumt nur ein, es habe zugunsten der Bezeichnung Elastomer an Verbreitung eingebüsst, weil die Klägerin im Verlaufe des Prozesses bei den Erzeugern und Grossverbrauchern der Ware unter Hinweis auf das ihr günstige niederländische Urteil vorstellig geworden sei. Nach wie vor werden Waren aus den Vereinigten Staaten mit Spandex-Etiketten in die Schweiz eingeführt. Im übrigen ist festgestellt, dass auch die Beklagte auf die Weiterverwendung des Wortes Spandex als Warenname nicht verzichtet hat. Die Behauptung der Klägerin, die Beklagte gebrauche es nicht mehr, ist nicht zu hören und übrigens nicht zu verstehen, da, wenn sie zuträfe, das Unterlassungsbegehren und die Berufung der Klägerin gegenstandslos wären.
Wird das Wort Spandex weiterhin als Warenname verwendet, wenn auch weniger häufig als früher, so ist es nach wie vor Gemeingut. Der Verzicht gewisser Erzeuger und Grossverbraucher, die angesichts der (nicht gerechtfertigten) Intervention der Klägerin eine abwartende Haltung einnehmen, ändert nichts, da, wie bereits ausgeführt wurde, ein Wort nicht bloss dann Gemeingut ist, wenn es lückenlos von allen Leuten, die es tatsächlich verwenden könnten, tatsächlich gebraucht wird. Auch der Umstand, dass die gleiche Ware einen zweiten Namen (Elastomer) hat, nimmt dem Worte Spandex die Eigenschaft als Gemeingut nicht. Diese Auffassung liegt schon BGE 36 II 442 zugrunde, wo der Name Haematogen als Gemeingut gewürdigt wurde, obwohl die betreffende Ware auch als Ferratin bekannt war.
Unlauteren Wettbewerb beginge die Beklagte nur, wenn sie das Wort Spandex auch im Zusammenhang mit Fasern gebrauchen würde, die anders zusammengesetzt wären als jene, für die es im gegenwärtigen Sprachgebrauch bestimmt ist. Dass sie das jemals getan habe, behauptet die Klägerin aber nicht.
Nicht jeder Wechsel einer Auffassung ist als "venire contra factum proprium" missbräuchlich (vgl. MERZ, N. 401 zu Art. 2 ZGB). Rechtsmissbrauch kommt in Frage, wenn jemand einen Rechtsstandpunkt einnimmt, der sich mit seinem eigenen tatsächlichen Verhalten schlechterdings nicht verträgt. Wer z.B. den Rücktritt vom Vertrag erklärt, hierauf aber die empfangene Leistung weiterveräussert, statt sie zurückzuerstatten, kann je nach den Umständen sich nicht mehr auf Rücktritt berufen. Auch kann es Treu und Glauben widersprechen, mit einer bestimmten Stellungnahme die Gegenpartei zu einem für sie nachteiligen Verhalten zu veranlassen und sich hernach auf einen anderen Standpunkt zu stellen. Der Beklagten fällt im vorliegenden Falle nichts Derartiges zur Last. Indem sie das Wort Spandex als Marke registrieren liess, veranlasste sie die Klägerin nicht zu einem für diese schädlichen Verhalten. Die Auffassung der Klägerin, die Beklagte habe dadurch auf dem schweizerischen Markt Verwirrung gestiftet, die Klägerin zum Eingreifen genötigt und sie so geschädigt, kann nicht zur Bejahung eines offenbaren Rechtsmissbrauches und damit zur Gutheissung der nach den Regeln des Rechts unbegründeten Unterlassungsklage führen. Die unbefugte Registrierung des Wortes Spandex als Marke verbunden mit der Anerkennung des Löschungsbegehrens der Klägerin während des Prozesses, wurde vom Handelsgericht bei der Verteilung der Prozesskosten berücksichtigt. Damit ist die Klägerin für den Nachteil entschädigt, der ihr durch ihr prozessuales Eingreifen mit dem Löschungsbegehren entstanden ist. Die Folgen der unbegründeten Stellung eines Unterlassungsbegehrens hat sie selber zu tragen. Die Berufung auf BAUMBACH/HEFERMEHL, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, 9. Auflage, Bd. I, Anm. 295 der Einleitung zum UWG, hilft ihr nichts. Die Beispiele unzulässiger Rechtsausübung, mit der sich ein Wettbewerber nach der Auffassung der Verfasser dieses Werkes mit seinem eigenen früheren Verhalten in Widerspruch setzt, haben mit dem heute zu beurteilenden Sachverhalt nichts gemeinsam. BAUMBACH/HEFERMEHL sagen, wer z.B. durch eigene rechtswidrige Benutzungshandlungen die Verkehrsgeltung einer fremden Bezeichnung geschwächt oder zerstört habe, könne sich dem Verletzten gegenüber nicht auf den Wegfall der Verkehrsgeltung berufen. Im vorliegenden Fall spielt die Verkehrsgeltung des Zeichens der Klägerin überhaupt keine Rolle, sondern zu entscheiden ist nur, ob die Beklagte, wie alle andern Interessierten, berechtigt sei, ein dem Gemeingebrauch offenstehendes Wort trotz der von der Klägerin hinterlegten Marken zu benützen. Von einem Rechtsmissbrauch fehlt hier jede Spur, geschweige denn, dass er offenbar wäre, wie Art. 2 Abs. 2 ZGB voraussetzt.
Ob die Beklagte während der Zeit, da das Wort Spandex zu ihren Gunsten als Marke eingetragen war, gegen Dritte "markenrechtliche Verwarnungsbriefe" erliess, ist rechtlich unerheblich. Insbesondere spielt diese Behauptung für die Frage des Rechtsmissbrauches keine Rolle. Nur die Verwarnten könnten aus den angeblichen Verwarnungen allenfalls etwas gegen die Beklagte ableiten. Die Klägerin behauptet nicht, sie sei ebenfalls verwarnt worden, und die Verwarnung anderer musste ihr gleichgültig sein; nicht sie hat im Warenzeichenwesen für allgemeine Ordnung zu sorgen. Die Nichteinvernahme eines Zeugen, durch den die Klägerin ihre Behauptung betreffend "markenrechtliche Verwarnungsbriefe" der Beklagten beweisen wollte, verletzt daher Bundesrecht nicht.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 7. November 1967 bestätigt.