Trademark confusion and descriptiveness of Solis, Sollux, Liliput, SoliputKI-generiert

Markenschutz. N° 15. Demnach erkennt das Bundesgericht: Die Berufung wird dahin gutgeheissen, dass das ange- fochnete Urnil aufgehoben-und die Sache zu neuer Ent- scheidung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen wird. V. MARKENSCHUTZ PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE 15. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 17. März 1953 i. S. Quarzlampen-Gesellsehaft m.b.H. gegen Dr. W. Sehaufelberger Söhne. Verwechslungsgefahr (Art. 6 Abs. 2 MSchG) verneint zwischen den Marken Solis und Sollux (Erw. 1 b und cl Geographische Namen als Marke (Art. 18 MSchG), Voraussetzungen der Zulässigkeit (Erw. 1 d). BeschaOenheitsangabe (Art. 3 MSchG), Begriff; Liliput keine solche (Erw. 2). Verwechslungsgefahr (Art. 6 Abs. 2 MSchG) infolge der Wahl einer Marke (Soliput), die als Kombination aus zwei Marken eines Dritten (Solis und Liliput) erscheint (Erw. 3). Danger de confusion (art. '6 al. 2 LMF) nie entre les marques ( Solis et Sollux (consid. I b et cl N0tn8 de lie'UX employes comme marque (art. 18 LMF) ; conditions de liceiM (consid. 1 d). Caractere descriptif (art. 3 LMF); notion ; le terme Liliput n'a pas un tel caractere (consid. 2). Danger de confusion (art. 6 al. 2 LMF) par suite du choix d'une marque (Soliput) qui apparait comme 10. combinaison de deux marques appartenant a un tiers Solis et Liliput; consid. 3). Pericolo di confusione (art. 6 cp. 2 LMF) non esiste tra le marche Solis e Sollux (consid. I b e cl Nom;i googra ici come marche (art. 18 Ll 1F) ; presupposti della loro liceita (consid. I d). Carattere descrittivo : (art. 3 LMF) ; nozione ; la parola Liliput non ha un siftatto carattere (consid. 2). Perioolo di confusione (art. 6 cp. 2 LMF) a motivo della scelta -d'una marca (Soliput) ehe appare come la combinazione di due marche appartenenti ad un terzo (Solis e Liliput; consid. 3). Markenschutz. N0 15.

AU8 dem Tatbestand: Die Firma W. Schaufelberger Söhne stellte unter den Marken Solis und Liliput elektrische Heizkissen her. Die Quarzlampen-Gesellschaft m.b.H., die schon früher Quecksilberdampflampen unter der Marke Sollux her- gestellt hatte, nahm später den Vertrieb einer kleinen Höhensonne unter der Bezeichnung Soliput auf. Die deswegen von der Firma Schaufelberger erhobene marken- und wettbewerbsrechtliche Unterlassungsklage wurde vom Handelsgericht Zürich wegen gänzlicher Warenverschie- denheit abgewiesen. Das Bundesgericht entschied gegen- teilig und wies die Sache zur weiteren Behandlung an die Vorinstanz zurück (siehe BGE 77 II 331). In seinem neuen Entscheid bejahte das Handelsgericht die von der Beklagten bestrittene Rechtsbeständigkeit der klägerischen Marken Solis und Liliput , erklärte die Marke Soliput der Beklagten als Kombination der Mar- ken Solis und Liliput für unzulässig und verbot der Beklagten die marken-und wettbewerbsrechtliche Verwen- dung der Bezeichnung Soliput für elektrische Apparate zu medizinischen und hygienischen Zwecken des allge- meinen Gebrauchs, insbesondere für Höhensonnen. Das Bundesgericht weist die Berufung der Beklagten gegen diesen Entscheid ab. Aus den Erwägungen:

1. -Die Berufung wendet sich in erster Linie gegen die Auffassung der Vorinstanz, dass zwischen der klägerischen Marke Solis und der älteren Marke der Beklagten Sollux keine Verwechslungsgefahr bestehe. Zu Unrecht. ... b) Die Silbe sol ist nämlich für Marken wie für Firmen (die ebenfalls als Marken gelten, Art. 1 Ziff. I MSchG) derart allgemein gebräuchlich, dass es für die Unterscheidungskraft überwiegend auf die zusätzliche Wortgestaltung ankommen muss. Zwar machen beide Par- teien geltend, die Häufigkeit der Silbe sol sei bedeu-

Markenschutz. N° 15. tungslos, weil es nur darauf ankomme, ob die Bezeichnung für gleichartige (richtiger: für nicht gänzlich voneinander abweichende) Waren gebraucht werde, was nicht der Fall sei. Dieser Auffassung kann indessen nicht beigepflichtet werden. Wenn ein Zeichen sozusagen auf Schritt und Tritt anzutreffen ist, weil es für alle möglichen Erzeugnisse verwendet wird, so sinkt es für die Unterscheidungskraft zur Bedeutungslosigkeit hinab, wird also überhaupt zu einem schwachen Zeichen, nicht nur in Bezug auf gleich- artige Waren'(BGE 63 II 285). Die zur gemeinsamen, nicht unterscheidungskräftigen Silbe sol hinzutretende Wortgestaltung weist nun aber bei Solis)) einerseits und Sollux ) anderseits völlige Verschiedenheit in Bild und Klang auf, und überdies ist der zusätzliche Bestandteil bei Solis)) unbetont, bei Sollux ) dagegen betont. Das Bestehen genügender Unter- scheidbarkeit wird wohl am besten erhärtet durch den von der Berufungsklägerin selber noch vor der kantonalen Instanz eingenommenen Standpunkt, das Nebeneinander- bestehen der beiden Marken während 30 Jahren, sowie der Umstand, dass beide international eingetragen worden seien, ohne dass auoh nur in einem einzigen Lande die eine wegen der aridern zurüokgewiesen worden sei, beweise das Fehlen einer Verweohslungsgefahr. Denn im Fehlen von Verweohslungen während langer Zeit erbliokt die Reohtsprechung ein gewichtiges Indiz gegen die 1 Ver- wechslungsgefahr (BGE 47 II 237). c) Der Hinweis der Berufungsklägerin auf die im Laufe der Jahre erworbene Verkehrsgeltung ihrer ursprünglich an sich schwaohen Marke verfängt nicht; denn was sie in dieser Hinsioht vorbringt, trifft genau gleich auch auf die Marke der Berufungsbeklagten zu. Beide Marken sind ungefähr gleioh alt, entbehrten zu Beginn besonderer Untersoheidungskraft und sind, wie jede Partei für ihre Marke unter Behauptung grossen Reklameaufwands gel- tend macht, heute weitherum bekannt. Ob die eine an Verkehrsgeltung der andern etwas voraus habe, dürfte MarkensChutz. N0 15.

schwerlich festzustellen sein, wie das in der Natur solchen Nachweises liegt. Durch die auf der Verkehrsgeltung beruhende Kennzeichnungskraft wird daher, weil sie beiden eignet, das Fehlen der Gefahr einer Verwechslung der beiden Marken eher bekräftigt. d) Die Berufung ficht die Marke Solis ) auch mit dem Hinweis darauf an, dass dies ein Ortsname sei, der nicht monopolisiert werden dürfe. In der Tat gibt es in Grau- bünden zwischen Thusis und Tiefenkastel eine Häuser- gruppe mit dem Namen Solis. Ein geographischer Name ist jedoch als Marke nicht schlechthin ausgeschlossen. Er ist vielmehr insbesondere dann zulässig, wenn er in seiner Verwendung als Marke erkennbar Phantasiecharakter hat (Säntisstumpen, Bitter Diablerets, Bernina-Nähmaschine). Verboten ist er nur, wenn er Herkunft der damit verse- henen Ware von jenem Ort oder Vertrieb an ihm vor- täuscht. Das fällt hier ausser Betracht. Solis wirkt schon an sich .als Phantasieausdruck, hinter dem man nicht eine Ortsbezeichnung sucht. Wer aber, weil er aus der Gegend ist, Solis bei Thusis kennt, weiss natürlich auch, dass Fabrikation und Vertrieb der so benannten Waren nicht dort erfolgen, und die wohl wenig zahlreichen Leute, die sonst noch den Ortsnamen kennen sollten, wer- den kaum auf den Gedanken kommen, dass diese eine unter den vielfach anzutreffenden Ableitungen von sol ) als Bezugnahme auf den bündnerischen Weiler zu verstehen sei ; die einigermassen Gebildeten unter ihnen, denen sol ) als Stamm des Wortes für Sonne in den romanischen Sprachen geläufig ist, sind der Gefahr eines solchen unzu- treffenden Rückschlusses erst recht nicht ausgesetzt. 2. -Die Marke Liliput der Berufungsbeklagten hält die Berufungsklägerin für ungültig, weil Liliput eine Beschaffenheitsangabe für kleine Waren, also gemeinfrei sei. Das "Vort ( Liliput I), führt sie aus, versinnbildliche etwas Kleines, also z.B. ein kleines Heizkissen; wie piccolo sei es nach der Verkehrsauffassung Beschaffenheitsangabe überall da, wo eine verhältnismässige Kleinheit für die

Markenschutz. N0 15. Ware oder deren Aufmachung in Betracht komme, und zwar ergebe sich dieser Wortsinn ohne Zuhilfenahme der Phantasie. Der Vergleich mit piccolo geht jedoch fehl. Piccolo gehört zum gewöhnlichsten, unentbehrlichsten Wort- schatz einer der schweizerischen Landessprachen und ist selbstverständlich Beschaffenheitsangabe. Liliput dage- gen gehört gerade keiner Sprache an, sondern ist ein Phan- tasiegebilde, das von Swift in seinem Werke Gullivers Reisen erfunden worden ist zur Bezeichnung eines von märchenhaft kleinen Menschenwesen bewohnten Landes. Wenn seine Bedeutung allgemein geläufig ist, so ist das lediglich auf die Allbekanntheit des genannten Buches zurückzuführen. Später wurde die Bezeichnung dann aller- dings vom Land und seinen Bewohnern vielfach auf andere kleine Dinge übertragen, wie häufig der Eigenname des Trägers einer hervorstechenden Eigenschaft zur Bezeich- nung dieser selbst gebraucht wird. Aber :;lolche Uebertra- gung setzt einmal die Kenntnis der urspÜllglichen Ver- wendungsart und sodann eine darananknüpfende Gedan- kenoperation voraus. Es bedarf also zur Herstellung der sachlichen Beziehung einer unter Zuhilfenahme der Phan- tasie gewonnenen Ideenverbindung. Das schliesst die Annahme einer Beschaffenheitsangabe im Sinne von Art. 3 MSchG aus. Eine solche liegt vielmehr erst vor, wenn die Bezeichnung unmittelbar, ohne solche Ideenverbin dung, auf eine bestimmte Eigenschaft hinweist (BGE 70 11

und dortige Zitate). Das trifft erst zu, wenn eine Bezeichnung dem Wortschatz einer Sprache angehört; denn nur dann besteht ein Bedürfnis, sie für den Gemein- gebrauch frei zu halten, weil eben jedermann Anspruch auf Benützung des allgemeinen Wortschatzes hat und es daher nicht angeht, dass der Zuerstkommende den andern den Gebrauch der Sprache durch Monopolisierung eines Ausdrucks beschneidet. Bei dieser richtigen Betrachtungs- weise scheiden deshalb Worte, die nicht nur keiner Landes- sprache, sondern überhaupt keiner Sprache angehören, Markenschutz. N0 15.

vielmehr auf blosser Phantasie beruhende Lautartikula- tionen sind, zum vorneherein aus. Es verschlägt ilichts, wenn diejenigen, die um ihre originäre Bedeutung wissen, noch so zahlreich sein mögen, und weim die Ideenassozia- tion wegen der Eindrücklichkeit der Prägung noch so rasch spielen mag. Möglich ist allerdings, dass solche Phantasie- gebilde mit der Zeit Bestandteil des Wortschatzes einer Sprache werden. Aber für Liliput)) in seiner Bedeutung für klein trifft das jedenfalls heute nicht zu. Liliput ist eine Phantasiebezeichnu,ng für Kleinheit geblieben, ganz gleich wie Goliath für Riesengrösse. Ganz abgesehen von dieser grundsätzlichen Unterscheidung wäre es auch eine Uebertreibung, behaupten zu wollen, es bestehe ein Bedürf- nis, dass ein Gewerbetreibender den andern die Worte Liliput oder Goliath für die Bezeichnung einer Ware frei- halten müsse. Die Berufung weist darauf hin, dass in Holland die Marke Liliput für eine kleine Verbandstoffpackung abgelehnt worden sei, weil ihr tout caractere distinctif comme marque pour ces produits fehle. Aus dieser Begrün- dung braucht indessen nicht notwendigerweise die Charak- terisierung von Liliput als Beschaffenheitsangabe her- ausgelesen zu werden. Wenn sie aber diesen Sinn haben sollte, so könnte dieser Auffassung aus den dargelegten Gründen nicht gefolgt werden, womit sich die Schweiz in die Reihe jener zahlreichen Länder stellen würde die wie die Berufung selber zugibt, diese Marke für di ver schiedensten Waren zugelassen haben. 3. -Hinsichtlich der Hauptfrage nach der Verwechsel- barkeit der Marken der Parteien ist zunächst zu bemerken dass es als belanglos dahingestellt bleiben kann, ob di Marke Soliput der Berufungsklägerin die Marken Solis )) und Liliput der Berufungsbeklagten einzeln betrachtet verletze. Denn wie das Bundesgericht schon in seinem Rückweisungsurteil erklärt hat, kann eine Markenver- letzung auch vorliegen, wenn ein Dritter eine Marke wählt, die als Kombination zweier Marken eines andern erscheint.

Verfahren Ne 16. Die Ausführungen der Berufung, dass nur eine Verlet- zung jeder der beiden gegnerischen Marken für sich allein rechtserheblich sein könne, sind als Kritik des bundes- gerichtlichen Rückweisungsurteils unzulässig. Eine solche Markenrechtsverletzung ist gemäss der über- zeugenden Begründung des angefochtenen Urteils unzwei- felhaft zu bejahen. Die Marke Soliput erscheint als eine Kombination charakteristischer Elemente der Marken Solls ) und ( Liliput , und es liegt darum nahe, dem Geschäft, dessen Erzeugnisse mit den beiden letzteren Marken angeboten werden,' auch nicht gänzlich abwei- chende Erzeugnisse mit der einprägsamen Zusammen- ziehung jener beiden Marken in Soliput zuzuschreiben. Mit Rücksicht auf diese Verwechslungsgefahr erweist sich daher die Bezeichnung Soliput als unzulässig. Der Berufungsklägerin ist deshalb die marken-und wettbe- werbsmässige Verwendung des Zeichens in dem von der Vorinstanz umschriebenen Ausmass zu untersagen. VI. VERFAHREN PROC:EDURE 16. Urtell der I. Zivilabtellung vom 8. Aprll 1953 i. S. Stolle gegen Horstmann und Mitbeteiligte. Parteivertretung vor Bundesgericht, Art. 29 Aha. 2 OG. In Fällen aus dem Kanton Zürich ist die Vertretung nur durch einen Anwalt zulässig, ohne Rücksicht darauf, dass 34 Aha. I zürch. ZPO die nicht berufsmässige Vertretung durch andere Personen gestattet. Representation des parties devant le Tribunal federal, art. 29 al. 2 OJ. D!tIls les litiges provenant du canton de Zurich, les avocats patentes peuvent seuls agir comme mandataires, bien que I'art. 34 al. 1 du code de procedure civile zurichois pennette a d'autres personnes d'intervenir non professionnellement en cette qualiM. Verfahren. Ne 16.

Patrocinio delle parti var;ti al Tribunale, federale, art. 29 cp. 2 OG. Nelle cane provementi dal Cantone di Zurigo solo gli avvocati patentatl ponono come !ldatari, quantunque I'art. 34, cp. 1, deI codice di procedura mvile zurigano permetta ad altre persone d'intervenire in tale qua,lita a titolo non professionale.

1. -Die Berufungsklägerin war vor den kantonalen Instanzen durch Dr Walter Guldenmann vertreten, der in Zürich ein Treuhand-und Verwaltungsbüro führt, jedoch nicht im Besitze eines Anwaltspatentes ist. Auch die Berufungsschrift an das Bundesgericht ist von Dr Gulden- mann eingereicht worden.
2. -Nach Art. 29 Abs. 2 OG können in Zivil-und Strafsachen nur patentierte Anwälte sowie die Rechtslehrer an schweizerischen Hochschulen als Parteivertreter vor Bundesgericht auftreten; vorbehalten bleiben lediglich die Fälle aus Kantonen, in welchen der Anwaltsberuf ohne behördliche Bewilligung ausgeübt werden darf. Gemäss 34 der zürch. ZPO können sich die Parteien, vorbehältlich der Bestimmungen des Gesetzes betreffend die Ausübung des Rechtsanwaltsberufs, grundsätzlich durch eine andere, in bürgerlichen Ehren und Rechten stehende Person vertreten lassen. 1 des zürch. Anwalts- gesetzes vom 3. Juli 1938 sodann gestattet die berufs- mässige Vertretung von Parteien in Zivil-und Strafpro- zessen vor den zürcherischen Gerichten (mit Ausnahme des summarischen Verfahrens und der nicht streitigen Gerichtsbarkeit) nur den Personen, die im Besitze des zür- cherischen Fähigkeitszeugnisses sind oder denen das Ober- gericht gemäss Art. 5 der Uebergangsbestimmungen zur BV die Bewilligung auf Grund eines ausserkantonalen Fähigkeitsausweises erteilt hat.
3. -Dr W. Guldenmann besitzt keinerlei Ausweis, auf Grund dessen er zur Ausübung des Rechtsanwaltsberufs im Kanton Zürich befugt wäre. Die zürcherischen Gerichte haben ihn im vorliegenden Fall zur Prozessführung ledig- lich zugelassen, weil sie annahmen, es stehe keine berufs- mässige) Vertretung in Frage, da er erklärt hatte, er habe die Vertretung der Klägerin auf Grund seiner engen