Art. 3 Abs. 2, Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2, Art. 14 Abs. 2, Art. 16bis MSchG; Art. 34 PatG: Descriptive signs may be registrable if they have acquired distinctiveness and are not needed by trade as free descriptive terms. A trademark containing an allusion to patent protection cannot be refused solely because the corresponding patent will expire earlier than the mark; if the allusion later becomes misleading, cancellation or ex officio deletion is available. Such allusion is admissible only if the marked article itself is patented or constitutes the immediate product of a patented process. An immediate product requires that subsequent steps do not materially change the identity or character of the patented product; if additives essential to the final effect transform the product, Art. 34 PatG is not satisfied.
Verwaltungs-und Disziplinarreßht.apflege H. REGISTERSACHEN REGISTRES 44. Urteil der I. Zh11abteilung vom 13. September 1944 i. S. Herz Co. gegen eidg. Amt fflr geistiges Eigentum. Markenrecht :
196 Verwaltungs und Disziplinarrechtspflege. Das Bundesge1'icht zieht in Envägung : 1.- 2; -Als Gemeingut gelten nach schweizerischem Recht nicht nur die eigentlichen Freizeichen, d. h. die Zeichen, die infolge ihrer allgemeinen Verwendung Gemeingut geworden sind, sondenl überdies im allgemeinen auch bloss deskriptive Bezeichnungen, die auf die Beschaffen- heit, Herstellung, Bestimmung oder auf die Eigenschaften der Ware hinweisen, für die sie verwendet werden (63 II 426, 59 II 80). Dabei ist der Begriff der Beschaffenheits- angabe in dem weiten Sinne zu verstehen, dass darunter a,uch Hinweise auf rechtliche Verhältnisse fallen, die nach allgemeiner Verkehrsauffassung einen Einfluss auf die Wertschätzung der Sache u üben pflegen (vgl. auch FINGER, Schutz der Warenbezeichnungen, 3. Auf!. S. 127). Dagegen genügt nicht schon jede Anspielung auf die in diesem Sinne verstandene Beschaffenheit. der Ware, um ein Wortzeichen als markenunfähig erscheinen zu lassen. So schliesst nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts eine nur entfernte, erst unter Zuhilfenahme der Phantasie im Wege besonderer Ideenverbindungen erkennbare sach- liche Beziehung das Vorliegen einer schutzfähigen Marke nicht aus (BGE 59 II 81 und dort erwähnte Entscheide und Literatur). Aber auch wo die sachliche Beziehung ohne besondere Überlegungen ersichtlich ist, kann es unter Umständen gleichwohl zur Entstehung eines schutz- fähigen Zeichens kommen, nämlich wenn die betreffende Wortmarke sich im Verkehr durch dauernden und um- fangreichen Gebrauch oder weitverbreitete und geschickte Reklame als Kennzeichen für die Ware eines bestimmten Produzenten durchgesetzt hat (BGE 63 II 427, 59 II 82 und dort erwähnte Entscheidungen). Jedoch dürfen auf keinen Fall dem Verkehr solche Begriffe entzogen werden, bezüglich deren nach dem allgemeinen Sprachgebrauch das Bedürfnis besteht, sie zur Bezeichnung der Ware zur Verfügung zu haben (BGE 64 II 248). Bei der Ent- Registersachen. N0 44.
scheidung der Frage nach der Schutzfahigkeit eines Deskriptivzeichens ist daher in jedem einzelnen Falle einerseits zu prüfen, ob das in Frage stehende Zeichen infolge Durchsetzung im Verkehr Unterscheidungskraft zu Gunsten seines fuhabers erlangt habe, und anderseits, ob das Interesse des Verkehrs nicht erfordere, dass der durch das Zeichen ausgedrückte Begriff dem allgemeinen Sprachgebrauch freigehalten werde. 3. - Im vorliegenden Falle kann nun, wie das Bundes- gericht schon in seinem Urteil vom 2. März 1943 (BGE 69 II 206) festgestellt hat, nicht fraglich sein, dass die Be- zeichnung Patentex beim Durchschnittskäufer fast zwangsläufig zu einer Ideenverbindung mit dem Begriff des Erfindungspatentes führt. Man hat es also mit einem Deskriptivzeichen zu tun, das -selbst wenn der Hin- weis auf einen bestehenden Patentschutz der Wahrheit entspricht -nur unter den oben genannten Voraus- setzungen des gesetzlichen Schutzes teilhaftig werden kann. a) Die Kennzeichnungskraft ist bei der Marke Pa- tentex unzweifelhaft vorhanden. Das ist schon durch die langjährige Bewährung' des Zeichens während der Dauer seines ersten Eintrages dargetan. Es hat jedenfalls während all diesen Jahren unter diesem Gesichtspunkte nie zu ernsthaften Beanstandungen Anlass gegeben. b) Nach dem Grundsatz, dass dem freien Verkehr kein als Gemeingut anzusprechendes Deskriptivzeichen entzogen werden darf, wären die Worte Patent und patentiert für sich allein jedenfalls als markenunfähig zu betrachten. Denn sie stehen als Hinweis auf eine recht- liche Eigenschaft der damit bezeichneten Sache mit dieser in so enger Beziehung, dass sie dem allgemeinen Sprach- gebrauch unbedingt zur Verfügung stehen müssen (vgl. KENT, Schutz der Warenbezeichnungen, 4 Anm. 119; Liste der nach der' Praxis des deutschen Patentamts unzulässigen Wortzeichen im Blatt für Patent-Muster- und Zeichenwesen, 1903, S. 197). Der Zusammenhan ist
Verwaltungs und Disziplinarrechtspfiege. sogar derart eng, dass kaum einzusehen ist, wie der Verkehr ohne diesen Begriff auskommen könnte,um die rechtliche Eigenschaft einer Ware, dass sie durch ein Erfindungspatent geschützt sei, zum Ausdruck zu bringen. Unzulässig wäre aber auch jedes Zeichen, das trotz gewis- sen Abänderungen oder Ergänzungen im Verkehr ohne weiteres als das im Gemeingut stehende Zeichen angesehen würde (BGE 59 II 81 und SJZ 32 S. 378 NI'. 282). Die hier von der Beschwerdeführerin getroffene Abänderung, nämlich die Anfügung der Silbe ( ex an das Wort ( Patent , verleiht dagegen dem Zeiehen einen gewissen Phantasiecharakter und hebt es aus dem Gebiet dessen heraus, was dem freien Verkehr vorbehalten bleiben muss. Der blosse Anklang an den gemeinfreien Begriff schadet nichts. Das 'Vortzeichen Patentex hindert die Gewerbegenossen des Markeninhabers nicht, sich ihrerseits in ihrer Reklame auf ein ihnen zustehendes Patentrecht zu berufen, noch auch, sich ebenfalls als Marke eine Wortverbindung mit Anklang an den Aus- druck Patent zu wählen, sofern diese nur nicht durch ihre Ähnlichkeit mit der Beifügung ex eine Verwechs- lungsgefahr mit der Marke Patentex schafft. Dabei ist zu beachten, dass die Marke ( Patentex , eben weil ein Bestandteil aus dem Gemeingut geschöpft ist, nur ein sogenanntes schwaches Warenzeichen ist, so dass die Markenschutzrechte ihres Inhabers von vorneherein nur beschränkte sein können. . 4. - Unter dem Gesichtspunkte des Art. 14 in Verbin- dung mit Art. 3 Abs. 2 MSchG kann somit die Marke Patentex nicht beanstandet werden. Dieser Ansicht ist offenbar auch das beschwerdebeklagte Amt, wie aus der Art seiner Argumentation geschlossen werden darf. Zum selben Ergebnis käme man übrigens auch, wenn man sich auf den Boden stellen wollte, Patentex weise nicht auf ein Erfindungspatenthin, sondern vielmehr auf das Eigenschaftswort patent ) im Sinne von besonders gut . Dann würden nämlich die vorstehenden Erwägungen mutatis mutandis ebenfalls Platz greifen. Registersachen. N° . 1911 5. -Das beschwerdebeklagte Amt begründet seine Ablehnung der Markeneintragung untel' Hinweis auf einen Entscheid des eidg. Justiz-und Polizeidepartements aus dem Jahre 1908 (vgl. BUROKHARDT, Schweiz. Bundes- recht Band 4 NI'. 2165 I) in erster Linie damit, dass es . sich bei Patentex um eine Marke handle, die zwar im Zeitpunkt des Eintragungsgesuches nicht täuschend wirke, aber mit Sicherheit noch vor Ablauf der Schutzdauer täuschend wirken werde ; denn der Schutz des Patentes NI'. 218766, auf den sich die Markeninhaberin berufe. dauere höchstens 15 Jahre, die Markeneintragung dagegen bleibe während 20 Jahren wirksam und könne nach Ablauf dieser Zeit beliebig oft verlängert werden. Diese Einstellung erweist sich indessen als zu eng. Es geht nicht an, Markenrechte, die unstreitig auf Jahre hinaus Bestand haben können, nur deshalb von vorne- herein abzulehnen, weil sie nach Ablauf einer gnwissen Zeit unzulässig werden. Allerdings muss vermieden werden, dass eine Marke auch noch Beziehung nimmt auf einen Patentschutz, nachdem dieser dahingefallen ist. Allein die Lösung ist, abgesehen von der gegebenenfalls Platz greifenden Strafsanktion des Art. 46 PatG, in der Möglich- keit der Löschung einer solchen Marke auf den Zeitpunkt, in dem sie anfechtbar wird, zu suchen. Diesem Postulat wäre allein schon dadurch Genüge getan, dass in einem solchen Falle jeder Interessent auf dem Wege der Lö- schungsklage unter Berufung auf Art. 3 MSchG geltend machen kann, die Marke sei nachträglich zufolge Dahin- fallens des Patentschutzes unzulässig geworden. Darüber hinaus besteht aber im schweizerischen Recht sogar noch die Möglichkeit der amtlichen Ausmerzung von Marken, die dergestalt täuschend geworden sind. Nach Art. 16 bis MSchG kann das eidg.' Jntiz-und Polizei- departement nämlich von Amtes wegen die Löschung einer Marke anordnen, die entgegen Art. 13 bis sowie Art. 14 Abs. I Ziffer 2 oder Abs. 2 MSchG eingetragen worden ist. Beim Erlass dieser Vorschrift im Jahre 1928 dachte der Gesetzgeber allerdings in erster Linie, wenn
Verwaltungs-und Disziplinarrechtspfiege. nicht gar ausschliesslich, an den Fall, in dem sclton zur Zeit der Eintragung einer Marke eine der erwähnten Schutzbestimmungen missachtet worden war (vgl. darüber d Votum Geel im Sten. BuH. des Ständerates 1928 S. 248). Allein einer zum mindesten analogen Anwendung auf den Fall, in dem infolge erst später eingetretener Tatsachen eine Marke nachträglich täuschend und damit den guten Sitten zuwiderlaufend geworden ist, steht nichts entgegen. Eine solche analoge Anwendung muss sich allerdings in dem schon im Entscheid BGE 69 I 120 f. angedeuteten Rahmen halten : Sie darf nur Platz greifen, wenn die Sittenwidrigkeit einer Marke offensicht- lich ist und das öffentliche Interesse daher einen Eingriff gebieterisch fordert. Auch müssen natürlich neue Tatsachen eingetreten sein, und eine blosse Änderung der Praxis der Behörden genügt keinesfalls. Inwieweit dabei wohlerwor- bene Rechte unangetastet bleiben müssen, kann dahin- gestellt bleiben, da diese Frage im Falle des Erlösehens eines Patentschutzes, auf den in einer Marke angespielt wird, sich nicht stellen kann, weil der Markeninhaber von vorneherein mit dem Hinfälligwerden einer solchen Marke rechnen muss. In diesem eingeschränkten Rahmen muss es mithin als zulässig erachtet werden, dass das eidg. Justiz-und Polizeidepartement auf Grund von Art. 16 bis MSchG von Amtes wegen eine Marke löscht. die zwar ursprünglich fehlerfrei war, im Laufe der Zeit infolge des Eintritts neuer Tatsachen aber unzulässig geworden ist. Wollte man anders entscheiden, so wäre die restlose Durchsetzung des Gedankens, der zur Aufstellung des im öffentlichen Interesse liegenden Art. 16 bis MSchG geführt hat, nicht gewährleistet. Bei dieser Rechtslage besteht daher vollends kein Anlass mehr, einer auf ein Patent anspielenden Marke von vorneherein deshalb den Schutz zu versagen, weil sie nach einer bestimmten eit unzulässig werden wird. 6. - Nach der Auffassung des eidg. Amtes für geistiges Registel'saehen. N° 44.
Eigentum muss der anbegehrte Markeneintrag auch des- halb verweigert werden, weil der Patentschutz, auf den in der Marke angespielt wird, in Wirklichkeit gar nicht vorhanden sei. Das Patent Nr. 218766 beziehe sich nämlich lediglich auf ein Verfahren zur Herstellung von Salbengrundlagen. Nach Art. 34 PatG könnten indessen nicht alle Waren, die unter Verwendung eines patentier- ten Verfahrens hergestellt worden seien, als patent- geschützt bezeichnet werden, sondern vielmehr nur die unmittelbaren Erzeugnisse des patentierten Velfahrens. An dieser Voraussetzung gebreche es im vorliegenden Falle. Denn nach der eigenen Darstellung der Beschwerde werde der unter der Marke Patentex J) vertriebene Artikel bloss zu 94% auS der geschützten Salbengrundlage gebil- det, während der Rest von 6% eine Beimischung zur Verbesserung des Produktes darstelle. Selbst wenn man nun annehmen wollte, dass die Salbengrundlage durch den Zusatz von 6% nicht zu einem neuen oder anderen Stoff werde, so bleibe doch die entscheidende Tatsache bestehen, dass die Beschwerdeführerin es als zweckmässig und notwendig erachte, die Salbengrundlage nicht tale quale in Verkehr zu setzen, sondern sie vorher noch einnr Verbesserung zu unterziehen. Unter diesen Umstän- den könne die Salbengrundlage aber nur noch als Halb- fabrikat und das in den Verkehr gebrachte Präparat nicht mehr als unmittelbares Erzeugnis des patentierten Verfahrens gelten. Anders könnte es sich höchstens dann verhalten, wenn die Beimischung bloss nebensächliche Zwecke, wie z. B. eine Verbenserung des Aussehens des Präparates, verfolgen würde. So verhalte es sich aber hier nicht, vielmehr sage die Beschwerdeführerin ja selbst, dass der Zusatz das Produkt verbessere. Demgegenüber macht die Beschwerdeführerin geltend, das Präparat ( Patentex sei das unmittelbare Erzeugnis des durch das Patent Nr. 218766 geschützten Verfahrens. Denn die Salbengrundlage, die 94 % des Präparates ausmache, stelle auch funktionen dessen wesentlichen
202 Verwaltungs. lmd Disziplinarrechtspflege. Teil dar in Bezug auf die praktische Brauchbarkeit sowohl als Empfängnisverhütungsmittel, wie als Antiseptikum und Prophylaktikum zur Körperhygiene der Frau. Die Beimischung von 6% anderer Stoffe verstärke die anti- septische Wirkung, sei aber nicht die ausschlaggebende Komponente. Das Präparat behalte dank der günstigen Zusammensetzung der Salbengrundlage auch bei Weg- lassung der Zusätze die versproc;hene Wirkung für alle Verwendungszwecke. Es entstehe durch die Beimischung der Zusätze nicht ein neuer Stoff, als dessen Rohstoff oder Halbfabrikat die Salbengrundlage -zu betrachten wäre. 7. -Nach Art. 34 PatG dürfen nur Erzeugnisse, die den Gegenstand einer patentierten Erfindung bilden oder unmittelbare Erzeugni.sse eines patentierten Ver- fahrens darstellen, mit einem Patentzeichen versehen werden. Daraus muss in der Tat abgeleitet werden, dass auch eine Marke eine Anspielung auf einen Patentschutz nur enthalten darf, wenn sie für ein Produkt verwendet wird, das den Anforderungen von Art. 34 PatG genügt. Ein unmittelbares Erzeugnis im Sinne dieser Bestim- mung liegt jedenfalls immer dann vor, wenn sich zur endgültigen Herstellung eines Produktes an das geschützte Verfahren lediglich noch gewisse Massnahmen anschlies- sen, die eine weitere praktische Ausgestaltung des Ver- fahrens bedeuten, ohne jedoch die Identität des Erzeugnis- ses mit demjenigen des patentierten Verfahrens zu beein- trächtigen. Das Erzeugnis verliert also auch im Falle einer Be-oder Verarbeitung oder Verbindung nicht notwendig in allen Fällen den Charakter eines geschutzten Artikels. Dies ist vielmehr nur der Fall, wenn das, was geschützt ist, durch die weitere Behandlung zum unselb- ständigen Bestandteil einer zusammengesetzten Sache geworden ist (vgL Entscheid des deutschen Reichsgerichts im Blatt für Patent-, Muster-und Zeichenwesen 1910 S. 8 NI'. 7). Ein unmittelbares Erzeugnis des patentierten Verfah- Registersachen N0 44.
rens liegt ferner auch dann noch vor, wenn gleichzeitig zwei Verfahren nebeneinander zur Herstellung eines Pro- duktes angewendet werden und das geschützte Verfahren eineti wesentlichen Teil der Gesamtbearbeitung darstellt (vgl. KRAUSSE, Komm. zum deutschen Patentgesetz, 2. AUfl. 6 Anm. 10 lit. g; KL..mER/MöHRING, Komm. zum deutschen Patentgesetz, 6 Anm. 17 Abs. 3; TETZNER, Komm. zum deutschen Patentgesetz, 6 Anm. 89, sowie reichsgerichtliche Entscheidungen in Zivilsachen Band 152 S. 113 und den in der Zeitschrift für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, 1936 S. 882, wieder- gegebenen Reichsgerichtsentscheid ). Entsteht dagegen durch das geschützte Verfahren zunächst bloss ein Rohstoff oder ein Halbfabrikat, das zur Herstellung des Fertigfabrikats einem weiteren Ver- fahren unterworfen werden muss, so kann von einem unmittelbaren Erzeugnis des patentgeschützten Verfahrens im Sinne von Art. 34 PatG wenigstens grundsätzlich nicht mehr gesprochen werden (vgl. KRAUS SE a.a.O., sowie den im Blatt für Patent-, Muster -und Zeichenwesen 1910, S. 8 Nr. 7, erwähnten Entscheid des Reichsgerichts). Jedoch selbst in einem solchen Falle kann noch das Vor- liegen eines unmittelbaren Erzeugnisses angenommen werden, wenn der Rohstoff oder das Halbfabrikat für das Wesen des Endproduktes ausschlaggebend ist und gerade seine Beschaffenheit und seine Eigenschaften die fertige Sache besonders begehrt machen (so auch das deutsche Reichsgericht im Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen 1916, S. 135 L abweichend von KRAUS- SE, a.a.O.). 8. :-(über die Frage, ob ( Paten.tex -noch ein un.mit- telbares Erzeugnis des patentgeschi'ttzten Verfahrens dar- stelle, ",-urden ein pharmazeutisch-chemisches und ein medizinisches Gutachten eingeholt. Der pharmazeutisch-chemische Experte kam im we- sentlichen zu folgenden Schlüssen : Patentex besteht zn 94% aus der patentierten
Verwaltungs-und Disziplinarroohtspflege Salbengrundlage und zu 6% aus verschiedenen Anti- septika. Durch deren Beimengung hat das Endprodukt eine Zusammensetztqlg erhalten, die sich hinsichtlich der Wirkungen von derjenigen der Salbengrundlage wesent- lich unterscheidet. Die Salbengrundlage ist nicht aus- schlaggebend für das Wesen des Endprodukts. Die Zu- sätze von 6% sind nicht nur eine unwesentliche Beigabe, sondern erst sie machen Patentex zum gebrauchs- fertigen Präparat. Auch der medizinische Begutachter kam zum Ergebnis, dass der Zusatz von 6% Antiseptika nicht hIoss eine unwesentliche Veränderung der geschützten Salbengrund- lage darstelle. Die Wh-kung von Patentex sowohl als Desinfektionsmittel, wie als Vorbeugungsmittel gegen Geschlechtskrankheiten und -als Empfängnisverhütungs- mittel beruhe nicht auf der Salbengrundlage, sondern auf den zugesetzten Antiseptika). 9. -Auf Grund der schlüssigen und überzeugenden Darlegungen der Experten ergibt sich in rechtlicher Hinsicht, dass das Präparat Patentex nicht mehr als unmittelbares Erzeugnis des geschützten Verfahrens gel- ten kann. Der Einwand der Beschwerdeführerin die geschützte Salbengrundlage sei aus dem fertigen Pränarat ( Patentex nicht wegzudenken, geht am Kern der Sache vorbei. Es mag richtig sein, dass die Salbe einen unerläss1ichen Bestandteil des fer1 igen Präparates dar- stellt, ohne den letzteres praktisch nicht verwendbar wäre. Aber entscheidend ist eben nicht dies, sondern die vom Experten festgestellte Tatsache, dass die zum unmittelbaren patentierten Erzeugnis hinzutretenden Zu- sätze verschiedener Arzneistoffe trotz ihres prozentual geringen Anteils eine wensentliehe Veränderung von dessen Charakter bewirken. Als unmittelbares El'Zeugnis des geschützten Verfahrens wäre das Fertigprodukt aber nach den oben gemachten Darlegungen nur zu betrachten, wenn die Salbengrnndlage auch ohne diese Zusätze hin- sichtlich ihrer Verwendbarkeit und ihrer Wirksamkeit Registel'Bachen. N0 4 ...
dem fertigen Präparat wenigstens im Wesentlichen gleich- zustellen wäre. Gerade das ist aber nicht der Fall. Die Marke Patentex kann somit als täuschend und darum unzulässig nicht eingetragen werden. Demnach e1"kennt das Bundesgericht .- Die Beschwerde wird abgewiesen. 45. Urteil der I. ZiviIabteilung vom 4. Juli 1944 i. S. Kronen- berg gegen St. Gallen, Aursichtsbehörde über das Handels- register. Handelsregiste1', Eintragspjlicht. Betrieb mehrerer Geschäfte durch dieselbe Person. Haupt-und Zweigniederlassl,ng. Art. 934/35 OR, Art. 53 C, 54, 56 HRV. Registre du commerce, obligation de s'inscrire. Exploitation de plu.sieurs entreprises par une memo personne. Eta.blissement prinoipa.l et succursale. Art. 934 s. ce, art. 53 lit. e, 54 et 56 ORC. Registro di commercio, obbligo di larsi iscrivere. Esercizio di parecchie aziende da parte d'una medesima persona. Stabilimento principale e succursali. Art. 934/935 CO; art .. 53 lett. C, 54 e 56 ORC. A. -Kronenberg betreibt als Pächter seit dem Juli 1943 das Restaurant Schönau in Baden (Aargau) und seit dem Dezember 1943 auch noch das Hotel-Restaurant Konstanzerhof in Wil (St. Gallen). Er ist an keinem der beiden Orte im Handelsregister eingetragen. B. -Mit Entscheid vom 1. Mai 1944 verpflichtete die st. gallische Aufsichtsbehörde über das Handelsregister Kronenberg zur Eintragung in das Handelsregister des Kantons St. Gallen. Im Entscheid wird festgestellt, dass Kronenberg in Wil zwar nur einen Jahresumsatz von Fr. 20-21,000.-erziele. Dieser sei aber mit demjenigen in Baden zusammenzurechnen, so dass zweifellos der Umsatz von Fr. 25,000.-erreicht werde, bei dessen Vöriiegen nach Art. 934 OR in Verbindung mit Art. 5,3