Novel use of a known substance can be an inventionKI-generiert

ISS Erfindungsschutz. N° 31. liehe Vorzüge auf, indem es durch die Unterdrückung der mit der Bindemasse ausgefüllten Fugen die Gefahr der Spalten-und Rissbildung beseitigte, ohne dass deswegen auf die Verwendung der die grÖBste Raumbeständigkeit gewährleistenden Kleinholzstücke verzichtet werden muss. Schon dieser Umstand allein, der die Herstellung eines Parketts von besonders hochstehender Qualität ermöglicht, stellte einen klar erkennbaren technischen Fortschritt dar, der auf dem Gebiete der Parkettkonstruktion von bedeu- tender Tragweite war und darum den Anfordermtgen genügt, die bezüglich des technischen Fortschrittes für die Patentwürdigkeit gestellt werden müssen. Einen technischen Fortschritt bedeutet die Konstruk- tion nach dem Hoferpatent aber auch aus dem weiteren Grunde, dass nach den Feststellungen der Vorinstanz die Arbeit des Verlegens erheblich einfacher ist als beim Noelpatent, darum rascher vor sich geht und infolgedessen billiger zu stehen kommt. Endlich lässt die Tatsache, dass nach den Feststellungen des Experten Weideli Böden nach dem Hoferparkett' in grosser Zahl hergestellt werden, das Vorliegen eines tech- nischen Fortschrittes als unzweifelhaft gegeben erscheinen; denn die Durchsetzung 'efuer Erfindung in der Praxis ist sozusagen immer ein schlüssiger Beweis dafür, dass sie einen technischen Fortschritt in sich schliesst. 31. Auszug aus dem Urteil der I. ZivIlabteIlung vom 20. April 1943 i. S. Räz und Dr. Egli gegen Bigler, Splchiger u. Co., A.-G.

1. Die neuartige Verwendung eines bekannten Stoffes stellt in CIIBU eine Erfindung dar.
2. Der Richter kann ein Pa.tent nur dann beschränken (Art. 16 Abs. 2 Pa.tG), wenn eine Partei dies beantragt (Änderung der Rechtsprechung).
3. L'utilisation nouvelle d'une matiere connue constitue dans le CIIB particulier une invention.
4. Le juge ne peut limiter u,n brevet (art. 16 a1. 2 LB) qua si une partie le demande (ohangement de jurisprudence). Erfindungsschutz. No 31.

1.n nuovo impiego d'u,na materia conosciuta. costituisce nel CMO particolare u,n'invenzione. 2. n giudice puo limita.re il brevetto (art. 16 cp. 2 della legge federale sui brevetti d'invenzione) soltanto se una. parte ha formulato una. conclusione in tale senso (cambiamento della giurisprudenza ). A. -Die Beklagten Hermann Räz und Dr. Paul Egli in Thun sind gemeinsam Inhaber des schweizerischen Hauptpatentes Nr. 190,289 und des Zusatzpatentes Nr. 192,072, die beide auf einen Gleitschutzkörper, ins- besondere für Hufbeschläge lauten. Ein nach diesen Patenten angefertigter Hufeisenstollen wurde unter der Marke Mordax in den Handel gebracht. Der Anspruch des am 9. April 1936 angemeldeten Hauptpatentes Nr. 190,289 lautet: Gleitschutzkörper, insbesondere. für Hufbeschläge, dadurch gekennzeichnet, dass ein aus verschlelnsfeste?D-Werntoff bestehen- der Dorn mit nach dem Versenkende hin konISCh verjüngtem S?,ha.ft in eine konische Vertiefung seines aus Stab! bestehende Tragers so eingesetzt ist, dass er am Versenkende ICht fest auflIegt, son- dern nur an seiner Mantelfiäche gehalten ISt. Dazu kommt folgender Unteranspruch : Gleitschutzkörper nach PatentansprucJ;t, dadnh genenn zeichnet, dass der Dorn in die konische VertIefu,ng semes Tragers kalt eingepresst ist. Das Zusatzpatent Nr. 192,072 wurde am 19. Dezember 1936, noch vor Veröffentlichung des Hauptpatentes, ange- meldet. Sein Anspruch lautet : Gleitschutzkörper insbesondere für Hufbeschläge, nach dem Patentanspruch des Hauptpatentes, bei ,!elcJ;tem e aus. ver- schleissfestem Werkstoff bestehender Dorn m e.men Trager ene setzt ist welcher auf der Seite des Dornes an emem Zapfen emen Kopf aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass di Höhe des äger kopfes dem Halbmesser des Trägerzapfens '!I" mgstnns ernd entspricht, u,nd dass der Dorn, essen konseltIge. Sti1;rlla.che m der Mitte erhöht ist, nur um Scheitelhöhe dIeser Stirnfia.che aus dem Träger hervorragt. Dazu kommen folgende Unteransproche: t: 1. Gleitschutzkörper nach Patentanspruch, u:ch gekenn- zeichnet, daBs der Trägerkopf eine kugelflächenformIg gewölbte tirn.6iche aufweist. 2. Gleitschutzkörper nach Unteranspruch 1, dadurch gek tleichnet, dass der Dorn mit seinem untern Ende um mehr als die

90 Erfindungssohutz. N° 31. Grössa seines DurchmessarS unter die Basisfiäche des Trägerkopfes in den Za.pfen des Trägers hineinragt. J) B. -Die Firma Bigler, Spichiger Co., A.-G., in Biglen, reichte beim Handelsgericht des Kantons :Bern Klage ein mit dem Begehren, die Patente Nr. 190,289 und Nr. 192,072 seien nichtig zu erklären. Die Klage stützt sich auf Art. 16 Ziff. 1, 4, 7 und 8 PatG. Die Beklagten beantragten Abweisung der Klage. Das Handelsgericht hat Zeugen einvernommen und ein Gutachten von Ing. Gisi, Adjunkt am Amt für geistiges Eigentum, eingeholt. Die Parteien legten ausserdem Privat- gutachten vor, die Klägerin ein solches von Dr. Stäger, Privat-Dozent an der E.T.H. Zürich, die Beklagten ein solches von Dr. Eisner, Leiter der Stellram -Hartmetall- fabrik Nyon. Mit Urteil vom 15. Juni 1942 hiess das Handelsgericht das Hauptbegehren der Klage gut und erklärte die beiden Patente als nichtig. Das Gericht stützte sich beim Haupt- patent auf Art. 16 Ziff. 1 PatG. Es nahm durch Auslegung des Patentanspruches an, dass eine Kombinationserfindung vorliege; die drei Elemente der Kombination seien an sich nicht neu ; die Kombination selbst stelle keine Er- findung dar, weil ihr die schöpferische Idee fehle. Das Zusatzpatent verletze den Grundsatz der Nichtidentität (Art. 16 Ziff. 5 PatG). O. -Mit der vorliegenden Berufung beantragen die Beklagten:

1. Die Sache sei gemäss Art. 64 OG zu neuer Beurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
2. In Abänderung des angefochtenen Urteils sei die Klage im vollen Umfang abzuweisen. Die Klägerin schliesst auf Abweisung der Berufung. Aus den Erwägungen.:
3. -..... (Aktivlegitimation. )

Für die Beurteilung der ersten Streitfrage, ob beim Hauptpatent eine Erfindung vorhanden sei (Art. 16 Erfindungssohutz. No 31.

Ziff. 1 PatG), ist vorab zu prüfen, ob und wodurch sich der Patentgegenstand vom bisher Bekannten unterscheidet, worin also der Erfindungsgedanke bestehen soll. Der durch die Streitpatente . geschützte Gleitschutz- körper, der insbesondere als Hufeisenstollen Verwendung findet, setzt sich zusammen aus dem eigentlichen Stollen,.. körper, dem Träger, und einem in den Träger eingelassenen Dorn. Nach dem Patentanspruch weist er folgende Merk- male auf: a) Befestigung des Dornes im Träger : aa) Der Dorn hat einen nach dem Versenkende hin konisch verjüngten Schaft; die Vertiefung des Trägers, in die der Dorn eingesetzt wird, weist eine entsprechende konische Form auf. bb) Der Dorn ist so eingesetzt, dass er am Versenkende nicht fest aufliegt, sondern nur an seiner Mantelfläche gehalten wird. Nach dem Unteranspruch kann diese Befestigung durch kaltes Einpressen erreicht werden. b) Stoff des Stollens: aa) Der Träger besteht aus Stahl. bb) Der Dorn besteht aus verschleissfestem Werk- stoff . Als verschleissfest bezeichnet die Patentbeschrei- bung einen mindestens den Härtegrad 9 aufweisenden Werkstoff, beispielsweise Wolframkarbid. Die Vorinstanz nahm auf Grund des Patentanspruches zum vorneherein an, die Erfindung bestehe im Zusammen- wirke der selbständigen Elemente des Erfindungsgegen- standes, es liege somit ein Kombinationspatent vor. Sie setzte damit etwas voraus, was sich erst als Antwort auf die Frage nach dem Erfindungsgedanken hätte ergeben können. Die Annahme einer Kombinationserfindung war daher verfrüht und -wie sich aus den nachfolgenden Erwägungen ohne weiteres ergibt -unrichtig. Da sie auf keiner tatbeständlichen Feststellung beruht, ist sie für das Bundesgericht nicht verbindlich, sodass die von den Beklagten dagegen erhobene Aktenwidrigkeitsrnge gegen- standslos ist.

192 Erfilldungsschutz. No 31. Ohne Zweifel haben nicht alle im Haupt-und Unteran- spruch aufgezählten Merkmale Erfindungscharakter. Die Be4Iagten geben selbsli zu, dass schon früher Hufeisen- stollen aus einem Träger 'und einem darin eingesetzten härtern Dorn bekannt waren und dass die Herstellung des Trägers aus Stahl und die von ihnen gewählte Art der Befestigung des Dornes im Träger an sich nicht als Erfin- dungen angesprochen werden können. Wie sie in der Klageantwort ausführen, soll der Erfindungsgedanke im uletzt erwähnten Merkmal liegen, nämlich darin, dass der in der beschriebenen Weise geformte und in den stählernen Träger eingesetzte Dorn aus verschleissfestem Werkstoff von mindestens Härtegrad 9 besteht. Dieser Gedanke war zur Zeit der Patentanmeldung in der Tat neu. Wie die Vorinstanz feststellte, waren zwar Werkstoffe von dieser Härte etliche Jahre vor dem April

in der Schweiz bekannt. Es bedeutete auch nichts Neues, daraus Stifte oder Dornen herzustellen. Dagegen wurden solche Stoffe bis dahin weder für Dornen in Gleit- schutzkörpern, noch überhaupt für Gleitschutzzwecke ver- wendet. ,3. -Besteht somit der Erfindungsgedanke in der neu- artigen Verwendung bestimmter Stoffe, !So ist weiter zu prüfen, ob darin eine Erfindung im Sinne des PatG liege. Zum vorneherein ausgeschlossen ist dies nicht. Eine Er- findung kann auch in der erstmaligen Auswahl eines an sich bekannten Stoffes für eine an sich bekannte Vorrich- tung bestehen, wenn nur die für jede Erfindung erforder- lichen Merkmale des technischen Fortschrittes und der schöpferischen Idee gegeben sind (BGE 26 Ii 234 ; Urteil vom 20. Februar 1935 i. S. Arquint gegen Gehr. Tüscher Co., unveröffentlichte Erwägung 2). Ob ein erheblicher techni8cher Fortschritt vorliegt, ist zum Teil Tat-, zum Teil Rechtsfrage. Die Vorinstanz sprach sich darüber nicht a118. Doch lassen sich die notwendigen tatsächlichen Feststellungen unschwer aus den Akt.en gewinnen (Art. 82 Abs. lOG), da die Yorinstanz über die Erfindungsaehutz. No 31.

Frage des Fortschrittes ein umfangreiches Beweisverfahren durchführte und insbesondere eine Reihe der berufensten Sachverständigen als Zeugen 'einvernahm. Die überein- stimmenden Aussagen dieser Zeugen geben ein klares Bild über den Stand der Hufbeschlagtechnik in der Schweiz vor und nach der streitigen Erfindung. Mit dem Aufkommen. der Hartstrassenbeläge aus Asphalt und Zement war der Gleitschutz für Pferde immer notwendiger geworden. Die vor dem Mordax -Stollen in den Handel gebrachten Hufeisenstollen boten keinen aus- reichenden Gleitschutz, nützten sich rasch ab und schä- digten zum Teil den Strassenbelag. Sie waren ausserdem zu hoch, was eine unnatürliche Stellung des Hufes und häufige Krontrittverletzungen zur Folge hatte. Diese Nach- teile bestanden nach dem Urteil des gerichtlichen Sach- verständigen auch bei jenen -in der Schweiz allerdings kaum gebrauchten -Stollen, in die ein Dorn aus härterem Stahl eingesetzt war; solche Dorne griffen den Boden ebenfalls nicht genügend an; sie waren zudem innert kurzem so abgenützt, dass sie nicht mehr über den Träger vorstanden und deshalb das Ausgleiten nicht mehr ver- hinderten. Der ausserordentlich harte Werkstoff des beim Streit- patent verwendeten Dornes ist härter als jeder Strassen- belag und muss, wie der gerichtliche Sachverständige aus- führt, einen ausnehmend hohen Reibungskoeffizienten mit den bei Strassendecken verwendeten Werkstoffen haben. Der .Dorn greift daher überall an und bietet einen sichern Gleitschutz. Durch den Oabrauch wird er noch schärfer und tritt immer mehr hervor, da sich der Träger rascher abnützt. Allerdings bricht deshalb der vorstehende Dorn- teil hin und wieder ab ; doch wirkt der Rest des Dornes weiterhlil als Gleitschütz. Naöh dnn Erfahrungen der Zeugen ist der Mordax - Stolleti äUf Hartbelagstrassen absolut gleitsicher , auch auf'. nassen, steilen und leicht vereisten Strassen. Er ermöglicht das Reiten und Fahren auf Strassenstrecken, 13 AS 69 TI -1943

194 Erfindungsschutz. No 31. die früher nach Möglichkeit gemieden wurden. Er schont den Strassenbelag. Er n"!itzt sich nur langsam ab; durch den Gebrauch erhöht sich seine Griffigkeit. Der Mordax - Stollen kann um ein Vielfaches länger verwendet werden als andere Stollen. Er ist sehr niedrig, was als wichtiger veterinär-medizinischer Vorteil bezeichnet wird; nach Auffassung fast aller Zeugen sind deswegen beim Mor- dax lI-Stollen auch Krontrittverletzungen seltener. Der Vorteil der Niedrigkeit beruht allerdings auf der nicht im Haupt-sondern im Zusatzpatent beschriebenen Konstruk- tion; diese ist aber nur auf Grund des Erfindungsgedan- kens des Hauptpatentes möglich. Veterinäroberst HeUsser; Professor der Tierheilkunde an der Universität Zürich, sagte als Zeuge aus: Der Mordax lI-Stollen war derjenige Stollen, auf den man seit langem wartete . Der Zeuge Oberst Collaud, Oberpferde- arzt der Armee, bezeichnete den Mordax -Stollen als umwälzende Neuerung . In der Armee wurde der Mordax -Stollen nach eingehender Erprobung für alle Offiziers-und Unteroffiziersreitpferde und für die gesamte Kavallerie eingeführt ; einzig wegen der Kosten wurde er nicht auch für die Zugpferde vorgeschrieben. Bei dieser Sachlage liegt ohne Zweifel ein erheblicher, klar erkennbarer Fortschritt im Sinne des Patentrechtes vor. 4. - Ob in der Verwendung eInes verschleissfesten Werkstoffes vom Härtegrad 9 eine schÖPferische Idee liegt, hat die Vorinstanz nicht eingehend erwogen. Sie prüfte auch die Erfindungshöhe vom Gesichtspunkt der Kombi- nationserfindung aus und kam zum Ergebnis, das Streit- patent stelle einfach eine handwerksmässige Weiterbildung des auf Grund des amerikanischen Patentes 779,753 vom Jahre 1905 angefertigten und auch in der Schweiz vorbe- kannten Amerikastollens dar. Dieser weist ebenfalls einen Träger und einen darin eingesetzten härtern Dorn auf, der aus hartem Stahl vom Härtegrad 7 besteht. Da der Erfindungsgedanke beim Streitpatent gar. nicht Erfindungsschutz. No 31.

in einer Kombination von hartem Träger und noch härterem Dorn besteht, ist die Gleichheit dieser Kombi- nationbeim Amerikastollen und beim Streitpatent für die Frage der Erfindungshöhe unerheblich. Entscheidend ist einzig, ob es im Zeitpunkt der Patentanmeldung wegen des Amerikastollens oder wegen anderer technischer Gegebenheiten nahelag, für den Gleitschutzdorn einen ver- schleissfesten Werkstoff vom Härtegrad 9 zu verwenden. Über diese Frage enthält das angefochtene Urteil nur die Erwägung, dass die Beklagten einfach ( die gerichtsnoto- rische Zunahme der Hartstrassen in den letzten Jahren in Rechnung zogen und sich andererseits ( die Fortschritte der Technik auf dem Gebiete der Hartmetalle seit 1905 zu Nutzen machten . Dieser Erwägung ist zunächst entgegenzuhalten, dass jedenfalls die Erfahrungen mit dem Amerikastollen keinen Anreiz zur Weiterbildung gaben. Dieser Stollen bewährte sich nicht (wird näher ausgeführt). Richtig ist dagegen, dass sich die Beklagten die Fort- schritte der Technik auf dem Gebiete der Hartmetalle zu Nutze machten. Das spricht aber noch nicht gegen die Erfindungshöhe. Es frägt sich vielmehr, ob es nach dem Stand der Hartmetalltechnik zur Zeit der Patentanmeldung eine schöpferische Idee war, ein verschleissfestes Hartme- tall von der Härte 9 als Dorn für einen Gleitschutzkörper zu verwenden. Zu dieser ausschlaggebenden Frage, die vorab. tatsächlicher Natur ist, aber auch eine rechtliche Würdigung des Tatbestandes erfordert, nahm die Vorin- stanz nicht Stellung. Die von ihr durchgeführte Beweisauf- nahme gestattet es jedoch dem Bundesgericht, die not- wendigen tatsächlichen Feststellungen selbst vorzunehmen (Art. 82 Abs. lOG). Denn der gerichtliche Sachverständige Gisi kam in bezug auf diese Frage zu einem eindeutigen Ergebnis. Die Vorinstanz stellte nur deshalb nicht auf sein Gutachten ab, weil sie -zu Unrecht und unabhängig vom Sachverständigen -vom Gedanken der Kombinations- erfindung ausging, und der Sachverständige die Erfindungs-

Erfindungsschutz. N° 31. höhe, insbesondere arich die metallurgische Seite dieser Frage, gar nicht von diesem Gesichtspunkt aus hatte- prüfen müssen. Die Sachkenntnis und Objektivität des Sachverständigen wird aber von der Vorinstanz nicht-in Zweifel gezogen. Seine Ausführungen behalten daher ihr volles Gewicht. Wie dem Gutachten zu entnehmen ist, entwickelte die Technik erst in den letzten Jahrzehnten brauchbare Werk- stoffe von hoher Härte. Sie beruhen auf der Verwendung hochschmelzbarer Metalle und ihrer Karbide. Im Jahre 1907 kamen zuerst Kobaltlegierungen unter der Bezeich- nung (( Stellite in den Handel. Sie wurden später von den Karbidlegierungen verdrängt. So kam im Jahre 1923 das W olframkarbid als Werkstoff auf. Sein Hauptnachteil, die grosse Sprödigkeit, konnte in der Folge durch ein neues Herstellungsverfahren - Sintern statt Schmelzen -und durch Zusatz von Kobalt vermindert werden. Das gebräuch- lichste Hartmetall war zur Zeit der Patentanmeldung das Widia der Firma Krupp in Essen (gesintertes Wolfram- karbid mit Kobaltzusatz), das im Jahre 1927 im Handel erschien .. Über die Verwendungsarten dieses Hartmetalls gibt das anfangs 1936 herausgegebene Widia-Handbuch der Firma Krupp Aufschluss. Der Sachverständige lehnt die Behauptung der Klä- gerin ab, dass im Jahre 1936 für den Fachmann nichts näher lag, als das von der Stahllndustrie empfohlene Hartmetall als Dorneinsatz in einem Gleitschutzkörper zu verwenden. Weder das Widia-Handbuch noch die übrige von der Klägerin angeführte Literatur legten den Gedan- ken nahe, Hartmetalle für diesen Zweck zu gebrauchen. Im Widia-Handbuch werden die Hartmetalle allgemein und insbesondere das Widia als Mittel zur Verbesserung von Werkzeugen, insbesondere von Schneid-und Bohr- werkzeugen, besprochen. Das Handbuch bezeichnet daher die Hartmetalle auch als K Werkzeuglegierungen und Schneidlegierungen und hebt als Haupteigenschaft des Widia die hohe Schneidleistung hervor. Das Widia wurde Erfindungsschutz. N0 31.

denn auch in Plättchen geliefert, die auf Werkzeugschnei- den befestigt wurden. Es diente somit einem wesentlich andem Zweck als dem Gleitschutz und wurde von diesem andern Gesichtspunkt aus von den Fachleuten empfohlen und weiterentwickelt. Allerdings finden sich in der Lite- ratur auch Hinweise allgemeiner Art über die Verwendungs- möglichkeit-der Hartmetalle, so beispielsweise, es seien viele Anwendungsgebiete möglich. Solche Hinweise sind jedoch viel zu wenig bestimmt und konnten den Be- klagten für die Stoffwahl nicht dienen. Die neue Verwendungsmöglichkeit, welche die Beklagten dem Hartmetall erschlossen, lag aber nicht nur dem bis- herigen Anwendungsgebiet dieser Stoffe ferne, sondem war nach dem damaligen Stand der Technik überhaupt nicht zu erwarten. Wie der Sachverständige ausführt, ist Widia immer noch sehr spröde, wenn auch nicht mehr so spröde wie die früher hergestellten Hartmetalle. Auch im Widia-Handbuch wird dies nach Feststellung des Sach- verständigen zugegeben. Die Literatur aus der Zeit der Patentanmeldung bestätigt die Sprödigkeit der Hart- metalle. So wird u. a. in der Zeitschrift des Vereins deut- scher Ingenieure vom Jahre 1935 S. 348 ausgeführt, dass Hartmetall so spröde sei wie Glas. Wegen dieser Eigen- schaft mussten die Hartmetalle gerade für Gleitschutz- dome in Hufeisenstollen ungeeignet erscheinen. Denn ein solcher Dom ist einer ausserordentlich starken schlagenden Beanspruchung ausgesetzt. Beim Galopp auf harter Strasse hat jeder einzelne Stollen während der Zeit, da er am Boden ist, einen Druck von etwa 100 kg zu übertragen. Aus diesem Grimde musste es nach Ansicht des Sachverständigen zum vomeherein als aussichtslos erscheinen, einen Hartmetall- dorn in einen Stollen einzubauen, da der Dorn aller Er- wartung nach innert kürzester Zeit zerstört werden musste. ( Man begreift daher nicht , führt der Sachverständige aus, wie die Erfinder zu diesem Werkstoff greifen konn- ten. Sie haben ... ein Vorurteil beseitigt, das wohlbegrundet schien und voraussichtlich auf hl.llge Zeit hinaus den Fort-

198 Erfindungaschutz. N0 31. schritt, den ihr Stollen gebracht hat, verhindert hätte, und das ist nach unserer Ansicht das Kennzeichen einer schöpferischen Idee I). Den gleichen Standpunkt vertritt Dr. Eisner, der technische Leiter der grössten Schweizer Hartmetallfabrik, dessen Privatgutachten ohne Bedenken herangezogen werden darf, soweit es die Auffassung des gerichtlichen Sachverständigen bestätigt. Nach Dr. Eisner war die Überraschung auch in den engsten Fachkreisen ausserordentlich gross, als der neue Verwendungszweck für Hartmetall bekannt wurde. Es wurde eine unbekannte Eigenschaft (nämlich ein besonders gearteter Verschleiss- widerstand) an sich bekannter Werkstoffe entdeckt. Die Klägerin bringt demgegenüber vor, aus der Literatur, namentlich dem Widia-Handbuch, ergebe sich, dass Hartmetall nicht nur ausserordentlich hart, sondern auch sehr zähe und verschleissfest sei und somit einen grossen Abnutzungswiderstand aufweise. Es werde sogar darauf hingewiesen, dass Hartmetalllegierungen auch benützt wür- den für Gegenstände, bei denen es auf Widerstandsfahig- keit gegen schlagende Beanspruchung ankomme, so für schlagende Bohrer. Nach dem Urteil des Sachverständigen bezogen sich aber alle Angaben über die Verschleissfestigkeit des Widia auf die Verwendung von Werkzeugen und waren deshalb für die Erfinder wertlos. Weitere Angaben würden ihnen nicht viel genützt haben. Denn die Verschleissfestigkeit eines Werkstoffes bei einem bestimmten Gebrauchsgegen- stand kann nicht auf Grund von Festigkeitsdaten, sondern nur durch den Versuch ermittelt werden. Das Gleiche gilt nach dem Sachverständigen auch für die schlagende Bean- spruchung. Nach dem Stand der Technik zur Zeit der Patentan- meldung waren die Erfinder somit auf Versuche ange- wiesen, um die Eignung der Hartmetalle für den Gleit- schutz kennen zu lernen, und zwar auf Versuche, die man in Fachkreisen nach dem Urteil von Dr. Eisner nicht der Mühe wert hielt. Wie der Sachverständige ausführt, konn- Erfindnngaschutz. No 31.

ten die Beklagten namentlich nicht wissen, ob sich der Hartmetalldorn nicht etwa gleich dem Stahldorn ebenso rasch wie der Dornträger abnützen werde und aus diesem Grund für den Gleitschutz nicht geeignet sei. Aus den Akten ergibt sich, dass die Beklagten umfangreiche Ver- suche unternahmen, die erst nach längerer Zeit zum Ziele führten. Im Wagnis solcher Versuche liegt das Originelle. Selbst wenn die neue Verwendungsmöglichkeit der Hart- metalle theoretisch geahnt werden konnte, so erforderte ihre Verwirklichung doch eine gewisse Kühnheit, Ausdauer und Tatkraft, die den Erfinder kennzeichnet. Für das Vorliegen der erforderlichen Erfindungshöhe spricht dann vor allem auch die Tatsache, dass es etwa acht Jahre ging, bis das Hartmetall für den Gleitschutz gebraucht wurde. Das Widia wird in der schweizerischen Industrie seit 1928 verwendet. Trotzdem kamen weder die Hartmetall-noch die Hufbeschlag-Fachleute auf den Ge- danken, Gleitschutzkörper mit Hartmetalldornen anzu- fertigen. Diese Verwendungsart lag offenbar für die Fach- leute nicht nahe, trotz allen praktischen Erfahrungen mit dem Hartmetall und trotz der allgemeinen Hinweise in der Literatur über die Verschleissfestigkeit und die Verwen- dungsmöglichkeiten des Widia. Das ist amso bemerkens- werter, als der Stand der Hufbeschlagtechnik in dieser Zeit nicht genügte. Oberst Collaud sagte als Zeuge' aus: Jedermann, der sich für Stollen interessierte, suchte naoh einer nauen Idee . Auch der von der Vorinstanz erwähnte Umstand, die Beklagten seien durch die Zunahme der Hartbelagstrassen veranlasst worden, einen den neuen Anforderungen gewachsenen Gleitschutz zu schaffen, spricht nicht gegen, sondern für die Erfindungshöhe. Trotz- dem das Problem dringlich war, fand es vor den Beklagten keine befriedigende Lösung. Schliesslioh weist auch die Grösse des erzielten Fortschrittes auf die erfinderische Originalität hin. Die Beklagten haben gleichzeitig etwas Unerwartetes und etwas Hervorragendes geschaffen. Durch Überwindung eines technischen Vorurteils erreichten sie

Erfindungsschutz. N0 31. mit einem Schlag ein wesentliche Verbesserung der Huf- beschlagtechnik. Einnr solchen originellen Leistung von erheblicher technischer Tragweite muss der Erfindungs- charakter zuerkannt werden, auch wenn man die Anfor- derungen an die Erfindungshöhe im Sinne der neuen Rechtsprechung des Bundesgerichts (BGE 63 II 271 ff.) höher stellt als früher. Man kann sich allerdings fragen, ob streng genommen das dort in den Vordergrund gestellte Erfordernis der Lösung, die nicht schon dem geschickten oder gut ausgebildeten Fachmann möglich gewesen wäre, verwirklicht sei. Das braucht indessen nicht entschieden zu werden. Denn in Fällen wie dem vorliegenden, in denen ein technisch hervorragender Fortschritt gegen alle Vor- aussicht auf Grund systematischer und umfassender Ver- suche herausgefunden worden ist, liegt ein Erfindungstat- bestand vor, der jenem andern Erfordernis gleichwertig ist. 5. -(Die Frage, ob der Patentanspruch die Erfindung klar definiere und ob ihre Ausführung durch Fachleute auf Grund der Beschreibung möglich sei (Art. 16 Ziff. 7 und 8 PatG), ist in tatsächlicher Hinsicht unabgeklärt. Die Sache ist daher an die Vorinstanz zurückzuweisen.) 6. -Aus den Erwägungen über den Erfindungscba- rakter und dem Zugeständnis der Beklagten in der Klage- antwort ergibt sich, dass der Patjentanspruch zu weit gefasst ist, indem er schutzunfähige Merkmale als selb- ständige Kennzeichen der Erfindung anführt. Die Erfin- dung besteht einzig in der Verwendung von verschleiss;,. festem Werkstoff für den Dorn des Gleitschutzkörpers. Für den Fall, dass die Vorinstanz in ihrem neuen Urteil die Nichtigkeit nach Art. 16 Ziff. 7 und 8 PatG verneint, stellt sich somit für sie die Frage, ob sie die Beschränkung des Patentes wegen Teilnichtigkeit im Sinne von Art. 16 Abs. 2 PatG, die nach dem Gesagten sachlich begründet wäre, von Amtes wegen vorzunehmen hat. Dies ist zu ver- neinen. Die gegenteilige Auffassting, die das Bundesgericht in BGE 65 II 272 ff. vertrat, kann nicht aufrechterhalten Erfindungsschutz. No 31.

werden. So wenig Art. 16 Abs. 1 den Richter verpflichtet, ein Patent von Amtes wegen nichtig zu erklären, so wenig will ihm dies Abs. 2 für die .Teilnichtigkeit vorschreiben. In beiden Fällen setzt das Urteil des Richters einen Partei- antrag voraus. Der Bundesgesetzgeber wollte diesen aus dem kantonalen Zivilprozessrecht sich ergebenden allge- meinen Grundsatz für das Patentrecht nicht aufheben; er hat ihn im Gegenteil durch Art. 16 Abs. 3 PatG bestätigt. Allerdings ist zu vermuten, dass im Antrag auf Nichtig- erklärung auch der Antrag auf Teilnichtigerklärung als weniger weit gehendes Begehren enthalten ist. Doch kann einem Nichtigkeitskläger sehr wohl der Wille oder die Aktivlegitimation fehlen, um auch die Teilnichtigkeit- anzubegehren. In einem derartigen Falle muss die Nichtig- keitsklage auch dann ganz abgewiesen werden, wenn zwar nicht die Nichtigkeit, wohl aber die Beschränkung des Patentes sachlich begründet ist. Ein solches Ergebnis steht mit dem schweizerischen Patentrecht im Einklang, das auch gänzlich nichtige Patente bestehen lässt, solange sie nicht angefochten werden. Sollte die Nichtigkeitsklage im vorliegenden Fall unbe- gründet sein, so hat die Vorlnstanz demnach auf Grund des kantonalen Prozessrechtes zunächSt zu entscheiden, ob im Klagebegehren das Begehren auf Teilnichtigerklärung enthalten ist, und gegebenenfalls hat sie unter Berücksich- tigung der Erwägungen des gegenwärtigen Urteils dazu Stellung zu nehmen. 7. - Mit Recht spranh die Vorinstanz dem Zusatz- patent den Erfindungscharakter ab. Der Hauptanspruch und die beiden Unteransprüche dieses Patentes unter- scheiden sich vom Hauptpatent nur dadurch, dass sie die Form von Träger und Dorn des Gleitschutzkörpers und die Art der Befestigung des Dornes im Träger noch näher umschreiben. Darin liegt aber nach dein Urteil des gericht- lichen Sachverständigen keine Erfindung. Wohl ist der nach dem Zusatzpatent hergestellte Gleitschutzkörper sehr niedrig und verkörpert wegen dieser Eigenschaft einen

Markenschutz. N0 32. erheblichen Fortschritt ; denn vorher war es nie gelungen, der Forderung der Wissenschaft nach einem möglichst niedrigen Stollen zu imtsprechen. Allein nachdem einmal Gleitschutzdorne aus Hartmetall verwendet wurden, war es nur noch Sache des handwerklichen Könnens, einen mög- lichst niedrigen Stollen herzustellen, wie überhaupt die für die Wirkweise dieses Dornes günstigste Konstruktion herauszufinden. Eine schöpferische Idee, die es vom Haupt- patent unterscheidet, enthält das Zusatzpatent nicht. Demgemäss erkennt das Bundesgericht:

1. Die Berufung wird abgewiesen, soweit sie sich gegen die Nichtigerklärung des Zusatzpatentes Nr. 192,072 richtet.
2. Im übrigen wird die Berufung gutgeheissen, das Ur- teil des Handelsgerichtes des Kantons Bern vom 15. Juni 1942 aufgehoben und die Sache zu neuer Entscheidung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückge- wiesen. VII. MARKENSCHUTZ PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE
3. Urteil der I. Zivilabteilung vom 2. März 1943 i. S. Fofag Forsanosefabrik H. Schuberth gegen Herz Co. Nichtigkeit einer Marke wegen Verstasses gegen die guten Sitten Art. 3, Aha. 4 MSchG. ' Eine Marke, die zu Täuschungen des Durchschnittskäufers .Anlass .geben kann,. verstösst gegen die guten Sitten. Bel er BeurteIlung der Täuschungsgefahr ist ausschliesslich auf dIe Marke selbst abzustellen. Die .. Fra der Tänchungsgetahr ist vom Bundesgericht frei zu uberpruf e "!,, da sIe. auf Grund eines Ertalvrungssatzes zu ent- . scneldnn ISt, der emem Roohtssatz gleichsteht. . N lChtlnkelt der Marke Patentex für einen nicht patentierten ArtIkel. Nullite d'une mru"qUe cantraire aua: bonnes malUrS art. 3 al. 4 LM. La marque qui risque d'indu,ire en 6rreur l'a.cheteur moyen est contraire aux bonnes moou,rs. Le risque d'erreu,r doit s'apprecier exclusivement au regard de la marque. Markenschutz. N° 32.

La Tribunal fMeral revoit librement cette question dont la solution resulte d'un critere d'experience equivalent A un critere de droit. NulliM de la. marque ( Patentex prise pour un produit non brevete. NuUitd d'una marca contraria ai buoni castumi, art 3 cp. 4 della LM. La marca., che puo indurre in errore il compratore medio, e contraria ai buoni costumi. N el valuta.re il pericolo di errore si deve tenere esclusivamente conto della. marca stessa. Il Tribunale federale deve sindacare liberamente la questione deI pericolo di errore, poiche la solu,zione di essa dipende da un criterio di esperienza che equivale ad un' criterio di diritto. N ullitA del1a. mama Patentex adoperata per un prodotto non brevettato. 3. -Nach Art. 3 Abs. 4 MSchG dürfen Zeichen, die gegen die guten Sitten verstossen, nicht in eine Marke aufgenommen werden. Darunter fallen nach der Recht- sprechung des Bundesgerichts namentlich auch Zeichen, die geeignet sind, das kaufende Publikum zu täuschen (BGE 68 I 203,66 1191, 194 und dort erwähnte Entschei- de). Die von der Beklagten für ihr Empfängnisverhü- tungsmittel verwendete Marke Patentex II ist daher unzulässig, wenn sie gemäss der Behauptung der Klägerin den Eindruck erweckt, die damit versehene Ware sei durch ein Patent geschützt, da ein solches nicht besteht. Dabei genügt die blosse Möglichkeit einer Täuschung. Des Nachweises, dass tatsächlich schon Käufer der behaup- teten Täuschungsgefahr zum Opfer gefallen sind, bedarf es dagegen nicht, sowenig wie dies in Bezug auf die Frage der Verwechselbarkeit zweier Marken notwendig ist (BGE

II 287). Noch weniger braucht eine Schädigung nach- gewiesen zu sein, wie sich zwangsläufig daraus ergibt, dass schon die blosse Täuschungsgejahr ausreicht. Aber auch der Nachweis einer Schädigungsgefahr, also der Wahrscheinlichkeit einer Schädigung, ist nicht erforder- lich. Dies deshalb, weil der Verstoss gegen die guten Sitten in der Irreführung des Verkehrs an sich zu erblicken ist, die mit dem Gebot des Handeins nach Treu und Glau- ben im Widerspruch steht und daher keinen Anspruch auf rechtlichen Schutz erheben kann (BGE 56 I 49). 4. -Bei der Beurteilung der Frage der Täuschungs- gefahr ist sodann, wie auch die Vorinstanz zutreffend