206 MU3ter-und Mod..,Usclmtz. No 34. in der Höhe von 7500 Fr. (25 % des direkten Schadens) geschützt. Die Beklagte hat an dieser Schadensberechnung zu- nächst beanstandet, dass die Vorinstanz von der Vermu- tung ausgegangen sei, die Klägerin hätte die gleichen Ver- käufe zu ihren eigenen Preisen gemacht, wenn die Nach- ahmungen nicht erfolgt wären. Es besteht jedoch kein Grund, dieses Prinzip, wie die Beklagte es haben will, nur dann anzuwenden, wenn nur geringe Mengen der Nachahmung verkauft worden sind. Ebenso ist abzulehnen den Schaden nach den Grundsätzen über die ungerecht~ fertigte Bereicherung zu berechnen. . Eine Erhöhung des Abzuges wegen Gewinnrückganges fällt ebenfalls nicht in Betracht. Unter Berücksichtigung der grossen Konkurrenz und der Krisis auf dem marokka- nischen Markt, der Herabsetzung der Kaufkraft der dortigen Bevölkerung, der Einbusse der Zugkraft der Dessins usw. hat die Vorinstanz den Abzug auf 12,5 % und damit reichlich bemessen ; ihr Entscheid ist ein ausge- sprochener Ermessensentscheid, von dem abzuweichen das Bundesgericht umso weniger Grund hat, als ein Handelsge- richt, das teilweise mit Fachrichtem der Stickereiindustrie besetzt ist, bessern Einblick in die massgebenden Verhält- nisse besitzt, als das Bundesgericht. Dasselbe gilt von der Ansetzung der Ersatzpflicht für indirekten Schaden (we- gen Disqualifizierung der verletzten Muster) auf 7500 Fr. Einen andem Herabsetzungsgrund erblickt die Beklagte darin, dass sie jedenfalls nur ein leichtes Verschulden treffe. Allein abgesehen davon, dass ihre Schuld nicht ohne Weiteres als leicht qualifiziert werden kann, indem sogar ein dolus eventualis vorliegt, ist zu wiederholen, dass das Risiko in vollem Umfang denjenigen trifft, der ein geschütztes Muster als Vorlage benützt hat und dass es nicht teilweise auf den Inhaber des geschützten Musters abgewälzt werden darf. Die Beklagte hat weiter darauf hingewiesen, dass die Parteien im Juni 1931 über die Gestaltung der Preise MarkeJlscbutz. No 35. 2t7 miteinander verhandelt hätten und dass die Klägerin damals mit keinem Wort geltend gemacht habe, die Beklagte habe ihre Muster nachgeahmt. Die Klägerin habe bis· zur Einreichung der Klage trotz Kenntnis der Ver- letzungen noch fast ein Jahr lang zugewartet, und es treffe sie somit ein Mitverschulden daran, dass der Schaden so gross geworden sei. Sie, die Beklagte, habe annehmen dürfen, dass die Klägerin eine Verletzung der Musterrechte nicht behaupte, und es sei deshalb zu Lasten der Klägerin gestützt auf Art. 44 OR ein erheblicher Abzug zu machen. Allein die Beklagte beruft sich zu Unrecht darauf, dass dem Verletzten eine Rechtspflicht zu sofortiger, energischer Verteidigung oblIege ; jedenfalls hat die Klägerin glaubhaft gemacht, dass es für eine erfolgreiche Prozessführung unerlässlich war, zuerst die Beweise zu sammeln und sicherzustellen, wofür erfahrungsgemäss geraume Zeit notwendig ist, zumal wenn die Verletzungen in's Ausand hinüberreichen. 5. - Demnach erkennt das Bundesgericht : DieBerufung wird abgewiesen und das Urteil des Han- delsgerichtes des Kantons St. Gallen vom 2. März 1933 wird bestätigt. VII. MARKENSCHUTZ PROTECTION DESMARQUES DE FARRIQUE 35. A.rret de la 1 re seotion oivile du 29 mars 1933 dans la cause 'l'a.vannes Wa.tch Co, S. .6.., contre Fa.vret. Marques de labrique. -Les raisons de commerce ne peuvent servir de marques que si elles SODt originales. Tel n'ast pas Je cas en principe de la designation pure et simple du genre ou du siege des affaires. Cette regle comport.e une exception Jorsqu'une marque depourvue theoriquement devaleur distinc-

208 Markenschutz. Na 35. tive acquiert par un long usage une signification 'spooiale et, de fait, s'avere prpre a individualiser les proouits d'une maison determinee. Il en ast ainsi da la marque Tavannes Watch Co. (Consid 1). La marqu6 «Favret Watch Tavannes 1l preta a confusin avee la marque ({ Tavannes Wateh Co » (Consid. 2). L'anteriorite d'usage prime l'anMriorit.e d'inscription (Consid 2). A. -En 1891, Henri Sandoz pere installa une fabrique d'horlogerie dans le village de Tavannes (Jura bernois), dont il utilisa le nom {lomme marque. A {lette epoque, il n'y avait pas d'autre manufacture d'horlogerie a Tavannes. En 1895, Sandoz ceda son entreprise a la Sociere anonyme « Tavannes Watch CO » (capital 2 500000 francs, siege Tavannes). Elle a ere inscrite au Registre du Commerce de Moutier le 30ctobre 1895. La publication eut lieu dans la Feuille officielle du Commerce le 19 octobre de la meme annee. Le but de la Societe est de fabriquer et de vendre de l'horlogerie et tout ce qui s'y rapporte. Sous la direction d'Henri Sandoz, la manufacture prit un rapide essor et un developpement tres grand. Au debut, elle fabriquait 40 montres par jour; en 1930, 4000. Les batiments de l'entreprise couvrent aujourd'hui une superficie d'environ 22 000 m ll et les etablis representent a Tavannes seulemnt une longueur de quatre kilometres et demi. La Tavannes Watch Co et sa maison de vente, Schwob Freres & Cle, a La Chaux-de-Fonds, ont depense depuis 1895 des sommes considerbles pour faire connaitre les montres « Tavannes ». Durant la derniere decennie, la reclame faite par Schwob Freres & OIe a conte plus de deux millions de francs et celle des agents a l' etranger encore bien davantage. Aussi la Tavannes Watch Co est connue dans le monde entier, et le nom de (t Tavannes » s'est peu a peu identifie dans le commerce horloger avec l'entreprise du Jura bernois et ses produits. A I'etranger, on ignore meme que Tavannes est le nom d'un village. La Sociere a fait enregistrer en Suisse plusieurs marques renfermant le mot (t Tavannes t) : .I Markenschutz. No 35. 209 le20 novembre 1895, « Tavannes Watch Co», sous n° 7897 (actuellement n° 74 375) ; a la meme date, « La Tavannes », sous n° 7895 (actuelle- ment n° 37684) ; le 3 octobre 1903, « Tavannes Watch », sous n° 16425 (actuellement n° 55 301) ; le 17 mars 1921, « Tavannes », sous n° 49 161 ; le 22 fevrier 1930, ({ Tavannes» (enregistree en Allemagne le 4 aout 1931). Independamment de leur inscription en Suisse et au Bureau international de la propriete intellectuelle, les marques ont ere enregistrees dans un grand nombre de pays en Europe et hors d'Europe. B. -Onesime Favret a ere pendant de longues annees ouvrier puis chef d'atelier a la Tavannes Watch Co. TI fut congedie en 1920. En 1928, il s'installa a Tavannes comme fabricant d'horlogerie et deposa le l ef juin, sous n° 67347, la marque ({ Favret Watch Tavannes »; La Tavannes Watch Co protesta immediatement et invita Favret le 27 juin 1928 arenoncer a sa marque qui pretait a confusion avec celles qu'elle avait deposees. Favret refusa en faisant valoir que Tavannes etant son lieu d'origine et de domicile, il avait le droit d'employer ce mot comme raison sociale et comme marque de fabrique. Des confusions se sont effectivement produites. O. -Le 15 mars 1932, la Tavannes Watch Co intenta action contre Favret pour faire ordonner par le Tribunal de Commerce du Canton de Berne la radiation de la marq ue «Favret Watch» n° 67347 deposee le l ef juin 1928 et faire condamner le defendeur a 10 000 francs de dommages- inrerets, avec interets a 5 % des le 13 novembre 1931. A l'appui da ces conclusions, la demanderesse fait valoir en resume ce qui suit : La marq ue du defendeur a provoq ue des confusions en Suisse, a plus forte raison ce risque axiste-t-il pour l'etranger. Les trois mots Watch, Co et Tavannes ont eM repris par Favret ; l' adjonction de son nom ne suffit pas

210 Markenschutz. N° 35. pour diflerencier la marque ; il a d'ailleurs rendu plus facile la confusion en faisant graver « Tavannes » en gros earac- teres et les autres mots en petits caracteres peu lisibles. Le defendeur a non seulement imite les marques de la demanderesse, il lui a fait une concurrenee deloyale, allant jusqu'a preter sa marque a d'autres fabrieants. Ce qui aggrave encore son eas, e'est qu'il appose la marque imiree sur des produits de qualite inferieure. D. -Le defendeur a conclu au rejet de la demande. Il est d'usage, dit-il, dans l'industrie horlogere d'utiliser comme marque le mot «Wateh» en le faisant preceder du nom de la localite OU se trouve le siege de l'entreprise (<< Tavannes Watch Co .», « Malleray Watch co », «Cor- rebert Watch Co », « Fleurier Wateh Co », ete.). Il s'agit d'une indication de provenanee et l' on ne saurait eontester au defendeur le droit de choisir comme marque son nom suivi du mot « Watch .), communement employe et de l'indieation du lieu dont il est originaire et OU il habite. La marque « Tavannes» de la demanderesse a ere deposee apres celle du defendeur. Il n'y a pas de risque real de confusion. Dans la marque du defendeur le mot (c Tavannes.) figure au-dessous des mots « Favret Watch » ; la deman- deresse dispose les elements de sa marq ue sur une seule ligne. Aucun acte de coneurrence deloyale ne peut etre reproche a Favret : ses produits sont de qualite ; les mou- vements et la forme de ses montres different comple- tement de ceux de la demanderesse. E. -Le Tribunal de Commerce, admettant la demande, a prononce la nullite et ordonne la radiation de la marque «Favret Watch Tavannes », n° 67347 du defendeur, condamne celui-ei a payer a la demanderesse 1000 francs de dommages-interets avec interets a 5 % des le 1 ernovembre 1931 et mis a la charge de Favret les frais et depens du proees. Les motifs essentiels de ce prononee seront indiques dans les considerants juridiques du present arret. F. -Les deux parties ont recouru contre ce jugement au Tribunal federal, en reprenant chacune ses conelusions Markenschutz. No 31'. 211 originaires et en concluant au rejet du lecours de la partie adverse. OQMülerant en drQit :

1. L'aetion de la demanderesse se fonde prineipalement sur la loi eoneernant la proteetion des marques de fabrique et subsidiairement sur l'art. 48 CO. II est constant q ue la raison sociale «Tavannes W ateh CO J) est inscrite au registre du commerce depuis le 9 oetobre 1895 et que, des cette date, la demanderesse l'a utilisee de fa90n ininterrompue eomme teIle et comme marque. Les conditions de forme exigoos pour la protection de cette marque sont done realisees aux termes de l'art. 1 er al. 1 er et l'art. 2 LM, independamment meme de l'inseription au registre des marques (RO 43 II p. 97 et COBNU: De la proteetion des marques de fabriques p. 5). Le Tribunal de commerce l'a reconnu et il suffit de se referer sur ce point aux motifs de son jugement. Le juge ne s'en est d'ailleurs pas tenu a cette consta- tation ; il a eu raison d'examiner si, en soi, les mots «Tavannes Watch Co» peuvent eonstituer valablement une marque d'apres les principes regissant cette matiere. Les raisons de commerce employees comme marques ne beneficient pas d'un privilege quant a leur choix et ·leur composition. Soumises aux memes conditions que les autres marques (cf. l'arret eitel, elles ne jouissent de la proteetion legale q ue si elles sont originales et propres par consequent a individualiser les produits d'un fabrieant ou commer9ant et a las distinguer de eeux de ses eoncurrents. Aussi bien, selon l'arret eite du Tribunal federal (p. 97 et

98. Si, «en tant que raison de commerce, la designation pure et simple du genre ou du siege des affaires ne peut etre l'objet d'un droit individuel exclusif et doit pouvoir etre employee (comme raison) par n'importe quelle maison etablie dans la meme loealite et faisant le meme genre d'affaires ... a fortiori en est-i! ainsi lorsque la raison est employee eomme marque », signe distinctif qui doit etre empreint d'originalite.

212 Markenschutz. N° 35. A· s' en tenir a la lettre de ces considerants, la protection legale devrait etre refusee a la marque « Tavannes Watch Co », commeonl'arefusee a lamarque « GenevaWatchCo _{: le mot « Tavannes} designe la localiM Oll la socieM a son siege et sa fabrique, le mot « watch _{, qui signifie : montre, indique le genre des affaires, et l'adjonction « CO » est l'abreviation anglaise habituelle du mot {, compagnie} . En principe, pareilles designations ne doivent pas etre monopolisees (cf. l'arret ciM p. 97 et RO 40 II p. 607). Mais, du fait que chacun de ces trois mots appartient au domaine public et n'a aucun caracrere distinctif, il ne suit pas necessairement que, par exception, vu les circons- tances particulieres de l' espece, la protection ne puisse point etre accordee a la marque « Tavannes Watch Co ». L'arret du Tribunal federal du 5 novembre 1929 en la cause A. Romary &: 0 0 Ltd (RO 55 I p. 262 et sv) a tempere la rigueur de 1a jurisprudence qu'on vient de rappeler. Bien que rendu en matiere administrative et dans le domaine international, il enonce des principes qui gardent toute leur valeur pour l'application du droit interne, car les motifs qui, aux termes de la loi federale, justifient le refus de protection legale sont essentiellement les memes que les motifs prevus par l'art. 6 al. 2, eh. 2 de la convention internationale (RO 55 1 p. 272, 55 11 p. 64 et suiv. et 151 et sv.). De meme qu'une designation originale peut devenir generique au cours des annees et tomber dans le domaine publie, de meme il arrive qu'une marque, depourvue theoriq uement de valeur distinctive, acq uiere par un long usage une signification speciale et devienne propre a individualiser les produits d'une maison determinee. C'est ce que le Tribunal federal a admis pour le nom de 1a localiM anglaise Tunbridge Wells, employe comme marque et dont un long usage a fait la designation particuliere des biscuits fabriques et mis dans le commerce par la SocieM A. Romary & Co Ltd. et non par d'autres maisons de Tunbridge Wells. Markenschutz. N° 35. 21 J La processus a eM semblable dans la. presente espece: Pendant environ 35 ans, la Tavannes Wateh CO a ete la seule fabrique importante d'horlogerie de 1a localite. Elle a joui d'un monopole de fait. La mot « Tavannes » ne constitue d'ailleurs pas une indication de provenance selon l'art. 18 LM. Car, contrairement a ce qui es le cas pour Geneve, ce n'est pas la localiM de Tavannes -le juge du fait l'etablit de maniere a lier le Tribunal federal-qui donne en general son nom ou sa renommee aux produits horlogets provenant de cet endroit. 11 s'agit d'une localite relativement petite dont l'existence est generalement ignoree a l'etranger. Ce sont les montres manufaeturees par la societe demanderesse et vendues dans le monde entier qui ont fait connaitre au loin le nom de Tavannes comme designant non un village, mais une fabriq ue determinee et ses produits. Cette identification a eM d'autant plus effective que le placement de la marchandise est assure par la maison Schwob Freres a La Chaux-de- Fonds et non directement par la fabrique de Tavannes. Le Tribunal de commerce constate en fait que, « dans le monde horloger, le mot «Tavannes _{est devenu pour ainsi dire le synonyme de la manufacture d'horlogerie de la demanderesse} et que « ce nom s'identifie avec sa montre et ses produits horlogers ; on dit couramment : c'est une «Tavannes _{pour designer une montre de la demanderesse} . 11 est done etabli q ue, sur le marche horloger, en Suisse et notamment a l'etranger, {( Tavannes _{n'appartient pas au domaine public, mais sert a designer et s'avere propre 8J individualiser les produits de la deman- deresse. Aussi bien, malgre sa pratique rigoureuse, le Bureau federal de la proprieM intellectuelle a consenti· en 1930 a enregistrer le mot «Tavannes} seul comme marque distinctive des montres, parties de montres, etc., fabri- quees et mises dans le commerce par la Tavannes Watch C°s. A.

214 MarkeIl8chutz. N° 35. La protection de la loi speciale doit des lors etre accordoo aux marques deposees par la demanderesse et dont le mot Tavannes constitue l'element essentiel. 2. -De ces considerations, il suit d'embl00 que la marque « Favret Watch Tavannes) du defendeur ne peut coexister avec celle de la demanderesse ; elle est de natUre a induire le public en erreur et tomre par conse- quent sous le coup de l'art. 24 LM. A cet egard, il convient de se referer aux motifs convamcants du Tribunal de commerce. Contrairement aux conditions enoncees a l'art. 6 LM, la marque du defendeur ne se distingue pas par des caracteres essentie1s des marques de la demanderesse. Ce qui frappe l'oreille et la vue et reste grave dans la memoire, ce n'ast pas le nom de Favret, ce sont les mots «( Watch Tavannes », connus dans le monde entier comme specifiant les produits da la demanderesse avec lesquels la marque du defendeur est de nature a creer une confusion. Le Tribunal de commerce releve avec raison que cedanger est encore augmente par le fait que, sur les cadrans et les mouvements fabriques par Favret, le mot ({ Tavannes » est mis en evidence. Et le defendeur a meme aggrave !'imitation en apposant sur certams produits l'abreviation «( Co ) a laquelle il n'a pas droit. Les objections du defendeur ont ete refutees par les premiers juges. Peu importe que la marque « Favret Watch Tavannes ) ait ete enregistree avant la marque «( Tavannes» constituee uniquement par ce mot. L'utilisation etfective .oree seule le droit; l'anteriorite d'usage prime l'anteriorite d'inscription (RO 47 Hp. 360). Or, l'anteriorite de l'emploi appartient a coup sur a la demanderesse. Le juge a par consequent ordonne a bon droit la radiation de la marque «( Favret Watch Tavannes) n° 67347, deposee par le defendeur en 19213. L'admission du moyen principal de la demande rend superflu l'examen du moyen subsidiaire. La demande serait d'ailleurs egalement fondee par les motifs qui ont amene le Tribunal federal a proteger la raison sociale «( Schraubenfabrik Solothurn » (RO 40 H, p. 605 consid. 4). J Schuldbetreibungs-und KLnkursrecht. 215 Quant aux dommages-interets, la demanderesse y a indubitablement droit en principe. Les circonstances de la cause font apparaitre comme equitable le chiffre de 1000 francs fixe par les premiers juges, en sorte que le recours de la demanderesse se revele egalement mal fonde. Par ces moti/s, le Tribunal jedeml rejette les deux recours et confirme le jugement attaque. VIII. SCHULDBETREIBUNGS-UND KONKURSRECHT POURSUITE ET FAILLITE V gl. ill. Teil N r. 24 und 34. -Voir IIr e partie N0s 24 et 34. Lang Druck AG 3000 Bern (Schweiz)