OG Art. 80, 81; PatG Art. 4, 5, 16 Ziff. 4; admissibility of private expert opinions in patent appeals; novelty by prior publication or prior use; scope of patent protection and equivalents. In patent appeals, party expert reports are excluded; only technical literature independent of the dispute remains admissible. Novelty is destroyed only if the earlier disclosure made the invention accessible in a manner enabling a skilled person to carry it out; mere theoretical possibility of recognition is insufficient where actual awareness is improbable. Patent protection extends only to the technical means claimed, not to the abstract problem or intended result. For small inventions, equivalent means are not protected beyond the claim wording.
Erfindungsschutz. No 45. hat. Das trifft jedoch nicht zu. Schon das mehrfach erwähnte Patent 5083 zeigt, dass die Rille auch ganz ein- faoh der Reibung zum Zwecke der Drehung der Arbeits- maschine dient, eine Rolle,. die ihr auch beim Patent der Klägerin zukommt. Sodann hat der im Strafverfahren herbeigezogene Experte Zweifel eine weitere teohnische Aufgabe der Rille in der Herstellung eines gleiohgewichts- ausgleiches gesehen. Soweit nun die Rille solchen ausser- halb des geschützten Patentes liegenden Zwecken dient, kann man die Fabrikation und den Verkauf der Spulen nicht verbieten, da insofern von einer Verletzung nicht die Rede sein kann. Allein eine Unterscheidung zwischen dem geschützten und dem nicht geschützten Zwecke der Rille lässt sich nun in der Praxis nicht machen, sondern ur in der Theorie; eine solche Unterscheidung ist auch dem gerichtlichen Experten nicht gelungen, sodass die Klage schliesslich doch abgewiesen werden muss und dem Beklagten die Herstellung der Spulen nicht untersagt werden kann. Insbesondere geht es nicht an, für die Fälle eine besondere Kerbung (nach Breite und Tiefe) oder einen be sondern Durchmesser positiv oder negatIv vorzuschrei- ben, da die nähere Form der Kerbung nicht zum Patent gehört. Unter diesen Umständen bleibt die Klägerin darauf angewiesen, gegen allfällige Nachmacher oder NachahmeT der ganzen Maschine vorzugenen ; die Klage gegen den- jenigen, der nur Spulen vertreibt, muss im Sinne der Motive abgewiesen werden, da sich die Spule mit konzentrischer Rille auch ullabhängig von der Kombination mit der Abstellvorrichtung zweckmässig verwenden lässt. Demnach erkennt das Bundesgericht: Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Han- delsgerichtes des Kantons Zürich vom 15. Dezember 1931 wird im Sinne der Erwägungen bestätigt. Erfindungsschutz. N0 46.
ErfindungBschutz. N° 46. 2. Aus gewellten Lamellen gebildeter Kühler nach Patentanspruch und Unteranspruch I, dadurch gekenn- zeichnet, dass jeder Distanzstreifen aus versetzt zu einander angeordneten gebogenen Teilen, die durch gerade Stege miteinander verbunden sind, besteht, das Ganze derart, dass die Wasserkanäle durch die Distanzstreifen parallel zueinander gehalten werden können. Der Beklagte, Emil Huber, ist Inhaber einer Auto- mobilspenglerei und fabriziert und vertreibt ebenfalls Kühler, und zwar nach einem gewerblichen Modell, das er zur Erlangung des Schutzes am 25. Juli 1927 beim Eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum in Bem hinterlegte. Die Klägerin, Ende 1929 auf die Konstruktion des Kühlers des Beklagten aufmerksam geworden, erblickte darin eine Verletzung ihres Patentes und. forderte den Beklagten am' 2. November 1929 auf, die Herstellung aufzugeben. Der Beklagte lehnte das Ansinnen ab. B. -Am 26. Mai 1930 hat die Genossenschaft Orion gegen Emil Huber folgende Klage erhoben:
Es sei die Klägerin berechtigt zu erklären, das Urteil im Dispositiv im schweizerischen Handelsamtsblatt und zwei andem von ihr zu wählenden Tages-, bezw. Fach- zeitschriften auf Kosten des Beklagten zu veröffentlichen. Die Schadenersatzforderung ist damit begründet wor- Erfindungsschutz. No 46.
den, dass nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung (BGE 49 II S. 518) die Patentverletzung eine unbefugte Führung fremder Geschäfte darstelle und nach Art. 423 . OR verantwortlich mache, und dass anzunehmen sei der Beklagte habe vorläufig 500 Kühler mit einem Gew von 65 Fr. hergestellt und veräussert. G. -Der Beklagte hat Abweisung der Klage beantragt und Widerklage auf Nichtigerklärung des klägerischen Patentes Nr. 84,842 vom 18. August 1919 erhoben. D. -Durch Urteil vom 10. Dezember 1931 hat das Handelsgericht des Kantons Zürich das Modell des Beklag- ten Nr. 4I,01l als ungültig erklärt und das Eidgenössische Amt für geistiges Eigentum angewiesen, es im amtlichen Register zu löschen ; im übrigen hat es sowohl die Klage, als die Widerklage abgewiesen. E. -Gegen diesen Entscheid haben beide Parteien die Berufung an das Bundesgericht ergriffen und folgende Anträge gestellt: Die Klägerin hat um Gutheissung auch der Klage- begehren 2, 3 und 4 ersucht. Der Beklagte hat beantragt, es sei die Widerklage gutzuheissen und es sei der Widerkläger berechtigt zu erklären, das Urteil im Dispositiv im. schweizerischen Handelsamtsblatt und zwei andem von ihm zu wählenden Tages-bezw. Fachzeitschriften auf Kosten der Haupt- klägerin zu veröffentlichen. F. -Die Klägerin hat zur Unterstützung ihrer Beru- fung ein Privatgutachten von Prof. Rupp, Vorstand der Patentabteilung der A.-G. Brown, Boveri Cieeingereicht. Der Beklagte hat darauf ein Privatgutachten beim Ingenieur und Patentanwalt Derichtsweiler in Höngg bestellt und eingereicht. Derichtsweiler hat seinem Gegen- gutachten ein kleines Modell der am.erikanischen Marmon- kühlerkonstruktioll, sowie ein Zeugnis des Eidgenössischen Amtes ffu geistiges Eigentum vom 19. Mai 1932 beigefügt, wonach der Auszug der amerikanischen Patentschrift 1,233,765 . E. S. Erickson, betreffend CelIular Radiator
Erfindungsschutz. N0 46. schon seit 23. August 1917 auf der Bibliothek des Amtes in Bern öffentlich aufgelegen hat. G.- Das Bundesgericht zieht in Erwägung : 1.- 2. -Das Bundesgericht hat seit dem Entscheid vom 7. Juni 1913 (i. S. Stickerei Feldmühle gegen Schawalder und Kons. (BGE 39 II S. 344) wiederholt erkannt, es sei in Patentprozessen zulässig, dass die Parteien noch im Berufungsverfahren Privatgutachten ein,reichen, die auch allgemeine technische und daneben patentrechtliehe Aus- führungen enthalten (BGE 57 II S. 617 ; 58 II S. 60). In Patentprozessen sind nämlich die Tatfragen auf's Engste mit den Rechtsfragen verknüpft, und die rechtliche Beurteilung hängt oft geradezu ausschliesslich vom richti- gen technischen Verständnis einer Erfindung ab. Da das Bundesgericht im Gegensatz zu den Patentsenaten ausländischer Gerichte jedoch nicht mit Fachleuten der Technik besetzt ist, bestand und besteht jedenfalls ein dringendes Bedürfnis sowohl für die Parteien, als für den Berufungsrichter, dass durch jene auch im Berufungs- verfahren noch der Tatbestand klar zum Ausdruck ge- bracht werden kann und nicht wegen Missverständnissen, die lediglich auf das Fehlen jeder Anschauung zurück- zuführen sind, die Rechtsprechung leide. Aus diesem Grund hat die I. Zivilabteilung des Bundesgerichtes der Bundesversammlung bei der Revision des Organisations- gesetzes der Bundesrechtspflege von 1921 vorgeschlagen, in Art. 82 ausdrücklich vorzusehen, dass in Patentstreitig- keiten das Bundesgericht einen Augenschein vornehmen und Sachverständige beiziehen könne. Dieser der beson- dem Natur der Patentstreitigkeiten Rechnung tragende Vorschlag ist dann aber durch den Nationalrat, im Gegen- satz zum Ständerat, abgelehnt worden (SteuB 1921 StR 144, NR 329), und das Bundesgericht liess dann wenigstens wieder die Privatgutachten zu, die immerhin in einzelnen Erfindungsschutz. No 46.
Fällen geeignet waren, das richtige Verständnis einer Erfindung, z. B. einer komplizierten Maschine, zu ver- mitteln, wenn der durch die kantonale Instanz fest- gestellte Tatbestand darüber keinen befriedigenden Auf- schluss gab oder Zweifel an der damit verknüpften recht- lichen Entscheidung offen liess. Trotzdem kann an der Zulassung solcher Privatgut- achten nicht mehr festgehalten werden. Es hat sich ge- zeigt, dass die Parteien nun in jedem Fall solche Gut- achten bestellen und einreichen, gleichgültig ob die durch die kantonale Instanz veranstaltete Expertise schlüssig sei oder nicht und ob in der Berufungsverhandlung die Erfindung auch durch den Laien ohne technischen Bei- stand dargestellt und begriffen werden könne oder nicht. Sodann hat sich der Berufungsbeklagte regelmässig ver- anlasst gesehen, ein Gegengutachten beizubringen oder gar aussergerichtliche Fragen an den frühem gerichtlichen Experten zu stellen, und die Berufungsklägerin hat dann - den so erhaltenen Bericht wiederum seinem Privatgut- achter zur Vernehmlassung unterbreitet, und so fort, sodass sich bis zur Benungsverhandlung ein eigentlicher Schriftenwechsel entsponnen hat und die Instruktion erschwert worden ist. Eine Frist für die Einreichung der Gutachten ein-für allemal festzusetzen, wäre ohne Ver- kürzung der Rechte der einen oder andern Partei nicht möglich gewesen, und richterliche Fristen von Fall zu Fall wären ja geradezu einer Aufforderung, solche Gut- achten einzureichen, gleichgekommen. Vor allen Dingen aber hat sich erwiesen, dass ,die privaten Experten sich nicht darauf beschränkten, den Tatbestand aufzuhellen, sondern dass sie neue Tatsachen hinzufügten und sich nicht an den durch das Bundesgericht wiederholt aus- gesprochenen Satz hielten, die Privatgutachten könnten nicht berücksichtigt werden, soweit sie sich nicht an den gemäss Art. 81 OG verbindlichen Tatbestand anlehnen (BGE 58 II S. 61 und dort zitierter Entscheid). Gerade das im vorliegenden Fall durch Ing. Derichsweiler seinem
Erfindungsschutz. N0 46. Bericht beigefügte Zeugnis des eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum ist ein Beweis dafür, dass die Privat- gutachter oft noch wesentliche Tatsachen darzutlUl ver- suchen, die das BlUldesgericht aber nicht mehr berück- sichtigen darf, ein Procedere, das mit schweren Unzu- kömmlichkeiten verblUlden ist, indem die lUlterlegene Partei dann meistens ein formalistisc;:hes Fehlurteil darin erblickt, dass der Richter entgegen seiner tatsächlichen Kenntnis des wirklichen Sachverhaltes entschieden habe. Es rechtfertigt sich demnach, den Parteien überhaupt nicht mehr Gelegenheit zu geben, solche Weiterungen zu versuchen. . Privatgutachten sind demnach auch in Patentstreitig- keiten im Berufungsverfahren fortan auszuschliessen, wie- wohl auch diese Lösung .mit -den bereits gekennzeich- neten -Unzukömmlichkeiten verbunden ist. Hinweise auf technische Literatur, d. h. auf wissenschaftliche Arbeiten, die nicht im Hinblick auf den konkreten Streit- fall verfasst worden sind, bleiben selbstverständlich vor- behalten. Im übrigen wird es Sache des Gesetzgebers sein, dem Bundesgericht als zuständiger Instanz in Patent- streitigkeiten zu ermöglichen, die Funktion einer Erfindung selbst zu beobachten und wenn nötig Fragen an unab- hängige Sachverständige zu stellen. Die von heiden Parteien eingelegten Pnvatgutachten sind demnach aus dem Rechte zu weisen lUld bei Beur- teilung des vorliegenden Falles nicht zu berücksichtigen. 3 .... 4. . . 5. -Soweit mit der Widerklage Mangel der Neuheit der klägerischen Erfindung geltend gemacht wird, hat sich der Beklagte zur Begründung zunächst auf die Ver- öffentlichung amerikanischer Patentschriften in der Schweiz berufen. Allein durch das Zeugnis der Eidgenössischen Technischen Hochschule wird dargetan, dass die in Frage kommenden Patentschriften der U.S.A.-Patente 1,220,744 (Harrison), 1,233,765 (Erickson) und 1,238,192 (Reifer- Erfindungsschutz. N0 46.
scheid) sich erst seit 12. August 1919 und Januar 1920 in der Bibliothek der genannten Hochschule befinden; es kann daher nicht davon gesprochen werden, dass die Erfindung vor der Patentanmeldung vom 18. August 1919 wegen des Vorhandenseins der erwähnten Patentschriften schon derart offenkundig gewesen sei, dass die Ausführung durch Fachleute möglich gewesen wäre. Das im .Berufungs- verfahren eingereichte Zeugnis des Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum, wonach'ein Auszug des Erickson- Patentes Nr. 1,233,765 schon seit 23. August 1917 auf dessen Bibliothek aufliegt und auf das sich der Beklagte heute berufen hat, ist als neues und daher unzulässiges Beweismittel für eine neue Behauptung nicht zu beachten (OG Art. 80). Der Beklagte und Widerkläger hat sodann behauptet, es seien vor der Patentanmeldung eine Anzahl amerika- nischer Marmon-Automobile in die Schweiz eingeführt worden, welche die gleiche Kühlerkonstruktion aufge-- wiesen und offenkundig gemacht.hätten. Die klägerische Erfindung sei also durch Vorbenützung bekannt geworden. Nach dieser Richtung hat das Beweisverfahren ergeben, dass in der Tat schon vor dem 18. August 1919 durch den damaligen Fabrikvertreter neuen Marmon-Wagen in die Schweiz eingeführt worden sind. Die VorinEltanz hat es anderseits jedoch nicht als rechtsgenügend bewiesen bezeichnet, dass diese neuen Wagen mit Kühlern von der gleichen Erfindung, wie die Klägerin sie gemacht hat, versehen gewesen seien. An diese Beweiswürdigung ist das Bundesgericht gebunden, sodass auch in dieser Bezie- hung die Neuheit nicht als zerstört zu gelten hat. Eventuell hat sich die Vorinstanz übrigens auch auf den Standpunkt gestellt, es könne nicht als ausgemacht gelten, dass die Erfindung in der durch das Gesetz gefor- derten Weise bekannt geworden sei, selbst wenn man annehmen wollte, die neun Wagen hätten dieselbe Erfin- dung an ihren Kühlern aufgewiesen. Es sei erstens zweifel- haft, ob von einem hinreichenden Bekanntwerden schon
286 Erfindungsschutz. No 46. in Anbetracht der ausserordentIich kleinen Zahl der eingeführten Wagen gesprochen werden könne. Zweitens habe die Erfindung nicht schon bei einer oberflächlichen Prüfung der Kühler der Marmon-Wagen erkannt werden können, sondern erst nach einem Aufreissen des Kühlers ; dass der Kühler aber aufgerissen worden sei, erscheine nicht als wahrscheinlich, zumal der damalige schweize- rische Vertreter der Marmon-Werke selbst als Zeuge deponiert habe, er sei übet' die Konstruktion nicht unter- richtet gewesen. Geht man nun von diesen verbindlichen tatsächlichen Annahmen des Handelsgerichtes aus, so muss man mit ihm verneinen, dass die Erfindung derart offenkundig gewesen' sei, dass sie von einem Fachmann hätte ausgeführt werden können. Es genügt nicht die bloss theoretische Möglichkeit, dass jemand den Kühlex: eines der neuen Wagen auseinandergenommen und sogar zerstört habe, wenn dies praktisch. als höchst unwahr- scheinlich erscheint, sondern es muss in tatsächlicher Beziehung eine gewisse Wahrscheinlichkeit verlangt wer- den. Diese Wahrscheinlichkeit ist hier nicht gegeben, und es war daher nicht rechtsirrtümlich, wenn die Vorinstanz angenommen hat, die Erfindung sei auch durch die Ein- fuhr und den Verkehr der neueIl Marmon-Wagen nicht offenkundig geworden. Die Widerklage auf Nichtigkeit des Patentes der Klä- gerin ist also abzuweisen. 6. -Die Lamellen des vom Beklagten hergestellten . Kühlers sind nicht eigentlich gewellt, sondern kantig, d. h. sie verlaufen nicht in abgerundeten Wellen, sondern sind in Flächen und Kanten ausgezogen und habeninfolge- dessenzusammen mit dem Distanzierungsmittel ein Profil, das Bienenwaben gleichsieht, also aus lauter Sechsecken besteht. Es ist jedoch mit der Vorinstanz und in Über- einstimmung mit dem GerichtsexpertenBlumer zu erkennen, dass diesem Unterschied in der Form keine Bedeutung zukommt, indem er ohne jeden Einfluss auf den Nutz effekt ist. J Erfindungsschutz. No 46.
Der kritische Unterschied der beklagtischen Ausführung von der klägerischen, auf den der Beklagte seine Bestrei- tung der Patentverletzung stützt, besteht in dem Mittel der Distanzierung und Verbindung der Wasserkanäle. Während hiezu nach dem klägerischen Patent ein selbstän- diger Blechstreifen (Distanzstreifen) verwendet wird, benützt der Beklagte dafür einen Teil des Wasserkanals selbst, indem er die Wasserkanäle durch ihre vorsprin- genden Teile distanziert und verbindet: Die vorspringen- den Teile werden aus einer der beiden, einen Wasserkanal bildenden Lamellen selbst durch Abkröpfen oder Aus- buchten herausgebildet, sodass sie mit den betreffenden Lamellen ein einheitliches Ganzes, ein Stück bilden, wobei sie jeweils mit derjenigen Lamelle des benachbarten Kanals verbunden sind, aus der keine vorspringenden Teile herausgebildet sind. Der Gerichtsexperte Blumer hat sich nun in seinem der Vorinstanz abgegebenen Gutachten auf den Stand- punkt gestellt, der Lösungsgedanke der Klägerin bestehe darin, dass der Distanzstreifen gerade da angebracht sei, wo die Lamellen des Wasserkanals zusammen gefügt sind, an der vordern und hintern Seite des Kühlers. Diesen Lösungsgedanken habe sich auch der Beklagte zu eigen gemacht, und das sei ausschlaggebend, wiewohl das verwendete Mittel verschieden sei. Dieser Auffassung kann nicht zugestimmt werden. Patentiert ist nicht das Problem und nicht der beabsichtigte Zweck, der darin besteht, dass eine gute Kühlwirkung erzielt und eine Durchscheuerung vermieden werden will, sondern geschützt ist, wie auch die Vorinstanz ausgeführt hat, nur das Mittel zur Erreichung dieses Zweckes, und auch dieses nur, soweit es im Patentanspruch zum Schutz angemeldet wurde. Die blosse Idee, die wellenförmigen Wasserkanäle so anzuordnen, dass sie einerseits nicht durch Zusammen- stossen der Ausbuchtungen die Gefahr des Leckwerdens heraufbeschwören, und anderseits doch Luftkanäle frei- lassen, ist noch kein Erfindungsgedanke, sondern nur die
288 Erfindung.schutz. No 46. Aufgabe, die sich der Erfinder stellt; es frägt sich ja gerade, ob und wie man dies erreichen könne. Der Lösungs- gedanke kann auch nicht mit dem Experten Blumer darin gefunden werden, dass die Kanäle an einer bestimm- ten Stelle, nämlich an der Stirnseite des Kühlers ausserhalb der Wasserkanäle zusammengefügt werden, denn auch dabei bleibt noch ungelöst, was gemacht werden müsse, damit namentlich die Luftkanäle offen bleiben. Es kommt also auf das konstruktive Mittel der Lösung des Problems an, und dieses Mittel ist bei der Erfindung der Klägerin der besondere Distanzstreifen. Dasselbe Problem löst der Beklagte, aber durch ein anderes Mittel, nämlich durch die besondere Gestaltung der einen der beiden einen Wasserkanal bildenden Lamellen, die trotz dieser besondern Gestaltung ein einziges Stück bildet. Da nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes zu Art. 5 des Patentgesetzes der Patentschutz sich aber nur auf das erstreckt, was nach der Fassung der Patentansprnche als Inhalt der Erfindung ausgedrückt ist (BGE 47 II S. 494), und da die Erfindung des Patentes Nr. 84,842 nach dem Hauptanspruch dadurch gekennzeichnet ist, dass ein die benachbarten Kanäle verbindender und auseinan- derhaltender Distanzstreifen angebracht ist, dieser Distanz- streifen bei der Ausführung des Beklagten aber fehlt und durch ein anderes Mittel ersetzt ist, kann nIcht gesagt werden, der Beklagte verwende, einfach die Lösung der Klägerin. Vielmehr könnte eine Patentverletzung in der Ausführung des Beklagten nur gefunden werden, wenn man in den Schutzbereich eines Patentes auch aequi- valente Mittel (vgl. darüber ISAY, Patentgesetz S. 54) einbeziehen und im vorliegenden Fall eine solche Äequi- valenz annehmen wollte. Von Äquivalenz spricht man, wenn man die Mittel zur Lösung einer Aufgabe nach ihrer Funktion betrachtet; es kommt darauf an, ob die beiden Mittel bei der Hervorbringung des Endergebnisses die gleiche technische Einzelwirkung ausüben. Allein es gibt Ersatzmittel, die besser oder schlechter wirken, und Erfindungsschutz. N0 46. 28 1 es ist in der deutschen Judikatur und Literatur anerkannt, dass Ersatzmittel, welche sehr viel besser oder sehr viel schleichter wirken, die Äquivalenz geradezu ausschliessen (PIETZCKER, Patentgesetz S. 258 Anm. 38). Davon kann im vorliegenden Fall allerdings nicht die Rede sein, wiewohl in der Vereinfachung durch Einsparung des besondern Distanzstreifens auch eine Verbesserung liegt Dagegen ist im vorliegenden Fall der Schutz deshalb nicht einfach auf das vom Beklagten verwendete Äquivalent auszudehnen, weil die Erfindung der Klägerin eine kleine Erfindung ist und keinen Anspruch auf den Äquivalenz- schutz erheben kann. Es muss also stets auf das Verdienst Rücksicht genommen werden, das sich der Erfinder um die Förderung der Technik erworben hat (vgl. PIETZCKER, a. a. O. S. 268 Anm. 46 in fine und die S. 283 zit. deutsche Rechtsprechung); es wäre verkehrt, wenn man den Patentschutz selbst bei bescheidenen Erfindungen einfach dem Inhaber des ersten Lösungsgedanken reservieren - würde, während der Erfinder des Äquivalents unter Umständen noch einen wertvollen technischen Fortschritt ermöglicht hat.. Wer sich selber nur geringe Verdienste erworben hat, soll andern den Ausbau nicht streitig machen. In diesem Sinne ist der (bei P1lTZCKER, a.a.O S. 268 Anm. 46 und S. 283 zitierten) englischen und ame- rikanischen Rechtsprechung beizupflichten, welche bei kleinen Erfindungen keinen Schutz der Äquivalente gewähren. Die Klage ist daher, soweit sie noch im Streit liegt, mangels einer Patentverletzung ebenfalls abzuweisen, und das angefochtene Urteil ist zu bestätigen.