Art. 1 Ziff. 2 MSchG; Art. 28 ZGB; Art. 48 OR; trademark use on packaging and preventive injunction against an unused but registered sign. The placing of a beer mark on glasses and mugs used for serving the beer is a trademark use, since such objects function as packaging in the sense of the statute. A likelihood of confusion is assessed objectively by overall impression, especially word image and sound; weakly distinctive fantasy words do not avoid confusion by mere semantic difference. A cease-and-desist order may be granted before actual use where the defendant has registered the sign and has not clearly renounced its future use. By contrast, a composite sign may be admissible if an origin indication is sufficiently prominent and the overall presentation excludes confusion. Without proven wrongful conduct, damages and publication are not awarded.
leisteten Gerichtsstandes verlustig gingen (vgl. auch für die franz. Praxis den analog begründeten Entscheid des Zivilgerichtes von Thonon vom 17. Mai 1902, abge- . druckt im Journal du droit international prive 30. Jahr- gang (1903) S. 611 f. ; WEISS, Traite theorique et pratique de droit international prive 2. Aufl. Bd. 5 S. 158 Note I). Bei dieser Sachlage ist es infolgedessen aber auch nicht angängig, dass ein schweizerischer Gläubiger eine Forde- rung an einen französischen Gläubiger fiduziarisch abtrete, lediglich um dadurch einen derartigen Arrest zu ermögli- chen und damit für die Arrestprosequierungsklage gemäss dem bezüglichen kantonalen Prozessrecht den Gerichts- stand des Arrestortes zu erwirken. Dem kann nicht, wie die Klägerin behauptet, entgegengehalten werden, dass bei dieser Auffassung überhaupt jede Abtretung einer solchen Forderung-durch einen schweizerischen an einen französischen Gläubiger oder umgekehrt ver- unmöglicht würde, weil hiedurch ja immer eine Änderung des Gerichtsstandes bewirkt werde. Eine solche Abtretung ist nur dann nichtig, wenn sie wie hier lediglich fiduzjarisch und nur zu dem Zwecke, den Schuldner dadurch seinem natürlichen Richter zu entziehen, erfolgte. Unbehelflich ist endlich auch der Hinweis der Klägerin auf den Entscheid, den das BU11desgericht mit Bezug auf die Frage der Rechtsgültigkeit des von der Klägerin für die vorliegende Forderung erwirkten Arrestes gefällt hat (BGE 56 I S. la ff.). Richtig ist, dass darin aus- geführt wurde, es könne in einer derartigen Abtretlmg eine unzulässige Umgehung des Staatsvertrages selbst dann nicht gesehen werden, wenn diese dem Motiv entsprungen sei, so den Arrestbeschlag auf in der Schweiz liegendes Vermögen des Schuldners möglich zu machen, der dem Zedenten als Schweizer versagt gewesen wäre. Damit wollte aber nur gesagt werden, dass dieser Einwand einer zu vollem Recht erfolgten Abtretung nicht entgegen- gehalten werden könne. Doch wurde die Frage damals ausdrücklich offen gelassen, ob sich nicht allenfalls hinter I J Markenschutz. No 29.
der anscheinend zu vollem Recht erfolgten Abtretung ein blosses Inkassomandat oder Treuhandverhältnis ver- berge, bei dem die Verfügung über die Forderung intern, im Verhältnis zwischen Zedenten und Zessionar nach wie vor dem erstern verblieben sei, und ob nicht in diesem Falle die Gerichtsstandsbestimmung des Art. I des Staatsvertrages Init der Begründung angerufen werden könnte, dass die wirkliche Prozesspartei der schweize- rische Zedent und nicht der formell als Kläger auftretende französische Zessionar sei. Hierüber wurde damals deshalb nicht entschieden, weil vom Rekurrenten, dem heutigen Beklagten, in jenem Verfahren gar nicht behauptet worden war, dass die Abtretung nur fiduziarischen Charakter habe. Dagegen hatte er sich auf Simulation berufen, ohne aber damals hiefür genügende Anhaltspunkte geltend zu machen. Die von der Klägerin im Hinblick auf den Rekursentscheid erhobene Einrede der abgeurteilten Sache ginge übrigens auch schon deshalb fehl, weil der heutigen - Klage ein ganz anderer Streitgegenstand zu Grunde liegt. Damals war über die Gültigkeit des Arrestes zu befinden, während heute. die Aktivlegitimation der Klägerin zur Geltendmachung der streitigen Forderung zur Beurteilung steht. VI. MARKENSCHUTZ PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE 29. Urteil der I. Zivilabteilung vom 16. März 1932 i. S. Bürgerliches 13rä.uhaus Pilsen gegen Weber Co. Markenschutz und unlauterer Wettbewerb. In der Anbringung eines für Bier gewähiten Warenzeichens auf Biergläser und Krüge ist eine markenmässige Verwendung im Sinne von Art. 1 Ziff. 2 MSchG zu erblicken (Erw. 1). Die für Bier gewählte Marke Urhell unterscheidet sich nicht genügend von ( Urquell)), wohl aber die Kombination mit der
Markenschutz. No 29. Herkunftsbezeichnung Wädenswiler.Urhell von ( Pilsner Urquell", sofern bei der konkretnn Ausführung die Orts- bezeichnung genügend in die Augen springt (Erw. 2-4). Schon die blosse Tatsache eines eine ältere Marke verletzenden Zeichens begründet für den besser berechtigten Inhaber einen Unterlassungsanspruch ; es ist nicht notwendig, dass das Zeichen bereits verwendet worden ist (Erw. 3). .A. -Die Klägerin, Inhaberin der Bierbrauerei Bürger- liches Bräuhaus Pilsen , stellt nebst andern Brauereien in Pilsen das bekannte Pilsner-Bier her, welches sie auch nach der Schweiz exportiert unter der Bezeichnung Urquell bezw. Pilsner Urquell . In den Jahren 1914, 1921 und 1924 liess sie diese beiden Bezeichnungen, sowie auch andere Kombinationen, in denen diese Worte in Verbindung mit weiteren Angaben (und teils auch mit figürlichen Elementen) enthalten sind, für ihr Produkt unter Nr. 15,903-15,905, 24,912 und 37,430 als Marken ins inter- nationale Markenregister eintragen. Auch wurde die Wortmarke Urquell auf Grund einer am 23. Dezember 1918 beim eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum erfolgten Hinterlegung unter Nr. 43,151 ins schweizerische Markenregister eingetragen. Die Klägerin verwendet diese Marken, insbesondere Pilsner Urquell bezw. Urquell Pilsen oder Urquell das Pilsner , mit und ohne Beifü- gung der Firma oder figürlichen Beiwerks auf ihren Flaschen, Gläsern, Biertellern, Plakaten, Briefköpfen, Prospekten, Zirkularen etc. Die Beklagte, die Firma Weber Co, ist Inhaberin der Brauerei Wädenswil. Sie stellt neben gewöhnlichem hellem Bier ein stark gehopftes, besonders helles Spezialbier her, das sie unter der Bezeichnung Ur-hell, Wädenswiler Spezialbier in den Handel bringt. Am 30. Dezember 1927 hinterlegte sie für dieses Produkt beimreidgenössischen Amt für geistiges Eigentum die Marke Urhell und Wädens- wiler Urhell )J, welche unter Nr. 66,149 und 66,150 ins schweizerische Markenregister eingetragen wurden. Sie verwendet die letztere Marke, indem sie auf ihren Flaschen eine farbige Etikette anbringt, die ein auf einem See Markenschutz. N° 29. 69 schwimmendes, mit Bierfässern beladenes Transportschiff darstellt, das von einem Schleppdampfer, a,uf dem die eidgenössische Fahne weht, gezogen wird. Am obern R,and . des Bildes ist die Bezeichnung Ur-hell JJ, am untern Rand Wädenswiler Spezialbier JJ angebracht. Dieselbe Wort- bildmarke verwendet sie auch (mit geringen Abweichungen in der Form und in der Anordnung des Textes) als Etikette auf ihren Gläsern sowie, in stark vergrössertem Masse, als Plakat. Daneben verwendet sie Gläser, auf denen mit weisser, bezw. roter Farbe die Bezeichnung Wädenswiler Ur-hell aufgemalt ist. Die Wirtschaften, die das frag- liche Bier der Beklagten ausschenken, schreiben es in der Regel als Wädenswiler Urhell aus. B. -Die Klägerin erblickt in den von der Beklagten verwendeten Bezeichnungen eine Verletzung ihrer Marken- rechte bezw. einen unlauteren Wettbewerb und verlangt daher mit der vorliegenden Klage: 1. Es sei der Beklagten . zu verbieten, die Bezeichnung Urhell )J weiterhin für ihr Bierprodukt zu gebrauchen, und sie sei demgemäss zu verurteilen,. alle Etiketten, Prospekte, Zirkulare, Brief- köpfe, Geschäftspapiere, Reklamegegenstände, welche die Bezeichnung Urhell J) enthalten, zu vernichten. 2. Die Beklagte sei zu verurteilen, der Klägerin eine Schadener- satzsumme von 10,000 Fr. nebst Zins zu 5 % seit Klage- einreichung zu bezahlen. 3. Die Klägerin sei zu ermäch- tigen, das Urteilsdispositiv je einmal auf Kosten der Beklagten im Schweizerischen Handelsamtsblatt und im Inseratenteil der Neuen Zürcher Zeitung zu publi- zieren. O. -Mit Urteil vom 7. September 1931 hat das Handels- gericht des Kantons Zürich die Klage abgewiesen. D. -Hiegegen hat die Klägerin am 18. Dezember 1931 die Berufung an das Bundesgericht erklärt, indem sie erneut Um Gutheissung der Klage ersucht. Die Beklagte hat die Abweisung der Berufung und Bestätigung des angefochtenen Entscheides beantragt.
Markenschutz. N0 29. Das Bundesgericht zieht in Erwägung :
Die Klägerin war nun aber nicht in der Lage nachzuweisen, dass die Beklagte ihre Marke Urhell für sich allein bis anhin je, sei es markenmässig oder ander- weitig, verwendet hat. Es liegt einzig ein Zeitungsinserat
172 :Markenschutz. No 29. bei den Akten, wonach der Wirt des CafenRestaurant Mythen in Zürich Ausschank von Urhell)), ohne Beifügung einer Herkunftsbezeichnung, ausgeschrieben hat. Diese Ankündung ist jedoch, abgesehen davon, dass es sich hiebei um ein völlig vereinzeltes Vorkommnis gehandelt zu haben scheint, ohne Belang, da nicht nach- gewiesen ist, dass sie im Einverständnis mit der Beklagten oder gar auf deren Geheiss hin erfolgte. Damit ist aber der auf Art. 28 ZGB und Art. 48 OR gegründeten Klage in dieser Hinsicht der Boden entzogen ; denn hiezu wäre notwendig, dass sich die Beklagte bis anhin bereits eine Verletzung der Persönlichkeitsrechte dßr Klägerin bezw. eine im Sinne von Art. 48 OR unlautere Handlung hätte zuschulden kommen lassen, was, wie bemerkt, nicht erstellt ist. Soweit sich indessen die Klage auf Marken- recht stützt, ist das anbegehrte Verbot deshalb trotzdem auszusprechen, weil die Beklagte den Eintrag ihrer Marke Urhell , mit dem sie die Absicht, dieses Zeichen früher oder später für sich zu gebrauchen, bekundete, nie wider- rufen und sich auch im Prozess nicht zu einem ausdrück- lichen, verbindlichen Verzicht auf jegliche Verwendung des reinen Wortzeichens Urhell herbeigelassen hat. Bei dieser Sachlage hat die Klägerin ein schutzwürdiges Interesse daran, dass deren Unzulässigkeit schon zum voraus festgestellt wird. 4. -Anders verhält es sich indessen mit der weitern beklagtischen Marke Wädenswiler Urhell . Diese ver- -wendet die Beklagte sowohl auf den Verpackungen , ihren Flaschen und Gläsern (d. h. markenmässig), wie auch auf Plakaten etc. Nun hat freilich die Klägerin in ihrem Rechtsbegehren ein Verbot nur für die Führung der Bezeichnung Urhell verlangt, so dass sich, da es sich hier um zwei verschiedene Marken handelt -zumal soweit die Klage sich auf das MSchG stützt -, fragen könnte, ob auch das Warenzeichen Wädenswiler Urhell als Gegenstand der Klage zu erachten und demzufolge über die Zulässigkeit seiner Verwendung im vorliegenden MarkeIUlchutz. N0 29.
Verfahren zu entscheiden sei. Das mag indessen dahin- gestellt bleiben, da zwischen dieser Marke und den von der Klägerin eingetragenen Zeichen eine Verwechslungs- gefahr nicht besteht und demzufolge der Beklagten deren (markenmässige oder anderweitige) Verwendung ohnehin nicht untersagt werden könnte. Es wurde schon im vorerwähnten vom Bundesgericht durch Urteil vom 15. Fe- bruar 1928 entschiedenen Prozesse der Aktienbrauerei zum Löwenbräu in München gegen die Löwenbräu Zürich A.-G. darauf hingewiesen (S. 7), dass die Biere ganz allgemein nach ihrer Herkunft unterschieden werden (wobei einander gegenübergestellt werden: Pilsner -, Münchner -, Kulmbacher -und hiesiges , d. h. einheimisches Bier dieser oder jener Brauerei). Der Bier- konsument -bei Händlern, Lagerhaltern und Wirten kommt eine Verwechslung ohnehin nicht in Frage -wird daher, wenn er auf Plakaten oder auf Flaschen und Gläsern die Aufschrift Wädenswiler Urhell erblickt, die Herkunftsbezeichnung nicht als unwesentlich über- sehen und daher auch nicht in den Irrtum verfallen, dass es sich hiebei um das von der Klägerin hergestellte und vertriebene Pilsnerbier handle, wie er denn ja in der Regel bei der' Bestellung des Bieres dieses überhaupt lediglich nach seiner Herkunft ( ein Münchner)), ein Pilsner etc.) zu bezeichnen. pflegt. Selbst wenn letzteres bei auslän- dischen Bierkonsumenten, die sich nur vorübergehend im Absatzgbiet des beklagtischen Bieres aufhalten, nicht durchwegs zutreffen sollte, so werden doch auch diese durch die Beifügung der Herkunftsbezeichnung Wädens- wiler ohne weiteres darauf aufmerksam werden," dass hier ein vom klägerischen Bier verschiedenes Erzeugnis in Frage steht. Dies setzt freilich voraus, dass die Her- kunftsbezeichnung Wädenswiler auch wirklich in die Augen springe und nicht, zufolge besonderer Anordnung oder Ausführung, gegenüber dem weiteren Markenbe- standteil Urhell)l und allfälligem anderweitigem Bei- werk derart in den Hintergrund trete, dass sie bei nur
Markenschutz. N° 29. flüchtiger Betrachtung übersehen werden könnte; denn wo, wie hier, Warenzeichen zur Beurteilung stehen für Erzeugnisse, die von weiten Kreisen des Publikums gekauft werden, genügt zur Annahme einer hinlänglichen Unterscheidbarkeit nicht, dass nur bei aufmerksamer Betrachtung die bestehende Verschiedenheit erkennbar wäre .. Diesem Erfordernis hat aber die Beklagte bis anhin nicht zuwidergehandelt. Wo sie die Marke Wädenswiler Urhell verwendet, ist dies immer in einer Weise ge- schehen, dass die Herkunftsbezeichnung augenfällig in Erscheinung trat. Übrigens gebraucht die Beklagte (was, soweit die Klägerin ihre Klage auf Art. 48 OR stützt, von Bedeutung wäre) dieses Wortzeichen in der Haupt- sache in Verbindung mit der farbigen Abbildung eines von einem Schleppdampfer .gezogenen, mit Bierfässern bela- denen Transportschiffes, wodurch eine in ihrer Gesamt- wirkung -zumal auch zufolge der gewählten Farben - durchaus originelle Markenkomposition entstand, die als Ganzes in der Erinnerung haften bleibt und die insbeson- dere nicht die entfernteste Ähnlichkeit mit irgendeiner Ausführung der klägerischen Marken aufweist. 5. -Da nach dem Gesagten die Beklagte sich bis anhin weder eine Markenrechtsverletzung, noch eine Handlung unlauteren Wettbewerbes hat zu schulden kommen lassen, ist der Schadenersatzanspruch der Klägerin ohne weiteres abzuweisen. Auch ist von .einer Veröffentlichung des Urteils in Tagesblättern, wie sie die Klägerin anbegehrt, unter diesen Umständen abzusehen, da der blosse Umstand, dass. der Beklagten zufolge des Eintrages ihrer Marke Urhell deren Verwendung trotz des bisherigen Nicht- gebrauches zu untersagen ist, eine derartige Massnahme, deren Anordnung im freien Ermessen des Richters steht, nicht rechtfertigt. Demnach e1'kennt das Bunilesgericht : Die Berufung der Klägerin wird dahin teilweise begründet erklärt, dass der Beklagten aus Markenschutzrecht im Markenschutz. N0 30.
Sinne der Motive verboten wird, die Bezeichnung ( Urhell zu verwenden. Im übrigen wird das angefochtene Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 7. Septem- ber 1931 bestätigt. 30. rteil der I. Zivi1a.bteilung vom 2 . A.pril 1932