460 Markenschutz. N° 79. IV. MARKENSCHUTZ PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE 79. Urteil der I. Zivil abteilung vom a. Dezember 1930 i. S. La.nston Monotype Corporation Ltd. gegen Bychener. Löschung der Marke «Monotyp » wegen Verstosses gegen die Marke « Monotype» ? Anerkennung der Löschungspflicht ? (Erw. 1.) Ob der Inhaber bei Erfindung der Marke in guten reuen gehandelt hat, ist nicht entscheidend. (Erw. 2.) Ver s chi e den h e i t der Erz e u g n iss e bei Giess-und Setzmaschinen einerseits und Buchhaltungsformularen ander- seits bejäht. MSchG Art. 6 Abs. 3. Unerheblichkeit einer D e f e n s i v ein t rag u n g für Waren, die gar nicht hergestellt werden .(Erw. 3.) , Verwechslungsgefahr zwischen den Produzenten? (Erw. 4.) ..cl. -Die Klägerin ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in London. Sie hat auf dem Kontinent und in Amerika verschiedene Tochtergesellschaften und stellt .als « System Monotype» bezeichnete Giess-und Setzmaschinen her, deren Vorteil, wie der Name andeutet, darin besteht, dass der einzelne Buchstabe, der emzelne Typ, auch nachträg- lich jederzeit aus dem Schriftsatz herausgenommen werden kann. Am 7. Februar 1924 hat sie unter Nr. 55.768 beim Eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum die Wort- marke « Monotype )} für die erwähnten Maschinen, aber auch für eine ganze Reihe anderer Gegenstände, wie (f appareillage de chauffage electrique, outils, graisseurs, machines a ecrire les cheques, papiers (excepte les papiers tenture)} usw. eintragen lassen. Der Beklagte verwertet in Basel eine am 12. November 1915 patentierte besondere Buchhaltungsmethode. Am 21. Januar 1927 hat er beim Eidgenössischen Amt für Markenschutz. No 79. 461 geistiges Eigentum unter Nr. 63.576 eine aus Wort und Bild zusammengestellte Marke eintragen lassen, die ein Zahnrad mit. einem aufgeschlagenen Buch und darüber das Wort «Monotyp » darstellt und die für Joumalblocs, Kontokarten, Formulare. Buchhaltungskorrespondenzen und dergl. bestimmt ist. Auf den für seine Kundschaft verwendeten Drucksachen hat der Beklagte das Marken- bild jedoch ganz weggelassen und nur das Wort {( Mono- type », mit einem e am Schluss, angebracht. Er· behauptet, er habe seine Buchhaltung ursprünglich unter dem Namen «Telebloc» vertrieben. Das Publikum habe jedoch mit dieser Bezeichnung nichts anzufangen gewusst, und es seien Verwechslungen mit « Televoc» und «Teleskop» vorgekommen. Er habe nach einem Wort gesucht, welches das Wesentliche der Buchhaltungsmethode ausdrücke, dass nämlich mit einem einzigen Durchschlag auf der Schreibmaschine Buch geführt werde, und er sei dadurch auf das Wort «Monotype» gestossen. (Griechisch !,-(Jl)QS, allein, einzig, und t"U1rt'W, ich schlage.) Von der Marke der Klägerin habe er keine Ahnung gehabt, da er nicht Buch J drucker sei. Die Klägerin hat dem Beklagten am 2 . Juli 1929 mit- teilen lassen, sie habe gesehen, dass er ihre Wortmarke, sogar in der gleichen Schreibweise, mit dem angehängten e, verwende, un sie werde gerichtliche Löschung seiner Marke verlangen, wenn er sich nicht freiwillig zur sofor- tigen Löschung Und zur Vernichtung sämtlicher mit dem Wort «Monotype» oder «Mönotyp)} versehener Papier- bestände bereit erkläre. Der Beklagte hat am 8. Juli 1929 geantwortet, er werde« die eingetragene Marke «Monotyp» . löschen lassen und auf ihre Weiterführung verzichten, allerdings unter ausdrücklicher Ablehnung jeglicher Rechts- pflicht ». Die Klägerin hat dem Beklagten jedoch noch eine Anzahl Bedingungen gestellt, 'wenn er einen Prozess ver- meiden wolle; 80 habe er sich unterschriftlich zu verpflich- ten, sämtliche. roit der Marke bedruckten Papiere nicht mehr zu benützen oder in den Handel zu bringen. Der

462 Markenschutz. No 79. Beklagte ist darauf nicht eingetreten, sodass es zum Pro .. zess gekommen ist. B. -Am 7. Oktober 1929 hat die Lanston Monotype Corporation Limited gegen Hans Rychener Klage einge- reicht und das Rechtsbegehren gesteUt :

1. Es sei die am 21. Januar 1927 unter Nr. 63.576 vom Beklag~nbeim Eidgenössischen Amt für geistiges Eigen- tum in Bem eingetragene Marke (l Monotyp » als ungültig zu erklären und es sei das Eidgenössische Amt für geisti- ges Eigentum in Bem anzuweisen, diese angefochtene Marke aus dem Markenregister .zu streichen.

Es sei dem Beklagten für die Zukunft zu untersagen, die Marke « Monotyp » oder « Monotype» für seine Buch- haltungsmethode zu verwenden. 3. Es . sei die Beschlagnahme und Vernichtung der sämtlichen im Gewahrsam des Beklagten befindlichen oder an dritten Orten liegenden und dem Beklagten gehörenden Papiere aller Art, Schriftstücke, Drucksachen, Prospekte, welche die Marke" « Monotyp » oder «Monotype » tragen, zu verfügen. . 4. Es sei der Beklagte in die Kosten zu' verfäUen. 5. Es sei vorsorglich die sofortige Konfiskation der sämtlichen unter Ziffer 3 genannten Aktenstück~ anzu- ordnen. O. ---'-Das Civilgericht des Kantons Basel-Stadt· als ein- zige kantonale Instanz in Ml}rkenrechtssachen hat die Klage durch Urteil vom 26. Juni 1930 abgewiesen. D. -Gegen diesen Entscheid hat die Klägerin recht- zeitig die Berufung an das Bundesgericht erklärt und den Antrag auf Gutheissung der Klage gestellt. E.-..... Das Bunde8gericht zieht in Erwägung :

1. -Die Klage kann weder ganz noch teilweise auf Grund des Schreibens des Beklagten an die Klägerin vom
2. Juli 1929 gutgeheissen werden. Der Beklagte hat darin· eine Rechtspflicht zur Lösehung seiner Marke abgelehnt. Marke~utz. No 79. 463 Die Rechtssicherheit verlangt, dass dieser Vorbehalt beachtet und dass das Schreiben nicht als unwiderrufliche Anerkennung behandelt werde. Es ist lediglich als Angebot aufzufassen, auf die Weiterführung der Marke durch Über- einkunft zu verzichten. Dieses Angebot ist durch die Klägerin nie angenommen worden. Sie hat in ihrer Ant- wort eine. Reihe von Bedingungen aufgestellt, zu deren Annahme aufgefordert und die Abfassung eines schriftlichen Vertrages in Aussicht genommen. Auf diese Vorschläge ist der Beklagte nie eingegangen. Er ist von seiner Offerte daher wieder befreit worden, und die Untert.andlungen der Parteien vor dem Prozess sind ohne rechtlichen Belang für seine Entscheidung.
3. -Ohne Bedeutung ist auch, ob die Darstellung des Beklagten, wie er zur Wahl seiner Marke gekommen sei, richtig oder erfunden ist. Entscheidend ist im vorliegenden Fall nämlich nicht, ob der Beklagte in guten Treuen ge- handelt habe, sondern ob die beiden Marken mit einander vereinbar sind, sei es, dass sie sich durch wesentliche Merk- male von einander unterscheiden, sei es, dass sie für gänzlich von einander abweichende Waren bestimmt sind. Dieser .objektive Vergleich der Marken und der Erzeug- nisse, für die sie eingetragen worden sind, ist unerlässlich, denn auch wenn der Nachmacher seine Anregung von der angeblich verletzten Marke geholt hätte, könnten die bei- den Marken unter Umständen nebeneinander bestehen und umgekehrt kann auch der gute Glaube des Beklagten, nicht vor der Gutheissung der Löschungsklageschützen. Damit soll jedoch nicht gesagt sein, dass die subjektive Seite der Benützung einer fremden Marke nicht in einem andern, hier nicht streitigen Zusammenhang, in's-Gewicht -fallen könnte.
4. -Nach der verbindlichen, auch vor Bundesgericht nicht angefochtenen Feststellung der Vorinstanz ist der Beklagte mit der Klägerin darin einig, dass sich seine Marke nicht durch wesentliche Merkmale von. der ihrigen unterscheide, trotzdem sie als Bildmarke eingetragen

464 Markensohutz. No 79. worden ist und trotz der ursprünglichen Weglassung des e der Endung. (MSchG Art. 6 Abs. 1.) Unter diesen Umständen hat sich auch das Bundesgericht auf die Untersuchung der Frage zu beschränken, ob die Gegen- stände des Beklagten, für die seine Marke bestimmt ist ihrer Natur nach gänzlich von den Erzeugnissen de: KlägeIin abweichen (Art. 6 Abs. 3 MSchG) .. Das Bundesgericht hat in seinem Entscheid vom 18. Oktober 1927 loS. The Yale and Towne Manufacturing Company gegen Jakob Laib & Oie. (BGE 53 II S. 361) nach einem Hinweis auf Art. 6 Abs. 3 MSchG ausgeführt : «Freilich hat die Klägerin ihre Marke «Y ale l> nicht nur für die Waren eintragen lassen, die sie tatsächlich mit der Marke versieht, sondern ausserdem für eine ganze Menge anderer Fabrikate mannigfaltigster Beschaffenheit ... , doch . kann darauf für die hier zu entscheidende Frage nichts ankommen. Im Übrigen wäre der Auffassung KOHLERS (Warenzeichenrecht S. 147) beizupflichten, die Marke werde für die Waren erworben, für welche sie verwendet werden solle ; sie für eine Ware zu erwerben, die man mit ihr gar nicht bezeichnen wolle, gehe über' das Mass des Berechtigten hinaus. Denn Art. 12 Abs. 2 Lit. a MSchG verlangt in Übereinstimmung nlit § 2 des deutschen Markengesetzes und einem allgemeinen Grundsatze des Markenrechtes, dass der Hinterleger die Erzeugnisse oder Waren genau bezeichne, für welche die Marke bestimmt ist. )} An dieser Auffassung ist festzuhalten. Daraus ergibt sich für den vorliegenden Fall, dass die «Papiere I), für welche die Klägerin ihre Marke auch hat eintragen lassen, welche mit den Markenartikeln des Beklagten scheinbar die grÖBste Aehnlichkeit haben, und auf welche die Klägerin im Berufungsverfahren unter Anrufung des Art. 6 Abs. 3' besonders verwiesen hat, nicht in Betraoht fallen können denn sie hat nicht behauptet, Papiere su fabrizieren, z~ verarbeiten oder in den Handel zu bringen, oder auoh nur bei Eintragung der Marke die schlüssige Absicht gehabt zu haben, später auf einen solchen Tätigkeitszweig Markenschutz. No 79. 465 überzugehen. Sie hat im . Gegenteil zugegeben, dass die Eintragung ihrer Marke auoh für Papiere dem Schutz vor missbräuchlicher Verwendung zu dienen hatte. Dieser Schutz liegt jedoch nicht dem Markeninhaber, sondern im Streitfall dem Richter ob, und es steht jenem nicht zu, durch eine beliebige Aufzählung von Erzeugnissen der richtigen Auslegung des Art. 6 Abs. 3 MSchG durch den Richter vorzugreifen. Die Klägerin kann sich aber noch aus einem andern Grund nicht auf die Tatsache berufen, dass der Marken- schutz u.a. auch für Papiere (mit Ausnahme der Tapeten) verlangt worden ist. Papier ist lediglich der Rohstoff für ver- schiedenartige Erzeugnisse, wie Holz, Eisen uw. Roh- stoffe sind. Für einen Gewerbetreibenden, der allein oder u.a. diesen Rohstoff herstellt oder in den Handel bringt, könnte vielleicht allerdings -die Frage kann dahin- gestellt bleiben -die Eintragung einer Marke für « Pa pier» oder« Papiere» in Betracht kommen. Wenn jedoch die Klägerin die Marke « Monotype» für« Papiere ) schlechthin angemeldet hat, wollte. sie zum Vornherein nicht andeuten, dass sie früher oder später zur Papierfabrikation übergehen werde, sondern sie' wollte durCh die blosse Nennung eines verbreiteten Rohstoffes mögtlchst viele Waren auf einfache Weise von der Verwendung ihrer Marke durch einen Dritten ausnehmen, si wollte auf diese Weise ein besonders wirk- sames Defensivzeichen errichten. Dieses Vorgehen geht aber nicht nur Über das Mass des Markenrechtes hinaus und widerspricht dem Art. 6 Aha. 3, dessen Auslegung ausschliesslich dem Richter zusteht, sondern es genügt auch nicht, wie KOHLER (a.a.O. S. 139 ff.) mit Recht aus- führt, den Anforderungen des Art. 12 Abs. 2 Lit. ~ MSchG, denn die Anmeldung eines Rohstoffes bedeutet in diesem Falle keine hinreichende Bezeichnung der Waren, für welche die Marke bestimmt ist. Da die zahlreichen übrigen Erzeugnisse, für welche die Marke der Klägerin eingetragen worden ist, auch nach ihrer eigenen Auffassung auf jeden Fall gänzlich ver-

466 Markenschutz. No 79. schieden im Sinne des Art. 6 Abs. 3 sind, frägt es sich nur noch, ob diese gänzliche Verschiedenheit auch zwischen den Giess-und Setzmaschinen der Klägerin einerseits und den Drucksachen und Buchhaltungsartikeln des Beklagten anderseits bestehe. Diese Frage ist zu bejahen. Einmal beansprucht der Beklagte den Markenschutz nicht, wie die Kl,ägerin behauptet, für eine Buchhaltungsmethode, also für ein reines Geistesprodukt, sondern für ganz be- stimmte Waren. Sodann kann man von diesen Waren nämlich Journalblocs, Kontokarten, Buchhaltungsfor~ mularen und derg!. wohl sagen, dass sie von Setz-und Giessmaschinen gänzlich verschieden seien. Kunden der Klägerin werden fast ausschliesslich Buchdruckereien und jedenfalls Leute sein, bei denen jede Verwechslungsgefahr ausgeschlossen ist. Das Bundesgericht hat allerdings wieder- holt erkannt, dass es auf das Unterscheidungsvermögen der Verbraucher, nicht der Wiederverkäufer der Waren ankomme (vgl. BGE 33 II S. 451, 38 II S. 709, 47 II S. 236 ff., 52 II S. 167, 56 I S. 52), und dies gilt nicht nur für die Frage, ob sich zwei Marken voneinander genügend unter- scheiden, sondern auch, ob zwei WarengattUngen gänzlich voneinander abweichen . .Allein abgesehen davon, dass im vorliegenden Falle der Kreis der möglichen .Abnehmer von klägerischen Maschinen zugleich. stets gewissermasaen ein Kreis von Fachleuten ist, der sie sozusagen allein überhaupt kennt, kann auch vom brei~ Publikum nicht gesagt werden, dass es in Giess-und Setzmaschinen einerseits und Buchhaltungsformularen anderseits nicht gänzlich verschiedene Gegenstände erblicke. Das Markenrecht schlägt freilich von selbst über auf gleichartige Warengattungen in der Weise, dass nicht nur die angegebenene Ware, son- dern auch die Waren einer nach verschiedene mögliQhen Merkmalen abzugrenzenden Gattung nicht mit der Marke bezeichnet werden dürfen (vgl. KOHLER, a.a.O. S. 148). Bei den hier in Frage kommenden Erzeugnissen besteht jedoch auch in den .Augen des Laien keine Beziehung mehr, welche sie nach irgend einer Richtung einer gemeinsamen, Markenschutz. No 79. 467 Gattung im Sinne des .Art. 6 Aha. 3 unterstellen Hesse. 4. -In seinem Urteil vom 23. September 1930 i. S. Socü~te des Etablissements Mousset et Coron contre Champagne Strub, Mathiss & Cie. (BGE 56 II Nr. 69) hat das Bundesgericht allerdings erkannt, dass u.U. eine Ver- wechslungsgefahr zwischen den Erzeugnissen zweier Mar- ken ausgeschlossen sein kann, nicht aber zwischen den Produzenten derselben. Es hat ausgeführt: « L'application d'une meme marque a deux objets distincts peut en effet donner lieu ades confusions non pas entre les produits, mais entre les producteurs. En pareils cas, le titulaire de la marque est expose a un prejudice d'une nature un peu particuliere, mais neanmoins tres sensible. Ce prejudice ne consiste pas clans un detournement de sa clientele, mais en ce que le public, trompe par l'identite des marques, attribuera a l'un des iabricants les produits de l'autre, et si ceux-ci sont de mauvaise qualite, c'est au titulaire de la premiere marque, qu'il imputera leur defectuosite .. · (Cf. F AUOHILLE, clans .Annales de droit comp. 1894 II p. 267 s.) » Es ist jedoch klar, dass auch die Gefahr der Verwechslung der Produzenten nur zu befürchten ist, wenn die beiden Waren' oder Erzeugnisse, ohne irgendwie gleichartig zu sein, doch eine verwandtschaftliche Beziehung aufweisen, sodass der lrrt!um erweckt werden kann, sie stammen von der gleichen Firma. Es kommt also immer auf die Umstände an. (Vgl. den zuletzt zit. Entscheid, BGE 56 II Nr. 69.) Im vorliegenden Fall ist zuzugeben, dass die beiden Er- zeugnisse etwas Gemeinsames haben, nämlich ihre Be- ziehung zur PapierbI'!lnche und zum BuchdrlrtJk ; die Ma- schinen der Klägerin dienen der Druckerei, die .Artikel des Beklagten' sind Drucksachen. Es ist also in der Theorie denkbar, dass bei einer gewissen Ideenassoziation eine Verwechslungsgefahr entstehe. In der PraXis wird diese Gefahr aber vollständig ausgeschlossen sein. Sie könnte überhaupt nur .hei den Personen entstehen, welche die Klägerin kennen, also bei den Fachleuten des Buchdruckes

468 Markenschutz. N0 711. und allenfalls verwandter Gewerbe. Sodann ist zu beach- ten, dass es sich bei den Waren des Beklgten nicht um Drucksachen schlechthin handelt, sondern um Buchhal tungsartikel, deren Eigenart in ihrer Zweckbestimmung und nicht in irgend einer Qualität des Druckes liegt. Nie- mand von den erwähnten, allein in Betracht< fallenden Kennern der Klägerin wird auf den Gedanken kommen, dass sich diese nunmehr ausgerechnet mit dem Vertrieb von Bestandteilen einer neuen Buchhaltung befasse; Die heiden Gewerbe sind in Wirklichkeit doch so wenig ver- wandt miteinander, dass man trotz der Verwendung der- selben Marke verständigerweise nicht auf denselben Pro- duzenten schliessen wird. (Vgl. BGE 56 II Nr. 69 und ADLER, System des österreichischen Markenrechtes S. 199 ff.: HAGENS, Waren zeichenrecht , S. 121, FINGER, Das Reichsgesetz zum Schutze der Warenbezeichnungen 3. Aufl, ß. !5_{, PINzGER & HEINEMANN, Das deutsche Waren- zeichenrecht S. 99). Dies erhellt ohne Weiteres, we}n Inan .. den vorliegenden Tatbestand mit der zitierten Sache SocieM des Etablissements Mousset et Coron contre Cham-' pagne Strub, Mathiss & Oie. vom 23. September 1930 ver- gleicht : Dort war streitig, ob Aperitjf und Schaumwein ganz verschiedene Waren seien. Demnach erkennt das Bundesgericht : Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Civil- gerichtes des Kantons Basel-Stadt vom 26. Juni 1930 wird bestätigt. V. SCHULDBETREffiUNGS-UND KONKURS RECHT POURSUITE ET FAILLITE Vgl. IH. Teil Nr. 58 und 59. -Voir Ille partie N0 58 et 59.