Sale of foreign affiliate goods with identical trademark not punishableKI-generiert

un sigaro Pedroni , questa differenza insignificante poteva facilmente sfuggire. La Corte di cassazione pronuncia : Il ricorso e respinto. 52. Urteil des ltasBatio vom 17. Duem ber

i. S. F. Koffma.nn-LAXow i eie A.-G. gegen v.!eust ud v. SchW'8l'llJlbach. M a r k e n r e c h t : Rechtmässigkeit des Gebrauches einer ausländischen, mit einer schweizerischen Marke identischen Marke, wenn sie für Waren von Tochtergesellschaften des schweizerischen Stammhauses geführt wird. Art. 24 litt. c MSchG. Universalitäts-und Nationalitätsprinzip. A.-Die Klägerin F. Hoffmann-La Roche Oe A.-G. in Basel ist Inhaberin der im schweizerischen und internationalen Markenregister für pharmazeutische Produkte eingetragenen Wortmarken Digalen, Seca- cornin und Pantopon. Am 16. September 1904 und 20. Februar 1906 hat auch die Firma F. Hoffmann-La Roche Oe in Grenzach (Baden) Digalen und Seca- cornin l?eim deutschen Reichspatentamt eintranen und am 16. Februar 1917 auf die Firma Chemische Werke Grenzach Aktiengesellschaft umschreiben lassen; eben- so veranlasste die Firma F. Hoffmann-La Roche Oe in Wien am 23. Juni 1911 den Eintrag der drei Waren- zeichen ins Markenregister in Vien und. am 14. April 1914 die Umschreibung derselben auf die abgeänderte Firma (( Pharmazeutische Industriegesellschaft m. b. H. Wien. Die Beklagten, die unter der Firma Dr. Beust und Schwerzenbach in Basel Handel mit chemischen und pharmazeutischen Produkten trieben, verkauften aus den erwähnten ausländischen Fabriken stammende, unter der gleichen Wortmarke wie die Erzeugnisse der Markenschutz. N0 52. 329 Klägerin geschützte Produkte (Digalen, Secacornin und Pantopon) in der Schweiz. Die Klägerin erblickte hierin eine Verletzung ihrer Markenrechte, eventuell den Tatbestand des unlauteren Wettbewerbes und erstattete am 11. September 1923 Strafanzeige. B. -Durch Beschluss vom 10. Mai 1924 hat die Überweisungsbehörde des Kantons Basel-Stadt. die Untersuchung dahingestellt, im wesentlichen mit fol- gender Begründung: Aus dem universellen Charakter des Markenrechts folge, dass die Chemischen Werke Grenzach A.-G. und die Pharmazeutische Industrie- geseIlschaft m. b. H. Wien die Produkte, an denen ihnen das Markenrecht übertragen wurde, frei in den Handel bringen durften ohne Beschränkung auf das Gebiet des deutschen Reiches oder ÖSterreichs. Demgemäss hätten sich auch die Beklagten durch den Verkauf der einge- klagten Produkte in der Schweiz keines Eingriffes in das Markenrecht der Klägerin schuldig gemacht. C. -Eine hiegegen erhobene Beschwerde hat das Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt mit Urteil vom 27. August 1924 abgewiesen. D. ----' Gegen dieses Urteil richtet sich die Kassations- beschwerde der Klägerin mit dem Antrag auf Aufhebung und Rückweisung an die Vorinstanz zu neuer Ent- scheidung. Der Kassationshof zieht in Erwägung:

1. -Die Vorinstanz hat den Standpunkt, dass sich die Beklagten durch das Inverkehrbringen von aus dem Auslande, speziell aus den Chemischen Werken Grenz- ach und von der Pharmazeutischen Industriegesellschaft m. b. H. Wien stammenden und mit den gleichen Wort- marken Digalen, Secacornin und Pantopon versehenen Produkten in der Schweiz objektiv eines Eingriffes in das Markenrecht der Firma F. Hoffmann-La Roche Oe A.-G. in Basel schuldig gemacht haben, abgelehnt. Dieser Entscheid ist bundesrechtlich nicht zu bean-

standen. Gemäss Art. 24 litt. eMSchG. dessen Anwen- dung einzig in Frage kommen kann. ist strafrechtlich verfolgbar. wer Erzeugnisse oder Waren. von denen er , weiss. dass sie mit einer nachgemachten. nachgeahmten oder rechtswidrigerweise angebrachten Marke versehen sind. verkauft. feilhält oder in Verkehr bringt. Nun anerkennt die Kassationsklägerin ausdrücklich. dass jene ausländischen Gesellschaften berechtigt seien. diese gleichnamigen Wortmarken als Erkennungszeichen für die in ihren Betrieben hergestellten Erzeugnisse zu verwenden. Werden danach aber die Produkte im Ur- sprungslande berechtigterweise mit diesen Zeichen ver- sehen. so kann von einer Verletzung der Markenrechte der Klägerin durch Inverkehrbringen rechtswidrig be- zeichneter Waren im Sinne von Art. 24 litt. e MSchG schlechterdings nicht die-Rede sein. Die Klägerin macht indessen weitergehend geltend. ein yon dieser Strafbe- stimmung umfasster Straf tatbestand sei insofern ge- geben. als die im Herkunftsbinde rechtmässige Zeichen- anbringung bei Verkauf der Produkte in der Schweiz zu einer unzulässigen werde. weil das Markenrecht der ausländischen Inhaber territorial auf das Gebiet des Eintragungslandes beschränkt sei. Diesen Schluss will sie insbesondere aus der Rechtsprechung des Bundes- gerichts -herleiten. das den Grundsatz der universellen Wirksamkeit des Individualrechts am Warenzeichen aufgegeben und sich auf den Boden des Territorial-oder Nationalitätsprinzips gestellt habe. Zu Unrecht; die verschiedenen von ihr angerufenen Entscheide vermögen diese Behauptung nicht zu stützen. Das Bundesgericht hat weder den einen noch den andern Grundsatz als ausschliessliche Regel anerkannt. sondern wiederholt beide Prinzipien je nach den zur Entscheidung stehenden Fragen als massgebend erklärt. so z. B. das erstere für die Frage des Einflusses des frühem Gebrauches eines Warenzeichens im Auslande. auf die Rechtsstellung des ersten Hinterlegers in der Schweiz (Art. 5 MSchG). und Markensclurtz. N" 52. 331 das letztere für die Frage der Freizeicheneigenschaft einer Marke (vgl. AS 43 11 100 ff.). Zu Gunsten ihrer Auffassung kann die Klägerin insbesondere nichts aus den angerufenen Entscheidungen betreffend die Marke Chartreuse herleiten. da es sich dort um ganz spezielle, von den vorliegenden völlig verschiedene Verhältnisse handelte. Wenn das Bundesgericht in dem in AS 32 I S. 148 ff. abgedruckten Entscheide ausgeführt hat, dass der Verkauf von in Frankreich rechtmässig mit der Marke Chartreuse versehenem Liqueur in der Schweiz das Individualrecht an diesem. von einem Pater der Karthäuser in der Schweiz eingetragenen Zeichen ver- letze. so war hiefür nicht der Gesichtspunkt der territo- rialen Wirksamkeit der Marke. sondern die Erwägung ausschlaggebend. dass die Aufhebung der in Frankreich niedergelassenen Karthäuser-Kongregation und Liqui- dation ihres Vermögens zufolge des französischen Ver- einsgesetzes vom Juli 1901 nicht auch den übergang der von den Patres im Auslande eingetragenen Marken auf den Liquidator zu bewirken vermocht habe. Wie dem aber auch sei. eine Markenrechtsverletzung im Sinne der Behauptung der Klägerin liesse sich auch bei weitgehendster Auslegung nach allgemeinen Grund ... sätzen nicht unter den seiner Fassung nach eindeutigen i Straf tatbestand des Art. 24 litt. e MSchG subsumieren; in der den Rahmen der Gesetzesanwendung überschrei- tenden Unterstellung läge eine unzulässige Ausfüllung einer Gesetzeslücke durch Analogieschluss. 2. -Die von der Klägerin in den Vordergrund ge- stellte Frage der territorialen Beschränkung des Zeichen- rechts bedarf umsoweniger einer Lösung. als die Mög- lichkeit einer markenrechtlichen Kollision der Zeichen der ausländischen Gesellschaften mit denen der Klägerin ausgeschlossen ist. Mit Recht haben die Beklagten in ihrer Eingabe an die Staatsanwaltschaft vom 3. Oktober 1923 darauf hingewiesen. dass es sich bei den in Wien und Grenzach fabrizierten Produkten im Grunde um AS 50 1-1924

332 Strafrecht. echte Hoffmann-La Roche Ware handle, die auch als solche bezeichnet sei. In der Tat enthält die Verpackung des aus Wien stammenden Digalens die Bezeichnung Digalen-Roche und weiter den Firmaaufdruck F. Hoffmann-La Roche Oe A.-G. Basel und darunter- in kleinerer Schrift : Depot Pharmazeutische Industrie A.-G. Wien. Die Klägerin gibt auch zu, dass diese aus- ländischen Produkte von gleicher chemischer Zusammen- setzung seien wie die ihrigen, wendet aber ein, dass die Gesellschaften in Grenzach und Wien von ihr verschie- dene, selbständige Rechtspersönlichkeiten darstellen. Diesem Umstande kann jedoch entscheidende Bedeutung nicht zukommen. Rechtsvorgängerin der Chemischen Werke Grenzach A.-G. war die Kommanditgesellschaft F. Hoffmann-La Roche Oe in Grenzach, die aus den gleichen Gesellschaftern bestand wie die Kommandit- gesellschaft mit gleicher Firma in Basel. Auf den Namen dieser Kommanditgesellschaft in Grenzach sind die streitigen Wortmarken Digalen etc. eingetragen und später nach der während des Krieges erfolgten Umwand- lung in eine A . ..G. auf diese umgeschrieben worden. In ähnlicher Weise ist auch die Pharmazeutische In- dustrlegesellschaft m. b. H. Wien aus einer Kommandit- gesellschaft F. Hoffmann-La Roche Oe Wien hervor- gegangen. Angesichts dieses engen wirtschaftlichen Zusammenhanges und des Umstandes, dass die Rechts- vorgängerin der Klägerin diesen ausländischen Gesell- schaften das Fabrikationsrecht, sowie das Recht zum Vertriebe dieser gleichen Produkte unter derselben Be- zeichnung und denselben Marken, unter denen sie die ihrigen in Verkehr bringt, eingeräumt hat, müssen auch diese ausländischen Erzeugnisse als Hoffmann-La Roche Produkte der Klägerin angesehen werden. Danach aber ist ohne weiteres klar, dass die darauf angebrachten Wortmarken ihre bestimmungsgemässe Verwendung als Erkennungszeichen solcher Ware auch in der Schweiz bewahren, zumal dadurch weder das Publikum irrege- Markenschutz. N° 52. 333 führt, noch die Klägerin in ihren Individualrechten an den schweizerischen Zeichen irgendwie beeinträchtigt wird. Wie sie im Strafantrag und namentlich in der Ver- nehmlassung vom 18. Oktober 1923 deutlich durchblicken lässt, liegt denn auch das Schwergewicht für sie nicht so sehr in einer -angeblichen -Markenrechtsverletzung, als vielmehr in der Konkurrenzierung durch den Verkauf dieser billigem ausländischen Erzeugnisse in der Schweiz. Allein gegen diese ihr unerwünschte Situation, die sie selbst durch die erfolgte -ob rechtsgültig oder nicht mag dahinstehen -Übertragung des Rechts auf die ausländischen Gesellschaften, die gleichen Zeichen für ihre Produkte zu gebrauchen, geschaffen hat, kann sie jedenfalls aus markenrechtlichen Gesichtspunkten mit Erfolg nicht ankämpfen. Demnach erkennt der Kassationshof : Die Kassationsbeschwerde wird abgewiesen.