296 Markenschutz. N° 45. Instanz eingelegte Eintragungsurkunde gemäss Art. 80 OG unberücksichtigt bleiben muss. 3. -Mit dem Hauptanspruch werden hier auch die . Unteransprüche, denen, wie der Kläger anerkennt. selbständige Bedeutung nicht zukommt, hinfällig. Dass nach dem Gesagten. von einer Pioniererfindung ernstlich nicht die Rede sein kann, bedarf keiner wei- tern Erörterung. 4. -Mit der Gutheissung der Widerklage entfällt ohne weiteres die Hauptklage. Demnach erkennt das Bundesgericht : Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Bern vom 18. November 1921 bestätigt. VI. MARKENSCHUTZ .. PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE 45. t1rteU der I. Zivilabtel1ung vom 3. AprU 1922 i. S. Weil lG eie-gegen We!sI. Markenrecht : Schutzfähigkeit einer Buchstabenmarke '1 Kri- terien der genügenden Unterscheidbarkeit zweier Marken- bilder im Sinne von Art. 6 MSchG. Urteilspublikation. A. -Die klägerische Firma Gustav Weil & Oe, die in Zürich die Fabrikation von Herrenkonfektionsarti- keln und den Handel mit denselben betreibt, hat am 11. Februar 1920 zum Schutze ihrer Erzeugnisse unter Nr. 46,130 beim eidg. Amt für geistiges Eigentum eine Marke eintragen lassen, die dadurch charakterisiert wird, dass zwischen den beiden äussern Schenkeln eines Markenschutz. N° 45. 297 senkrecht gestellten, breitgeformten lateinischen Buch- stabens W das halbbogenförmig unterstrichene Wort Marke angebracht und das ganze rechteckig umrahmt ist. Sie verwendet diese Marke auf ihren Geschäfts- papieren, Geschäftskarten, Einnäheetiquetten und ma(mte mit ihr auch anlässlich der schweizerischen Mustermesse in Basel Reklame. Unterm 7. Februar 1921 hat der Beklagte, der eben- falls die Herrenkleiderfabrika1;ion betreibt,· für seine Artikel eine· Marke Nr. 48.866 im schweiz. Marken- register eintragen lassen, die dadurch gekennzeichnet wird, dass ein hochgezogenes W in einen aussenseitig mit Zacken geschmückten, an den Seiten von zwei kurzen. rechteckig eingeschnittenen Bändern getragenen Kreis gestellt ist. Oberhalb des W, im Innern des Kreises sind die Worte «Marque deposee» in ·linearer Schrift und unterhalb des W. ausserhalb des Kreises die beiden Bänder halbbogenförmig verbindend, die Worte «Genre specialite exclusif)l angebracht. Auch der Beklagte ver- wendet diese· Marke auf seinen Geschäftskarten, Brief- köpfen, Couverts und Etiquetten. B. -Mit der vorliegenden Klage stellt die Klägerin die Rechtsbegehren :

1. Die Marke Nr. 48,866 des Beklagten sei als nichtig zu erklären und im Markenregister zu löschen.
2. Der Beklagte sei zu verpflichten, die Marke auf seinen Erzeugnissen (Herren-und Knabenkleidern) und Geschäftspapieren zu entf.ernen, und' es sei ihm die künftige Verwendung der Marke im Geschäftsverkehr zu untersagen.

Der Beklagte sei zu 5000 Fr. Schadenersatz, eventuell zu einer nach richterlichem Ermessen festzu- setzenden Entschädigung nebst 5 % Zins seit Klage- anhebung zu verurteilen. 4. Die Klägerin sei für berechtigt zu erklären, das Urteil je einmal auf Kosten des Beklagten im Schweiz. Handelsamtsblatt, in der Schweiz. Textil-Detaillisten-

298 Markenschutz. Ne 45. Zeitung und in der Schweiz. Textil-Industrie, Konfek- tions-und 'Väsche-Zeitung zu publizieren. Zur Begründung beruft sich die Klägerin im wesent- lichen darauf, dass sich die Marke des Beklagten nicht hinreichend von ihrer eigenen unterscheide. da bei bei den Marken der grosse lateinische Buchstabe W den Hauptbestandteil bilde. Die klägerischen Erzeugnisse seien bereits als sogenannte W-Produkte bei der Kund- schaft eingeführt. Der Beklagte beantragt Abweisung· der Klage, da eine Verwechslungsgefabr nicht bestehe. Soweit aber die Klägerin den Buchstaben Wals Marke beanspruche, handle es sich 'um ein Freizeichen und fehle ihr daher die Aktivlegitimation. C. -Durch Urteil vom 8. Juli 1921 hat das Handels- gericht des Kantons' Zürich die Klage abgewiesen, indem es die Verwechslungsmöglichkeit der angefoch- tenen Marke mit derjenigen der Klägerin verneinte. D. -Gegen dieses Urteil hat die Klägerin die Beru- fung an das Bundesgericht erklärt unter Wiederholung der in der Vorinstanz gestellten Begehren; eventuell sei die Sache zur Beweisergänzung an die Vorinstanz zurück- zuweisen. E. -In der heutigen Verhandlung hat der Vertreter der Klägerin die schriftlich gestellten Anträge erneuert. Der Vertreter des Beklagten hat auf Abweisung der Berufung und Bestätignng' des angefochtenen Urteils angetragen. Das Bundesgericht zieht in Erwägung :

1. -Der Vorinstanz ist darin beizustimmen, dass es sich weder bei der klägerischen, noch bei der ange- fochtenen Marke um eine reine Buchstabenmarke, son- dern bei bei den um eine zusammengesetzte, aus sprach- lichen und figurativen . Teilen bestehende Marke han- delt, sodass das in erster Linie in Betracht fallende W ähnliche Zeichen gleich wie die figurativen Bestand- teile, mit denen es' zu einem selbständigen Ganzen Markenschutz. N° 45. 299 vereinigt ist, nur als Bild wirkt und nur als solches in Verbindung mit jenen den Markenschutz beanspruchen kann. Ob dieses sprachliche Element grundsätzlich auch als reine Buchstabenmarke schutzfähig wäre, kann daher dahingestellt bleiben. Immerhin ist darauf hinzu- weisen, . dass nach dem alten Markenschutzgesetz vom
2. Dezember 1879 die Anfangsbuchstaben einer Ge- schäftsfirma nicht genügten, um eine Marke zu bilden, wie überhaupt neben die Geschäftsfirma oder an deren Stelle· gesetzte, ausschlit'sslich aus Zahlen, Buchstaben oder Worten bestehende Zeichen nicht geschützt werden konnten (Art. 4). Der Entwurf zur Revision dieses Bundesgesetzes ging über diese einschränkende Fas- sung hinaus und anerkannte in Art. 2, Abs. 2 ({ die in einer charakteristischen Form gebrauchten Buchstaben und Ziffern» als markenfähig. In der bundesrätlichen Botschaft vom 28. Januar 1890 wurde diese Neuerung damit begründet, dass es sich nicht rechtfertige, Ange- hörige der Vertragsstaaten (Interuat. Uebereinkunft vom
3. März 1883), deren Marken in der Schweiz in jeder Form zur Eintragung zuzulassen seien, soferu sie den gesetzlichen Erfordernissen des Ursprungslandes genüg- ten, besser zu stellen als die Inländer. In das geltende Markenschutzgesetz ist die erwähnte Bestimmung jedoch nicht aufgenommen worden, doch wird sie als im Gesetz enthalten angesehen werden dürfen.
4. -Für die Frage der Unterscheidbarkeit der beiden . Bildmarken ist nach ständiger Praxis darauf abzustellen. ob eine solche Aehnlichkeit der beiden Zeichen bestehe dass dieselben einzeln genommen· nach ihrem Gesamteindruck vom kaufenden Publikum ver- wechselt werden können. Ob bei Nebeneinanderhalten der Zeichen durch sorgfältige Vergleichung Verschie- denheiten feststellbar sind, ist unerheblich, da erfahrungs- gemäss an die Aufmerksamkeit des Publikums in der Prüfung der Markenunterschiede keine grossen Anfor- derungen gestellt werden dürfen. Ein Beweis dafü~ abe:', dass der Beklagte nur an Grossisten liefere, dIe die

300 Markenschutz. N° 45. Marke entfernen und durch ihre eigene ersetzen, liegt nicht vor. Als charakteristisches. Hauptelement beider Marken erscheint nun dasW ähnliche Zeichen. Dieses prägt sich dem Gedächtnis des Abnehmers der darpit versehe- nen Ware ein. Dabei. ist allerdings das W in der Marke des Beklagten insofern abweichend ausgeführt, als es hochgezogen ist. Entgegen der Auffassung der Vorinstanz kann aber hierin eine originelle Ausgestaltung, die eine Differenzierung des Erinnerungsbildes zu bewirken ver- möchte, nicht gesehen werden. Dies umsoweniger als das kaufende Pu.blikum hier von vorneherein annehmen muss, dass mit dem Zeichen auf die Herkunft der Ware hingewiesen werden will, während es sich anderseits in der Regel nicht Rechtpnschaft darüber gibt, ob und inwieweit noch andere Bestandteile zum Markenbilde gehören, sondern sich mit einer mehr flüchtigen Betrach- tung begnügt. In der Tat sind denn auch die Nebenteile der angefochtenen Marke, insbesondere die jeder Origi- nalität entbehrende kreisförmige Umrahmung nicht geeignet zur Erzielung eines einheitlichen, vom Buch- stabenbestandteil unterschiedenen Gesamteindruckes. Dem durch eine auffällige Ausführung scharf hervor- gehobenen, . in die ?vfitte des Kreises gestellten W gegfll- über erscheinen sie bloss als nebensächliches Beiwerk. Ebensowenig prägen sich die Worte « Marque deposee )) und « Genre specialite exclusif)) durch eigenartigen Inhalt dem Gedächtnis in einer Weise ein, dass durch sie die Gleichheit des den ganzen Zeicheninhalt beider Marken beherrschenden W in der Erinnerungsvorstel- lung beseitigt würde. Ein für den Gesamteindruck mit- bestimmendes Aehnlichkeitsmoment liegt sodann auch in der ungefähr gleichen Grösse der Bilder. Entgegen der -Vorinstanz muss daher angenommen werden, dass die angefochtene Marke bei den beteiligten Abnehmer- kreisen leicht zu Verwechslungen mit der klägerischen Marke Anlass geben kann. Markenschutz. N° 45. 301 3. -Nach dit>sen Ausführungen erweist sich die Marke Nr. 48,866 des Beklagten als nichtig und ist daher im schweiz. Markenregister zu löschen. Ebe_{so ist das Klagebegehren 2 auf Verpflichtung des Beklagten zur Entfernung der Marke auf seinen Erzeugnissen (Herren- und Knabenkleidern) und Geschäftspapieren und auf Untersagnng der weitern Benützung derselben im Geschäftsverkehr zuzusprechen. Abzuweisen dagegen ist das Schadenersatzbegehren der Klägerin, da es in keiner 'V eise substanziert worden ist. Insbesondere -fehlt jeder Nachweis wirklicher Verwechslungen, zumal auf die von der. Klägerin veranlassten Schreiben der Firmen J. Guggenheim in Schaffhausen und Gebrüder Bloch in Winterthur nicht abgestellt werden kann. Auch die verlangte Veröffentlichung des Urteils rechtfertigt sich nach den Umständen nicht, da ange- sichts des kurzen Nebeneinanderbestehens der beiden Marken nicht anzunehmen ist, dass die durch den Ge- brauch der angefochtenen Marke geschaffene Unklar- heit ohne besondere Gegenmassnahmen weiterdauere und nicht schon durch die amtliche Bekanntmachung der Löschung gehoben werde (vgl. AS 40 11} 288 ff.). Demnach erkennt das Bundesgericht :

1. Die Berufung wird teilweise begründet erklärt und das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 8. Juli 1921 dahin abgeändert, dass die Klage- begehren 1 und 2 gutgeheissen werden.
2. Demgemäss wird die vom Beklagten 3m? .Fe- bruar 1921 beim eidgenössischen Amt für geIstIges Eigentum hinterlegte Marke Nr. 48,866 als ungültig erklärt. Der Gebrauch der Marke wird dem Beklagten ver- boten. Die nichtige Marke ist aus dem Register d eid- genössischen Amtes für geistiges~Eigentum zu streIchen. OFDAG Offset-, Formular-und Fotodruck AG 3000 Bem