104 Markenschutz. N° 15. internationale Eintragung durch den Kläger 1910. Aus dem Gesagten folgt, dass der Kläger als wahrer Berech- tigter in seinem Heimatstaate Oesterreich und in der Schweiz erscheint, nicht dagegen in Deutschland, wäh-_ rend bei der umgekehrten Lösung er nur in Oesterreich Schutz geniessen würde, der Beklagte dagegen in Deutsch _{land und in der Schweiz. Beides mag bei der interna-· tionalen Bedeutung der Marken, speziell im Verkehr dieser drei Staaten, nicht als allseitig befriedigende Lö- sung erscheinen; die Unzukömmlichkeiten sind aber in der Verschiedenheit der nationalen Gesetzgebung be- grundet, und wenn vom schweizerischen Standpunkte' aus eine Wahl getroffen werden muss, so ist es. richtiger, sich in Uebereinstimmung zu befinden mit dem Staate, in dem zuerst der Gebrauch stattgefunden hat. . Auf die frühere Eintragung der ersten Marke in Oester- reich kann der Kläger nicht abstellen, da er als öster- reichischer Staatsangehöriger in der Schweiz nur Gleich- stellung mit einem schweizerischen Gewerbetreibenden geniesst, dagegen nicht für die Schweiz die konstitutive Bedeutung der Eintragung in Oesterreich geltend machen kann. (Vergl. Urteil «Apollo} Erw. 3 und 4.) Allein die- Frage des früheren Gebrauches ist entscheidend. 6. -Auch die weiteren Einwände, die der Vertreter des Beklagten heute gegen die Lösung erhoben hat, halten nicht stich. Die praktischen Gesichtspunkte sind in der Hauptsache bereits erörtert, und auch die internationalen Umstände und das internationale Markenabkommen vom 14. April 1891/14. Dezember 1900 rechtfertigen keine andere Lösung; es wäre verfrüht, jetzt schon die mutmasslichen Kriegsfolgen in Betracht zu ziehen. 7. -Liegt somit kein genügender Grund vor, die bestehende Praxis abzuändern, so ist das angefochtene Urteil jedenfalls in Dispositiv 1 und 2 zu bestätigen. Die Bestimmung des Schadenersatzes sodann ist eine Ermes- sensfrage; da nicht ersichtlich ist, dass die Vorinstanz. Erfindungsschutz. N° 16. dabei irgendw_{lche Rechtsgrundsätze verletzt habe, hat es auch in dieser Hinsicht bei dem kantonalen Urteil sein Bewenden, und ebenso mit Bezug auf die von der Vorinstanz angeordnete Publikation des Urteils. Endlich ergibt sich aus dem Gesagten die Unbegründetheit der Widerklage ohne weiteres. Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil der I. Zivilkammer des Appellationshofes des Kantons Bern vom 2. November 1916 bestätigt. VI. ERFINDUNGSSCHUTZ BREVETS D'INVENTION 16. A.rret da 1& Ire Sact10n civile du 17 ferner 1917 dans la cause Gindrat, Delachau!t $v Oie contre Oouleru" B re ve t d' in V e n t ion. C'est la date du brevet provi- soire qui est determinante pour la question du d r 0 i t a p pli c abI e. Une r e V e nd i c at ion de brevet est assez precise lorsque, a I'aide du dessin annexe, un homme du metier- peut en analyser tous les elements. La jux ta pos i t ion d'el{}ments connus ne constitue pas une invention, n faut que le groupement de ces elements repose sur une idee creatrice et realise un progres technique. Il n'y a pas d i v u I g a t ion lorsque, avant la prise- de brevet, !'invention n'etait connue que d'un cercle res- treint de confidents. Consequences de la C 0 n t r e f a 9 0 n. A. -Le 22 janvier 1907, Eugene Couleru, fabricanl d'horlogerie a La Chaux-de-Fonds, a obtenu le brevet

106 Erfindungsschutz. N0 16. provisoire et, le 1 er dccembre de la meme annee, le brevet detinitif n° 38361 concernant une (piece d'horlogerie I). Les revendications du brevet etaient formulees comme . suit: ( 1. Piece d'horlogerie destinee aetre fixee en un endroit convenable d'un vehicule roulant sur roues ou sur rails, comportant un mouvement d'horlogerie renferme dans une bolte dont le fond possede deux trous laissant par;;ser, l'un l'organe de remontage du barillet et l'autre 'I'organe de commande de la mise a l'heure, cette bOlte etant elle- meme ajustee, de faon amovible, dans un etui fixe au vehicule et OU les dits organes de remontage et e mise en marche so nt proteges et dissimules. « 2. Piece d'horlogerie repolldant a la revendication 1, en substance comme decrite en regard du dessin annexe. » La description de l'invention donne entre atltres les indications suivantes : « Le mouvement de la piece d'horlogerie ... est renferme ans une boUe formee d'une carrure sur la quelle est ajuste a cran un fond perce de deux trous dont l'un laisse passer un .bouton solidaire du barillet pour le remolltage du barillet et dont l'autre Iaisse passer un bouton plus petit que le premier et solidaire du pignon,' commandant la minuterie pour la mise a l'heure ... )} La peripherie de la carrure est ajustee dans !'interieur de l'etui forme d'un manchon cylindrique. » Le manchon possecte Ull trou et deux ergots dont l'un bute contre une vis d'arret fixee a la carrure, tandis que cette carrure possede deux entrees a baionnette corres- pondant auxergots et une vis dont ]e bout engage dans le trou du manchon possede deux trous longitudinaux dans chacun desquels peut plmetrer un des deux tenons d'une eIef ... » La bolte renfermant le mouvement d'horlogerie etant ainsi logee et fixee dans l'etui, on ne pourra la sortir que .si l'on possede la clef ... }) Jusqu'en mai 1908, Eugene Couleru travailla chez on ! ! Erftndungsschutz. N° 16. 107 pere qui etait en relations d'affaires avec la maison Gindrat-Delachaux & Oe a La Chaux-de-Fonds a laquelle illivrait des montres pour automobiles. Le mode.le foutni en 1916 etait montedans une bolte livree par un sieur Montandon (modele doss. n° 21 a) et presentait divers inconvenients qu'Eugehe Couleru chercha a eviter en inventant des systemes differents (modeles doss. 21 et 21 b) qui constituent des acheminements au modele brevete en 1907 (doss. n° 3 b et 47). Dans la suite, Gindrat-Delachaux & Oe firent fabri- quer puis fabriquerent eux-memes des montres paur au- tomobiles semblables au modele brevete de Couleru (doss. n° 3 a et 45). B. -Estimant que son invention avait ete contrefaite, Eugene Couleru a ouvert action eontre Gindrat-Dela- chaux & Oe le 29 mai 1914. Il concluait a ce qu'il phit au Tribunal cantonal du canton de Neuchatel : « 1. Prononcer que la montre pour vehicules remise par les defendeurs au demandeur en fevrier 1914 et produite avec la presente demande constitue une contrefa<;ün de celle faisant l'objet du 'brevet n° 38361. » 2. Ordonner la saisie et la destructiol de la montre pour vehicules contrefaite et de celles qui peuvent encore se trouver au domicile des defendeurs. » 3. Faire defense aux defendeurs de fabriquer, faire fabriquer, mettre en vente et utiliser des pieces d'horlogerie qui seraient une contrefaon de l'objet du brevet n° 38 361. » 4. Condamner Gindrat-Delachaux & Oe a payer au demandeur, a titre de dommages et interets, la somme de 5000 fr. ou ce que justice connaitra, avec l'interet au taux de 5 % l'an, des le jour de la demande. » 5. Ordonner la publication du jugement,aux frais de Gindrat-Delachaux & Oe, dans trois journaux dont un suisse, un franais et un anglais, au choix du demandeur. » 6. Reserver les droits de Eugene Couleru ades dom- mages-interets po ur tous faits nouveaux de contrefaons -des la date de l'introduction de la demande.

108 Erflndungssehutz. N0 16. » 7. Condamner Gindrat-Delachaux & cie aux frais et depens. » C. -Les defendeurs ont conclu au rejet de la demande et reconventionnellement a ce qu'il plftt au Tribunal: « 2. Prononcer la nullite et ordonner la radiation du: brevet suisse n° 38361 delivre a Eugene Couleru. )} 3. Condamner Eugene Couleru a payer a GindIat- Delachaux & Oe Ja somme de mille francs, ::\ titre de- dommages-interets et de reparation morale. )} A l'appui de ces conclusions ils alleguent en substance : Le demandeur a divulgue sa pretendue invention avant de la faire breveter. II a, en outre, ornis d'indiquer com- me un des elements de son invention le seul dispositif qui,.. selon les experts, fftt une nouveaute brevetable, soit le dispositif de fixation de la montre dans l'etui. D. -Apres avoir ordonne deux expertises, confiees. l'une a l'ingenieur Jeanmaire a La Chaux-de-Fonds,.. l'autre a l'ingenieur Furrer-Zeller aZurich, le Tribunal cantonal du canton de Neuchätel a rendu le 4 novembre 1916 le jugement suivant : « 1. Prononce que la montre pour vehicules fabriquee par les defendeurs et produite au dossier sous n° 3a constitue une contrefaon de celle qui fait l'objet du brevet du n° 38361. I) 2. Ordonne la saisie et la destruction de la montre contrefaite et de celles qui peuvent encore se trouver au domicile des defendeurs. » 3. Fait defense aux defendeurs de fabriquer, faire fabriquer, mettre en vente et utiliser des pieces d'horlo .. gerie qui seraient une contrefaon de l'objet brevete sous. n° 38 361. » 4. Condamne Gindrat-Delachaux & Oe a payer au demandeur, a titre de dommages-interets, la somme de 5000 fr. avec interets au taux de 5% des le jour de la demande, soit des le 9 mai 1914. » 5. Ordonne la publication, en extrait, du present juge- ment, par les soins du demandeur et aux frais des defen- Erftndungssehutz. N0 16. 109 -<leurs, dans trois journaux que choisira Couleru, sous Teserve de l'approbation du Tribunal cantonal... )} 6. Ecarte comme inutile la conclusion n° 6 de la de- mande. )} 7. Condamne les defendeurs a tous les frais et depens -du proces. )} E. -Les defendeurs ont recouru en temps utile au Tribunal federal contre ce jugement. Hs reprennent les ·conclusions formulees devant l'instance cantonale et eoncluent subsidiairement a l'annulation partielle du brevet n° 38361 en ce qui concerne ladeuxieme revendi- ·cation de brevet du demandeur. Le demandeur a conclu au rejet du recours et a la ·confirmation du jugement attaque. Statuant sur ces faits et considerant endroit:

1. -DROIT APPLICABLE. D'apres la jurisprudence du Tribunal Meral (v. O 41 II p. 276 et suiv. consid. 2),le droit anClen est applicable aux brevets obtenus avant l'entree en vigueur de la nou- velle loi. En l'espece, le brevet n° 38361 porte la date du 1 er decembre 1907, jour OU la loi du 21 juin 1907 est entree en vigueur, mais le demandeur avait deja ete mis au benefice d'un brevet provisoire le 22 janvier 1907. Or d'apres l'art. 16 al. 2 de la loi de 1888, le brevet provi- soire assure a son proprietaire le droit exclusif d'obtenir un brevet defmitif, nonobstant la publicite qui pourrait etre donnee a l'invention dans !'intervalle et si, a teneur de l'alinea 4 de l'art. 16, le brevet defmitif n'a pas ete de force retroactive, dans ce sens que le proprietaire d'un brevet provisoire n'a pas d'action conre lese personnes qui contreferaient ou utiliseraient son InventIon (al. 2), la duree du brevet est en revanche calculee d'apres la date du brevet provisoire. Le brevet definitif appara~t des lors comme ·la simple consecration du brevet provl- .soire. C'est la date de ce dernier brevet qui marque dans

110 Erftndungsschutz. N _{16. le temps l'origine de la propriete intellectuelle et c'est cette date qui est en eonsequenee determinante pour la ques- tion du droit applicable. En l'espece, les eonditions a rea- . liser pour l' obtention du brevet definitif etaient remplies avant le 1 er decembre 1907. L'instanee eantonale a done applique a bon droit les dispositions de la loi ancienne} 2. -VALIDITE: DU BREVET. L'instance eantonale, se basant sur les rapports d'ex- pertise, admet que l'invention du demandeur « presentait un caractere original qui la rendait suseeptible de protee- tion legale, aux termes des art. 1 et 2 de la loi de 1888- 1893 ». L'expert Furrer-Zeller indique comme suit les differents elements de !'invention qui a fait l'objet du brevet suisse n° 38361 : ({ Premiere revendication : ;) a) un mouvement d'horlogerie rel1fermedans une bolte dont le fond possede deux trous laissant passer, I'un l'or- gane de remontage du ba rillet et l'autre I'organe de com- mande de la mise a l'heure ; » b) un etui fixe au vehicule ; ) c) la bolte ajustee, de faon amovible, dans l'etui ; » d) les organes de remontage et de mise a l'heure pro- teges dans l' etui ; , e) les dits organesdissimules dans l'etui. » En outre, le brevet revendique, dans sa deuxieme re- vendication, la forme eonerete de cette idee generale, comme elle est decrite en subsfance, c'est-a-dire par rap- port aux elements ci-dessus, en regard du dessin, savoir : ) /) la holte a carrure cylindrique. le remontage et la mise al'heure par deux boutons situes au fond de la bOlte; » g) l'etui forme d'un manehon, possedant un fond par lequel il est fixe au vehicule, les moyens de fixage se trou- vant a !'interieur du manchon; » h) l'ajustage, «a frottement gras », de la peripherie de la boHe dans le manehon, assemblage de la bolte et du manchon au moyen d'un dispositif a baionnette ; » i) lXation 'de cet assemblage au moyen d'une vis Erflndungsschutz. N0 16. 111' . radiale plaeee et retenue dans la carrure, c'est-a-dire dans. 1'element interieur, s'engageant dans un trou du manchon et etant actionnee au moyen d'une clef. }) , Suivant cet expert, aueun des elements a-h, pris isole- ment, ne peut eire considere comme nouveau. Les carae .. teres a, d et e se trouvent par exemple dans les montres a clef. Les caracteres b et c existent dans les modeles. no. 21, 21 a et 21 b du dossier. L' element / se rencontre dans les reveils dits americains ; les elements g et h dans les modele 21b. Le joint a baionnette notamment s'emploie pour les objets les plus divers; il existe dans le modele 21. Eu revanche, l' expert designe comme nouveau l' element i. Conformement a la premiere revendication du deman- deur et aux conclusions de l'expert Fun'er-Zeller, le Tri- bunal cantonal admet que « e'est dans la combinaison d'ua » etui fixe au vehicule, avec un mouvement de montre » renferme dans une boite ajustee de faon amovible » dans I'etui et portant les organes de remontage et de » mise a l'heure au fond de la bolte, dans le but de les »protcger ou de les dissimuler dans l'etui, que doit eire » vue l'idee creatrice de l'invelltion. Au fait que la fixa- »tion de l'assemblage par une vis radiale cOl1stitue un » element nouveau s'ajoute l'originalite de la combi- » naison dans SOll ensemble. » Les defendeurs ont fait valoir que le seul element illdi- que comme nouveau n'avait pas ete expressement reven- dique et que des lors le brevet est sans valeur. On ne peut admettre ce point de vue. L'instance cantonale releve avec raison que, suivant l'expert Furrer-Zeller, le dispositif de fixation au moyen d'une vis radiale (ele- ment z) fait partie de la deuxieme revendication du deman- deur et que cette revendication etait suffisamment precise pour que l'expert ait pu en analyser tous les elements. Toutefois, contrairement a l'opinion emise par l'expert et adoptee par l'instance cantonale, on ne saurait consi- derer comme une invention susceptible de la protection legale tous les elements (a-i) indiques plus haut. La reven-

112 Erftndungsschutz. N0 16. llication du demandeur est trop etendue et le jugement cantonal va trop loin. 11 est sans doute exaet que la com- binaison d'elements deja eonnus peut constituer une invention; mais il ne suffit pas que cette combinaison ,se borne en quelque sorte a une addition des divers ilements ; il faut que l'ensemble comme tel soit nouveau, -c'est-a-dire que le groupement d'elements connus, mais reunis en vue d'obtenir un nouvel effet determine, re- :pose sur une idee creatrice et realise un progres technique notable (cf. entre autres arrc_{ts RO 29 II p. 173 et suiv.} ons. 3 ; p. 731 cons. 4). Or il n'en est pas ainsi en l'es- pece en ce qui concerne la combinaison des differents elements enumeres par l'expert sous les lettres a-h. L'expert expose lui-meme que ces elements (a-h) se trou- vent deja dans des modeles anterieUl" au modele brevete (voir ci-dessus). Leur juxtaposition ne realise pas un pro- ,gres technique et ne repose point sur une idee creatrice. Dans ces conditions, il y a lieu de limiter la portee de !'in- vention et de Ia protection legale a l'element que l'expert designe comme nouveau (lettre i), soit a la « fixation de l'assemblage au mo yen d'une vis radiale placee et retenue dans la carrure, c'est-a-dire dans l'element interieur, s'en- gageant dans un trou du manchon et etant actionnee au mo yen d'une eIef », et ä la combinaison de cet element avec les elements dejä connus.C'est cette derniere com- binaison en effet qui apparait seule comme une invention repondant aux conditions rappelees plus haut. Quant ä la question des « anteriorites » soulevee par les defendeurs, elle est implicitement resolue par les consi- ,derations qui precedent. L'expert Furrer-Zeller deelare nettement dans son rapport qu'il « ne trouve dans aueune ·des pieces anterieures ä la eonstruction Couleru l' ele- ment i ... » 3. DIVULGATION : Les defendeurs soutiennent que l'invention du deman- -deur n'a pas de valeur juridique parce qu'elle a ete divul- guee avant l'obtention du brevet. L'instance cantonale Erfindungsschutz. N° 16. 113 a.dmet avec raison que la preuve de cette allegation incom- bait aux defendeurs et que la divulgation ne saurait dejä consister dans le faitque l'invention etait connue d'un cercle restreint de confidents avant la prise de brevet (cf. RO 35 II p. 642, ainsi que la jurisprudence citee dans cet arret). Se fondant sur les actes du pro ces, le Tribunal cantonal a estime que les defendeurs ont echoue dans leur preuve etqu'il resultait au contraire du dossier, en particulier de la deposition Kühfus que le demandeur a toujours nettement distingue de ses autres modeles le modele qu'il comptait faire breveter; qu'il s'est entoure des precautions necessaires pour que son invention de- meurät nouvelle et secrete et qu'en fait elle n'a pas de- passe le cercle des confidents. Contrairement ä ce qu'af- firment les defendeurs, ces constatations ne sont pas en contradiction avec les pieces du proces ; elles ne reposent non plus sur une appreciation des preuves contraire aux dispositions du droit federaI. Le Tribunal federal est done lie sur ce point par le prononce de l'instance cantonale. Il s'ensuit que les conclusions reconventionnelles des defendeurs tendant a l'annulation du brevet n° 38361 doivent etre ecartees, ce qui entraine egalement le reiet de leur demande, de dommages-interHs. 4. LA CONTREFA<;ON ET SES CONSEQUENCES : La validite du brevet n° 38361 Hant ainsi etablie,le demandeur a droit ä la protection legale dans fes limit es indiquees plus haut. Or, les experts constatent que les defendeurs ont contrefait !'invention du demandeur. el l'instance cantonale reIeve que « la similitude des types incrimines avec le modele patente n'a pas He serieusement contestee ». On doit donc admettre qu'il y a eu contre- fac;on. Les consequences que le tribunal neuchätelois en a tirees so nt conformes aux prescriptions de la loi. La saisie et la destruction des montres contrefaites so nt la suite normale de l'atteinte portee aux droits du deman- deur. Il est egalement justifie d'interdire aux defendeurs de fabriquitr, faire fabriquer • .mett re en vente et utiliser AS 43 n -1917 8

114 Prozessrecht. N° 17. des pieces d'horIogerie qui seraient une contrefacon de l'objet brevete sous n° 38361. Quant a l'allocation au demandeur d'une somme de 5000 fr. a titre de dommages- interets, elle est fondee en principe et n'est pas exageree. 11 y a enfin lieu d'ordonner la publication du present arret (cf. RO 22 p. 1118) par les soins du demandeur et aux frais des defendeurs dans trois journaux que choisira Couleru, sous reserve de l'approbation du Tribunal fede- raI. La publication aura lieu en un extrait que le Tri- bunal federal determinera. Par ces motifs, le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte. et le jugement attaque est con- firme dans Je sens des motifs ci-dessus. VII. PROZESSRECHT PROCEDURE 17. Orteil der I. Zivilabteilung vom 3. Februar 1917 i. S. Gaswerk für das rechte Zürichseeufer A.-G., Beklagte und Berufungsklägerin, gegen die Gemeinde Meilen und KODiorten, Klägerinnell und Berufungsbeklagten. Klage verschiedener G e m ein den gegen ein von ihnen' k 0 n z e s s i 0 niertes Gas wer k auf Feststellung, dass der Gas p r eis konzessionsgemäss ein gewisses Maximum nicht übersteigen dürfe. Unzuständigkeit des Bundesge- richtes, weil sich die Streitsache nach öffentlichem Rechte, wenn auch unter analoger Anwendung privatrechtlicher Bestimmungen, entscheidet (Art. 57 OG). A .. -Im November 1907 wurde zwischen der Ge- meinde Meilen und sechs andern Gemeinden der Um- Prozessrecht. _{, 17. gebung, den Klägerinnen im jetzigen Prozess, und Gustav Gossweiler & C ie , den Rechtsvorgängern der Beklagten, der A. G. Gaswerk für das Rechte Zürichseeufer ein} Konzessionsvertrag » abgeschlossen. Danach räumten die genannten Gemeinden Gossweiler & eie das Recht ein, die zur Abgabe von Steinkohlengas nötigen Leitungen unentgeltlich in die zu ihrem Gemeindegebiet gehörenden Verkehrswege zu legen, und verpflichteten sich unter bestimmten Voraussetzungen, während zwanzig Jahren selbst keine SteinkohlengasanstaIten zu bauen und auch an keine Private Konzessionen solcher zu erteilen. Der Art. 6 des Vertrages erklärt, dass für die Abgabe VOll Gas bezüglich des Preises die Bestimmungen des dem Vertrage beigegebenen Reglementes massgebend seien, welches Reglement den Gaspreis auf 22 Y2 Rp. pro m 3 festsetzt. Falls sich, besagt der Art. 6 weiter, der zur Zeit des Vertragsabschlusses gültige Durchschnittspreis für gute Gaskohlen um 10% erhöhe, seien Gossweiler & eie zu einer Erhöhung des Gaspreises um 5 % berechtigt. Bei einer Reduktion des Kohlenpreises um 15% habe dagegen eine solche des Gaspreises um 10% stattzu- finden. Der Art. 7 regelt noch näher die Gasabgabe an die Gemeinden, auf Grund von Art. 6, mit Einräumung gewisser Vergünstigungen. Für Streitigkeiten aus dem Vertrage sieht dieser in Art. 16 die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte vor. In der Folge hat die Beklagte als Rechtsnachfolgerin von Gossweiler & eie mit Wirkung vom 1. Oktober 1915 an den yertraglichen Nornlalpreis auf 25 Rp. und am

1. Oktober 1916 noch mehr, näm1ich auf 27Y2 Rp. er- höht. E. -Demgegenüber haben die Klägerinnen im vor- liegenden Prozess auf gerichtliche· Feststellung ange- tragen, dass der im Reglement vorgesehene Gaspreis gemäss Art. 6 des Konzessionsvertrages im Maximum nur um 5 % erhöht werden dürfe. Die Klägerinnen stellen sich auf den Standpunkt, der Art. 6 setze nicht eine