Trade-mark protection; imitation and deceptive signs in the watch sector. The overall impression of the sign is decisive; even where the individual elements are not original, their combination may create a protectable distinctive image (consid. 1). In assessing likelihood of confusion, account must be taken of the usual reduced form in which watch marks appear on the goods and of the attention normally exercised by purchasers. Subjective intent to imitate is relevant as an indicium that the adopted means are apt to produce confusion. A name that has entered the public domain may still be used in a composite mark, but a misleading suggestion of exclusivity or special rights would render the sign illicit; however, a merely fanciful term such as Legitimo/Legitime is not necessarily deceptive (consid. 2). Ancillary measures, publication, and equitable damages may be upheld where imitation is established (consid. 3).
120 Oberste Zivilgerichtsil15tanz. -I. Materiellrechlliche Entscheidungen. bie Corn Products Oy, noel) bie. ?!Bitfel)i . .; noel) beren iReel)tßnllel)folgerin mid .s . Ilben bte "IDlni3eua",,'lnarfe für eigene, ben nbrifnnten ber .R:lägertn annliel)e lptobufte mnrftmliUig lerwenbet: bie Corn Products Cy t fiel) barnuf flefel)ränft, bie inr lon ber.R: läg er in gelieferte ?!Bnre unter ber IDlllrle "IDlni s 3enn" aum merfnuf au bringen; ,,?!Bitfel)inIDl tiaeU(l1l wurbe nie nftIid) faflri3iert noel) lertrie n, gefel)weige benn mit bem ns uerftänbtriß ber .R:lligerüt. mer3iel)t ber Jtlligerin nuf r IDlnr .. fented)t funn fel)on nuß. biefem ruube nid)t angenommen werben (ugl. 28 II 561 f., 31 11 519 ff., rn 1 125 f.). S)iernuß folgt, baU baß egenren heß dlagten unb ?illiberlI/igeri um treid)uug ber flligerifel)en IDlnrle in jeber S)infid t un .. begtünbet nbauweifen tft. 7. - ie bweifung i.ler ?!Biber ge fünrt onne weitereß aUf Unng ber tflage. t ber .R:lligerln anber ?!Bort.. marle 11 IDlnqenn" ein Snbiuibtudred)t an, fo fte nfnrud) anf %eftftellung ber md)tl:lered ngung eflagten 3Uf %ü9run9 beß ?!Borteß 11 IDlniaenall in feiner fombinierten iIbs: unb ?!Bortm trte, 91r. 8017 interuntionalcu IDlarlenregifteri,bie infoIgebeffen für bai ebiet her el)weia onne 9ted)tigültigfeit ift. Bur Unter fud)ung ber übrigen eftanbteiIe biefer IDlarte befte9t fein nlau, ba bie .R:l/igertn nur bie ?illiebergabe bei ?!Borteß 11 IDlai3cua" an .. fid)t unb bet efamteinbrutf ber IDlarte infolge jener ebenlieftanb teHe niel)t ein gnn3 anbeter wtrb. au gemlifj 9ted)tibegenten 2 ber .R:lnge bie merwenbung bei ?!Borteß " IDlai3enn 11 aud) auf ber iltfung ber IDle ( robufte bes ef ilIJten im ebiet bet d)weia fünfngnin unterbleiben muu, ergibt fiel) nuß bem Bufnrud bei egentenß um Ungültigetfllirung ber IDlarte flagten uon felbft; - erfannt: ie 18erufung wirb abgewiefen unb b ti Urteil ber 11. BiuU" fammer beß vellationßnofeß beß .R:antoni 18ern bom 14. Suni 1912 in allen eilen beftlingt. 6. Fabrik-und Handelsmarken. N° 2!.
122 Oberste Zivilgerichlsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen. la seule difIerence qu'elle contient dans la partie inferieure et interne des cercles concentriques le mot "Legitimo :t. B .. -La Societe F. E. Roskopf (Je a, de son töte, fait enregistrer les marques nOS 11 475 et 15 784. -La marque n° 11 475 est constituee par le nom F. E. Roskopf entre deux cercles concentriques et dans Ia partie superieure; au centre une plante de chardon a six branches. Cette marque avait ete enregistree le 28 fevrier 1897 par F. E. Roskopf -fils de Georg Friedrich Roskopf -qui 1'a transferee e 4 octo- bre 1899 ä. Ia Societe defenderesse. La marque 15 784 est constituee uniquement par le mot Legitime . C. -Le 2 juin 1908, a Societe demanderesse a ouvert action a F. E. Roskopf Cie. Elle a concIu: a) a la radiation des marques 11 475 et 15 784, qui CODS- tituent, d'apres elle, une imitation de ses marques 19186 et 19187, b) a la destruction de toutes montres, emballages etc. portant ces marques, c) ä. la publication du jugement, d) a 20000 fr. de dommages-inMrets, e) ä. ce qu'il fut fait defense ä. F. E. Roskopf Oie de faire etat de recompenses industrielles obtenues a I'exposition de Berne en 1857 et ä. l'exposition !le Paris en 1900. Les defendeurs ont conclu ä. liberatiou et, reconvention- nellement, ä. Ia radiation de la marque 19187, a la publica- tion du jugement et ä. 3000 fr. de dommages-interets. Par arret du 6 juillet 1912, la Cour de Justice civile, du canton de Geneve a : a) prononce que les marques 11475 et 15784 constituent des imitations illicites des marques 19186 et 19187, b) ordonne la radiation de ces marques j c) fait dMense aux defendeurs d'en faire usage, d) ordonne la destruction de ces marques et, en tant que de besoin, si cela est indispensable pour Ia disparition des marques, la destruction de toutes montres, parties de mon- tres, emballages ou enveloppes ou ces marques figurent, 6. Fabrik-und Handelsmarken. N° 22. e) ordonne a Roskopf Cie de retirer du commerce les marchandises et emballages portant ces marques ; n fait defense a Roskopf et Qie de faire etat de la recom- pense obtenue ä. Berne en 1857 par Ia maison Roskopf Gindraux, g) ordonne la publication du dispositif, aux frais des defen- deurs, dans trois journaux etrangers et deux journaux suisses, les frais de cette publication ne devant pas depasser 500 fr. h) condamne les defendeurs ä. 2000 fr. de dommages-interets. Elle a deboute les parties de tootes autres conclusions. La SocMte dMenderesse a forme en temps utile aupres du Tribunal federal un recours en rMorme contre cet arrnt , en repl'enant en leur entier ses conclusions liberatoires et recon ventionnelles. Stataant SU1' ces (aits et considerant en droit :
124 Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidunsen. certains tout an moins des changements intervenus dans Ia composition des maisons Wille Schmid et qu'H a ete d'ac- cord avec la transmission de la marque am: nouveaux mem- bres composant ces maisons, et, d'autre part, on ne saurait considerer comme un tiers, au sens du contrat, la Societe demanderesse qui est le produit de la fusion des maisons pri- mitives. En outre, quoique Je texte de la convention de 1873 soit fort obscur. H semble bien resulter de l'art. 3 que, dans l'intention des parties, c'etait senlement pour une duree de nenf ans qu'H etait apporte des restrictions a Ja cession de la marque qui, a l'expiration de ce delai, devait appartenir sans aucunes reserves aux cessionnaires. La Societedemanderesse 6tant ainsi legitime titnlaire de la marque 19 186, i1 Y .a Ueu de rechercher si, comme l'a .a.dmis rinstance .cantonaJe, la marque n° 11475 des defen- deursen constitue une imitätion. A ce point de we, les recourants font ob server que les dem: cercles concentriques sont, en matiere horlogere, une figur.e depourvue detoute originalite, que le mot Roskopf est devenu une designation generique, que, ces elements n'ayant riende .caracteristique, leur emploi dans les dem: marques litigieuses ne saurait donner a. ceIles-ci un caractere commun etque par contre elles Be di1ferencient suffisamment par leur motif central qui est une etone dans la marque de Ia deman- deresse et un chardon dans Ja marque des defendeurs. Dans un arrnt racent auquel il suffit de se referer (Ross- kopf Oie c. Comptoir general de vente de la montre Ros- kopf, 26 avril 1912: Praxis des Bundesgerichts I p. 296 et suiv. ), le Tribunal federal a juga qu'en effet les elements dont se compose la marque ode la demanderesse sont depour- vus d'originalite, mais que, malgre la banalite de ces ele- ments, leur combinaison produit une image originale propre a individuaIiser suffisamment les produits sur lesquels la marque est apposee. Dans ces conditions et tout en recon- naissant que pris en eux mnmes les elements de Ja marque 19186 oe peuveot beneficier de la protection legale, 1a RO 58 11 p. 30S et suiv. u. labrik-und Handelsmarken. N° 22.
question qui se pose est celle de savoir. si, soit en Jes combi- nant d'une falion differente, soit en y ajoutant ou en y subs- tituant d'autres elements, les defendeurs ont cree une image propre a laisser dans la memoire du public une impression d'ensemble differente de celle que produit Ia marque de Ia demanderesse. En mit, 1a composition des deux marques est identique (motif figuratif central entoure de deux cercles con- centriques entre lesquels est inscrit un mot) et 1a seule dif- ference appreciable reside dans la substitution d'un chardon a l'etoile de 1a demanderesse. Oette difference serait certai- nement suffisante si 1'0n se bornait a comparer entre elles les deux marques teIles qu'elles sont reproduites sur la Feuille officielle suisse du commerce, ou sur les emballages des montres, ou mnme sur certaines boites de montres Oll Ia marque est gravee en de grandes dimensions et d'une falion particulierement nette. Mais on ne doit pas oublier que dans la generalite des cas Jes marques sont reproduites sur les montres d'une fa(jon beau coup moins nette et a une echelle beaucoup plus reduite. Sans doute on peut, specialement dans le domaine de l'hor- logerie (cf. RO 31 ll, p. 739), exiger de l'acheteur une certaine attention, un certain effort da memoire pour distin- guer une marque d'uneautre. Mais il serait cependant exces- sif d'attendre de 1m qu'il se livre a un examen minutieux et qu'il retienne le souvenir des particularites difficilement visi- bles d'une marque qui ne lui ent generalement connue que sous la forme tras redmte et assez confuse qu'elle aftecte sur la plupart des montres et notamment sur les montres a bon marcbe qm sont la specialite des deux parties au proces ; en outre Hest naturel que les acheteurs auxque1s ces mon- tres sont destinees n'apportent pas a l'examen de Ja marque le mnme degre d'attention que l'acheteur de montres plus couteuses. :Mnme en tenant compte des observations qui precMent, la difference entre les marques en presence est assez sensi- ble pour qu'on puisse conserver des doutes sur la question de savoir si la marque 11 475 constitue une imitation illicite
126 Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. l IaterieIJrechtIiehe Entscheidungen. de la marque 19 186. Mais ces doutes disparaissent lorsque l'on eonstate qu'en realite les defendeurs ont voultt imiter la. marque de 1a. demanderesse; cet element subjeetif doit evi- demment tre pris en eonsideration mnme pour la. solution de la question de la ressemb1ance objeetive, ear, si un indus- triel veut imiter la marque de son eoncurrent, il est a presu- mer que les moyens qu'il emp10ie sont propres ä. realiser ette intention (cf. arrnt eite du 26 avril 1912). En 'espece, Il est ineontestable que la ressemblance qui existe entre les marques 11475 et 19186 a ete ehercbee et voulue par les defendeurs. A ce point de we e'est avec raison que l'instance cantonale a rappele le precedent de I'affaire de Rosieres, dans laquelle il a et6 reconnu que F. E. Roskopf avait cede a la Societe d'Horlogerie de Rosieres des marques eombinees expressement en vue de creer des eonfusions avec celle de la Societe demanderesse .au present proces. De meme ce qui sera dit ci-dessous au sujet des marques Legitimo et c Legitime, est de nature a prouver qu'on se trouve en pre- sence, non de ressemblances fortuites, mais bien d'imitations conscientes. On est des lors conduit a admettre que la marque 1.1475, destinee, dans l'esprit des defendeurs, a provoquer des confusions avee la marque 19 186 est en effet propre ä. en provoquer et qu'elle eonstitue par consequent une imitation illidte de la marqqe de la demanderesse. 2. -A la demande da radiation de la marque 15 784, pretendne imitation de la marque 19187, les defendeurs out oppose une demande de radiation de cette derniere marque qu'Hs estiment illegale et caduque. On d9it ecarter d'emblee le grief d'illegalite en tant qu'il est tire du fait que la marque 19187 eontient le mot Ros-. kopf. Peu importe que Georg-Friedrich Roskopf n'ait pas cede ä. la Sodete demanderesse l'usage de son nom, mais seulement la marque (actuellement 19186) qni le renferme. En tout etat de cause Ja demanderesse a le droit de faire figurer ce nom dans ses marques puisqu'il est tombe dans le ,lomaine public (RO 22 p. 1171 et suiv,). Par contre on peut se demander si l'adjonction du mot Legitimo au nom Roskopf dans la marque 19187 n'est o. Fabrik-und Handelsmarken. N° 22.
pas de nature a eveiller dans l'esplit des acheteurs l'idee que Ia Sodete titulaire de la dite marque est la seule a pou- voir faire usage du nom de Roskopf ou qu'eHe a un droit spe- cial flur ce nom ou eneore qu'elle seule peut fabriquer des montres Roskopf. Cette idee serait evülemment erronee, puisque soit l'invention de Georg-Friedrich Roskopf, soit le nom de Roskopf sont tombes dans le domaine public; la mar- que de la demanderesse -eomme aussi, d'ailleurs, celle des defendeurs, -provoquerait ainsi une erreur dans l'esprit des aeheteurs et, contenant une mention mensongere ou du 1110ins deceptive, elle devrait a ce titre etre declaree illegale. En fait il semble bien que le desir de se faire passer pout' les vrais, les seuls ayants droit de Georg-Friedrich Roskopf n'l1.it pas ete etranger a I'emploi du mot Legitimo par Ia demanderesse -comme aussi ä. l'emploi du mot Legi- time par les defendeurs. n serait cependant excessif d'ad- mettre que cette mention soit propre ä. induire en erreur le public acheteur. Celui-ei, qui n'est generalement pas au cou- rant des competitions qui s'agiteut autour du nom Roskopf, n'attribue probablement pas une signification preeise au mot Legitimo ou c Legitime et doit plutöt l'envisager comme une simple designation de fantaisie. Tout au plus l'acheteur pourra-t-iI l'interpreter en ce sens que le titulaire de la marque a le droit de fabriquer des montres du systeme Ros- kopf; or ce droit est incontestable et seule l'indication d'un pretendu droit special ou exclnsü serait mensongere et par suite illicite. En presence des eonstatations de fait de l'instanee canto- naIe, on ne saurait pas davantage admettre que Ia marque de la demanderesse soit frappee de caducite. La Cour de Jus- tice civile -ä laquelle il appartenait d'apprecier sonverai- nement la valeur probante des depositions intervenues -a en effet considere comme etabli que la marque Legitimo a ate constamment en usage jusqu'en 1905 et des 1906. Les eonclusions des defendeurs tendant a la radiation de ia marque 19 187 ne sont donc pas fondees. Par contre l'imi- tation de cette marque par F. E. Roskopf Oe ne peut faire l'objet d'aucun doute, 1a difference qui existe entre les
128 Oberste Zivilgerichlsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen. mots Legitimo -qui constitue l'eIement essentiel de Ja marque 19 187 -et le mot Legitime -qui eompose ä. lui seul la marque 15 784 -etant insignifiante. 3. - L'arr6t cantonal doit etre confirme egaIement sur les autres points. Sans doute la Cour aurait pu se dispenser d'ordonner, mnme a titre eventuel, la destruction des mon- tres ou les marques radiees figurent, car il sera toujours pos- siblt'l de faire disparattre la marque sans avoir a detruire la montre elle-m6me; mais, du moment que l'arr6t porte expres- sement que cette destruetion aura lieu seulement si eela est indispensable pour la disparition des marques ,la me- sure ordonnee n'a qu'une portee theorique; il ne se justifie done pas de reformer l'arret ä. raison d'une mention qui est superßue, mais qui demeurera sans effets pratiques. Quant a l'interdiction de faire etatde Ia medaille de bronze decernee lors de I'exposition de Berne en 1857, il est cons tant que cette recompense a ete accordee a une Sodete Ros- kopf, Gindraux Oe qui a eta dissoute sans que personne en ait repris l'actif et le passif. Les defendeurs n'etant pas les successeurs de cette maison, ils Ront pas, d'apres la loi (art. 21), le droit de se prevaloir des recompenses qu'elle a pu obtenir. Enfin les faits de Ja cause justifient la publication du dis- positif de l'arret et l'allocation d'une indemnite dont le chif- fre, comme c'est generalement le cas en pareille matiere, ne peut etre fixe que ex aequo et bono etant donne l'impossibi- lite de faire la pIeuve mathematique du dommage cause par les actes d'imitation illicite;' le Tribunal federa n'a pas de motifs suffisants ponr modifier sur ce point l'evaluation de I'instance cantonale qui a fixe a 2000 fr. l'indemnite due par Jes defendeurs. Par ces motifs, le Tribunal federa prononce: Le rec Jurs est ecarte et l'aITInt attaque est confirme en son entier. 6. Fabrik-und Handelsmarken. N° 23.