Use of a borrowed trade name as unfair competitionKI-generiert

370 A. ObCf:;te Zivilne .. ichtsins!anz. -I. Materieilrechtlü-he Entsc!loeidnngeil. 54. Arret du 7 juillet 1911 dans la cuuse :Ba.uma.nn Ileiner, dir. et rec., et J.-A. Moser Cie, en liq.; intervenante et rec., contre H. Maser Oie" dem. el illt. Qualite de l'intervenant pour reeourir en rßforme (art. 66 OJF et Cpe neuehatelois). -La raison de eommeree, employee eomme marque de fabrique et de eommerce, d'nne Societe en nom collectif etrangere avec suceursale en Suisse, bien que non conforme a. la disposition de l'art. 871 00, est pro- tegee en Suisse, si elle est valable d'apres la legislaLion etran- gere du siege principal de la Soeiete et qu'elle n'ait pas ete choisie ann de tourner Ia loi suisse. Marque composee d'une raison de commerce encadree d'un rectangle: eet encadrement reetangulaire n'en constitue pas un element essentiel dont 1e manque de nouveaute entraine la nullite de la marque. -Aete de coneurreriee deloyale constitue par l'emploi, eomme marque de fabrique et de commerce, d'une raison soeiale re- guliere en la forme mais ehoisie dans 1e but frauduleux de produire une confusion avec une raison deja existante afin de profiter de la bonne reputation de cette derniere (le porteul' du nom qui figure dans la raison en question ne participant pas reellement au eommerce, mais ne faisant que preter son nom pour atteindre ce but illicite). Responsabilite d'un tiers qui favorise sciemment eette eoncurrence par la vente des marchandises portant la marque frauduleuse. A. -La maison d'horlogerie H. foser Cie, avec siege principal a Saint-Petersbourg et succursale au Locle, est une societe en nom collectif composee de Ottilie-Comelieona Winterhalter et de Cornelius-Adolphowitch Winterhalter, suc- cesseurs de Henri foser, qui a fonde a maison en 1832. Elle adepose le 19 aout 1902 au Bureau federal de Ia pro- priete intellectuelle Ia marque N° 14915 qui est composee de la raison sociale Hl foser Qie, encadree d'un rec- tangle forme d'un seul trait. Cette marque est destinee a figurer sur des montres ou partins de montres. Le 13 fevrier 1908 Ia societe H. Moser Cie a fait saisir an mains de H. Baumann, a La Chaux-de-Fonds, un certain nombre de montres portant Ia marque J.-A. Mosel' Ci". B. Berufungsinstanz: 1. Allgemeines Obligationenrecht. o 54.

H. Baumann et son associe en nom collectif S. Kleiner ont declare que ces montres leur avaient ete remises par la maison J.-A. foser : CiE, a Charquemont dont ils achetaient . ' les prodUlts pour les revendre soit sur place soit en Russie. Cette societe J.-A. Moser : Cie est une socilHe en nom collectif composee de Ch. Brulard fils, horloger, et de Jean- Andre Moser, electricien, a Charquemont. Elle a ete consti- tuee par acte sous seing prive du 1 er mai 1907; aux termes de eet acte, l'apport de chaque associe etait de 1000 fr. ; Brulard avait seul la direction de Ia fabrication et la signa- ture sociale. Par contrat du meme jour (1 er mai 1907) 111, societe J.-A. foser Cle a concede Ie monopole de sa'fa- brication a Baumann : Kleiner, ceux-ci s'engageant a acheter la totalite de la production de Ia mais on ; toutes les montres devaient porter Ia raison commerciale J.-A. Moser Oe. Posterieurement aces contrats, l'acte de constitution de Ia societe fait sous seing priva 11, ete remplace par un acte no- tari6 du 4 fevrier 1908 qui a ete regulierement depose en France; les publications legales ont eu Heu le 12 fevrier 1908. Aux termes de cet acte, chacun des deux associes a la signature sociale. J.-A. foser est decede le 2 juillet 1909 et actuellement la societe est en liquidation. B. -Sur plainte de la societe H. Mosel' Cie, Baumann a eta condammi le 23 octobre 1908 par le jury correction- nel de La Chaux-de-Fonds a 1000fr. d'amende pour contra- vention a la loi fedarale sur les marques. Cette decision a fait l'objet de recours en cassation et de recours da droit public aupres du Tlibunal federal de la part de J.-A. Mo- sel' Cie et de Baumann. Ces recours out eta ecartes. En date du 30 juin 1909, Ia societe H. Mosel' Cie a ouvert action a Baumann : Kleiner, en concluant ä ce qu'il plaise au Tribunal:

1. condamner les defendeurs a 10000 fr. de dommages- interets; Voir RO 35 I n G 27 p. i72 et suiv. - Cet arret n'est pas puhlie an RO. (Notes du red. RO)

37'2 A. Obel'ste Zivilgerichtsinstanz. -I. Iateriellrechtliche Entscheidungen. 2. ordonner Ia confiscation des montres saisies chez Bau- mann; 3. ordonner la saisie et la destruction de la marque J.-A. Moser : Cie et des instruments qui ont servi a I'imitation' 4. ordonner la publication du jugement dans 5 journau allX frais des defendeurs. A l'appui de ces conclusions, Ia demanderesse a soutenu qu'nne entente frauduleuse etait intervenue entre Ia mais on J.-A. Moser (Jie, d'une part, et Baumann Kleiner, d'autre part, pour voiler l'usurpation de marque de fabrique et les ades de concurrence deloyale commis par ces derniers. Ceux-ci ont cherche et reussi a s'approprier le benefice de Ia marque HY Moser Cie en faisant un emploi abusif du mot Mosel' qui constitue la raison sodale et l'element essen- tiel de Ia marque de la demanderesse. Baumann Kleiner ont eonelu ä. liberation et, reconven- tionnellement, a l'annulation de Ia marque 14915 de Ia de- manderesse. La soeiete J.-A.l Ioser (Jie est intervenue au proces a a d ' ' emande des defendeurs, et elle s'est jointe ä. ceux-ci. Les defendeurs et l'intervenante ont motive leurs eon- clusions liberatoires et reconventionnelles en resume de Ia fa ;on suivante : Ils eontestent qu'il y ait eu imitation de Ia marque de Ia demanderesse. Quant a l'emploi de la raison J.-A. Mosel' Cie il etait absolument lieite, car la difference entre cette raison et Ia raison H. Mosel' Cie est suffisante; enfin 1a demande- resse n'a subi aucun dommage. Quant a la marque HY lYIoser Cie, elle est ilIicite comme contraire a 1'art. 871 CO; de plus elle est nulle pnrce qu'elle se compose d'un encadrement rectangulaire qui Im enleve le caractere de nouveaute. C. -Par jugement du 6 janvier/13 fevrier 1911, le Tri- bunal eantonal de Neuchatel a alloue a Ia demanderesse une indemnite de 1500 fr., plus une indemnite de proeedure de 500 fr. n a ecarte toutes autres conclusions prejudicielles et reconventionnelles. B. Berufungsinstanz: 1. Allgemeines Obligationenrecht. N° 54. 373 Oe jugement est motive comme suit: La marque n° 14915 de la demanderesse est valable; malgre la simplicite du cadre elle se distingue suffisamment des autres marques analogues. On ne saurait pas non plus pretendre qu'elle ait fait un usage illicite de la raison H. Mosel' Oie, l'art. 871 CO n'etant pas applicable a Ia demanderesse qui a son siege en Russie et qui, d'apres la Iegislation russe, a le droit d'employer cette raison. D'autre part, les defendeurs n'out pas imite Ia marque de la demanderesse et Ia demande en tant que basee sur Ia loi sur les marqnes n'est pas fondee. Par contre elle est fondee en tant que basee sur I'art. 50 CO, car il est illicite cle con- stituer une societe, reguliere en la forme, mais qui est creee dans le but de profiter indument de la notoriete d'une maison eonnue, run des associes de Ia nouvelle maison n'etant qu'un prete-nom. C'est ce qui a eu lieu en l'espeee. J.-A. Mosel' n'a fait que preter son nom pour que J.-A. Mosel' Oie pussent profiter de la reputation de la demanderesse; Bau- mann Kleiner ont pris une part active aces actes deloyaux, s'Bs ne les ont meme pas provoques. Quant aux clommages-interets, le Tribunal n'a pu deter- miner exactement le chiffre des pertes que Ia concurrence deloyale des defendeurs a fait subir a la demanderesse. Ex aequo et bono le Tribunalles arbitre a 1500 fr. D. -Ce jugement a fait l'objet de deux recours en 1'15- forme form es en temps utile aupres du Tribunal federal par Baumann Kleiner et par J.-A. Mosel' Cie. Baumann Kleiner concluent a ee que le jugement soit reforme en tant qu'ils ont ete conclamnes ades dommages- interets. Quant ä J.-A. Mosel' Oie, Hs reprennent non seulement Ies eonclusions liberatoires mais encore les conclusions 1'e- conventionnelles de la reponse. Statuant SUt' ces (aits et considerant en droit :

1. -La sochlte demanderesse n'ayant pas recouru contre 1e jugement du Tribunal cantonal de N euch3.tel, celui-ci est defi- nitif en tant qu'il a eearte les conclusions fondees sur Ia p1'e-

374 A. Oberste Ziv!lIl'enclItsinstanz, -I. laterielll'echtliche Entscheidungen. tendue imitation de la marque n° 14915. Les seules questions des lors qui soient encore en discussion sont celles de sa voir, d'une part, si Ia condamnation prononcee en vertu de l'art. 50 CO contre les defendeurs est justifiee et, d'alltre part, si c'est a bon droit que l'instance cantonale a ecarte les con- clusions tendant a l'annulation de la marque de Ia demande- resse. Dans leur acte de recours les defendeurs Baumann Kleiner n'ont pas maintenu cette derniere conclusion; par contre elle a ete reprise par la socitnte J.-A. Moser Cie ; comme partie intervenante au proces, celle-ci avait qualite pour le faire; en effet, anx termes de l'art. 66 OJF, les intervenants ont le droit de recourir en reforme si la legis- latioJl cantonale leur confere les memes droits qu'aux parties; or, tel parait bien etre le cas d'apres Ia procedure civile neuehateloise CCpe art. 47, 51 et 39). 2. -A l'appui de leur demande d'annulation de Ia marque n" 14915 les defendeurs ont invoque les deux moyens sui- vants: Hs pretendent que la raison de eommeree H. Moser Cie qui sert de marque ä. la demanderesse n' est pas admissible en droit federal (art. 871 CO) paree qu'elle contient un nom -H. Moser -qui n'est celui d'aucun des associes indefi- niment responsables; ils ajoutent que d'ailleurs eette marque n' est pas nouvelle. Ces deux moyens sont denues de tout fondement. Il est indiflerent que Ia raison de eommerce de Ia demanderesse ne soit pas eonforme aux preseriptions de la loi suisse; il s'agit en effet d'une maison etrangere et l'on a toujours ad- mis que le choix de la raison de commeree est regle par Ia 16gislation du pays ou Ia maison a son siege principal et que par consequent une raison vaiable d'apres Ia loi de ce pays est aussi valable en Suisse, meme si elle est contraire aux preseriptions du CO (v. notamment SIGl 1UND, Guide des pre- poses au registre du commerce, p. 877; A. MEILI, Internat. Zivil-1l1ld Handelst'echt II, p. 262; PASQUALE FlORE, Pro- tee/ion du norn comrnercial, dans Journal de dl'oit int. X, p. 19). Il ne pourrait en etre autrement que si Ia raison da commeree etrangere avait ete ehoisie dans Ie but de tourner les dispositions de Ia loi suisse. Or en l'espeee il est eons- B. Berufungsinstanz: t, Allgemeines ObligalionenrechL N° 54, tant que l'emploi dans Ia raison du nom du fondateur de Ia maison est licite d'apres Ia loi russe et que ce n'est pas dans un but de frande que les successeurs de Hend Mosel' ont eonserve son nom dans leur raison. Celle-ci est done valable et doit etre protegee en Suisse, quoique Ies associes aetuels ne porte nt pas le nom de Mosel'. Quant au pretendu defaut de nOl1veaute de Ia marque, on doit reconnaitre avee l'instance cantonale que l'eiement figu- ratif -encadrement reetangulaire -est d'ordre absolument secondaire, l'element essentiel etant constitue par la raison HY Mosel' Cie ", peu importe des Iors que eet eneadre- ment manque de nouveaute ; Ie contenu de ce eadre distingue suffisamment Ia marque de Ia demanderesse des antres marques eneadrees de Ia meme falion et exclnt toute possibi- lite de eonfusion. 3. - Au jugement qui les a condamnes ä des dommages- interets en application de l'art. 50 CO les reeourants ob- jeetent que Ia soeiete J.-A. Moser Cie a ete regulierement eonstituee en France, que sa raison de eommerce est done protegee en Suisse et que par consequent l'emploi de eette raison eomme' marqne ne saurait constituer un aete illicite; Hs invoquent en partieulier un considerant de l'arret rendu le 23 mars 1909 par Ia Cour de eassation du Tribunal fede- ral dans la eause penale pendante entre parties considerant qui porte que ( Ia differenee entre les deux raisons de com- merce -HY Mosel' Cle et J.-A. Moser Cie -peut etre eonsideree comme suffisante au regard de l'art. 2 LF sur les marques et de l'art. 868 CO, etant donne que les initiales des prenoms ne sont nullement semblables ". Ils en eonc1uent qu'ils n'ont fait qu'user de leur droit en faisant apposer sur les produits de Ia maison J.-A. Mosel' Cie une marque de fabrique qui, d'apres le Tribunal federal lui-meme, ne eons- titue pas une imitation de la marque de Ia demanderesse. On doit observer tout d'abord que le considerant cite est contenu dans un arrH du Tribunal federal statuant sur Ia question penale d'imitation de la marque de Ia demanderesse. Tout en ecartant Ie recours de Baumann dirige contre Ia condamnation prononcee contre lui par le Jury correctionnel

376 A. Oberste Zivilgerichtsiustanz. -I. MaterieUrechtliche Entscheidungeu. de La Ohaux-de-Fonds, le Tribunal federal a expose incidem- meut que cette condamnation ne pourrait etre basee sur le fait que, contrairement a l'art. 868 00, la raison de com- merce J.-A. Mosel' Oie ne se distingue pas suffisamment de la maison Hy Moser Cie pour etre valable en Suisse. Mais iI n'a pas eu ä. examiner la question de savoir si l'em- ploi de cette raison, reguliere an la forme, constitue un acte de concurrence deloyale; cette question avait ete expresse- meut reservee par le recourant Baumann lui-meme (v. arret cite, consid. 5 1 er al. ) et c' est elle qui se pose actuelle- ment. Si en principe chaque individu a le droit de faire le com- merce sous son propre nom, de se servil' de ce nom comme raison de commel'ce et marque de fabrique, il y acependant des cas Oll l'usage de ce nom 1'evet un caractere frauduleux et devient par consequent iHicite. TI en est ainsi notamment lorsqu'une personne qui porte 1e meme nom qu'un commer- ;ant connu entre dans une societe uniquement pour que celle-ci puisse faire figurer son nom dans la raison sociale et profitel' de la confusion qui s'etablira dans l'esprit du public entre les produits des deux maisons grace a la similitude des deux raisons. Aussi bien celui qui prete ainsi son nom que le commer ;ant qui se le fait preter et les tiers qui favo- 1'isent ou provoquent cette combinaison se rendent coupab1es de concurrence deloyale. C' est ce qui est admis aujourd'hui d'une faQon tras generale par la doctrine et 1a jurisprudence (v. entre autres, POUlLLET, i'lfarques de fabrique, p. 545 et suiv.,a1'rets du RG dans BOLZE, xvrn n° 114 et XXI n° 149; TH. WEISS, GonC1trrence deloyale, p. 39; J. VALLOTTON, Gon- Gurrence deloyale, p. 74 et suiv.; cf. RO 30 I p. 123) et il ne saurait en effet y avoir d'hesitation au sujet du camctere illicite d'un procede aussi evidemment contraire a la bonne foi qui doit 1'egir les relations commerciales. En l'espece, si l'on considere que J.-A. Moser n'etait nullement horloger et a continue, apres la fondation de la Societe a laquelle il a Pl'ete son nom, a exercer sa profes- sion d'ingenieur-eJectricien, que le röle essentiel dans cette RO 35 I p. i80. (Note du red. RO). B. Berufungsinstanz: 1. Allgemeines Obligationenrecht. N. 5i.

societe etait joue par Brulard, dont le nom cependant ne figure pas dans la raison sodale, que -d'apres le contrat primitif tout au moins -J.-A. Mosel' n'avait pas meme la signature sociale, qn'il ne faisait apport a la societe ni de son activite, ni d'une somme d'argent de quelque importance, on acquiert la conviction que la seule raison qui ait motive la constitution de Ia soeiete c'est le fait que Mosel' portait un nom fort repute dans l'horlogerie et dont on entendait se servil' pour faire une coneurrenee deloyale a la mais on de- manderesse qui lui a donne cette notoriete. Il est egalement indiscutable que c'est d'accord avec Baumann Kleiner que cette combinaison a ete imaginee ; ceux-ci se sont aSSUl'e le monopole d'aehat des produits de la societe J.-A. Mosel' Cie par UD contrat concIu l.ejour meme ou la societe s'est fondee; ils ont eu soin d'exiger que toutes les montres porteraient Ia raison commereiale J.-A. Mosel' Cie; ils se sont eux- memes occupes de la faire grave1' sur les cadrans et Hs ont exporte ces montres en Russie, soit dans Ie pays Oll la maison H. Mosel' Oe est avant tout eonnue. Les actes de concurrence deloyale ont done ete commis ou a leur ins- tigation ou, dans tous les cas, avec 1eur eomplicite; Hs sont responsables du dommage cause par ces manreuvres deloyales a la maison demanderesse. Le chiffre exact de ce dommage n'a pas pu etre etabli ; mais etant donnee I'importance des ventes faites en Russie par les defendeurs, l'indemnite de 1500 fr. fixee ex aequo el bono par l'instance cantonale nt' peut certainement pas etre regardee comme excessive. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Les recours exerces par Baumann Kleiner et par 1 societe J.-A. Mosel' Cie contre le jugement du Tribunal cantonal de Neuchätel du 6 janvier/13 fevrier 1911 sont ,ficartes et ce jugement est confirme en son entier.