Art. 3 Abs. 2 MSchG; generic terms are not capable of trademark protection; a designation already established in scientific and professional trade usage as a common name for a class of products belongs to the public domain and cannot be monopolized by registration. A derivative sign remains unprotectable where its dominant element is the generic term and any additional prefix or figurative elements are merely laudatory or ancillary. Under the Paris Convention, foreign registration does not cure a lack of substantive distinctiveness in the forum state. Damages for instituting criminal proceedings require culpable conduct; good-faith reliance on unsettled trademark rights excludes liability (consid. 4-11).
a) durch die in Widerklagebegehren Nr. 4 genannten Hand lungen der Gegenpartei die Gefahr entstanden sei, daß das Publi kum die Produkte der beiden Parteien verwechsle; b) die beiden Kläger und Widerbeklagten diese in Widerklage begehren Nr. 4 genannten Handlungen gemeinsam und vorsätzlich zum Zwecke des unlautern Wettbewerbes vorgenommen hätten. D. Die Kläger haben gegen das angefochtene Urteil im weitern noch eine Kassationsbeschwerde beim Kassationsgericht des Kantons Zürich eingereicht, worauf das Berufungsverfahren nach Art. 77 OG bis zu deren Erledigung sistiert wurde. Das Kassa tionsgericht hat die Beschwerde am 30. Mai 1910 abgewiesen. E. In der Verhandlung vor Bundesgericht vom 23. Sep tember 1910 haben die Vertreter der Parteien die in der Beru fungs und in der Anschlußberufungserklärung gestellten Anträge erneuert. Nach den Parteivorträgen ist die Verhandlung unter brochen und die Urteilsfällung auf heute, den 6. Oktober 1910, angesetzt worden. Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
Am 18. Februar 1897 ließ die Firma Nicolay Cie. in Bern, deren Geschäft später von der Beklagten, der im März 1908 konstituierten A G. Hommels Haematogen übernommen wurde, für ein pharmazeutisches Produkt beim Amt für geistiges Eigentum in Bern die Marke Nr. 9031 Dr. med. Ad. Hom mels Haematogen , und am 27. August 1897, ebenfalls für ein pharmazeutisches Produkt, die Marke Nr. 9481 Haematogen eintragen. Beide Marken sollten für den Vertrieb eines von Dr. med. Ad. Hommel hergestellten Haemoglobin Präparates dienen. Im Oktober 1897 meldete die Firma Nicolay Cie. das Wort Haematogen auch in Deutschland als Warenzeichen an. Das Patentamt verweigerte aber die Eintragung durch Vorbescheid, weil es sich um einen üblichen Warennamen handle. Die Gesuchstellerin zog darauf ihre Anmeldung zurück, erneuerte sie jedoch im Februar 1899, worauf die Eintragung neuerdings, erstinstanzlich durch Be schluß der Abteilung für Warenzeichen vom 12. Juli 1900 und zweitinstanzlich durch Entscheid der Beschwerdeabteilung des Amts vom
Februar 1901, verweigert wurde, weil das Wort seit langem ein bekannter und gebräuchlicher Warenname für pharmazeutische Produkte bestimmter Art sei. In der Schweiz war inzwischen die Marke Haematogen durch Urteil des zürcherischen Handelsgerichts vom 14. September 1900 in einem Prozesse, den der Apotheker M. A. Bret in Romans (Frankreich) gegen Nicolay Cie. mit dem Begehren auf Löschung dieser Marke angestreugt hatte, ge schützt und die vom damaligen Kläger verwendete Marke Brets Haematogen Pillen als unzulässig erklärt worden. Längere Zeit nachher, am 23. Mai 1907, ließ die Klägerin Sicco, med. chem. Institut, G. m. b. H. , mit Sitz in Berlin, beim Amt für gei stiges Eigentum in Bern für Haematogen sowie chemisch phar mazeutische Produkte die Wortmarke Nr. 22,124 Kronaema togen und am 29. Mai 1908 die Bildmarke Nr. 23,901 ein tragen. Die letztere besteht aus einem in die Höhe gezogenen, nach oben breiter werdenden Trapez, dessen obere Ecken abgeschrägt sind; im obern Drittel läuft ein dunkles Band quer durch, auf dem in großen, hellen Buchstaben das Wort Haematogen steht; über dem Band ist eine Krone, unter ihm ist in kleinen Buchstaben Haemogl. dep. sterilis ( Haemoglobinum depuratum sterilisatum) geschrieben; in der Ecke rechts unten ist das Viertel einer Kugel sichtbar, von der aus über das ganze Trapez Strahlen verlaufen. Das Kronaematogen wurde dann auch in der Schweiz vertrieben, worauf die Firma Nicolay Cie. im November 1907 gegen die heutigen Kläger die Gesellschaft Sicco und Apo theker Baer in Zürich, den Verkäufer ihrer Produkte Strafklage wegen Verletzung ihres Markenrechts durch Gebrauch der Marke Kronaematogen erhob. Die Untersuchung wurde jedoch mit der Begründung sistiert, daß das Wort Haematogen bereits im Jahre 1897 in Deutschland Freizeichen gewesen und daher auch damals schon in der Schweiz nicht mehr schutzfähig gewesen sei.
Nachdem dann die Beklagte, A. G. Hommels Haema togen , das Geschäft der Firma Nicolay Cie. übernommen hatte und die beiden Marken Nr. 9031 und 9481 am 28. März 1908 auf sie übertragen worden waren, haben die Gesellschaft Sicco und Apotheker Baer gegen sie die vorliegende Klage angestrengt mit den Begehren:
Es sei die Marke Haematogen als ungültig zu erklären.
Die Marke der Klägerin Sicco , Kronaematogen , sei dagegen zu schützen.
Die Beklagte sei zu verpflichten, den ihnen verursachten mora lischen und materiellen Schaden mit 10,000 Fr. zu ersetzen.
Das Urteil sei auf Kosten der Beklagten in der Neuen Zürcher Zeitung , dem Schweiz. Handelsamtsblatt , dem Jour nal de Genève und der Wochenschrift für Chemie und Phar macie zu publizieren. Zur Begründung wurde ausgeführt: Das Wort Haematogen sei bereits im Jahre 1897, zur Zeit der Eintragung der ange fochtenen Marke, Warenname, nämlich der Name für pharmazeu tische Produkte einer bestimmten Art, gewesen und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auch in der Schweiz. Nachdem übrigens die deutschen Behörden es als Warenname und daher als nicht schutzfähig erklärt hatten, sei schon formell ihr Entscheid auch für die Schweiz verbindlich, da infolge des internationalen Charakters der Marke das, was in einem Kulturland Freizeichen sei, auch im andern als solches gelten müsse (wofür auf ein Gutachten von Prof. Meili in Zürich verwiesen wurde). Eventuell sei das Wort als eine deskriptive Sachbezeichnung zu erklären, wobei es gleich gültig sei, ob man es mit blutbildend oder mit aus Blut er zeugt übersetze. Die Firma Nicolay Cie. müsse denn auch selbst das Wort nicht als schutzfähig betrachtet haben, da sie stets nur die Marke Dr. med. Ad. Hommels Haematogen , und nicht die Marke Haematogen , verwendet habe, wie sie auch erst im Jahre 1897, nachdem sie ihr Fabrikat schon jahrelang vertrieben gehabt habe, auf die Idee gekommen sei, das Wort als Marke eintragen zu lassen. Weiter eventuell habe sich dieses seit der Eintragung zum Freizeichen entwickelt und allereventuellst sei es durch Nicht gebrauch während drei Jahren nach Art. 9 MSchG zum Frei zeichen geworden. Was die klägerische Marke Haematogen betreffe, so sei sie das Warenzeichen für ein von der Klägerin hergestelltes Haematogen, das alle bisher im Handel befindlichen, auch das Hommel'sche, an Haemoglobin Gehalt übertreffe, und das die Klä gerin bei seiner Einführung in den Handel als Kronen Haema togen und nach erfolgter Patenterteilung als Patent Kronen Hae matogen vertrieben habe, aus welchen Bezeichnungen das als Marke gewählte zusammengezogene Wort Kronaematogen gebildet worden sei. Diese Marke müsse schon wegen des ihr in Deutschland im Mai 1905 erteilten Schutzes auch in der Schweiz geschützt werden, wie sich aus dem Art. 6 der internationalen Konvention vom
März 1883 und dem Protokoll der Brüsseler Konferenz vom
September 1900 in Verbindung mit dem Abkommen zwischen Deutschland und der Schweiz vom 26. Mai 1902 ergebe. Aber auch bei materieller Prüfung erweise sie sich als schutzfähig: Das zum vornherein, wenn die gegnerische Marke Haematogen als un gültig erklärt werde; im umgekehrten Falle aber desgleichen, weil sich beide Marken durch die verschiedene Betonung und Klangfarbe hinlänglich von einander unterscheiden. Aus entsprechenden Gründen sei auch die klägerische Bildmarke Nr. 23,901 zu schützen. Mit dem Begehren auf Bezahlung der 10,000 Fr. sodann werde der Schaden eingeklagt, den die Gesellschaft Sicco und der Apotheker Baer durch die ungerechtfertigte Strafanzeige erlitten hätten, wobei ir tort moral je 2000 Fr., als Ersatz der Anwaltsspesen 331 Fr. 15 Cts., wegen Zeitverlust 600 Fr. und als entgangener Gewinn, verursacht durch die rechtswidrige Hemmung, die der Ver trieb des klägerischen Prodoktes erlitten habe, je 2500 Fr. gefor dert würden. Das Begehren um Publikation des Urteils end lich rechtfertige sich, weil der Streit in die breite Offentlichkeit ge drungen sei.
Die Beklagte hat beantragt, die Klage in vollem Umfange abzuweisen, und folgende Widerklagebegehren gestellt:
Es sei die von der Klägerin Sicco , G. m. b. H., unter Nr. 22,124 beim eidgen. Amt für geistiges Eigentum hinterlegte Marke Kronaematogen als ungültig zu erklären.
Ebenso sei auch die Löschung der von der Klägerin Sicco unter Nr. 23,901 hinterlegten Bildmarke mit der Aufschrift Hae matogen anzuordnen.
Es sei beiden Widerbeklagten der Gebrauch der Bezeichnungen Kronaematogen und Haematogen für pharmazeutische Pro dukte zu untersagen.
Es sei festzustellen, daß beide Widerbeklagte durch die Her stellung, Ausstellung und den Vertrieb der vorgelegten Kartons, Etiketten, Flaschen und Gebrauchsanweisungen des als Kronae matogen und Haematogen betitelten Produktes der Sicco , sowie durch die Vervielfältigung und den Vertrieb der Heilmittel AS 36 II 1910
revue 1907 Nr. 3 gegenüber der Widerklägerin gemeinsam un lautern Wettbewerb begangen hätten und es sei der Widerklägerin daher der weitere Vertrieb des genannten Verpackungs und Re klamematerials zu verbieten, unter der Androhung von Zwangs vollzug und Schadenersatz sowie event. Überweisung an den Straf richter. 5. Publikation des Urteils auf Kosten der Widerbeklagten in denselben Organen, in denen sie die Publikation eines ihnen gün stigen Urteils verlangten. Die Beklagte und Wiederklägerin bestreitet die Behauptung, daß sie das Wort Haematogen nicht für sich allein als Marke ver wendet habe, und führt aus, dieses Wort sei, wie bereits der Pro zeß Bret c. Nicolay Cie. ergeben habe, eine originelle Schöpfung Dr. Hommels und eine gültige Marke, weil das Publikum unter Haematogen nur das Produkt des Beklagten kenne. Das Wort sei weder bei der Anmeldung der Marke Sachbezeichnung gewesen, noch nachher dazu geworden, und nicht einmal die klägerische Ge sellschaft selbst habe es als solche benutzt. Wenn es, wie der von den Klägern angerufene Entscheid des deutschen Patentamtes, übri gens mit Unrecht, annehme, wissenschaftlicher terminus technicus geworden wäre, so hätte das nicht genügt, um es zum Freizeichen zu machen, da es auf das Verhalten des großen Publikums, nicht der Professoren, Arzte, Droguisten und Apotheker, ankomme. Und wenn es nun in Deutschland infolge jener Entscheidung als Frei zeichen gelte und die Beklagte infolgedessen dort gezwungen sei, immer auf den Erfinder des Produktes hinzuweisen, so ändere das nichts daran, daß es in der Schweiz Individualzeichen geblieben sei (wofür auf ein Gutachten von Prof. Kohler in Berlin ver wiesen wird). Und namentlich könne hieraus auf keinen Verzicht auf die Marke geschlossen werden. Die Marke Kronaematogen sodann unterscheide sich nicht genügend von der Marke Haema togen", und sie kollidiere zudem auch mit der Marke Dr. med. Ad. Hommels Haematogen", bei der das Wort Haematogen eben falls den charakteristischen Bestandteil bilde. Letzteres gelte auch für die Bildmarke der klägerischen Gesellschaft. Damit gelange man zur Zusprechung der drei ersten Widerklagebegehren. Die Schadenersatz forderung der Gegenpartei sodann sei in jeder Beziehung unbe gründet und namentlich könne von Fahrlässigkeit oder gar Arglist der Beklagten bei der Einleitung der Strafuntersuchung nicht die Rede sein. Wohl aber hätten sich die Widerbeklagten gegenüber der Widerklägerin des unlautern Wettbewerbs schuldig gemacht, und durch das Widerklagebegehren 4 wolle die Beklagte hiegegen schützt werden. Ebenso rechtfertige sich die durch Widerklagebegehren 5 verlangte Veröffentlichung des Urteils. 4. Hinsichtlich der angefochtenen Wortmarke Haematogen empfiehlt es sich nach der Aktenlage, in erster Linie zu prüfen, ob bei ihrer Eintragung, anfangs 1897, das Wort Haematogen Sachbezeichnung, nämlich Bezeichnung für bestimmte, aus organi schen Stoffen gewonnene, eisenhaltige pharmazeutische Produkte gewesen sei, und ob es daher als Gemeingut laut Art. 3 Abs. 2 MSchG durch die Eintragung den gesetzlichen Schutz nicht habe erlangen können. a) Darüber ist zunächst in tatsächlicher Beziehung an Hand der vorinstanzlichen Feststellungen und, soweit diese unvollständig sind des vorhandenen Beweismaterials folgendes zu bemerken: In der Wissenschaft wurde der Ausdruck Haematogen als Hauptwort zuerst von Prof. Bunge verwendet, der damit eine von ihm aus dem Dotter von Hühnereiern gewonnene organische Eisen verbindung bezeichnete, und zwar erstmals im Jahre 1885 in der Zeitschrift für physiologische Chemie , und dann im Jahr 1887 in seinem Lehrbuch der physiologischen und pathologischen Chemie In diesem Lehrbuch bemerkt Bunge, daß er den Namen glaube wählen zu können, trotzdem er als Adjektivum (haematogener) icterus bereits in den medizinischen Sprachgebrauch eingeführt sei. Sodann wird in der Realencyclopädie der gesamten Phar macie von Geißler und Moeller, Jahrgang 1888, die Bungesche Substanz ebenfalls unter der Bezeichnung Haematogen behandelt. Im Anschluß an die Versuche Bunges hat darauf, anfangs der 90er Jahre, Dr. Marfori in Straßburg eine ähnliche Eisenverbin dung aus Eiweis und, wie es scheint, später auch aus der tierischen Leber hergestellt und sie ebenfalls Haematogen genannt. Hierüber wird, unter dieser Bezeichnung der Präparate, im Jahre 1892 in drei Zeitschriften berichtet, nämlich in der Deutschen medizinischen Zeitung (mit Berufung auf Schmiedebergs Archiv, Band 29,
als Quelle), in der Pharmazeutischen Zentralhalle für Deutsch land (Zeitung für wissenschaftliche und geschäftliche Pharmacie) und in dem vom deutschen Apothekerverein herausgegebenen jahresbericht für Pharmacie . Sodann findet sich im Jahrgang 1893 der Pharmazeutischen Zentralhalle eine Briefkastenantwort, die über die Zusammensetzung des Haematogens als eines haemo globinartigen Präparates Auskunft gibt. Ein längerer Artikel der Pharmazeutischen Zentralhalle vom 15. März 1894 referiert dann nochmals über die Versuche Bunges und Marforis und be zeichnet dabei das Bungesche Präparat wieder als Haematogen, welches Präparat gleich dem Marforis als Nahrungs oder Arz neimittel nicht verwendbar sei, weil es sich nicht in der erforder lichen Menge gewinnen lasse; im weitern werden die an Marfori sich anschließenden Versuche des Prof. Schmiedeberg in Straßburg erörtert, der eine ähnliche Eiseneiweißverbindung statt aus organi schen Stoffen auf künstliche Weise hergestellt und sie zur Unter scheidung von jenen andern Ferratin genannt habe, welches Pro dukt nunmehr im großen als praktisch verwendbares Heilmittel fabriziert werden könne. In der Realencyclopädie der gesamten Heilkunde von Eulenburg vom Jahre 1896 wird ferner erwähnt, daß die Eisenverbindung Bunges von diesem Haematogen genannt werde. Das Lehrbuch der Arzneimittellehre von Dr. Cloëtta Filehne spricht in seiner 9. Auflage von 1896 davon, daß der Mensch täglich ein gewisses Quantum Eisen in organischer, assi milierbarer Form (haematogene Substanz) aufnehme und daß es zweckmäßig sei, Eisen in Form von haematogener Substanz d. h. in jener Eiweißverbindung darzureichen, in der es in das Eiweißmolekül selber eingetreten sei. Im Jahrgang 1897 (S. 71 der Pharmazeutischen Zeitung wird unter der Aufschrift Dar stellung von Haematogen berichtet über eine Analyse von Dr. Hommels Haematogen , zugleich wird eine Vorschrift zur Dar stellung dieses Präparates nach Schmidt gegeben und dabei die Frage aufgeworfen, ob die letztere, sehr einfache Darstellungsweise nicht einen Eingriff in die Patentrechte Dr. Hommels bedeute. Im gleichen Band dieser Zeitschrift wird ferner bemerkt, daß die Darstel lung von Haematogen durch Schmidt zur Frage Veranlassung ge geben habe, ob die Befolgung der Schmidtschen Vorschrift eine Ver letzung des Dr. Hommelschen Patentes in sich schließe. Eine spätere Nummer dieser Zeitschrift, vom 11. August 1897, enthält eine Korrespondenz des Inhalts, daß entgegen einer von anderer Seite aufgestellten Behauptung Haematogen nach wie vor Freizeichen sei und jeder Apotheker sein eigenes Präparat so benennen könne, wogegen die Bezeichnung Dr. med. Ad. Hommels Haematogen eingetragenes Warenzeichen sei. Die Ausgabe von 1897 des in Zürich erschienenen Manuale der Arzneimittellehre von I. Minde erwähnt auf S. 152 Haematogen Marfori und Haematogen Hommel, Haemoglobinum unter näherer Angabe der Eigenschaften und Anwendungsart beider. Die Schweizerische Wochenschrift für Chemie und Pharmacie druckt in ihrer Nummer vom 7. April 1893 eine der Pharmazeutischen Zentralhalle entnommene Tabelle ab, enthaltend die Handelsnamen der in der Pharmacie neu ein geführten Heilmittel , welche Namen die komplizierten wissenschaft lichen (chemischen) Bezeichnungen zu ersetzen hätten. In dieser Tabelle figuriert u. a. auch Haematogen, Eisenalbuminat . Die Nummer vom 26. Februar 1897 dieser schweizerischen Zeitschrift sodann enthält einen Artikel über die Darstellung des Haema togen , worin wiedergegeben wird, was Schmidt im Pharmazeu tischen Wochenblatt über die Gewinnung des Haematogen aus Rinderblut berichtet habe; dabei wird der Unterschied zwischen der Darstellungsweise Schmidts von der früher durch Kottmeyer an gegebenen hervorgehoben und bemerkt, daß das nach seiner (Schmidts) Methode dargestellte Haematogen ein viel schöneres Aussehen habe und in jeder Hinsicht dem Handelsprodukte ent sprechen solle; offen bleiben möge, ob die sehr einfache Schmidtsche Darstellungsweise einen Eingriff in die durch Patent geschützten Rechte Dr. Hommels bedeute. b) Prüft man nun auf dieser tatsächlichen Grundlage die Frage, ob das Wort Haematogen bei seiner Eintragung als Marke in der Schweiz Warenbezeichnung gewesen sei, so steht zunächst nach dem, was über die Versuche Bunges und Marforis und die be treffenden Publikationen gesagt wurde, außer Zweifel, daß sich jedenfalls schon längere Zeit vorher, nämlich von Mitte der 1880er Jahre an, die Wissenschaft des Wortes bemächtigt hat, um damit Präparate zu bezeichnen, die mit dem Handelsartikel der Beklagten
nicht nur das gemeinsam haben, pharmazeutische Produkte zu sein, sondern pharmazeutische Produkte von wesentlich gleicher Art. Jene Präparate sind nämlich, wie dasjenige der Beklagten, organische Eisenverbindungen, und es waren ähnliche physiologische und pathologische Wirkungen, im besondern die Resorbierbarkeit des Eisens durch den menschlichen Körper, um derentwillen sie ein wissenschaftliches Interesse boten. Daß nachher Prof. Schmiede berg das von ihm dargestellte Präparat nicht ebenfalls Haema togen", sondern Ferratin genannt hat, läßt nicht, wie die Vor instanz meint, vermuten, die Wissenschaft habe damals, über die Ergebnisse der frühern Forschungen hinwegschreitend, die Bezeich nung Haematogen wieder fallen lassen. Wie sich vielmehr aus der oben erwähnten Publikation über das Ferratin ergibt, ist dieser Name von seinem Urheber als besondere Bezeichnung gegen über dem allgemeinen Ausdrucke Haematogen gewählt worden, der jenen andern Eiseneiweißverbindungen als gemeinsame Bezeich nung verbleiben sollte, wie sie auch gleichzeitig unter diesem Namen besprochen werden. Weit entfernt, daß der Name Haematogen als Bezeichnung für Eisenverbindungen der fraglichen Art in Vergessenheit geraten wäre, hat vielmehr bereits zu dieser Zeit sein Gebrauch als Sach bezeichnung das Gebiet der wissenschaftlichen Forschung überschritten und sich in denjenigen Kreisen Eingang verschafft, welche die von der Wissenschaft hergestellten neuen Stoffe praktisch zu Heilzwecken verwenden und sie gewerblich verwerten, also namentlich bei den Apothekern und Arzten. Das wird zur Genüge belegt durch die oben angeführten Auszüge aus den verschiedenen Zeitschriften, Lexiken und Lehrbüchern pharmazeutischen und medizinischen In haltes, Publikationen, die von den im Berufsleben stehenden Prak tikern gelesen werden und worin überall das Wort Haematogen als Sachname für gewisse Eisenverbindungen figuriert und in Hinsicht auf seine praktische Verwertbarkeit in der Pharmacie und Heilkunde besprochen wird. Wenn die Vorinstanz einzelnen von diesen Belegen die Beweiskraft abgesprochen hat, so beruht das durchwegs auf einer rechtsirrtümlichen Auffassung ihres Inhaltes: Was zunächst die Auskunfterteilung in der pharmazeutischen Zen tralhalle vom 23. Februar 1893 betrifft, so kann hier das Wort Haematogen nur als Sachbezeichnung gemeint sein, da es bloß auf die Herstellungsart und die Eigenschaften des Präparates be zogen wird und jeder Hinweis auf einen bestimmten Fabrikanten fehlt. Ferner will die Stelle in der Pharmazeutischen Zeitung von 1897, woselbst eine Analyse von Dr. Hommels Haematogen erwähnt wird, auf Dr. Hommel als Fabrikanten einer Ware, deren Sachname Haematogen ist, hinweisen, wie sich aus der Überschrift des Artikels Darstellung von Haematogen und daraus ergibt, daß gleichzeitig von der Darstellung des Präparates durch Schmidt die Rede ist. Die spätere Notiz im gleichen Jahrgang fest dieser Zeitschrift spricht nicht, wie die Vorinstanz aktenwidrig stellt, von Dr. Hommels Haematogen, sondern schlechthin von Haematogen und seinen Darstellungsverfahren und erwähnt Dr. Hommel nur als allfälligen Inhaber von patentrechtlichen An sprüchen für seine besondere Herstellungsart des Präparates. Das gleiche gilt von der Mitteilung in der schweizerischen Wochenschrift für Pharmacie und Chemie vom 26. Februar 1897. Mit Unrecht hält ferner die Vorinstanz für ungewiß, ob in der Nummer vom 7. April 1893 dieser schweizerischen Zeitschrift, woselbst Haema togen in der dort abgedruckten Tabelle der Handelsnamen neu eingeführter Arzneimittel figuriert, mit diesem Worte noch ein anderes als das Produkt der Beklagten gemeint sei. Das Gegen teil darf daraus geschlossen werden, daß das Wort als Handels name unter Angabe der allgemeinen chemischen Eigenschaft (Eisen albuminat) und ohne Hinweis auf einen Fabrikanten aufgeführt wird. In diesem Zusammenhang ist ferner zu bemerken, daß die Vorinstanz ein für die Kläger sprechendes Beleg übersehen hat, nämlich die Einsendung in der Pharmazeutischen Zeitung vom 11. August 1897, wonach die unrichtige Nachricht, das Wort Haematogen sei in Deutschland für die Rechtsvorfahrin der Beklagten als Warenzeichen eingetragen worden, berichtigt und erklärt wird, es sei nach wie vor Freizeichen, und jeder Apotheker dürfe sein eigenes Präparat Haematogen nennen. Rechtsirrtümlich ist sodann namentlich auch die Auffassung der Vorinstanz, die sie bereits in ihrem frühern Entscheide in Sachen M. A. Bret gegen die Firma Nicolay Cie. vertreten hat, daß die Verwendung des Wortes Haematogen in adjektivischer Form für die vorliegende
Frage unerheblich sei, indem sie die markenrechtliche Verwendung des Substantivs nicht habe verhindern können. Vielmehr kommt es für die Frage, ob mit einem Worte auf eine Sache in gene reller Weise, und nicht zugleich individualisierend auf ihre Bezie hung zu einer bestimmten Person, hingewiesen werden will, in der Regel nicht darauf an, ob mit dem Worte die Sache selbst als Gegenstand oder eine für sie charakteristische Eigenschaft be nannt wird. Im Gegenteil kann im letztern Falle die Funktion des Wortes als allgemeiner Bezeichnung nur noch deutlicher zu Tage treten. Namentlich aber zeigt sich dann, wenn, wie hier, der Verkehr aus dem Sachwort noch ein zugehöriges Eigenschafts wort ableitet, und von haematogener Substanz , als einer orga nischen, assimilierbaren Eisenverbindung, von pillules hémato gènes, haematogenhaltigen Pillen (Fall Bret) spricht, ein beson deres entschiedenes Bestreben des Sprachgebrauches, das Wort als allgemeine Bezeichnung anzuerkennen und festzuhalten und eine Aneignung als besondere Bezeichnung auszuschließen. Was über die Verwendung des Ausdruckes Haematogen als Sachbezeichnung bisher gesagt worden ist, gilt nicht nur für Deutschland, sondern auch für die Schweiz. Schon an sich liegt die Ansicht nahe, daß die kommerziellen und kulturellen Bezie hungen und der Ideenaustausch zwischen den beiden Ländern dazu führen mußte, das Wort auch im Gebiete der Schweiz als Sach bezeichnung im genannten Sinne in den erwähnten Verkehrskreisen einzubürgern. Außer Zweifel steht die Richtigkeit dieser Auffassung, wenn man berücksichtigt, daß die erwähnten Publikationen zu einem nicht unbedeutenden Teil von der Schweiz ausgegangen sind, daß zwei davon auf deutsche Veröffentlichungen Bezug nehmen und daß die beiden andern besonders beweiskräftig sind, nämlich das verbreitete Lehrbuch der Arzneimittellehre von Cloëtta, das von haematogenen Substanzen spricht, und Mindes Manuale der Arzneimittellehre, das neben dem Haematogen Hommel das Haematogen Marfori aufzählt und von jedem die besondern Eigenschaften und die Art seiner Anwendung angibt. Ist nach all dem das Wort Haematogen im Jahre 1897 bei einer Eintragung als Marke Sachbezeichnung für pharmazeutische Präparate der von der Beklagten fabrizierten Art gewesen, indem es sowohl in der Wissenschaft zur Bezeichnung theoretisch interessie render neuer Stoffe, als bei den Apothekern und Medizinern Bezeichnung einer bestimmten Art von Heilmitteln gedient haite woran auch die Behauptung der Beklagten nichts ändert, daß die fraglichen Präparate und damit das Wort Haematogen noch nicht als offiziell anerkanntes Mittel in den Pharmacopäen figu rierten , so konnte es damals nicht als Individualzeichen an geeignet und durch eine Eintragung nicht markenschutzfähig werden. Ob und wiefern sein Gebrauch nur zu wissenschaftlichen Zwecken schon genügt hätte, ihm die Markenfähigkeit zu nehmen (was die Beschwerdeabteilung des deutschen Patentamtes in ihrem die Wort marke Haematogen betreffenden Entscheide bejaht), kann dahin gestellt bleiben, indem ein Markenrecht jedenfalls dann ausge schlossen ist, wenn das Wort auch im praktischen Verkehrsleben als Sachbezeichnung dient. Hieran ändert auch nichts, daß sich seine Verwendung als Sachbezeichnung, wie es scheint, noch auf jene besonden Berufskreise beschränkt hat, die zunächst mit den Produkten dieser Art zu tun haben und in denen sich daher zuerst das Bedürfnis nach einer für sie geltenden allgemeinen und ein fachen Bezeichnung fühlbar machte und daß also damals, wie an zunehmen ist, das große Publikum das Wort noch nicht oder nur wenig kannte und sich über dessen Bedeutung noch keine bestimmte Meinung gebildet haben mochte (vergl. auch Allfeld, Komm. zu den sdeutschen Gesetzen über das gewerbliche Urheberrecht, 1904, S. 454 unten). Man darf eben, wenn es sich, wie hier, darum handelt, inwiefern ein Wort wegen seiner Natur als geltendes Sachzeichen zur Schaffung eines Individualzeichens undienlich sei, nicht ohne weiteres die Grundsätze anwenden, die für die Entar tung des Individualzeichens zur Qualitätsbezeichnung gelten. In diesem Falle kommt es freilich darauf an, ob sich das Bewußtsein vom bisherigen Individualcharakter des Zeichens überall in den betreffenden Verkehrskreisen verloren habe und durch den Zeichen inhaber nicht mehr geweckt werden könne und ob also dieser seinen Besitz zu Gunsten der Allgemeinheit eingebüßt habe. Hier aber steht in Frage, ob ein Wort auch dann als Marke gewählt wer den könne, wenn es bereits als Sachbezeichnung zwar nicht im Munde aller, aber doch der Angehörigen bestimmter Fach oder
Berufsstände lebt und daher dem Sprachschatze als Allgemeinbesitz angehört (welche Voraussetzung in dem von der Beklagten haupt sächlich angerufenen Falle Rodinal, AS 28 II S. 557 Erw. 4, nicht zutrifft). Das ist aber zu verneinen, da einem Einzelnen das Recht zur Monopolisterung solcher Bezeichnungen zu seinem besondern Gebrauche nicht zustehen kann (vergl. Kohler, Mar kenrecht, S. 177, und namentlich die Ausführungen der Abteilung für Warenzeichen und der Beschwerdeabteilung des deutschen Patentamtes hinsichtlich der Marke Lanolin , abgedruckt im Blatt für Patentmuster und Zeichenwesen, IV, 1900, S. 242 ff.). Gegenüber den bisherigen Ausführungen läßt sich auch nicht einwenden, die Rechtsvorgängerin der Beklagten habe, weil sie ihre Produkte schon seit dem Jahre 1890 unter dem Namen Dr. Hommels Haematogen in den Handel gebracht hat, schon von da an in der Schweiz ein Markenrecht gehabt, nur daß es wegen der man gelnden Eintragung des gerichtlichen Schutzes nicht teilhaftig ge wesen sei. Um den Erwerb eines Markenrechtes am Namen Hae matogen selbst nicht an der Woriverbindung Dr. Hommels Haematogen, die hier nicht in Frage steht annehmen zu können, müßte vor allem, abgesehen von den sonstigen gesetzlichen Erfordernissen, dargetan sein, daß sich die Rechtsvorgängerin der Beklagten damals diesen Namen als Individualzeichen habe an eignen wollen. Dieser Nachweis fehlt aber; es darf sogar im Gegenteil als erstellt gelten, daß die Firma Nicolay Cie. das Wort als Sachbezeichnung aufgefaßt und verwendet hat und daß sie ihm gerade deshalb, in der Meinung, ihren Produkten noch eine individualisierende, auf den Ursprung hinweisende Bezeichnung geben zu müssen, den Zusatz Dr. Hommels hinzugefügt hat, um dann erst nach Jahren, als erste größere Fabrikantin solcher Eisenpräparate, zu versuchen, das Wort durch Eintragung ins Markenregister als befondere Bezeichnung für sich zu monopoli sieren. Mit Grund läßt sich nämlich zunächst vermuten, Dr. Hommel habe, als er sein Haematogenpräparat fand, von den frühern Mitteilungen, die über Dr. Bunges Produkt unter der Bezeich nung Haematogen in der Zeitschrift für Physiologie und im Bungeschen Lehrbuch enthalten waren, gewußt, da es sich doch hier um Dinge handelte, die für seine Studien und Versuche von Bedeutung sein konnten. Sodann ist namentlich bezeichnend, daß sich die Firma Nicolay Cie. jahrelang nicht darum bemüht hat, für das Wort den gesetzlichen Schutz zu erlangen, trotzdem es nunmehr auch von andern Forschern für ihre Präparate ver wendet wurde und sich damals immer mehr in den pharmazeuti schen und medizinischen Kreisen als Sachname für bestimmte Eisenverbindungen einlebte. Wenn sie ferner bei dieser Sachlage ihre eigene Ware unter der Bezeichnung Dr. Hommels Haema togen vertrieb, so mußte sie sich darüber klar sein, daß sie damit der Weiterverbreitung des Wortes als Sachname Vorschub leiste, indem das Publikum Dr. Hommels Haematogen eben nur als eines unter verschiedenen Haematogenpräparaten ansehen werde, und daß nur der Gebrauch des Wortes Haematogen für sich allein den Willen, es als Individualbezeichnung zu beanspruchen, beim Publikum richtig erkennen lassen könne (vergl. auch den er wähnten deutschen Entscheid betreffend Lanolin auf S. 248, zweite Spalte). Dafür aber, daß die Firma Nicolay Cie. wäh rend dieser Zeit das Wort nur als solches zur Bezeichnung ihrer Produkte verwendet hätte, bieten die Akten nicht den geringsten Anhaltspunkt. Jener Gebrauch als selbstgewählten Warennamen aber in Verbindung mit dem individualisierenden Zusatze Dr. Hommels schließt den Erwerb eines Markenrechtes am Worte Haematogen aus (vergl. AS 23 II S. 1636, 28 II S. 130/31 und 33 II S. 332, oben; vergl. auch Allfeld, S. 454, 1. Abs.). 5. Aus den erörterten Gründen ist also das erste auf Löschung der Marke Haematogen gerichtete Klagebegehren des halb gutzuheißen, weil das Wort Haematogen bei seiner Ein tragung als Marke Sachbezeichnung und daher Gemeingut und nicht markenschutzfähig gewesen ist. Es braucht daher auf die übrigen diese Marke betreffenden Anträge und Ausführungen der Parteien nicht eingetreten zu werden. Im besondern fällt damit das Aktenvervollständigungsbegehren, das die Kläger vor Bundes gericht gestellt haben, um weitere Beweise für die Ungültigkeit der Marke zu erbringen, als gegenstandslos dahin. Ferner bedarf es keiner Prüfung mehr, ob sich das Wort Haematogen , wenn es als Marke noch schutzfähig gewesen wäre, bei seiner Eintragung infolge weiterer Umstände (namentlich der dann doch nachher
Rückwirkung der deutschen und englischen Entscheide, die ihm den Markenschutz versagten, auf die Verkehrsauffassung in der Schwei, usf.) zur Sachbezeichnung entwickelt hätte, ob es, weil deskriptive Bezeichnung, überhaupt zur Marke ungeeignet sei, ob es dadurch, daß es in Deutschland als Sachbezeichnung erklärt wurde, von selbst auch in der Schweiz den Charakter eines Individualzeichens verloren hätte und ob endlich ein bestehendes Markenrecht daran infolge Nichtgebrauchs untergegangen wäre. 6. Bei der klägerischen Marke Kronaematogen ist mit der Vorinstanz davon auszugehen, daß sie in der Schweiz nicht schon wegen ihrer Eintragung in Deutschland geschützt werden kann. Aus Art. 6 Abs. 1 der internationalen Konvention vom 20. März 1883, der auch Deutschland beigetreten ist, läßt sich hiefür nichts herleiten. Denn diese Bestimmung schreibt, wie aus der Ziffer 4 des Schlußprotokolls der Konvention erhellt, nur vor, daß einer Auslandsmarke der Schutz nicht deshalb verweigert werden dürfe, weil die Zeichen, aus denen sie besteht, den durch die inländische Gesetzgebung aufgestellten Bedingungen ihrer Form nach nicht genügen (vergl. auch AS 22 S. 466 Erw. 5 und S. 1105 f. und 30 II S. 468/69). Hier aber handelt es sich um keine solche, die äußere Form der Marke, sondern um eine ihr Wesen und ihren materiellen Inhalt beschlagende Frage, indem nämlich zu entscheiden ist, ob die Marke Kronaematogen des halb, weil sie von der Marke Haematogen abgeleitet ist und diese nach dem Gesagten eine nicht schutzfähige Sachbezeichnung bildet, nun ebenfalls nicht geschützt werden könne. In dieser Be ziehung sind nun folgende Ausführungen der klägerischen Gesell schaft Sicco von Bedeutung: Es sei ihr gelungen, ein Haema togen zu erzeugen, das alle im Handel befindlichen hinsichtlich des Haemoglobingehaltes, also des wichtigsten Bestandteiles, weit über troffen habe. Dieses Haematogen Sicco habe sie infolge einer Krone auf der Etikette als Kronen Haematogen und nach der Patenterteilung unter der Marke Patent Kronen Haema togen in den Handel gebracht , und aus der Zusammenziehung von Kronen und Haematogen habe sie dann die Marke Kronaematogen gewonnen und sie eintragen lassen. Aus dieser Darstellung erhellt, daß es der Klägerin Sicco bei der Verwendung des Ausdruckes Kronen nur darum zu tun war, die gute Qualität ihres Haematogen gegenüber dem der Kon kurrenzfirmen hervorzuheben und daß die Art und Weise, wie sie das bei der Einführung ihres Produktes in den Handel getan hat, auch durchaus geeignet war, bei den Abnehmern die Auffas sung zu erwecken, es wolle mit dem Bilde oder dem Worte Krone nicht sowohl auf den Fabrikanten als auf die besondere Güte des Fabrikates hingewiesen werden. Bei dieser Sachlage aber konnte nach dem oben (Erw. 4 a. E.) Gesagten ein gültiges Marken recht nicht erworben werden, und es läßt sich zudem fragen, ob nicht das Wort Krone in solchen Verbindungen überhaupt als Qualitätsbezeichnung des Markenschutzes entbehre (vergl. AS 31 II S. 744 Erw. 2 und 3 betreffend den Ausdruck Rekord Nun hat freilich die klägerische Gesellschaft nachträglich die beiden Worte Kronen und Haematogen zu dem Gesamtworte Kro naematogen verschmolzen, und es ist nicht zu verkennen, daß dieser Wortverbindung als solcher nach ihrem Gesamteindruck und ihrer Betonung ein gewisser einheitlicher, selbständiger Charakter zukommt. Indessen sprechen doch gewichtigere Gründe gegen ihre Anerkennung als Individualzeichen. Auch im abgekürzten Bestand teil Kron kann man nämlich immer noch, da er im wesentlichen, namentlich seinem Klange nach, gleich geblieben ist, eine bloße Oalitätsbezeichnung erblicken und jedenfalls läßt sich nicht an nehmen, es sei sich nun lediglich dieser Abkürzung wegen die Ver kehrsauffassung bewußt geworden, daß der Ausdruck jetzt nicht mehr, wie bis anhin, als Hinweis auf die Qualität der Ware funktioniere, sondern daß er zur begrifflich bedeutungslosen Vor silbe umgewandelt sei. Sodann nimmt im Gesamtwort der zweite Teil aematogen eine überragende Stellung ein, und das bloße Fehlen des h, das wegen des vorangehenden n phonetisch nicht auffällt, vermag beim Leser und Hörer den Eindruck nicht zurück zudrängen, daß man es hier mit der Ware Haematogen und also beim Gesamtausdruck mit einer besondern Qualität dieser Ware zu tun hat. Und endlich wäre es unter den gegebenen Umständen gegenüber der Beklagten besonders unbillig, ihre Marke Haema togen zu löschen, die klägerische Kronaematogen aber aufrecht zu erhalten. Denn alsdann hätte sich die Klägerin nicht sowohl
um die gerichtliche Anerkennung des Wortes Haematogen als Sachbezeichnung bemüht und sie durchgesetzt, sondern sie wäre dazu gelangt, sich eine Individualbezeichnung zu sichern, in der dieses Sachwort immer noch mit genügender Deutlichkeit als Hauptbestandteil hervorträte, um die irrige Meinung auskommen zu lassen, daß es in irgend einer Weise Ursprungsbezeichnung sei und die Beklagte etwelches Sonderrecht auf seine Verwendung habe. Somit ist das auf Schutz der Marke Krongematogen ge richtete Klagebegehren 2 abzuweisen und dafür das Widerklage begehren 1, das diese Marke als ungültig erklärt wissen will, schützen. Ebenso erweist sich das Widerklagebegehren 2, womit die 7.- Löschung der klägerischen Kombinationsmarke Nr. 23,901 verlangt wird, als begründet. Denn der Wortbestandteil Haematogen dieser Marke, der nach dem Gesagten nicht schützbar ist, bildet hier, zusammen mit den darunter stehenden ebenfalls schutzunfähigen Worten Haemogl. dep. sterilis , das wesentliche Element des Markenbildes, dem gegenüber die figurativen Bestandteile (die tra pezartige Umrandung, die Krone und das Sonnenstrahlenbündel) nur nebensächliches Beiwerk sind. 8. Mit dem Widerklagebegehren 3 verlangt die Beklagte, es sei der klägerischen Gesellschaft der Gebrauch der Bezeichnung Kronaematogen und Haematogen für pharmazeutische Pro dukte zu verbieten. Diese Begehren sind in dem Sinne zuzu sprechen, daß die Klägerin die beiden Worte nicht als Individual zeichen und mit dem Anspruch auf markenrechtlichen Schutz ver wenden kann, wogegen ihr deren Verwendung als Warenbezeich nung nach den bisherigen Ausführungen freistehen muß. 9. Das Klagebegehren 3, wonach gegen die Beklagte eine Schadenersatzforderung geltend gemacht wird, weil sie rechtswidriger Weise gegen die Kläger eine Strafuntersuchung wegen Marken rechtsverletzung veranlaßt habe, ist als unbegründet abzuweisen. Zwar kann nach dem Gesagten nicht mit der Vorinstanz darauf abgestellt werden, die Klägerin habe dadurch, daß sie ihr Produkt unter der Bezeichnung Kronaematogen in der Schweiz vertrieb, ein Markenrecht der Beklagten verletzt. Dagegen läßt sich immer hin das Verhalten der Beklagten nach der Aktenlage nicht als schuldhaft ansehen, indem die streitigen Markenrechtsfragen damals noch unabgeklärt waren und die Beklagte in gutem Glauben an nehmen konnte, daß die Klägerin, die ihre Ware unter ähnlichem Namen und mit wörtlicher Benützung der klägerischen Gebrauchs anweisung in die Schweiz einführte, in ihre Rechtssphäre eingreife. Zudem hat sich dieses Strafverfahren im wesentlichen auf eine Hausuntersuchung, die in diskreter und schonender Weise vorge nommen wurde, beschränkt und ist dann wieder sistiert worden. Es läßt sich auch nicht annehmen, daß den Klägern daraus ein nennenswerter Schaden erwachsen sei. Wenn die Beklagte über dieses Verfahren eine Mitteilung in der Presse hat erscheinen lassen, so geschah dies als Antwort auf eine Veröffentlichung der Kläger, sodaß diese daran schuld sind, wenn die Angelegenheit in weitere Kreise gedrungen ist. 10. Anderseits kann auch das Widerklagebegehren 4 der Beklagten nicht geschützt werden, wonach die Beklagte festgestellt wissen will, daß die Kläger vermittelst des von ihnen verwendeten Verpackungs und Reklamematerials gegenüber ihr unlautern Wettbewerb begangen habe, und womit sie ferner verlangt, daß der Richter ihnen die weitere Verwendung des Materials verbiete. Es genügt, in dieser Hinsicht auf die zutreffenden Ausführungen der Vorinstanz zu verweisen, die dartun, daß eine eigentliche Rechtsverletzung in allen diesen Punkten nirgends vorliegt, wenn auch in einer Beziehung, nämlich hinsichtlich der Verwendung der gleichen Gebrauchsanweisungen, die Handlungsweise der Klägerin nicht gerade als korrekt gelten kann. Was im besondern die Ver breitung des Separatabdruckes der Heilmittelrevue betrifft, so läßt sich immerhin den Klägern nicht schlechthin verbieten, die Worte Kronaematogen , Haematogen und Pateni Kronen Haematogen zur Bezeichnung der Produkte der Gesellschaft Sicco zu benützen, sondern es muß ihnen deren Benützung als Sachbezeichnung entsprechend dem in Erwägung 8 bemerkten Vor behalte erlaubt sein. 11. Die von beiden Seiten gestellten Anträge auf Ver öffentlichung des Urteils (Klagebegehren 4 und Widerklagebegehren 5) sind abzuweisen. Soweit es sich um die streitigen Markenrechte handelt, wird das Publikum durch die vorzunehmenden Register
einträge und ihre Veröffentlichung über den durch das Urteil ge schaffenen Rechtszustand hinreichend aufgeklärt. Hinsichtlich übrigen Streitpunkte besteht nach der Sachlage kein Interesse, ihre Erledigung öffentlich bekannt zu machen. Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Die Berufung und die Anschlußberufung werden teilweise gut geheißen, und es wird in teilweiser Abänderung des angefochtenen Urteils des zürcherischen Handelsgerichts vom 8. Juni 1909 erkannt: