Art. 5, 31, 32 MSchG; mark imitation and priority of use; the assessment of deceptive similarity is based on the overall impression of the sign in visual and phonetic terms, whereas conceptual divergence is insufficient where the relevant public does not understand the meaning of the words used. In combined marks, secondary figurative elements recede behind the dominant verbal element if that element determines the trademark's distinctive character. The special remedies of the Trademark Act exclude recourse to the general rules of unfair competition as a substitute basis; confiscation extends to the means of imitation, not automatically to goods that remain usable after removal of the sign. Damages are assessed according to the concrete commercial impact, including the reduction of demand and discrediting of the mark (consid. 3-6).
Am 10. Dezember 1898 hat der Kläger Ernst Degou mois, Uhrenfabrikant in St. Immer, beim eidgenössischen Amte für geistiges Eigentum eine Marke Nr. 10,627 für Uhren und Uhrenbestandteile, von folgender Gestalt, hinterlegt: In einem größern Kreise befindet sich in konzentrischer Lage ein kleinerer Kreis, der seinerseits eine fünfzackige Sternlinie umschließt. In deren Mitte ist der Buchstabe D angebracht. Im obern Teil des von den Kreisen gebildeten Bandes steht das Wort BONHEUR , im untern Teil das Wort DEPOSE ; zwischen den zwei Worten befinden sich beiderseits zwei Punkte. Am 8. Mai 1905 hat die beklagte Firma Obrecht Cie. in Grenchen ebenfalls für Uhren und Uhrenbestandteile die Marke Nr. 18,786 hinterlegt, die ausschließlich aus dem Worte HONNEUR besteht. Schon vorher hatte der Kläger seine Marke BONHEUR unter
Weglassung der figurativen Bestandteile der frühern Eintragung als bloße Wortmarke gebraucht, wobei er immerhin die Anfangs und Endbuchstaben dieses, in Bogenform geschriebenen Wortes mit kleinen Verzierungen umgab. In dieser neuen Form ist die Marke am 11. April 1907 unter Nr. 21,955 eingetragen worden. Mit der vorliegenden Klage hat nunmehr der Kläger die Be gehren gestellt: I. Die Marke HONNEUR der Beklagten sei als eine Nachahmung der vom Kläger am 10. Dezember 1898 deponierten und seit diesem Zeitpunkte gebrauchten Marke BONHEUR zu erklären. II. Die Hinterlegung der angefochtenen Marke sei nichtig zu erklären und das Amt für geistiges Eigentum anzuweisen, diese Marke zu löschen. III. Die bei der Beklagten vorhandenen und mit der Marke HONNEUR versehenen Uhren und Uhrenbestandteile, Platten und Stempel seien zu konfiszieren. IV. Es sei der Beklagten für die Zukunft zu untersagen, ihre Fabrikate mit der angefochtenen Marke zu versehen und zu ver kaufen. V. Die Beklagte habe dem Kläger den verursachten Schaden mit 10,000 Fr. nebst Zins zu 5% seit der Klageanhebung zu ersetzen; eventuell sei sie grundsätzlich schadenersatzpflichtig zu erklären. VI. Das verurteilende Erkenntnis sei auf Kosten der Beklagten in vier Zeitungen nach der Wahl des Gerichts zu veröffentlichen. Entsprechend dem Antrag der Beklagten hat die Vorinstanz mit ihrem ersten Urteile vom 14. Oktober 1909 die Klage gänzlich abgewiesen, von der Erwägung aus, daß die angefochtene Marke sich genügend von der kombinierten Marke Nr. 10,627 unterscheide, während sie freilich mit der vom Kläger im Jahre 1907 hinter legten Wortmarke eine ausgesprochene Ähnlichkeit aufweise, daß hingegen der Kläger den Nachweis der Priorität des Gebrauches seiner Wortmarke gegenüber der Verwendung der angefochtenen Marke durch die Beklagte nicht erbracht habe und damit eine Vor aussetzung für die behauptete Markenrechtsverletzung fehle. Im Revisionsurteil vom 26. Februar 1910, das diesen Entscheid auf hebt, erklärt die Vorinstanz unter Berichtigung ihrer frühern An nahme, jene Priorität des Gebrauchs sei durch das Beweisergebnis dargetan; und sie führt dann aus, daß sie auch jetzt noch keine Markenrechtsverletzung annehmen könne, daß aber eine concurrence déloyale der Beklagten vorliege, indem diese doloser Weise eine der klägerischen täuschend ähnliche Marke verwendet und den Kläger dadurch geschädigt habe. Gestützt hierauf hat sie in der oben wieder gegebenen Weise erkannt. 2. In Frage stehen nur noch die zwei gegen das Urteil vom 26. Februar 1910 ergriffenen Berufungen, während die gegen das Urteil vom 14. Oktober 1909 eingelegte dadurch gegenstands los geworden ist, daß jenes spätere Urteil dieses frühere aufge hoben und über sämtliche Klagebegehren neu entschieden hat. 3. In tatsächlicher Beziehung muß als erstellt gelten, daß der Kläger seine kombinierte Marke Nr. 10,627 früher hinterlegt und verwendet, und daß er seine im Jahre 1907 hinterlegte Wort marke BONHEUR früher verwendet hat, als die Beklagte die angefochtene Marke HONNEUR . Der Vertreter der Beklagten hat zwar heute bestritten, daß der Kläget den Beweis der Priorität des Gebrauches seiner Wortmarke BONHEUR erbracht habe. Allein die Vorinstanz nimmt gestützt auf verschiedene Zeugenaus sagen (namentlich die des Zeugen Ditisheim) ohne Aktenwidrigkeit das Gegenteil an, daß nämlich der Kläger seine Wortmarke schon vor dem Jahre 1902 verwendet habe, als die Beklagte laut ihre Behauptung die ihrige auf Balancier-visible-Uhren anzubringen anfing. Das Bundesgericht hat die Lösung dieser Beweisfrage nicht auf ihre Richtigkeit nachzuprüfen, namentlich auch nicht insoweit, als es sich um die Unbefangenheit der abgehörten Zeugen handelt, von welchem Gesichtspunkte aus diese Lösung heute im wesentlichen angefochten worden ist. Hat aber der Kläger seine Wortmarke vor derjenigen der Beklagten gebraucht, so ist nach dem Art. 5 MSchG sein Markenrecht trotz der spätern Eintragung seiner Marke zu vermuten, und da die Beklagte diese Vermutung nicht zu entkräften versucht hat, so ist der Kläger sowohl hinsichtlich seiner Wortmarke als hinsichtlich seiner kombinierten Marke, bei der auch die Priorität der Eintragung besteht, im Verhältnis zur Beklagten des Marken schutzes teilhaftig. 4. Seine Klage ist denn auch eine solche aus dem Marken schutzgesetz, indem laut ihrer Begründung der Kläger sowohl seine kombinierte, als auch seine Wortmarke (diese freilich, ohne sie in
den Klagebegehren ausdrücklich zu erwähnen) gegen Nachahmung geschützt und die gegnerische Marke als gesetzwidrige Nachahmung erklärt wissen will. Mit Unrecht kommt deshalb die Vorinstanz, trotzdem sie annimmt, daß wirklich eine Nachahmung vorliege, dazu, statt der markenrechtlichen Bestimmungen die über die con currence déloyale anzuwenden und kraft ihrer der Beklagten den künftigen Gebrauch der angefochtenen Marke zu verbieten und sie zu einer Entschädigung zu verurteilen. Das Verbot der Nachah mung einer Marke und die an die Übertretung dieses Verbotes geknüpften Rechtsfolgen ergeben sich aus dem Markenschutzgesetze selbst, und das gemeine Recht kann dabei nicht in Konkurrenz mit dem Spezialgesetz, sondern nur, was hier außer Betracht fällt, sub sidiär zu seiner Ergänzung Platz greifen. 5. Für die Frage der Nachahmung kommt es bei beiden klägerischen Marken, auch bei der kombinierten Marke Nr. 10,627, darauf an, ob das von der Beklagten gebrauchte Wort HON- NEUR dem vom Kläger gebrauchten Worte BONHEUR täuschend ähnlich sei. Denn wenn auch die kombinierte Marke neben dem Wortbestandteil noch figurative Elemente aufweist, so sind diese doch gegenüber jenem Bestandteil so elementarer und nebensächlicher Natur, daß sie vor ihm zurücktreten und daß der Wortbestandteil seiner bildlichen und lautlichen Eigenart und Distinktivkraft der ganzen Marke ihr Gepräge verleiht und den in der Erinnerung haftenden Eindruck bewirkt. Sobald deshalb die beiden Worte täuschend ähnlich sind, so genügt das, um in der Marke HONNEUR eine unerlaubte Nachahmung auch der klägerischen Kombinationsmarke zu erblicken, ganz abgesehen davon, ob nicht der Wortbestandteil dieser Marke für sich allein als schutz fähig gelten müsse (vergl. in letzterem Sinne AS 23 I S. 645, und Adler, System des österreichischen Markenrechtes, Wien 1909, 273/8). Eine solche Ähnlichkeit der beiden Worte liegt nun in der Tat, wie auch die Vorinstanz annimmt, vor: Zunächst ist der Eindruck, den sie auf das Auge machen, ein so gleichartiger, daß die Mög lichkeit der Verwechslung in hohem Grade besteht. Jedes der Worte ist zweisilbig und enthält sieben Buchstaben, die im allgemeinen identisch sind und sich in gleicher Reihe folgen, nämlich mit den zwei einzigen Ausnahmen, daß der Anfangskonsonant hier ein B und dort ein H, und der Mittelkonsonant hier ein H und dort ein N ist, welche Unterschiede aber bei der ähnlichen Form dieser mit Majuskeln geschriebenen Buchstaben und bei der Klein heit der Schrift eine erhebliche Differenzierung der gesamten Wort bilder nicht zu bewirken vermögen. Neben diese Gleichartigkeit des Gesichtseindruckes tritt sodann eine solche des Eindruckes der ge sprochenen Worte auf das Gehör; ihre Klangwirkung gleicht sich im wesentlichen völlig, indem auch hier die zwei verschiedenen Kon sonanten nur eine leichte Nüancierung zur Folge haben. Das einzige differenzierende Moment ist die begriffliche Verschiedenheit der beiden Worte. Aber diese besitzt für die Unterscheidbarkeit nicht für sich allein Bedeutung, sondern nur neben und in Verbindung mit dem Gesichts und dem Gehöreindruck, und durch die Gleich artigkeit der letztern wird seine Distinktivkraft ebenfalls abgeschwächt. Dazu kommt sodann namentlich noch, daß die Verschiedenheit des Sinnes der beiden Worte insoweit überhaupt keine Rolle spielt, als dem kaufenden Publikum dieser Sinn meistens nicht erkennbar ist. Laut den Akten befindet sich nämlich das Absatzgebiet der frag lichen Uhren nicht in Frankreich, sondern in andern Ländern, be sonders in Rußland, und bei dem niedrigen Preise der Uhren können die Detailabnehmer auf diese, und nicht auf die Grossisten, wie die Vorinstanz meint, kommt es an sich nur aus Bevöl kerungsschichten rekrutieren, die der französischen Sprache zum größten Teil nicht mächtig sind. Kennt aber der Käufer die Wortbedeutung nicht, so ist er in viel höherem Maße der Verwechslungsgefahr ausgesetzt, die die Gleichartigkeit der Gesichts und Gehörseindrücke in sich birgt. Das Gesagte schon läßt endlich darauf schließen, daß man es mit einer bewußten Nachahmung zu tun hat. Ein Zweifel darüber kann dann nicht mehr obwalten, wenn man ferner berück sichtigt, daß die Beklagte als größere Firma über die in der Uhren branche verwendeten Marken orientiert sein und daher auch die gegnerische Marke gekannt haben muß und daß sie ihre Wortmarke nicht entsprechend der Eintragung, sondern in abgeänderter, der klägerischen angepaßter Form verwendet hat, indem sie dem Worte HONNEUR ebenfalls eine bogenförmige Gestalt verlieh und es mit ähnlichen Verzierungen umgab, wie der Kläger (vergl. im
übrigen noch AS 34 II Nr. 93, bes. S. 770 Erw. 6; Bundes gerichtsentscheid i. S. Klingler c. Dr. H. Bleier Cie., vom 22. April 1940 ; und Adler, a. a. O., S. 229). 6. Damit gelangt man zur Gutheißung der beiden ersten Klagebegehren, wonach die angefochtene Marke Nr. 18,776 als Nachahmung der klägerischen Marke Nr. 10,627 nichtig erklärt und ihre Löschung verfügt werden soll. Ferner ist das dritte Klagebegehren gestützt auf die Art. 31 und 32 MSchG insoweit zuzusprechen, als damit die Konsiskation der Stempel und Platten, die zur Anbringung der Marke dienten, verlangt wird. Von einer Konfiskation auch der mit der Marke versehenen Fabrikate ist dagegen Umgang zu nehmen; denn sie sind nach Ausmerzung des Markenbildes für die Beklagte noch verwendbar, und ein Miß brauch scheint deshalb ausgeschlossen, weil, wie sich aus dem Ge sagten bereits ergibt, auch das Rechtsbegehren IV gutzuheißen ist, wonach der Beklagten verboten werden soll, ihre Fabrikate künftig mit der angefochtenen Marke zu versehen oder zu verkaufen. Dem Begehren VI aber, die Veröffentlichung des Erkenntnisses zu ver fügen, ist keine Folge zu geben. Die Interessenten im Uhrenhandel erfahren die Ungültigkeitserklärung der Marke schon aus dem amt lichen Löschungsvermerke, und für das kaufende Publikum in den allein in Frage kommenden auswärtigen Ländern ist die vorge schlagene Publikation wirkungslos. Es ist auch durch das Verbot, die Marke weiterhin zu verwenden, gegen fernere Täuschung hin länglich geschützt, und dem Kläger steht es zudem frei, von sich aus auf seine Kosten die beteiligten Verkehrskreise vom Ausgange des Rechtsstreites noch besonders zu benachrichtigen. Hinsichtlich des Schadenersatzes (Klagebegehrens V) ist zu sagen, daß der Kläger gemäß dem Entscheid des Bundesgerichts vom 19. Juni 1896 (AS 22 Nr. 94 Erw. 2) zur Liquidierung auch des vor der Eintragung der reinen Wortmarke entstandenen Schadens berechtigt ist. Doch wäre, selbst wenn man den in jenem Entscheide aufgestellten Grundsätzen nicht beipflichten wollte, auch schon gestützt auf die frühere Eintragung der kombinierten Marke seine Legitimation hiezu anzuerkennen, da die neuere Praxis auch des Bundesgerichts den Schutz einer kombinierten Marke auch auf die einzelnen wesentlichen Wortbestandteile ausgedehnt hat (vergl. Nr. 42 dieses Bandes, S. 233 ff. (Anm. d. Red. f. Pall.) den schon zitierten Entscheid: AS 23 I S. 645). Im übrigen fällt bei der Schadensbemessung zunächst in Betracht, daß die Zahl der mit der angefochtenen Marke verkauften Uhren verhältnismäßig gering war (1784 Stück), daß es sich um billige Uhren handelt und daß die vom Beklagten erzielte Einnahme nicht einfach dem entgangenen Gewinne des Klägers gleichgestellt werden kann, um soweniger als die Beklagte ihre Uhren bedeutend billiger verkaufte, als der Kläger (dieser zu 11 bis 13 Fr., jene zu 5 Fr. das Stück). Insoweit wäre die von der Vorinstanz zugesprochene Er satzsumme von 500 Fr. ausreichend. Dagegen hat die Vorinstanz mit Unrecht verneint, daß die klägerische Marke durch das Vor gehen des Beklagten diskreditiert worden sei. Nach den Akten ist der Absatz der mit der klägerischen Marke versehenen Balancier visible-Uhren nach dem Auftreten der gegnerischen Marke im Handel von Jahr zu Jahr, namentlich anfangs, in bedeutendem Maße, zurückgegangen. Mögen auch noch andere Ursachen dazu mit gewirkt haben, so namentlich in größerem Umfange der Umstand, daß man es mit einem Modeartikel zu tun hat, der mit der Zeit weniger begehrt wurde, so liegt doch jedenfalls ein Grund auch darin, daß die Beklagte die fragliche Spezialuhr in schlechterer Qualität fabrizierte und damit eine Verminderung der Nachfrage aus dem Kundenkreis der Klägerin bewirkte. Von diesem Gesichts punkte aus rechtfertigt sich eine Erhöhung des vorinstanzlich ge sprochenen Betrages auf 1500 Fr. Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Die Berufung des Klägers wird teilweise gutgeheißen, nämlich dahin, daß die Klagebegehren I, II und IV voll zugesprochen wer den, das Klagebegehren III, soweit der Kläger die Konfiskation der Platten und Stempel verlangt, und das Klagebegehren V in dem Umfange, daß die dem Kläger zu leistende Entschädigung von 500 Fr. auf 1500 Fr., zinsbar zu 5 % seit der Klageanhebung (23. Dezember 1907), erhöht wird. In den übrigen Punkten wird das angefochtene Urteil des solothurnischen Obergerichtes vom 26. Februar 1910 bestätigt. Die Berufung der Beklagten wird abgewiesen.