Art. 3 Abs. 2 MSchG; Art. 2 Abs. 2 MSchG; a word sign becomes common property and loses trademark protection as soon as, in Swiss commerce, it has turned into the general designation of the goods concerned. Foreign trademark protection does not prevent this consequence. Decisive is the perception in Switzerland at the relevant time. The proprietor may avert the degeneration of an individual sign into a generic term only by timely and effective measures capable of preserving the public understanding of the sign as an indication of origin. If the transformation has occurred, any interested party is entitled to seek cancellation of the invalid mark.
Louis Ritz Cie. in Hamburg, die ein Produkt gleicher Art, nämlich ebenfalls ein aus Petroleum gewonnenes Gelée herstellt, verlangt, es sei diese Marke nichtig zu erklären und das Urteil in mehreren vom Gerichte zu bestimmenden Zeitungen zu veröffent lichen. Zur Begründung beruft sie sich darauf, daß das Wort Vaseline seit Jahrzehnten in ganz Europa als Sachbezeichnung des fraglichen Produktes verwendet werde. Die Beklagte trägt auf gänzliche Abweisung der Klage an und macht hiefür geltend: Das Wort Vaseline sei von ihrem Rechtsvorgänger Robert Chese- brough, dem Erfinder des Vaselines, als Marke verwendet und in Amerika schon im Jahre 1878 ins Markenregister eingetragen worden, welche Einträge daselbst infolge Firmenänderungen in den Jahren 1881 und 1905 erneuert worden seien. Seit 1871 sei die Marke stets auf den Verpackungen angebracht worden und zwar unter Beifügung der Firma des Produzenten, sodaß das Wort in Amerika und Europa als Individualzeichen eingeführt und bekannt geworden sei. In Deutschland genieße es zufolge Eintragung von 1879 beim Amtsgericht Leipzig und solcher von 1898 beim kai serlichen Patentamt den gesetzlichen Schutz. Seitdem in Deutschland die reine Wortmarke schutzfähig geworden sei (1874), kämpfe die Beklagte daselbst ununterbrochen gegen vorkommende Eingriffe in or Markenrecht, und sie tue auch ihr Möglichstes, um durch Bro schüren, Inserate usw. die Abnehmer darüber aufzuklären. Die Klägerin, als ihre frühere Generalagentin, habe die Pflicht gehabt, sie in diesem Kampf nach Kräften zu unterstützen, und sie könne sich nicht darauf berufen, falls infolge ihrer Pflichtvergessenheit das Markenrecht beeinträchtigt worden sein sollte. Der Zusammen hang des Wortes Vaseline mit dem klägerischen Fabrikate sei denn auch im Verkehr wach geblieben. In der deutschen Pharmacopöe finde sich bezeichnender Weise das Wort nicht als Sachbezeichnung für Petroleum Gelée. 2. Nach dem schweizerischen Rechte muß laut geltender Pra xis (AS 22 S. 469/70 und 23 S. 298) eine Marke für eine Ware, die sowohl im Inland als auch im Ausland vertrieben wird, im schweizerischen Verkehr als Gemeingut gelten, sobald sie in der Schweiz zur allgemeinen Sachbezeichnung für diese Ware geworden ist, ohne Rücksicht darauf, ob sie in einem andern Staate ihren Charakter als Individualbezeichnung bewahrt hat (vergl. auch Allfeld, Kommentar zum deutschen Markenschutzgesetz, S. 456). Somit kommt der Behauptung der Beklagten, sie genieße für das Wort Vaseline zur Zeit in den andern Ländern, namentlich in den Vereinigten Staaten und in England, den gesetzlichen Schutz, keine Erheblichkeit zu, und es braucht daher auf ihr in dieser Beziehung gestelltes Aktenvervollständigungsbegehren nicht eingetreten zu wer den. Vielmehr fragt es sich allein, ob jenes Wort, das die Be klagte kurz vor der Klagerhebung in der Schweiz als Marke hat eintragen lassen, damals in diesem Lande zur Sachbezeichnung für das fragliche Produkt geworden sei oder nicht. Hierüber nun ist gestützt auf die bundesrechtlich unan fechtbaren vorinstanzlichen Feststellungen in tatsächlicher Beziehung folgendes zu bemerken: Das genannte Produkt wird wohl in der überwiegenden Zahl von Fällen ohne ärztliche Ordination verkauft und ist zum eigentlichen Volksmittel geworden, wobei das Publi kum die Bezeichnung Vaseline regelmäßig als Warenname auffaßt. Sodann wird es meist offen nach Gewicht abgegeben und tritt der Verkauf in Originalverpackung in den Hintergrund. Ferner bringt eine ganze Reihe von andern Produzenten ihre gleichartigen Prä parate als Vaseline in den Handel, und zwar so, daß sie diesem Worte noch ein weiteres Wort (Germania-, Virginia-, Victoria Vaseline) beifügen, das die Herkunft dieses speziellen Fabrikates andeutet, was der Auffassung des Wortes Vaseline als allgemeine Warenbezeichnung Vorschub leistet. Als solche figuriert es auch in der schweizerischen Pharmacopöe, und ebenso wird es als solche ohne Erwähnung der Beklagten im Brockhaus'schen Konversations lexikon behandelt. Auf Grund dieser Sachlage muß mit der Vorinstanz angenom men werden, daß das Wort Vaseline das freilich seiner Zeit ausschließlich zur Bezeichnung des Fabrikates der Beklagten gedient und diesen individuellen Charakter erst nach dem Aufhören des Pa tentschutzes, der für ihr Fabrikat früher in Amerika bestand, ver loren haben mag im schweizerischen Verkehr bei seiner Eintra gung schon Qualitätsbezeichnung und somit nach Art. 2 Abs. 2 MSchG des Markenschutzes unfähig gewesen ist. Für diese Auf fassung spricht auch, daß es der Beklagten in Deutschland bereits
nicht gelungen ist, ihr behauptetes Markenrecht zur Anerkennung zu bringen. Im Jahre 1897 hat daselbst das kaiserliche Patentamt trotz ihrem Einspruche die Marke Hannings Vaselina ameri cana geschützt, weil Vaseline eine allgemein übliche Warenbezeich nung geworden sei, und im Jahre 1904/5 hat diese Behörde hin sichtlich einer andern das Wort Vaseline enthaltenden Marke gegen über einem neuen Einspruch der Beklagten den nämlichen Stand punkt eingenommen, indem eingehende Erhebungen ergeben hätten, daß das Wort als Warenname unterschiedslos für die von der Beklagten und die von deutschen und österreichischen Fabriken her gestellten gleichartigen Paraffin Präparate verwendet werde. Unerheblich ist es, wenn die Beklagte geltend macht, daß sie gegen frühere Eingriffe in ihr Markenrecht nicht habe vorgehen können, weil damals die reinen Wortmarken noch nicht schutzfähig gewesen seien. Das spricht eher für die erfolgte Umwandlung ihres frühern Individualzeichens zu einer Qualitätsbezeichnung. Maßgebend ist nur, ob es ihr gelungen sei, diese Umwandlung, als sie sich in folge der Verwendung des Wortes durch Konkurrenzfirmen usw. zu vollziehen drohte, damit zu verhindern, daß sie durch Proteste, gerichtliche Schritte, Aufklärung des Publikums usw. im schwei zerischen Verkehr das Bewußtsein von der Eigenschaft des Wortes als Herkunftsbezeichnung ihrer Fabrikate und von der Unzulässig keit seiner Verwendung als allgemeine Sachbezeichnung aufrecht erhielt. Das muß aber verneint werden, indem die wenigen Maß nahmen, über die sie sich in dieser Beziehung ausgewiesen hat (Versendung zweier undatierter Reklameprospekte und dreier Preis listen aus den Jahren 1901, 1907 und 1908, worin sie das Wort als ihre Marke in Anspruch nimmt und vor anderweitigem Gebrauch desselben warnt), angesichts der oben dargestellten Sach lage nicht im Stande sein konnten, jenen Umwandlungsprozeß zur allgemeinen Warenbezeichnung, falls er überhaupt nicht schon ein getreten war, hintanzuhalten. Keine Bedeutung kommt der heute vorgelegten chemischen Analyse des Fabrikates der Beklagten zu, aus der hervorgehen soll, daß dieses Fabrikat genau der Zusam mensetzung entspricht, die die schweizerische Pharmacopöe für das Vaseline angibt. Ist aber das Wort in der allgemeinen Verkehrsauffassung tat sächlich zur Sachbezeichnung geworden, fo kann sich nach geltender Praxis jeder Interessent auf die Ungültigkeit der Marke berufen und Klage auf Löschung erheben. Mit Unrecht hält in diesem Punkte die Klägerin der Beklagten entgegen, daß sie als ihre frü here Vertreterin durch ihre Nachlässigkeit jene Entwicklung zur Sachbezeichnung verschuldet habe Das vermöchte, wenn erwiesen, an der allein entscheidenden Tatsache, daß das Wort nunmehr Ge meingut ist, und an dem hieraus für die Beklagte sich ergebenden Klagrecht auf Löschung nichts zu ändern. Das Begehren um Veröffentlichung des Urteils endlich ist dadurch erledigt, daß die Klägerin den dieses Begehren abweisenden Vor entscheid nicht angefochten hat. Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Die Berufung wird abgewiesen und das angefochtene Urteil des zürcherischen Handelsgerichts vom 11. Juni 1909 in allen Teilen bestätigt.