False origin designation in trademark lawKI-generiert

96. Arteil vom 22. November 1907 in Sachen Kuenzer Cie., Kl. u. Ber. Kl., gegen Helvetia , A.-G., Bekl. u. Ber. Bekl. Herkunftsbezeichnung, Art. 18; 20 Ziff. 1 MSchG. Bei der Frage, ob eine Herkunftsbezeichnung falsch sei, ist auf den tatsächlichen Fabrikationsort, nicht auf den Ort des Vertriebes des Produktes abzustellen. A. Durch Urteil vom 28. Mai 1907 hat der Appellations und Kassationshof des Kantons Bern (I. Abteilung) über die Rechtsbegehren:

97. Die Beklagte sei nicht berechtigt, ihre unter Nr. 18,592 am

98. März 1905 beim eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum eingetragene Marke zu verwenden.

99. Das eidgenössische Amt für geistiges Eigentum sei anzu weisen, die Löschung dieser Marke vorzunehmen, AS 33 II 1907

100. Die Beklagte sei schuldig, der Klägerin den derselben durch Verletzung des Bundesgesetzes über Fabrik und Handelsmarken ent standenen Schaden auf gerichtliche Bestimmung hin zu vergüten; erkannt: Die Klage wird abgewiesen. B. Gegen dieses Urteil hat die Klägerin rechtzeitig und form richtig die Berufung an das Bundesgericht eingelegt, mit der sie ihre Klagebegehren wieder aufnimmt. C. In der heutigen Verhandlung hat der Vertreter der Klägerin seine Berufungsanträge erneuert und eventuell auf Rückweisung der Sache zu neuer Beurteilung, insbesondere über die Freizeichen qualität der Stabsquadrate der klägerischen Marken, angetragen. Der Vertreter der Beklagten hat Bestätigung des angefochtenen Urteils beantragt. Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

101. Am 17. April 1896 ließen Kuenzer Cie., Fabrikanten in Freiburg i. Br. , beim eidgenössischen Amt für geistiges Eigen tum unter Nr. 8296 eine Marke für Kaffeesurrogate eintragen. Diese Marke stellt die Verpackung des in rollenförmigen Paketen zum Verkaufe gelangenden homöopathischen Kaffeesurrogates nach Längsseite und Stirnfläche dar. Auf der Längsseite ist auf gedruckt Freiburger (dieses Wort in großen Lettern auf einer Zeile) homöopathisches Kaffeesurrogat von Kuenzer Comp. (Darunter folgt eine Anpreisung des Produktes.) Die Stirnfläche besteht aus drei ineinanderliegenden, durch breite, schwarze Striche auf hellem Grunde gebildeten Quadraten. Am 17. Juli 1896 ließen Kuenzer Cie. unter Nr. 8503 eine weitere eidgenössische Marke eintragen, die aus drei ineinanderliegenden, aus schwarzen Strichen gebildeten Quadraten, mit horizontaler, hellerer Schraf fierung der Zwischenräume und der Innenflächen besteht. Beide Marken sind, Nr. 8296 als Nr. 13,086, Nr. 8503 als Nr. 13,088, am 25. Februar 1901 auf die Firma Kuenzer Cie., Gesellschaft mit beschränkter Haftung die heutige Klägerin , übertragen worden, wobei jedoch bei der zweiten Marke die Schraf fierung weggelassen worden. Die Beklagte ihrerseits, die A. G. Helvetia, Schweiz. Kaffeesurrogatfabriken in Langenthal , hatte am 9. Januar 1902 eine von der Firma Paul Heidlauff in Pratteln am 12. Juni 1899 unter Nr. 11,153 eingetragene Marke als Nr. 14,187 auf sich übertragen lassen; die Marke zeigte zwei parallel zu einander um ein helles Mittelfeld quadrat förmig herumgelegte, gezackte, schwarze Streifen; sie bildet die Stirnfläche der den Pakeien der Klägerin gleichsehenden Verkaufspakete der Kaffeesurrogate der Beklagten. Am 5. November 1902 hatte die Beklagte sodann unter Nr. 15,151 das Gesamt bild ihrer Aufmachung eintragen lassen. Auf Klage der Klägerin hin ist jedoch der Beklagten, letztinstanzlich durch Urteil des Bundesgerichts vom 30. Dezember 1904, die Führung dieser Marke und ihrer Etikette untersagt worden, unter Anweisung an das eidgenössische Amt für geistiges Eigentum, die Marke zu löschen, und unter Verfällung der Beklagten zu Schadenersatz. Daraufhin hat die Beklagte unterm 27. März 1905 als Nr. 18,592 eine neue Marke für Kaffeesurrogate und Nah rungsmittel eintragen lassen, welche folgendes Bild zeigt: Zu beiden Seiten befinden sich gezackte, schwarze Striche mit weißen Zwischenräumen, so, daß das ganze sägeförmig aussieht; im Mittelraum zwischen diesen Bändern finden sich Aufschriften. Die Bänder dieser Marke kommen bei der rollenförmigen Verpackung der Pakete der Beklagten auf die Stirnfläche zu liegen, wobei in der Mitte ein Quadrat entsteht. Auf diese Marke bezieht sich die vorliegende Klage.

102. Die Beklagte hat der Klage drei Einwendungen entgegen gehalten: Erstens bilde die angegriffene Marke der Beklagten keine Nachahmung der klägerischen Marke, zweitens sei die qua dratische Kopfverzierung für zylindrische Kaffeefurrogatpakete, für welche die Klägerin Markenschutz beansprucht, Gemeingut; even tuell komme für diese Verzierungen nicht der Klägerin die Priori tät zu. Drittens endlich seien die klägerischen Marken, weil sie fälschlicherweise indem dort von der Klägerin nicht mehr fabriziert werde - Freiburg i. Br. als Herkunftsort angeben, deceptiv und daher nicht schutzfähig. Die Vorinstanz hat von diesen Einwendungen nur die dritte geprüft und ist in deren Gut heißung zu dem heute angefochtenen Urteil gelangt.

103. Vorerst kann keinem Zweifel unterliegen, daß die Klägerin in der Schweiz den schweizerischen Markenschutz genießt; das er gibt sich aus Art. 1 und 2 des Übereinkommens zwischen der Schweiz und Deutschland, vom 13. April 1892, ohne weiteres.

Klar ist sodann, daß auf die Klagebegehren als solche eidgenös sisches Recht Anwendung findet und in dieser Beziehung die Kom petenz des Bundesgerichts gegeben ist. Aber auch die von der Vorinstanz einzig beurteilte Frage des deceptiven Charakters der klägerischen Marken untersteht dem eidgenössischen Recht. Denn die Einrede macht einen Gesichtspunkt geltend, der öffentlich recht liche Interessen berührt, den Bestand der klägerischen Marken vor der allgemeinen Rechtsordnung betrifft; diese Einrede aber muß dem Recht unterstehen, dem die Marken an sich unterliegen. 4. Mit Recht hat die Vorinstanz auch, entgegen der Auffassung der Klägerin, angenommen, der Beklagten stehe die Legitimation zur Erhebung jener Einwendung zu, und es bedürfe dazu nicht einer besondern Klage. Es genügt, hiefür auf das Urteil des Bundesgerichts vom 7. Oktober 1904 in Sachen Bächler gegen von Arx Cie., AS 30 II Nr. 76 S. 581 ff., spez. S. 583 ff. Erw. 3 f., zu verweisen. Denn wenn dort ausgeführt worden ist, daß eine Nichtigkeitsklage seitens eines rechtlich interessierten gegen eine Marke zulässig sei, die sich darauf stütze, daß die angegriffene Marke das Recht eines Dritten verletze, so muß a fortiori von jedem rechtlich Interessierten der Einwand erhoben werden können, eine Marke sei nichtig, weil sie deceptiv sei oder der allgemeinen Rechtsordnung zuwiderlaufe. Daß eine falsche Herkunftsbezeich nung die Marke zu einer absolut nichtigen macht, erhellt übrigens auch aus Art. 14 Ziff. 4 MSchG, wonach das Amt für geistiges Eigentum die Eintragung einer Marke, die eine offenkundig falsche Herkunftsbezeichnung trägt, ex officio zu verweigern hat. Wer aus der Eintragung einer Marke Verbietungs und Schadenersatz rechte herleitet, muß gewärtigen, daß ihm der Einwand entgegen gehalten wird, das behauptete Markenrecht bestehe nicht dieser Einwand kann auch einredeweise geltend gemacht werden ; denn die Eintragung der Marke hat ja nicht konstitutive Wirkung, so daß bis zur Löschung der Markenschutz materiell zu Recht be stände, sondern es kommt ihr nur deklarativer Charakter zu; eben so aber auch der Löschung; eine vorgängige Löschung der Marke ist daher keineswegs nötig. Daß endlich die Beklagte ein recht liches Interesse an der Geltendmachung des Einwandes hat, be darf keiner nähern Ausführung. 5. Ist sonach zu erörtern, ob tatsächlich in der Bezeichnung Freiburger homöopathisches Kaffeesurrogat eine falsche Herkunfts bezeichnung liege, so ist in erster Linie zu bemerken, daß der Ent scheid der Vorinstanz auf der Feststellung beruht, daß die Klägerin gegenwärtig nicht mehr in Freiburg fabriziert, sondern in Basel, während sie allerdings den Vertrieb ihrer Produkte von Freiburg aus besorgt. Gestützt auf diese Feststellung ist die Vorinstanz in Auslegung des MSchG, speziell des Art. 20 Ziff. 1, zu der Annahme gelangt, die Herkunftsbezeichnung Freiburger deceptiv. Jene tatsächliche Feststellung nun ist von der Klägerin nicht als aktenwidrig angefochten worden und konnte auch nicht als aktenwidrig angefochten werden, da sie den Akten, speziell den Parteianbringen, durchaus konform ist. Dagegen wendet die Klä gerin ein, die Verlegung der Fabrikation nach Basel sei nur vor übergehend, und weiter, es komme überhaupt auf den Ort des Vertriebes an, die Fabrikation erfolge in Basel unter der Leitung von Freiburg i. Br.; endlich macht sie geltend, zur Zeit der Ein tragung der Marken sei Freiburg tatsächlich noch Fabrikationsor gewesen. Vorerst kann nun auf diesen letztern Umstand nichts an kommen. Ob eine Herkunftsbezeichnung falsch sei oder nicht, be urteilt sich nach dem Zeitpunkte, in dem sie verwendet wird und ihre Wirkung nach außen entfaltet. Des weitern handelt es sich bei der streitigen Frage um eine Auslegung des Art. 18 und insbesondere 20 Ziff. 1 MSchG. Dem Wortlaut nach gestattet das Gesetz (Art. 18 Abs. 2) die Anbringung der Herkunftsbezeich nung dem Fabrikanten oder Produzenten des betreffenden Ortes (wie auch dem Käufer), Art. 20 Ziff. 1 statuiert sodann eine Ausnahme, indem er die Anbringung einer Herkunftsbezeichnung auf einem anderwärts verfertigten Erzeugnis dann zuläßt, wenn dies für Rechnung eines Fabrikanten geschieht, dessen Haupt fabrikationsgeschäft sich in der als Fabrikationsort angegebenen Ortlichkeit befindet. Unter diese Ausnahme fällt der Fall der Klägerin offenbar nicht. Nach Wortlaut und Tendenz des MSchG speziell auch der Bestimmungen über die Herkunftsbezeichnungen, ist anzunehmen, daß am Ort der Herkunftsbezeichnung die Fabri kation der Produkte stattfinden soll; der Vertrieb von einer Ort lichkeit aus genügt nicht, um die Berechtigung zur Herkunfts bezeichnung zu schaffen (siehe auch Dunant, Traité, Nr. 309, S. 463 f.). Die Ausnahme, die Art. 20 Ziff. 1 aufstellt, ist

strikte zu interpretieren. Daß Freiburg i. Br. für Kaffeesurrogate einen Ruf genießt, ist wohl für das Bundesgericht verbindlich von der Vorinstanz festgestellt und übrigens notorisch. 6. Hiernach ergibt sich, daß die Klägerin nicht berechtigt ist, die Herkunftsbezeichnung Freiburger zu verwenden und daß da her die Marke, die diese Bezeichnung enthält Nr. 8296/13,086 allerdings deceptiv ist. Und zwar macht dieser deceptive Be standteil, wie die Vorinstanz, gestützt auf Kohler, richtig aus geführt hat, diese ganze Marke nichtig. Dagegen geht nun die Vorinstanz rechtsirrtümlicher Weise zu weit, wenn sie ohne jede nähere Begründung auch Marke Nr. 13,088 als deceptiv erklärt. Diese Marke als solche enthält die Herkunftsbezeichnung Frei burger gar nicht. Daß sie tatsächlich nur in Verbindung mit dieser Bezeichnung, auf der Verpackung, verwendet wird, tut ihrem selbständigen Bestand als Marke keinen Eintrag. Mit Bezug auf diese Marke ist also das von der Vorinstanz angenommene Motiv zur Abweisung der Klage nicht durchschlagend. 7. Das hat zur Folge, daß die Sache zu neuer Beurteilung der übrigen von der Beklagten erhobenen Einwendungen und eventuell der Folgen an die Vorinstanz zurückzuweisen ist. Zwar ließe sich ein Entscheid über die Frage, ob die angegriffene Marke eine Nachahmung der klägerischen Marke Nr. 13,088 bilde, wohl heute schon treffen, da das ein reiner Rechtsentscheid ist, wozu es keiner tatsächlichen Feststellungen bedarf. Da indessen über die Frage des Gemeingutes und der Priorität jedenfalls Aktenvervoll ständigung stattzufinden hat, empfiehlt es sich, auch die Frage der Nachahmung der Vorinstanz zur Beurteilung zurückzuweisen. Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Die Berufung wird in dem Sinne als begründet erklärt, daß das Urteil des Appellations und Kassationshofes des Kan tons Bern (I. Abteilung) vom 28. Mai 1907 aufgehoben und die Sache zu neuer Beurteilung, im Sinne der Erwägungen des bundesgerichtlichen Urteils, an die Vorinstanz zurückgewiesen wird.