Declaratory patent-ownership action held inadmissible

BGE 33 II 325Amtliche Sammlung des Bundesgerichts (BGE) / Band II01.02.1907Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Gams sued Benz-Wegmann for a declaration that he alone was the inventor of a hay-press machine and entitled to patent it. The district court dismissed the claim, finding Benz-Wegmann to be the true inventor. On appeal, the Federal Court held that the appeal was directly admissible under Art. 30 PatG. It then held that a mere declaratory action on inventorship is inadmissible because the Patent Act provides the nullity action as the proper remedy; a declaration would have no immediate practical effect and cannot prevent the grant of a patent where the statutory formal requirements are met. The appeal was dismissed and the district court judgment confirmed.

Omnilex-Regeste

Art. 30 PatGes.; Zulässigkeit der Berufung gegen Patentstreitigkeiten und Unzulässigkeit einer bloßen Feststellungsklage auf Anerkennung der Erfinderschaft: Art. 30 PatGes. erfaßt nicht nur die ausdrücklich genannten Zivilklagen, sondern alle Klagen, welche das Erfindungsrecht betreffen; bei kantonaler Konzentration der Patentstreitigkeiten ist die Berufung unmittelbar an das Bundesgericht zulässig. Eine Feststellungsklage auf bloße Anerkennung der Urheberschaft bzw. Nichturheberschaft ist hingegen unzulässig, wenn das Gesetz mit der Patentnichtigkeitsklage ein spezielles Mittel zur Durchsetzung des behaupteten Erfinderrechts vorsieht. Dem wahren Erfinder fehlt an der bloßen Feststellung ein unmittelbares praktisches Interesse; sie darf nicht dazu dienen, die gesetzliche Ordnung der Patenterteilung und Nichtigkeit zu umgehen (vgl. Art. 16 BG, Art. 9, 10, 24 PatGes.).

Gesamter Gesetzestext

  1. Arteil vom 14. Juni 1907 in Sachen Gams, Kl. u. Ber. Kl., gegen Benz-Wegmann, Bekl. u. Ber. Bekl. Unzulässigkeit einer Feststellungsklage auf Anerkennung eines Pa tentes gegenüber einem angeblichen Nichterfinder, der im Besilze eines provisorischen Patentes ist. Zulässigkeit der Berufung nach Art. 30 PatGes. A. Durch Urteil vom 1. Februar 1907 hat das Bezirksgericht Bülach über das Rechtsbegehren der Klage: Ist der Beklagte verpflichtet, das ausschließliche Urheberrecht des Klägers an der Erfindung betreffend Häckselpresse (System Gams) anzuerkennen, und ist demgemäß der Kläger allein be rechtigt, seine Erfindung im In und Ausland zum Patente anzumelden? erkannt: Die Klage wird abgewiesen. B. Gegen dieses Urteil hat der Kläger innert Frist die Be rufung an das Bundesgericht ergriffen, mit dem Antrag auf Gut heißung der Klage, eventuell Rückweisung der Sache behufs An ordnung einer Oberexpertise. C. In der heutigen Verhandlung hat der Vertreter des Klägers Gutheißung, der Vertreter des Beklagten Abweisung der Berufung beantragt. Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
  2. Der Kläger ist Maschineningenieur und Besitzer einer Ma schinenfabrik. Der Beklagte ist Landwirt und befaßt sich mit Kauf und Verkauf von geschnittenem Futter (Häcksel). Im Frühjahr 1905 wurde in der Fabrik des Klägers auf Bestellung des Be klagten eine Maschine angefertigt, die dazu bestimmt war, Häcksel in Säcke zu pressen. Die Konstruktion hatte der Beklagte mit einem Werkführer des Klägers besprochen. Darüber, ob das wich tigste und wesentlichste an dieser Maschine auf Ideen des Be AS 33 II 1907

klagten oder auf solche jenes Werkführers zurückzuführen sei, herrscht unter den Parteien Streit. In der Folge fanden zwischen dem Kläger und dem Beklagten Unterhandlungen über den ge meinsamen Erwerb eines Patentes statt. Diese Unterhandlungen zerschlugen sich jedoch, und es suchten dann beide Parteien selb ständig um Erteilung eines Patentes nach. Der Beklagte meldete am 28. September 1905 folgende Patentansprüche beim eidgenössi schen Amt für geistiges Eigentum an: 1. Maschine zum Pressen von Häcksel in eine Form, gekennzeichnet durch ein zum Ein setzen in die Form und zur Aufnahme der zu pressenden Häcksel bestimmtes Rohr, einen Preßkolben zum Zusammenpressen der Häcksel, Mittel, um die Häcksel in der gepreßten Lage zu er halten, sowie Vorrichtungen zum Verschieben des Rohres und des Preßkolbens, das Ganze derart, daß in dem in die Form einzusetzenden Rohre befindliche Häcksel mittelst des Preßkolbens zusammengepreßt, das Rohr zwecks Überführung der Häcksel in die Form aus dieser herausgezogen, die Häcksel zwecks Ve schließens der Form in der gepreßten Lage gehalten und der Preßkolben wieder von den Häckseln weggenommen werden kann; 2. Maschine nach Anspruch 1, bei welcher ein feststehend an geordneter Einfüllzylinder vorhanden ist, über welchen das Rohr geschoben werden kann; 3. Maschine nach Anspruch 1, bei welcher die Mittel zum Erhalten der Häcksel in der gepreßten Lage ein am Gestell befestigter Rahmen und eine Gabel sind. Der Kläger meldete seinerseits am 25. Oktober 1905 folgende Ansprüche an: 1. Packpresse für Futterstoffe und andere Mate rialien, gekennzeichnet durch zwei beidseitig offene, vertikal an geordnete, zur Aufnahme der zu pressenden Stoffe bestimmte Zylinder, von denen der eine festgelagert ist, während der andere, über den eine Packhülle aufgeschoben werden kann, die zur Auf nahme der gepreßten Stoffe bestimmt ist, über dem erstern ver schoben werden kann; gekennzeichnet ferner durch einen, in dem feststehenden Zylinder geführten und in diesem und dem beweg baren Zylinder in der Längsaxe derselben verschiebbaren Kolben, welch letzterer an der Stirnfläche mit Nuten versehen ist, ferner durch Mechanismen, die nach Inbetriebsetzung der Maschine ein selbsttätiges Abstellen bezw. Ausrücken der Antriebsvorrichtung für den Preßkolben und den bewegbaren Zylinder bewirken; das ganze zum Zwecke, in die Zylinder eingefüllte Stoffe pressen und durch Verschieben des bewegbaren Zylinders über den fest gelagerten den gepreßten Stoff in die über den bewegbaren Zylinder aufgeschobene Packhülle ausstoßen und so fassen zu können; ferner gekennzeichnet dadurch, daß an den feststehenden Säulen, der Tiefstlage des Preßkolbens entsprechend, ein in der Höhenrichtung verstellbarer Rahmen horizontal angeordnet ist um an der Unterseite desselben Nadeln durch die Packhülle und die Nuten des Preßkolbens hindurchstoßen zu können und da durch beim Hochgehen des letztern ein Herausquellen der ge preßten Stoffe aus der Packhülle zu verhindern und die Pack hülle über dem gepreßten Stoff bequem verschließen zu können. 2. Packpresse für Futterstoffe nach Anspruch 1, wie in Bezug auf die Zeichnung in der Beschreibung erläutert ist. Für diese Patentansprüche erhielten beide Parteien je ein pro viforisches Patent. Dasjenige des Beklagten wurde am 30. April, dasjenige des Klägers am 15. Mai 1906 ausgefertigt. Inzwischen hatte der Kläger am 14. Januar 1906 Weisung eingereicht mit dem oben sub A wiedergegebenen Rechtsbegehren. Diese Klage ist vom Bezirksgericht Bülach aus dem Grunde abgewiesen worden, weil der Beklagte und nicht der Kläger der wahre Erfinder der Häckselpresse sei. 2. Wie das Bundesgericht in seinem Urteil vom 17. Novem ber 1906 in Sachen Walder gegen Knecht ausführlich dar getan hat, findet die Bestimmung von Art. 30 des Patentgesetzes nicht nur auf die drei in den Artikeln 9 Abs. 2, 10 Abs. 2 und 24 vorgesehenen, sondern auf alle das Erfindungsrecht betreffen den Zivilklagen Anwendung. Und wie ferner in demselben Urteil gezeigt wurde, ist dem angeführten Artikel des Bundesgesetzes im Kanton Zürich dadurch nachgelebt worden, daß die Bezirksgerichte als einzige kantonale Instanz in Patentstreitigkeiten bezeichnet worden sind. Daraus folgt für den vorliegenden Fall einmal, daß das bezirksgerichtliche Urteil mit Recht direkt an das Bundes gericht und nicht zuerst an das kantonale Obergericht weiterge zogen worden ist, und sodann, daß das Bundesgericht zur An Oben Nr. 20 S. 168 ff. (Anm. d. Red. f. Pabl.)

handnahme der Berufung kompetent ist, trotzdem es sich nicht um eine der drei im Patentgesetz ausdrücklich vorgesehenen Zivilklagen handelt. 3. Hiemit ist freilich die weitere Frage, ob neben den im Patent gesetze ausdrücklich vorgesehenen oder stillschweigend zugelassenen Klagen auch eine Feststellungsklage wie die vorliegende zulässig sei, oder ob die Zulässigkeit derselben wie in Sachen Walder gegen Knecht diejenige der Patentabtretungsklage (vergl. das Ur teil des Bundesgerichts vom 25. Januar 1907 ) verneint werden müsse, noch nicht entschieden. Indessen ergibt sich die Un zulässigkeit einer derartigen Feststellungsklage aus folgenden Er wägungen Das Patentgesetz gewährt demjenigen, der sich für den wahren Urheber einer von einem andern patentierten Erfindung hält und diesen andern an der Ausbeutung seines Patentes hindern will, das Mittel der Patentnichtigkeitsklage. Solange der wahre Er finder mit dieser Klage nicht obgestegt hat, besitzt der Patent nehmer das alleinige Recht auf Verwertung der Erfindung. Für den wahren Erfinder hätte somit die bloße Feststellung seiner Ur heberschaft keinen unmittelbar praktischen Wert; sie könnte einen Wert für ihn nur insofern haben, als dadurch der Boden für eine von ihm anzustellende Patentnichtigkeitsklage geebnet würde. Dies würde aber voraussetzen, daß die Feststellungsklage in einem Zeitpunkte angestellt werden könnte, wo die Nichtigkeitsklage noch nicht zulässig ist, was allerdings dann der Fall wäre, wenn die Anstellung der Nichtigkeitsklage an die Voraussetzung eines be stimmten Zeitablaufs seit Erteilung des Patentes geknüpft wäre oder wenn für den wahren Erfinder die Möglichkeit bestünde, durch eine Feststellungsklage schon die Erteilung des Patentes an einen Nichterfinder zu verhindern. Ersteres trifft jedoch nicht zu, indem ja sogar ein provisorisches Patent nichtig erklärt werden kann (Simon, Gewerbl. Rechtsschutz, Anm. 28 zu Art. 10), und was letzteres betrifft, so ist eine solche Möglichkeit schon deshalb ausgeschlossen, weil nach Art. 16 des BG das Patentamt ver pflichtet ist, ein nachgesuchtes Patent zu erteilen, sofern nur die formellen Requisite des Gesetzes erfüllt sind, also auch in Fällen, Oben Nr. 20 S. 163 ff. (Anm. d. Red. f. Publ.) wo bereits durch Urteil festgestellt wäre, daß der Gesuchsteller nicht der wahre Erfinder ist. Es besteht somit in der Tat kein Grund, neben der vom Ge setze geregelten Patentnichtigkeitsklage noch eine Klage auf bloße Feststellung der Nichturheberschaft des Beklagten bezw. der Ur heberschaft des Klägers zuzulassen. Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Bezirks gerichts Bülach vom 1. Februar 1907 im Dispositiv bestätigt.

Schlagwörter

patent lawinventorshipdeclaratory actionnullity actionprovisional patentappeal admissibilitylegal interest

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether a direct appeal to the Federal Court was admissible under Art. 30 PatG.

Extrahierter Entscheid

Yes. Art. 30 PatG applies to all civil actions concerning the right to invent, and in Zurich the district courts were the sole cantonal instance in patent disputes.

Extrahierte Begründung

The Federal Court relied on its prior case law to hold that the appeal lay directly from the district court to the Federal Court, even though the action was not one of the three patent actions expressly named in the statute.

Kernrechtsfrage

Whether a declaratory action seeking recognition of inventorship and patent entitlement was admissible against an alleged non-inventor holding a provisional patent.

Extrahierter Entscheid

No. The plaintiff had no admissible standalone interest in a mere declaration of inventorship because the Patent Act already provides the nullity action as the proper remedy.

Extrahierte Begründung

A declaration would have no direct practical effect for the true inventor while the patent remained in force. It cannot be used to pre-empt a patent already granted or to circumvent the statutory system, since even a provisional patent may be annulled and the patent office must grant a patent when only formal requirements are met.

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