Trademark counterfeiting: confusion risk depends on actual purchaser circleKI-generiert

26. Arteil des Kassationshofes vom 18. März 1907 in Sachen Siegfried, Kass. Kl., gegen Bereinigte Chininfabriken Zimmer Cie., Kass. Bekl. Kassationsbeschwerde in Strafsachen: Unzulässigkeit von Nova. Stellung des Kassationshofes, Art. 163 06. Markennachmachung und Markenverwendung; Art. 24 litt. a und litt. b MSchG. Die Ver wechslungsgefahr gehört bei beiden Delikten zum Tatbestand. Es kommt dabei auf den Kreis der Abnehmer der mit der Marke ver sehenen Ware an. Rückweisung nach Art. 173 06 zur Feststellung hierüber. A. Durch Urteil des Bezirksgerichts Zofingen vom 6. Juni 906 sind Albrecht Siegfried und Dr. Kurt Siegfried, Direktoren der Aktiengesellschaft vorm. B. Siegfried, der Übertretung des Bundesgesetzes betreffend den Schutz der Fabrik und Handels marken schuldig erklärt und zu einer Geldbuße von je 50 Fr., die im Falle der Nichterhältlichkeit in 10 Tage Gefängnis umge wandelt sein sollte, verurteilt werden, unter Verweisung der Ent schädigungsbegehren der Anzeigepartei auf den Zivilweg; das Begehren der Anzeigepartei um Publikation des Urteils ist ab gewiesen worden. Die von den Verurteilten gegen dieses Urteil ergriffene Be schwerde, die den Antrag auf Abweisung der Klage und Frei sprechung enthielt, ist vom Obergericht des Kantons Aargau, Abteilung für Strafsachen, mit Urteil vom 25. Oktober 1906 abgewiesen worden. B. Gegen das obergerichtliche Urteil haben die Verurteilten rechtzeitig und formgerecht die Kassationsbeschwerde an das Bun desgericht, im Sinne der Art. 160 ff. OG, ergriffen. Sie stellen den Antrag: Der Kassationshof des Bundesgerichts wolle das angefochtene Strafurteil wegen unrichtiger Auslegung des Begriffes der Marken nachahmung (Art. 24 litt. a des eidg. Markengesetzes) aufheben und die Sache zu neuer Beurteilung an das aargauische Oberge richt zurückweisen. C. Die Kassationsbeklagte stellt den Antrag auf Abweisung

der Kassationsbeschwerde und Bestätigung der Urteile des Be zirksgerichts Zofingen und des Obergerichts Aargau vom 6. Juni und 25. Oktober 1906 in vollem Umfange. Der Kassationshof zieht in Erwägung:

1. Die Kassationsbeklagte hat (im Dezember 1897) die Wort marke Validol für ein pharmazeutisches Präparat beim eidge nössischen Amt für geistiges Eigentum eintragen lassen (Marke 9719). Sie bringt unter diesem Namen eine Flüssigkeit in den Handel, die in der Hauptsache aus valeriansaurem Menthol äther, mit einem Gehalt von 30 % freiem Menthol besteht. Die Fläschchen, in denen sie das Produkt in den Handel bringt, ent halten auf der Umhüllung (Verpackung) die Aufschrift 25 Gi Validol (Name geschützt). Vereinigte Chininfabriken Zimmer Cie., Frankfurt a. /M. ; die Etikette auf den Fläschchen selbst trägt, außer der Firma der Kassationsbeklagten, die Bezeichnung Validol und darunter Name geschützt . Die Kassations kläger sind die Direktoren der Aktiengesellschaft vormals B. Sieg fried in Zofingen, die die Fabrikation chemischer und pharmazeu tischer Produkte, sowie den Handel mit solchen und mit Droguen betreibt. Diese Gesellschaft stellt u. a. ein Produkt her, das mit dem Validol der Kassationsbeklagten identisch sein soll und dem sie die Bezeichnung Valerate de menthol , als wissen schaftliche Bezeichnung für Validol , gibt. Sie hat im Jahr 1905 an Isersky, Shapira Cie. in Jassa vier Fläschchen dieses Produktes verkauft, ferner einzelne Fläschchen an den Agenten Madöry in Basel. Alle diese Fläschchen enthalten auf der Etikette, außer der Firma S.-A. anc. B. Siegfried, Zofingue , die Be 25 gr. zeichnung Valerate de menthol (syn. Validol) . Wegen dieses Gebrauches ihrer Wortmarke Validol hat die Kassationsbeklagte Strafklage erhoben, die durch die eingangs mitgeteilten Urteile der aargauischen Gerichte geschützt worden ist. Die erste Instanz hat dabei im Vorgehen der (als verantwortlich erklärten) Kassationskläger ein Delikt im Sinne des Art. 24 litt. b MSchG erblickt, während die zweite Instanz litt. a dieses Artikels zur Anwendung gebracht hat.
2. Die entscheidende Erwägung des angefochtenen Urteils geht Ver dahin: Nachahmung der Marke Validol , und nicht wendung im Sinne des Art. 24 litt. b MSchG, liege vor, weil die Kassationskläger die Marke nicht tel quel verwendet hätten, sondern mit dem Beisatz syn. und im Nachgang zu der wissenschaftlichen Bezeichnung. Es könne sich somit nur fragen, ob sie dadurch die Marke Validol so nachgeahmt hätten, daß das Publikum irregeführt werde. Diese Frage sei zu bejahen. Denn führt das Urteil aus : Es ist in erster Linie her vorzuheben, daß der Gesetzgeber nicht etwa von einer Irre führung der Kaufleute oder gar der Fachleute usw., sondern des Publikums , d. h. der großen Masse der nicht gebildeten, jedenfalls nicht humanistisch gebildeten Volkskreise spricht, welche in letzter Linie als Konsumenten dieses Heilmittels zu betrachten sind. Und da kann es keinem Zweifel unterliegen, daß für diese das Wort Validol und nicht das vorgedruckte, ihnen aber unverständliche syn. maßgebend ist. Mit einigem Grund könnte der Standpunkt der Beklagten dann vertreten und ge billigt werden, wenn wenigstens das Wort synonym ganz aus geschrieben worden wäre, allein die bloße Vorsilbe syn. ist für das Publikum unverständlich und deshalb irreführend. dieser Ausführung erblickt die Kassationsbeschwerde eine rechts irrtümliche Auffassung des Begriffes der Markennachahmung, eine unrichtige Auslegung des Art. 24 litt. a MSchG. Unter Publikum sei nicht für alle Fälle die große Masse der Leute zu verstehen; nämlich da nicht, wo ein Artikel vorliege, der vom Lieferanten mit der betreffenden Etikette nicht an die große Masse, sondern an die dazwischenstehenden Fachleute geliefert werde, die ihn dann selbständig, mit einer neuen Etikettierung, an das Publikum abgeben. Für einen solchen Vorgang bilde der Kreis von Fachleuten das Publikum, auf dessen Unterscheidungsfähig keit es ankomme. Um einen solchen Ausnahmefall handle es sich bei den Arzneimitteln, die vom Chemiker den Droguisten und von diesen den Apothekern geliefert werden; speziell beim Menthol Valerian oder Validol sei es so. Der Apotheker gebe das Mittel nicht in der Originalverpackung an die Leute ab, son dern in einem neuen kleinern Fläschchen und nur auf ärztliche

Vorschrift; hiefür werden zwei Briefe von Apothekern eingelegt. Eventuell sei hierüber noch Beweis zu erheben. 3. Die Kassationsbeklagte deren Legitimation zur Erhebung der Strafklage keinem Zweifel unterliegen kann, da das deutsche Reich durch Erklärung vom 24. März 1903, AS d. BGes. 19 S. 523) der Union zum Schutze des gewerblichen Eigentums und dem Ergänzungsvertrage vom 14. Dezember 1900 beigetreten und die ursprünglich deutsche Marke Validol in der Schweiz eingetragen ist hält jener Begründung der Kassationsbe schwerde in erster Linie entgegen, die Behauptung, die Ware ge lange überhaupt nicht mit der streitigen Etikette an das Publikum, sei gänzlich neu und deshalb vom Kassationshof nicht zu hören. Wäre nun richtig, daß die Behauptung der Kassationskläger die zweifellos tatsächlicher Natur ist und nicht etwa eine neue Rechts ausführung oder Rechtsbegründung enthält erst in der Kassa tionsinstanz aufgestellt worden wäre, so müßte der Schlußfol gerung der Kassationsbeklagten, daß sie unzulässig sei, beigestimmt werden. Denn nach der ganzen Gestaltung des Rechtsmittels der Kassation, wonach der Kassationshof auf die Prüfung der Rechts anwendung beschränkt und die Feststellung des Tatbestandes ihm gänzlich entzogen ist, kann keinem Zweifel unterliegen, daß neue tatsächliche Behauptungen vor dem Kassationshof ausgeschlossen sind; Sache der Überprüfung des Kassationshofes ist nur, zu beurteilen, ob die Rechtsanwendung auf den festgestellten Tatbe stand eine richtige sei und weiter, gegebenenfalls, ob die erheblichen Tatsachenbehauptungen unter Anwendung richtiger Rechtsgrund sätze (eidgenössischen Rechts) gehörig festgestellt worden seien. Eine Neuverhandlung der Sache selbst oder eine eigene Feststellung des Tatbestandes (welche dem Bundesgericht als Berufungsinstanz, in engen Grenzen, und unter Ausschluß der Nova, gestattet ist, Art. 82 und a OG) ist durchaus ausgeschlossen. Die Ein wendung der Kassationsbeklagten, die fragliche Behauptung sei neu, erst vor Kassationsinstanz vorgebracht, ist nun aber nicht richtig. Die Kassationskläger haben nämlich schon in ihrer Be schwerde an das Obergericht folgendes ausgeführt: Die Beifü gung des Synonyms (hier: syn. Validol) erinnert jeden Fach mann alsbald daran, daß ihm nicht das diesen Namen tragende Produkt, also nicht Ware der Ursprungsfabrik, sondern drittes Produkt angeboten werde, so daß für Fachleute von einer Irre leitung nicht die Rede sein kann. Beim Handel mit Heilmitteln hat man es aber nur mit Fachleuten zu tun. Fachleute sind die Fabrikanten und die Abnehmer (Apotheker). Hierin liegt die Behauptung, mit der die Kassationskläger die Kassationsbe schwerde stützen, schon zur Genüge, so daß also diese Behauptung nachdem sie von der II. Instanz auch vom Kassationshof - zugelassen worden ist und der Kassationshof nicht zu überprüfen hat, ob das mit Recht geschehen sei auf ihre Erheblichkeit zu prüfen ist. Ganz klar ist dagegen, daß die von den Kassations klägern neu eingelegten Beweismiltel (Briefe der Apotheker) nicht zu berücksichtigen sind. 4. Der Prüfung der Erheblichkeit der gedachten Schutzbehaup tung der Kassationskläger vorgängig ist die Frage zu entscheiden, ob auf den vorliegenden Fall litt. a oder litt. b des Art. 24 MSchG anwendbar seien. Hierüber ist zu bemerken: Der bundes rätliche Entwurf vom 18. Januar 1890 (BBl. 1890 1 S. 291 ff.) hatte die jetzigen litt. a und b in drei Bestimmungen zerlegt und als verfolgbar erklärt: a) wer die Marke eines Andern nachmacht; b) wer die Marke eines Andern so nachahmt, daß das Publi kum irregeführt wird c) wer Marken eines Andern oder Verpackungen, die mit solchen Marken versehen sind, für seine eigenen Erzeugnisse oder Waren verwendet, um beim Publikum den Glauben zu erwecken, daß diese Erzeugnisse oder Waren von dem Hause herrühren, dessen Marken sie gesetzwidrigerweise tragen. Nach Dunand, Traité des Marques de fabrique, N° 178, p. 261, ist unter der Markennachahmung die Reproduktion der Marke eines Andern mit gewissen Modifikationen zu verstehen wogegen die Nachmachung ( contrefaçon ) die Reproduktion telle quelle , die sklavische Reproduktion bedeutet. Unter der Verwendung im Sinne der litt. b, im französischen Text usur pation , versteht Dunand (Nr. 206 S. 346) die Verwendung der geschützten Marken (als Sachgegenstände gedacht) für Er zeugnisse, die nicht von dem Hause herrühren, dessen Marke sie

rechtswidrigerweise tragen; le délit d usurpation de marque consiste dans le fait de se procurer la marque véritable d'une autre personne et de s en servir pour marquer ses produits. An Hand des bundesrätlichen Entwurfes und der Bedeutung der Worte Nachmachung und Nachahmung ist nun vorab, mit Dunand, unter Nachmachung die sklavische Reproduktion einer Marke zu verstehen. Bei der Marke, die (wie Validol ) ausschließlich Wortmarke ist und nicht noch durch ihre Schriftzüge wirkt, bedeutet daher die Reproduktion des Wortes allein immer eine Nachmachung im Sinne der litt. a des Art. 24 MSchG; von Nachahmung könnte nur bei Ver änderung wenigstens eines Buchstabens die Rede sein (vergl. BGE 27 II S. 620 ff., spez. S. 627 f. Erw. 5 belr. Vasogen Vasapon und Vasoval ). Diese Nachmachung würde eine Verwendung , falls die Definition dieses Begriffes durch Dunand richtig ist, ausschließen; denn bei der Verwendung ( usur pation ) wird die Marke nicht selbst nachgemacht, sondern die geschützte Marke wird rechtswidrigerweise auf Erzeugnissen oder Waren, auf die sie nicht gehört, angebracht. Die Dreiteilung der Delikte Nachmachung , Nachahmung und Verwendung liegt denn auch den litt. c und e des Art. 24 MSchG zu Grunde, wie unter den rechtswidrigerweise angebrachten (französischer Text: indûment apposées ) Marken zweifellos die im Sinne der litt. b angebrachten zu verstehen sind. Nach diesen Aus führungen fällt also das eingeklagte Delikt unter litt. a, nicht unter litt. b des Art. 24 MSchG. Daß eine Nachmachung nicht eine Nachahmung vorliegt, ist durch die Zusätze des wissenschaftlichen Namens und der Abkürzung syn. nicht aus geschlossen, weil eben diese Zusätze nicht Veränderungen der Wort marke selbst sind; es fragt sich vielmehr mit Rücksicht auf diese Zusätze nur, ob sie geeignet sind, die durch die Reproduktion der Wortmarke bewirkte Verwechslungsgefahr und möglichkeit auf zuheben. Bei Entscheidung dieses Punktes aber ist die von den Kassationsklägern aufgeworfene Frage von Bedeutung, an welchen Kreis von Abnehmern das Produkt der Kassationskläger mit der fraglichen Etikette gelange. 5. Von Bedeutung wäre diese Frage übrigens auch dann, wenn die in Erw. 4 hievor vertretene Auslegung des Verhält nisses von litt. a und b des Art. 24 MSchG zu einander und speziell die Auslegung der litt. b nicht gebilligt werden wollte. Denn auch wenn unter Verwendung ( usurpation ) der Marke eines Andern auf den eigenen Erzeugnissen oder Waren nicht nur die Anbringung der Marke der Markensubstanz des Andern, sondern auch die Anbringung der nicht vom An dern herrührenden, also nachgemachten oder nachgeahmten Marke zu verstehen wäre, so würde doch ebenfalls zu untersuchen sein, ob eine Gefahr und Möglichkeit der Verwechslung des Pro duktes der Kassationskläger mit dem Produkt der Kassationsbe klagten vorliege. Auch beim Delikte der litt. b muß nämlich die Verwechslungsgefahr und möglichkeit als Tatbestandsmerkmal angesehen werden, wie dies nach dem Entwurfe des Bundesrates klar ausgedrückt war. Die bezüglichen Worte des Entwurfes wurden gewiß lediglich als überflüssig gestrichen, und sie sind auch in der Tat überflüssig, wenn die in Erw. 4 vertretene Aus legung der litt. b richtig ist. Aber auch bei der andern Ausle gung, die hier supponiert wird, muß jene Verwechslungsgefahr und möglichkeit als Tatbestandsmerkmal angenommen werden aus dem Grunde, weil die Verwendung der Marke eines An dern an sich allein, z. B. auf Produkten ganz anderer Gattung noch keine Markenrechtsverletzung bilden kann, und weil das MSchG ja überhaupt den doppelten Zweck hat, sowohl den Markeninhaber als das Publikum zu schützen, die Markenrechts delikte also immer zugleich eine Verletzung des Individualrechtes des Markeninhabers als auch des Rechtsgrundsatzes von Treu und Glauben im Verkehr enthalten müssen. 6. Ist aber danach die Verwechslungsgefahr und möglichkeit Tatbestandsmerkmal des eingeklagten Deliktes, und muß sich der Vorsatz (bei dessen Vorhandensein einzig Strafe eintreten kann, Art. 25 MSchG) auch hierauf richten, so ist dann weiter erheb lich, welches die Abnehmer seien, an die das Produkt mit der nachgemachten (rechtswidrig verwendeten) Marke gelange, und ob sie die Unterscheidungsfähigkeit besitzen, um aus den Beisätzen, die die Kassationskläger angebracht haben, insbesondere aus dem Beisatz syn. , darauf zu schließen, daß es sich nicht um das AS 33 1 1907

Produkt der Kassationsbeklagten handeln könne, sondern daß damit angedeutet werden wolle, es handle sich um ein Ersatzprodukt, Surrogat, oder um ein seiner Zusammensetzung nach mit dem durch die Wortmarke Validol identisches Produkt eines andern Fabrikanten. Wenn die Vorinstanz die Feststellung hierüber ab gelehnt hat mit der Begründung, es komme doch immer in letzter Linie auf das kaufende Publikum, den eigentlichen Konsumenten, an, so kann diese Ausführung in dieser Allgemeinheit nicht ge billigt werden. Erst wenn die Möglichkeit gegeben ist, daß die von der Kassationsbeklagten beanstandete Etikettierung in die Hände der Konsumenten gelangt, ist die Möglichkeit der Täu schung und damit auch der widerrechtliche Gebrauch der Marke gegeben. Daß das, was von den Kassationsklägern ausdrücklich bestritten worden ist, der Fall sei, ist nun aber von der Vorin stanz nicht festgestellt, und es kann auch nicht aus den Erwä gungen ihres Urteils herausgelesen werden; insbesondere ist nicht erwiesen, wie es sich mit den nach Jaffa gelieferten Fläschchen verhalte. Das Urteil der Vorinstanz enthält danach einmal eine unrichtige nämlich zu absolute Auslegung des Gesetzes; es leidet aber ferner an einem Mangel im Tatbestande, nämlich an der Unterlassung der Feststellung, an wen die Ware mit der fraglichen Etikettierung gelangt; der Mangel dieser Feststellung macht die Prüfung der Gesetzesanwendung unmöglich. Die Sache ist daher zu dieser Feststellung und zu neuer Entscheidung zurück zuweisen. Demnach hat der Kassationshof erkannt: Die Kassationsbeschwerde wird begründet erklärt, das Urteil des Obergerichts des Kantons Aargau, Abteilung für Straf sachen, vom 25. Oktober 1906 in Anwendung des Art. 175 OG aufgehoben und die Sache zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurückgewiesen.