Art. 1, 10 Ziff. 4 Pat.-Ges.; distinction between unpatentable problem and patentable solution. A mere statement of the technical task is not patentable; however, a patent claim need not set out every constructional detail if the patent description, taken as a whole, discloses the essential means by which the skilled person can perform the invention with known technical resources. The decisive criterion is whether the disclosure contains a workable solution rather than only the abstract inventive problem. A general solution may extend to all embodiments that do not themselves contain a further inventive novelty. If the lower court has not decided remaining invalidity objections, notably novelty, the Federal Court may annul and remand for further fact-finding and decision (consid. 3-4).
Arteil vom 27. Mai 1904 in Sachen Stalder, Kl., W.-Bekl. u. Ber.-Kl., gegen Mac Cormick Harvesting Machine Company, Bekl., W.-Kl. u. Ber. Bekl. Erfindungsqualität: Erfindungsgedanke, Erfindungsproblem, oder Lö sung des Erfindungsgedankens ? Art. 1; 10 Ziff. 4 Pat.-Ges. A. Durch Urteil vom 20. November 1903 hat das Handels gericht des Kantons Zürich über die Rechtsbegehren: a) der Hauptklage:
Der Beklagten sei die Nachahmung der dem Kläger in Patent Nr. 13,856 geschützten Mähmaschine, die Feilbietung und der Verkauf der nachgeahmten Maschinen gerichtlich zu unter sagen, unter Androhung der in Art. 25 des Pat. Ges. vorge sehenen Straffolgen;
die Beklagte sei verpflichtet, dem Kläger 20,000 Fr. nebst Zins à 5 % seit dem Datum der Weisung (1. Juli 1902) zu bezahlen, eventuell eine nach richterlichem Ermessen, eventuell in Verbindung mit einem Beweisverfahren festzustellende Schaden ersatzsumme
es seien die auf Schweizergebiet lagernden Maschinen der Beklagten zu konfiszieren, ebenso die sämtlichen für die Feilhaltung und den Verkauf auf Schweizerboden berechneten Prospekte, Preis courants u. s. w., überhaupt alle Reklamemittel;
der Kläger sei als berechtigt zu erklären, das Urteil auf Kosten der Beklagten ein Mal in 2 3 schweizerischen Zeitungen zu publizieren; b) der Widerklage:
Das klägerische Patent Nr. 13,856 sei, soweit es das Prinzip der automatischen Ein und Ausschaltung des Getriebes zum Gegenstand hat, als nichtig zu erklären;
das klägerische Patent sei, soweit es in der Detailkonstruk tion der Maschine mit der Konstruktion der von der Beklagten fabrizierten Maschinen übereinstimmt, als nichtig zu erklären; erkannt
Die Klage wird abgewiesen.
Die Widerklage wird insofern gutgeheißen, daß die Gültig keit des schweizerischen Patentes des Klägers Nr. 13,856 auf die in demselben bezeichnete Konstruktion beschränkt wird. B. Gegen dieses Urteil hat der Kläger rechtzeitig und in rich tiger Form die Berufung an das Bundesgericht eingelegt, mit dem Antrage auf Gutheißung der Klage. C. In der heutigen Verhandlung wiederholt der Vertreter des Klägers diesen Berufungsantrag, wobei er denselben dahin präzi siert, daß eventuell zunächst in einem Vorurteil über das prinzi pielle Klagebegehren 1 und über die Widerklage entschieden werde im Sinne der grundsätzlichen Feststellung der Schadenersatzpflicht der Beklagten, und daß weiter eventuell, für den Fall der Nicht liquidität des Schadenersatzanspruchs nach Art und Umfang, ein Beweisverfahren eingeleitet werde, vor Bundesgericht oder durch Rückweisung an die Vorinstanz. Er anerbietet dabei den Beweis durch Zeugen, Urkunden und Expertise, letztere namentlich zum Beweis der Gleichartigkeit der Konstruktion beider Maschinen und der Neuheit der klägerischen Maschine. Er anerbietet auch die Vorweisung der Maschine auf Verlangen des Gerichts. Der Vertreter der Beklagten trägt auf Bestätigung des ange fochtenen Urteils an. Für den Fall der Rückweisung behält er sich ausdrücklich das Protokoll über die Frage der Neuheit des klägerischen Patentes offen. Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
Der Kläger, der sich mit der Herstellung und dem Betrieb landwirtschaftlicher Maschinen, speziell auch von Mähmaschinen, befaßt, ist Inhaber des eidgenössischen Patentes Nr. 13,856, vom
Mai 10. August 1897, für eine Mähmaschine. Nach der Patentbeschreibung ist Gegenstand der Erfindung eine Mäh maschine, welche vermöge mechanischer Mittel gestattet, daß sich die Ein und Ausrückung des Triebwerkes infolge der Einwirkung des Senkens und Hebens des Schneideapparates vollzieht". Laut der Patentbeschreibung mußte nämlich bei allen bisherigen Mäh maschinen das Triebwerk unabhängig vom Heben des Schneide apparates ausgerückt werden, was die Manövrierfähigkeit be deutend erschwerte. Die Patentbeschreibung enthält eine beispiels weise Ausführung der mechanischen Einrichtung zur Erreichung des Erfindungszweckes. Der Patentanspruch ist dahin formuliert: Mähmaschine, dadurch gekennzeichnet, daß die Heb und Senk vorrichtung für den Schneideapparat durch mechanische Mittel derart mit der Triebvorrichtung in Verbindung steht, daß infolge Hebens bezw. Senkens des Schneideapparates die Triebvorrich tung aus , bezw. eingerückt wird. Zum Verständnis dieses Erfindungsgedankens des Klägers mag folgendes bemerkt sein: Die Mähmaschinen werden in der Form eines zweirädrigen Ge spannes gebaut, an dessen Seite rechts das Schneidemesser ange bracht ist. Die Einrichtungen sind derart getroffen, daß alle maschinellen Funktionen durch den auf dem Bocke sitzenden Leiter des Vehikels veranlaßt werden, und zwar mittelst Bewegung von Hand und Fußhebeln, die vom Bocke aus erreichbar sind. Das Schneidemesser ist dabei im wesentlichen so konstruiert, daß an einer gerade verlaufenden Stange in gleichmäßigen Abständen eine Mehrzahl von Zähnen (Fingern) befestigt sind, welche das Gras 2c. erfassen sollen, und daß zu jedem Zahn ein Messer angeordnet ist, welches durch rasche Hin und Herbewegung in der zwischen den Zähnen befindlichen Lücke das Abschneiden des Grases bewirkt. Letztere Bewegung muß durch eine mechanische Vorrichtung ge schehen, einer weitern solchen bedarf es, um den Abstand des Schneidebalkens vom Erdboden genau zu fixieren (zur Regulierung des Grasschnittes), und endlich eines Mechanismus, der gestattet, den Schneidebalken aus der horizontalen Lage, in der er sich beim Schneiden des Grases befindet, in die Höhe zu heben, teils behufs
Reinigung von Grasresten, Steinchen u. dgl., hauptsächlich aber, um Hindernissen, wie Baumstrünken u. dgl., auszuweichen. Die Vorrichtung für die Bewegung der Messer des Schneidebalkens war nun, wie es scheint, früher derart beschaffen, daß die Messer automatisch in Funktion traten, wenn die Räder des Vehikels sich bewegten, also namentlich beim Zug, und die Bewegung mit dem Stillestehen der Räder aufhörte. Da aber das Hin und Her bewegen der Messer, wenn die Maschine nicht für den Grasschnitt funktionieren, z. B. gereinigt werden sollte, was mit den Händen geschieht, für den bedienenden Arbeiter eine Gefahr in sich schloß, mußte dieselbe von den Rädern unabhängig gemacht, also aus geschaltet werden können, und dies geschah nun bei den Mäh maschinen älterer Konstruktion mittelst eines besondern, beim Bock angebrachten Hand oder Fußhebels. Wenn dann aber die recht zeitige Bedienung dieses Hebels versäumt wurde, was bei der mannigfachen Inanspruchnahme des auf dem Bocke Sitzenden, insbesondere auch durch die Zugtiere, etwa vorkommen konnte, so war infolgedessen die Gefahr für den den Schneidebalken reinigen den Arbeiter, der jenes Versäumnis nicht so leicht bemerken konnte, um so größer. Der Kläger will nun durch seine zum Patent angemeldete Erfindung den genannten Übelstand beseitigen und gleichzeitig den Mechanismus und dessen Bedienung verein fachen. Unterm 16. Juni 1897 ist ihm für eine Mähmaschine mit gleichzeitigem Ausrücken des Triebwerkes beim Heben der Messer auch das deutsche Patent Nr. 95,850 erteilt worden, dessen Patentanspruch 1 mit dem Anspruch des schweizerischen Patentes identisch ist, während Patentanspruch 2 eine spezielle Ausführungsform enthält. Maschinen der in seinem Patent be schriebenen Art bringt der Kläger unter der Bezeichnung Auto matik in den Handel. Die Beklagte, welche in Chicago, Nord amerika, die Fabrikation landwirtschaftlicher Maschinen im großen Maßstabe betreibt und in Zürich eine Zweigniederlassung besitzt, verkauft in der Schweiz insbesondere einen Spezialtyp von Mäh maschinen unter dem Namen Vertikal . Diese Benennung nimmt darauf Bezug, daß bei dieser Maschine der Schneidebalken senk recht (900) gehoben wird, also das Ausweichen von Hindernissen (z. B. Bäumen) in vollem Maße gestattet, während bei der klägerischen Automatik die Hebung nur bis auf Mittelhöhe (zirka 45°) geschieht. Darin aber stimmt die beklagtische Vertikal mit der klägerischen Automatik überein, daß auch bei jener die Aus und Einschaltung des Schneidemessers automatisch durch Heben und Senken des Schneidebalkens erfolgt. Da der Kläger im Vertriebe dieser Mähmaschine eine Verletzung seines schweize rischen Patentes erblickt, hat er gegen die Beklagte Klage mit den aus Fakt. A ersichtlichen Rechtsbegehren erhoben, worauf die Beklagte mit den ebenfalls dort wiedergegebenen Rechtsbegehren der Widerklage geantwortet hat. 2. Die Begründung der Widerklage, von deren Entscheidung das Schicksal der Hauptklage abhängt, läßt sich kurz dahin zu sammenfassen: Erstens sei die angebliche Erfindung des Klägers nicht patentierbar, namentlich nicht nach schweizerischen Patent gesetz, indem nur ein Erfindungsproblem, ein Erfindungsgedanke, nicht aber eine konkrete Ausführungsform, den Gegenstand des Patentes bilde, was unzulässig sei; in dieser allgemeinen Form sei daher die Erfindung" auch nicht gewerblich verwertbar und nicht durch Modell darstellbar. Sodann mangle der klägerischen Erfindung das Erfordernis der Neuheit, wofür namentlich auf Publikationen in amerikanischen Fachzeitschriften (Official Gazette of the United States Office) abgestellt werde. Endlich sei der Kläger auch nicht der Urheber der Erfindung". Des weitern, Identität der von ihr in deneventuell, hat die Beklagte die Handel gebrachten Mähmaschine Vertikal mit der klägerischen Mähmaschine Automatik, und somit die Tatsache der Nachahmung bestritten. Die Vorinstanz istzu ihrem eingangs mitgeteilten Urteile dadurch gelangt, daß sie zunächst den Patentgegenstand, soweit er im Patentanspruch zum Ausdrucke kommt und jede Ausführungsform der Verbindung des Schneideapparates mit der Triebvorrichtung durch mechanische Mittel zum Zwecke der Aus und Einschaltung der Triebvorrichtung beim Heben bezw. Senken des Schneideapparates umfaßt, als bloßes Problem, als bloßes Erfindungsresultat, bezeichnet und daher als nicht patentierbar erklärt, und sodann ohne Erörterung der Frage der Neuheit des klägerischen Patentes ausführt, ein Beweis für die wesent liche Identität der Mähmaschine der Beklagten mit der hienach
einzig zu schützenden speziellen Konstruktion der klägerischen Mäh maschine liege nicht vor. 3. Das Bundesgericht hat sich, bei der Überprüfung dieses Urteils des Handelsgerichts, auf die Frage zu beschränken, ob und inwieweit im Gegenstande des Patentes eine Erfindung im Sinne des schweizerischen Patentgesetzes liege, eine Frage, welche nach ständiger Praxis beim sogenannten Anmelde System des schweizerischen Patentgesetzes zum Gegenstand einer Nichtig keitsklage oder Einrede gemacht werden kann. Beim Entscheide dieser Frage sind im vorliegenden Falle verschiedene Seiten des Erfindungsbegriffes: so das Vorhandensein einer schöpferischen Idee, die Überwindung wesentlicher technischer Schwierigkeiten und die Erreichung eines neuen technischen Nutzeffektes, nicht streitig und auch von der Beklagten anerkannt, indem sie erklärt hat, die spezielle, im Patente aufgeführte Ausführungsform, die Konstruk tion, nicht anzufechten, sofern das Gericht finden sollte, daß ihre Mähmaschine Vertikal mit derjenigen des Klägers nicht identisch sei. Die Vorinstanz hat aus dem Grunde, weil sie zur Annahme einer Verschiedenheit beider Konstruktionen gelangt, die Frage der grundsätzlichen Patentierbarkeit der klägerischen Detailkonstruktion nicht untersucht. Dagegen geht die Vorinstanz mit der Beklagten davon aus, die geistige Arbeit des Erfinders sei, soweit sie nicht in der speziellen Ausführungsform, die das Patent aufführt, zur Anschauung gebracht sei, nicht vollendet, es sei beim Erfindungs problem geblieben, die Lösung des Problems liege abgesehen von jener speziellen Ausführungsform - nicht vor. Zwar gibt die Vorinstanz zu, daß die Tätigkeit des Klägers nicht bei der bloßen Spekulation stecken geblieben sei, bei der bloßen Frage, wie dem Nachteil, der darin besteht, daß die Bewegung der Räder des Gespannes das Einschalten der Messer bewirkt, abgeholfen werden könne, der Patentanspruch gehe weiterhin darauf, daß die Messertriebvorrichtung mit der Heb und Senkvorrichtung des Schneideapparates in Verbindung stehe, und zwar durch mechanische Mittel. Allein gerade in diesem Gedanken der mechanischen Ver bindung sei lediglich das Erfindungsresultat, das Erfindungs problem, zu erblicken. In dieser entscheidenden Erwägung kann nun der Vorinstanz nicht beigestimmt werden. Richtig ist zwar, daß das bloße Problem, die Stellung der Aufgabe, nicht paten tierbar ist, daß vielmehr Gegenstand des Patentes nur die Lösung bilden kann, und zwar, nach dem System des schweizeri schen Gesetzes, eine Lösung, welche durch Modell darstellbar ist (Art. 1, 10 Ziff. 4). Allein in der Frage, was als Problem und was als Lösung anzusehen ist, irrt die Vorinstanz, indem sie zum Problem in casu nicht nur die Aufgabe, das Messertrieb werk gleichzeitig automatisch mit der Hebevorrichtung auszuschalten sondern auch die dazu vorgesehene durch mechanische Mittel er reichte Verbindung des Messertriebwerkes mit der Balkenhebevor richtung, durch die nach dem Patentanspruch ein automatisches Ein und Ausschalten erfolgen soll, rechnet. Dies ist unrichtig nur das erstere ist Problem, das letztere dagegen Lösung. Allerdings gibt diese Lösung nicht das Detail der konstruktiven Ausführung an; es ist nur beispielsweise angegeben, wie diese Ausschaltung des Triebwerkes durch das Heben des Schneide balkens technisch ausgeführt werden muß, und es frägt sich, ob die Erfindung so umschrieben werden kann, daß nur das allge meine Lösungsprinzip ohne spezielle Ausführungsform wieder gegeben wird, sodaß alles Nachahmung sein kann, was dieses Prinzip verletzt, auch wenn die Konstruktion eine andere ist, vor ausgesetzt nur, daß nicht in letzterer selber wieder Momente, die den Begriff der Erfindung erfüllen, enthalten sind. Mit Hartig (Studien in der Praxis des kaiserl. Pat. Amtes, S. 132, 151) ist nun davon auszugehen, daß bei Patentierung von Maschinen das wesentliche, das, worauf sich die Erfindung richtet, in der Regel nicht die einzelnen konstruktiven Teile sind, sondern der ganze Arbeitsprozeß, der Arbeitsgang. Von dieser Auffassung aus gelangt man dazu, anzuerkennen, daß zwar ein bloßes Problem nicht patentierbar ist, daß aber die im Patente darzustellende Lösung nicht solche Einzelheiten der Ausführung wiederzugeben braucht, auf die es bei der Erzielung des Erfindungseffektes nicht ankommt, die nach bekannten Regeln der Technik so oder anders gestaltet werden können, vielmehr eine allgemeine Lösung genügt, sofern diese durch Sachverständige ausführbar und, wie für das schweizerische Patentgesetz hinzugefügt werden muß, durch Modell darstellbar ist; alsdann umfaßt diese allgemeine Lösung alle die
jenigen Ausführungsformen des Problems, die nicht selbst wieder eine technische Neuheit (Eigenartigkeit) und einen wesentlichen technischen Fortschritt enthalten (vgl. Schanze, Problem, Prinzip und Hypothese, in Gew. Rechtsschutz und Urheberrecht, Bd. III, S. 161, spez. S. 165 f.). Hienach liegt eine Erfindung erst dann vor, wenn die Lösung des Problems, das sich die Erfindung stellt, soweit in die Einzelheiten dargelegt ist, daß die Ausführung jedem Sachverständigen mit den hergebrachten Mitteln der Technik möglich ist; oder m. a. W.: Die Darstellung der Erfindung gibt dann nicht nur ein Problem wieder, sondern eine Lösung, wenn in dieser Darstellung alle die wesentlichen Momente gegeben sind, welche dem Sachverständigen die Ausführung, unter Verwendung irgend eines zur Erzielung der Lösung bekannten technischen Aus führungsmittels, ermöglichen. Ob dies beim streitigen Patente zu treffe, hat die Vorinstanz nicht geprüft, und es könnte sich fragen, ob nicht die Sache schon zur Entscheidung hierüber an sie zurück zuweisen sei. Indessen muß ohne weiteres Beweisverfahren an Hand des streitigen Patentes selber als festgestellt erachtet werden, daß in casu auf Grund der Patentbeschreibung, unter Weglassung der beispielsweise angegebenen Konstruktion, jedem Sachverständigen die Ausführung möglich ist. Wenn die Vorinstanz gegen die hier entwickelte Auffassung vom Wesen der Erfindung gegenüber dem Erfindungsproblem geltend macht, hienach würde das Monopol des Erfinders eine Mehrheit von Ausführungsmöglichkeiten um fassen und damit würde die Freiheit des technischen Schaffens in unzulässiger Weise eingeschränkt, so übersieht sie, daß das Patent zwar alle diejenigen Ausführungsmöglichkeiten der Erfindung um faßt, welche, wie die beispielsweise angegebene, die bloße Ver wendung bekannter technischer Handgriffe enthalten, aber auch nur diese, und daß ein konkretes Ausführungsmittel selbst wieder Gegenstand einer Erfindung sein kann. Mit Recht weist ferner der Kläger zur Entkräftung des Nichtigkeitsgrundes des Nicht vorhandenseins einer Erfindung auf sein deutsches Patent hin, bei dem nicht nur eine spezielle Ausführungsform, sondern das all gemeine Lösungsprinzip in einem besondern Patentanspruch ge schützt ist; und es darf wohl im Anschlusse hieran noch darauf verwiesen werden, daß auch die Erteilung des Patentes durch das schweizerische Patentamt, die ja immerhin nach einer gewissen Prüfung erfolgt (vergl. Art. 17 Pat. Ges.), den Gedanken, daß die Erfindung im Stadium des Problems stecken geblieben sei, eher hätte ausschließen sollen. Schon an diesem Umstande scheitert wohl auch der Standpunkt der Beklagten, die Erfindung des Klägers sei nicht durch Modell darstellbar, der ja übrigens durch die Vorlage des (beispielsweisen) Modells durchaus widerlegt ist. 4. Kann so der Vorinstanz in der entscheidenden Erwägung: der Frage des Vorhandenseins einer Erfindung im ganzen Um fange des Patentes, nicht beigestimmt werden, so sind dagegen noch die übrigen Einreden, die die Beklagte gegen die Rechtsbeständig keit des Patentes erhoben hat, so vor allem die Einrede der Nichtneuheit im Sinne der Offenkundigkeit (vergl. über den Unterschied von Neuheit im Sinne der Eigenartigkeit, also als eines Begriffsmerkmales der Erfindung, und im Sinne des Nichtbekanntseins: Spiro, in Zeitsch. f. schweiz. Recht, N. F., Bd. XX, S. 396, und Schanze, Schweiz. Pat. Recht, S. 7), zu prüfen. Da die Vorinstanz hierüber zwar verhandelt, aber nicht entschieden hat und zur Entscheidung eine Ergänzung der Akten nötig ist, ist die Sache zur neuen Verhandlung und Ent scheidung, eventuell auch über das Quantitativ des Entschädigungs anspruches des Klägers und alle weitern streitigen Punkte, unter Aufhebung des angefochtenen Urteils an die Vorinstanz zurückzu weisen (Art. 82 Abs. 2 OG). Demnach hat das Bundesgericht erkannt: In Gutheißung der Berufung des Klägers wird das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 20. November 1903 aufgehoben und die Sache zu neuer Verhandlung und Entscheidung an dieses Gericht zurückgewiesen.