Patentability of shoe rivet reinforcement; new requests on appeal inadmissibleKI-generiert

40. Arteil vom 14. Mai 1004 in Sachen Bolliger Cie. und Genosse, Bekl., W.-Kl. u. Ber.-Kl., gegen C. F. Bally, Söhne, Kl., W.-Bekl. u. Ber. Bekl. Unstatthaftigkeit eines vor der Vorinstanz nicht gestellten Antrages auf Oberexpertise vor Bundesgericht, Art. 80 06. Neuheit einer Erfindung, Art. 2 und Art. 10 Ziff. 1 Pat.-Ges. Erfindungs qualität. Klage auf Unterlassung weiterer Nachahmung und des Verkaufes nachgeahmter Gegenstände, sowie auf Schadenersatz (Art. 24 Pat.-Ges.). A. Die Kläger erwarben am 27. Oktober 1898 ein schweiz. Patent Nr. 16,884 für eine Neuerung an Schuhen, laut Patent anspruch darin bestehend, daß das Vorderblatt des Schuhes mit dem Hinterblatt desselben außer durch Rähte noch durch Nietung verbunden ist. Aus der Patentbeschreibung und der beigefügten Zeichnung ist ersichtlich, daß hiebei unter Nietung eine oder zwei kontinuierliche Reihen von Nieten verstanden wurden. In der Folge fabrizierten die Beklagten Bolliger Cie. eben falls Schuhe, bei denen das Vorderblatt mit dem Hinterblatt außer durch Nähte noch durch eine oder zwei kontinuierliche Reihen von Nieten verbunden ist. Der Beklagte Hirt verkaufte diese Schuhe. B. Im März 1903 führten C. F. Bally, Söhne, gegen Bolliger Cie. und Rud. Hirt beim Handelsgericht des Kantons Aargau Klage mit den Anträgen:

41. Den Beklagten Bolliger Cie. sei zu untersagen, noch weiter Schuhe, bei denen das Vorderblatt mit dem Hinterteil außer durch Nähte noch durch eine kontinuierliche Nietung ver bunden ist, wie beispielsweise der eingeklagte Schuh eine aufweist herzustellen und zu verkaufen.

42. Dem Beklagten Rudolf Hirt sei zu verbieten, solche Schuhe von den Beklagten Bolliger Cie. noch weiter zu kaufen und schon gekaufte zu veräußern oder zu verwerten.

43. Die Beklagten Bolliger Cie. seien zu einer Entschädigung an die Kläger von 900 Fr., eventuell nach richterlichem Ermessen, zu verfällen. Das dritte Klagebegehren wurde damit begründet, daß von den Beklagten 1290 Paar Schuhe mit kontinuierlichen Nietenreihen verkauft worden und infolge dessen den Klägern ein Gewinn von 1290 X 70 Cts. 903 Fr. entgangen sei. Im Laufe des Prozesses haben die Kläger zugegeben, daß ihr Gewinn nur 35 Cts. per Paar Schuhe würde betragen haben. Die Beklagten behafteten die Kläger bei dieser Erklärung. Ihrerseits anerkannten sie, 1290 Paar Schuhe mit kontinuierlichen Nietenreihen verkauft zu haben. Die Beklagten beantragten Abweisung der Klage und stellten Widerklage auf Nichtigerklärung des klägerischen Patentes. Zur Begründung wurde angeführt, daß die Nietung bei Schuhen, speziell bei der Verbindungsstelle des Vorder und Hinterblattes nicht neu sei und daß schon mehr als 30 Jahre solche Nietungen vorgenommen worden seien. Richtig sei allerdings, daß man früher meistens nur eine oder zwei Nieten anbrachte. Es genüge aber zur Gutheißung der Widerklage, daß die Anwendung von Nieten an Schuhen nicht neu sei. Es werde die Ernennung von Experten verlangt. Falls diese zum Schluß gelangen sollten, daß die Nie tung der Widerbeklagten eine Neuerung sei, dann sei freilich die Klage der Widerbeklagten grundsätzlich gerechtfertigt. Die Kläger und Widerbeklagten beantragten die Abweisung der Widerklage. Das Handelsgericht des Kantons Aargau ordnete eine Exper tise an und ernannte zu Experten Patentanwalt E. Blum in Zürich und Prokurist Strobel von der Schuhfabrik Strub, Glutz Cie. in Olten. Den Experten wurden folgende Behauptungen der Widerkläger zur Begutachtung unterbreitet: Die Nietung von Schuhen, speziell bei der Verbindungsstelle des Vorder und Hinterblattes ist nicht neu; schon seit länger als 30 Jahren sind solche Nietungen vorgenommen worden. Richtig ist allerdings, daß man früher meistens nur eine oder zwei Nieten anbrachte. Allein bei der Beurteilung der Frage über die Erfindung kommt es nicht darauf an, ob man zwei oder mehrere Nieten anbringt, sondern lediglich darauf, daß man sich zur Verstärkung der Verbindungsstellen an Schuhen schon längst der Nieten bedient hat. Im Nieten liegt das Neue und nicht darin, ob man eine oder mehrere Nieten anbringt, das kann man machen, wie man will und wie es das Bedürfnis gerade erheischt. Außerdem wurde den Experten noch von Amtes wegen u. a. folgende Frage vorgelegt: Wird durch den Gegenstand des Patents ein neues technisches Ergebnis, eine von der bisher bekannten abweichende technische Wirkung geschaffen oder liegt bloß eine Steigerung bereits be kannter Wirkungen vor? Der Experte Blum gelangte in seinem Teilgutachten zum Re sultat, daß der Gegenstand des klägerischen Patentes patentfähig sei. Der Experte Strobel gelangte zum entgegengesetzten Resultat und verneinte speziell obige von Amtes wegen gestellte Frage. Die Kläger und Widerbeklagten erklärten hierauf, gegenüber dem Gutachten Strobel an ihren Ausführungen festzuhalten. Die Beklagten und Widerkläger gaben folgende Erklärungen ab: Da die beiden Gutachten ganz auseinandergehen, hat es keinen Zweck, Erläuterungsfragen zu stellen. Das Handelsgericht wird nun urteilen müssen und erklären, welchem von beiden Gutachten es Glauben beimessen will, oder ob eine Oberexpertise stattzufinden habe. Ich gewärtige daher Ihre weitere Verfügung. Eine Oberexpertise wurde von keiner Seite förmlich beantragt. C. Mit Urteil vom 14. Januar 1904 erkannte das Handels gericht des Kantons Aargau:

44. Den Beklagten Bolliger Cie. wird untersagt, noch weiter Schuhe, bei denen das Vorderblatt mit dem Hinterteil außer durch Nähte noch durch eine kontinuierliche Nietung verbunden ist, wie beispielsweise der eingeklagte Schuh eine aufweist, herzustellen und zu verkaufen (vide Patentanspruch Nr. 16,884).

45. Dem Beklagten Rudolf Hirt wird untersagt, solche Schuhe von den Beklagten Bolliger Cie. noch weiter zu kaufen und schon gekaufte zu veräußern oder zu verwerten.

46. Die Beklagten Bolliger Cie. haben an die Kläger eine Entschädigung von 451 Fr. 50 Cts. zu bezahlen.

47. Mit ihrer Widerklage werden die Beklagten abgewiesen. Aus den Urteilsmotiven ist ersichtlich, daß die sub Dispositiv 3 festgesetzte Entschädigung von 451 Fr. 50 Cts. auf der Annahme eines Gewinnes von 35 Cts. per Paar Schuhe und einer An zahl von 1290 Paar verkauften Schuhen beruht. Vergl. im übrigen Erwägung 3 hienach. D. Gegen dieses Urteil haben die Beklagten und Widerkläger rechtzeitig und in richtiger Form die Berufung an das Bundes gericht erklärt mit den Anträgen:

48. In Aufhebung des angefochtenen Urteils des Handelsgerichts des Kantons Aargau vom 14. Januar 1904 sei in erster Linie die Widerklage gutzuheißen, d. h. das den Widerbeklagten C. F. Bally, Söhne, am 27. Oktober 1898 erteilte schweizerische Patent Nr. 16,884, erworben für eine behauptete Neuerung an Schuhen, sei als nichtig zu erklären.

49. Eventuell sei die Sache an das Handelsgericht des Kantons Aargau zurückzuweisen, mit dem Auftrag, eine Oberexpertise in Sachen anzuordnen und durchzuführen und gestützt auf deren Er gebnis das Endurteil alsdann auszufällen.

50. Es sei die Klage der Kläger abzuweisen.

51. Eventuell sei der den Klägern zugesprochene Betrag von 451 Fr. 50 Cts. abzuweisen, infolge mangelnden Beweisantrages und Beweises. E. In der heutigen Verhandlung vor Bundesgericht hat der Vertreter der Berufungskläger die Berufungsanträge wiederholt. Der Vertreter der Berufungsbeklagten hat Abweisung der Berufung und Bestätigung des angefochtenen Urteils beantragt. Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

52. Da die formellen und materiellen Voraussetzungen des Rechtsmittels der Berufung gegeben sind, so ist auf die Beur teilung von Klage und Widerklage einzutreten. Dagegen erscheint das eventuelle Rückweisungs und Aktenvervollständigungsbegehren insofern als unstatthaft, als eine Oberexpertise vor der kantonalen Instanz nicht beantragt worden, die Anbringung neuer Begehren in der Berufungsinstanz aber ausgeschlossen ist (vergl. Art. 80 G).

53. Sowohl für den Entscheid über die Hauptklage als für die Beurteilung der Widerklage ist vor allem maßgebend, ob das klägerische Patent Nr. 16,884 eine schutzberechtigte Erfindung dar stelle oder nicht. Die Beklagten und Widerkläger machen geltend, es liege auf Seiten der Kläger und Widerbeklagten weder eine neue, noch überhaupt eine Erfindung vor. Sie behaupten jedoch selber nicht positiv, daß die Anbringung einer kontinuierlichen Reihe von Nieten längs der Nähte schon vor Anmeldung des klägerischen Patentes in der Schweiz bekannt gewesen sei, sondern sie geben zu, daß man früher meistens nur eine oder zwei Nieten an brachte. Jedenfalls aber ist der Beweis nicht erbracht, daß schon vor 1898 in der Schweiz Schuhe mit Nietennähten neben den gewöhnlichen Nähten fabriziert worden seien, oder daß eine der artige Verwendung der Nieten in der Schweiz bekannt gewesen sei. Vielmehr ist den Akten lediglich zu entnehmen, daß schon seit zwanzig oder dreißig Jahren Einzelnieten zur Befestigung von Schnallen oder zur Unterstützung des besonders gefährdeten End punktes der senkrechten Seitennaht am sogenannten Laschenschuh verwendet worden waren. Da nun das klägerische Patent, wie sich aus dem im Zusammenhang mit der Patentbeschreibung und den beigefügten Zeichnungen zu interpretierenden Patentanspruch desselben ergibt, nicht etwa die Verwendung von Nieten in der Schuhfabrikation schlechthin, sondern speziell die Verstärkung ganzer Nähte durch parallele Nietenreihen zum Gegenstand hat, so ist nicht zu bezweifeln, daß die klägerische Erfindung, sofern ihr überhaupt der Charakter einer Erfindung zukommt, auf das Prädikat der Neuheit Anspruch erheben kann.

54. Bezüglich der weitern, von den Gerichten ebenfalls zu prüfenden, in casu besonders umstrittenen Frage, ob überhaupt eine Erfindung vorliege, ist der Vorinstanz darin beizupflichten, daß bei der Verwendung von Nietenreihen längs den Nähten ein ganz anderer technischer Zweck verfolgt und erreicht wird, als bei der Anbringung von Einzelnieten, sei es als Ecknieten am Laschenschuh, sei es behufs Befestigung von Schuhschnallen. Dar aus folgt nun freilich das Vorhandensein einer Erfindung noch nicht, sondern es muß außerdem ein für die Erreichung des neuen technischen Nutzeffektes kaufaler schöpferischer Gedanke zu

konstatieren sein. Denn, wie das Bundesgericht schon wiederholt und insbesondere durch Urteil vom 12. Juli 1890 in Sachen Müller gegen Goar (Bd. XVI, S. 596) entschieden hat, sind mehr oder weniger geschickte Abänderungen längst bekannter Ge brauchsgegenstände oder Einrichtungen keine Erfindungen. Ander seits ist aber daran festzuhalten, daß, wie ebenfalls in dem citierten Entscheide bemerkt wurde, das Gesetz bedeutsame und unbedeutende Erfindungen in gleicher Weise schützt und einer Erfindung der gesetzliche Schutz deshalb nicht versagt werden kann, weil das Maß geistiger Tätigkeit, welches zu ihrer Hervorbringung er forderlich war, ein geringes ist. Liegt nun wirklich etwas neues, mit Nutzen zu gebrauchendes vor, das aber gleichwohl bisher von niemand ausfindig gemacht worden war, so ist in der Regel der Schluß gerechtfertigt, daß es nur durch diejenige geistige Tätigkeit zu eruieren war, welche eben als erfinderisch bezeichnet zu werden pflegt (vergl. Schanze, Patentfähigkeit, S. 40). Diese Er wägungen treffen auf den vorliegenden Fall zu. Denn wenn gleich zuzugeben ist, daß das Maß geistiger Tätigkeit, dessen es zur Hervorbringung des von den Klägern erzielten technischen Nutzeffektes bedurfte, kein besonders großes genannt zu werden verdient, so waren doch immerhin während 20 oder 30 Jahren Nieten an Schuhen angebracht worden, ohne daß irgend jemand auf den Gedanken kam, die Nietung zur Unterstützung ganzer Nähte zu verwenden. 4. Liegt somit auf Seiten der Kläger und Widerbeklagten in der Tat eine schutzberechtigte Erfindung vor, so ist die Widerklage abzuweisen, die Klage dagegen prinzipiell zu schützen. Denn die klägerische Behauptung, daß das Fabrikat der Beklagten unter den Patentanspruch der Kläger falle, ist nicht nur unwidersprochen geblieben, sondern steht sogar mit den Ausführungen der Wider klage (vergl. Fakt. B hievor), wie überhaupt mit dem Inhalt sämtlicher Akten, im Einklang. Der beklagtische Hinweis auf Produkte der Schuhfabrik Kreuz lingen, welche mit denjenigen der Kläger identisch seien, erscheint schon aus dem Grunde als unstichhaltig, weil es sich dabei um Fabrikate handelt, die jünger sind, als das klägerische Patent Nr. 16,884. Was schließlich die von den Klägern geltend gemachte Ent schädigungsforderung betrifft, so ist dieselbe in dem vorinstanzlich zugesprochenen Betrage und aus denselben Gründen, auf welchen die Entscheidung der Vorinstanz beruht, gutzuheißen. Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Handels gerichts des Kantons Aargau vom 14. Januar 1904 in allen Teilen bestätigt.