Patent invention and novelty; remand for expert reassessmentKI-generiert

121. Urteil vom 15. Dezember 1899 in Sachen Honer gegen Schatz. Nichtigkelt einer Erfindung, Art. 10 Pat.-Ges. Nichtigkeitsgrund, dass eine Erfindung nicht vorliege; Nichtigkeitsgrund der Nichtneuheit der Erfindung (Art. 10 Z. 1 leg. cit.). Rückweisung an die Vorinstanz wegen nicht richtiger Auffassung des Begriffes der Erfindung durch die Experten (und die Vorinstanz). A. Durch Urteil vom 15. Juni 1899 hat der Appellations und Kassationshof des Kantons Bern erkannt:
122. Der Kläger ist mit dem Rechtsbegehren seiner Vorklage abgewiesen.
123. Dem Beklagten ist sein erstes Widerklagsbegehren zugesprochen und demgemäß das dem Kläger erteilte Patent Nr. 7720 nichtig erklärt. B. Gegen dieses Urteil hat der Kläger rechtzeitig und in richtiger Form die Berufung an das Bundesgericht erklärt, mit dem Antrage: in Aufhebung des angefochtenen Urteils sei die Vorklage gutzuheißen, die Widerklage dagegen abzuweisen. C. In der heutigen Verhandlung wiederholt der Vertreter des Klägers diesen Berufungsantrag. Der Vertreter des Beklagten trägt auf Abweisung der Berufung an. Der Prokurist des Klägers Honer demonstriert an einem Mo delle seiner Maschine die Funktion derselben und erklärt, er bean spruche als neue Erfindung die Kombination der drei bisher be kannten Vorrichtungen (Lochstanze, Winkeleisenschneidapparat und Tafelschere) mit dem Gestell, und die Art und Weise der Funktion des letztern. Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
124. Der Kläger ist Inhaber des schweizerischen Patentes Nr. 7720 vom 21. Dezember 1893/16. November 1895 für eine kom binierte Stanz und Schneidmaschine. In der Patentschrift wird der Hauptanspruch, Nr. 1, folgendermaßen beschrieben: Eine aus

Lochstanze, Winkeleisenschneidapparat und Tafelschere kombinierte Werkzeugmaschine, deren Maschinengestell dadurch gekennzeichnet ist, daß sich dessen unterer Teil nur auf der einen Seite der durch die Scherenschnittlinie gelegten Vertikalebene ausdehnt und sich der obere Teil nur in einem in derselben Ebene liegenden Querschnitte an den untern Teil anschließt, wodurch über dem unteren Teil und unter dem obern Teil je eine nach der Außenseite unbegrenzte Passage für je eins der Bänder ermöglicht ist, in welche eine unbegrenzt breite Blechtafel zerschnitten werden kann. Und in der Patentbeschreibung wird hierüber des nähern ausgeführt: Aller dings seien mit Lochstanze und Winkeleisenschneidapparat kombi nierte Tafelscheren schon seit langem bekannt; aber es sei bisher nur möglich gewesen, Blechtafeln von unbegrenzter Länge mitten durchzuschneiden, nicht aber solche von zugleich unbegrenzter Breite ; die Erfindung betreffe nun die Kombination von Blechscheren, welche ebenso das Durchschneiden beliebig breiter wie beliebig langer Blechtafeln ermögliche, mit einer Lochstanze und einem Winkeleisenschneidapparat, unterscheide sich also von der bereits bekannten Kombination dieser drei Maschinenarten dadurch, daß sie das Durchschneiden unbegrenzt langer und breiter Blechtafeln gestatte. Um eine Blechtafel von unbegrenzter Breite auf der Maschine schneiden zu können, sei das Maschinengestell derartig eingerichtet, daß sich der untere Teil desselben nur auf der einen Seite der senkrechten Ebene, in welcher die Scheren schnittlinie liege, ausdehne und sich der obere Teil des Gestelles nur in einem in eben dieser Ebene liegenden Querschnitt an den untern Teil anschließe, so daß über dem untern Teil und unter dem oberen Teil ein nach der Außenseite unbegrenzter Durchgang für je eines der Bänder frei sei, in welche eine beliebig breite Blechtafel durch die Schere zerschnitten werden könne. Dem Beklagten wurde am 13. Mai 1895 das schweizerische Patent Nr. 10,204 für eine mit Winkeleisenschere und Lochmaschine kombinierte Blechschere erteilt, als deren Hauptanspruch gekenn zeichnet wird: Eine Blechschere zum Schneiden von Blechen in unbegrenzter Länge und Breite mit selbstthätiger Vorrichtung zum Auseinanderhalten der beiden Schnittteile einer durchzu schneidenden Blechtafel, kombiniert mit Winkeleisenschere und Lochmaschine, deren sämtliche Wellen und Exzenter im rechten Winkel, die Stößel dagegen parallel zur Schnittlinie der Blechschere gelagert sind. Im März 1896 lieferte der Be dem Schlosser klagte durch Vermittlung eines Zwischenhändlers meister Grüring Dutoit in Biel eine Werkzeugmaschine, die nach seinem Patent Nr. 10,204 konstruiert war. Der Kläger erblickte hierin eine Verletzung seines Patentes und erhob gegen den Be klagten mit Schrift vom 31. Mai 1897 Klage auf Grund des Art. 24 Ziff. 2 eidg. Patentgesetz, mit dem Begehren auf Ver urteilung zu einer angemessenen Entschädigung. In der Klage schrift ist gesagt, die Erfindung des Klägers bestehe darin, daß das Gestell der kombinierten Maschine einesteils zur Aufnahme von drei verschiedenen Vorrichtungen, nämlich einer Lochstanze, eines Winkeleisenschneidapparates und einer Tafelschere, ander seits derart eingerichtet ist, daß vermittelst der Tafelschere Blech tafeln von unbegrenzter Breite geschnitten werden können. Der Beklagte (der den Gerichtsstand im Kanton Bern anerkannt hatte) beantragte Abweisung der Klage und erhob überdies eine Widerklage auf Nichtigerklärung des klägerischen Patentes. Den erstern Antrag stützte er außer auf die Begründung der Widerklage auch darauf, daß sein Patent Nr. 10,204 und demgemäß die nach demselben angefertigte und dem Grüring Dutoit gelieferte Maschine, eine Nachahmung des klägerischen Patentes nicht bilde; die Nichtigkeitsklage begründete er damit, der Patentanspruch des Klägers sei überhaupt keine Erfindung, weil ihm kein eigener schöpferischer Gedanke zu Grunde liege, und jedenfalls sei die sog. Erfindung des Klägers nicht neu, da deren Wesen zur Zeit der Anmeldung des klägerischen Patentes in der Schweiz schon derart bekannt gewesen sei, daß die Aus führung durch Sachverständige möglich gewesen sei (Art. 2 und 10, Ziff. 1 Pat. Ges.). Die von der Vorinstanz bestellten Ex perten erklärten (in ihrem in der Verhandlung vom 16. März 1899 mündlich abgegebenen Gutachten), die vom Beklagten dem Grüring Dutoit gelieferte Maschine entspreche der Beschreibung im klägerischen Patente, und ebenso weise die im Patente des Beklagten beschriebene Werkzeugmaschine die in dem Hauptan spruche des klägerischen Patentes gekennzeichnete Einrichtung auf,

ohne dieser gegenüber wesentlich neues darzubieten; sie fügten jedoch bei, daß in keinem der beiden Patentansprüche ein schöpfe rischer Gedanke enthalten sei. Sodann bejahten sie den Beweissatz des Beklagten: Daß die Erfindung des Klägers, namentlich be züglich der Ansprüche 1 und 3 im Zeitpunkte der Anmeldung des Patentes Nr. 7720, d. h. am 21. Dezember 1893, in der Schweiz bereits derart bekannt gewesen sei, daß ihre Ausführung durch Sachverständige möglich war und daß überhaupt der Er findung der klägerischen Maschine kein schöpferischer Gedanke zu Grunde liege. Die Begründung dieses Gutachtens läßt sich dahin zusammenfassen: Alle Elemente der Maschine seien zur Zeit der Anmeldung des klägerischen Patentes bereits bekannt gewesen; die Herstellung durch Sachverständige sei also selbstverständlich möglich gewesen. Ein gewisses technisches Verdienst liege allerdings in der Herstellung der vom Kläger gemachten Kombination; ein Hauptvorteil der Vereinigung liege in der Raumersparnis. Auf die Erläuterungsfrage des Vertreters des Klägers: ob eine Maschine, wie im Anspruch 1 beschrieben, bereits bekannt war, deren Gestell so ausgebildet ist, daß Blechplatten in unbegrenzter Breite und Länge mit der betreffenden Schere geschnitten werden können, gaben die Experten zur Antwort (laut Protokoll über die betreffende Verhandlung): Sie können diese Frage nicht be antworten, sie haben eine solche kombinierte Maschine vor dem angegebenen Zeitpunkte nicht gesehen; wohl aber seien deren einzelne Elemente bekannt gewesen. So seien einfache Blech scheren zum Durchschneiden unbegrenzt breiter Blechtafeln, kom biniert mit Lochmaschine, damals bereits bekannt gewesen, dagegen waren solche Maschinen mit der hier erwähnten Kombination den Experten nicht bekannt. Die in Anspruch 1 des Honer prä zisierte Dreiwerkzeugmaschine mit den dort angegebenen Elementen war den Experten somit nicht bekannt. Die Vorinstanz hat gestützt auf dieses Gutachten gefunden, in der Maschinenkonstruk tion, wofür der Kläger das Patent Nr. 7720 ausgewirkt, könne eine patentschutzfähige neue Erfindung, ja sogar eine Erfindung überhaupt nicht erblickt werden, und ist so zu ihrem eingangs sub A mitgeteilten Urteile gelangt. 2. Für das Schicksal der Vorklage ist, wie die Vorinstanz zu treffend bemerkt, der Entscheid über die Widerklage und die damit geltend gemachte Nichtigkeit des klägerischen Patentes, aus dessen Verletzung der Kläger einen Entschädigungsanspruch herleitet, präjudiziell, und es ist daher vorab die Begründetheit der Wider klage zu prüfen. Dabei ist zunächst die Aktivlegitimation des gemäß Art. 10 Beklagten die zudem nie bestritten war Schlußabsatz des Patentgesetzes in der Fassung vom 23. März 1893 gegeben. Nun macht der Beklagte zwei Nichtigkeitsgründe geltend, ohne sie freilich scharf auseinander zu halten: denjenigen, es liege beim klägerischen Patentanspruche überhaupt keine Er findung vor, und den weitern, die Erfindung sei im Sinne des Patentgesetzes nicht als neu zu bezeichnen. Wie das Bundesge richt in seinen Urteilen vom 12. Juli 1890 i. S. Müller gegen Goar (Amtl. Samml. XVI, S. 595 f. Erw. 3) und vom 16. Juli 1894 i. S. Schelling und Stäubli gegen Rüegg und Boller (Amtl. Samml. XX, S. 681 Erw. 4) ausgesprochen hat, kann das Nichtvorhandensein einer Erfindung in der That als Nichtig keitsgrund geltend gemacht werden, obschon Art. 10 Pat. Gesetz diesen Mangel nicht unter den Nichtigkeitsgründen aufzählt (s. dagegen Simon, Patentschutz, S. 100). Es folgt dies außer aus der Erwägung, daß die Anfechtbarkeit eines Patentes wegen Nichtneuheit der Erfindung a fortiori zur Zulässigkeit der An fechtbarkeit wegen Mangels einer Erfindung führe und also dieser Nichtigkeitsgrund implicite in Art. 10 Ziff. 1 Pat. Ges. ent halten sei, auch aus dem Zwecke des schweizerischen Patentgesetzes und dem von ihm angenommenen Patentsystem: Zweck des Ge setzes ist der Schutz von Erfindungen; das System der Patent erteilung ist das sog. Anmeldungssystem, wonach das Patentamt keine Prüfung des Vorhandenseins der Erfindung übernimmt und dafür keine Gewähr leistet (Art. 18 Abs. 1 Pat. Ges.); bei gerichtlichen Streitigkeiten aus Patenten sind daher die Ge richte nach allen Richtungen frei in der Beurteilung, und es muß ihnen namentlich auch die oberste Frage: ob eine Erfindung über haupt vorliege, zur Beurteilung zustehen, da andernfalls diese Frage überhaupt nicht aufgeworfen und damit unter Umständen auch Nicht Erfindungen der Schutz erteilt, der Zweck des Gesetzes also vereitelt werden könnte. Alsdann aber kann der Mangel dieses

obersten Requisites gewiß auch als Nichtigkeitsgrund geltend ge macht werden. Das Wesen der Erfindung nun, das im Gesetze nicht definiert ist, besteht nach der in der bundesgerichtlichen Praxis angenommenen Definition in einem schöpferischen Gedanken, durch welchen ein neues technisches Ergebnis, eine neue technische Wirkung geschaffen wird (Amtl. Samml., Bd. XVI, S. 596 Erw. 4). Eine Erfindung kann danach bestehen in einer Kom bination von Naturkräften, die einen neuen technischen Nutzeffekt hervorbringt; sodann aber auch im Schaffen einer neuen Funktion zur Erzielung eines schon bekannten technischen Resultates, sofern die neue Funktion einen technischen Fortschritt bedeutet. Somit wird das Vorhandensein einer Erfindung nicht dadurch ausge schlossen, daß bloß einzelne schon bekannte Elemente kombiniert werden; in einer solchen Kombination liegt vielmehr eine Er findung dann, wenn die Kombination selbst eine neue technische Funktion ausübt, oder einen neuen technischen Effekt hervorbringt, sowie dann, wenn nicht lediglich eine Übertragung vorliegt, son dern eine neue technische Schwierigkeit überwunden werden muß (s. Kohler, Forschungen aus dem Patentrecht, S. 30); durch letzteres insbesondere unterscheidet sich die Erfindung von der Konstruktion. Im vorliegenden Falle nun ist unbestritten, daß jede einzelne der drei kombinierten Maschinen früher schon be kannt war, ferner, daß auch Kombinationen dieser Maschinen nichts neues sind, sowie, daß auch nach der Zusammenstellung, wie sie vom Kläger vorgenommen worden ist, jede einzeln für sich arbeitet. In dieser bloßen mechanischen Zusammenstellung, diesem Nebeneinanderstellen, kann jedenfalls eine Erfindung nicht erblickt werden. Dagegen behauptet der Kläger, es sei bei der von ihm getroffenen Zusammenstellung eine neue, durch dieselbe entstan dene Schwierigkeit zu überwinden gewesen: es habe eine Einrich tung getroffen werden müssen, daß ein nach der Außenseite unbe grenzter Durchgang für je eines der Bänder frei werde, und durch diese Einrichtung zeichne sich das Maschinengestell aus (vgl. Patent anspruch 1 und dessen nähere Beschreibung, die Ausführung in der Klageschrift, sowie die in der heutigen Verhandlung vom Prokuristen des Klägers abgegebenen Erklärungen). Nun sind die Experten offenbar von der rechtsirrtümlichen Auffassung aus gegangen, bei einer Kombination schon bekannter Elemente könne überhaupt nie von einer Erfindung die Rede sein, und sie haben infolgedessen über den eben berührten entscheidenden Punkt gar keine Auskunft gegeben, so daß die Akten in dieser Beziehung unvollständig sind. Gemäß Art. 82 Abs. 2 Org. Ges. ist daher das angefochtene Urteil aufzuheben und die Sache zur Akten vervollständigung und zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz, unter Beobachtung des in Art. 84 eod. ausgesprochenen Grund satzes, zurückzuweisen. Die Experten haben sich darüber auszu sprechen, ob die Kombination der drei Maschinen mit dem Gestell, und die Art und Weise der Einrichtung des Gestelles eine der artige ist, daß dadurch eine neue technische Schwierigkeit über wunden und somit ein neuer technischer Nutzeffekt hervorgebracht wird. Ferner werden sie nach Bejahung dieser ersten Frage: ob eine Erfindung überhaupt vorliege, die zweite zu entscheiden haben, ob diese Anordnung mit diesem Gestell zur Zeit der An meldung des klägerischen Patentes in der Schweiz schon derart bekannt gewesen sei, daß die Ausführung durch Sachverständige möglich gewesen wäre, also die Frage der Neuheit der Erfin dung; weder im Expertengutachten, noch im Urteile der Vorin stanz sind diese beiden Fragen genügend getrennt, was wiederum als rechtsirrtümlich anzusehen ist. Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Das Urteil des Appellations und Kassationshofes des Kan tons Bern vom 15. Juni 1899 wird in allen Teilen aufgehoben und die Sache zur Aktenvervollständigung und zu neuer Ent scheidung an die Vorinstanz zurückgewiesen.