Art. 1 Nr. 2, Art. 5 Markenschutzgesetz; Art. 50 ff. und Art. 51 OR; Schutz kombinierter Marken und Bezeichnung als wesentlicher Bestandteil; eine Wortkomponente kann auch bei gemischter Marke den rechtlich maßgebenden Charakter tragen, wenn das kaufende Publikum vorwiegend auf sie abstellt. Die Frage der Täuschungsgefahr ist nicht ausschliesslich nach dem Gesamtbild zu beurteilen, sondern nach den im Verkehr wesentlichen Merkmalen (consid. 3 und 5). Der Einwand, ein Zeichen sei Gemeingut geworden, bildet eine vom Beklagten zu beweisende Einrede; blosse vereinzelt belegte Herstellerverwendung genügt dafür nicht (consid. 4). Bei Verletzung eines Individualzeichens ist Unterlassungsklage zulässig; der Schaden kann mangels exakter Nachweise nach richterlichem Ermessen geschätzt werden (consid. 7).
der Mitte blaues Feld, über diesem letztern eine Krone, zur Seite derselben zwei spanische Wappen, zwischen diesen die Worte esquisitos tabacos, unter dem blauen Feld auf jeder Seite vier goldene Medaillen und zwischen diesen die Worte hechos expre samente para personas de gusto; diese drei Etiquetten unter scheiden sich nur dadurch, daß die eine auf dem blauen Grund das Wort Téléphon, die andere das Wort la delicado, die dritte end lich das Wort ultra marina enthält, jeweilen in schwarzer Schrift. Die erstgenannte Etiquette hat der Beklagte von Casten Suh ling, lithographische Anstalt und Etiquettenfabrik, in Bremen, die drei letzterwähnten von Gebrüder Klingenberg in Detmold be zogen. Der Beklagte bestritt, sich einer Verletzung des klägerischen Markenrechts schuldig gemacht zu haben, indem er sich auf den Standpunkt stellte, die Bezeichnung Telephon für Cigarren sei Gemeingut, und die von ihm angewendete Verpackung sei im übrigen so verschieden von der klägerischen, daß eine Verwechslung unmöglich sei. Durch Verfügung vom 17. August 1896 stellte die Staatsanwaltschaft des Kantons Aargau die Untersuchung ein, mit der Motivierung, aus einer (vom Beklagten in beglau bigter Abschrift zu den Akten gelegten) Zuschrift der Firma Casten Suhling, d. d. 27. Juli 1896, gehe hervor, daß diese Firma die auf den Cigarrenkistchen des Beanzeigten befindliche Telephon Etiquette und das entsprechende Brandzeichen selbst er funden habe und seit 10 Jahren an Cigarrenfabrikanten verkaufe, ferner, daß diese Bezeichnung auf Etiquette und Brandzeichen in Deutschland schon seit dem Jahre 1886 gesetzlichen Schutz ge nieße, endlich, daß der Beanzeigte die Etiquette und das Brand zeichen einfach von der genannten Firma angekauft habe, ohne daß er auf die Herstellung der genannten Zeichen irgend welchen Einfluß ausgeübt hätte. Die Kläger verlangten nach dieser Verfügung anfänglich die Überweisung an das Zuchtpolizeigericht; mit Eingabe vom 19. September 1896 zogen sie jedoch dieses Begehren zurück, in dem sie sich vorbehielten, gegen Liewen auf dem Civilwege weiter vorzugehen. Mit Eingabe vom 6. Oktober 1896 stellten die Kläger nun mehr beim Handelsgerichte des Kantons Aargau folgende Klage:
daß die Kläger durch diese Thatsache einen Schaden erlitten haben. Die Vorinstanz ging bei ihrem eingangs sub Fakt. A mitge teilten Urteile im wesentlichen von folgenden Gesichtspunkten aus: Gegenstand der Eintragung habe, da sie noch unter dem Marken schutzgesetz vom 19. Dezember 1879 stattgefunden, nicht das Wort Telephon , sondern nur die Marke als ganzes sein kön nen; soweit diese Eintragung sich erstrecke, soweit reiche auch der Schutz. Übrigens sei die Marke auch nach dem gegenwärtig gel tenden Gesetze als gemischte Marke anzusehen. Demnach komme es darauf an, ob das Gesamtbild der vom Beklagten verwendete Marke dem Gesamtbilde der klägerischen Etiquette täuschend ähnlich sei. Dieses sei schlechthin zu verneinen. Auf das Wort Telephon sei kein Gewicht zu legen, es könne nicht als wesentlicher Be standteil der Marke bezeichnet werden. Qualitätsbezeichnung sei das Wort Telephon allerdings nicht, ebenso wenig Gemeingut. 2. Was zunächst die Frage der Zulässigkeit der einzelnen Be rufungsbegehren der Kläger betrifft, so kann dieselbe nur bezüglich des Haupt und des subeventuellen Antrages bejaht werden, nicht dagegen bezüglich des eventuellen Antrages betreffend Aktenergän zung durch das Bundesgericht; denn nach Art. 82, Abs. 2 des Bundesgesetzes über die Organisation der Bundesrechtspflege dürfen Ergänzungen der Akten nur vom kantonalen Gericht, nicht vom Bundesgericht vorgenommen werden. Sofern daher eine Ver vollständigung der Akten durch Erhebung weiterer Beweise not wendig wäre, müßte das angefochtene Urteil aufgehoben und die Sache zur Aktenvervollständigung und zu neuer Entscheidung an das kantonale Gericht zurückgewiesen werden. 3. Der Vorinstanz ist darin beizustimmen, daß die klägerische Marke keine reine Wortmarke, sondern eine kombinierte Marke ist. Richtig und von den Klägern zugegeben ist ferner, daß das Gesamtbild der Marke des Beklagten verschieden von demjenigen der Kläger ist und daß eine Täuschung hiedurch ausgeschlossen ist. Dagegen hat das angefochtene Urteil den Standpunkt der Kläger nicht genügend gewürdigt, das Wort Telephon sei gerade die Hauptsache, das wesentlichste und charakteristische der Marke; gerade die Nachmachung dieses Wortes bilde die Markenrechts verletzung. Dieser Standpunkt ist näher zu prüfen. Denn wie das Bundesgericht in Sachen Grézier c. Bonnet Cie. ausge sprochen hat (s. Revue des Bundescivilrechts, Bd. XV, Nr. 11), entscheidet allerdings in der Regel darüber, ob zwei Marken täu schend ähnlich seien, deren Gesamtbild; wenn indeß feststeht, daß das kaufende Publikum vorwiegend bloß auf einzelne, wesentliche und charakteristische Merkmale einer Marke Gewicht legt, so muß hierauf bei der Entscheidung Rücksicht genommen werden. Dabei ist es unerheblich, ob die Eintragung unter der Herrschaft des alten oder unter derjenigen des neuen Gesetzes stattgefunden hat; denn unbestrittenermaßen sind die eingeklagten angeblichen Marken rechtsverletzungen unter dem neuen Gesetze erfolgt, und gegenüber solchen Verletzungen kann der Markenberechtigte nur den Schutz aber auch den vollen Schutz des neuen Gesetzes beanspruchen, ohne alle Rücksicht auf den Umfang, in welchem die Marke, speziell auch das sprachliche Element derselben, nach dem alten Gesetze geschützt war. 4. Der Beklagte hat nun mit Recht nicht bestritten, daß der Name Telephon für Cigarren an sich ein Phantasiename sei dagegen hat er in erster Linie eingewendet, jenes Wort sei zur Bezeichnung von Cigarren Gemeingut geworden, indem dasselbe lange vor 1891 wenigstens in Deutschland allgemein zur Benen nung deutscher Kopfeigarren verwendet worden sei. Wäre diese Behauptung richtig, so könnten die Kläger allerdings gerade für diesen Bestandteil ihrer Marke den gesetzlichen Schutz nicht bean spruchen, da Worte oder Zeichen, welche Gemeingut, Freizeichen, geworden sind, zwar allerdings in Verbindung mit anderen, sprachlichen oder figurativen, Elementen zur Individualmarke ge macht werden können, aber auch in solcher Verbindung für sich allein, bezw. als wesentlicher Bestandteil der Individualmarke des gesetzlichen Schutzes nicht fähig sind (vgl. Revue des Bundes civilrechts, Bd. XV, Nr. 11). Der Beweis für die Richtigkeit jener Behauptung, die sich als Geltendmachung eines selbständi gen Verteidigungsmittels, einer Einrede, qualifiziert, liegt dem Beklagten ob; die Kläger sind die ersten Hinterleger der Marke Telephon in der Schweiz, und es greift daher die Vermutung des Art. 5 Markenschutzgesetz Platz. Zur Leistung desselben hat der Beklagte sich lediglich darauf berufen, daß verschiedene Eti
quettenfabrikanten schon vor 1891 für Cigarren bestimmte Eti quetten, die mit dem Worte Telephon versehen gewesen seien, verkauft haben. Die Vorinstanz nimmt nun an, daß in Deutsch land die Bezeichnung Telephon für Cigarrensorten mehrfach vorkomme; dagegen erachtet sie nicht als bewiesen, daß jener Name für Cigarren Gemeingut oder Freizeichen geworden sei, d. h. sich vor dem Jahre 1891 im freien Gebrauch gewisser größerer und maßgebender Kreise befunden habe, sei es um die Qualität, Beschaffenheit der Waare, oder deren Herkunft von einem gewissen Ort, im Gegensatz zu einem speziellen Fabri zu bezeichnen. Auf Grund der vor kanten oder Kaufmann liegenden Akten aber selbst jene thatsächliche Feststellung, die Bezeichnung Telephon komme in Deutschland für Cigarren sorten mehrfach vor, als weitgehend anzusehen. Für die Behaup tung des Beklagten liegt nichts vor, als der Brief der Firma Casten Suhling vom 27. Juli 1896; nun ist aber diese Firma Inhaberin einer Lithographieanstalt und Etiquettenfabrik; ebenso die Firmen Gebr. Klingenberg und Hermann Schött, auf welche sich der Beklagte weiterhin für seine Behauptung berufen hat. Diese Firmen können natürlich nicht beweisen, daß der Name Telephon für Cigarren einer bestimmten Sorte allgemein ver wendet werde, ja es ist vom Beklagten nicht einmal der Beweis versucht, daß diese Firmen an andere Cigarrenfabrikanten oder händler jene Etiquetten mit dem Worte Telephon verkauft haben. Daß endlich der Name Telephon in der Schweiz nicht Gemeingut für Cigarren geworden ist, braucht nicht weiter er örtert zu werden angesichts der diesbezüglichen thatsächlichen Fest stellung der Vorinstanz, die durchaus aktengemäß ist. Daß der in zweiter Linie geltend gemachte Standpunkt des Beklagten, die figurativen Bestandteile der Marke in Verbindung mit dem Worte Telephon beweisen, dieses Wort bezeichne eine bestimmte Qua lität Cigarren, unhaltbar ist, leuchtet ohne weiteres ein; das Wort Telephon , mit den figurativen Bestandteilen, oder ohne diese, ist für die Bezeichnung von Cigarren offenbar ein reiner Phantasiename, der weder zur Art und zum Orte der Herstellung, noch zur Beschaffenheit der Ware in irgendwelcher Beziehung steht. 5. Es fragt sich sonach in prinzipieller Hinsicht gemäß dem in Erwägung 3 gesagten nur noch, ob das Wort Telephon einen so wesentlichen, selbständigen und charakteristischen Bestandteil der Be klägerischen Marke bildet, daß dessen Aufnahme in die vom klagten verwendete Etiquette, sowie in das Brandzeichen auf Cigarrenkistchen des Beklagten die Gefahr einer Täuschung Publikums zum Nachteile der Kläger begründe. Hierüber ist sagen: Bei kombinierten, d. h. aus sprachlichen und aus figu rativen Bestandteilen bestehenden Marken ist betreffend die sprach lichen Bestandteile zu unterscheiden zwischen solchen Worten, welche auch zu selbständiger Verwendung als Wortmarke, zur Benen nung, zur Herkunftsbezeichnung einer Ware geeignet sind, und solchen, bei denen dies nicht der Fall ist. Während die sprachlichen Bestandteile letzterer Art gleichwie die figurativen Marken nur als Bild wirken und nur als solches, in Verbindung mit den figurativen Bestandteilen, geschützt werden, verhält es sich mit der Wortmarke und den Benennungen anders; sie gehören der Sprache an und genießen den sprachlichen Schutz; durch die Sprache, durch das Ohr, prägen sich diese Marken dem Gedächtnisse des Ab nehmers der damit versehenen Ware ein; das Wort erscheint da her hier als dasjenige, worauf der Abnehmer in erster Linie achtet; er bestellt die Ware mit ihrem Namen; dieser ist also gerade das wesentliche und charakteristische an einer derartigen Marke, während die figurativen Bestandteile nur dekoratives Bei werk bilden und im Gedächtnis des Abnehmers nicht haften blei ben. (Vgl. Kohler in der Zeitschrift für gewerbl. Rechtsschutz, Jahrgang II, S. 7 ff.). Von diesem Standpunkte aus nun er scheint in concreto der Name Telephon das wesentliche und charakteristische an der Marke der Kläger; die figurativen Be standteile sind schmückendes Beiwerk, auf das die Kunden nicht achten; der Name Telephon dagegen bleibt ihnen im Gedächt nis; er ist gleichsam das Schlagwort, unter dem die Cigarren in den Handel gebracht werden. Daß dem so ist, erhellt schon aus der gegenwärtigen Aktenlage, aus den von den Klägern zu den Akten gebrachten Briefen von verschiedenen ihrer Kunden, und liegt zudem in der Natur der Sache, so daß die Abnahme des von den Klägern dafür ausdrücklich anerbotenen Beweises über flüssig erscheint.
Ist nach dem Gesagten die Bezeichnung Telephon der wesent liche und charakteristische Bestandteil der klägerischen Marke, so enthält die Aufnahme dieses Wortes in die vom Beklagten ver wendeten Etiquetten und in das auf seinen Cigarrenkistchen ange brachte Brandzeichen einen Eingriff in das Markenrecht der Kläger; die Gefahr einer Verwechslung, einer Täuschung des Publikums zum Nachteile der Kläger ist da. Berücksichtigt man, daß der Beklagte das Wort Telephon unbestrittenermaßen erst seit 1891 auf der Verpackung seiner Cigarren verwendet, und daß ihm, da er mit den Verhältnissen des Cigarrenmarktes voll ständig vertraut ist, die Existenz der klägerischen Marke nicht un bekannt sein konnte, so ist zum mindesten die Fahrlässigkeit des Beklagten hergestellt und also auch das subjektive Erfordernis einer Schadenersatzklage wegen Verletzung des Markenrechtes geben. 6. Eine Markenrechtsverletzung liegt indeß nur soweit vor, als das Wort Telephon auf der Verpackung der Ware der Be klagten angebracht ist; denn nur auf solche Zeichen, die auf der Ware selbst oder deren Verpackung in beliebiger Weise angebracht sind, erstreckt sich gemäß Art. 1, Nr. 2 der spezielle Schutz des Markenschutzgesetzes. Soweit dagegen im Detailverkauf ein zelne Cigarren unter dem Namen Telephon an die Kunden ab gegeben werden, liegt in der mißbräuchlichen Verwendung dieses Wortes durch den Beklagten ein Akt der concurrence déloyale, ein Eingriff in das Individualrecht der Kläger an der Bezeich nung Telephon für Eigarren ihrer Fabrikation, der geeignet ist, eine Täuschung des Publikums zum Nachteile der Kläger herbei zuführen. Zwar haben sich die Kläger nicht ausdrücklich auf diesen Standpunkt gestellt, bezw. nicht neben dem Markenschutz gesetz noch die die concurrence déloyale regelnden Art. 50 ff. O. R. angerufen; allein sie haben alle thatsächlichen Voraus setzungen, unter denen eine Klage aus concurrence déloyale gutzuheißen ist, dargelegt, so daß das Gericht nur noch das Ge setz auf diese Thatsachen anzuwenden hat. Auch liegt nicht etwa vor, daß das Handelsgericht des Kantons Aargau nur ausschließ lich zur Beurteilung von Klagen aus dem Markenrechtsschutzgesetz, nicht aber solcher aus unerlaubten Handlungen, die sich auf den selben Thatbestand gründen, kompetent sei, so daß das Bundes gericht aus diesem Grunde auf die Frage, ob in der Handlungs weise des Beklagten concurrence déloyale liege, nicht eintreten dürfte. Die Klage erscheint demnach auch von diesem Gesichts punkte aus als begründet. 7. Nach dem vorstehend Ausgeführten ist zunächst das erste Rechtsbegehren der Kläger ohne weiteres gutzuheißen, da eine Klage auf Unterlassung der Verwendung eines durch die An wendung eine Markenrechts oder sonstige Individualrechtsver letzung involvierenden Wortes nach feststehender bundesgericht licher Praxis zulässig ist. Was das Schadensersatzbegehren betriff so entscheidet hierüber gemäß Art. 51 O. R., der hier, da das Markenschutzgesetz keine diesbezüglichen speziellen Vorschriften ent hält, als lex generalis Anwendung findet, freies richterliches Er messen. In Rücksicht darauf, daß der Beklagte zugestandener maßen circa 45,000 Stück Telephon Cigarren verkauft hat, daß ferner zwar nicht nachgewiesen ist, daß die Kläger ohne die Hand lungsweise des Beklagten ebenso viel mehr verkauft hätten, daß dagegen ein solcher Nachweis überhaupt nicht wohl möglich ist, irgend welcher Schaden aber den Klägern entstanden sein muß, erscheint es als angemessen, den zu ersetzenden Schaden auf 200 Fr. festzusetzen. Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Die Berufung der Kläger wird als begründet erklärt und das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Aargau vom 18. Januar 1897 dahin abgeändert, daß a. der Beklagte die weitere Verwendung der Marke Telephon für Cigarren zu unterlassen hat; b. derselbe verpflichtet ist, den Klägern 200 Fr. nebst Zins zu 5 % von Einlegung der Klage an zu bezahlen; c. die Kosten der kantonalen Instanz dem Beklagten auferlegt werden und er verpflichtet ist, den Klägern die ihnen dort erwach senen Kosten nach Maßgabe der Feststellung des kantonalen Ge richts zu ersetzen.