Art. 868, 876 OR; Art. 5 and 22 Trademark Act of 19 December 1879: firm right and trademark protection are governed by different regimes. A firm is sufficiently distinguished if, judged by commercial practice and due attention in trade, it can be clearly distinguished from an earlier firm; minor differences may suffice. For trademarks, identity of details is not decisive; the overall impression controls, and confusion is to be assessed from the total appearance of the signs. The true prior user may obtain protection despite an earlier deposit by the opponent, but damages require proof of actual loss, and publication of the judgment is discretionary and only justified where necessary to secure rights or remedy prejudice.
e. Der Marke Esquisitos, Diana, f. Bahia, wie die Marke a im Markenregister eingetragen und die Mar ken b g in den Klagsbeilagen 51, 53, 57, 62, 64 und 68 enthalten sind. 3. Es sei der Klägerin als Schadenersatz für die Führung der nicht deutlich unterscheidbaren Firma und Nachahmung der im Begehren 2 aufgeführten Marken eine Summe von 15,000 Fr. (richterliche Feststellung vorbehalten) zuzusprechen: 4. Es sei die Vernichtung der in Begehren 2 aufgeführten Marken sowie der vorhandenen Verpackungen, der Markenclichés und allfällig auf Litographiesteinen vorhandenen Zeichnungen anzuordnen. 5. Es seien die angefochtenen Marken, soweit solche im Mar kenregister eingetragen sein sollten, in demselben zu löschen. 6. Es sei der Klägerin zu gestatten, das Urtheil in folgenden Schweizerblättern auf Kosten der Beklagten zu publiziren: a. Schweizerisches Handelsamtsblatt, b. Neue Zürcher Zei tung, c. St. Galler Tagblatt, d. Basler Nachrichten, e. Bund, f. in einem von der Klägerin auszuwählenden Blatte der französischen Schweiz Der Anwalt der Beklagten trägt auf Bestätigung des vorin stanzlichen Urtheils unter Kostenfolge an. Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
Anwendung der im Verkehr üblichen Sorgfalt erkennbar ist. Nun ist es allgemein bekannt, daß häufig mehrere Personen am gleichen Orte den gleichen Namen führen und daß daher Firmen, welche sich nur durch unter Benutzung dieses Namens gebildet werden (Aufnahme oderverhältnißmäßig geringfügige Abweichungen Weglassung von Vornamen oder Initialen, Verschiedenheit oder verschiedene Reihenfolge von solchen u. dergl.) zu unterscheiden pflegen. Es ist ferner kaufmännische Sitte, die Firma genau so (mit oder ohne Vornamen oder Initialen, mit der nämlichen dergl.) zu ge Reihenfolge von Vornamen und Initialen brauchen, wie sie vom Begründer angenommen und eingetragen zweier Firmen worden ist. Daher ist zu deutlicher Unterscheidung schon eine verhältnißmäßig kleine Verschiedenheit hinreichend. Denn es ist eben verkehrsüblich, beim Gebrauche einer Firma und beim Kontrahiren mit einer solchen mit Genauigkeit zu verfahren, so daß auch eine verhältnißmäßig geringfügige Verschiedenheit regel mäßig der Beachtung nicht entgeht. Es bedarf zur Unterscheid barkeit von Firmen nicht so augenfälliger Unterscheidungsmerkmale, wie zu derjenigen von Waarenzeichen. Denn die Firma, der Name, unter welchen ein Gewerbetreibender im Verkehr auftritt, pflegt von denjenigen, welche mit ihr in Verkehr treten wollen, genauer geprüft zu werden als das Waarenzeichen vom Publikum, für welches dasselbe bestimmt ist. Es ist denn auch nicht zu über sehen, daß die Vorschrift des Art. 868 in ganz gleicher Weise gilt, mag es sich nun um die Firmen von Gewerbetreibenden handeln, welche den gleichen oder aber ganz verschiedene Geschästs zweige betreiben, wie ja überhaupt die Firma nicht das Geschäft sondern den Geschäftsinhaber bezeichnet. Hievon ausgegangen, er scheint die Unterscheidung zwischen der Firma der beklagten und der klägerischen Partei als genügend. Die beiden Firmen H. He diger Söhne einerseits und Hediger Cie. andrerseits haben nur den Familiennamen Hediger mit einander gemein, unter scheiden sich dagegen dadurch, daß die klägerische Firma dazu noch die bei der Beklagten mangelnden Initialen eines Vornamens ent hält, sowie durch die Bezeichnung des Gesellschaftsverhältnisses mit und Söhne einerseits und Cie, andrerseits. Diese Unterscheidung ist eine deutliche, welche bei der im kaufmännischen Verkehr üblichen Aufmerksamkeit nicht leicht übersehen werden kann; denn, wie bemerkt, pflegt im kaufmännischen Verkehr auf die Firma genauer geachtet und nicht etwa nur auf die darin vorkommenden Familiennamen gesehen zu werden. Freilich steht im vorliegenden Falle fest, daß einige Verwechslungen zwischen den Firmen der beiden Parteien stattgefunden haben. Allein diese Verwechslungen sind doch verhältnißmäßig, im Verhältniß zu dem ausgedehnten Geschäftsverkehr beider Parteien, sehr wenig zahl reich; sie beweisen daher nicht, daß die beiden Firmen bei Auf wendung der verkehrsüblichen Sorgfalt nicht leicht unterschieden werden, sondern nur, daß es in einigen wenigen Einzelfällen an dieser Sorgfalt gefehlt hat. Soweit daher die Klage eine Ver letzung des Firmenrechts der Klägerin behauptet, ist dieselbe un begründet. 5. Von den angefochtenen Fabrikmarken liegen, nach der Ge staltung der Parteianträge in der bundesgerichtlichen Instanz, nur noch die Marken Rio Grande, Flora und Sonnadora im Streit. In Betreff der beiden ersten Marken Rio Grande und Flora muß es bei der klageabweisenden Entscheidung der Vorinstanz ohne weiters sein Bewenden haben. Denn die Vorinstanz führt aus: Die Ausdrücke Flora und Rio Grande bezeichnen spezielle Ci garrensorten, welche von allen im Wynen und Seethale existiren den Cigarrenfabrikationsgeschäften fabrizirt und in den Handel gebracht werden, und zwar in ganz ähnlicher Verpackung, welche gleichsam als Gemeingut der Fabrikationsgeschäfte der fraglichen Gegend betrachtet werden könne. Weder das Fabrikat selbst noch seine Bezeichnung oder die dafür gebrauchten Etiquetten beziehungs weise Waarenzeichen seien das Verdienst der Klägerin. Diese habe vielmehr selbst alles von andern Firmen entlehnt; sie sei selbst blos Nachahmerin. Nach sdiesen Feststellungen ist der Beweis er bracht, daß die Klägerin nicht der erste Benutzer der streitigen Zeichen oder dessen Rechtsnachfolger ist, sondern dieselben ihrer seits Dritten nachgeahmt hat. Sie ist somit nach den Grundsätzen des Markenschutzgesetzes nicht der wahre Berechtigte; es steht ihr ein Zeichenrecht mit Bezug auf diese Marken nicht zu. Ihr Ge brauch ist vielmehr entweder selbst ein widerrechtlicher, oder dann beruht er doch jedenfalls nicht auf einem ausschließlichen Rechte
sondern lediglich darauf, daß die Zeichen zufolge ihres allgemeinen Gebrauchs in den betreffenden Geschäftsbranchen Freizeichen ge worden sind. Anders verhält es sich dagegen mit der Marke Sonnadora. Hier steht fest, daß die Priorität des Gebrauchs der Klägerin zukommt und es liegt nichts dafür vor, daß ihr Ge brauch dieser Marke auf bloßer Nachahmung beruht. Sie muß daher als der wahre Berechtigte anerkannt werden (stehe Ent scheidung des Bundesgerichtes in Sachen Schürch Cie. gegen Schürch Blohorn, Amtliche Sammlung XVII, S. 262). Der Umstand, daß der Beklagten die Priorität des Eintrages zur Seite steht, ist, nachdem die Klägerin die daraus für die Beklagte sich ergebende Rechtsvermuthung durch den Nachweis ihres ältern Gebrauchs entkräftet hat, nach den unzweideutigen Grundsätzen des Gesetzes (Art. 5 des Gesetzes vom 19. Dezember 1879) und feststehender Praxis unerheblich. Es handelt sich auch, was die Beklagte zu Unrecht bestritten hat, um ein schutzfähiges, aus sigurativen Bestandtheilen einerseits, und Buchstaben respektive Worten andrerseits zusammengesetztes kombinirtes Waarenzeichen. Die Anfechtung des beklagtischen Zeichens durch die Klägerin ist also dann begründet, wenn die beiden Zeichen sich derart ähnlich sind, daß sie von dem kaufenden Publikum leicht mit einander verwechselt werden können. Dies ist, in Abweichung von der Vorinstanz, zu bejahen. Letztere stellt, indem sie eine Reihe ein zelner Unterscheidungen aufzählt, darauf ab, die beiden Zeichen seien nicht identisch. Dies ist nun zwar richtig, allein nicht ent scheidend. Es kommt vielmehr, wie das Bundesgericht schon häufig ausgesprochen hat, darauf an, ob das Gesammtbild der beiden Zeichen derart verschieden ist, daß sie geeignet sind, im Gedächt nisse des Abnehmers ein verschiedenes Bild zurückzulassen, sich als zwei verschiedene Zeichen dem Gedächtnisse zu präsentiren. Dies ist aber hier nicht der Fall. Freilich findet sich auf der Marke der Beklagten statt des klägerischen Negerkopfes ein Türken kopf und hat die Beklagte die auf der klägerischen Marke sich findende Medaille mit der Ueberschrift Diplom Zürich 1883 weg gelassen respektive durch einen schraffirten Kreis mit der Inschrift Cigarren ersetzt und weichen auch die sonstigen figurativen und wört lichen Bestandtheile des Zeichens in Einzelheiten von einander ab. Allein diese Verschiedenheiten sind keine sehr augenfälligen und es ist nun, wie die Bezeichnung Sonnadora die gleiche ist, so auch die Anordnung der beiden Zeichen eine durchaus ähnliche. Die in den Details freilich von einander abweichenden Bestand theile der Zeichen sind in ganz ähnlicher Weise gruppirt. Dies hat zur Folge, daß die Verschiedenheiten der Details zurücktreten und das Gesammtbild der beiden Zeichen ein derart ähnliches wird, daß dieselben im Verkehr leicht verwechselt werden können, um so mehr als die auf beiden Marken sich findende Firmabe zeichnung eine ähnliche ist. 6. Was die Schadenersatzforderung der Klägerin anbelangt, so ist eine Schadenersatzpflicht der Beklagten insoweit prinzipiell be gründet, als es sich um Schaden handelt, welcher durch Gebrauck der für unzuläßig erklärten Waarenzeichen (Sonnadora, Esquisi tos, Diana, Bahia) seit dem Eintrage dieser Marken für die Klägerin entstanden sein sollte. Die Vorinstanz hat ausgeführt, nachdem die Beklagte der Klägerin in der Hinterlegung dieser Marken zuvorgekommen sei, könne sie für deren Gebrauch bis zum Urtheil nicht für schadenersatzpflichtig erklärt werden. Denn bis dahin, d. h. bis zu der durch das Urtheil geschehenen Wider legung der zu Gunsten des ersten Hinterlegers sprechenden Ver muthung habe der Anspruch auf gerichtlichen Schutz für diese Marken der Beklagten zugestanden. Diese Anschauung ist rechts irrthümlich. Wie das Bundesgericht bereits in seiner Entscheidung in Sachen Vaissier vom 25. April 1890 (Amtliche Samm lung XVI, S. 298 Erw. 2) ausgesprochen hat, erwirbt der wahre Berechtigte durch den Eintrag seines Zeichens den civil und strafrechtlichen Schutz gegen alle zukünftigen Verletzungen seines Rechts, mögen nun die Nachahmer ihr nachgeahmtes Zeichen ebenfalls, vor oder nach ihm, haben eintragen lassen oder nicht. Der Eintrag eines nachgeahmten Zeichens zu Gunsten des Nachahmers begründet für diesen keinerlei Recht auf dessen Gebrauch; die Priorität der Hinterlegung hat blos die Folge, daß für den ersten Hinterleger die Rechtsvermuthung spricht, er sei der wahre Berechtigte; diese Rechtsvermuthung aber kann durch Gegenbeweis beseitigt werden und sofern dies geschieht, so haftet auch der erste Hinterleger gleich jedem andern Nachahmer XVII 1891
für die von ihm seit dem Eintrage des Zeichens für den wahren Berechtigten begangenen Markenrechtsverletzungen. Allein wenn dem auch so ist, so kann doch die Schadenersatzforderung der Klägerin nicht gutgeheißen werden. Denn es mangelt an jedem Nachweis dafür, daß durch seit dem Eintrage der klägerischen Zeichen von der Beklagten begangene Markenrechtsverletzungen ein Schaden wirklich entstanden ist. Es sind auch vor der kanto nalen Instanz keine dahin zielenden Beweisanträge festgehalten und von letzterer verworfen worden, so daß eine Aktenvervoll ständigung nicht angeordnet werden kann. Von Anordnung einer Publikation des Urtheils welche der Richter nach Art. 22 des Markenschutzgesetzes zu verfügen berechtigt aber nicht verpflichtet ist, ist Umgang zu nehmen. Denn es liegt nichts dafür vor, daß diese Publikation in casu zu Sicherung der Rechte der Klä gerin gegen künftige Verletzungen oder zur Ausgleichung bereits eingetretener Nachtheile nöthig wäre. 7. Wenn die Klägerin verschiedentlich noch darauf abgestellt hat, es werde ihr von der Beklagten eine unredliche Konkurren macht, da die Beklagte unter anderm danach gestrebt habe, Glauben zu verbreiten, das klägerische Haus bestehe nach dem Ausscheiden des Hediger Strößler nicht mehr oder sei doch nicht mehr leistungsfähig u. dergl., so ermangelt diese Behauptung, nach den Feststellungen der Vorinstanz, der thatsächlichen Be gründung; es ist also die Beklagte auch nicht etwa zu einer Entschädigungsforderung aus Art. 50 u. f. O. R. berechtigt. Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Die Weiterziehung der Klägerin wird dahin für begründet erklärt, daß der Beklagten auch die Weiterführung der Marke Sonnadora untersagt, die Löschung dieser Marke im Markenre gister und die Vernichtung derselben sowie der mit ihr versehenen Verpackungen, Markenclichés und die Litographiesteine angeordnet wird; im Uebrigen hat es in allen Theilen bei dem angefochtenen Urtheile des Handelsgerichtes des Kantons Aargau sein Be wenden.