Handelsgericht 2. Kammer
HOR.2019.33
Art. 196
Urteil vom 2. Dezember 2019
Besetzung Oberrichter Vetter, Vizepräsident Ersatzrichter Wyss Handelsrichter Bäumlin Handelsrichter Nauer Handelsrichter Wieland Gerichtsschreiber Müller
Klägerin EASYGROUP LTD, 10 Ansdell Street, W8 5BN, GB- London vertreten durch Dr. iur. Markus Frick und MLaw Manuel Bigler, Rechtsanwälte, Seefeldstrasse 123, Postfach, 8034 Zürich
Beklagte A. SA, ___________
Gegenstand Ordentliches Verfahren betreffend Marke / UWG
Die Klägerin ist eine Limited Liability Company englischen Rechts mit Sitz in London (Klage Rz. 17; Klagebeilage [KB] 2). Die Klägerin kontrolliert die Gesellschaften des "easy"-Konzerns, der weltweit einheitlich unter Lizenz der Klägerin mit den zahlreichen "easy"-Marken, der sogenannten "easy family of brands" auftritt (Klage Rz. 18; KB 3-6). Im Schweizer Markenregister ist die Klägerin als Inhaberin von insgesamt 26 Schweizer "easy"- Marken und 7 internationalen "easy"-Markenregistrierungen mit Schutzausdehnung auf die Schweiz eingetragen. Dazu kommen 18 weitere hängige Gesuche für Schweizer "easy"-Marken (Klage Rz. 22; KB 16).
Die Beklagte ist eine schweizerische Aktiengesellschaft mit Sitz in Lausanne und folgendem Zweck "_____" (KB 11). Die Beklagte bietet unter dem Kennzeichen "____" unter anderem Hosting-Dienstleistungen im Internet an (Klage Rz. 21; KB 13).
Die Beklagte hostet insbesondere die Website www.easybet.com (Klage Rz. 70; KB 89 f.). Dort werden unter dem Kennzeichen "easyBet" diverse Geldspiele angeboten (Klage Rz. 56; KB 76 ff.).
Die Klägerin hat der Beklagten mit Schreiben vom 22. Oktober 2018 (KB 91), vom 18. Dezember 2018 (KB 92) und schliesslich vom 10. Mai 2019 (KB 93) abgemahnt. Die Beklagte hat der Klägerin mit E-Mail vom 18. Dezember 2018 (KB 94) bestätigt, dass sie die Website www.easybet.com hoste, jedoch nur auf "take-down requests" von Schweizer Behörden reagiere. Die Beklagte leistete der Aufforderung der Klägerin, die Website www.easybet.com vom Netz zu nehmen bzw. den Zugang zu sperren, keine Folge (Klage Rz. 71).
Mit Klage vom 20. August 2019 (Postaufgabe: 20. August 2019) stellte die Klägerin die folgenden Rechtsbegehren:
" 1. Der Beklagten sei unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe mit Busse wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung gemäss Art. 292 StGB im Zuwiderhandlungsfall sowie unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000.- für jeden Tag der Nichterfüllung gemäss Art. 343 Abs.1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000.- gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, zu verbieten, unter der Domain easybet.com eine von der Schweiz aus zugängliche Website zu hosten, soweit
auf dieser Website die Zeichen "easyBet", oder im Zusammenhang mit Online-Geldspielen oder sonst wie im geschäftlichen Verkehr gebraucht werden.
Zur Begründung führte die Klägerin im Wesentlichen aus, der Inhalt der von der Beklagten gehosteten Website www.easybet.com verletze die Markenrechte der Klägerin und verstosse zudem gegen das Lauterkeitsrecht: Das dort verwendete Kennzeichen "easyBet" verletze die berühmte "EASYJET"-Marke der Klägerin (Klage Rz. 83 ff.). Zudem sei dieses Zeichen verwechselbar ähnlich mit den weiteren Markeneintragungen der Klägerin, die für identische Dienstleistungen im Markenregister eingetragen seien (Klage Rz. 90 ff.). Schliesslich sei der Inhalt der Website www.easybet.com unlauter, da er geeignet sei, Verwechslungen mit den Leistungen und dem Marktauftritt der Klägerin herbeizuführen (vgl. Klage Rz. 106 ff.). Zudem lehne er sich in unnötiger Weise an den Marktauftritt der Klägerin an (Klage Rz. 117 ff.). Die Beklagte nehme als Hosting Providerin der Website www.easybet.com an diesen marken- und lauterkeitsrechtlichen Verletzungen teil (Klage Rz. 74).
Mit Verfügung vom 21. August 2019 bestätigte der Vizepräsident den Parteien den Eingang der Klage und setzte der Klägerin Frist bis 2. September 2019 zur Bezahlung des Gerichtskostenvorschusses von Fr. 7'770.00.
Der Beklagten wurde diese Verfügung am 23. August 2019 zugestellt.
Die Klägerin bezahlte am 28. August 2019 den eingeforderten Gerichtskostenvorschuss.
Mit Verfügung vom 2. September 2019 stellte der Vizepräsident der Beklagten das Doppel der Klage zu und setzte ihr zur Erstattung einer schriftlichen Antwort Frist bis zum 23. Oktober 2019 an.
Da die Beklagte innert der ihr angesetzten Frist keine Antwort erstattete, setzte ihr der Vizepräsident mit Verfügung vom 29. Oktober 2019 eine letzte, nicht erstreckbare Frist bis zum 8. November 2019 für die Erstattung einer schriftlichen Antwort an. Damit war die Androhung verbunden, dass
das Gericht bei erneuter Säumnis einen Endentscheid fällt, sofern die Angelegenheit spruchreif ist, oder zur Hauptverhandlung vorlädt (vgl. Art. 223 Abs. 2 ZPO).
Mit Eingabe vom 8. November 2019 erstattete die Beklagte eine mit Mängeln behaftete Klageantwort.
Mit Verfügung vom 11. November 2019 setzte der Vizepräsident der Beklagten Frist bis 15. November 2019 zur Behebung der Mängel in der Klageantwort. Damit wurde die Androhung verbunden, dass bei Säumnis die Eingabe als nicht erfolgt gelte (Art. 132 Abs. 1 ZPO). Die Beklagte reichte erst am 18. November 2019 und damit verspätet eine verbesserte Klageantwort ein.
Mit Verfügung vom 19. November 2019 wurde die Streitsache an das Handelsgericht überwiesen.
1.1. Internationale Zuständigkeit Da die Klägerin ihren Sitz im Vereinigten Königreich und die Beklagte ihren Sitz in der Schweiz hat, besteht ein internationaler Sachverhalt. Die Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte beurteilt sich deshalb nach den Bestimmungen des IPRG. Vorbehalten bleiben gemäss Art. 1 Abs. 2 IPRG jedoch völkerrechtliche Verträge, wie das LugÜ. Da sowohl die Klägerin als auch die Beklagte ihren Sitz in LugÜ-Vertragsstaaten haben, gelangt dieses vorliegend zur Anwendung.
Gestützt auf Art. 2 Ziff. 1 LugÜ sind die schweizerischen Gerichte vorliegend international zuständig, da die Beklagte ihren Sitz in der Schweiz hat.
1.2. Nationale und örtliche Zuständigkeit Die nationale und örtliche Zuständigkeit ergibt sich für die behaupteten markenrechtlichen Ansprüche aus Art. 109 Abs. 2 IPRG sowie für die behaupteten lauterkeitsrechtlichen Ansprüche aus Art. 129 Abs. 1 IPRG. Danach sind die schweizerischen Gerichte am Wohnsitz bzw. Sitz des Beklag-
ten zuständig oder, wenn ein solcher fehlt, diejenigen an seinem gewöhnlichen Aufenthaltsort. Überdies besteht alternativ eine Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte am Handlungs- und Erfolgsort. 1 Bei im Internet begangenen Delikten genügt für den Erfolgsort die blosse Abrufbarkeit einer Webseite. 2
Die Website www.easybet.com kann im Kanton Aargau abgerufen werden (Klage Rz. 63; KB 83). Damit sind die aargauischen Gerichte national und örtlich zuständig.
1.3. Sachliche Zuständigkeit Die sachliche Zuständigkeit des Handelsgerichts für die behaupteten marken- und lauterkeitsrechtlichen Ansprüche ist gestützt auf Art. 6 Abs. 4 lit. a i.V.m. Art. 5 Abs. 1 lit. a und d ZPO i.V.m. § 12 Abs. 1 lit. a EG ZPO AG gegeben.
Anwendbares Recht Für die behaupteten markenrechtlichen Ansprüche ist gemäss Art. 110 Abs. 1 IPRG schweizerisches Recht anwendbar, da die Klägerin eine Verletzung ihrer schweizerischen Marken geltend macht. 3 Gestützt auf Art. 136 Abs. 1 IPRG sind die behaupteten lauterkeitsrechtlichen Ansprüche ebenfalls nach schweizerischem Recht zu beurteilen, weil die Website www.easybet.com (auch) Auswirkungen auf den Schweizer Markt hat. 4
Bestimmtheit der Rechtsbegehren Rechtsbegehren müssen so bestimmt formuliert sein, dass sie bei Gutheissung der Klage zum Urteil erhoben werden können. 5 Die dadurch verpflichtete Partei soll erfahren, was sie nicht mehr tun darf, und die Vollstreckungs- oder Strafbehörden müssen exakt wissen, welche Handlungen sie zu verhindern oder mit Strafe zu belegen haben. Werden diese Behörden mit der Behauptung angerufen, die beklagte Partei habe eine ihr untersagte Handlung trotz des Verbots des Zivilrichters erneut begangen, sollen sie einzig noch prüfen, ob die tatsächliche Voraussetzung erfüllt ist; dagegen haben sie den Sachverhalt nicht nochmals materiellrechtlich zu qualifizieren und einer eigentlichen Subsumption zu unterziehen. 6 Auf Rechtsbegeh-
1 Vgl. ZK IPRG II-VISCHER/MOSIMANN, 3. Aufl. 2018, Art. 109 N. 21 ff.; ZK IPRG II-VOLKEN/GÖKSU, 3. Aufl. 2018, Art. 129 N. 15 sowie 23 ff. je m.w.N. 2 HGer AG HOR.2015.38 vom 2. Mai 2016 E. 2.2 mit Verweis auf BSK LugÜ-HOFMANN/KUNZ, 2. Aufl. 2016, Art. 5 N. 596. Ein Teil der Lehre lässt den Erfolgsort nur dort zu, wo sich der Internetauftritt bestimmungsgemäss auswirken soll (ZK IPRG II-VOLKEN/GÖKSU [Fn. 1], Art. 129 N. 53; ACOCELLA, in: Schnyder Anton [Hrsg.], Kommentar Lugano-Übereinkommen [LugÜ] zum internationalen Zivilverfahrensrecht, 2011, Art. 5 LugÜ N. 257 je m.w.N.). 3 Vgl. ZK IPRG II-VISCHER/MOSIMANN (Fn. 1), Art. 110 N. 2 ff. m.w.N. 4 Vgl. ZK IPRG II-VOLKEN/GÖKSU (Fn. 1), Art. 136 N. 11 ff. m.w.N. 5 BGE 142 III 102 E. 5.3.1, 137 III 617 E. 4.3; BK ZPO I-HURNI, 2012, Art. 58 N. 36 ff. je m.w.N. 6 BGE 131 III 70 E. 3.3 f.
ren, welche dem Bestimmtheitserfordernis nicht genügen, ist nicht einzutreten. Gegebenenfalls sind sie zu modifizieren, d.h. auf das zulässige Mass einzuschränken. 7
Das Rechtsbegehren Ziff. 1 der Klägerin ist bezüglich der Umschreibung "sonst wie im geschäftlichen Verkehr" zu unbestimmt: Im Gegensatz zum konkret beantragten Verbot, den Gebrauch der Zeichen "easyBet", oder im Zusammenhang mit Online-Geldspielen auf der Website www.easybet.com zu gebrauchen, ist unklar, was mit der Umschreibung "sonst wie im geschäftlichen Verkehr" gemeint sein soll. Bei der Beurteilung eines Vollstreckungsgesuchs hätte der Vollstreckungsrichter den Sachverhalt bezüglich dieser Umschreibung nochmals materiellrechtlich zu qualifizieren und einer eigentlichen Subsumption zu unterziehen. Im Sinne einer einschränkenden Auslegung ist in Ziff. 1 der Rechtsbegehren der Klägerin auf die Umschreibung "sonst wie im geschäftlichen Verkehr" zu verzichten.
Die in der Klageschrift vorgebrachten Tatsachenbehauptungen blieben von der Beklagten unbestritten und gelten daher als zugestanden. Daraus kann jedoch noch keine Anerkennung der klägerischen Rechtsbegehren abgeleitet werden. Gemäss Art. 153 Abs. 2 ZPO kann das Gericht bei erheblichen Zweifeln an der Richtigkeit einer nicht streitigen Tatsache, d.h. bei fehlender Spruchreife, von Amtes wegen Beweis erheben. In diesem Fall hat das Gericht in der Regel eine Verhandlung anzusetzen. 8
Ist die Angelegenheit hingegen spruchreif, trifft das Gericht direkt einen Endentscheid (Art. 223 Abs. 2 ZPO). Hierzu muss die Klage soweit geklärt sein, dass auf diese mangels Prozessvoraussetzungen nicht eingetreten oder die Klage durch Sachurteil erledigt werden kann. Letzteres setzt voraus, dass die Vorbringen der Klägerin nicht unklar, widersprüchlich, unbestimmt oder offensichtlich unvollständig sind, denn andernfalls hat das Gericht seine Fragepflicht auszuüben (vgl. Art. 56 ZPO). 9
7 DAVID/FRICK/KUNZ/STUDER/ZIMMERLI, in: Der Rechtsschutz im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, SIWR I/2, 3. Aufl. 2011, N. 280. 8 LEUENBERGER, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (Hrsg.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2016, Art. 223 N. 7. 9 Zum Ganzen: LEUENBERGER (Fn. 8), Art. 223 N. 5 und 6a; BSK ZPO-WILLISEGGER, 3. Aufl. 2017, Art. 223 N. 18 ff.
Auf der Website www.easybet.com sind die beiden Zeichen "easyBet" und immer noch vorhanden, während das Zeichen mittlerweile entfernt wurde (vgl. Klage Rz. 56, 61; KB 76 ff.). Bezüglich der beiden ersteren Zeichen erhebt die Klägerin daher eine Beseitigungsklage gemäss Art. 55 Abs. 1 lit. b MSchG, bezüglich des letzteren Zeichens eine Unterlassungsklage nach Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG. 10
5.2. Aktiv- und Passivlegitimation Aktivlegitimiert, d.h. berechtigt Unterlassung- und Beseitigungsklagen zu erheben, ist der Rechtsinhaber, der in seinen Rechten verletzt oder gefährdet wird. 11 Als behauptete Inhaberin der angeblich berühmten Marke "EASYJET" (Klage Rz. 27) sowie Inhaberin der insgesamt 26 Schweizer "easy"-Marken und 7 internationalen "easy"-Markenregistrierungen mit Schutzausdehnung auf die Schweiz (Klage Rz. 22; KB 16) ist die Klägerin für die vorliegenden Unterlassungs- und Beseitigungsklage aktivlegitimiert.
Passivlegitimiert ist jeder sog. Störer des jeweiligen Rechtsguts. Dabei ist von einem weiten Begriff des Störers auszugehen. Er umfasst alle Personen, die sich an einer Rechtsverletzung beteiligen. 12 Auch Hosting Provider, von dessen Server immaterialgüterrechtlich geschützte Inhalte abgerufen werden können, sind für Unterlassungs- und Beseitigungsklagen passivlegitimiert. 13 Als Hosting-Provider der Website www.easybet.com (Klage Rz. 70 f.; KB 89 f. und 94) ist die Beklagte vorliegend passivlegitimiert.
5.3. Wiederholungsgefahr Im Gegensatz zur Beseitigungsklage setzt die Gutheissung einer Unterlassungsklage ein rechtlich schützbares Interesse 14 voraus. Dieses besteht nur, wenn das behauptungsweise widerrechtliche Verhalten der beklagten Partei, auf welches die Rechtsbegehren gerichtet sind, im Zeitpunkt der
10 Vgl. BSK MSchG-FRICK, 3. Aufl. 2017, Art. 55 N. 28 und 45. 11 Vgl. BSK MSchG-FRICK (Fn. 10), Art. 55 N. 16. 12 Vgl. BSK MSchG-FRICK (Fn. 10), Art. 55 N. 24 m.w.N. 13 BSK MSchG-FRICK (Fn. 10), Art. 55 N. 25; SHK MSchG-STAUB, 2. Aufl. 2017, Art. 55 N. 27 je m.w.N. 14 BGE 124 III 72 E. 2a, 116 II 357 E. 2a; DOMEJ, in: Heizmann/Loacker (Hrsg.), UWG, 2018, Art. 9 N. 11; BSK UWG-RÜETSCHI/ROTH, 2013, Art. 9 N. 16 und Art. 55 N. 45 ff.; DAVID/FRICK/KUNZ/STU- DER/ZIMMERLI (Fn. 3), N. 271 ff. je m.w.N. Für BAUDENBACHER/GLÖCKNER, in: Baudenbacher (Hrsg.), Lauterkeitsrecht, 2001, Art. 9 N. 14 ist die Verletzungsgefahr eine materielle Anspruchsvoraussetzung und damit klar vom Rechtsschutzinteresse zu trennen.
Urteilsfällung unmittelbar droht. 15 Dies ist der Fall, wenn das bisherige oder das aktuelle Verhalten der beklagten Partei die künftige Rechtsverletzung ernsthaft befürchten lässt (Erstbegehungsgefahr) oder wenn die Gefahr einer Wiederholung früherer Verletzungshandlungen besteht (Wiederholungsgefahr). Eine Wiederholungsgefahr ist in der Regel schon anzunehmen, wenn die beklagte Partei die Widerrechtlichkeit des beanstandeten Verhaltens bestreitet, ist doch in einem solchen Fall zu vermuten, dass sie es im Vertrauen auf dessen Rechtmässigkeit weiterführen wird. 16 Letzteres wird rechtsprechungsgemäss angenommen, wenn die beklagte Partei die – wenigstens potentielle – Widerrechtlichkeit des beanstandeten Verhaltens bestreitet, selbst wenn sie dieses zwischenzeitlich im Rahmen des hängigen Verfahrens eingestellt hat. 17 Will der Verletzer die Vermutung der Wiederholungsgefahr eindeutig umstossen, so ist ihm die Abgabe einer vorbehaltslosen Unterlassungserklärung (sog. Abstandserklärung) zu empfehlen. 18 Die Wiederholungsgefahr entfällt dann, wenn sich die Gegenseite in einer Unterlassungserklärung ausdrücklich dazu verpflichtet, das beanstandete Verhalten vorbehaltlos einzustellen. Dabei wird eine förmliche, verbindliche und bedingungslose Abstandserklärung verlangt. Es genügt nicht, wenn die Gegenpartei ohne materielle Anerkennung der Rechtswidrigkeit ihres umstrittenen Verhaltens irgendwelche Zusicherungen macht. 19
Die Beklagte hat der Klägerin bezüglich des Zeichens nie eine Unterlassungserklärung abgegeben (Klage Rz. 135). Vielmehr hat die Beklagte mit der Bestätigung vom 18. Dezember 2018, dass sie nur auf "takedown requests" von Schweizer Behörden reagiere (Klage Rz. 71; KB 94) der Klägerin zu verstehen gegeben, sie akzeptiere das von der Klägerin beanstandete Verhalten nicht ohne Weiteres. Die Wiederholungsgefahr ist daher zu bejahen.
5.4. Ansprüche gestützt auf die berühmte Marke "EASYJET" 5.4.1. Allgemeines Der Inhaber einer berühmten Marke kann anderen deren Gebrauch nicht nur für bestimmte Warenkategorien (vgl. Art. 13 Abs. 1 MSchG), sondern für jede Art von Waren oder Dienstleistungen verbieten, wenn ein solcher Gebrauch die Unterscheidungskraft der Marke gefährdet oder deren Ruf ausnützt oder beeinträchtigt (Art. 15 Abs. 1 MSchG). Vorbehalten bleiben Rechte Dritter, die erworben wurden, bevor die Marke Berühmtheit erlangt hat (Art. 15 Abs. 2 MSchG). 20
15 BGE 128 III 96 E. 2e, 124 II 72 E. 2a. 16 BGE 124 III 72 E. 2a, 116 II 357 E. 2a; DAVID/FRICK/KUNZ/STUDER/ZIMMERLI (Fn. 3), N. 273. 17 BGE 128 III 96 E. 2e; SHK MSchG-STAUB (Fn. 13), Art. 55 N. 51 f. m.w.N. 18 BSK UWG-RÜETSCHI/ROTH (Fn. 14), Art. 9 N. 23; SHK UWG-SPITZ, 2. Aufl. 2016, Art. 9 N. 64 je m.w.N. 19 BSK UWG-RÜETSCHI/ROTH (Fn. 14), Art. 9 N. 23 m.w.N. 20 BGE 124 III 277 E. 1.
Der erweiterte Schutz von Art. 15 MSchG greift damit nur, wenn zwei Voraussetzungen erfüllt sind: Einerseits muss eine berühmte Marke vorliegen. Andererseits muss das Verhalten des Dritten zumindest eine der drei Tatbestandsvarianten gemäss Art. 15 Abs. 1 MSchG erfüllen; d.h. der Gebrauch der berühmten Marke muss entweder deren Unterscheidungskraft gefährden, deren Ruf ausnützen oder deren Ruf beeinträchtigten. 21
5.4.2. Berühmtheit der Marke "EASYJET" 5.4.2.1. Parteibehauptung Die Klägerin vertritt die Auffassung beim Zeichen "EASYJET" handle es sich um eine berühmte Marke i.S.v. Art. 15 Abs. 1 MSchG (Klage Rz. 79 ff.). Unter der Marke "EASYJET" träte die zweitgrösste Fluggesellschaft Europas auf (Klage Rz. 28). Diese werde seit über 20 Jahren in der Schweiz intensiv beworben und sei jedermann ein Begriff. Die Bekanntheit der Marke "EASYJET erstrecke sich auf alle Bevölkerungskreise (Klage Rz. 30 ff.). Ihre Berühmtheit gehe sogar so weit, dass sie mit dem Begriff "Generation easyJet" sinnbildlich für das Reiseverhalten einer ganzen Generation stehe und Eingang in den allgemeinen Sprachgebrauch gefunden habe (Klage Rz. 38). In der Schweiz komme der Marke "EASYJET" daher eine überragende Verkehrsgeltung zu (Klage Rz. 27 ff.). Die Marke "EASYJET" geniesse in der Schweiz bei den Abnehmern ausserdem ein positives Image; damit werde eine besonders preiswerte, aber dennoch äusserst sichere Fluggesellschaft assoziiert (Klage Rz. 40 ff.). Schliesslich komme der Marke "EASYJET" in der Schweiz Alleinstellungsmerkmal zu, zumal mit Ausnahme des beanstandeten Kennzeichens "easyBet" keine Drittzeichen bekannt seien, die ihre Unterscheidungskraft trüben könnten (Klage Rz. 43).
5.4.2.2. Rechtliches Das Gesetz bestimmt nicht, wann eine Marke als berühmt zu gelten hat. 22
Vielmehr wurde es bewusst der Gerichtspraxis überlassen, zu entscheiden, wann im Einzelfall eine Marke als berühmt im Sinne von Art. 15 MSchG anzusehen ist, ebenso über die Frage, ob ein der berühmten Marke angenähertes Zeichen in unzulässiger Weise deren Unterscheidungskraft oder Ruf tangiert. 23
Berühmtheit einer Marke ist dort anzunehmen, wo sich der in Art. 15 MSchG umschriebene erweiterte Schutz sachlich rechtfertigt. Das ist dann der Fall, wenn es dem Inhaber gelungen ist, seiner Marke eine derart überragende Verkehrsgeltung zu verschaffen, dass ihre durchschlagende Werbekraft sich nicht nur im angestammten Waren- oder Dienstleistungsbereich nutzen lässt, sondern darüber hinaus geeignet ist, auch den Absatz
21 SHK MSchG-THOUVENIN, 2. Aufl. 2017, Art. 15 N. 11; MARBACH, SIWR III/1, 2. Aufl. 2009, N. 1641. 22 BSK MSchG-DAVID/FRICK, 3. Aufl. 2017, Art. 15 N. 15; MARBACH (Fn. 21), N. 1645. 23 Botschaft zu einem Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) vom 21. November 1990, BBl 1991 I, S. 27.
anderer Waren oder Dienstleistungen erheblich zu erleichtern. 24 Die Bekanntheit der berühmten Marke muss sich dabei auf alle Bevölkerungskreise erstrecken. 25 Allerdings sind von der berühmten Marke dennoch nur jene Verkehrskreise angesprochen, an die sich das damit gekennzeichnete Angebot von Waren und Dienstleistungen auch richtet. 26 Die schweizweite Berühmtheit muss im Zeitpunkt des streitgegenständlichen Zeichenauftritts der beklagten Partei bereits bestehen. 27 Neben der überragenden Verkehrsgeltung sind die Einmaligkeit sowie die allgemeine Wertschätzung einer Marke weitere Indizien für deren Berühmtheit. 28 Die allgemeine Wertschätzung verlangt jedoch nicht, dass zwangsläufig eine positive Assoziation vorliegen muss. 29 Bei der überragenden Verkehrsgeltung handelt es sich um ein quantitatives Kriterium, bei welchem nach dem Bekanntheitsgrad der Marke gefragt wird. 30 Hingegen handelt es sich bei der allgemeinen Wertschätzung und der Einmaligkeit um qualitative Kriterien. Zwischen dem quantitativen Kriterium und den qualitativen Kriterien besteht eine Wechselwirkung: Je bekannter eine Marke ist, umso geringer sind die Anforderungen an die allgemeine Wertschätzung und Alleinstellung, und umgekehrt. 31
5.4.2.3. Würdigung Die klägerische Behauptung, sie sei Inhaberin der Marke "EASYJET" hat die Beklagte nicht bestritten. Ebenso hat die Beklagte die Behauptungen der Klägerin, dass die Marke "EASYJET" in der Schweiz eine überragende Verkehrsgeltung sowie eine Alleinstellung zukomme sowie ein positives Image geniesse, nicht bestritten. Damit sind die Inhaberschaft der Marke "EASYJET" und die drei Parameter der Berühmtheit – welche Tatfragen bilden 32 – unstrittig und daher grundsätzlich nicht beweisbedürftig. 33 Für das Handelsgericht bestehen an der Richtigkeit dieser Behauptungen auch keine erheblichen Zweifel, so dass eine Beweiserhebung von Amtes wegen entfällt (vgl. Art. 153 Abs. 2 ZPO). Aufgrund der überragenden Verkehrsgeltung, der Einmaligkeit sowie der allgemeinen Wertschätzung des Zeichens "EASYJET" ist die Berühmtheit dieser Marke i.S.v. Art. 15 Abs. 1 MSchG zu bejahen sowie die Klägerin als deren Inhaberin anzusehen.
24 BGE 124 III 277 E. 1; BGer 4C.31/2004 vom 8. November 2004 E. 3.2. 25 BSK MSchG-DAVID/FRICK (Fn. 22), Art. 15 N. 32. 26 Vgl. LAREDO, Markenrechtlicher Schutz berühmter Marken, 2006, S. 104 m.w.N. 27 Zum Ganzen MARBACH (Fn. 21), N. 1654 ff. m.w.N. 28 BSK MSchG-DAVID/FRICK (Fn. 22), Art. 15 N. 28; SHK MSchG-THOUVENIN (Fn. 21), Art. 15 N. 14 f. 29 MARBACH (Fn. 21), N. 1667. 30 BSK MSchG-DAVID/FRICK (Fn. 22), Art. 15 N. 31. 31 SHK MSchG-THOUVENIN (Fn. 21), Art. 15 N. 15. 32 SHK MSchG-THOUVENIN (Fn. 21), Art. 15 N. 72 m.w.N. 33 Vgl. HASENBÖHLER, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (Fn. 8), Art. 150 N. 15 m.w.N.
5.4.3. Verletzungshandlungen 5.4.3.1. Parteibehauptung Gemäss Auffassung der Klägerin würde sich das auf der von der Beklagten gehosteten Website www.easybet.com verwendete Kennzeichen "easy- Bet" lediglich in einem Buchstaben von der berühmten Marke "EASYJET" unterscheiden. Sowohl der Wortklang als auch das Schriftbild von "easy- Bet" und "EASYJET" würden grosse Ähnlichkeiten aufweisen. Daher sei der Gebrauch des Zeichens "easyBet" offensichtlich geeignet beim Schweizer Publikum Assoziationen mit der berühmten Marke "EASYJET" der Klägerin hervorzurufen. Es handle sich folglich klar um ähnliche Zeichen (Klage Rz. 85). Die Verwendung des Zeichens "easyBet" sei geeignet, den Schweizer Nutzern der Website zu suggerieren, die Website www.easybet.com sowie ihre Betreiberin würde zum easy-Konzern gehören bzw. in einer wirtschaftlichen Verbindung zur Klägerin stehen, womit die Nutzer davon ausgingen, die Geldspiele werden von der Klägerin oder vom easy- Konzern angeboten. Dadurch werde die Unterscheidungskraft der Marke "EASYJET" gefährdet (Klage Rz. 86). Mit der begrifflichen Anlehnung des Zeichens "easyBet" an "EASYJET" werde auch der gute Ruf und der Bekanntheitsgrad der berühmten Marke "EASYJET" in der Schweiz ausgebeutet. Diese Absicht zur Rufausbeutung würde sich insbesondere anhand der ursprünglich vollständigen Übernahme der "easyJet"-Ausstattung auf der Website www.easybet.com zeigen (Klage Rz. 87). Schliesslich bestände die Gefahr, dass der gute Ruf der berühmten Marke "EASYJET" durch die Verwendung des Zeichens "easyBet" im Zusammenhang mit Online-Geldspiel-Dienstleistungen Schaden nehmen würde. Einerseits seien die auf der Website www.easybet.com angebotenen Online-Geldspiel- Dienstleistungen inkompatibel mit denjenigen der Klägerin und generell negativ konnotiert. Andererseits werde das Schweizer Publikum aufgrund der augenscheinlichen Assoziation der Website www.easybet.com mit der berühmten Marke "EASYJET" der Klägerin annehmen, die Klägerin fördere unter ihren Marken die Spielsucht in der Schweizer Bevölkerung, was sich wiederum unmittelbar negativ auf den guten Ruf der berühmten Marke "EASYJET" auswirken würde. Schliesslich liefe die Klägerin Gefahr, das Schweizer Publikum nehme an, sie führe im Internet illegale Geldspiele durch (Klage Rz. 88).
5.4.3.2. Rechtliches Für die Bejahung einer Verletzung der berühmten Marke muss mindestens eines der drei Tatbestandsvarianten gemäss Art. 15 Abs. 1 MSchG erfüllt sein; d.h. der Gebrauch der berühmten Marke muss entweder deren Unterscheidungskraft gefährden (Verwässerung), deren Ruf ausnützen (Rufausnützung) oder deren Ruf beeinträchtigten (Rufbeeinträchtigung). 34
5.4.3.2.1. Gefährdung der Unterscheidungskraft (Verwässerung) Der Tatbestand der Gefährdung der Unterscheidungskraft knüpft nicht am Ruf der berühmten Marke an, sondern an die Gefahr, dass eine berühmte Marke durch ein bestimmtes Verhalten an Wirksamkeit als Herkunftshinweis für bestimmte Waren und Dienstleistungen einbüsst. 35 Eine solche Gefahr setzt eine gewisse Zeichenähnlichkeit zwischen einem Drittzeichen und der berühmten Marke voraus. 36 Erreicht ist das erforderliche Mass der Zeichenähnlichkeit bereits, wenn das Drittzeichen geeignet ist, beim Publikum Assoziationen zur berühmten Marke zu wecken. 37 Für einen Teil der Lehre ist es sogar ausreichend, wenn die Möglichkeit der Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft ausreicht. 38 Die Unterscheidungskraft einer berühmten Marke wird auch dann gefährdet, wenn sie abgewandelt wird, so dass das Publikum nicht mehr weiss, ob es eine neue Marke oder eine auf der berühmten Marke aufbauende Serienmarke oder Abwandlung vor sich hat. 39
5.4.3.2.2. Rufausbeutung (Rufausnützung) Die berühmte Marke wird davor geschützt, dass ein anderer deren Ruf ausnützt. Verpönt wird damit das sogenannte Trittbrettfahren; derjenige, der für seine Marke durch grossen Aufwand einen untadeligen Ruf geschaffen hat, muss nicht hinnehmen, dass dieser Ruf von Dritten für eigene Zwecke genutzt wird. 40 Jeder Versuch Dritter, die eigenen Angebote im Windschatten der berühmten Marke zu positionieren, rechtfertigt den Abwehranspruch. 41 Dieser Imagetransfer erfolgt insbesondere durch das Erwecken von Gedankenassoziationen zur fremden Marke. 42 Er setzt damit voraus, dass die mit der berühmten Marke verbundenen Informationen, Assoziationen und Vorstellungen nach Auffassung der massgeblichen Verkehrs-
34 BSK MSchG-DAVID/FRICK (Fn. 22), Art. 15 N. 52; MARBACH (Fn. 21), N. 1677. 35 BSK MSchG-DAVID/FRICK (Fn. 22), Art. 15 N. 64 ff.; SHK MSchG-THOUVENIN (Fn. 21), Art. 15 N. 55 ff. je m.w.N. 36 SHK MSchG-THOUVENIN (Fn. 21), Art. 15 N. 62 ff. 37 SHK MSchG-THOUVENIN (Fn. 21), Art. 15 N. 64 m.w.N. 38 LAREDO (Fn. 26), S. 90; HEINZELMANN, Der Schutz der berühmten Marke, S. 151. 39 BSK MSchG-DAVID/FRICK (Fn. 22), Art. 15 N. 71 m.w.N. 40 BSK MSchG-DAVID/FRICK (Fn. 22), Art. 15 N. 53 f. 41 MARBACH (Fn. 21), N. 1679. 42 Vgl. BGE 135 III 446 E. 7.1; BGer 4A_103/2008 vom 7. Juli 2008 E. 6, 4A_467/2007 und 4A_469/2007 vom 8. Februar 2008 E. 4.3 je m.w.N.
kreise von den Produkten des Markeninhabers auf die von Dritten angebotenen Waren und Dienstleistungen übertragen werden können. 43 Dies hängt vom Inhalt des Rufs als auch von einer gewissen Gleichartigkeit der Produkte ab. 44
5.4.3.2.3. Rufbeeinträchtigung Bei der Rufbeeinträchtigung steht im Gegensatz zur Rufausbeutung nicht der eigene Vorteil im Vordergrund, sondern vorab die Beeinträchtigung der Marke des Gegners, meistens durch deren Herabsetzung oder Verächtlichmachung. 45 Die Rufbeeinträchtigung gemäss Art. 15 Abs. 1 MSchG setzt jedoch den kennzeichnungsmässigen Gebrauch eines hinreichend ähnlichen Drittzeichens voraus. 46 Der Ruf einer berühmten Marke kann durch deren Verwendung für minderwertige Produkte oder einen Zweckgebrauch, der mit der berühmten Marke inkompatible Assoziationen weckt, beeinträchtigt werden. 47 Der Ruf einer berühmten Marke kann auch durch einen inkompatiblen Zweitgebrauch beeinträchtigt werden. Dies ist bspw. beim Gebrauch eines der berühmten Marke hinreichend ähnlichen Zeichens für unpassende Produkte der Fall. 48 Schliesslich kann die Rufbeeinträchtigung auch durch herabsetzenden oder obszönen Gebrauch einer berühmten Marke oder eines hinreichend ähnlichen Zeichens erfolgen. 49
5.4.3.3. Würdigung - Gefährdung der Unterscheidungskraft (Verwässerung) Der Zeichenbestandteil "easy" ist Teil des englischen Grundwortschatzes und ist daher den Konsumenten in sämtlichen Landesteilen bekannt. 50 Aufgrund des Gemeingutcharakters des Zeichenbestandteils "easy" führt nicht jedes Zeichen mit dem Wortstamm "easy" ohne Weiteres zu einer Verwässerung der berühmten Marke "EASYJET". 51 Vielmehr muss die Zeichenähnlichkeit des verletzenden Zeichens so gross sein, dass beim Publikum Assoziationen zur berühmten Marke "EASYJET" geweckt werden. Dies ist vorliegend der Fall: Einerseits besteht eine grosse Ähnlichkeit in Bezug auf das Schriftbild. Die Zeichen "EASYJET" und "easyBet" enthalten beide den Wortstamm "easy", sind gleich lang und unterscheiden sich nur in einem Buchstaben, nämlich indem der fünfte Buchstaben "J" durch ein "B" ersetzt wurde. Auch der Wortklang zwischen den beiden Zeichen ist äussert ähnlich. Dadurch kann beim Publikum auch der Eindruck entstehen, dass es sich beim Zeichen "easyBet" um eine Marke des easy-Konzerns handelt.
43 BGE 124 III 277 E. 3a; SHK MSchG-THOUVENIN (Fn. 21), Art. 15 N. 35; LAREDO (Fn. 26), S. 120. 44 SHK MSchG-THOUVENIN (Fn. 21), Art. 15 N. 35. 45 BSK MSchG-DAVID/FRICK (Fn. 22), Art. 15 N. 60. 46 SHK MSchG-THOUVENIN (Fn. 21), Art. 15 N. 47. 47 BSK MSchG-DAVID/FRICK (Fn. 22), Art. 15 N. 62 f.; SHK MSchG-THOUVENIN (Fn. 21), Art. 15 N. 48 ff. 48 SHK MSchG-THOUVENIN (Fn. 21), Art. 15 N. 50 f. m.w.N. 49 SHK MSchG-THOUVENIN (Fn. 21), Art. 15 N. 53 m.w.N. 50 Siehe https://de.langenscheidt.com/englisch-deutsch/, zuletzt besucht am 2. Dezember 2019. 51 Zum Gemeingut vgl. BGE 145 III 178 E. 2.3.1 m.w.N.
Die Unterscheidungskraft der berühmten Marke "EASYJET" wird durch das Zeichen "easyBet" gefährdet und damit verwässert.
Aufgrund der Bejahung der Verwässerung der berühmten Marke "EASYJET" durch das Zeichen "easyBet" erübrigt es sich, auf die beiden weiteren Tatbestandsvarianten von Art. 15 Abs. 1 MSchG, d.h. die Rufausnützung und die Rufbeeinträchtigung, einzugehen.
5.5. Ergebnis Beim Zeichen "EASYJET" handelt es sich um eine berühmte Marke i.S.v. Art. 15 Abs. 1 MSchG. Da das Zeichen "easyBet" die Unterscheidungskraft der berühmten Marke "EASYJET" gefährdet und damit verwässert, ist der Beklagten zu untersagen, die Website www.easybet.com weiterhin zu hosten, soweit darin das Zeichen "easyBet" im Zusammenhang mit Online- Geldspielen gebraucht wird. Dies gilt auch für die beiden zusätzlichen Zeichen und : Die beiden Wort-/Bildzeichen setzen sich aus dem Wortbestandteil "easyBet" sowie der Hinterlegung des Wortbestandteils mit einem orangen resp. roten Rechteck zusammen. Aufgrund der offensichtlichen Dominanz des Wortbestandteils führt die Verwendung einer farbigen Hinterlegung nicht zu einem zusätzlichen Zeichenabstand.
Weitere Ausführungen zu der von der Klägerin behaupteten Verwechselbarkeit der klägerischen Marken mit dem Zeichen "easyBet" sowie die Prüfung lauterkeitsrechtlicher Ansprüche erübrigen sich damit.
Das Gericht ordnet bei der direkten Vollstreckung auf Antrag der obsiegenden Partei Vollstreckungsmassnahmen an (Art. 236 Abs. 3 ZPO). 52 Die Klägerin ersucht um Kombination der Massnahmen nach Art. 343 Abs. 1 lit. a-c ZPO. Eine Kombination der Ordnungsbussenbestimmungen ist zulässig. 53 Jedoch ist zu berücksichtigen, dass Ordnungsbussen gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung anhand des "objektiven Ausmasses der Zuwiderhandlung" auszufällen sind. 54 Die Androhung von Ordnungsbussen sollte daher stets den gesetzlich vorgesehen Zusatz "bis zu" enthalten oder es ist auf die Nennung eines konkreten Betrages gänzlich zu
52 SCHNEUWLY/VETTER, Die Realvollstreckung handelsgerichtlicher Entscheide, in: Jusletter 5. September 2016, N. 14. 53 SCHNEUWLY/VETTER (Fn. 52), N. 34 ff. m.w.N. 54 BGE 142 III 587 E. 6.2.
verzichten. 55 Eine Unverhältnismässigkeit der beantragten Vollstreckungsmassnahmen ist vor diesem Hintergrund nicht ersichtlich. Bei der Strafandrohung nach Art. 292 StGB handelt es sich im Vergleich zu den Ordnungsbussen nach Art. 343 Abs. 1 lit. b und c ZPO nicht um eine mildere Massnahme. Daher ist der Beklagten neben der Strafdrohung nach Art. 292 StGB eine Ordnungsbusse von bis zu Fr. 5'000.00 für die Nichterfüllung des gerichtlich angeordneten Verbots sowie bis zu Fr. 1'000.00 für jeden Tag der Nichterfüllung anzudrohen.
7.1. Gerichtskosten Die Gerichtskosten bestehen vorliegend einzig aus der Entscheidgebühr (Art. 95 Abs. 2 lit. b ZPO). Der Grundansatz für die Gerichtsgebühr beträgt bei einem Streitwert von Fr. 100'000.00 gestützt auf § 7 Abs. 1 Zeile 5 VKD Fr. 7'700.00. Hiervon ist gemäss § 13 Abs. 1 VKD bei wie hier nicht vollständig durchgeführtem Verfahren ein angemessener Abzug vorzunehmen. Unter Berücksichtigung des verursachten gerichtlichen Aufwandes werden die Gerichtskosten deshalb auf total Fr. 5'000.00 festgesetzt. Sie sind ausgangsgemäss von der Beklagten zu tragen und werden mit dem von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 7'770.00 verrechnet (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Ein allfälliger Überschuss steht der Klägerin zu. Die Beklagte hat der Klägerin die Gerichtskosten von Fr. 5'000.00 direkt zu ersetzen (Art. 111 Abs. 2 ZPO).
7.2. Parteientschädigung Die Parteientschädigung bemisst sich nach § 3 Abs. 1 lit. a Ziff. 6 AnwT. Die Grundentschädigung beträgt gerundet Fr. 12'930.00. Damit sind gemäss § 6 Abs. 1 AnwT unter anderem eine Rechtsschrift und die Teilnahme an einer Verhandlung abgegolten. Für die nicht durchgeführte Verhandlung ist praxisgemäss ein Abschlag von 20 % gerechtfertigt (vgl. § 6 Abs. 2 AnwT). Zusätzlich zur Kleinkostenpauschale von praxisgemäss 3 % (vgl. § 13 Abs. 1 AnwT) resultiert damit eine Parteientschädigung von Fr. 10'650.00. Darauf ist bereits mangels Antrags keine Mehrwertsteuer geschuldet. 56
55 SCHNEUWLY/VETTER (Fn. 52), N. 29. 56 Vgl. SUTER/VON HOLZEN, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (Fn. 8), Art. 95 N.39 m.w.N. Siehe auch Merkblatt der Gerichte des Kantons Aargau zur Frage der Berücksichtigung der Mehr-
Das Handelsgericht erkennt:
1.2. Art. 292 StGB lautet:
Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft.
Die Gerichtskosten von Fr. 5'000.00 werden der Beklagten auferlegt und mit dem von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 7'770.00 verrechnet. Die Beklagte hat der Klägerin den Betrag von Fr. 5'000.00 direkt zu ersetzen.
Die Beklagte hat der Klägerin eine Parteientschädigung von Fr. 10'650.00 (inkl. Auslagen) zu bezahlen.
Zustellung an: die Klägerin (Vertreter; zweifach mit Abrechnung) die Beklagte (Vertreter; zweifach)
Mitteilung an: die Obergerichtskasse das Institut für Geistiges Eigentum
wertsteuer bei der Bemessung der Parteientschädigung, publiziert unter: https://www.ag.ch/media/kanton_aargau/jb/dokumente_6/obergerichte/handelsgericht/Merkblatt_MwSt.pdf (letztmals besucht am 2. Dezember 2019).
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen, von der schriftlichen Eröffnung der vollständigen Ausfertigung des Entscheides an gerechnet, die Beschwerde an das Schweizerische Bundesgericht erhoben werden.
Die Beschwerde ist schriftlich oder in elektronischer Form beim Schweizerischen Bundesgericht einzureichen. Die Beschwerdeschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschriften bzw. eine anerkannte elektronische Signatur zu enthalten. In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Entscheid Recht (Art. 95 ff. BGG) verletzt. Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in den Händen hat; ebenso ist der angefochtene Entscheid beizulegen (Art. 42 BGG).
Aarau, 2. Dezember 2019
Handelsgericht des Kantons Aargau 2. Kammer Der Vizepräsident: Der Gerichtsschreiber:
Vetter Müller